Quito, 11 de diciembre de 2020 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del consultante: Referencia: Normas a interpretar: Temas objeto de interpretación: Magistrado ponente: VISTOS: 156-1P-2020 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia PCT/05-112351 11001032400020130042700 Requisitos de patentabilidad del trámite de solicitud de la patente de invención «AGENTES CITOTOXICOS MEJORADOS QUE COMPRENDEN NUEVOS MAITANSINOIDES» Artículos 14 y 16 de la Decisión 486 1.
Concepto de invención y requisitos de patentabilidad 2. La novedad Gustavo García Brito El Oficio N* 1253 de fecha 22 de julio de 2020, recibido vía correo electrónico el día 9 de septiembre del mismo año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 14 Proceso 156-1P-2020 y 16 de la Decisión 483 de la Comisión de la Comunidad Andina?, a fin de resolver el proceso interno N” 11001032400020130042700, El Auto de fecha 26 de octubre de 2020, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Iimmunogen, Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio —SIC— de la República de Colombia B. ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido es si la patente de invención «AGENTES CITOTOXICOS MEJORADOS QUE COMPRENDEN NUEVOS MAITANSINOIDES» solicitada por Immunogen, inc. cumpliria con los requisitos de patentabilidad, en especifico con el requisito de la novedad.
Mediante acta de Audiencia Inicial de fecha 20 de mayo de 2019, correspondiente al proceso N* 11001032400020130042700, la Sala consultante dejó constancia de les siguientes antecedentes: «( ) El Despacho Sustanciador, mediante auto de 25 de julio de 2014, suspendió el proceso para efectos de solicitar la respectiva interpretación prejudicial, via electrónica, junto con la documentación pertinente ( ) Mediante Oficio 200-S-TJCA-2017 el Tribunal de Justicia de ta Comunidad Andina remitió con destino al expediente la Interpretación Prejudicial 188-1P-2016 de 2 de febrero de 2017 ( ) Por otro tado, el Despacho hace notar que la Interpretación Prejudicial 188-1P-2016 de 2 de febrero de 2017 ( ) hace referencia a los hechos del presente proceso, pero manifestó que la solicitud elevada por el juez consultante fue recibida “( ] sin especificar qué normas en particular aplican al caso [ ]” ( ) y procedió, de oficio, a interpretar el artículo 18 de la Decisión 486.
Atendiendo a que la demanda invoca, además del articulo 18 citado, las normas contenidas en los artículos 14 y 15 ibídem, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dejó de ofrecer interpretación a normas que son invocadas por la parte demandante. Como quiera que la interpretación prejudicial se requiere al momento de proferir el pronunciamiento de fondo, nada impide que el proceso y la audiencia continúen su dinámica interna, sin perjuicio del trámite de la misma y de su respuesta, en aras de la aplicación del principio de celeridad.
En consecuencia, este Despacho informa a las partes sobre esta irregularidad y saneará el proceso hasta este momento procesal, advirtiendo que al finalizar ta presente audiencia se pronunciará sobre la interpretación prejudicial ( )» Q y O S %, S Nroa > _ 1.1. Proceso 156-1P-2020 NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 14 y 16 de la Decisión 436 de la Comisión de la Comunidad Andina?.
Procede la interpretación solicitada por ser pertinente. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Concepto de invención y requisitos de patentabilidad, La novedad. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Concepto de invención y requisitos de patentabilidad En el proceso interno, la demandante alegó que la patente de invención «AGENTES CITOTÓXICOS MEJORADOS QUE COMPRENDEN NUEVOS MAITANSINOIDES» solicitada por Immunogen, Inc. cumpliría con los requisitos de patentabilidad necesarios para su otorgamiento; por lo tanto, se procede al análisis e interpretación del Articulo 14 de la Decisión 486, que establece lo siguiente: «Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. » Es importante que consideremos la definición de invención como aquel nuevo producto o procedimiento que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, implica un avance técnico.
Decisión 485 de la Comisión de la Comunidad Andina. - «Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentas para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptoles de aplicación industrial.» «Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.
El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comerciatización o cualquier otro medio antes de la fecha da presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el articulo 40.» 10) E Q 9] 2 e) a S Mibap PS y SECRETARIA 1.3. 1 be as 2.2.
Proceso 155-1P-2020 Según lo dispuesto en la norma transcrita, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial, Se deberá considerar que toda solicitud de invención debe cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y la aplicación industrial, los cuales constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología. La novedad En el proceso interno, la demandante alegó, entre otros, que la patente «AGENTES CITOTÓXICOS MEJORADOS QUE COMPRENDEN NUEVOS MAITANSIMOIDES» solicitada por Immunogen, Inc. es novedosa?; y, en consecuencia, la SIC habria vulnerado el Articulo 16 de la Decisión 486 en el momento de rechazarla.
En ese sentido, resulta pertinente desarrollar el presente tema. El Artículo 16 de la Decisión 483 dispone que: D SALES e > Sl >. 3 La novedad de la invención. - Es el atributo que toda solicitud de invención debe poseer, la misma que está determinada por la ausencia d2 la tecnología reivindicada en el estado de la técnica; es decir, que esta tecnología no haya sido accesible al público por una descripción oral o escrita, por su utilización, comercialización o cuaiquier otro medio antes de la presentación de una solicitud o prioridad reconocida.
En el ordenamiento juridico comunitario andina, la novedad que se predica de los inventos debe ser absoluta o universal, esto es, en relación con el estado de la técnica a nivel mundial (Proceso 380-1P-2015 de 18 de agosto de 2015). Nivel inventivo. - Una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia.
Este requisito, ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con tos conocimientos técnicos que existian al memento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente, En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que sa trate, sa necasita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica (Proceso 580-1P-2015 de 18 de agosto de 2016).
Aplicación industrial. - Significa que un invento pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios. Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrolle y crecimiento incustrial, procurando beneficios económicos a quienes la explotan, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica (Proceso 583-1P-2015 de 9 de septiembre de 2016).
Dentro del Proceso Interno M* 11001032400020130042700 esie Tribunal a través de la Interpretación Prajudicial N* 188-1P-2016 de fecha 2 de febrero de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2973 del 17 de marzo de 2017, realizó la interpretación del Articulo 18 de la Decisión 486 cuyo tema está referido al requisito del nivel inventivo Proceso 156-1P-2020 «Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.
El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la facha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competenta, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido está incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el Artículo 40.» 2.3.
Sobra este requisito la doctrina ha señalado que «Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica». 2.4. Zuccherino, acerca de la novedad de la invención, manifiesta: «Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido. »? 2.5. Este Órgano Jurisdiccional recoge los siguientes criterios expuestos por la doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad: Guillermo Cabanellas indica que las caracteristicas del concepto de novedad son las siguientes: a) Objetividad.
La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación cor, el estado objetivo de la técnica en un momento determinado. b) Irreversibilidad de la pérdida de novedad ( ) una vez que una tecnología pierda su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreverrible. c) Carácter Universal de la Novedad ( ) la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero, ( ) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida er, el extranjaro, aunque fuera novedosa en el país. E ZUCCHERINO, Daniel R., “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT.
RÉGIMEN LEGAL”. Editado por Abeledo Perrot. 1997. Pág. 150. Proceso 158-1P-2020 d) Carácter público de la novedad ( ) la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente»*, (Negrillas agregadas). 1 o Según lo establecido la Decisión 488, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual engloba el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida”. 2.7.
Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las caracteristicas o condiciones innovadoras dal invento, 2.8. En este sentido, el «estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo»?.
Todo ello, en concordancia con lo determinado en el Artículo 16 de la Decisión 486. 2.9. Enotras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención?.
IO o.Es menester precisar que la información debe resultar Útil para destinatarios calificados en un campo preciso, el relacionado con la materia objeto de la información. El CABANELLAS, Guillermo. “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION”. Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos Aires 2001. Págs. 702 a 704, (Interpretación Prejudicial N? 7-1P-2004 de fecha 17 de marzo de 2004, publicada en la Gaceta Oficial dal Acuerdo da Cartagena N* 1057 del 21 de abril 2004.
Ver la Interpratación Prejudicial N* 9-1P-2012 de fecha 14 de mayo de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuardo de Cartagena N? 2391 del 15 de septemore 2015 E joidem. SALVADOR, Jovani Carmen. Ámbito de Protección de la Patents, Tirant Lo Blanch, Valencia. 2002. En referencia al articulado reflejado en las diversas leyes nacionales europeas.
Ver la Interpretación Prejudicial N* 9-1P-2014 de fecha 14 de mayo de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2391 del 15 de septiembre 2014 Proceso 156-1P-2020 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala censultante al resolver el proceso interno N* 11001032400020130042700, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente falio de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto, El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Cornunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril da 2020, certifica que la presente interpretación prejudicial ha sido aprobada por el Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Magistrado Hernán Rodrigo Romero Zambrano, así como por los Magistrados Gustavo Garcia Brito, Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 11 de diciembre de 2020, conforme consta en el Acta 21-J-TJCA-2020.
Luis Felipe Aylilar Écijoó SECRETARIO Lt Notifíquese a la Sala consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.