TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 11 de diciembre de 2020 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del consultante: Referencia: Normas a ser interpretadas: Temas objeto de interpretación: 187-1P-2019 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 13-153835 11001032400020160039800 Riesgo de confusión y/o asociación entre los signos LACTOBACILLUS PRO-DEFENDIS (denominativo) / DANONE ACTIMEL L. CASE! DEFENSIS (mixto) Literal b) del Artículo 135, Literal a) del Articulo 136 y Articulo 151 de la Decisión 486 1.
Lairregistrabilidad de signos por falta de distintividad 2. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual O ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 3. Comparación entre signos mixtos y denominativos 4.
Signos conformados por denominaciones de uso común 5. Familia de marcas Proceso 187-4P-2019 6. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza 7. Autonomia de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones Magistrado ponente: Gustavo Garcia Brito VISTOS: El Oficio N* 1612 de fecha 10 de mayo de 20189, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó la Interpretación Prejudicial del Literal b) del Artículo 135 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N* 11001032400020150039800.
El Auto de fecha 5 de diciembre de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Compagnie Gervais Danone Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio —SIC— de la República de Colombia ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.
Si el signo LACTOBACILLUS PRO-DEFENDIS (denominativo) solicitado a registro! por H.J. Heinz Company sería distintivo para identificar los productos que pretende proteger. 2. Si el signo LACTOBACILLUS PRO-DEFENDIS (denominativo), solicitado a registro, resultaría ser confundible con la marca DANONE ACTIMEL L. CASEl DEFENSIS (mixta)?, cuyo titular es Compagnie Gervais Danone.
Para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 2 158) Proceso 187-1P-2019 3. Si el término LACTOBACILLUS que conforma el signo solicitado LACTOBACILLUS PRO-DEFENDIS (denominativo) sería de uso común para identificar los productos de la Clase 5 de la Clasificación internacional de Niza que pretende distinguir. 4 Si Compagnie Gervais Danone sería titular de una familia de marcas que tiene como elemento preponderante y común la denominación DEFENSIS. 5.
Siexistiria conexión entre los productos y servicios que distinguen los signos confrontados. 6 La autonomía de la SIC para tomar sus decisiones. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Literal b) del Artículo 135 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?.
Procede la interpretación solicitada por ser pertinente. De oficio se interpretará el Artículo 151 de la Decisión 486*, a fin de desarrollar el tema de conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad, Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - «Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (09) b) carezcan de distintividad; «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) seanidénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada gor un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(> Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - «Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Paises Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registra de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
¡Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimititud de tos productos o servicios indicados expresamente » omn+ N 1.1. 1.2. 1.3. Proceso 187-1P-2019 Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y dz asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.
Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos mixtos y denominativos. Signos conformados por denominaciones de uso común. Familia de marcas Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad En el proceso interno, el demandante alegó que el registro del signo LACTOBACILLUS PRO-DEFENDIS (denominativo) solicitado a registro por H.J, Heinz Company y la marca DANONE ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS (mixta), cuyo titular es Compagnie Gervais Danone, vulneraría lo contemplado en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en consecuencia, se desarrollará el presente tema. «Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (.. b) carezcan de distintividad;
LJ» La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos O servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como caracteristica esencial que debe raunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto e servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público constimidor.S La distintividad tiene un doble aspecto: a) Distintividad intrínseca o en absiracto, mediante la cual se determina la capacidad qua debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.
Ver interpretación Prejudicial N? 242-1P-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2579 del 4 de septiembre de 2015, Yer interpretación Prejudicial N* 358-1P-2015 de fecha 25 de febrero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N" 2725 del 22 de abril de 2016. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. mn 2.1.
Proceso 187-1P-2019 b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca.
Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo. Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto.
Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.” El análisis de este tipo de distintividad -intrínseca- se encuentra ligado al tipo de producto o s: vicio que el signo identifica. En ese sentido, la oficina naciona! competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto.
Del mismo modo, tal como se explicó en párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente.
En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrinseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado a registro LACTOBACILLUS PRO-DEFENDIS (denominativo) resultaría contundible con la marca DANONE ACTIMEL L. CASE] DEFENSIS (mixta), Var Interpretación Prejudicial N* 242-1P-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la Gáceta Oficial del Acuardo de Cartagena N” 2579 del 4 de septiembre de 2015. 2.2, 2.3.
Proceso 187-1P-2019 es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: «Artículo 138.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un nesgo de cenfusión o de asociación;
(> Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.$ a) El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luago determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:? 2) Ortográfica: Se refiere a la semejanza do las letras de los signos en Ver Interpretaciones Prajudiciales números 470-!P-2013 de fecha 19 de mayo de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2747 del 3 de junio de 2016; 4€6-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2754 del 11 de jutio de 2016: y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial dal Acuerdo de Cartagona N” 2755 del 11 de julio de 2018 Ibidem. 2.4. 9) Proceso 187-1P-2919 conílicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raices, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conílicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raices o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:1 a) 9) Ibidem.
La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se dube analizar un signo y después el otro.
No es procedenie realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos a! mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentas. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios!!: () Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor Ver Interpretación Prejudicial N* 42-JP-2017 de fecha 7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta pr del Acuerdo de Cartagena N” 3063 del 21 de julio de 2017 vo 2.9 2.6.
(ii) Proceso 187-IP-2019 medio podría sar el soporte del análisis de confundibilidad. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente, El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibiidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se tra!e, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.
Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.
Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absoluiamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.
Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podria incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente besar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos aquellos relacionados con los productos y/o servicios amparados por los signos en conflicto.
En ese sentido, se deberá verificar si existe o no riesgo 8 e 3.1. 3.2 3.3. 3.4 Proceso 187-1P-2019 de confusión o asociación respecto del signo solicitado a registro, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. Comparación entre signos mixtos y denominativos Como la controversia radica en la presunta conf:sión entre el signo solicitado a registro LACTOBACILLUS PRO-DEFENDIS (denominativo) y la marca DAMONE ACTIMEL L. CASE! DEFENSIS (mixta), es necesario que se verifique si se realizó la comparación teniendo en cuenta que ambos están conformados por elementos deneminativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.*? Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una O varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.
Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen tina connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado', Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y Un elemento gráfico (una o varias imágenes).
Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Si bien el elemento denorinativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso**.
Ver Interprataciones Prejudiciales números 529-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2747 del 8 de junio de 2016; y 466-1P-2015 de fecha 10 da junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2754 del 11 de julio de 2016. Ver Interpretación Prajudicial N* 46-1P-2013 de fecha 25 de abril de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acu<"ao de Cartagena N* 2217 dei 18 de julio de 2013.
Ver Interpretación Prejudicial N* 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2755 del 41 de julio de 2016. 3. Proceso 187-1P-2019 En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuái de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Sialrealizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial*'5, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrian incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos?$: (1) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descormponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debs establecer si los signos en conílicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario*”. Como ejemp'o tenemos el lexema deport en: deport-e, deport- ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a Un lexama modifica su definición.*8 16 Ver Interpratación Prejudicial MN? 129-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2604 del 14 de octubre de 2015.
Ver interpretación Praejudicial N* 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2755 del 11 de julio de 2016. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de lexama: «1. m Ling. Unidad minima con signifcado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej., sol, o que, posejéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej. terr, en enterráis.» Disponible en. b'to//dle rae es/?id=NCu!6TD (Consulta: 20 de octubre de 2020).
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE, Definición de morfema: «1. m Gram. Unidad minima aistable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos mortemas: mujer y -es 2. m, Gram. Por oposición a lexema, merfama gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -ar, -s, -ero, 10 om o 3.8. Proceso 187-1P-2019 Silos signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: e Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. 9 Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. » Si los signos en conflicto comparten un lexema, podria generarse riesgo de confusión ideológica.
Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (1) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. Los anteriores parámetros deben complementarse con un examen mucho más minucioso, teniendo en cuenta que se traía de signos que amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
En este escenario, se deberá realizar un análisis de registrabilidad completo y adecuado, tratando de colocarse en la posición del consumidor y sus hábitos culturales, lo cual será un complemento útil para aplicar las reglas y parámetros desarrollados en los capítulos precedentes. Sobra la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o 9 m. Gram.
Unidad minima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos morfemas: Persona, primera, y número, plural.» Disponiole en: htto-//dle.rae es/?id=Polt812 (Consulta: 20 de ¿ctubre de 2020) 11 4.1. 4.3. 4.4. Proceso 187-1P-2019 asociación que pudiera existir entre el signo solicitado a registro LACTOBACILLUS PRO-DEFENDIS (denominativo) y la marca DANONE ACTIMEL L. CASE! DEFENSIS (mixta).
Signos conformados por denominaciones de uso común Teniendo en cuenta que en el proceso interno sa argumentó que la expresión «LACTOBACILLUS» que conforma el signo solicitado a registro LACTOBACILLUS PRO-DEFENDIS (denominativo), sería indicativo del nombre genérico de una bacteria; y, en consecuencia, de uso común respecto de los productos de la Clase 5 que pretende distinguir, resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema.
Se entiende por signo común o usual aquel que sa encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país para identificar los productos o servicios de que se trate. No es posible aceptar como marca registrable aquellos signos que se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país?*; esos signos usuales en el lenguaje común o en los usos comerciales en relación con los productos o servicios que pretenden representar, es decir, aquellos signos que se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres del comercio para designar los productos O servicios??, Los signos conformados exclusivamente por denominaciones descriptivas y comunes o usuales al estar combinadas con otras, puedan generar signos completamente distintivos.
El titular de una marca no puede impedir que las expresiones descriptivas y comunes o usuales puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las particulas descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.? No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (descriptivas o de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa 20 A Gustavo Anuro León y León Durán, Derecho de Mercas en la Comunidad Andina — Análisis y comentarios, primera edición, Thomson Reuters - ECB Ediciones S.A.C., Lima, 2015, p. 170.
Carlos Fernándaz-Mévca, José Manuel Otero Lastres y Manuel Botana Agra, Manual de la Propiedad Industrial, segunda edición, Marcial Pons - Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2013, p. 575. Ver Interpretación Prejudicial N? 536-1P-2015 de fecha 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagana N” 3003 del 26 de abril de 2017 12 4. 4, 4.7. 5. 5) 6. 1. ln Proceso 187-IP-2019 que el signc que los contenga tendria un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.?2 La carga de la prueba de la veracidad de los hechos que se alegan, corresponde a la parie que lo alega, en este sentido si una parte señala que nos encontramos ante un elemento descriptivo o de uso común, le corresponderá acreditarlo.
Ello sin perjuicio del examen de registrabilidad que efectúa la autoridad administrativa. El que un término sea descriptivo o de uso común para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es descriptivo o de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase.
En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos o de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.
Familia de marcas Compagnie Gervais Dancne alegó ser titular de una familia de marcas que presenta como elemento preponderante y común la denominación DEFENSIS, por lo que se desarrollará dicho tema. Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. 2 23 Da modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N* 327-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2752 dal 11 de julio de 2016.
Resulta purtinente diferenciar a la familia de marcas de las marcas derivadas. La familia de marcas admite que ertre las marcas que conforman la familia existan variaciones significativas, pero siempre deben conservar un elemento común, que es aquel que constituye dicha familia. Las marcas que conforman la familia pueden ser registradas para distinguir productos o servicios en disiintas clases.
Las marcas derivadas solo admiten variaciones no sustanciales respecto de la marca registrada. ¡La marca derivaca debe distinguir los mismos productos O servicios que la marca registrada ) primigeniamenta o. en todo caso, los productos o servicios que pretenda distinguir deben estar 13 5.3. 5.4. 5.5. Proceso 187-1P-2019 En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la danominación, será, por lo general, el elemento dominante.
El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión.?* El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar ciena clase de productos.
Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común.?9 A fin de emitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de confusión y/o asociación con base en sendas familias de marcas, se deberá determinar, en primer lugar, si efectivamente se han configurado las familias de marcas invocad s; posteriormente, se analizará si la presencia del término común de tales familias logra desvirtuar el supuesto riesgo de confusión y/o asociación en las signos confrontados, teniendo en cuenta que la evaluación de los signos debe realizarse haciendo énfasis en las semejanza. antes que en las diferencias, pues son las semejanzas las que podrá percibir el público consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o de uno vinculado.
Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza incluidos en aquellos. No constituiria una marca derivada si es que se solicita para productos distintos a los que protege la marca primigenia, aunque sean conexos. Ver Interpretación Prejudicial M? 433-1P-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuardo de Cartagena N” 2702 del 23 de marzo de 2016 Ibidem. 14 6.1. 6.3. 6.4.
Proceso 187-1P-2019 Tomando en cuenta que el demandante alegó que existe conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto, corresponde desarrollar el presente tema. Sa debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486,25 Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.?? Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de tos signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) Elgrado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno tw otro sin problema alguno, al ser intercambiables entra sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.
En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración 25 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - «Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Paises Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacienal referida en el bárraío anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los croductos o servicios indicados expresamente.» (Subrayado agregado) Ver Interpretaciones Prejudiciales números 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Ofñicial del Acuerdo de Cartagena N? 2755 del 11 de julio de 2016; y 473-1P-2015 de 10 de junio de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2755 del 11 de ¡julio de 2016, 15 6.5. 6.6 b) Proceso 187-1P-2019 la finalidad y caracteristicas de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.
La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Asi, el uso de un producto supone el uso del otro, Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios.
Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentiírico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos O servicios en cuestión provienen del mismo empresario.
Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta 16 —i a 7.2 Proceso 187-1P-2019 determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disimiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva.
So Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores dal otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.
Dos productos completamente disimiles (v.g., candados € insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rota'ivo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva.
Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario.
Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones Compagnie Gervais Danone alegó que dentro del procedimiento administrativo, la SiC debió aplicar los actos administrativos y jurisprudencias citados en el escrito de la demanda. Así, este Tribunal! estima adecuado referirse al tema de la autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones.
Respecto de la autonomía (o independencia) que debe tener la oficina naciona! competente al emitir sus resoluciones, el Tribunal ha manifestado 17 7.3. =l n = 9n al o 7.7. Proceso 187-1P-2019 que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada Pais Miembro.
Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capitulo ll, del Título Wi de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.
Es preciso destacar que, la referida autonomía se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones*, Si bien las oficinas competentes y sus pronunciamientos son independientes, algunas figuras del deracho comunitario permiten que las oficinas nacionales se relacionen y sus decisiones se vinculen, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior suponga uniformizar dichos pronunciamientos.
En este sentido, el principio de autonomía de las oficinas de registro de marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas sin tener en cuenta el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado =n otra u otras oficinas nacionales competentes. En consecuencia, si se h.: obtenido un registro de marca en determinado país, ello mo supone que indefectiblemente sa deberá conceder dicho registro en cualquiera de los Países Miembros??.
De igual manera, si el registro de marca ha sido denegado en un determinado país, ello tampoco significa que deba ser denegado en los Países Miembros de la Comunidad Andina, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo país que denegó el registro*, Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia supone dejar en libertad a la oficina nacional competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto en su conocimiento. 29 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N” 89-1P-2015 de fecha 21 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2609 del 14 de octubre de 2015.
De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N? 71-1P-2007 de fecha 15 de agosto de 2007, Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2609 del 14 de octubre de 2015. Ibidem 18 a] co = al 7.11. Proceso 187-1P-2019 En cualquier evento, es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adalantado%!.
Como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el cual es obiigatorio y debe llevarse a cabo aun en caso no hubiesen sido presentadas observaciones u oposiciones. En consecuencia, la autoridad nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o denegar el registro.
En caso sean preseniadas oposiciones, la oficina nacional! competente se pronunciará acerca de cada una de ellas, así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado”?. Asimismo, es pertinente agragar, que el examen de registrabilidad, que es de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro ds marcas, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto; es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimienio, independiente de análisis anteriores respecto de signos idénticos o similares*, ¿No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga límites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las carac'orísticas mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
Adicionalmente, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran establecidos por la propia normativa comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos**, En tal virtud, la autoridad naciona! competente no está obligada a registrar como marca un signo por el hecho de que dicho signo cuente con registro de marca en otros Países Miembros de la Comunidad Ándina o coexista registralmente con las marcas con las que se confronta en otros Países Miembros.
Estas circunstancias no obligan a proceder al registro del signo solicitado, pero sí pueden ser valoradas al momento de realizar el análisis de registrabilidad que corresponda. 31 32 Ja De mado referarcial, ver Interpratación Prejudicial N” 69-1P-2015 de fecha 21 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial dal Acuerdo de Cariagena N” 2509 del 14 da octubre de 2015 Ibidem.
Ibidem Ibidem. 19 Proceso 187-1P-2019 7.12.Conforme se ha mencionado previamente, la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual goza de autonomía, y tendrá que evaluar íntegramente cada caso que se presente ante su competencia, a fin de determinar si el signo es registrable o no, si hay o no riesgo de confusión, etc., dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las valoraciones que se realicen.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno N” 11001032400020160039800, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
El suscrito Secraterio del Tribunal da Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente interpretación prejudicial ha sido aprobada por el Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Magistrado Hernán Rodrigo Romero Zambrano, asi como por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 11 de diciembre de 2020, conforme consta en el Acta 21-J-TJCA-2020. 0 Y Luis Felipe Agilar Feijoó SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
LD 0 Y, LINA 20