TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 11 de diciembre de 2020 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del consultante: Referencia: Normas a interpretar: Temas objeto de interpretación: Magistrado ponente: VISTOS: 191-1P-2019 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia PCT/11-075957 11001032400020140069300 Requisitos de patentabilidad de la patente de invención «DERIVADOS DE SULFONAMIDA COMO AGENTES INDUCTORES DE APOPTOSIS CON SELECTIVIDAD POR BCL-2 PARA EL TRATAMIENTO DE CANCER Y ENFERMEDADES INMUNES» Artículos 14, 16, 18 y 45 de la Decisión 486 mn.

Concepto de patentabilidad. La novedad. El nivel inventivo y el estado de la técnica. El trámite de solicitud de patentes en la Decisión 486. El examen de forma. El examen de patentabilidad invención y requisitos de Bon Gustavo García Brito El Oficio N* 1618 de fecha 10 de mayo de 2019, recibido vía correo electrónico Proceso 191-1P-2019 el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó la Interpretación Prejudicial de los Articulos 14, 16, 18 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N* 11001032400020140062300, El Auto de fecha 5 de diciembre de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Abbvie, Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio —SIC— de la República de Colombia ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.

Si la patente de invención «DERIVADOS DE SULFONAMIDA COMO AGENTES INDUCTORES DE APOPTOSIS CON SELECTIVIDAD POR BCL-2 PARA EL TRATAMIENTO DE CÁNCER Y ENFERMEDADES INMUNES» solicitada por Abbvie, Inc. cumpliria con los requisitos de patentabilidad, especificamente los de novedad y nivel inventivo. 2. Sila SIC habría incumplido las disposiciones del Artículo 45 de la Decisión 486, al presuntamente no haber tomado en consideración las reivindicaciones presentadas por Abbvie, Inc. durante la realización del examen de patentabilidad.

NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 14, 16, 18 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!. Procede la interpretación solicitada por ser pertinente. Decisión 488 de la Comisión de la Comunidad Andina. — «Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.» p aop> 1.1.

Proceso 191-1P-2019 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Concepto de invención y requisitos de patentabilidad. La novedad. El nivel inventivo y el estado de la técnica. El trámite de solicitud de patentes en la Decisión 486. El examen de forma. El examen de patentabilidad. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Concepto de invención y requisitos de patentabilidad En el proceso interno, la SIC consideró que la patente de invención «DERIVADOS DE SULFONAMIDA COMO AGENTES INDUCTORES DE APOPTOSIS CON SELECTIVIDAD POR BCL-2 PARA EL TRATAMIENTO DE CÁNCER Y ENFERMEDADES INMUNES» solicitada por Abbvie, Inc. no cumplía con los requisitos de patentabilidad necesarios para su otorgamiento; por lo tanto, se procede al análisis e interpretación del Artículo 14 de la Decisión 486, que establece lo siguiente: «Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de producto o de procedimiento en todos los campos «Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible ai público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la dsterminación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecna de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique O hubiese transcurrido el plazo previsto en el articulo 40.» «Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficia normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del astado de la técnica.» «Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara qua la invención no es patentable o que no cumple cor alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante, Este deberá responder a la notificación dentro del plazo úe sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez per un periodo de treinta dias adicionales.

Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente. Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente ¡denegará la patente.» 1.2. 1.3.

Proceso 191-1P-2019 de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial » Es importante que consideremos la definición de invención como aquel nuevo producto o procedimiento que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, implica un avance técnico. Según lo dispuesto en la norma transcrita, son tres los requisitos para que un invento sea considerado paíeniable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial?, Se deberá considerar que toda solicitud de invención debe cumplir con los requisitos de novedad, nivel invontivo y la aplicación industrial, los cuales constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y da obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología. La novedad En el proceso interno, la SiC denegó el privilegio de la patente «DERIVADOS DE SULFONAMIDA COMO AGENTES INDUCTORES DE APOPTOSIS CON SELECTIVIDAD POR BCt-2 PARA EL TRATAMIENTO DE CÁNCER Y ENFERMEDADES INMUNES» solicitada por Abbvie, Inc., entre otros, por falta de novedad, por lo que se desarrollará este tema. 1 La novedad de la invención. - Es el atributo que toda solicitud de invención debe poseer, la misma que está determinada por la ausencia de la tecnología reivindicada en el estado de la técnica: es decir, que esta tecnología no haya sido accesible al público por una descripción oral o escrita, por su utilización, comercialización o cualquiar otro medio antes de la presentación de una zolicitud o prioridad reconocida.

En el orcenamiento juridica comunitario andino, la novedad que se predica de los inventos debe ser abscluta o universal, esto es, en relación con el estado de la técnica a nivel mundial (Proceso 380-P-2015 de 13 de agosto de 2016). Nivel inventivo. - Una invención gcza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estado de la técnica, m resultar obvia pará ura persona enterdida o versada en la materia, Este requisito, ofrace al examinador la posibilidad de detarminar si con los conocimientos técnicos que existian al momento de la inverción, se husisse pedido llegar de manera evidente a la misma, O si el resultado hubiese sido obvin para un experto medio en la mataría de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada sn el asunto técnico correspondiente.

En esta orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un exzerto medio en el asunto de que se traia, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la eladoración de la regla técnica (Proceso 580-/P-2013 de 18 de agosto da 2015).

Aplicación industrial. - Significa que un invento pueda ser producido e utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios. Esta requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de qua la concesión de una patente estimuta el desarrcllo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, solo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica (Proceso 583-1P-2015 de 9 de septiembre de 2016).

Proceso 191-1P-2019 2.2. El Artículo 16 de la Decisión 486 dispone que: 2.3. mn E 055 an «Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes ds la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro dal estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad us la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuendo ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el Artículo 40.» Sobre este requisito la doctrina ha señalado que «Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica».

Zuccherino, acerca de ta novedad de la invención, manifiesta: «Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido.»* Este Órgano Jurisdiccional recoge los siguientes criterios expuestos por la doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad: Guillermo Cabanellas indica que las caracteristicas del concepto de novedad son las siguientes: «( ) a) Objetividad.

La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado. b) trreversibilidad de la pérdida de novedad ( ) una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado ds la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible. c) Carácter Universal de la Novedad ( ) la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el pais o en el extranjero.

( ) ño puede pretenderse una patente respecto de una tecnología 3 ZUCCHERIMO, Daniel R., "MARCAS Y PATENTES EN EL GATT. REGIMEN LEGAL”. Editado por Abeledo Perrot. 1997, Pág. 150 2.9. Proceso 191-IP-2019 ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país. d) Carácter público de la novedad ( ) la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patenta»”.

(Énfasis agregado). Según lo establecido la Decisión 486, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual engloba el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida'. Para la aolicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento”.

En este sentido, el «estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se h: hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo»”. Todo ello, en concordancia con lo determinado en el Artículo 16 de la Decisión 488.

En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requisre que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación da la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni les conocimientos técnicos que de eila se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invenció. 3. 2.10.Es menester precisar que la información debe resultar útil para destinatarios calificados en un campo preciso, el relacionado con la materia objeto de la información. u CABAMELLAS, Guillermo.

“DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION”. Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos Aires 2001. Págs. 702 a 704. (interpretación Prejudicial N* 7-1P-2004 de fecha 17 de marzo de 2904, publicada en la Gaceta Oficial d21 Acuerdo de Cartagena N* 1057 dal 21 de abril 2004 Ver la Interpretación Prejudicial N” 9-19-2014 de fecha 14 de mayo de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2331 del 15 de septiembre 2014, Ibidem.

SALVADOR, Jovani Carmen. Ámbito de Protección de la Patente, Tirant Lo Blanch, Valencia. 2002. En referencia al articulado reñejado en las diversas ley2s nacionales europeas. Ver la Interpretación Prejucicial N* 9-1P-2014 de fecha 14 de mayo de 2014, pubiicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2391 del 15 de septiembre 2014. 3.1. wm lu 3.3. 3.4. 3.5.

Proceso 191-1P-2019 El nivel inventivo y el estado de la técnica En el proceso interno, la patenie de invención «DERIVADOS DE SULEONAMIDA COMO AGENTES INDUCTORES DE APOPTOSIS COM SELECTIVIDAD POR BCL-2 PARA EL TRATAMIENTO DE CÁNCER Y ENFERMEDADES INMUNES» solicitada por Abbvie, Inc. fue denegada por la SIC, al presuntemente no cumplir especificamente con el requisito de nivel inventivo, En ese sentido, se desarrollará dicho concepto a fin de conocer los alcances de este requisito.

En relación a este requisito, el Artículo 18 de la Decisión 486 establece lo siguiente: «Articulo 18.- Sa considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa inverción no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidents del estado de la técnica.» Conforme se desorenda de esta disposición normativa, el requisito de nivel inventivo ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existian al momento de la invención, se hubjese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate; es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto ácnico correspondiente.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando para un experio medio en el asunto de que se trate, se necesite algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella; es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica? Para deizrminar el nivel inventivo de una solicitud de patente de invención el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de lavención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina señala los siguientes criterios!0: a) Elnivel inventivo implica un proceso creativo, por lo que la materia técnica de la invención reivindicada cuya protección se pretende no 10 Da modo referencial, ver la Interpratación Prejudicial N* 141-1P-2015 de fecha 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2588 del 5 de octubre 2015.

Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina. Secretaria General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Progizdad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Segunda edición, editorial Abya Yala, Quito, 2004, pp. 76-78. Disponible en: hito /Avww comunidadandina ora/Staticfiles/201166165925libro_patentes.pdf (Consulta: 15 de octubra de 2020) 3.6. b) Proceso 191-1P-2019 debe derivar del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de la presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

El examinador debe determinar si la invención reivindicada es inventiva o no; no hay respuestas intermedias. La existencia O inexistencia de alguna ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no el nivel inventivo, El examinador al efectuar el análisis debe evitar cualquier tipo de subjetividad y no basarse en sus propias apreciaciones personales.

En tal sentido, el examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo, considerando las diferencias entre la invención definida por las reivindicaciones y el estado de la técnica más cercano. Si se ha determinado que la solicitud de patente de invención no cumple con el requisito de novedad, ya no será necesario evaluar el nivel inventivo, debido a que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica.

En la mayoría de los casos, el estado de la técnica más cercano al que debe recurrir el examinador para evaluar el nivel inventivo, sa encuentra en el mismo campo de la invención reivindicada o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. Cabe precisar que el Manual antes citado, establece que para determinar si la invención reivindicada deriva de manera evidente del estado de la técnica, se debe recurrir en lo posible al método problema - solución, el cual contempla las siguientes etapas: 0) (ii) (ii) identificación del estado de la técnica más cercano: En esta etapa el examinador debe plantearse la siguiente pregunta: ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano? Identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con resoecto a la anterioridad: Las diferencias, en términos de caracteristicas técnicas, que advierta el examinador entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más cercano constituye la solución al problema técnico que plantea la invención. Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano: - Para definir el problema técnico no se debe incluir elementos de Proceso 191-1P-2019 la solución, porqua ello determinaría que la solución sea evidente.

En dsterminadas circunstancias, el problema técnico deberá ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda de anterioridades, debido a que el estado de la técnica del cual partió el solicitante puede ser aifarente al estado de la técnica más cercano utilizado por el examinador para evaluar el nivel inventivo. La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(25).

Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de ésta, Es decir, que la característica técnica que se está analizando deba buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos ( )».*' La búsqueda de información y/o documentos técnicos considerados como antecedentes que se efectúa debe ser a posteriori, tomando como referencia la misma invención. Ello implica que el examinador deberá hacer el esfuerzo intelectual de ponerse en el lugar que tuvo el técnico con conocimientos técnicos en la materia en un momento en que la invención no era conocida; es decir, antes del desarrollo de la invención. La invención debe ser considerada en su conjunto.

Tratándose de una combinación de elementos, no se puede alegar que cada uno es obvio de manera aislada, pues la invención reivindicada puedas estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. « La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características ».1? « Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado.

Si el efecto se reduce a la suma de los 12 loidam. De mado referencial, ver la Interpretación Prejudicia! N* 141-17-2015 de fecha 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oñicial del Acuerdc de Cartagena N? 2588 del 5 de octubre 2015. 3.7. 4.1. » N 4.3. Proceso 191-1P-2019 efectos de A y B, no habrá nivel inventivo ».*9 - En tal sentido, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: + ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?; + ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica?; y +* ¿de prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo.

En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentos en el área técnica correspondienta, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda erivarse de manera evidente la regla técnica propuesta por la solicitante de la patente.

El trámite de solicitud de patentes en la Decisión 486. El examen de forma. El examen de patentabilidad En el proceso interno, Abbvie, Inc. señaló que la SIC incumplió con lo establecido en el Artículo 45 de la Decisión 486; al haber presuntamente emitido un juicio erróneo y carente de fundamentos en el examen de patentabilidad realizado, pues no demostró que la invención no cumplía con los requisitos de novedad y nivel inventivo.

Por otro lado, señaló que la SIC no tomó en consideración las reivindicaciones presentadas por Abbvis, Inc. durante la realización del examen de patentabilidad. En atención a lo descrito, este Tribuna! considera pertinente desarrollar el presente tema. El examen de forina De conformidad con el Artículo 38 de la Decisión 486, para obtener una patente es necesario presentar una solicitud.

Una vez que dicha solicitud es admitida a trámite, la oficina nacional compatente la examinará dentro de los treinta días siguientes contados a partir de la fecha de presentación para determinar si cumple con los requisitos formales. La solicitud y el petitorio de una patente deben estar acompañadas de Ibidem, 10 4.4. Procesa 191-1P-2019 los documentos señalados en los Artículos 28 y 27 de la Decisión 486%, según corresponda.

Además, deberán consignarse aquellos requisitos que de acuerdo con el caso concreto sean necesarios y que establezca la legislación interna del respectivo país miembro'”. El Artículo 39 de la Decisión 436 establece lo siguiente: «Artículo 39.- Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad. 14 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — «Artículo 26.- La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deterá contener lo siguiente: a) el petitorio; b) la descripción c) una o más reivindicaciones; d) uno o más dibujos, cuando fuesen necesarios para comprender la invención, los que se considerarán parte integrante de la descripción, e) elresumen; ñ los poderes que fuesen necesarios; a) el comprobante de pago de las tasas establecidas; h) de serel caso, la copia del contrato da acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Paises Miembros es pais de origen; 1) de ser el caso, la copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionalas da las comunidades indigenas, afroamericanas o locales de los Paises Miembros, cuando los productos o procedimientos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a panir de dichos conocimientos de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen, de acuerdo a lo establecido en la Decisión 391 y sus modificaciones y reglamentaciones vigentes; ) de ser el caso, el certificado de depósito dal material biológico; y, k) de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causanta Artículo 27.- El petitorio de la solicitud de patente estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente: a) elrequerimiento de concesión de la patente; b) el nombre y la dirección del solicitante; c) la nacionalidad o domicilio del solicitante.

Cuando éste fuesa una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución, d) el nombre de la invención; e) el nombre y el domicilio del inventor, cuando no fuese el mismo solicitante; de ser el caso, el nombre y la disección del representante legal del solicitante; 9) la firma del solicitante o de su representante legal; y h) de ser el caso, la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el exiranjero por el mismo sclicitante o su causante y que se refiera total o parcialmente a la misma invención raivindicada en la solicitud presentada en el País Miembro.» Ver Interpretaciones Prejudiciales números 55-1P-2011 de fecha 9 de septiembre de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de! Acuerdo de Cartagena N” 1993 del 3 de noviembre de 2011; y 232-1P-2013 de fecha 28 de febrero de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Gartagena N* 2322 del 7 de abril de 2014. 11 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10.

Proceso 191-1P-2019 Si a la expiración de! término señalado. el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la solicitud. » (Énfasis agragado) En esta etapa, la oficina nacional competente está en la obligación de comunicarle al solicitante los def=ctos en su presentación o la falta de cumplimiento de alguno de los requisitos previstos en los Articulos 26 y 27 de la Decisión 486, para que proceda a subsanarlos o completarlos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de la notificación. Dicho plazo puede ser prorrogado por un periodo igual, a petición del solicitante.

Es así como, la solicitud de prórroga debe ser comunicada —debidamente— a la oficina nacional competente, a fin de que surta efectos. Si a la expiración del término señalado el solicitante no completa o subsana los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación!S, Una vez concluido el examen de forma, la oficina nacional competente podrá ordenar la publicación de la solicitud de la patente.

Es importante destacar que la etapa del examen de forma una vez concluida no se vuelve a abrir, la misma fenece dentro del trámite para la obtención de la patente. Examen de Patentabilidad La norma andina prevé que dentro del plazo de seis meses siguientes a la publicación de la solicitud de la patente (se hubieren presentado oposiciones o no) el solicitante deberá pedir a la oficina nacional competente que se realice el *xamen de patentabilidad so pena de caer en abandono la solicitud (Artículo 44).

El Artículo 45 de la Decisión 486 establece que la oficina nacional competente deberá realizar el examen de patentabilidad y si encontrare que la solicitud no es patentable o que no cumple con alguno de los reguisitos establecidos en la citada Decisión andina para la concesión de la patente, lo deberá notificar al solicitante. Una vez realizada la notificación, el solicitante deberá responder dentro los siguientes sesenta días contados a partir de la fecha de notificación, pudiendo este plazo ser prorrogable por un periodo igual y por una sola vez a solicitud del interesado. 18 Ver Interpretación Prejudicial N* 77-1P-2015 de fecha 13 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2533 del 8 de julio de 2015. 12 Proceso 191-1P-2019 4.11.A efectos de realizar el examen de patentabilidad, la norma andina prevé la posibilidad de que el examinador pueda solicitar información adicional; en este contexto los Articulos 45 y 46 plantean dos supuestos que se explican a continuación: 4.12.

El supuesto que se prevé en el Artículo 45 es muy diferente del previsto en el Artículo 46'”. Con la notificación inicial prevista en el Artículo 45, que es obligatoria, se busca que el solicitante en base a su derecho de contradicción pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes, siendo potestativo notificar al solicitante dos o más veces «Cuando la oficina nacional competente estimare que ello es necesario para el examen de patentapilidad» (segunda parte del Artículo 45). 4.13.El supuesto del Artículo 46 no contempla obligación de notificar al solicitante los informes requeridos a expertos u organismos cientificos o tecnológicos; sin embargo, en el marco del debido proceso es pertinente que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes.

En este evento, por la relevancia e influencia que tendrian dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último. 4.14.No obstante lo anterior, el Tribunal advierte que si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diversos a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.

A contrario sensu, si el segundo o posteriores reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diversos elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción, 4.15. Si se solicita un informe técnico en segunda instancia administrativa, se sigue la regla anterior en relación con el último o único informe rendido en primera instancia; es decir, si no incluye nuevos o diversos elementos no se genera la obligación de notificación; pero si contiene elementos nuevos o diversos así se reitere la conclusión, es obligatoria la notificación al solicitante para salvaguardar el derecho de contradicción. Lo mismo ocurriía en relación con el primer informe en segunda instancia si se solicitan subsiguientes. du El Articulo 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no indica S expresamente que se debe notificar al peticionaric el informe contentivo de la experticia; sin s, Embargo, da una lectura sisiemática y armónica de la mencionada Decisión, asi como de una % 1 aplicación consecuente del principio de cantracicción en el trámite administrativo de concesión ¡de patentes, se desprende que siempre que se pidan iníormes en el marco del artículo 46 se debe dar traslado al solicitanta. 13 L> Proceso 191-1P-2019 4.18.En consecuencia, la oficina de patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario si se cumplen los requisitos mencionados, preservando e! derecho de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la oficina de patentes. 4.17.

Además de lo anterior, el Tribunal considera importante resaltar que tampoco sería necesaria la notificación del segundo o posteriores informes técnicos cuando la autoridad nacional competente advierta que la solicitud que originó el requerimiento de nuevos informes técnicos fue presentada con propósitos eminentemente dilatorios. 4.18. En efecto, si el solicitante de una patente, cada vez que estuviera frente a un informe técnico desfavorable, insistiera una y otra vez, presentando nueves reivindicaciones que modifican la solicitud de patente anterior, el procedimiento se volvería interminable y con evidente pronósito dilator'a, sin embargo, la oficina nacional competente tiene que resolver, lo que implica en estos cases dejar de notificar el último informe técnico.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dela consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno N? 11001032400020140069300, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abri de 2020, certifica que la presente interpretación prejudicial ha sido aprobada por el Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Magistrado Hernán Rodrigo Romero Zambrano, asi corno por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafaal Vergara Quintero y Hugo R. Gómez Apac en la sesién judicial de fecha 11 de diciembre de 2020, conforme consta en el Acta 21-J-TJCA-2020.

Luis Felipe Apuilar Feijoó SECREFARIO Notifíquese a la Sala consultante y remitkse copia de la presente interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación emia Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 14