TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 11 de diciembre de 2020 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del Consultante: Referencia: Norma a ser interpretada: Tema objeto de interpretación: Magistrado Ponente: VISTOS 360-1P-2019 interpretación Prejudicial Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú 624142-2015/0SD 2196-2018-0-1801-JR-CA-24 La oposición temeraria Artículo 146 de la Decisión 486 La oposición temeraria Hernán Rodrigo Romero Zambrano El Oficio N* 2196-2018-0-s-5*SECA-CSJLI-PJ de fecha 02 de agosto de 2019, recibido vía correo electrónico el 13 de septiembre del mismo año, mediante el cual Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó la Interpretación Prejudicial del Articulo 146 de la Decisión 488 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N* 2196-2018-0-1801-JR-CA-24 El Auto del 23 de enero de 2020, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
Proceso 360-1P-2019 A.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Pepsico Do Brasil Ltda. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOP!) de la República del Perú Tercero Interesado: TON S.A.C. B. ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido es la posible temeridad en la oposición presentada por Pepsico Do Brasil Lida., en contra del registro del signo T QUALITÁ 1418 TODINNITO CIOCCOLATO y Logotipo (mixto), alegada por la compañía TON S.A.C. C. NORMA A SER INTERPRETADA La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!, el cual se interpretará por ser pertinente.
D. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. La oposición temeraria. 2. — Raspuesta a las preguntas formuladas por la Sala consultante. E. —AMÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN La oposición temeraria 1.1. Teniendo en cuenta que en el proceso interno se discute si la oposición Ú Decisión 433 de la Comisión de la Cemunidad Andina. - “Articulo 146.- Dentro del plazo de treinta dias siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.
A solicitud de parte, la oficina nacionel compelente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. _ DE Y US Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales. Es Sido procederán oposiciones contra la solizitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al E) encimiento del plazo de gracia a que se refiere el articulo 133, sí tales oposiciones se basan en Ka) Qu a arcas que hubieren coexistido con la solicitada.” 1.3. la Proceso 360-1P-2019 formulada contra la solicitud de registro del signo T QUALITÁ 1418 TODINNITO CIOCCOLATO y Logotipo (mixto) sería temeraria o no, se desarrollará el presente tema.
El tercer párrafo del Artículo 146 de la Decisión 436 dispone que las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si asi lo establecen las normas nacionales, Se entiende por oposición temeraria aquella en la que el opositor procede con manifiesta intención de entorpecer el procedimiento de registro y sin real fundamento que ampare su oposición. La oposición temeraria supone actuar con malicia y a sabiendas de la falta de razón que a uno le asiste y, por ello, se la identifica como un actuar de mala fe.? A modo de ejemplo, estaremos ante una oposición temeraria cuando: (1) sea manifiesta la carencia de fundamento jurídico de la oposición;
(1) a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; (ii) se utilice la oposición y el procedimiento contencioso iniciado como consacuencia de ella, para fines claramente ilegales o com propósitos dolosos O fraudulentos; o, (iv) la oposición se ha formulado con evidente mala fe.3 Por lo expuesto, se considera que la oposición temeraria será aquella basada en argumentos cuya única finalidad sea entorpecer y prolongar innecesariamente el procedimiento de registro de un signo, como parte de una conducta conscientemente maliciosa, y esta podrá ser sancionada solo si asi lo disoone la legistación interna.
Conforme a lo expuesto, el Consultante deberá determinar si dentro del proces) interno la oposición interpuesta es o no temeraria. Respuesta a las preguntas formuladas por la Sala consultante Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal mo brindará respuestas que rmosuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del * Ni la normativa comunitaria ancina ( ) contemplan una definición de “oposición temeraria”, aunque por el contexto en que desarrolla el concepto debe entenderse que se trataría de aquellas cposicienes en las que el opositor precede con manifiesta intención de entorpecer el procedimiento de registro y sin real fundamento que ampare su oposición. La “oposición temeraria” supone actuar cen malicia y a sabiendas de la falta de razón que a uno le asista y, por eilo, se le identifica como un actuar de mela fe Gustavo Arturo León y León Durán, Derecho de Marcas en la Comunidad Andina.
Análisis y comentaros. Tnomson Reuters, Lima, 2015, p. 325. “En este contexto, como casos típicos de oposición temeraria podríamos referimos a los siguientes, haciendo notar que la lista es meramente ilustrativa: (i) cuando sea manifiesta la cerencia de fundamento jurídico de la oposición; (ii) cuando e sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad;
(tii) cuando se utilice la oposición y el procedimiento contencioso iniciado mo consecuencia d2 ella, para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos O dulentos; o (iv) cuando la oposición se ha formulado con evidente mala fe. ( )". Ibidem, pp. - 323, 5) 1,1 2 2.1. mM 0 2.5 En Proceso 360-1P-2019 proceso. ¿Cómo debe interpretar3a c' Aríúculo 145 de la Decisión 486, en lo referido al carácter temerario de las oposiciones contra la solicitud de registro de una marca? ¿Cómo se definiría a la oposición temeraria? La respuesta a esta pregunta se ensuentra en el desarrollo del Tema 1 cel Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial..
¿Cuáles son los presupuestos para establecer que estamos frente a una oposición temeraria? La respuesta a esta pregunta se encuentra en el último párrafo del Tema 1 dal Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.. ¿Cuáles son los criterios para cleterminar la existencia de indicios razonables que atribuyan que la conducta de la marca opositora constituya una oposición temeraria? La respuesta a esta pregunta se encuentra en el párrafo 1.4. del Tema 1 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.
¿La declaración de carácter temerario de una oposición es a pedido de parte o es de interés público? Procede de ambas formas. Puede ser alegado por la parte interesada, como también puede ser observado de oficio por ta autoridad nacional competente. En este último caso, dicha autoridad está facultada para pronunciarse sobra el particular,.
¿Cómo s2 relaciona la buena fa y el interés para obrar al calificar la oposición del registro da una marca? El primer párrafo del Artículo 143 de la Decisión 4886, solo contempla el legítimo interés para presentar oposición. Tratándose de la oposición temeraria, la buena fe puede ser un elemento a tener en consideración, tal como se explica en la siguiente respuesta. los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 2196-2018-0-1801-JR-CA-24, la que daberá adopiar al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo discuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su El dal SECRETAR! A y) Lo, IS SHDAD iS Estatuto. suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en “cejercicio de la competencia prevista en el Literal c) dal Artículo 19 del Estatuto Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 4 i] a 50) Proceso 360-1P-2019 10 de abril de 2020, certifica que la prasente interpretación prejudicial ha sido aorobada por el Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Magisirado Hernán Rodrigo Romero Zambrano, así como por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R. Gómez Apa< en la sesión judicial de fecha 11 de diciembre de 2020, conforme consta en el Acta 21-J-TICA-2020. yS 15 Luis Felipe Agtilar Feijoó SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Sacretaría General d3 la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.