TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 11 de diciembre de 2020 Proceso: Asunto: Consultante: Expedientes de origen: Expediente interno del consultante: Referencia: Normas a ser interpretadas: Temas objeto de interpretación: 417-1P-2019 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 13-297808/13-127859/13-127863/13-297805/ 13-127864/13-297810/13-127865/13-297812 11001032400020160004300 Riesgo de confusión y/o asociación entre los signos ROYAL DECAMERON (mixto) / ROYAL.
DECAMERON ISLEÑO (mixto) / HOTEL BOGOTÁ ROYAL (mixto) / HOTEL CALI ROYAL (denominativo) 1 HOTEL CARTAGENA ROYAL (denominativo)/ HOTEL MEDELLIN ROYAL (denominativo) / CASA ROYAL (denominativo) / HOTEL ANDINO ROYAL (denominativo) / HOTEL HACIENDA ROYAL (mixto) / ROYAL EXPRESS (denominativo) / HOTEL PACIFICO ROYAL (denominativo) y los nombres comerciales HOTEL PACIFICO ROYAL LTDA. (denominativo) / HOTEL PAVILLON ROYAL LTDA. (denominativo) / HOTEL ANDINO ROYAL LTDA. (denominativo) / HOTEL HACIENDA REAL LTDA. (denominativo) Artículos 136 Literales a), b) y h) y Artículos 151, 190, 191, 193, 224, 228 y 230 de la Decisión 486 1.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud Proceso 417-1P-2019 ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 2. Comparación entre signos mixtos y denominativos Comparación entre signos mixtos Familia de marcas Conexión entre servicios de la Clasificación Internacional de Niza 6.
El nombre comercial. Características y su protección 7. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba DEIA Magistrado ponente: Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS: El Oficio N* 4055 de fecha 30 de septiembre de 2019, recibido vía correo electrónico el 2 de octubre del mismo año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 Literales a), b) y h) de la Decisión 486 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N* 11001032400020160004300.
El Auto de fecha 8 de mayo de 2020, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: HOTELES ROYAL S.A. Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO —SIC— DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Tercero Interesado: HOTELES DECAMERON COLOMBIA S.A. B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos Proceso 417-1P-2019 1.
Si los signos ROYAL DECAMERON (mixto) y ROYAL DECAMERON ISLEÑO (mixto) solicitado por la sociedad HOTELES DECAMERON COLOMBIA S.A., para identificar servicios comprendidos en la Clase 35, 39, 41 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza son confundibles con las marcas HOTEL BOGOTÁ ROYAL (mixto), HOTEL CALI ROYAL (denominativo), HOTEL CARTAGENA ROYAL (denominativo), HOTEL.
MEDELLÍN ROYAL (denominativo), CASA ROYAL (denominativo), HOTEL ANDINO ROYAL (denominativo), HOTEL HACIENDA ROYAL (mixto), ROYAL EXPRESS (denominativo), HOTEL PACÍFICO ROYAL (denominativo) y los nombres comerciales HOTEL PACÍFICO ROYAL LTDA. —(denominativo), HOTEL PAVILLON ROYAL LTDA. (denominativo), HOTEL ANDINO ROYAL LTDA. (denominativo), HOTEL HACIENDA REAL LTDA. (denominativo), de titularidad de la sociedad HOTELES ROYAL S.A,, para distinguir servicios comprendidos en las Clases 42 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.
Si las marcas y nombres comerciales mencionados anteriormente de propiedad de la sociedad HOTELES ROYAL S.A., son parte de una familia de marcas que presenta como elemento preponderante y común el término ROYAL. 3. Si existiría conexión entre los servicios que distinguen los signos confrontados. 4. Si las marcas y los nombres comerciales mencionados anteriormente registradas por HOTELES ROYAL S.A., constituyen signos distintivos notoriamente conocidos.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículo 136 Literales a), b) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!, los cuales se interpretarán por ser pertinente. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o Parcial, de un signo distintivo notonamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus Proceso 417-1P-2019 De oficio se llevará a cabo la interpretación de los Artículos 151, 190, 191 193, 224, 228 y 230 de la Decisión 488 de la Comisión de la Comunidad Andina?, con el fin de tratar los temas de conexión entre los servicios de la productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — “Artículo 131.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Paises Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1937, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Intemacional refanda en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” “Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una aclividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial.
Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.” “Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.” “Articulo 193.- Conforme a la legislación interna de cada Pais Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositario ante la oficina nacional competente, El registro o depósito tendrá carácter declarativo.
El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el articulo 191." “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento enire los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) fa duración, emplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano intemacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; el grado de distintividad inherente o adquirida del signo: el valor contable del signo como activo empresarial; el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección, tos aspectos del comercio internacional; o la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero." ES En 1.1.
Proceso 417-1P-2019 Clasificación Internacional de Niza, el signo distintivo notoriamente conocido y el nombre comercial. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráñica o figurativa.
Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos mixtos y denominativos. Comparación entre signos mixtos. Familia de marcas. Conexión entra servicios de la Clasificación Internacional de Niza. El nombre comercial. Caracteristicas y su protección. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. AMÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista da que en el proceso interno se discute si los signos solicitados a registro ROYAL DECAMERON (mixto) y ROYAL DECAMERON ISLEÑO (mixto) son confundibles con las marcas HOTEL BOGOT Á ROYAL (mixta), HOTEL CALI ROYAL.
(denominativa), HOTEL CARTAGENA ROYAL (denominativa), HOTEL MEDELLÍN ROYAL (denominativa), CASA ROYAL (denominativa), HOTEL ANDINO ROYAL (denominativa), HOTEL HACIENDA ROYAL (mixta), ROYAL EXPRESS (denominativa), HOTEL PACÍFICO ROYAL (denominativa); y los nombres comerciales HOTEL PACÍFICO ROYAL LTDA. (denominativo), HOTEL PAVILLON ROYAL LTDA. (denominativo), HOTEL ANDINO ROYAL LTDA. (denominativo), HOTEL HACIENDA REAL LTDA. (denominativo), es pertinente analizar los Literales a) y b) dal Artículo 138 de la Decisión 436 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que ectúan en giros relativos al tipo de establecimiento, activid..J, productos o servicios a los que se aplique. <Póra efectos de reconccer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquisra Alos sectores referidos en los literales anteriores.” 12 1.3.
Proceso 417-1P-2019 “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en perticular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos O servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
( J Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro sign registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carace de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.3 a) El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piensa que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:* a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en Ver Interpretaciones Prejudiciales números 79-19-2015 de fecha 19 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cariagena N* 2747 del 8 de junio de 2015; 4€6-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2015, publicada en la Gaceta Oricial del Acuerdo de Canagena N* 2754 del 11 de julio de 2018; y 473-1P-2015 de fecha 10 da junio de 2018, publicada an la Gaceta Oficial del Acuerdo Cartagena N* 2753 det 11 de julio de 2015. [)) b) c) d) Proceso 417-1P-2019 conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la sacuencia de vocales, la longitud da la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio, Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicio.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en tas raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. Conceptual o ideológica: Se configura entra signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.
Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conílicio, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:? a) 4 b) c) A AT La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.
En la comperación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios:S (Y, Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundidilidad.
De acuerdo IN SECRETARIA > IS DAD. »/ ant DE YN Ibidem S % r Intarpretación Prajudicial N* 42-1P-2017 de fecha 7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta cial dal Acuardo de Cartagena N” 3063 del 21 de julio de 2017. 4.5. 1.6. Proceso 417-1P-2019 con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presurne normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.
El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía da ejeriplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.
(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios baio ciertos parámetros especificos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las caracteristicas y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.
Sabe detalles estéicos, de calidad y funcionamiento que la media de la pobla ción no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las caracteristicas técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.
Dicho consumidor hace una evaluación más prolija dal bien o servicios que desea adquirir, lo ue debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicio desda los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de asta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera da sus formas, pues el análisis debas comprender todos los aspecios que sean necesarios, incluidos sobra los productos amparados por los signos en conflicto, En ese sentido, se debsrá verificar si existe o no confusión respecto del signo olicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. e S 15] pao 9 IN 1 e Proceso 417-1P-2019 Comparación entre signos mixtos Como la controversia radica en una supuesta confusión entre los signos solicitados a registro ROYAL DECAMERON (mixto) y ROYAL DECAMERON ISLEÑO (mixto) con las marcas HOTEL BOGOTÁ ROYAL (mixta) / HOTEL HACIENDA ROYAL (mixta), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico.
En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento —sea denominativo o gráfico— penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominalvo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elemenios abstractos.” Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Sien los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:? (D Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Sa debe establecer si los signos en conflicio comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexamas y moríemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario! Como ejemplo tenemos el ns PL DE o 8 Ver Interpretacionas Prejudiciales números 472-1P-2015 de fecha 19 de junio de 2016, publicada 2n la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena M? 2733 del 11 de julio de 2018; y 418-1P-2015 de fecha 13 de junio da 2016, publicada en la Gaceta Oñicial del Acuerdo de Cartagena N? 2754 del 11 da julio de 2018.
Ibidem. Ver Interpretación Prejudicial N* 472-1P-2015 de fecha 10 de junio ds 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2733 del 11 de julio de 2019. EAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de lexema: *1, m. Ling. idad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej., sol, O que, eyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p ej. terr, en enterráis.” enible en: hitp://dle.rae.es/?id=NCu16TD (Consulta: 08 de junio de 2020).
Proceso 417-1P-2019 texema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport- ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.*' Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: » Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatica! de los signos en conflicto., Por lo genera! en el lexema está ubicada la silaba tónica. a Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse rizsgo de confusión ideológica.
Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tene; en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser (1) Se dabe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (1) Se debes determinar el elemento que impacta de una manera més fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría córno es captada la marca en el mercado. b) Siresultare que el elemento característico de los signos rnixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso:!? ul REAL ACADEMÍA ESPAÑOLA (RAE).
Diccionario de la RAE. Definición de morfema: “1. m. Gram, Unidad mínima aistable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos moríemas: mujer y -25. 2. m. Gram, For oposición a lexsma, moríama gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -ar, -s, -er0. 3. m. Grem. Unidad mínima de significado. Le terminación verbal -mos contiene dos morfemas: persona, pamera, y número, plural” Disporisle en: htip://dle.rae.es/?id=Polt8i2 (Consulta: 08 de noviembre de 2043, Enla Interpretación Prejudicial N* 524-17-2015 de fecha 9 de merzo de 2017, publicada en la Gaceta Acial dal Acuerdo de Cartagena N” 2992 del 21 de abril de 2017, el TICA recogió las siguientes finiciones: Y Y — SECRETARIA Q 10 %, Sy O Sn Proceso 417-1P-2019 (1) Sa debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión pueda gererarse no solamente en la identidad de los trazos dal dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o conceoto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.
(iD Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y al concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, gor lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea O concepto e incurrir en el riesgo de confusión. (ii) Si el signo solicitado reivindica colores especificos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registradilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de coloras y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.13 c) Sial realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacificamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea O concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. ** Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico coraa uno solo, Cuando se otorga el registro da la marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado. 5 Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en ganeral, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico O determinan:e, teniendo en cuenta la fuerza expresiva bropia de las El trazado: son los trazos del dibujo que forman al signo. El concepto: es la idea o concepto que el dibulo suscita en la menta de quien la obsamva, Los coloras: si el signo solicitado reivindica coloras especificos como para del compenente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de coloras y el gráfico que la contiene, puesto que esta elemento podria generar capacidad da diterenciación del signo solicitado a rec:stro.
Ver Interpretación Prejudicial M? 181-1P-2015 de facha 27 de octubra de 2913, publicada =n la Gaceta Oñicial del Acuerdo de Cartagena N* 2530 del 25 de enero da 20168. Ver Interpretaciones Prejudiciales númer<a 272-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2916, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2755 del 11 de julio de 2018; y 418-1P-2915 de fecha 13 de junio de 2015, publicada en la Gaceta Oñcial del Acuerdo de Canagena N” 2754 del 11 de julio de 2015.
Interpretación Prejudicial N* 106-1P-2015 ue fecha 20 de julio de 2013, publicada an la Gaceta ial del Acuerdo de Cartagena N” 2806 dal 14 de octubre de 2015. 41 Proceso 417-1P-2019 palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado puedan ser definitivos.
El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. $ 155) [09] Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los sigros en conílicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.
Comparación entre signos mixtos y denominativos e) 3.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre los signos solicitados a registto ROYAL DECAMERON (mixto) y ROYAL DECAMERON ISLEÑO (mixto) con las marcas HOTEL CALI ROYAL (denominativa), HOTEL CARTAGENA ROYAL (denominativa), HOTEL MEDELLÍN ROYAL (denominatva), CASA ROYAL (denominativa), HOTEL AMDIMNO ROYAL (denominativa) ROYAL EXPRESS (denominativa), y los nombres comerciales HOTEL PACIFICO ROYAL LTDA. (denominativo), HOTEL PAVILLON ROYAL LTDA. (denominaiivo), HOTEL AMDINO ROYAL LTOA.
(denominativo), HOTEL HACIENDA REAL LTDA. (denominativo), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta qua están conformados por elemantos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.!? 3.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.
Este tipo de signos se subcividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permits diferenciarlo de otros existentes en el mercado.'* 19 Ibidem.
Yer Interpretaciones Prejudiciales números 529-19-2015 de fecha 19 de mayo de 2018, publicada an la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cariegena N* 2747 del 8 de junio de 2016; y 466-1P-2015 de facha 10 da junio ds 2016, publicada en la Gaceta Oñicial del Acuerdo de Cartagena N? 2754 del 11 de julio de 2018. £ Interpretación Prejudicial M* 45-1P-2013 de fecha 25 de abril de 2013, publicada en la Gaceta cial dal Acuerdo de Cartagena N* 2217 del 15 de jutio de 2013, 12 Proceso 417-1P-2019 3.3.
Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Las combinaciones de estos elementos al ser apreciedos en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado, 3.4. Si bian el elemento denominativo suelx ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea esta, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causa; un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.!* m a En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas danominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor infuencia en la mente del conzumidor, 3) el dencminativo o el gráfico. a) Sialraalizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habria lugar a la confusión entra las marcas, pudiendo estas coexistir pacificamente en el ámbito comerciaP%, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Sien la marca mixia predomina el elernento denorninativo, deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos desarrollados en el párrafo 2.3 del presente acápite, 3.6.
Sobra la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicio de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo die confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos soliciiados ROYAL DECAMERONM (mixto) y ROYAL DECAMZERON ISLEÑO (mixto) con las marcas HOTEL CALI ROYAL (denominativa), HOTEL CARTAGENA ROYAL (denominativa), HOTEL MEDELLÍN ROYAL (denominativa), CASA ROYAL (denominativa), HOTEL AMDIHO ROYAL (denominativa), ROYAL EXPRES3 (denominaiiva); y los nombres comerciales HOTEL PACÍFICO ROYAL LTDA. (denominativo), HOTZL PAVILLON ROYAL LTDA. (denominativo), HOTEL ANDINO ROYAL LTDA. (danominativo), HOTEL HACIENDA REAL LTDA. (denominativo).
Ver interpretación Prajudicial N” 472-1P-29; Ofñcial del Acuerdo de Cartagena N* 2755 d cha 10 de junio ¿a 2015, publicada en la Gaceta 3 da ta si 11 de julio da 2918. Á A er interpretación Prejudicial N* 129-1P-2013 de fecha 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta AS fcial del Acuerdo de Cartagena N* 2604 del 14 de octubra de 2915 SECRETARIA > a ) O, <) 13 2, >) A o Procesa 417-1P-2019 4.
Farilia de marcas 4.1. De acuerdo con lo alegado por la demandante, esta sería titular de una familia de marcas que presenta como elemento preponderante y común el termino ROYAL, por lo que se desarrollará el presente tema. 4.2. Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consun idor las asocia entre si y las relaciona con un mismo origen empresarial. ?* 4.3.
En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarias entre sí y a pensar que los productos 2 que se refieren participan de un origen común. Dado que el element» dominante común cora como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión.?2 4.4.
El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clasa de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una particula da uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario suceda con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto da marcas y, además, b Rasulta pertinente diferenciar a la farrilia de marcas de las marcas derivadas.
La familia de marcas admite que enire las marcas que conforman la familia existan variaciones significativas, pero siempre deben consersar un elemento común, que 25 aquel que constituya dicha familia. Las marcas que conforman la familia pueven ser registradas para distinguir producios o senicios en distintas clases. Las marcas derivadas solo admiten variaciones no sustanciales resoecto de la marca registrada.
La marca derivada dete distinguir los mismos productos o servicios que la marca registrada — a primigeniamente o, en todo caso, los productos o servicios que pretenda distinguir deben estar pi DE y incluidos en aquellos, No constituiria una marca denvada si es que se solicita para productos SS síínios a los que protege la marca primigenia, aunque sean conexos Y e 2 E r Interpretación Prejudicial N* 433-1P-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, publicada en la pia SEC resta Oficial del Acuerdo de Cartagana N* 2702 dei 23 de marzo de 2015.
RETARIA 14 ar 5. in Proceso 417-1P-2019 genera en sl consumidor la impresión de que tienen un origen común.2 A fin de emitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de confusión y/o asociación con base en sendas familias de marcas, se deberá determinar, en primer lugar, si efectivamente se han configurado las familias de marcas invocadas; posteriormente, se analizará si la presencia del término común de tales familias logra desvirtuar el supuesto riesgo de confusión y/o asociación en los signos confrontados, teniendo en cuenta que la evaluación de los signos debe realizarse haciendo énfasis en las semejanzas antes que en las diferencias, pues son las sernejanzas las que podrá percibir el público consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o de uno vinculado.
Conexión entre los servicios de la Clasificación Internacional de Niza Se alegó que exist conexión entre los servicios que distinguen los signos en conflicto, pos lo que corresponde analizar este tema. Sa debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clese no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486,24 Es por ello que sa» debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o sarvicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se puada establecer la posibilidad de error an el público consumidor, es decir, se deba analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.? Ibidem.
Decisión 435 de la Comisión de la Comunidad Andina, - “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicics a los cuales se aplican les marcas, los Paises Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios pra el Registro de les Marcas, estaol=cila por el Arreglo de Niza del 13 de junio de 1937, con sus modificaciones vigentes.
Les clases de la Clasificación Internacional referida en el oárrefo ant ni la disimihtud d2 los esedrctos o sersicios indicados exoresarionte eno determinarán la similitud (Subrayado agregado) Var Interpretaciones Prejudiciales númaros 472-1P-2015 de fecha 10 de junio da 2016, publicada en a Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2755 dal 11 de julio ds 2016; y 473-1P-2015 de fecha de junio de 2015, publicada en la Caceta Oficial dal Acuerdo da Cartagena N* 2755 del 11 de de 2016. 15 Proceso 417-1P-2019 5.4.
Para determinar si existe vinculación, conexión o relación antre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que esta podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se oresenta cuando un ligero incremento en el precio da un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.
En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y caracteristicas de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc, La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.
A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es comp'ementario dal primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentifrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementarizdad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) ZA DEJO Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del pe Us mercado, podria asumir como razonable que los productos o servicios S 2 o en cuestión provienen del mismo empresario. pes o Proceso 417-1P-2019 Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cereza también expande agua embotellada. 5.5.
Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), compiementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. Ga Dd Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos san insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entra productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera cie los tres criterios sustanciales antes referidos: SS La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de esteclecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podria darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios perienscientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva.
S Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comerrialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreciitan la existencia de conexión competitiva. Asi, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprendan con relativa facilidad que los productores da uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.
Dos productos completamente disímiles (v.q., candados e insecticidas) pueden ten=r el misrao canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismc medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios dsben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos parz ovservar la existencia de conexión competitiva.
Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. Proceso 417-1P-2019 conexión entre productos y/o sarvicios, en el caso en concreto, se deberá analizar si entre ellos exista sustituibilidad (intercambiabilidad), complementarisdad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. 6.
El nombre comercial. Características y su protección 8.1. En el presente caso se alega la confusión de los signos solicitados ROYAL. DECAMERON (mixto) y ROYAL DECAMERON ISLEÑO (mixto) con los nombres comerciales HOTEL PACÍFICO ROYAL LTDA. / HOTEL PAVILLOH ROYAL LTDA. / HOTEL ANDINO ROYAL LTDA. / HOTEL HACIENDA REAL LTDA., por lo que en este acápite se revisará la figura de! nombre comercial. 6.2.
El Literal b) del Artículo 136 junto con les disposiciones contenidas en el Título X de la Decisión 488 regulan el registro o depósito y la protección del nombre comercial.?8 El Artículo 190 de la Decisión 488 entiende al nombra comercial como “ cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercanitil.” o cy 6.4.
El nombre comercial es el signo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica) en el marcado. No es el nombre, razón o denominación social del emoresario, es el signo mediante el cual los consumidores identifican al empresario. Es más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad económica dal empresario o el establecimiento comercial dal empresario.
Y es que el nombra comercial da una imagen global del empresario y permite distinguirio de los otros agentes económicos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento. Características del nombre comercial 6.5. Las principales características del nombre comercial son las siguientes?”: - El objetivo del mombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comercianis determinado. 28 Var interpretación Prajudicial N? 40-1P-2013 de fecha 9 de junio de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2249 de 13 de noviembre da 2913. 8. 6. o 6.
Y. co Proceso 417-1P-2019 - Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial; es decir, identificar sus diferentes actividadss empresariales con diversos nombres comerciales. - El nombra comercial es independiente del nombre de la persona natural o la razón social de la persone jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante pueda tener una razón social y un nombre comercial idéntico a esta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. - El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero solo una razón social, Protección del nombre comercial Los Artículos 191, 192 y 193 da la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial, El Articulo 191 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado y, consecuentemente, esta uso exclusivo concluye cuando cesa el uso rea! y efactivo del nombre comercial.
Por su parta, al Articulo 193 de la Decisión 486 precisa que el registro o el depósito del nombre comercial ante la oficina nacional competente tiene un carácter declarativo; sin embargo, el derecho al uso exclusivo solo se adquiera probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial. El Triounal se ha pronunciado sobre ta protección del nombre comercial en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercia!, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiria ninguna seguridad jurídica para los competidores”, Esta Tribunal también ha manifestado que: “(..) la protección otorgada el nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como ta! y mantenga su derecho de exclusiva.
Cabe precisar eclicionalmente que el hecho «> que un nombre comercial sr encuentre registrado no le libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben serdir para acreditar la identificación efectiva de dicho nomóre con les actividades económicas pera las cuales se pretende el registro ( ).
Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acrediiar la identificación efeciiva Ver Interpretación Prejudicial M? 45-1P-28 de fecha 31 de mayo de 2000, publicada en ta Gaceta Oficial dal Acuerdo de Cartagena N? 581 dal 12 de julio de 2000 19 Proceso 417-1P-2019 de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”.22 6.9.
Conforme a las indicadas disposiciones, quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa adrninistrativa o en el ámbito jurisdiccional! “que se! nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad ( ). La simple alegación del uso no habilite al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos.
La facilidad de determinar el iso puede provenir de un sistema de registro y de depósito que, sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”.30 6.10.La persona que alegue tener un nombre comercial deverá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País Miembro.
Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cusnta para demostrar el uso rea! y efectivo en el mercado del nombra comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, O certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con al nombre comercial, enire o!ros, 6.11.
Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritaa u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. o EN ¿Respecto a la prueza del uso constante del nombre comercial debemos señalar qua la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, psro sí que se presentan pruebas que acrediten el uso del mismo desde esa fecha en el mercado, debiendo ser Un Uso real y efectivo, considarando los productos y sarvicios que distingue el signo. 6.13.Por lo antes expuesto, quien sustente una acción d2 nulidad en un nombre comercial, previamente deberá haber probado el uso raal, efectivo y constante del mismo con relación a las activida..es económicas que distingue, pues de esta forma acreditará los derechos sobre dicho signo distintivo, pudiendo ser oponible a un registro de marca que presuntamente Ibidem. $ 127% 20 AlWVer Interpretación Prejudicial N” 3-1P-93 de fecha 11 de marzo da 1993, publicada en la Gaceta ficial del Acuerdo de Cartagena N* 338 del 11 de mayo da 1998, 20 Proceso 417-1P-2019 se haya otorgado sin tener en cuenta el riesgo de confusión y/o asociación con tal nombre comercial. 7.
La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro 7.1. Como en el proceso interno se argumentó que los signos solicitados a registro ROYAL DECAMERON (mixto) y ROYAL DECAMERONMN ISLENO (mixto) reproducen las marcas notorias de la sociedad HOTELES ROYAL S.A., se aborcará el tema propuesto de conformidad con la linea jurisorudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia.
Definición 7.2. La Decisión 486 de la Comisién de la Comunidad Andina le dedica al tema e los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título X1l, bajo el cual los Artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos noto(.amente conocidos. 7.3. En efecto, el Artículo 224 de la Decisión 456 determina el entendimiento que dede darse al signo distintivo notoramente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo natoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, indepencientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” 4 De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: a) Para que un signo se considera como notorio debe ser conocido por el sector partinenie?!, b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. c) La notoriedad se puede haber ganado por cualquisr medio. ra] El Ariiculo 230 esiab'2ca Una lista no laxativa da sectores pertinentes de referencia, a saber: a) Los consumidores reales o potenciales del tico de productos o servicios a los que se aplique.
Las personas que participan en ¡os canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se cplique Los circulos amprasariales que actúan en giros relativos al tipo da establecimiento, actividad, preductos o servicios a los que se apliques. 21 Proceso 417-1P-2019 La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada =] ar De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 4868, la marca notoria es conocida por el sector pertinente; esto es, por los consumidoras reales o potenciales del tipo de producins o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los circulos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique*?, Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores. 7.5.
Caba distinguir entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 de la marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conccida más allá del sector pertinente.33 La marca notoria regulada en la Decisión 486, a la que podemos llamar marca notoria andina, es aquella que es notoria en cualquier pais miembro de la Comunidad Andina, e independizntemente de si su titular es nacional o extranjero.
Basta que sea notoria en un país miembro para que reciba una protección especial en los otros tres paises miembros. La marca renombrada, por su parte, no se encuentra regulada por la Decisión 480, pero por su naturaleza recibe protección especial en los cuatro países miembros. 1.7. La marca notoria regulada en la Decisión 488 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no están registradas ni sean usadas en ese país miembro%, Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance. = co La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluta, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios. 7.3.
La marca notoria regulada en la Decisión 488 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de: o Artículo 230 de la Decision 486. La marca ranemorada (por ajemplo, Coca Cola, Toyota, Faceboc*, Google, etc.) es conocida prácticamente por casi todo el público en general, por diferentes liocs de segmentos d> consumidores y provezderes, incluso por aquellos que no consumen, ni faorican, ni comercial'zan el rocucto a servicio idantiñcado por la marca renombrada. a recibir la protección, basta que la marca sea notoria en ctro pais miembro de la Comunidad ina o que la autoridad de propiedad industrial considere que la marca es renombrada. y 24 S Procesa 417-1P-2019 a) productos o servicios idénticos, similares y aquellos con los que existe conexión competitiva; 5) aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente, y, c) cualquier tico de producto o s=micio cuyo uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o asociación con el titular de la marca notoria o sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. 7.10.
Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 488 y la marca renombrada es lo referido a su prueba. La notoriedad debe probarse por quien la alegue de conformidad con lo establecido en el Articulo 228 de la Decisión 486. La marca renemorada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo quae la teoría general de! proceso danomina un “hecho notorio”.
Y es que los “hechos notorios” se conocen de oficio y no raquieren actividad prenztoria (notoria non egent probatione), no son objeto de prueba 35 7.11.La marca notoria extracomunitaria39 no rompe los principios de especialidad, territorialidad, principio registra! y uso real y efectivo.37 7.12. Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que en ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto da cornpetencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas.
En relación con los diferentes riesgos en el mercado 7.13, Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de conformidad con lo siguiente: En la medida que una marca renombrada es conocida por casi por todos, tambián es conocida per ta autoridad de propiedad industrial.
Si la autoridad de propizdad industrial considera que la marca no es renombrada, deberá permitir que su titular pruebe su notoriedad —en algún pais da la Comunidad Ancina— en los términos de lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 425 a Mo es renombrada, sine una marca notoría pero fuera de la Comunidad Ándina, La marce notoria extracemunitaria, al encontrarse fuera da la Comuridad Andina, está supeditada a los prúncipios de territorialidad, especialidad, principio registral y d2 Uso real y efectivo.
Anera tien, no por el hecho de considararse notoria una marca en su país de crigen puede impedir t DE = €l registro de una marca similar o idéntica en un país mismtra de la Comunidad Andina, ya que el SS examinador andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar LD Nel caso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia dasleal o ánimo de y Lp ropiarsa de un signo que era conocido por el solicitante, no podrá impedir el registro de un signo: ore la base, únicaments, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino. ) O, Proceso 417-1P-2019 7.13.1.
En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transtipción, total o parcial, de un signo nctoriamente cenccido. 7.132. En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunqua difezancie las marcas en conflicio y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titula; del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 7.13.3.
En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altisima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el inearcado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad ds causar riesgo de confusión o de asociación. 7.13.4, En relación con el riezgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos.
El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos el mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.
Para calificar esto riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su baneaficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto gen=ra un deterioro sistemático de la posición empresarial. 0] 14, Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno da los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistradilidad contenida en e! Literal h) Cel Artículo 135 de la Decisión 438 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Prueba de la notoriedad 7.15.La notorizdad es un hecho que debe ser probado par quien lo alega a través de prueta hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. Sl Artículo 223 de la Decisión 439 estaolece una lista no taxativa de rámetros para probar la notoriedad, a saber: 24 Proceso 417-1P-2019 a Es, el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinenie dentro de cualquier País Miembro; b) laduración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro O fuera de cualquier País Miemdro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del estadiecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) elrralorde toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) les cifras de ventas y de ingresos de le empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretendo la protección;
Y) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; hi el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; D la existancia de ectividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; y) los aspectos cel comercio internacional; o, k la existencia y antigúedad ce cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” 7.17.2n consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cua! es demostrable mediante cualquier madio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complamento indispensable. atus de notorio puede variar con el tiempo, es dacir, un signo que hoy epute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros.
En es'a orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se Jia DE haya reconocido dicha condición, sino que s2 dsven presentar todos los S vy edios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a ul co m = 0 Dd ] SS en so. Esto quiers decir que la notoriedad reconocida por la autoridad ” SECRETARIA, o, 25 NU, Procsso 417-1P-2019 administrativa o judicial es válida para dicho caso particular, 38 La notoriedad del signo solicitado a registro3? 7.19.D2 coniormidad con lo establscido en el Literal a) del Artículo 229 de la Decisión 488, no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo necho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero.
Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consscuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. 7.29. La Decisión 488 de la Comisión de la Comunidad Andina protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notorizmente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario.
Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de regisirabilidad que practica la oficina nacional competente. —.21.Lo que se está afimando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriarmente conocida, y por al otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretenda registrar, stc, 7.22.En consecuencia con lo antsriormente expuesto, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro denda se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Maciona! Competente tiens discrecionalidad para, previo análisis da registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con tos múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio. 7.23.
Es importantes tenar en cuenta que el reconocimiento da la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quian lo alega, a través de prueba hádi: ante al Juez o la Oficina Nacional, según sea el caso. El Ver Interpretación Prajudicial N* 460-12-2015 da fecha 7 de julio de 2015, publicada en la Gacata Oñicial MN? 2731 del 19 de agosto de 2018 desarrello de est acápite ha sido tomado des la Interpratación Prejudicial recaída en el proceso 6 8-1P-2015 de fecha 4 de febrero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de G: agena N? 2712 del 18 de abril del 2016, Y ” SECRETARIA ] Z tu 157] —j Pp Proceso 417-1P-2019 reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la Autoridad Nacicnal Competente con base en las pruebas presentadas.
La cancelación por falta da uso y la prueba del uso tratándose de marcas renombradas y notorias:. En acápites anteriores se ha mencionado que tanto la marca renombrada“ como la marca notoria regulada en la Decisión 488 rompen el principio de uso real y efactivo, por lo que la figura de la cancelación por falta de uso, así corno la prusba del uso, requieren una modulación importante en lo que re3pecta a dicha clase de marcas ¿Sila marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486 son protegidas en un país miembro asi no estén registradas ni sean usadas en dicho país, con mayor razón deben ser protegidas si han sido registradas pero no son usadas en el refarido país. La diferencia está en que tratándose da la marca renombrada, la crotección opera respecto de todos los productos o servicios.
En camóia, tratándose de la marca notoria regulada en la Decisión 486, la protección opera respecto de los productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos procucios o servicios diferentes qua se encuentran dentro del sector pertinente..Lo anterior evidencia que la figura de la cancelación por falta de uso ablicada a las marcas ordinarias, no puede operar de la misma mansra tratándose de la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 436.
Dado que en amtos casos no se aplica el principio de uso real y efectivo, corresponde desestimar una solicitud de cancelación oor el solo hecho de que la marca renombrada (o la marca notoria regulada en la Decisión 436) no está siendo usada en el país miembro de la Comunidad Andina donde se pide su cancelación.*' “ Que expresamente no se encuentra reguieda en la Decisión 483.
Como añrma Gustavo León y León: “Aunque la normativa com'unitaría andina no trae alguna aisposición especifica que regule el asunto, de una intarpretación sistemática y teleológica de la norma se puede concluir con meridiana cleridad que la marca notoria está exceotuada de la carga de uso impuesta pare el resto de les signes distintivos.” (LEON Y LEON DUFÁM, Gustavo Ánuro.
Derecho da Marces en la Comunidad Andina. Aná!sis y Comentarios. ECB Ediciones S.A.C. — Thomscn Reuters, Lima, 2015, p. 488.) El referido autor cita (Op. Cii., p. +69) a su vez a los s'guientes dos autores, en la misma linza ds pensamiento * | Por otra parte, la calidad de notoria de la Marca no dependz de su uso en el país, sino de 3u conccimianto gor pare de los sectores pertinentes.
Lo anterior daría ole para afrmar que su protección, que deriva de la calidad de notoria, estaría exenta de la carga de su uso en el pais ( ) En este orden de ideas, puede considerarse que la marca notoria registrada no es cojeto ds cancelación por falta de uso, en virtud de la protección excepcional que le confiere la Decisión 43650," 09%) Mete Mendez, Ricardo.
“El so obligatoro de la marca £ajo la Decisión «¿36 de la Comisión de la Comunidad ¿ndina”, en Revista de Estudios Socicjurídicos, Bogotá, Colembia, 9 (2): 82-110, Julio a diciembre de 2007, po. 105 y 107." “Si bien es suficiente para legitimar la interrención dentro de esta acción el presentar una 27 Proceso 417-1P-2019 7.27, Si bien la marca notoria regulada en la Decisión 483 no necesita ser usada en el país miemoro donde, estando registrada, se pide su cancelación, su titular sí debe acreditar la existencia da notoriedad (vigente) en al menos uno de los otros países miembros de la Comunidad Andina. lv co.En concerdancia con todo lo rrianifestado anteriormente, se deberá determinar si las marcas HOTEL SCCGOTA ROYAL (mixta), HOTEL CAL] ROYAL (denominativa), HOTEL CARTAGENA ROYAL (denominativa), HOTEL MEDELLIN ROYAL — (denominativa) CASA ROYAL (denominativa), HOTEL AMDINO ROYAL (danominativa), HOTEL HACIENDA ROYAL (mixta), ROYAL EXPRESS (denominativa), HOTEL PACÍFICO ROYAL (denominativa); y los nomoras comerciales HOTEL PACIFICO ROYAL LTDA. (denominativo), HOTEL PAVILLON ROYAL LTDA. (denominativo), HOTEL ANDINO ROYAL LTDA. (denominativo), HOTEL HACIENDA REAL LTDA. (denorninativo), cuyo titular es la sociacad HOTELES ROYAL S.A, eran notoriamente conocidos en la Comunidad Andina al momento de la solicitud de registro de los signos ROYAL DECAMERON (mixto) y ROYAL DECAMERONM ISLEÑO (mixto), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente datecminar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. en los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno NM? 11001032400020180016700, la que ceberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con al Artículo 128 párrafo tercero de su Sstatuto. l suscrito Secretario dal Tribuna! de Justicia de la Comunidad Andina, en reicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto | Triounal y en el Literal f) del Artículo Primero de la: Resolución 05/2020 de 10 abril da 2020, cortifica que la Presente Interpretación Prejudicial ha sido probada por el Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Magisirado Hernán Rodrigo Romzaro Zambrano, asi como por los Magistredos Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R. Gómez Apac en 1 y DYOona Da 7 solicitud de registro da una marca sin ¡ar de la cual se pretenda su cancelación, esta es una figura jurídica aplicaole a las marcas comunes, mas no para les marcas notorias, pues de permitiric la norma facultaría a que cualquier tercer interesado 3e aproveche indebidamante del prestigio y difusión que ura marca ha canado dentro de daterminada mercado, Siendo más específicos, quien se vería afectado con dicha corducta es el público consumidor, pues esta está ecostumirado a obtener cierta apiitud y calidad del producto que adquiere y que está identificado con la marca de su preferenciaS!.” “511 Torres Salinas, Carlos.
“¿Cabe la cancelación de regis!so por falta de uso respecto de una marca notoria? MANICHO, una historia digna de sar contada”, en Law Review, Revista de la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador, publicación Semestral, enero da 2013, p.8." 28 Procaso 417-1P-2019 la sesión judicial de fecha 11 de diciemore de 2020, conforme consta en el Acta 21-J-TJCA-2020, s E, QUe E Luis Felipe Aguilkr Feijoó SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y ramitasa copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General da la Comunidad Andina pera su publicación an la Gaceta Oficial del Acuerdo d2 Cartagena.
PROCESO 417-19-2019