o pi YU N (E SECRETARIA ” a ÑO S Vo € SRT > TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 11 de diciembre de 2020 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del Consultante: Referencia: Normas a ser interpretadas: Temas objeto de interpretación: Magistrado Ponente: VISTOS 600-IP-2019 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 15-072478 11001032400020160041800 Duplicidad del signo CONSUL.

(mixto) Artículos 137, 168, 224, 228 y 230 de la Decisión 486 1. Derecho preferente originado en la cancelación por no uso de una marca registrada 2. Complemento indispensable del Derecho Comunitario Andino 3. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba 4. Solicitud de registro de un signo para perpetrar un acto de competencia desleal Hernán Rodrigo Romero Zambrano El Oficio N* 5482 del 19 de diciembre de 2019, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Proceso 800-1P-2019 Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N” 1100103240002016004+1800; y, El Auto del 12 de agosto de 2020, mediante el cual este Tribunal admitió a rámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. AMTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Edmundo Acevedo Rueda Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia Tercera Interesada: C.A. Cigarrara Biggot Sucs. B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante, respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.

Si Edmundo Acevedo Rueda, tiene el derecho preferente para el registro del signo CONSUL (mixto), en virtud de la cancelación por falta de uso de la marca CONSUL (mixta) de titularidad de C.A. Cigarrera Biggot Sucs. N El principio del complemento indispensable en el Derecho Comunitario Andino. 3. Sila marca CONGUL. (mixta) de titularidad de C.A. Cigarrera Biggot Sucs., es notoriamente conocida. 4.

Sila solicitud de registro del signo CONSUL (mixto), por parte de Edmundo Acevedo Rueda, configuraría un acto de competencia desleal. C. MORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial da los Artículos - 134, 135 y 136 de la Decisión 438 de la Comisión de la Comunidad AS Js Andina, de los cuales no se interpretarán los Articulos 134, 135 y 136 de P 0 de Decisión 486, por no estar en discusión las prohibiciones absolutas ni Es Anvelativas del registro de una marca ya que la controversia radica en la SECRETARIA > 2 Vip ap PS Proceso 600-1P-2019 solicitud de un registro de una marca idéntica para los mismos productos, por parte de un mismo titular, ni el concepto de marca.

De oficio se interpretarán los Artículos 137, 168, 224, 228, 230 y 258 de la Decisión 486%, a fin de analizar los temas de derecho de preferencia para el registro respecto de la cancelación de una marca, competencia desleal y la notoriedad ds una marca. 1 Decisión 438 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Articulo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar O consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicha registro".

“Artículo 168.- La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa.” “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente independientemente de la manera O el medio por el cuel se hubiase conocido.” “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) Ja duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; a) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; 1) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; y) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinedo territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el títular del signo en el Pais Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y entigúedad de cualquier registro O solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero” “Articulo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entra otros los siguientes: a) Los censurnidores realos o potenciales cel tipo de productos o servicios a los que se aplique. b) Las persones que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. c) Los círculos empreseriales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. y) 3 0 ara efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de Q% afquiera de los sectors referidos en los literales anteriores.” hol Pal HAhtículo 258.

Sa considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industral realizado en el SECRETARIA ámbito empresanal que sea contrario a los usos y práciicas honestos.” Proceso E00-1P-2019 D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. El derecho preferente derivado de una acción de cancelación de marca y el derecho derivado de una solicitud de registro presentada con antelación. 2.

Complemento indispensable del Derecho Comunitario Andino. 3. Lamarca notoriamente conocida. Su protscción y su prueba. 4. Solicitud de registro da un signo para perpavrar un acto de competencia desleal. E. CC ARÁLISIS DE LOS TEMAS OUJETO DOS INTERPRETACIÓN 1. Derecho nreferente originado en la cancelación por no Usa de una marca registrada 1.1.

En el proceso interno se argumentó que Edmundo Acevedo Rueda, solicitó la cancelación de las marcas CONSUL (denorninativa y mixtas), de las cuales se derivaría un presunto darecho preferente para solicitar el registro de la marca COMSUL (mixta) a su nombre. A fin de abordar ei tema planteado, resulta portinente referirnos al derecho preferente originado de la cancelación por no uso de una marca. 1.2.

El derecho preferente derivado de la acción de cancelación por no uso de una marca se encuentra consagrado en el Artículo 168 de la Decisión 486. 1.3. Cabanellas concibe por darecho preferente (ius preferendi) como aquel que le asiste a una persona para ser preíerida en sus derechos en concurrencia con oras y, a veces, con total exclusión de ellas.? 1.4.

El efecio principal de la cancelación del registro de una marca es extinguir para su titular el derecho sobra la misma, de manera que esta quede disponible para que terceros interesados en sila puedan obtenerla. n _De acuerdo con la Decisión 436, el derecho preferente puede ser invocado a partir de la presentación de la solicitud de cancelación y deniro de los tres meses siguientes a la fecha en la que la resolución de cancelación queda firma en la vía administrativa, 1.8.

Ala luz de la disposición comentada, el derecho preferente a solicitar el registro de la marca que se canceló pertensce, en primer lugar, a la persona que ejerció la acción de cancelación. Sin embargo, si el titular da este derecho no le ejerce en el tiempo y la forma establecidos, el signo cancelado se convierte en res nullius, quedando entonces disponibls para quien primero solicita 54 registro.

A Por otra parte, es importante destacar que el signo objeto del corecho YY preferente tiene que ser idéntico o, en todo caso, contener modificaciones -DABANSLLAS, Guillermo Diccionario Enciclopédico de Derecho Ustal. Editorial Heliasta, Décima kta Edición, Tomo 111, Buenos Aires, 1981, p. 125. Proceso 500-1P-2019 de carácter secundario O accesorio a la marca que se canceló. Es decir, los elementos denominativos y los gráficos deben coincidir en su esencia, toda vez que la cancelación recayó sobre Un signo específico e individualizado y es sobre ese signo que el deracho preferente debe ser ejercido.

Asimismo, debe distinguir los mismos productos O servicios que corraspondian a la marca cancelada. La preferencia que sé dede otorgar a la solicitud de registro efectuada sobre la base del derecho preferente, proveniente de la cancelación de un registro, genera Que dicha solicitud sea estudiada antes que las solicitudes de terceros que fueron presentadas con posterioridad a la orasentación de la acción de cancelación. 1.9.

Cabe destacar que esta deracho preferente, para quien ejerció la acción de cancelación, no otorga al accionante el derecho al registro automático del signo, sino la prelación, derivada del ejercicio del mismo, pues Una vaz presentada la solicitud de registro —se entiende durante el plazo para el ejercicio del derecho preferente—, esta deberá ser examinada por la oficina nacional competente.

Es decir, se debe realizar el correspondiente examen de registrabilidad, verificando que el signo no se encuentre incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la legislación vigente al momento da presentarse la solicitud de registro. 2. Complemento indispensable cial Derecho Comunitario Andino 2.1. Por evidenciarse la necesidad de desarrollar el tema sobre el principio del complemento indispensable, e! Tribunal pasa a analizar el mismo. 2.2.

Los países miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, con el pretexto de reglamentar normas comunitarias, esteblecer nuevos derechos u obligaciones O modificar los ya exisientes y previstos en las normas comunitarias. 1) al No obstante lo anterior, cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los países miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquella, en aplicación del principio de complemento indispensable, la corrasponde a esos países llevar a cabo teles implementaciones, sin que estas puedan establecer, desde luego, exigencias, raquisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulado de mansra que signifiquen, por ejemplo, una vanor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria.? 2.4.

En ese sentido, son solo des los escenarios en los que la norma nacional ISP DE 7 > Var Interpretación Prejudicial N* q42.1P-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la VAS lp SN Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena NM? 2614 del 23 de octubre de 2015; y, ta Interpretación 12 era N? 67-1P-2013 de fecha 8 de mayo de 2013, publicada en la Gaceta Oñicial del Acuerdo 11d S) tp Cartagena N* 2228 del 10 de agosto de 2013 - SECRETARIA ” LO q NN S NZ, 2 DY AN Pp SQDAD_S 5 SECRETARIA 1 a) E e 2.8.

Proceso 600-1P-2019 puede complementar a la norma andina: (1) El primero, cuando un asunto o tema no está regulado en la norma andina. En este caso, ante el silencio de la norma andina, la norma nacional puede ebocarse al conocimiento de dicho asunto O tema y regularlo normativamente; y, (ii) El segundo, cuando la norma andina reguta una materia en términos generales y autoriza aus algún extremo ce ella sea desarrollado de manera más detallada o concreta por la legislación interna de los países miembros.” En cualquiara de los dos supuestos antes mencionados, la regulación del asunto o materia por la norma nacional no pueda transgredir ni el texto ni la ratio legis de la norma andina.

Ejemplo del primer escenario es el Artículo 276 de la Decisión 488%, el cual dispone que “filos asuntos sobra Propiedad Industrial no comprendidos en le presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros". Por virtud del principio de complemento indispensable, todo aquello sobra propiedad industrial que mo está contemplado en la Decisión 486 es susceptible de ser regulado por la normativa interna de los países miembros, sin que ello suponga la posibilidad de contradecir alguna disposición de dicha norma andina.

Un ejemplo del segundo escenario es el Capitulo IX de la Decisión 3518, que va del Artículo 29 al 32 y regula lo referido a la transmisión y cesión de derechos. Su Articulo 29 establece que el derecho de autor puede ser transmitido por sucesión de acuerdo a lo dispuesto en la legislación nacional aplicable. Su Artículo 30 señala que las disposiciones relativas a la cesión o concesión de derechos patrimoniales y a las licencias de USO de las obras protegidas se regirán por lo previsto en las legislaciones internas de los países miembros.

Los dos artículos mencionados, por vía dal principio de complemento indispensable, autorizan a las legislaciones internas a regular aquello que en términos muy generales está mencionado en la norma andina.? En esa línea, ese Tribunal en reiterada jurisprudancia ha manifestado lo sizuiente: “la norma comuritaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del “complemento indispensable” para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de Hugo R. Gómez Apas, Op. Cit, p. 34.

Régimen Común sobra Propiedad Industrial, publicada an la Gecata Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 680 del 19 de setiembre de 2000. Régimen Común sota Derecho d2 Autor y Derecnos Conexos, pubiicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 145 dal 21 de diciembre de 1993. a go R. Gómez Apas, Op. Cit, po. 54 y 55 Proceso 800-17-2019 derecho interno, anotando que sólo serían legítimas equellas complementarias que resulten ser estrictamente necesarias para la ejecucién de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben O desvirtúen' ( ) advirtió la inaplicadilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo avedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria.

De esta manera, la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente, bien sea anterior (subrayamos) o posterior a la norma integracionista” (Subrayado agregado) 2.7. El Tribunal ha establecido que no son aplicables las normas de derecho interno que sean contrarias al ordenamiento juridico comunitario, debiendo quedar substraidos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria andina.

Asimismo, el Tribunal, sobre sl tema, ha expresado que “no es posible la exnedición de normes nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de equellas”? (subrayado agregado). 109) La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba 3.1. En el proceso intemo se argumentó que el signo solicitado a registro CONSUL (mixto), reproduce al signo notoriamente conocido CONSUL (mixto), que pertenece a C.A. Cigarrera Biggot Sucs.

En consecuencia, se abordará el tema propuesto de conformidad con la linea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobra la materia. Deñiaivión C3 150) La Decisión 483 da la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos noteriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los Artículos 224 a 236 establecen la regulación de lo signos notoriamente conocidos. 3.3.

En efecto, el Artículo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: Ñ Ver Interpretación Projudicial M? 120-12-2912 da fecha 25 de abril de 2013, publicada en la Gaceta nn -——— Ofñcial del Acuerda de Cañagena N* 2233 del 5 de setiembre de 2013, que cita la Interpretación LA a DEJO Prejudicial N* 121-1P-2004 de fecha 8 de octubre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del val US Acuerdo de Cartagena N* 1139 dal 12 de noviarrora de 2004.

Mer Interpretación Preludicial N* 111-1P-2014 de fecha 23 de setiembre de 2014, publicada en la < VGaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2407 del 24 da octubre de 2014 7 Proceso 600-1P-2019 “Ss entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, indepencientemente de la manera o el medio por al cual se hubiese hecho conocido.” 3,4.

Da la anterior definición se pueder desprender las siguientes características: a) Para que un signo se considere como notorio dabe ser conocido por el sector pertinente!”, b) Debe haber ganado notoriedad en cualquisra de los Países Miembros. c) Lanotoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, así como su Jiforenciación con la raarca renombrada 3.5.

De conformidad cen lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoría es conocida por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo da productos o servicios a los que so aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los circulos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique'!.

Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores. 3.8. Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la Decisión 4865 de la marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá del sector pertinente", La marca notoria regulada en la Decisión 486, a la que podemos llamar marca notoria andina, es aquella que es notoria eñ cualquier país miembro da la Comunidad Andina, e independientemenie de si su titular es nacional o extranjero.

Basta que sea notoria en un país miembro para que reciba una protección especial en los otros tres países miembros. La El Articulo 230 de la Decisión 426 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes da referencia, a saber: 2) Los consumidorss reales o potenciales del tipo de productos O servicios a los que se aplique. t) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización cel tipo de productos o sarvicios a los que ss aplique. c) Los circulos empresariales que actúan en giros relalvos al tipo da establecimiento, actividad, productes o servicios a los que se aplique.

HE Artículo 230 de la Decisión 480, ga 08 a) SW La marca ranombrada (sor ejemplo, Ceca Cola, Toyota, Facetcex, Google, etc.) es conocida Anprácticamente por casi todo el público en general, por dijarentes tipos de segmentos de Q Nprsanicars y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan YX > producto o servicic identificado por la marca renombrada.

SECRETARIA 6 a Z) o J Ñ SN / A 7 NA S% SUIS Procaso 500-1P-2019 marca renombrada, por su parte, no se encuentra regulada por la Decisión 438, pero por su naturaleza racioa protección especial en los cuatro paises miembros. pa =1 La marca notoria regulada en la Decisión 488 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Cormunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembro".

Ambas tarnmbién rompen el principio de ospecialidad, pero no con el mismo alcance. 3.8. La marca renombrada rompe el principic de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o semicios. 3.9. La marca notoria regulada en la Decisión 488 rempa el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegica respecto de: ) productos o semvicios idénticos, simiares y aquellos con los que existe conexión competitiva; a aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinenta, y, 5) cualquier tipo de producto o servicio cuyo USO fuese susceptible da causar un riesgo de confusión o asociación con el titular de la marca notoria o sus preductos o semicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del sigao notorio; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

L) HE o.Una segunda diferencia entra la marca notoris regulada en la Decisión 438 y la marca renombrada es lo referido a su prueba. La notoriedad deba probarse por quien la slegue de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 4836. La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probado, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina un “hecho notorio".

Y es que los "hechos notorios” se conocen de cficio y no requieran aciividad probatoria (noloria non egant probations), no son objato de prueba". 3.11 La marca notoña extracomunitaria'* no rompe los principios do iS Para rec'bir la protección, basis que la marca sea notoria en oiro pais miembro de la Comunidad Andins o que la autorida3 de propiadao indrsirial considere qua la ¡marca es renombrada.

Bu En la medida que una marca renombrada es conccida por casi por todos, tarbién es conccida por la euteridad de propiedad industrial. poa Si la autoridad de prociedad indusivial cons:dera que la marca no es renombrada, deberá permitis “gdad —en algún país de la Comunidad Andina— en los términos de D Ta que su titular pruste 3u notore Ss E YY 2, lo establecido en el Art.culo 223 de la Decisión 486.

UE) Q On Y ON es renombrada, sino una marca notoria paro fuera de la Comunidad Andina. w pl ad > 1 - ” | SECRETARIA >| Ñ T) =) o La, IY/ NA, y Nono Ds 3,13 Proceso 600-1P-2019 especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo!*, ¿Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenersa presente que en ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas.

En relación con los diferentes riesgos en el mercado Para que Una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de conformidad cen lo siguiente: 3.13.1. En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, irmnitación, traducción, transliteración o transcrioción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido.

Lo e 15] En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencia las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular dal signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 3.13.3.

En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otro3 signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o semicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. 3.13.4.

En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamenta del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y senícios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y caractorísticas de los productos o servicios que ampara La marca notoria axtracomunitaria, al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, está supeditada a los principios de tsrritorialidad, especialidad, princinio registral y da uso real y efectivo.

Proceso 600-12-2019 un signo notoriamente conocido. Para calificar esta riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción dz aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera al riesgo, ya que esto gensra un deterioro sistemático de la posición empresarial. 3.14. Resulta pertinente mencionar que 25 necesario que se configura alguno 3.1 da los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h) del Artículo 133 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Prueba de la notoriedad 5. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Macional Competente, según sea el caso. 3.16. El Artículo 228 de la Decisión 488 esiablece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

E) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera cle cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miemoro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valer de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; €) las cifras da ventas y de ingresos de la empresa Utular en lo que resoecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; a) el grado de distintividad inherente o edquirida del sigro; cy) elvalor contable del signo como activo empresesial; e! volumen de pedidos ds personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, la existencia de ectividades significativas de fabricación, compras O aimacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protacción; 11 Proceso 600-1P-2019 7) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigiedad de cualquier registro o solicitud de registro el signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” 3.17.

En consecuencia, para determinar la notorisdad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entra otros, los anteriores factores, como asi lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable. 3,18, El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es dcir, Un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros.

En este orden de ideas, para orobar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que 5e deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular?”.

La notoriedad del signo solicitado a registro! 3.19. De conformidad con lo establecido en el Literal a) del Artículo 229 de la Decisión 486, no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. 3.20.

La Decisión 488 de la Comisión de la Comunidad Andina protege a la marca notoría no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al exarnen que se haría de un signo ordinario. Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el ceso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente. 3.21.

Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, per un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que vor Interpretación Prejudicial N? 430-1P-2015 de fecha 7 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial N* 2781 del 19 de agosto da 2918, El dasarrollo de este acápite ha sido tomado de la Interpretación Prejudictal racaida en el proceso VW” 84-1P-2015 de fecha 4 de febrero de 2018, publicada en la Gaceta Olicial del Acuerdo de artagena N* 2712 del 18 de aoril del 2015 12 Proceso 600-1P-2019 ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en al público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notorizdad da la marca opositora, la clase de productos que se pretende regisirar, etc. 3.22. n consecuencia con lo anteriormenis expuesto, si bien la norma comunitaria otorga cie,ios efocios a la marca notoria no registrada en el Pals Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidaci 3n caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discracionalidad para, previo análisis de registrabilidad, concedeí o no el registro da la marca notoriamente conocida que sa alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio. 3.29.

Es importanta tenar en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Macional, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgario a la Autoridad Macional Compatenta con base en las pruedas presentadas.

La cancelación por falta de uso y la prueba dal uso tatándose de enareas renombradas y notorias 3,24. En ecápites anteriores 33 ha mencionado que tanto la marca renombrada!? como la marca notoria regulada en la Dacisión 486 rompen al principio de uso real y efectivo, por lo que la figura de la cancelación cor falta de uso, así como la prueba Cal uso, requieren una modulación importante en lo que respecta a dicha clase de marcas. 3.25.

Si la marca renorebrada y la marca no:oria sagulada en la Decisión 486 son protegidas en un país miembro asi no estén registradas ni sean usadas en disho país, con mayor razón deben ser protegidas si han sido registradas pero no son usadas en el referido país. La diferencia está en que tratándose de la marca renombrada, la protección opera respecto de todos los productos o semíicios.

En camúlo, tratándose de la marca notoria regulada en la Cecisión 488, la protección opera raspacto de los oroductos o serricios idánticos, similares y conexos y también respecto d2 aquellos productos o senicios diferentes que se encuentran dentro del tor pertinente. 330 3.23. Lo anterior evidencia que la figura de la canostación por falta de uso aplicada a las marcas ordinarias, no pueda operar de la misma manera tratándose de la marsa renombrada y la marca notoria ragulada en la Decisión 483.

Dado que en ambos casos no ss aplica el principio de uso Ñ real y efectivo, corresponde desestimar una solicitud de cancelación por el A, E DE >. solo hecho de que la marca renombrada (o la marca notoria regulada er, ¿SS Y la Decisión 426) no está siendo usada en el país miembro de la | e del > us expresaments no s2 encuentra regulada en la Decisión 483. ” SECRETARIA 0 Q 5/ le) SS Ney, S% Proce3o 600-1P-2019 Comunidad Andina donde se pide su cancelación”. 3.27.

Si bien la marca notoria regulada en la Decisión 436 no necesita ser 8] Ca usada en el país miembro donde, estando registrada, se pide su cancelación, su titular si debe acreditar la existencia de notoriedad (vigente) en al menos uno de los otros paises miembros de la Comunidad Andina. En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si el signo CONSUL.

(mixto) cuyo titular es C.A, Cigarrera Bizgot Sucs., es notoriaments conocida en la Comunidad Andina, da conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para regisiro configura alguno de los riesgos determinados en la presenta providencia. Solicitud de registro de un signo para perpetrar un acto de competencia deslea! Dedo que en el oresente caso la demandante manifestó que el signo COMSUL (mixto), habría sido solicitado con la intención de consolidar un acto de compotencia desleal, se procederá analizar este tema.

El Artículo 137 de la Decisión 438 dispone que: “Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, qa Como aárma Gustavo León y León: “Aunque la normativa comunitaria andina no trae alguna disposición especifica qua regule el asunto, de una interpretación sistemática y teleológica de la norma se puede concluir con meridiana cl. ad que la marca notoria está exceptuada de la carga da uso impuesta para el resto de los signos distintivos.” (LEÓN Y LEÓN DURÁN, Gustavo Ánuro.

Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Análisis y Comentarios. ECB Ediciones S.A.C. — Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 408.) El referido autor cita (Op. Cit., p. 469) a su vez a los siguientes dos autores, en la misma linea de pensamiento. “._Porotra oarta, la calidad de nctona ce la Marca no depende de su uso en el país, sino de su conocimiorio por parte de los sectores pertinentes.

Lo anterior daría pie para afirmar que su protección, que dera de la calidad de notoria, estaria exenta de la carga de su uso en el país ( ) En esta orden de ideas, puede considurarse que la marca notoria registrada no es objeto de cancelación por falta de uso, en virtud da la protección excepcional que le conñere la Decisión 4867." El uso obligatorio de le marca bajo la Decisión 486 de la 3 Andina”, en Revista de Estudios Sociojurídicos, Bogotá, (2): 82-110, Juiio a diciembre de 2007, pp. 106 y 107." “540 Matke Mencdaz, Ricardo Comisién Colombia, *Si bien es suficienta paro legitimar la intersención dentro de esta acción el presentar una solicitud de registro de una marca similar de la cuel se pretende su cancelación, esta es una figura jurídica aplicable a las marcas comunes, mas ne para las marcas notorias, pues de permitido la norma facultaría a que cualquier tercer interesado se aproveche indebidamente del prestigio y difusión que una marca na ganado dentro de determinado mercado.

Siendo más especificos. quien se vería afectado con dicha conducta es el público consumidor, pues este está acostumbrado a otlerer cierta aptitud y caliclad del procucio que adquiera y que está identificado con la marca de su preferencia?! “541 Torres Salinas, Carlos. “¿Cabs la cancelación de rogistro por falta de uso respecto de una marca notoria? MANICHO, una historia digna de ser contada”, en Law Review, Revista de la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador, publicación Semestral, enero de 2013, p.8." 14 AS > a 22 Proceso 600-1P-2019 facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro." ión de compelencia desi o => a iende por competencia desleal todo acto contrario a la buena fe jal, contrario al normal desenvolvimiento de las actividades s basado en el esfuerzo empresarial legítimo.

Sobre el particular, al Tribunal ha considerado que son actos contrarios a los usos y prácticas honestos aquellos que se producen con la intención de causar daño O da aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor”. Un empresario puede captar más clientes si ofrece en el mercado productos a servicios a menores precios, de mejor calidad, en mayor variedad y/o de más fácil acceso, todos estos beneficios que pueden resumirse en un solo concepto: eficiencia económica.

Esta eficiencia se logra mejorando la adrninistración de la empresa; investigando e innovando; reduciendo los costos de producción; optimizando los canales de comercialización; contratando a los mejores trabajadores, proveedores y distribuidores; ofreciendo servicios de posiventa idóneos y cportunos, etc. El esfuerzo empresarial legítimo, expresado como eficiencia económica, da como fruto la atracción de clientes y el incremento de las vantas.

El daño concurrencial lícito ocurre precisamente cuando un empresario atras una mayor clientela —lo que supone la pérdida de clientes de otro u otros emprasarios— debido a su capacidad de ofrecer en el marcado algo más atractivo de que lo que ofracen sus competidores. Y esta es la virtud del oroceso competitivo: la presión existente en el mercado por ofrecer las mejores condiciones (precio, calidad, variedad y/o acceso) en beneficio de los consumidores, Lo ilícito, y que consiltuya un acto desleal o de competencia desleal, es atraer clientes o dañar al competidor, no sobre la base del esfuerzo empresarial legítimo (eficiencia económica), sino debido a actos contrarios a la buena fe comercial, actos que atentan contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas que pueden perjudicar igualmente a los consumidores y al interés general, tales como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), la denigración al compeiidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la votación ds secretos comerciales, entre otros similares De conformidad con lo establacido en el Articulo 258 da la Decisión 486, se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad incustrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los USOS y prácticas honestos.

Según lo establecido en el Literal a) del Artículo 259 PA Ll CA respecto, var Proceso 30 ¡P-93, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena S 419, de 17 de marzo de 1399. SECRETARIA >] ? 15 / o 4,10. 211 Proceso 500-1P-2019 do la norma comunitaria, censtituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre Otros;

“cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecio del establecimiento, los procuctos o la actividad industrial O comercial de un competidor. De lo anterior se desprende qua ño hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales. Será desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos? En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones qua puedan perjudicar al competidor?, El concepto de usos honestos parta de lo que se denomina buena fe comercial; es decir, qua se encuentra relacionada con la buena fe que debe prevalecer entre los comerciantes y que responde a una práctica que atienda los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad?".

La doctrina jurídica señala que para que un acto pueda ser constitutivo de competencia desleal, al mismo debe reunir dos elementos fundamentales: un acto de competencia (la finalidad concurrencia! del acto), y que este acto de competencia sea calificable como desleal (el medio empleado para competir y atraer la clientela es dasleal)Y%, Veamos en detalle ambos elementos: a) Es un acto de comostencia porque la realiza un competidor en el mercado con la finalidad de atraer clientes. b) Es desleal porque en lugar de atraer clientes sobre la base de la eficiencia económica (esfuarzo empresarial), lo hace a través de métodos dashonestos, contrario a la buena fe empresarial, como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), el descrédito o denigración del competidor (con infermación falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la comparación indebida, la De medo referencial, ver Interpratación Prejucicial recaída en el Proceso 217-1P-2015 del 24 de agosto de 2015 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cariagena N? 2618, de 26 de octubre de 2005. ltidern.

JAECKEL KOVAXS, Jorga. Apuntes sohre Competencia Desleal. Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho ds la Competencia, Universidad Javeriana, Bogotá, 1386, p. 45. JAECKEL KOVÁCS, Jorge y MONTOYA MARAMJO, Claudia. La deslealled en la competencia lesleal. Qué es, córno se establece en las normas, qué se debe probar y quién la debe probar.

En: ev. Derecho Competencia, Bogotá, vol.9, N* 9, enero-diciembre 2013, p. 143, 16 Procsso 800-12-2019 imitación sistemática, la violación de secretos comerciales, enire OÍTO3, El acto da competencia desleal atenta contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas en el mercado, por lo que afecta (daño efectivo o daño potencial) al competidor o compe'lidoras, a los consumidores y al interés general.

La competencia desleal afecta el normal desenvolvimiento del mercado, afecta el principio de buena ía. 4.12.La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos; por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta o desleal, se desprenden de la misma, a fin de propiciar un correcto funcionamiento del sistema competitivo”. 4.13.En el Ariiculo 25% de la Decisión 488 se consideran los acins de AE) desleal vinculados a la prociedad intelectual que, como ya se dijo, no configuran una lista taxativa los siguientes: “a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los producios y la aciividad industrial o comercial de un competidor;

L) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo cla fabricación, las características, la eptitud en el empleo o la cantidad ce los productos.” 14.Los actos de competencia desleal por confusión, recogidos en el Literal a) previamente citado, gozan de las siguientas caract terísticas”: () No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarsa situaciones en que la iii de un signo distintivo genere riesgo de confusión o sociación en el público consumidor, No se trata de establacer un snálisis en materia de coníundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa.

Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinada, ceneran confusión en el público consumidor respecto lei establecimiento, los productos o la actividad industrial O comercial de un compeiidor. AR Doídem. Jn as SS AN Ver a modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 110-1P-2010 dea fecha % UN Wi de noviembre de 2010, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1922 de 31 >) a enero de 2011.

Y de em > " SECRETARIA 47 a 14 O y, O / Nro ap »/ Proceso 600-1P-2019 (1) La norma se refiere a cualquier acio capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras da crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercia! de un competidor. Pueden, en efecto, darss en forma de arificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc.

En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos alenos es considerada como una práctica desleal. (iii) Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que, si no hay competencia; es decir, si lo3 aciores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal, En relación con este punto, el Tritunal ha manifestado: “En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capeces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, les productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado.

En la doctrina se ha dicho scbre el particular que “para que un acto sea considaracdo desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cuelquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsioner el funcionamiento dal propio sistema competitiso.

( ) para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí ( )”. (FLINT BLANCK, Pinkas: “Tratado de defensa de la libre competencia”; Peontiíicia Universided Católica del Perú, Lima, 2002, p.115)%.” 4.45.El Tribunal, sobre los actos da competencia desleal regulados por la Decisión 488, y en especial sobre dichos actos vinculados a la propiedad industrial, ha manifestedo: “En un régimen de libre competencia, se justifica que, en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores y comerciantes y la demanda ca clizntes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestación de sus servicios, una posición: de ventaja frente a otro u otros, si ha obtenido dicha posición a través de medios licitos ( )?P 4.16.La licitud de medios, en el ámbito vinculado con la propiedad industrial, significa que la conducta compeiiiva del agents económico debe ser compatible con los usos y prácticas consideradas honestas por quienes 23 Da modo roferencial, ver Interpretación Prejudiciol recaida en el Proceso 116-1P-2004 de fecha 13 de enero de 2005, publicado en la Gacuta Oficial del Acuerdo da Cartagena N” 1172, de 7 da marzo de 2003.

Ver a modo referancial la Intersreicción Prejudicial expedida en el Proceso 110-1P-2010 de fecha 1 de noviembr2 de 2010, puolicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo da Cartagena M” 1922 de 31 2 enero de 2011. 18 Proceso 600-!P-2019 participan en el mercado, toda vaz que la realización de actos constitutivos de una conducta contraria al citado deber de corrección provocaría desequilibrios en las conciciones del mercado y afectaría negativamente los intereses de competidores y consumidores. 4.17.

La disciplina de estos actos encuenira así justificación en la necesidad de telar el interés general de los participantes en el mercado, por la vía de ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que oudisran derivar de su ejercicio abusivo. ps 0) ¿Con relación a los actos de competencia desleal por confusión, cabe reiterar que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entra loz signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuenira sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debvidamente, según sus necesidades y de5e0s. 4.19.

En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del Artículo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de comoetencia d3sleal, En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno N” 110010324000201600:14800, la que deberá adoptara al eritir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tríbunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto dal Tribunal y en el Literal $) dei Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 20 de abril de 2020, certifica que la presente interpretación prejudicial ha sido aorobada por el Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Magistrado Hernán Rodrigo Romero Zambrano, así como por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 11 de diciembre de 2020, conforme consta en el Acta 21-3-TJCA-2020 19 Proceso 300-1P-2019 Notifíquese a la Sala consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría Ganeral de la Comunidad Andina para su publicación en la Gacata Oficial del Acuerdo de Cantegena. a]