TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 11 de diciembre de 2020 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del consultante: Referencia: Normas a ser interpretadas: Temas objeto de interpretación: Magistrado ponente: VISTOS: 337-1P-2019 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 09-142817 11001032400020110033600 Presunta irregistrabilidad del signo PIK-NIK (denominativo) por carecer de distintividad intrinseca, y por consistir exclusivamente en una denominación genérica y descriptiva respecto de los productos que pretende identificar Literales b), e) y f) del Artículo 135 de la Decisión 486 1.
Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca 2. Signos conformados por denominaciones descriptivas y genéricas 3. Marcas evocativas Gustavo García Brito El Oficio N? 3548 de fecha 27 de agosto de 2019, recibido vía correo electrónico el día 30 del mismo mes y año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó la interpretación Prejudicial del Articulo 134 y de los Literales b). e) y f) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N* 11001032400020110033600.
El Auto de fecha 5 de diciembre de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió % Qa1 S XVinan P- Proceso 337-1P-2019 a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Colombina S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio —SIC— de la República de Colombia Tercero interesado: Transamérica Trading Corporation, Inc. B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.
Si el signo PIK-NiK (denominativo) solicitado a registro por Colombina S.A. carecería de distintividad intrínseca para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, y además no podria ser asociado a ningún origen empresarial. 2. Si el signo PIK-NIK (denominativo), solicitado a registro, estaría constituido por una denominación genérica o técnica y descriptiva para distinguir los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.
Si el signo PIK-NIK (denominativo), solicitado a registro, sería evocativo. C. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 134 y de los Literales b), e) y f) del Articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!. Procede la interpretación solicitada Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - «Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que E a 1b) carezcan de distintividad;
SECRETARIA >]., ) q] 6) / a S xo, / Mba > my» 1.1. 1.2. Proceso 337-1P-2019 por ser pertinente, con excepción del Artículo 134 de la Decisión 486, por cuanto no se encuentra en controversia el concepto de marca y sus requisitos. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca.
Signos conformados por denominaciones descriptivas y genéricas. Marcas evocativas. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca En el proceso interno, el demandante alegó que no correspondía conceder el registro como marca del signo PIK-NIK (denominativo), toda vez que el mismo carecería de distintividad para identificar o distinguir productos que pretende distinguir correspondientes a la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
En atención a ello, es pertinente analizar el Articulo 135 de la Decisión 486, especificamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal b), cuyo tenor es el siguiente: «Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (-..) b) carezcan de distintividad; ( )» La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.
Es considerada como caracteristica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, caracteristicas o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate, J» 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.
Proceso 337-IP-2019 público consumidor.? La distintividad tiene un doble aspecto? a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.
La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo.
Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto.
Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.* El análisis de este tipo de distintividad -intrinseca- se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto.
Del mismo modo, tal como se explicó en párrafos precedentes, la distintividad extrinseca, también contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente.
En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado. En ese sentido, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo Ver Interpretación Prejudicial N” 242-1P-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2579 del 4 de septiembre de 2015.
UN Ver Interpretación Prejudicial N” 388-1P-2015 de fecha 25 de febrero de 2016, publicada en la SN WGaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2726 del 22 de abril de 2016. Oy r Interpratación Prejudicial N* 242-1P-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la ceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2579 del 4 de septiembre de 2015. 4 1.9. 1.10. 1.12. 2.1. 2.2. 2.3.
Proceso 337-A1P-2019 establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486. El origen empresarial de una marca Dentro del proceso interno el demandante afirmó que el signo solicitado no puede ser asociado a un origen empresarial en particular, por lo que no cumple con la función diferenciadora propia de una marca. Para que un signo acceda a registro como marca, debe ser susceptible de representación gráfica y ser distintivo; es decir, debe poder diferenciarse de otros signos en el mercado..La distintividad está de la mano con el origen empresarial.
El consumidor elige un producto o un servicio respecto de otros por sus cualidades como calidad, precio, presentación, entre otros, y a su vez está ligado al origen empresarial, toda vez que lo relaciona con su productor y origen. Por lo antes expuesto, el origen empresarial juega un papel importante pues para que el consumidor pueda elegir un producto o servicio respecto de otro, debe tener en claro de quién proviene y asi evitar el riesgo de asociación. Signos conformados por denominaciones descriptivas y genéricas En el proceso interno, Colombina S.A. argumentó que el signo PiK-NIK (denominativo), solicitado a registro, estaría conformado exclusivamente por denominaciones descriptivas y genéricas referidas a un tipo de comida informal que por costumbre se hace al aire libre (picnic), que incluye alimentos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, por ende, el signo solicitado sería irregistrable.
En consecuencia, resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.
El Literal e) del Articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: «Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, caracteristicas o informaciones de los productos o de los servicios Proceso 337-IP-2019 para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
(.-)» 2.4. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil.* 2.5.
Por su parte, el Literal f) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: «Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: 0) f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; 2.6. Como se advierte de la disposición antes citada, se prohíbe el registro de signos que consistan en el nombre genérico o técnico de los productos o servicios a los que se refieran, pero ello no impide que palabras genéricas o técnicas conformen un signo compuesto.
La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio. No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.
El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate.$ 2.7. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio designado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.” 2.8.
Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o == De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial M? 110-1P-2015 de fecha 25 septiembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2624 cel 6 de noviembre de qa A INV e “Nibidem. Proceso 337-1P-2019 servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.? 2.9.
No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos y genéricos llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendria un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.? 2.10.
En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado por elementos descriptivos y genéricos en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos y genéricos, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. 3.
Marcas evocativas 3.1. Enel proceso interno, la SIC señaló que el signo PINK-NIK (denominativo), solicitado a registro, no sería descriptivo ni genérico respecto de las características de los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, sino una expresión evocativa o sugestiva por cuanto «no es fácilmente comprensible como aquella acción de una comida informal en un espacio abierto».
En ese sentido, resulta pertinente analizar el presente tema. 3.2. Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica O cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionario con aquel a través de un proceso deductivo!0, 3.3.
Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser / A BES Ibidem. 50 2 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N* 327-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, ublicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2752 del 11 de julio de 2016. 3 e modo referencial, ver Proceso 630-1P-2015 de fecha 25 de julio de 2016, publicado en la Gaceta ficia! del Acuerdo de Cartagena N* 2805 de 13 de septiembre de 2016. >) 7 O Sy) A 7 S Y San 5 Proceso 337-1P-2019 considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.
Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.*! 3.4. Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.!? 3.5.
Enese sentido, se deberá establecer el grado evocativo del signo PINK-NIK (denominativo) solicitado a registro, y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno N” 11001032400020110033600, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Articulo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente interpretación prejudicial ha sido aprobada por el Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Magistrado Hernán Rodrigo Romero Zambrano, así como por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 11 de diciembre de 2020, conforme consta en el Acta 21-J-TJCA-2020.
ARA DE > ¿ae Us A: 2 > o 5 lr A. AS Sl lo E SECRETARIA > Q o L» ES / Luis Felipe AguilkrBeijod A SY SECRETARIO Un) SS DAD P- Notifíquese a la Sala consultante y remítase bopia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. di Ibidem. 12 Ibidem,