TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 11 de diciembre de 2020 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del consultante: Referencia: Norma a ser interpretada: Temas objeto de interpretación: Magistrado ponente: 398-1P-2019 interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 07-61438 11001032400020090051500 Riesgo de confusión y/o asociación entre los signos NUTRIOLI (mixto) / NUTRYOLEO (denominativo), GOURMET NUTRIOIL (mixta) Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos Comparación entre signos mixtos Comparación entre signos mixtos y denominativos 4. Signos conformados por denominaciones genéricas, descriptivas y de uso común o Gustavo García Brito Proceso 398-1P-2019 VISTOS: El Oficio N* 4046 de fecha 30 de septiembre de 2019, recibido vía correo electrónico el día 2 de octubre del mismo año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 134 y del Literal a) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N* 11001032400020090051500.

El Auto de fecha 5 de diciembre de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Ragasa Industrias S.A. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio — SIC— de la República de Colombia Tercera interesada: Proveedora Suramericana de Aceites S.A.- Supraceites S.A. B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los asuntos controvertidos son los siguientes: 1.

Si el signo NUTRIOLI (mixto) solicitado a registro', por Ragasa Industrias S.A. de C.V. resultaría confundible con las marcas NUTRYOLEO (denominativa) y GOURMET NUTRIOIL (mixta), cuyo titular es Proveedora Suramericana de Aceites S.A.- Supraceites S.A. 2. Silos signos en conflicto estarian conformados por denominaciones genéricas, descriptivas y de uso común. " SECRETARIA > a e) < 2 Se, 5 Vb aD POL 5 Para distinguir productos comprendidos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

Para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la referida Clasificación Internacional. 2 5) IS 1.1. Proceso 398-1P-2019 NORMA A SER INTERPRETADA La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 134 y del Literal a) del Artículo 138 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 4863, por ser pertinente.

No se interpretará el Articulo 134 ya que no se controvierte el tema relaiivo al concepto de marca ni los requisitos para su registro. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos mixtos. Comparación entre signos mixtos y denominativos. Signos conformados por denominaciones genéricas, descriptivas y de uso común. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado a registro NUTRIOL) (mixto) y las marcas NUTRYOLEO (denominativa) y GOURMET NUTRIOIL (mixta), son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 488 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o ¿ - vb SESS registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o ES E IN servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión ES) gn A o de asociación;

L Qi» 114 Y! y F SECRETARIA 3 o as 1.2. 1.3, Proceso 398-1P-2019 particular cuando: a) seanidénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( ).» Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva, Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor *. a) El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser $: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raices, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

Ver Interpretaciones Prejudiciales números 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial de! Acuerdo de Cartagena N” 2747 del 8 de junio de 2016, 486-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2754 del 11 de julio de 2016; y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2755 del 11 de julio de 2016.

Ibidem. 1.4. Proceso 398-1P-2019 b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas $: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios:? (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos ylo servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y Ibidem. Ver Interpretación Prejudicial N” 42-1P-2017 de fecha 7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 3083 del 21 de julio de 2017. Proceso 393-1P-2019 razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.

El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las caracteristicas y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.

Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conílicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos aquellos relacionados con los productos y/o servicios amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de cuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. » 2.1. 2.2. 2.3 Proceso 398-1P-2019 Comparación entre signos mixtos Como la controversia radica, en parte, en una supuesta confusión entre el signo solicitado a registro NUTRIOLI (mixto) y la marca GOURMET NUTRIOIL (mixta), es necesario que se verifique si se realizó la comparación entre estos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico.

En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento — sea denominativo o gráfico — penetra con mayor profundidad en la mente del consumicor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos!.

Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: * a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:!? (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (1) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y moríemas.

Los primeros son la basa y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. '' Como ejemplo Ver Interpretaciones Prejudiciales números 472-1P-2015 da fecha 10 de junto de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2755 del 11 de julio de 2016, y 418-1P-2015 de fecha 13 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2754 del 11 ae julio de 2016.

Ibidem. Ver Interpratación Prejudicial N” 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2755 del 11 de julio de 2016 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de lexema: «1. m. Ling. Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej., sol, o que, oseyándolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej., terr, en enlerráis.» 7 Proceso 398-1P-2019 tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.*? Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: >» Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. » Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podria ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraria cómo es captada la marca en el mercado. b) Siresultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los Disponible en: http.//dle rae es/?id=NCu18TD (Consulta: 08 de noviembre de 2020).

E REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de morfema: «1. m. Gram. Unidad minima aislable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y -es 2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -ar, -s, -ero. 3. m. Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos mortemas: persona, primera, y número, plural.» Disponible en. htto //dle rae es/?id=Poit812 (Consulta: 08 de oviembre de 2020) SECRETARIA > a 3 O, Ss) €, o ViDaD y 7 2.4.

Proceso 398-1P-2019 signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso: 13 (1), Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. (iii) Si el signo solicitado reivindica colores especificos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.!* c) Sial realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. ?5 Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su En la Interpretación Prejudicial N* 524-4P-2016 de 13 de junio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 3071 del 4 de agosto de 2017, al TICA recogió las siguientes definiciones: El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podria generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro. Ver Interpretación Prejudicia! N* 151-4P-2015 de fecha 27 de octubre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena M? 2656 del 25 de enero de 2016.

Ver interpretaciones Prejudiciales números 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2755 del 11 de julio de 2016; y 418-1P-2015 de fecha 13 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2754 del 11 de julio de 2016, 9 2.5. 2.6. 3,1, 3.2. Proceso 398-1P-2019 integridad y no a sus elementos por separado.'$ Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.?” Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.

Comparación entre signos mixtos y denominativos Como la controversia radica también en la presunta confusión entre el signo solicitado a registro NUTRIOLI (mixto) y la marca NUTRYOLEO (denominativa), es necesario que se verifique si se realizó la comparación teniando en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.*$ Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar, Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros Ver Interpretación Prejudicial N* 106-1P-2015 de fecha 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2606 del 14 de octubre de 2015.

Ibidem. Ver Interpretaciones Prejudiciales números 529-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2747 del 8 de junio de 2016; y 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2754 del 11 de julio de 2016 10 UU 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

Proceso 398-1P-2019 existentes en el mercado. *? Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.

Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. ? En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en ta mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Sial realizarla comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habria lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, ?! salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Sien la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas contenidas en el párrafo 2.3, de la presente Interpretación Prejudicial.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, verificar si se procedió al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado a registro NUTRIOLI (mixto) y las marcas NUTRYOLEO (denominativa), y GOURMET NUTRIOIL (mixta). 29 Ver Interpratación Prejudicial N* 46-1P-2013 de fecha 25 de abril de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2217 del 18 de julio de 2013 Ver Interpretación Prejudicial N* 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2755 del 11 de julio de 2016.

NN Vers Interpretación Prejudicial M? 129-1P-2015 de fecha 20 de julio de 2015, publicada en la aceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2604 del 14 de octubre de 2015 41 4.1. 4.2 4.3. 4.4. ES a 4.6. Proceso 398-1P-2019 Signos conformados por denominaciones genéricas, descriptivas y de uso común Teniendo en cuenta gue en el presente proceso se controvierte si los signos en conflicto están conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común, resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema.

Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como su calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, y dicha pregunta se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate, La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica aluda a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio.

No se pueda otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. El aspecio genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos O servicios de que se trate.?? La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio designado se responde empleando la denominación genérica.

Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí mismo pueda servir para identificarlo.3 Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se Usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.? Se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del pais para identificar los productos o servicios de que se trate. 2 Ver Interpretación Prejudicial N* 110-1P-2015 de fecha 25 de septembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2624 del 6 de noviembre de 2015 Ibidem.

Ibidem 12 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. Proceso 398-1P-2019 No es posible aceptar como marca registrable aquellos signos que se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país?5; esos signos usuales en el lenguaje común o en los usos comerciales en relación con los productos o servicios que pretenden representar, es decir, aquellos signos que se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres del comercio para designar los productos o servicios”, Los signos conformados exclusivamente por denominaciones descriptivas, genéricas y comunes o usuales al estar combinadas con otras, puedan generar signos completamente distintivos.

El titular de una marca no puede impedir que las expresiones descriptivas, genéricas y comunes o usuales puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las particulas descriptivas, genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.?? No obstante, si la exclusión de los componentes de esas caracteristicas (descriptivas, genéricas o de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.26 La carga de la prueba de la veracidad de los hechos que se alegan, corresponde a la parte que lo alega, en este sentido si una parte señala que nos encontramos ante un elemento descriptivo, genérico o de uso común, le corresponderá acreditarlo.

Ello sin perjuicio del examen de registrabilidad que efectúa la autoridad administrativa. El que un término sea descriptivo, genérico o de uso común para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la 25 Gustavo Arturo León y Laón Durán, Derecho de Marcas en la Comunidad Andina — Análisis y comentarios, primera edición, Thomson Reuters - ECB Ediciones S.A.C., Lima, 2015, p. 170 Carlos Fernández-Móvoa, José Manuel Otero Lastres y Manuel Botara Agra, Manual de la Propiedad Industrial, segunda edición, Marcial Pons - Ediciones Juridicas y Sociales, S.A., Madrid, 2913, p. 575 Ver Interpretación Prejudicial N? 536-1P-2015 de fecha 23 de junio de 2018, publicada en la Gaceta Oñicial del Acuardo de Cartagena N” 3003 del 26 de abril de 2017 Ver Interpretación Prejudicial N?* 327-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2752 del 11 de julio de 2016. 13 Proceso 398-1P-2019 naturaleza y características de los producios o servicios involucrados, lo que es descriptivo, genérico o de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase. 4.11.En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno N* 11001032400020090051500, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente Interpretación Prejudicial fue aprobada con el voto de los Magistrados Hernán Rodrigo Romero Zambrano, Luis Rafasl Vergara Quintero, Hugo R. Gómez Apac y Gustavo Garcia Brito, en la sesión judicial de fecha 11 de diciembre de 2020, conforme consta en el Acta 21-J-TJCA-2020, y ok Luis Felipe Aghilar Feijoó SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 14