TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 11 de diciembre de 2020 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente Interno del Consultante: Referencia: Normas a ser interpretadas: Temas objeto de interpretación: Magistrado Ponente: 606-1P-2019 Int erpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 15-269677 11001032400020170033800 Riesgo de confusión y/o asociación entre los signos DUMONT (denominativo) / DUMONT (mixto) Artículos 135 Literal b), 136 Literal a), 150 y 151 de la Decisión 486 pros La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual O ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos Comparación entre signos mixtos y denominativos Signos conformados por palabras en idioma extranjero Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos Luis Rafael Vergara Quintero Proceso 606-1P-2019 VISTOS: El Oficio N* 5479 del 19 de diciembre de 2019, recibido vía correo electrónico el en la misma fecha, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 Literal b), 136 Literal a), 150 y 278 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N* 11001032400020170033800; y, El Auto del 7 de octubre de 2020, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: EDMUNDO ACEVEDO RUEDA Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC- DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Tercero Interesado: INDUSTRIAS MISSIATO DE BEBIDAS LTDA. B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante, respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientas: 1.
Si el signo DUMONT (denominativo) ostenta de distintividad intrínseca. NS Si el signo DUMONT (denominativo) solicitado a registro por la sociedad INDUSTRIAS MISSIATO DE BEBIDAS LTDA., para identificar productos comprendidos en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza es confundible con la marca DUMONT (mixta) registrada a favor de EDMUNDO ACEVEDO RUEDA para distinguir productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.
La implicación de que el signo DUMONT (denominativo) esté conformado por palabras en idioma francés que significa montaña. Si existe conexión entre los productos que distinguen los signos objeto de análisis. Proceso 606-1P-2019 6. Si la SIC realizó correctamente el examen de ragistrabilidad al conceder el registro del signo DUMONT (denominativo) solicitado por la sociedad INDUSTRIAS MISSIATO DE BEBIDAS LTDA., para identificar productos comprendidos en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.
C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 Literal b), 136 Literal a), 150 y 278 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Únicamente se interpretarán los Artículos 135 Literal b), 136 Literal a), 150 de la citada decisión! por ser pertinentes. No se interpretará el Artículo 2783 de la Decisión 485 de la Comisión de la Comunidad Andina por no ser tema de controversia la obligación de los países miembros en la consolidación del sistema de administración comunitaria.
De oficio se interpretará el Artículo 151 de la Decisión 468 de la Comisión de la Comunidad Andina? a fin de desarrollar el tema de la conexión entre productos. Decisión 435 de la Comisión de la Comunidad Andina. — “Artículo 135,- No podrán registrarse como marcas los signos que ( ) b) carezcan de distintividad (J “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidemanta un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto da los cuales el uso de la merca pueda causar un riesgo da confusión o de asociación;
“Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o sí no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca medianta resolución." 2 Decisión 48á de la Comisión de la Comunidad Andina "Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arragío de Niza del 15 de junio da 1957, con sus modificaciones y Aya clases de la Clasificación Intemacional refarida en el párrafo anterior no determinarán la similitud (1 A disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente n> DUE 1.1 1.2. 1.3.
Proceso 306-1P-2019 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad, Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa, Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.
Comparación entre signos mixtos y denominativos Signos conformados por palabras en idioma extranjero, Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza. Examen de regisirabilidad y debida motivación de los actos. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad En tanto entre los alegatos de la demanda se alude que el registro del signo DUMONT (denominativo) vulneraría lo contemplado en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se procederá a desarrollar dicho tema.
“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (-..) b) carezcan de distintividad; (..)J La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como caracteristica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor. 3 La distintividad tiene un doble aspecto:* a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos a servicios en el mercado.
Ver Interpretación Prejudicial N* 242-1P-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2579 del 4 de septiembre de 2015. Proceso 606-1P-2019 b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. 1.4.
La falte de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho articulo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndos= esta causal a la falta de distintividad intrínseca. 1.5. Es preciso recordar que un signo puede ser innerantemente distintivo, Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o pueda haberla adquirido mediante el uso, da manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida.
La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles ae proteger es porque generalmente incorporan características que cumplan una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto. Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos meciante el regisiro de marcas.5 1.68.
El análisis de este tipo de distintividad -intrínseca- se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto. 1.7. Del mismo modo, tal como se explicó en párrafos precedentes, la distintividad extrinsaca, también contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se encuentra referida a la capacidad dal signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vaz permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente.
En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado. 18. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmentz de ser susceptible de representación gráfica, debará tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de confurmidad con lo establecido sn el Artículo 134 de la Decisión 486. 2.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figuracdva. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 2.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo DUMONT (denominativo) es confundible con la marca DUMONT (mixta), es pertinente erinteroretación Prejudicial N” 242-1P-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta cial dal Acuardo de Cartagena N* 2579 del 4 de septiembre da 2015 0) NN Proceso 606-1P-2019 la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a las causales de irregistrabilidad, cuyos tenores son los siguientes: “Artículo 136.- No pocirán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece da fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, $ a) Elriesgo de confusión puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el sagundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente poses. b) El riesgo de asociación, consista en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esio es capaz de generar riesgo de confusión (direcio o indirecto) o de asociación en el público consumidor, tediendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:? a) Ortográfica: Se refiera a la semejanza de las letras de los signos en conílicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando Ver Interpretaciones Prajudiciales expedidas en los Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oñictal Jel Acuerdo de Cartagena N* 2747 del 08 de junio de 2016, Proceso 606-1P-2019 en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de coniusión sea más palpable u obvio. pb) Fonética: So refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de ta! similitud dapende, entra otros elementos, de la identidad un la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin da determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados, c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valo; idéntico y/o. semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en cenílicto, tomando en cuenta los irazos del cibujo o el concepto que evocan. 2.4.
Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en confiicio, se deberá =.. J. observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:? a) La comparación debe efectuarsa sin descomponer los elementos que conforman el conjunto da los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideclógica. b) En la comparación se debe emplear el mátodo de! cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semsianzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se pueds percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de parcepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios ds que se trate, bajo los siguientes criterios:? (0 Criterio del consurnidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio l2idam War Interpretación Prajudicial numaro 42-13-2017 de facha 7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta ficial del Acuerdo de Cartagena N* 3063 sl 21 de julio de 2017 =] Proceso 606-1P-2019 podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume nermalmante informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención dal consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.
(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos perámetros específicos de calidad, posicionamisnto o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos O servicios que desea adquirir.
Sabe detalles estáticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promeciones, etc. (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las caracteristicas técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.
Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 2.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conílicio desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo da confusión y/o de asociación. 2.6.
Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis dede comprender todos los aspactos que sean necesarios, incluidos sobra los productos amparados por los signos en conflicto. En ese entido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo licitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. el el 3. 1. 2 3n 81] Proceso 608-1P-2019 Comparación entre signos mixtos y denominativos Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado DUMONT (denominativa) es confundible con la marca DUMONT (mixta), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concspto.!0 Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una O varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.
Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser aorsciados en su conjunta, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado'?.
Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una oO varias imágenes). Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Si bien el elemento denominativo suale ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, pueds suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada cazo.!? En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas Ver Interpretaciones Prejudiciales números 529-1P-2015 de facha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2747 el 08 de junio de 2016, 433-1P-2013 de 10 de junio de 2018, publicada en la Gacsta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2754 de fecha 11 de julio.
Proceso 606-1P-2019 predomina el slemento gráfico frente al danominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacificamente en el ámbito comercial'3, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurric en riesgo de confusión. cr Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:!* (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o Las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (li) Se debe establecer si los signos en conflicio comparien un mismo lexema. Una palebra puede estar constituida por lexemas y morfemes.
Los primeros son la base y el slemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario!" Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deportistas, deport- ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.*£ Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: » Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al Ver Interpretación Prejucicial M* 129-1P-2015 de fecha 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oñcial del Acuerdo de Cartagena N” 2804 del 14 de octubra de 2915, Ver Interpretación Prejudicial M? 472-19-2015 de fecha 10 de junio de 2018, publicada en la Gaceta Oficial dal Acuerdo de Cartagena N* 2755 del 11 de julio de 2018.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionerio de la RAE. Definición de lexama: *1. m. Ling. Unidad mínima con significado léxico que no presenta meríemas gramaticales; p. ej, sol, o que, 'ándolos, prescinde da ellos por un proceso de segmentación; p. ej. terr, en enterráis.” Disponibla en: htto//dle. ras 2s/?id=NCuiATO (Consulta: 08 ds agosto de 2020).
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE, Definición de moriema: “1 m. Gram. Unidad mínima aistable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiena dos marfemas. mujer y -eS. 2. m. Gram. Por oposición a lexema, moríema gramatical; p. aj, de, no, yo, el, -ar, -S, -ero,. m. Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal -mos contisne dos morfemas: rsona, primera, y número, plural.” Disponible en: htip://dle rae.es/?id=Pot8j2 (Consuita: 08 de 10 3.6 41 Proceso 606-1P-2019 hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. p Por lo general an el lexema está ubicada la sílaba tónica.: Si los signos en conflicto comparten un lexema, podria generarse riesgo de confusión ideológica.
Los lexemas imorimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de coníusión en los signos en conflicto, (ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidenta.
(iy) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fusrie en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es caotada la marca en el mercado. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos sn conflicio de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado DUMONT (denominativo) es confundible con la marca DUMONT (mixta).
Signos conformados por palabras en idioma extranjero En atención a que el signo solicitado DUMONT (denominativo) se encuentra conformado por denominaciones en idioma francés que significa montaña resulta necesario trater el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedents su registro como marcas.
Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, adsmás, se trata exclusivamente de vocablos de YO uso común en relación con los productos o servicios que se pretende 'Aentificar, dichos signos no serán registrables, 11 ñ, 4 5 5 Se ua.O. 7 la NN Proceso 606-1P-2019 Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local.
Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenacer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del pais en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano. Hay palabras en otros idiomas que son utilizadas frecuentemente por los hispanohablantes (extranjerismos) y, como es obvio, son entendidas por estos, por lo que el análisis de confundibilidad debe tener en cuenta el elemento ideológico o conceptual.
Es más, determinadas palabras que en un momento eran extranjerismos luego forman parte del idioma castellano cuando son recogidas por la RAE, con las reglas propias de este idioma. Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en al mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad.
En este sentido, tratándose de palabras en tun idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios dal producto o servicio que pretenda ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras. Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano. En el presante caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sactor del público consumidor medio al que se encuentran dirigidos los productos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza a los cuales se aplica el signo. Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza Dentro del expediente se alegó que existe conexión enire los productos que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema.
Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto da análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 488.1 cisión 483 de la Comisión de la Comunidad Andina. — ¡culo 151.- Para clasificar los productos y los serdicios a los cuales se aplican las marcas, los 12 5.3.
Proceso 606-1P-2019 Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados cor las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación da los producios en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 15 Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos ylo servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o sarvicios Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, el ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligera incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.
En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad naciona! competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos producios (o servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor da otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u atro con relativa facilidad.
A modo de ejamplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos enira si, Países iiembros utiliza de las Marcas, establaci vigantas. én la Clasificación Internacional de Productos y Servicios pera el Ragistro da por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones Las clases da la Clasificsción Intermecional referida en el párrafo anterior nc determinarán la similitud nula disimilitud de los croductos y servicios indicados expresamente ” 13 Ra 3.) 5.5. b) Proceso 6C8-1P-2019 La complementariedad entre si de los productos o servicios Exisia conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario cel primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.
Esta complementarisdad se puede presentar también entre productos y sarvicios, sí, por ajemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentifrico) se complementa con al cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementeriedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienan del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado. podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.
Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende aqua embotellada. Los criterios da sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, cues esos mecesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de les tres criterios sustanciales antes referidos: rr 2 por a auna misma clase de los productos o servicios ada ci sificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso ds que los signos comparados distingan productos o servicios partenecienties a categorías o subcategorías disímiles, aunque perteneciantes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complamantaria para determinar la existencia da conexión competitiva.
Los cangles de aprovisionamiento, distribución O de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o 14 5.7. Proceso 606-1P-2019 la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva.
Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturalaza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva enire ellos. Dos productos complstamente disímiles (v.g, candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.
De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los producios o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, en el caso en concreto, se deberá analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario.
Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos En atención a que en el proceso interno se cuestiona si la SIC realizó correctamente el examen de registrabilidad al conceder el registro del signo DUMONT (dencminativo) solicitado por la sociedad INDUSTRIAS MISSIATO DE BEBIDAS LTDA., para identificar productos comprendidos en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, resulta pertinente analizar el alcance del Artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 6.2.
El Artículo 150 de la Decisión 436 determina lo siguiente: “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el Artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente sa pronunciará sobre estas y soore la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.” 63.
A la oficina nacional competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y dabe llevarse a cabo aun cuando no se presenten oposiciones. La autoridad competente en ningún caso queda ximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. Asimismo, el examen de registrabilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el 15 6.4. 6.5.
Proceso 606-1P-2019 Articulo 150 de la referida Decisión, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos fijados por el Artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones de los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486,19 El acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolija, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad, La aplicación que de estas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a los signos en conílicto.
La oficina nacional competenie realiza el examen de oficio, integral y motivado, pero también autónomo, tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro en materia de marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina. Esto en razón a que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.
Lo señalado no supone que la oficina no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. La resolución que emita la oficina nacional compatente tiene que ser motivada y expresar los fundamentos en los que se basó. Acerca de los actos adminisirativos referentes a la concesión o a la denegación de registros de marcas, esta Tribunal ha manifestado que dichos actos requieren de motivación para su validez y además la resolución que los contenga podría quedar afectada de nulidad absoluta si por falta de motivación se lesiona el derecho de defensa de los administrados.
En consecuencia, el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la resolución que concede o deniega el registro de marcas. Es decir, la oficina nacional no puede mentener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro de marcas, que en definitiva es la que se natífica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación da los actos.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia da la Comunidad Andina deja consignada la presente Inierpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala Ver Interpretación Prejudicial N? 242-1P-2013 de fecha 20 de febrero de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagana N” 2323 del 8 de abril de 2014 15 Proceso 608-1P-2019 consultante al resolver el proceso interno N? 11001032400020170033800, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en a! Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia da la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) dal Artículo 19 del Estatuto del Tribuna! y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la Presente Interpretación Prejudicial ha sido aprobada por el Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Magistrado Hernán Rodrigo Romero Zambrano, así como por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 11 de diciembre de 2020, conforme consta en el Acta 21-4-TICA-2020, pa Luis Felipe Aguilar“Feijoó SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpratación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Ancina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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