PROCESO 50-IP-2020 — Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 11 de diciembre de 2020 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente Interno del Consultante: Referencia: Normas a ser interpretadas: Tema objeto de interpretación: Magistrado Ponente: VISTOS 50-1P-2020 Interpretación Prejudicial (consulta facultativa) Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia 2019-186521 Infracción de Derechos de Propiedad Industrial respecto del uso de las marcas AGROCAMPO (mixtas y denominativas) y nombre comercial AGROCAMPO (denominativo) Artículos 155 y 192 de la Decisión 486 Acción por infracción de derechos.

Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio Hernán Rodrigo Romero Zambrano El Oficio N* 1003-060 del 20 de febrero del 2020, recibido vía correo electrónico el 21 del mismo mes y año, mediante el cual el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de Proceso 50-1P-2020 la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 155 Literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N* 2019-186521; y, El Auto del 12 de agosto del 2020, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Agrocampo S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia Tercero Interesado: Julián Camayo Lubo ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por el Consultante, respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido es la presunta infracción a los derechos de propiedad industrial de Agrocampo S.A. por la utilización de sus marcas AGROCAMPO (mixtas y denominativas) y del nombre comercial AGROCAMPO (denominativo) mediante el uso de la expresión AGROCAMPO, por parte de Julián Camayo Lubo, como nombre y enseña comercial.

NORMAS A SER INTERPRETADAS El Consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 155 Literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina', Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el deracho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: e) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca, sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiesa aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales procuctos; fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar talas matenales, 1.1. 1.2.

Proceso 50-1P-2020 este Tribunal considera necesario interpretar todo el Artículo 155 de la Decisión 436 por referirse a la infracción a los derechos de propiedad industrial. D» oficio se interpretarán los Artículos 192 de la Decisión 486?, dado que en la controversia se alega derechos sobre el nombre comercial. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acción por infracción de derachos.

Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio, Absolución a la pregunta formulada por el Consultante. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio En el proceso interno se alegó la presunta infracción por parte de Julián Camayo Lubo, sobre los derechos de propiedad industrial de Agrocampo S.A., por el presunto uso indebido de sus marcas AGROCAMPO (mixtas y denominativas), por lo cual resulta pertinente el desarrollo del presente tema.

El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causer confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que exista riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamenta conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño aconómico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; 1) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamenta conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario da la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 192.- El títular de un nombra comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiera causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos O servicios En el caso de nombres comerciales notoriaments conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto orresporda.” 1.3. 1.4. Proceso 50-1P-2020 derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener da la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se determine la existencia o no da infracción contra las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto?, De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 192 de la Decisión 486, las disposiciones normativas de la materia correspondientes a la acción por infracción de derechos de propiedad industrial previstas en los Artículos 155, 156, 157 y 158 de la referida norma comunitaria se aplican también al nombre comercial, por lo tanto, la Sala consultante deberá aplicar lo desarrollado en el presente tema, mutatis mutandis al nombre comercial en lo que fuera pertinente.

Bajo el mismo criterio y, de conformidad con el Artículo 200 de la Decisión 486, lo expuesto en el presente aplicable es aplicables a las acciones por infracción planteadas sobre la base de una enseña comercial. El Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual! establece lo siguiente: “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; ad) usaren el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos O servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución dea la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o Ver Interoretación Prejucicial N* 263-1P-2015 de fecha 25 febrero de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2718 del 20 de abril de 2016.

Proceso 50-1P-2020 por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular, lo] usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.” 1.5.

Tomando en cuenta las conductas atribuidas al demandado por parte dea la demandante, resulta necesario analizar la interpretación del Artículo 155 de la Decisión 486, por ser oportuno en el presente caso. 1.6. Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (Artículos 238 al 244), y cuenta con las siguientes caracteristicas”: a) Sujetos activos: personas que pueden interponer la acción: (0 El titular del derecho protegido.

El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (i) El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Paises Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. b) Sujetos pasivos: personas sobre las cuales recae la acción: (1) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.

(1) Cualquier persona que con sus actos pueda, de manera inminente, infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, pues no es necesario que la infracción se verifique, sino que basta que exista la posibilidad inminente de que se configura una infracción a los referidos derechos 1.7. El Literal a) del Artículo 155 de la Decisión 488 de la Comisión de la Comunidad Andina, especifico para la identificación de productos o servicios en el mercado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación s= señalan:? Ver Interpretación Prejucicial N? 367-1P-2015 da fecra 19 de mayo de 2016, publicada en la Gacsta Oficial dal Acuerdo de Cartagena N” 2745 del 8 da junio de 2018 > > ES Ver la Interpretación Prejudicial N* 359-1P-2017 de fecha 15 de marzo de 2918, publicada en la: = ' SECRETARIA > ! Y O S ta, e) No ap S 5 Proceso 50-1P-2020 - Supuesto |: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca. - Supuesto ll: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado. - Supuesto Ill. aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

Sujeto activo Sujeto pasivo Resumen del supuesto El titular de una | Aplica o coloca la marca | Marca protegida para marca que |o signo idéntico o| productos aplicada o Supuesto | distingue semejante directamente | colocada _ con una productos. sobre productos. marca o signo idéntico o semejante sobre productos. El titular de una | Aplica o coloca la marca | Marca protegida para marca que |o signo idéntico oj¡servicios aplicada o distingue semejante sobre | colocada con una servicios. productos vinculados a | marca o signo idéntico Supuesto !l los servicios que | o semejante sobre distingue la marca | productos vinculados a protegida. los servicios que distingue la marca protegida.

Resulta necesario indicar que se entiende por acondicionamiento la forma cómo los productos son empaquetados, transportados, asegurados, protegidos o expuestos para su venia o la forma de arreglar o preparar un producto para su comercialización”. Así, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 3268 del 2 de abril de 2018. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la Lengua Española. Definición de acondicionar: “1. tr. Dar cierta condición o calidad. 2. tr. Disponer o preparar algo de manera adecuada. Acondicionar las calzadas. 3. tr. climatizar. 4, tr. Méx. y Ven. Entrenar a un deportista. ó. tr. Ven. Adiestrar a un animal. prni. Adquirir cierta condición o calidad.” Disponible en htto:/fdle rae es/?id=0YCiBFo 6 Proceso 50-1P-2020 acondicionamiento es un término tan amplio que abarca diferentes acciones, incluyendo el embalaje de los productos, el modo de envasarlos y la forma de ofertarlos o exponerlos al público consumidor, como por ejemplo a través de las góndolas de los supermercados, mostradores, vitrinas, o cualquier otro medio que permita exhibir los productos al consumidor en los puntos de venta. 1.9.

Posiblemente el acto emblemático del derecho exclusivo sobre la marca se encuentra constituido por la posibilidad del titular de la marca registrada de impedir a cualquier tercero utilizar un signo idéntico o similar en grado de confusión para distinguir productos iguales o relacionados con los cubiertos por la marca registrada, sin que medie su consentimiento.

Al aplicar o colocar el signo idéntico o similar a la marca registrada puede constituir un mero acto preparatorio de la infracción, puesto que ésta Únicamente se consuma con el uso indebido de la marca en el comercio, con lo que la norma pretende otorgar la más amplia cobertura a la protección del bien jurídico protegido, sin necesidad de requerirse que el infractor obtenga un provecho económico por su acto ilícito”. 1.10.

El Literal b) del Artículo 155 de la Decisión 488 es específico para la suoresión o modificación de la marca con fines comerciales, por lo que plantea los siguientes supuestos de aplicación que a continuación se señalan: - Supuesto |: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca. - Supuesto ll: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobra los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado. - Supuesto Ill: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

Sujeto iO Sujeto pasivo Resumen del supuesto El titular de | Quien — suprima o | Marca protegida contra una marca | modifique la marca | suprasiones o modificaciones que distingue | con fines comerciales | después de que hubiese sido productos. después da que sel aplicada o colocada sobre Supuesto l (Consulta: 12 de noviembre de 2018). % TA Gustavo Arturo León y León Durán, Derecho de marcas en la Comunidad Andina.

Análisis y a Comentarios, Thomson Reuters, Lima, 2915, pp. 371-372. uo > Proceso 50-1P-2020 hubiese aplicado o | productos. colocado directamente sobre productos. El útular de | Quien suprima Ol Marca protegida contra una marca | modifique la marca | supresiones o modificaciones que distingue | con fines comerciales | después de que hubiese sido servicios. después de que sa | aplicada o colocada sobre Supuesto ll hubiese aplicado O productos vinculados a los colocado sobra | servicios que distingue la productos vinculados a | marca protegida. los serdicios qua distinguz la marca protegida.

En este caso, estamos frente a un acto fraudulento que afecta el derecho exclusivo soore la marca, pero también al consumidor. La supresión, modificación o alteración de la marca colocada en el producto O sobre sus envases, envolturas, embalajes O acondicionemientos lesiona los valores inmateriales que están inmersos en ella (reputación, prestigio, goodwill) y su garantía de calidad que corresponden al titular de la marca, y también desorienta al consumidor respecto del origen de los productos para los cuales se ha registrado la marca o los productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado?, 2.

Del Literal c) dal Artículo 155 de la Decisión 486 se advierte que para la aplicación dei referido supuesto normativo deben verificarse las siguientes condiciones:* - Que la marca del titular este “reproducida” en etiquetas, envases, envoluras, embalajes u otros materialas. - Que la marca dal titular esté “contenida” en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiala5. 1.13, El Literal c) plantea la posibilidad de que el titular da una marca persiga a quien, sin su autorización, realice la faoricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así loidam.

Ver Interpretación Prejudiciai N? 179-1P-2013 de fecha 3 de octubra de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo da Cartagena N* 3521 del 5 de febrero de 2019 EN.14 Proceso 50-1P-2020 como a quien comercialica o detente tales materiales; es decir a quien comercialice las etiquetas, envases, embalajes u otros.* La comercialización a que se refiere dicho literal no es la comercialización del producio final, sino la comercialización de etiquetas, envases, embalajes u otros conteniendo o reproduciendo la marca registrada.'!.A modo de ejemplo, la fabricación indebida de etiquetas, chapas y botellas vacias con la reproducción de una marca protegida para distinauir gaseosas, así como la comercialización de estos materiales, constituirian una clara infracción al Literal c) del Articulo 155 de la Decisión 486; no obstante, la comercialización dal producto final (la botella de gaseosa que se vende al consumidor) no se encontraría contemplado en el supuesto anterior, sino en el Literal d) del mismo artículo.*? ¿La norma ardina de referencia (el Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486) tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio, En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderá por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final. 13 Asimismo, el Literal c) del Artículo 155 menciona que la marca debe estar reproducida o contenida; es decir, que el signo utilizado debe ser una copia exacta o idéntica y que, a la vez, la marca registrada se encuentre contenida en el signo utilizado en la etiqueta o embalaje u otro elemento fabricado.** 1.18.Como pueda inferirse de la norma precitada, la misma procura salvaguardar la integridad de la marca registrada, incluso de actos preparatorios para consolidar una infracción mayor, como es la comercialización de bienes o servicios identificados con la marca infreciora.

Por lo tanto, proscribe los actos de fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca registrada, así como las acciones de comercializar y dstentar tales materiales, 15 Ibidem. tbidem. Ibidsm. lobidem loidam. Ibidem. Proceso 50-1P-2020 1.19. Tres verbos rectores se identifican en la conducta, a saber: !$ (1 Fabricar: incurre en la conducta quien elabore las etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan 0 contengan la marca.

(ii) Comercializar: incurre en la conducta quien ponga disposición en el mercado tales materiales. (iii) Detentar: incurre en la cenducta quien almacene dichos materiales. 1.20. Ahora bien, para que el supuesto de hecho contenido en la norma se realice es necesario que la marca se encuentre reproducida O esté contenida en los mencionados materiales.

Reoroducida se refiere que el material sea la propia marca, lista para ser colocada en el producio; y contenida se refiera a que haya sido aplicada a las etiquetas, envases, envolturas, ac!” 1.21. Es conveniente aclarar que para incurrir en esta causal el signo utilizado debe ser exactamente igua! a la marca registrada; es decir, que contenga todos los elementos y exactamente su misma cisposición'*, 1.22.De lo mencionado puede considerarse que la norma tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio.

En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderán por la inirección, sin necesidad de que dichos productos se encuentran contenidos en un producto final. 1.23. En atención a lo expuesto, el Literal c) está dirigido al responsable de fabricar etiquetas, envases, embalajes Uu otros materiales que reproduzcan O contengan la marca, asi como también a quien comercializa o detenta estos elementos o insumos.

La persona que fabrica los idos slementos o insumos no necesariamente es la misma persona que fabrica el producto final.'S 1.24. La autoridad nacional competente determinará si el producto adquirido de manera legal fue comercializado con empaques modificados, cambiados o adulterados, conforme a los medios probatorios allegados lobidem. vu ltidem Ver Interpretación Prajudicial N* 533-1P-2016 de fecha 11 de mayo de 2017, publicada en la Gaceta Oficial dsi Acuerdo de Cartagana N” 3051 del 29 de junio de 2017.

Var Interpretación Prejudicial N* 179-1P-2018 de fecha 3 da cctubra de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 3521 del 5 de febrero de 2019 A fa SECRETARIA > 10 S / Vibap ! ? IN NN) roceso 50-1P-2020 en el proceso interno, siguiendo los principios y reglas para la valoración probatoria consagrados en la legislación nacional.

Asu vez, en le valoración orobatoria realizada por el juez podrá tener en cuenta las afirmaciones realizadas sor el titular de la marca quien es el que conocs su producto y puede, a su vez, guiarlo en la verificación da la autenticidad o no del mismo. Del Literal d) del Artículo 155 se infers que el titular de una marca vodrá impedir que cualquisr tercsro, que no cuanta con autorización del titular de le merca, utilice en el comercio un signo idántico o similar en relacién con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiase ganerar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor con el titular de registro.

A continuación, sa detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones en el que el sujeto pasivo utiliza la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un esteblecimianto, entre otras conductas.

La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. Prevé una protección especial con relación al principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la merca no solo respecto de los productos o servicios idénticos o similares al que la marca distingus, sino también respecto de aquellos con los cuales exista conexión por razones de sustituibilidad, complementariedad, razonadilidad, entra otros. b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. c) Evento de presunción del riesgo de confusión. La noma prevé que, si el signo utilizado es idéntico a la marca racistrada y pretenda distinguir adamás productos O servicios idénticos a los Ver latorpretación Prejudicial N* 348-1P-2015 de facha 7 de ciciambre de 2015, putlicada en la Gacet- Oficial dei Acuerdo da Cartagena N” 2725 del 22 de abril de 2016 11 1.27. 1.28, 1.30.

Proceso 50-1P-2020 identificados por dicha marca, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto, se debe presentar una doble identicad, vale decir que los signos como los productos o servicios que idantifican deben sef axactemente iguales. Los mencienados derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 485, pueden considerarse como parta de! cenjunto de facultades dal titular dal registro de marca para oponerse a determinados actos en relación con el signo o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros qus utilicen, en el tráfico económico y sin su censentimiento, un signo idéntico O semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptibla de inducir a confusión”.

Los plazos de prescripción de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial relacionados con los supuestos de infracción previstos en los Literales a), b), c) y d) del Artículo 155 de la Decisión 435 En ese sentido, en atención a los Literales 2), b), c) y d) del Artículo 135, se debe tener en cuanta lo establecido en el Artículo 244 de la Decisión 488 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual prescribe lo siguiente: “Artículo 2dt- La acción por infracción prescribirá a los dos años centados desde la fecha en que el titular tuto conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desda2 que se com+z'ió la infracción por última vez.” La norma citada indica que las infracciones prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, a los cinco años contados desds que ss cometió la infracción por Úlima vaz.

Si el plazo de prescripción venció, entonces la acción es improcedente Para verificar el plazo da prescripción (extintiva), es ralevania diferenciar los distintos tipos ds infracción administrativa, tal como lo explica la doctrina jurídica%, a saber:2* 21 23 Ver Interpretación Prejucicial WN? 101-1P-2013 de fecna 22 de mayo da 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2230 del 25 de agosto de 2913.

Var Interpretación Prejucicial M* 205-19-2012 de fecha 7 de seiembra de 2013, pubiicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 3391 dal 3 de cciubra de 2018 Al respecto, se sugiere revisa: Vicior Sebastián Baca Onoto La Prescrioción de las Iniraccionas y su Clesificación en la L3y dzl Procedimiento Adminisirativo Ganeral. En: Revista “Derecro A Sociedad", editada por la Asociación Civil Derecho £ Sociedad conformada por estudiantes de la Facultad d= Derecho da la Pontificia Universidad Católica del Parú, Lima, 2011, N* 37, pp. 263 y 209 Ver Interpretación Prejudicial M? 205-1P-2018 de fecha 7 de seliembre de 2013, publicada en la 12 Proceso 504P-2020 a) Infracción instantánea: Es un único acio el que configura sl supuesto calificado como infracción administrativa.

Este único acto, a su vsz, puede tener, efecto que se agota con el acto infractor, o efacto permanente en el tismpo. b) Infracción continuada: Se trata de actos idénticos que se repiten en el tiempo de manera continuada. Si bien cada acto podria constituir una infracción individual, se los agrupa en una sola infracción debido que todos ellos son ejecución de un mismo plan, forman parte de un único proceso (proceso unitario), existiendo por tanto unidad jurídica de acción. CY Infracción permanente: Es un solo acto, sojo que este acto es duradero en el tiempo. d) Infracción compleja: S2 trata da una serie coricatenada de varios actos dirigidos a la consecución de un único fin. 1.31.Las infracciones a los derechos de propiedad industrial, conforme a! Artículo 244 de la Decisión 86 de la Comisión de la Comunidad Andina, prescriben a los dos años contados cesds la echa en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.2% 1.32 Respecto del plazo de dos años, dicho plazo se computará necesariamente desde la fecha que el titular del derecho de propiedad industrial tomó conocimiento del acto infractor, independisntemente de si se trata de una infracción instantánea, continuada, permanente o compleja.

En consecuencia, y a modo de ejempio, si el titular de un derecho de propiedad industrial tomó conocimiento de una infracción (instantánea, continuada, permanenta o compleja) al referido derecho el 10 de ensro de 2016, hará prescrito la acción para danunciar o demandar la infracción a ese derecho el 11 de enero de 2918.2% 1.33.En cambio, respecto del piazo de cinco años”, dicho plazo sa empezará a computar dependiendo de; tipo de infracción en el que nos encontremos: Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena MN? 3391 del 3 de ocu 22018 y | bicdam ES Icidam. = Estas reglas respecto del piezo de cinco años no sen aplicables para el caso previsto en el Articulo 232 ES] “a Decisión 485 da la Comisión de la Comunidad Andina relativo a la imcrescriptbilidad de las acciones de LEE Í siuno notoriamenta conocida cuando cicnas acciones se hutisren iniciado des Ver Interpretación Prejudiciat M? 205-1P-2018 de facha 7 de setsmora de 2018, publicada en la Gaceta Oficial dal Acuerdo de Carragera N* 3391 del 3 da octubre de 2919 13 1 34.

Proceso 50-1P-2020 - infracción instaniénea: el plazo ss computa desde sl mismo momento en que se consumó el acto infractor (al acto único). - Infracción continuada: el plazo se computa desda la fecha de realización del último acto (idéntico), que es ejecución del mismo plan, que consuma la infracción. - Infracción psrmanante: el plazo se computa desde el momento que cesa la conducta que califica como acto permanente en el tiempo. - Infracción compleja: el plazo se computa desde la fecha de realización dal último acto que consuma la infracción. Los plazos de prescripción han sido establecidos para limiter en el tiempo el ejercicio dei derecho de acción del titular del derecho de propiedad industria! para denunciar o demandar una presunta conducia constitutiva de infracción de su derecho de propisdad industrial, Es por ello que el denunciado o demandado puads defenderse (0 interooner una excepción) alegando la prescripción de la acción del titular del deracno de propiedad industrial.

La institución de la prescripción (extintiva) de la acción lo que busca es generar certeza o seguridad jurídica en el mercado. 1.35, E! plazo de prescripción (extintiva) de dos años tiene como premisa el conacimiento de la iniracción por parta del titular dal derscho. El tiene dos años pare hacerlo. Si se le vence este plazo, no puade acudir al otro plazo (da cinco años), cuya lógica es distinta.

En efecto, el plazo de prescripción (extintiva) de cinco años no toma en consideración el conocimiento de la infracción por parie del titular dal derecho, sino la fecha de ocurrencia o cesa de la iníracción. 5.Así las cosas, ci sl danunciado o demandado por una presunta conducta consilutiva da infracción (instentárea, continuada, permanente o comeleja) de un darecho de propiedad industrial acredita que el ttular do dicho derecho tuvo conocimiento por más da dos años de la referida corducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la crasoripción (extintiva) de la azción, lo qua cenera la improcedencia de la denuncia o demanda, así como la imposibilidad del titular del derecho de acudir al olazo de prescripción da cinco años. 7.

En cambio, si el denunciado o demandado por una presunta conducta 28 31 lbidam. lbidam. loidam. 14 Proceso 50-1P-2020 constitutiva de infracción de un derecho de propiedad industrial no puede acreditar que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por más de dos años de dicha conducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de cinco años si es que la infracción ocurrió, cesó o se consumó hace más de cinco años de presentada la denuncia o demanda correspondiente, según la naturaleza de cada infracción. 32 1.33, El titular del derecho podría considerar que una determinada conducta califica como infracción permanente o continuada y como viene ocurriendo hasta la fecha puede presentar su denuncia o demanda en cualquier momento.

Sin embargo, si el denunciado o demandado acredita que dicho titular conocía de la referida conducta hace más de dos años, la acción por infracción del titular del derecho de propiedad intelectual habrá prescrito (extintivamente), debiéndose declarar improcedente su denuncia o demanda. % 1.39. En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción. 34 1.40.

Si la coexistencia pacífica entre los signos en conflicto revela que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación, no se configuraría la infracción. Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra que hay riesgo de confusión o riesgo de asociación, se configuraría la infracción.35 Acción por infracción de la marca notoriamente conocida 1.41.

El Literal e) del Artículo 155 de la Decisión 486 se refiere estrictamente al uso no consentido de una marca notoriamente conocida. Establece que el uso se dé en el comercio y que sea susceptible de causar un daño económico o comercial al titular, como consecuencia de un riesgo de dilución o de un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca.

Respecto de la posibilidad de generar un daño económico o comercial EE Ibidem. E Ibidem. EN Ver Interpretación Prejudicial N* 342-1P-2017 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 3415 del 5 de noviembre de 2018. A Ver Interpretación Prejudicial N* 179-1P-2018 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 3521 del 5 de febrero de 2019, y ka) SECRETARIA ” 15 Sl 2) S A o 2 DAD Pp Proceso 50-1P-2020 al titular del registro, quien lo alegue deberá probar tanto el acaecimiento del daño como el nexo de causalidad entre este y el uso en el comercio que pretende impedir, 1.42.

En cuanto al riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección da la marca notoriamente conocida (e incluso con la renombrada), la doctrina ha manifestado lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia ”””. 1.43.En cuanto al riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el “aprovechamiento injusto” de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparan.

Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. 1.44. Por su parte, la disposición contenida en el Literal f) del Artículo 155 de la Decisión 486 extiende la protección de las marcas notorias frente al uso, aun para fines no comerciales, que realice un tercero de dicha marca sin autorización, 1.45.

En efecto, acorde con lo señalado, basta que se configure el uso público de un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida y qua este uso sea susceptible de diluir su fuerza distintiva, su valor comercial o publicitario o aprovechar de manera injusta su prestigio para proceder a sancionar dicha conducta.“ 1.45.Así, tenemos que la causal contenida en el literal analizado no condiciona el uso del signo idántico o similar a la marca notoriamente conocida para distinguir productos, servicios o actividades económicas que puedan originar riesgo de confusión y/o asociación en el público 5 Ver Interpretación Prejudicial N* 454-19-2015 da fecha 16 de junio de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2739 del 12 de julio de 2016.

Montiano Monteagudo, La protección de la marca renombrada. Civitas, Madrid, 1995, p, 283, a Ver Interpretación Prejudicial N* 454-1P-2015 de fecha 18 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2759 del 12 de julio de 2015, Var Interpretación Prajucicial N* 410-1P-2018 de fecha 9 de marzo de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 3005 del 25 de abril de 2017. 16 1.47, 1.48. 1.49. 1.50.

Proceso 50-1P-2020 consumidor, a efectos de configurar una infracción, sino que concede una protección de mayor amplitud, referido a un uso público de la referida marca que incluso puede alcanzar fines no comerciales. *! El Artículo 156 de la Decisión 486 establece como uso de un signo en el comercio, a fin de lo dispuesto en los Literales e) y f) del Artículo 155 de la misma norma, entre otros:*? a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo;

O, c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente dal medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. Consecuentemente, el uso con fines no comerciales de una marca notoriamente conocida no debe encontrarse dentro de aquellos supuestos ejemplificados en el párrafo anterior. 4 En síntesis, podrá constituir infracción contra una marca notoriamente conocida su uso de forma idéntica o similar para cualquier actividad que ss realice de manera pública (difundida a través de cualquier medio) y que pueda tener como consecuencia la dilución de su fuerza distintiva, su vator comercial o publicitario o aprovechar de manera injusta su prestigio, en tanto que la conducta descrita si bien no atenta contra la función esencial de la marca, que es indicar la procedencia de productos o servicios, sí vulnera otra de las funciones de la marca.* Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la merca y el consecuente ejercicio dal jus prohibendi no es ilimitado.

La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 488 de la Comisión de la Comunidad Andina establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los Artículos 157, 158 y 159 de dicha norma, Ibidem Ibidem. Ibidem. Ibidem Ver Interpretación Prajudicial N* 345-1P-2015 de facha 7 de diciembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2725 del 22 de abril de 2018. 17 1.51.

Proceso 50-1P-2020 Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público. Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que "su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria" *..Para los casos específicos de infracción de un signo notoriamente conocido estaolecidos en los Literales e) y f) del Artículo 155, se debe tener en cuenta lo contemplado por el Artículo 232 de la Decisión 436 que establece que las infracciones a los derechos de propiedad industrial prescriben a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso.

“Artículo 232.- La acción contra un uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido prescribirá a los cinco años contados desde la facha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción, Esta acción no afectará la que pudiera corresporider por daños y perjuicios conforme al derecho común.” 1.53.

Para efectos de computar el término de cinco años consagrados en la 1.54. norma, se deben tener en cuentas las reglas descritas en los párrafos 1.32 al 1.37 de la presente interpretación prejudicial. Es importante destacar que las acciones de infracción contra un uso no autorizado de un signo notoriamente conocido no prescribirán cuando las referidas acciones se hubieran iniciado de mala fe conforme lo dispone el Artículo 232 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 1.55.

En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo notoriamente conocido utilizado sin autorización en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción susceptible de causar un daño conómico o comercial al titular, como consecuencia de un riesgo de dilución o de un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción. Absolución a la pregunta formulada por el Consultante Antes de der respuesta a las siguientes preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el Ver Interpratación Prejudicial N* 37-1P-2015 de fecha 13 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2532 del 8 de julio de 2015. 13 Proceso 50-1P-2020 contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. lo a ¿Cuáles son los criterios para poder realizar el cotejo entre marcas nominativas y mixtas previamente registradas y un signo nominativo compuesto, utilizando como enseña comercial? Para dar respuesta a esta pregunta que antecede el Consultante puede tomar en consideración los siguientes parámetros extraidos de la linea jurisprudencial reiterada de este Tribunal, sobre la comparación entre signos mixtos y denominativos, los cuales son meramente orientativos y no exhaustivos: Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o Un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.

Los signos mixtos se componen de un alemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idaa sobre el signo que le parmite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, pueda suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.** En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominetivas y mixtas, se deberá identificar, cuál da los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el 7 A Ver Interpretación Prejudicial 43-1P-2013 de 23 de abril de 2013, publicada en la Gaceta Oficial AP DE > del Acuerdo de Cartagena N* 2217 del 15 de julio de 2013. o K2) Y EN Ver Interpretación Prejucicial 472-1P-2015 ds 10 de junio de 2018, publicada en la Gaceta ficial del Acuerdo de Cartagena N* 2755 del 11 de julio de 2016 >) 14 E a 19 e,.

AS e e an a — SECRETARIA ” a XI No SY Sl NU SIDA Proceso 50-1P-2020 denominativo o el gráfico. 2) Si al realizar la comparación se detsrmina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacificamente en el ámbito comercial*, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrian incurrir en riesgo de confusión. Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo da conformidad con tas siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos%: (1) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es imporiante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (li) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y moríemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir ds ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario, Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport- ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Ver Interoretación Prejudicial 129-4P-2015 de 20 de julio de 2015, puklicada en la Gaceta Oñicial del Acuerdo de Cartagena N? 2604 del 14 de octubra de 2015.

Var Interpretación Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo da Cartagena N* 2735 del 11 de julio de 2018, REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAZ). Diccionario de la RAE. Definición de lexama: *1. m. Ling. Unidad mínima con significado lóxico que no presenta morfamas gramaticales; p. ej., sol, o que, possyó seyándolos, prescinda de ellos por un proceso de segmentación; p. ej. terr, en enteréls.* Disponible en: ht:2://dle.rae.es/?id=NCut6 TO (Consulta: 08 de octubre de 2020).

REAL ACADEMIA ESFAÑOLA (RAS). Diccionario de la RAE. Definición ds moriema: “1. m, Gram. Unidad mínima aíslable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morísinas: mujer y -23, 2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej, d3, no, ya, el, -ar, -3, -aro. 3. m, Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos morfemas: ps de rsona, primera, y número, plural.” Disponible en: http: //dle ras esPid=Polt8j2 (Consulta: 03 cctubre de 2020) 20 Proceso 50-1P-2020 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexsma es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. e Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexama, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico dabe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en confiicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Sa debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Consultante al resolvar el proceso interno N? 2019-185521, la que deberá adoptar al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente interpretación A prajudicial ha sido aprobada por el Presidenta dal Tribunal de Justicia de la Ao DE omunidad Andina, Magistrado Hernán Rodrigo Romero Zambrano, así o Gémo por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara tero y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial da fecha 11 de 21 Proceso 50-1P-2020 diciembre de 2020, conforme consta en el Acta 21-J-TJCA-2020 Luis Felipe Agullar Feijoó SECRETARIO Notifíquese al Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría Gensral de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.