TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 11 de diciembre de 2020 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente Interno del Consultante: Referencia: Normas a ser interpretadas: Temas objeto de interpretación: Magistrado Ponente: 112-1P-2020 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 04-41423 11001032400020060012600 Riesgo de confusión entre los signos DELIBUM (denominativo) / BOM BOM BUM (denominativo), BOMBABUM (denominativo) MINIBUM (denominativo) BUM (denominativa), LOLI BUM (denominativo) y CRY BUM (denominativo) Artículos 136 Literal a) y h), 151, 224, 228, y 230 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 1.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual (o) ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 2. Comparación entre signos denominativos 3. Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza 4.
La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro Hernán Rodrigo Romero Zambrano Proceso 112-1P-2020 VISTOS El Oficio N* 1125 del 13 de julio de 2020, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado Sección Primera de la República de Colombia solicitó Interoretación Prejudicial de los Artículos 134, 136 Literales a) y h) y 154 de la Decisión 488 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 11001032400020060012600; y El Auto del 12 de agosto de 2020, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Colombina S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia Tercero interesado: Sociedad Mayagúez S.A. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante, respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido es el siguiente: La posible confusión entre el signo DELIBUM (denominativo), solicitado a registro por Sociedad Mayaguez S.A. para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, y las marcas registradas por Colombina S.A. BOM BOM BUM (denominativa), BOMBABUM (denominativa) y MINIBUM (denominativa) BUM (denominativa), LOLI BUM (denominativa) y CRY BUM (denominativa), que protegen productos de la Clase 30 de la citada Clasificación Internacional.
Si existe conexión entre los productos protegidos por los signos en conflicto. Si la marca registrada BOM BOM BUM (denominativa) perteneciente a Colombina S.A. es notoriamente conocida. roceso 112-1P-2020 C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 136 Literales a) y h) y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Se interpretará el Artículo 136 Literales a) y h) de la Decisión 438! por ser pertinente. y No se interpretarán los Artículos 134 y 154 de la Decisión 486, debido a que no se discute dentro del proceso interno el concepto de marca ni sus requisitos, así como tampoco el derecho al uso exclusivo de una marca. De oficio se interpretarán los Artículos 151, 224, 228, y 230 de la Decisión 4867, a fin de desarrollar el tema sobre la notoriedad de la marca. i Decisión 435 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso sn el comercio afectará indebidamente un derecho da tercero, an particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para al Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente”. “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de tcda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano intemacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; y (2) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; e el valor contable del signo como activo empresarial;
J1)|'el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo F SECRETARIA ”|| a 3 O Proceso 112-1P-2020 D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.
Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 2. Comparación entre signos denominativos. 3. Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza. 4. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro. E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado a registro DELIBUM (denominativo) y las marcas registradas BOM BOM Bum (denominativa) BOMBABUM (denominativa) y MINIBUM (denominativa) BUM (denominativa), LOLI BUM (denominativa) y CRY BUM (denominativa), son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; en determinado territorio; o, ) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, Xx) la existencia y antiguedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miemóro o en el extranjero.” “Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referancia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tigo de productos o servicios a los que se aplique; 0) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de groductos o servicios a los que se aplique; o, Si $ unlos círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, E) 2 A Q E uctos o servicios a los que se aplique.
Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo e vBStará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores.” E SECRETARIA ” a X 4 o) », Z Un p// SS I/DAD Proceso 112-1P-2020 1.2. Como se desprende da esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.
Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.* a) El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro.
Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente poses. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:* a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.
Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo da Cartagena N? 2747 del 03 de junio de 2016, 56-1P-2015 y 473-1P-20135 de fecha 10 de junio de 2016 publicadas en las Gacetas Oficiales del iguerdo de Cartagena N* 2754 y 2755 del 11 de julio del 2018. 1.4.
Proceso 112-1P-2020 d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza dea los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicio, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:” a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es dacir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que sa puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios*: (1) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos ylo servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser. el soporte del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas. loídem.
Ver Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 42-1P-2017, de 7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 3083 del 21 de julio de 2017. Proceso 112-1P-2020 (ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus.
Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.
(iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales oO prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica oO profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 1.5.
Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.
En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2. Comparación entre signos denominativos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entra el signo solicitado DELIBUM (denominativo) y las marcas registradas BOM BOM B8UuM (denominativa)), BOMBABUM (denominativa) y MINISUM (denominativa) BUM (denominativa), LOLI BUM (denominativa) y CRY BUM (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concegpio.” a, pl US S UN Var Interpretaciones Prejudiciales 529-1P-2015 de 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta a ficial del Acuerdo de Cartagena N* 2747 del 06 de junio de 2018 y 488-1P-2015 de 10 de junio de = 16, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2734 del 11 de julio de 2018.
Proceso 112-1P-2020 2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividan en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.
Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.* 2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas:? a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílavas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Sa debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario'”. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.!! Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: al lbidam. id Ibídem. 10 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).
Diccionario de la RAE. Definición de lexema: *1. m. Ling. Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej., sol, o que, coseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej. terr, en enterráis.” Disponible en: htto://dle.rae.es/?id=NCut8TD (Consulta: 26 de noviembre de 2020). 4 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).
Diccionario de la RAE. Definición de morfama: “1. m. Gram. Unidad mínima aislable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos meoríemas: mujer y -25. 2. m. Gram. Por cgosición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -ar, -s, -2r0. m. Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos morfemas: rsona, primera, y número, plural.” Disponible en: http://dle. ras. es/?id=Polt8j2 (Consulta: 28 de viembre de 2020).
DE y pr US a e Proceso 112-1P-2020 » Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. > Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. > Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.
Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4.
En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado DELIBUM (danominativo) y las marcas registradas BOM BOM BUM (denominativa) BOMBABUM (denominativa) y MINIBUM (denominativa) BUM (denominativa), LOLI BUM (denominativa) y CRY BUM (denominativa). 3.
Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza 3.1. Se alegó que existe conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema. 3.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486.12 a Cecisión 488 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miemóros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, estabiecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Intemacionel referida en el oérrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados exoresamenta.” (Subrayado agregado) 3.3. 3.4. Proceso 112-1P-2020 Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. '9 Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos ylo servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos Existe conexión cuando los productos en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.
En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos, el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto es competidor de otro producto, de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.
A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad entre sí de los productos Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el 13 Ver Interpretaciones Prajudiciales 472-1P-2015 y 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016, publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2735 del 11 de julio de 2018. 10 Proceso 112-1P-2020 servicio educativo con el material de enseñanza. c) La posibilidad de considerar que los productos provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos en cuestión provienen del mismo empresario.
Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. 3.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. 3.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios oojeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva. - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva.
Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. Dos productos completemente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidancie la existencia de conexión competitiva entre ambos.
De allí que estos criterios deben analizarse 41 Proceso 112-1P-2020 conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como ragla general, no existirá conexión competitiva. e) y Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. 4.
La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro. 4.1. Como en el proceso interno se argumentó que la marca registrada BOM | BOM BUM (denominativa), debe ser notoriamente reconocida, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisorudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia.
Definición 4.2. La Decisión 488 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los Artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos. 4.3. En efecto, el Artículo 224 de la Decisión 488 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” 44.
De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente!*, 18 El Artículo 230 establece una lista no texativa de sectores pertinentes de referencia, a saber: Los consumidorss reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique.
Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 12 Proceso 112-1P-2020 b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miemoros. c) Lanotoriedad sa puede haber ganado por cualquier medio.
La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique!S, Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores.
Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 de la marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá del sector pertinente!*. La marca notoria regulada en la Decisión 486, a la que podemos llamar marca notoria andina, es aquella que es notoria en cualquier país miembro de la Comunidad Andina, e independientemente de si su titular es nacional o extranjero.
Basta que sea notoria en un país miembro para que reciba una protección especial en los otros tres países miembros. La marca renombrada, por su parte, no se encuentra regulada por la Decisión 486, pero por su naturaleza recibe protección especial en los cuatro países miembros. La marca notoria regulada en la Decisión 488 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembro!”.
Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance. La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en la Decisión 488 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida resoecto de productos o servicios idénticos, Artículo 230 de la Decisión 486.
La marca renombrada (por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Gocgla, etc.) es conocida prácticamente por casi todo el pútlico en general, por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso gor aquellos que no consuman, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la marca renombrada. ara recibir la protección, basta que la marca sea notoria en otro país miembro de la Comunidad ndina o que la autoridad de propiedad industrial considere que la marca es renombraca. 13 Proceso 112-1P-2020 similares y conexos y también resoecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente!?, Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba.
La notoriedad debe probarse por quien lo alegue de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina un “hecho notorio”. Y es que los “hechos notorios” se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria (notoria non egent probatione), no son objeto de prueba'*, La marca notoria extracomunitaria”? no rompe los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo?!.
Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que en ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas.
En relación con los diferentes riesgos en el mercado 4.6. Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de conformidad con lo siguiente: 4.6.1. En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 18 La marca notoria regulada en la Decisión 483 es protegida respecto de aquellos productos o senicios diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente con la finalidad de evitar la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca notoria (riesgo de dilución), así como evitar el aprovechamiento injusto de su prestigio o renombra (uso parasitario). 19 En la medida que una marca renombrada es conocida por casi por todos, tamtián es conocida por la autoridad de propiedad industrial.
Si la autoridad de propiedad industrial considera que la marca no es renombrada, deberá permitir que su titular prueve su notoriedad —en algún país de la Comunidad Andina— en los términos de lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. 2 No es renombrada, sino una marca notoria pero fuera de la Comunidad Andina. al La marca notoria extracomunitaria, al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, está supeditada alos principios de territorialidad, especialidad, principio registral y de uso real y efectivo.
Ahora bien, no por el hecho de considerarse notoria una marca an su país de origen puede impedir el registro de una marca similar o idéntica en un país miembro de la Comunidad Andina, ya que el examinador andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar | caso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o ánimo de opiarse de un signo que era conocido por el solicitante, no podrá impedir el registro de un signo eo e la base, Únicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino. - SECRETARIA > a < O < 6 / Vioao Y Y Xx [ma 47. 4 8. 15s Proceso 112-1P-2020 4.8.2.
En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 4.6.3.
En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. 4.5.4.
En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.
Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irragistrabilidad contenida en el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 488 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Prueba de la notoriedad La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: “a) el grado de su conccimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; 2) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; 15 Proceso 112-1P-2020 c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; 1) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, ) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miemoro en que se busca protección; y) los aspectos del comercio internacional; o, K) laexistencia y antigúiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” 4.10.
En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, da conformidad con el principio de complemento indispensable. 4.11.
El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se reputs notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entre otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso.
Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular”, La notoriedad del signo solicitado a ragistro” Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 480-1P-2013 de 7 de julio de 2018, putlicada en la Gaceta Oñicial del Acuerdo de Cartagena N* 2781 del 19 de agosto de 2016. desarrollo de este acápite ha sido tomado de la Interpretación Prejudicial recaída en el proceso IP-2015 publicada en la Gaceta Oficial No. 2712 del 18 de abril del 2015.
Proceso 112-1P-2020 4.12. De conformidad con lo establecido en el Artículo 229 literal a), no se 4.1 = pee 3. [67] negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentra registrado o en trámite de registro en el País Miembro o an el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.
La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario. Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente..Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar, etc..En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, pravio análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio..
Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hébil ante el Juez o la Oficina Nacional, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresoonde otorgarlo a la Autoridad Nacional Competente con base en las pruebas presentadas.
La cancelación por falta de uso y la prueba del uso tratándose de marcas renombradas y notorias.En acápites anteriores se ha mencionado que tanto la marca renombrada?* como la marca notoria regulada en la Decisión 488 rompen el principio de uso real y efectivo, por lo que la figura de la cancelación hue expresamente no se encuentra regulada en la Decisión 436. 17 4.19. 4.20.
Proceso 112-1P-2020 vor falta de uso, así como la prueba del uso, requieren una modulación importante en lo que respecta a dicha clase de marcas. Si la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 488 son protegidas en un país miemoro así no estén registradas ni sean usadas en dicho país, con mayor razón deben ser protegidas si han sido registradas pero no son usadas en el referido país. La diferencia está en que tratándose de la marca renombrada, la protección opera respecto de todos los productos o servicios.
En cambio, tratándose de la marca notoria regulada en la Decisión 488, la protección opera respecto de los productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente. Lo anterior evidencia que la figura de la cancelación por falta de uso aplicada a las marcas ordinarias, no puede operar de la misma manera tratándose de la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 485.
Dado que en ambos casos no se aplica el principio de uso real y efectivo, corresponde desestimar una solicitud de cancelación por el solo hecho de que la marca renombrada (o la marca notoria regulada en la Decisión 486) no está siendo usada en el país miembro de la Comunidad Andina donde se pide su cancelación”, Si bien la marca notoria regulada en la Decisión 488 no necesita ser usada en el país miembro donde, estando registrada, se pide su Como añrma Gustavo León y León: "Aunque la normativa comunitaria andina no trae alguna disposición específica que regule el asunto, de una interpretación sistemática y teleológica de la norma se puede concluir con meridiana claridad que la marca notoria está exceptuada de la carga de uso impuesta para el resto de los signos distintivos.” (LEÓN Y LEON DURÁN, Gustavo Arturo.
Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Análisis y Comentarios. EC8 Ediciones S.A.C. — Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 468.) El referido autor cita (Op. Cit, p. 469) a su vez a los siguientes dos autores, en la misma línea de pensamiento. * Por otra parta, la calidad de notoria de la Marca no depande de su uso en el país, sino de su conocimiento por parte de los sectores pertinentes.
Lo anterior daría pie para afirmar que su protección, que deriva de la calidad de notoria, estaría axenta de la carga de su uso en el país ( ) En este orden de ideas, pueda considerarse que la marca notoria registrada no es objeto de cancelación por falta de uso, en virtud de la protección excepcional que le confiere la Decisión 486%,” “540 Metke Mendez, Ricardo.
“El uso obligatorio de la marca bejo la Decisión 486 da la Comisión de la Comunidad Andina”, en Revista de Estudios Sociojurídicos, Bogotá, Colomoia, 9 (2): 82-110, Julio a diciemóra de 2007, pp. 106 y 107." “Si bien es suficiente para legitimar la intervención dentro de esta acción el presentar una solicitud de registro de una marca similar de la cual se pretende su cancelación, esta es una figura jurídica aplicable a las marcas comunes, mas no para las marcas notorias, pues de permitirio la norma fecuitaría a que cualquier tercer interesado se aproveche indebidamente del prestigio y difusión que una marca ha ganado dentro de determinado mercado.
Siendomás específicos, quien se vería afectado con dicha conducta es el público consumidor, pues este está acostumbrado a obtener cierta aptitud y calidad del producto que adquiere y que está identificado con la marca de su preferencia?!” 541 Torres Salinas, Carlos. “¿Cabe la cancelación de registro por falta de uso respecto de una marca notoria? MANICHO, una historia digna de ser contada”, en Law Review, Revista de la Universidad Sen Francisco de Quito, Ecuador, publicación Semestral, Enero de 2013, p.8." 13 Proceso 112-1P-2020 cancelación, su titular sí deve acreditar la existencia de notoriedad (vigente) en al menos uno de los otros países miembros de la Comunidad Andina. 4.21.En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si la marca registrada BOM BOM BUM (denominativa) cuyo titular es Colombina S.A., era notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo DELIBUM (deanominativo), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno N* 11001032400020060012600, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo disouesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tripunal de Justicia da la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente interpretación prejudicial ha sido aprobada por el Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Magistrado Hernán Rodrigo Romero Zambrano, así como por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 11 de diciembre de 2020, conforme consta en el Acta 21-J-TJCA-2020 ) Luis Felipe Aguilár Feijoó SECRETARIO pa A Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 19