TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 11 de diciernbre de 2020 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del Consultante: Referencia: Normas a ser interpretadas: Temas objeto de interpretación: Magistrado Ponente: 525-1P-2019 interpretación Prejudicial Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia 168540 219/2016 Riesgo de confusión y/o de asociación entre los signos PURE LIFE (mixto) / PURA VIDA (denominativo) Artículos 136 Literal a) y h), 151, 224, 228 y 230 de la Decisión 486 1.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 2. Comparación entre signos mixtos y denominativos 3. Signos conformados por palabras en idioma extranjero 4.
Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza 5. Familia de marcas La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba Hernán Rodrigo Romero Zambrano VISTOS El Oficio S/N, recibido vía Courier el 03 de diciembre del 2019, mediante el cual la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 165, 166, 167 y 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N* 219/2016, y, El Auto del 12 de agosto del 2020, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Société Des Produits Nestlé S.A. Demandado: Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) del Estado Plurinacional de Bolivia Tercero Interesado: Gloria S.A. B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante, respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.
La posible confusión entre el signo solicitado a registro PURE LIFE (mixto) que pretende distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo solicitante es Gloria S.A., y la marca registrada PURA VIDA (denominativa), que protege productos de la Clase 32 de la citada Clasificación Internacional de titularidad de Société Des Produits Nestlé S.A. 2.
La relevancia jurídica respecto de que el signo solicitado esté compuestos por palabras en idioma extranjero que se traducirían en “PURE LIFE” como PURA VIDA. 3. Si existe conexión competitiva entre los productos que protegen los signos en conílicto. 4. La relevancia jurídica de que Société Des Produits Nestlé S.A., sea titular de una familia de marcas distinguidas con el elemento - preponderante y común PUREZA y PURA NS.
Sila marca PURA VIDA de titularidad de Société Des Produits Nestlé S.A., es notoriamente conocida. C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 165, 166, 167 y 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los mismos que no serán interpretados, por no ser temas de controversia el uso y cancelación del registro de marca.
De oficio se interpretarán los Artículos 136 Literales a) y h), 151, 224, 228 y 230 de la Decisión 486!, por estar en discusión la irregistrabilidad de Decisión 436 de la Comisión de la Comunidad Andina “Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectará indabidamente un derecho de tercero, en particular cuando a) ( 10) ) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro registrada por un tercero, para los mismos productos O Servicios o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; constituyan una reproducción, imitación, traducción, transiiteración o transcripción, total o parcial, da un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un nesgo de confusión o de asociación con ese lercero o con sus productos o servicios, un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario “Articulo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Intemacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sactor pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) b) c) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones U otros eventos de les productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se apliqua; el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad sa alzga, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; el grado de distirtividad inherente o adquirida del signo; el valor contable del signo como activo empresarial; el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el 3 NDA EL 1.1. marca, conexión entre productos y notoriedad de la marca.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de coníusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos mixtos y denominativos. Signos conformados por palabras en idioma extranjero.
Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza. Familia de marcas. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. Respuesta a las preguntas formuladas por la Sala consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.
Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado a registro PURE LIFE (mixto) y la marca registrada PURA VIDA (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 485 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 2) Sean idénticos o se asernejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )” titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; Dtos aspectos del comercio internacional; o, K) la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” “Artículo 230.- Se considararán como sectores pertinentes de referencia para determiner la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores raales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique, b) las personas que participan en los canales de distribución O comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique;
O, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique ra efactos de reconocer la notoriedad da un signo bastará que sea conocido dentro de ¡quiera de los sectores referidos en los literales anteriores.” 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.
Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.? a) El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro.
Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3.
Se deberá exeminar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indiracto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:3 a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conílicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se reñere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. a Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2747 del 08 de junio de 2016, 4681P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de y a N9 2754 del 11 de julio 2016 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2018, publicada en Ñ Pa Gaceta Oficial de! Acuerdo de Cartagena N* 2753 del 11 de julio de 2016 1. 4 d) Gráfica o figurativa: Se refiera a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.
Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicio, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:* a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difíciimente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios*: (1) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos ylo servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad, De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio “se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por le autoridad nacional competente.
El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.
Criterio del consumidor selactivo: Se basa en un consumidor Ibidem. Ver Interpretación Prejudicial N* 42-1P-2017 de fecha 7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial dal Acuerdo de Cartagena N* 3083 del 21 de julio de 2017. más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros especificos de calidad, posicionamiento o estatus.
Es un consumidor que se ha instruido claramente de las caracteristicas y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.
(iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 1.5.
Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1£. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conílicto.
En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2. Comparación entre signos mixtos y denominativos NS) EN Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitedo PURE LIFE (mixto) y la marca registada PURA VIDA (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales ssián reprasentados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.? 2.2.
Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que ES 9 E Y nterpretaciones Prejudiciales 529-1P-2015 de 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta ax | del Acuerdo de Cartagena N0 2747 del 08 de junio de 2016 y 488-1P-2015 de 10 de junio de E SECDETARIA | publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2754 dal 114 de julio de 2018 7 integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.
Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna enire su significado y la naturaleza, cualidades y funciones dal producto que va a identificar, Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permita diferenciarlo de otros existentes en el mercado.” 2.3.
Los signos mixtos se componen da un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado, 2.4. Si bien el elemento denominativo suela sar el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mante del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras caracteristicas, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, da acuerdo con las particularidades de cada caso.f 2.5.
En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debará identificar, cuál da los elementos orevalece y tiena mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Sial realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemenio denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos!: (1) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante y Ver Interoretación Prejudicial 46-1P-2013 de 25 de abril de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2217 del 16 da julio de 2013. y Ver Interpratación Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2018, publicada en la Gaceta Oficial — del Acuerdo de Cartagena N* 2738 del 11 de julio de 2016 AS MN Ver Interpretación Prejudicial 129-1P-2013 de 20 de julio del 2013, publicada en la Gaceta Oficial S | Acuerdo de Cartagena N* 2504 del 14 de octubra de 2015, El 1 a Interpretación Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial Acuerdo de Cartagena N* 2755 del 11 de julio de 2018 8 tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario".
Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.*2 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: 2 Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..
Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. " Si los signos en conílicio comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicio, (iii) Se debe tener en cuanta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
(iv) Se debe observar el ordan de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia uy REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de lexema: “1. m. Ling Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej, sol, o que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un procaso da segmentación; p. ej., terr, en entarráis.* Disponible en: htto/dle.rae,es/?id=NCu16TO (Consulta: 20 de noviembre de 2020) ==? REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).
Diccionario de la RAE. Definicion de mortema. “1. m. Gram. Unidad mínima aislable en el anélisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos orfamas: mujer y -23.. Gram. Por oposición a lexema, moríema gramatical; p. ej., da, no, yo, el, -ar, -s, -ero ($. Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos moríamas: Pr na, primera, y número, plurel.” Disponible en: htto://dle.rae.es/?id=Polt8i2 (Consulta: 20 de npuHmbra de 2020). 9 3.1. 3.2.
E leL 3,4 3,5 decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Sa debe determinar el slemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el alemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado a registro PURE LIFE (mixto) y la marca PURA VIDA (denominativa).
Signos conformados por palabras en idioma extranjero En atención a que el signo solicitado a registro PURE LIFE (mixto) se encuentra conformado por palabras escritas en idioma inglés, resulta necesario tratar el lema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasia y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.
Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoria del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local.
Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pasar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano. Hay palabras en otros idiomas que son utilizadas frecuentemente por los hispanohablantes (extranjerismos) y, como es obvio, son entendidas por estos, por lo que el análisis de confundibilidad debe tener en cuenta el elemento ideológico o conceptual.
Es más, determinadas palabras que en un momento eran extranjerismos luego forman parte del idioma castellano cuando son recogidas por la RAE, con las reglas propias de este idioma. Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial «toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo e es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía la realidad.
En este sentido, tratándose de palabras en un idioma 10 extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras. Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano. 3.7.
En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio al que se encuentran dirigidos los productos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza a los cuales se aplica el signo. » Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza 4.1.
Se alegó que existe conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema. de IN Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios Objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486.1 4.3.
Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos gue amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.!* 44.
Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos Existe conexión cuando los productos en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir E) Decisión 485 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 131.- Para clasificar los productos y les servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Sarvicios para el Registro de las Marcas, establecida por sl Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. pa Las clases de la Clasificación Interacional referida en el párraío anterior no determinarán la pr ni la disimilitud de los croductos o servicios indicedos expresamente.” e Qu ] SN ubrayado agregado) Q e, id E E Interpretaciones Prejudiciales 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de 10 de junio de 2016, publicadas lol ñ 1] a 9 5 dal uli SECRETARIA da lá Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2755 del 11 de julio de 2016., 11 4.5. adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el oracio de un producto origina una mayor demanda en el otro.
En términos concretos, para apreciar lá sustituibilidad entre productos la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos, el rango de pracios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto es competidor de otro producto, de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí b) La complementariedad entre sí de los productos Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entra productos y servicios, Asi, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentifrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad enire un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. c) La posibilidad de considerar que los productos provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos O servicios en cuestión provienen del mismo empresario.
Así, por ejemplo, en detsrminados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilided acreditan por si mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. Los siguientes criterios, en cambio, por si mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, ues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de alquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: 12 - La pertenencia a una misma clase de los productos de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por iento, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva.
So Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.
Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva.
Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. de a Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación O conexión entre productos la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sus!ituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. 5. — Familia de marcas 5.1.
Dz acuerdo a lo alegado por Société Des Produits Nestlé S.A., esta sería titular de una familia de marcas que presenta como elemento AAA preponderante y común el tármino PURA, PUREZA, por lo que se pe Es desarrollara dicho tema. ES y» SN > 5.2. € familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que 6 y g q SECPETARIA > 5.3. pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. 'S En el Deracho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por to general, el elemento dominants.
El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidoras a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origan común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador da pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a deteminada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión 15 El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una particula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas vsces necesario para identificar cierta clase da productos.
Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamenta los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común.!? A fin de emitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de confusión y/o asociación con base en sendas familias de marcas, se deberá determinar, en primer lugar, si efectivamente se han configurado las familias de marcas invocadas; posteriormente, se analizará si la presencia del término común de talas familias logra desvirtuar el supuesto riesgo de confusión y/o asociación en los signos confrontados, teniendo RA Je Ey 143 Y er Interpretación Prajucicial recaida en el Proceso 433-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015, ÉS > y Pe 4 - SECPETARÍA Resulta perinante diferenciar a la familia de marcas de las marsas derivadas.
La familia de marcas admite que entre las marcas que conforman la familia existan variaciones significativas, pero siempre daben conservar un elemanto común, que es aquel que constituye dicha familia. Les marcas cue conformen la familia pueden ser registradas para distinguir productos o ssmicios en distintas clases. Las marcas derivadas solo admiten variaciones no sustanciales sespecto de la marca registrada.
La marca derivada debe cistirguir los mismos producios o servicios que la marca registrada primigeniamenta o, en todo caso, los productos o servicios qua pretenda distinguir deben estar incluidos en aquellos. No constituiría una marca derivada si es que se solicita para producios distintos a los que protege la marca primigenia, aunque sean conexos blicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2702 del 23 de marzo de 2018 Pihidem. en cuenta que la evaluación de los signos debe realizarse haciendo énfasis en las semejanzas antes que en las diferencias, pues son las semejanzas las que podrá percibir el público consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o de uno vinculado. 6.
Lamarca notoriamente conocida. Su protección y su prueba 6.1. En el proceso interno se argumentó que el signo solicitado a registro PURE LIFE (mixto) reproduce la marca notoria PURA VIDA (denominativa), cuya titularidad pertenece a Sociétá Des Produits Nestlé S.A. En consecuencia, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudancial que el Tribunal ha trazado sobre la materia.
Definición 6.2. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos UN acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los Articulos 224 a 238 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos. 6.3. En efecto, el Artículo 224 de la Decisión 485 determina el entendimiento que deba darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” o) ñ De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente!*. b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. c) Lanotoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.
La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada 6.5. De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 436, la marca notoria es conocida por el sector pertinente; esto es, por los El Arículo 230 estableca una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber: < be Yo a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o sarvicios a los que se (NN aplique LY Y AD Las personas que participan en los canales de Cisinbución O comercialización del tipo de a productos o servicios a los que se aplique.
Los circulos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique 15 consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales qus actúan en giros relativos al tipo de establecimianto, actividad, productos o servicios a los que se aplique”.
Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinenta, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores. O) [by] Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 de la merca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá del sector pertinente”, La marca notoria regulada en la Decisión 486, a la que podemos llamar marca notoria andina, es aquella que es notoria en cualquier país miembro de la Comunidad Andina, e independientemente de si su titular as nacional o extranjero.
Basta que sea notoria en un pais miembro para que reciba una protección especial en los otros tres paises miembros. La marca renombrada, por su parte, no se encuentra regulada por la Decisión 485, pero por su naturaleza recibe protección especial en los cuatro paises miembros. o SÍ La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembro?! Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance. 68.8.
La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios. 6.9. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de: a) productos o servicios idénticos, similares y aquellos con los que existe conexión competitiva; b) aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinants; y, c) cualquier tipo de producto o servicio cuyo uso fuese susceptible de ceusar un riesgo de confusión o asociación con el titular de la marca a Articulo 230 de la Decisión 486 == La marca renombrada (por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.) es conocida practicamerte por casi todo el público en general, por diferantes tipos de segmentos de consumidores y proveedoras, incluso por aquelles que no consumen, ni fabrican, ni comercializan producto o servicio identificado por la marca renombrada.
A E al Cba a recibir la protección, basta que la marca sea notoria en otro país miembro de la Comunidad SECPE 'ARIA Yijtina o que la autoridad de propiedad industrial considere que la marca es tenombrada 15 notoria o sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. 6.10.
Una segunda diferencia entra la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba. La notoriedad debe probarse por quien la alegue de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 483. La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la tsoría general del proceso enomina un “hecho notorio”.
Y es que los "nechos notorios” se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria (notoria non egent probatione), no son objeta de prueba”. 611. La marca notoria extracomunitaria”? no rompe los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo”. 6.12. Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que en ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si al solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas.
En relación con los diferentes riesgos en el mercado 6.13. Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestra la ocurrencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de conformidad con lo siguiente: 6.13.1. En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración O transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 6.13.2.
En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencia las marcas en conflicto y el origen empresarial del 3 En la medida que una marca fenombrada es conocida por casi por todos, también as conocida por le autoridad de preciedad industrial Sila sutoridad de prociedad industrial considera que la marca no es renombrada, deberá permitir que su titular prieb> su notoñedad —en algún país de la Comunidad Andina— en los tárminos de lo estazlacido en el Ariculo 229 da la Decisión 438. 3 No es renombrada, sino una marca notoria paro fuera de la Comunidad Andina. 5 La marce notoria extracomunitaria, al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, está supeditada alos principios de territorialidad, especialidad, principio registral y de uso raal y efectivo.
Ahora tiar, no por el hecho de considerarse notoria una marca en su país de origen puede impedir l registro de una marca similar o idéntica en un país miembro de ta Comunidad Andina, ya que el < aminador andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar a Cellcaso en concrato y, a menos que exista Un eventual acto de competencia desleal o ánimo de pi E (9) SECPET opiarse de un sigro que era coracido por el solicitante, no podrá impedir el registro de un signo RETARIA sdbre la basa, únicamente, de que la marsa es notoria fuera del torritorio comunitario andino. 17 producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamenta conocido, tienen una relación o vinculación económica, 6.133.
En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso da otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la aitísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganada en el mercado, respecto de aquellos bienss O servicios relacionados o conexos que generen la posioilidad da causar mesgo de confusión o de asociación. 8.13.4.
En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio da los signos notoriamente conocidos. El competidor parasiterio es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanza; sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los oroductos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.
Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. 6.14. Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configura alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal da irregistrabilidad contenida en el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 480 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Prueba de la notoriedad 6.15.La notoriedad es un hecho que dabe ser probado por quisn lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. 8.16. El Artículo 228 de la Decisión 483 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a sader: “a) el grado de su conocimiento entre les miembros dal sector pertinenta dentro da cualquier País Mizmbro; b) la duración, amplitud y extensión gaográfica do su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Mizmbro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos 18 o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; ad) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; y) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial;
A) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, iD la existencia de actividades significativas de fabricación, compras O almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; 7) los aspectos del comercio internacional; o, K) la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” 6.17.En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como asi lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable. 6.18.
El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder diche estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso.
Esto quiere decir que la notorisdad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particularS, La notoriedad del signo solicitado a registro*% 6.19. De conformidad con lo establecido en el Literal a) del Artículo 229 de la Decisión 486, no se negará la calidad de notorio y su protección por el pl DE y Var Interpretación Prejucicial N” 469-17-2015 de fecha 7 de julio de 2018, publicada en la Gaceta Sy Gu Oñicial N* 2781 del 19 de agosto ce 2015. desarrollo de este acápite ha sido tomado de la Interpretación Prejucicial recaída en el proceso 84-1P-2015 de fecha 4 de febrero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de lartagena N' 2712 del 18 de abril del 2016 19 sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero.
Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo Pais Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácier de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. 6.29 La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario.
Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiolemente derecho a su registro, ya que el ragistro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente. 6.21.Lo que se está afirmando es que dicho análisis deba ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar, etc. 6.22.
En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donda se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacioral Competenie tiene ciscracionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca noioriamente conocida qua ss alega, de conformidad con los múltiples factores cue puedan intervenir en dicho estudio. 6.23.
Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Necional, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la Autoridad Nacional Competente con basa en las pruebas oresentadas.
La cancelación por falta de uso y la prueba del uso tratándose de marcas renombradas y notorias 6.24 En acápites anteriores se ha mencionado que tanto la marca cenombrada?” como la marca notoria regulada en la Decisión 486 rompen E el principio de uso real y efectiva, por lo que la figura de la cancelación pal DELS - A dz > Uhoor falta de uso, así como la prueba dal uso, requieran una modulación S Ñ 0 1 L Qa + portante en lo que respecta a dicha clase de marcas. 20 6.25. 6.27.
Si la marce renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486 son protegidas en un pais miembro así no están registradas ni sean usadas en dicho país, con mayor razón deben ser orotegidas si han sido registradas pero no son usadas en el referido país. La diferencia está en que tratándose de la marca renombrada, la protección opera respecto de todos los productos o servicios.
En cambio, tratándose de la marca notoria regulada en la Decisión 436, la protección opera respecto de los productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente..Lo anterior evidencia que la figura de la cancelación por falta de uso aplicada a las marcas ordinarias, no puede operar de la misma manera tratándose de la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 485.
Dado que en ambos casos no se aplica el principio de uso raal y efectivo, corresponde desestimar una solicitud de cancelación por el solo hecho de que la marca renombrada (o la marca notoria regulada en la Decisión 486) no está siendo usada en el país miembro de la Comunidad Andina donde se pide su cancelación**, Si bien la marca notoria regulada en la Decisión 486 no necesita ser usada en el país miembro donde, estando registrada, se pide su cancelación, su titular sí debe acreditar la existencia de notoriedad (vigente) en al menos uno de los otros países miembros da la Comunidad Como afirma Gustavo León y León: "Aunque la normativa comunitaria andina no trae alguna disposición específica qua regule el asunto, de una interpretación sistemática y teleclógica de la norma se puede concluir con meridiana claridad que la marca notoria está excepluada de la carga de uso impuesta para el resto de los signos distintivos." (LEÓN Y LEÓN DURÁN, Gustavo Arturo Derecho de hlarcas en la Comunidad Andina.
Análisis y Comentarios. ECB Ediciones S.A.C. = Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 488.) El raferido autor cita (Op. Cit, p. 409) a su vez a los siguientes dos autores, en la misma línea de pensamiento. *..Por otra parte, la calidad de notoria de la Marca no depends de su uso en el país, sino de su conocimiento por parte de los sectores pertinentes.
Lo anterior daría pia para afirmar que su protección, que deriva de la calidac da notoria, estaría exenta de la carga de su uso en el país ( ) En este orden de ideas, pueda considerarse que la marca notoria registrada no es objeto de cancelación por falta de Uso, en virtud de la protección excepcional que le confiere la Decisión 485%.":540.
Melks Mandaz, Ricardo. “El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, en Revista da Estudios Sociojurídicos, Bogotá, Colombia, 9 (2): 82-110, Julio a diciembre de 2007, pp. 106 y 107." “Si bien es suficiente para legitimar la intervanción centro da esta acción el presentar una solicitud de registro de una marca similar de la cual se gratende su cancelación, esía es una figura jurídica aplicable a las marcas comunes, mas no para las marcas notorias, pues de parmitirlc la norma fecultaría a que cualquier tercer interesado sa aprovecha indebidementz del prestigio y difusión que una marca ha ganado dentro de determinado mercado.
Siendo más espscíficos, quien se vería afectado con dicha concucta es el público consumidor, pues esia está acostumbrado a oblener cierta aptitud y calidad del producto que adquiere y que está identificado con la marca da su prejerancia?!.” Wes41 — Torres Salinas, Carlos. “¿Cabe la cancelación de registro por falta de uso respecto de una merca notoria? MANICHO, una historia digna de ser contada”, en Law Review, Revista de la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador, publicación Samestral, enero de 2013, p.8.” 21 Andina. 6.28.
En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá 7.4. determinar si la marca cuyo titular es PURA VIDA (denominativa), era notoriemente conocida en la Comunidad Andina al momento de la solicitud de registro del signo PURE LIFE (mixto), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. Respuesta a las preguntas formuladas por la Sala consultante Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de les normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.
¿Cuáles son los elementos que deben considerarse para el derecho al uso exclusivo de una marca y el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente, acorde a lo dispuesto por el Artículo 154 de la Decisión 485 de la CAN? A fin de dar respuesta a esta pregunta, este Tribunal manifiesta lo siguiente: El principio “registral” en el campo del derecho de marcas.
Sobre la base de dicho principio básico se sustenta el sistema alributivo del registro de marca, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. En ese sentido se debe tener en cuenta lo siguiente: a) Sw hace referencia al derscho exclusivo, en la medida que Una vez registrada la marca, su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. by Da conformidad con lo anterior, el titular de la marca tiene dos tipos de facultegdes: Facultad positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, Iicenciarla o caderla, Facultad negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el ámbito registral o en el mercado: (1) En el ámbito registral, el titular de la marca tiene la facultad Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 5551P-2015 del 18 de agosto de 20168, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2818 del 05 de octubre de 2018 22 (2 14 FE SEC Ñ de impedir que terceros registren una marca idéntica O similarmente confuncible.
(ii) En el mercado, el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. De conformidad con lo anterior, se deberá tomar en cuenta que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en al comercio una marca idéntica o similar en relación con cualquier producto o servicio, siempre que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.
Esa deracho nace a partir del registro de la marca. a N) ¿Qué tipos de factores son los principales que deben ser considerados para aceptar o rechazar una oposición? Para dar respuesta a esta pregunta, la Sala consultante deberá remitirse a los criterios desarrollados en el Tema 1 del Acápite E de la presente Interpretación Prejudicial 7.3.
Que, de acuerdo al Artículo 165 de la Decisión 486 sies ¿cierto que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en el menos unos de los países miembros? Para dar respuesta a esta pregunta, la Sala consultante puede tomar en consideración los siguientes parámetros, extraídos de la línea jurisprudencial reiterada de este Tribunal: 7.3.1. 7.3.2.
Ag ES RES, a 92 NA, SE 5) PETARIA > ES TS 9) S ao” La cancelación por falta de uso de una marca es una figura que surge ante la existencia de marcas registradas, paro no usadas, que se convierten en una traba innscesaria para terceros que El desean utilizar la marca efectivamente? Para dsterminar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca.
El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el marcado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. ?* Ed De medo referencial, ver Proceso 4386-1P-2015 del 2 de marzo da 2015, publicada an ta Gaceta Oficial del Acuardo de Cartagena N* 2729 dei 22 de abril de 2038. 5 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 495-1P-2015 del 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena M9 2759 del 12 de julio de 2015 23 7.3.3.
El principio comentado se desprende del propio concepto de marca. el medio sensible que permita identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se oferian en el mercado. Hay una relación esencial entra el signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado; es decir, no se puede pensar que una marca esté en uso sin que distinga productos O servicios en el mercado, esto es, sin que cumpla con su función distintiva.3* 7.3.4.
El primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse en los tras años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; es decir en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso 735.
De otro ledo, en cuanto a los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca, se deberá tener en consideración lo siguienta:* a) Legitimación para iniciar el trámite. De conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte; es decir, que no puede ser promovido de manera oficiosa por la oficina nacional competente.
Cualquier persona interesada puede iniciar el trámite. Lo anterior quiers decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la merca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado. b) Oportunidad para iniciar el trámite. El segundo parrafo del Artículo 165 establece la oporiunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso de la marca después de tres años contados a partir de quedar firme y debidamente IS notificada la resolución que agota la vía administrativa en el SS A Ñ irémite de concesión de registro de marca. a Xx PA (y) 5 iendo ello así, inc si ificación 2 eferida Ss E SECRETARIA Sisi lo así, incluso sí la notificación antes referida se xj, efectuara fuera del plazo legal contemplado en el Vo Q Sl procedimienio interno, el inicio del cómputo para interponer la e, ES. acción dea cancelación es a partir de dicha notificación. === c) Falta de uso de la marca.
Para que opere la cancelación del registro de marca, es necesario que la marca no haya sido ES lbidam ES lIbidam. 24 utilizada por su titular, por el licenciatario de este, O por otra persona autorizada para ello an al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que ss inicie la acción de cancelación 7.4.
¿Si el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual debe limitarse a evaluar la intención de uso, abstrayéndose del requisito fundamental de quien solicita tenga un interés legítimo? Para dar respuesta a esta pregunta, la Sala consultante puede tomar en consideración la respuesta emitida en la pregunta 7.3, extraída de la línea jurisprudencial reiterada de este Tribunal, En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno N” 219/2016, la que deberá adoptar al emitir el corresocndiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia da la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercaro de su Estatuto.
El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, an ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 dal Estatuto dal Tribunal y en el Literal f del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente interpretación prejudicial ha sido aprobada por el Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Magistrado Hernán Rodrigo Romero Zambrano, así corno por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 11 de diciembre de 2020, conforme consta en el Acta 21-J-TICA-2020 SS Luis Felipe A efloó SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copis de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 25