TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 11 de diciembre de 2020 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del Consultante: Referencia: Norma a ser interpretada: Tema objeto de interpretación: Magistrado Ponente: VISTO 131-1P-2020 Interpretación prejudicial Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú 002615-2016/DDA 2870-2018-0-1801-JR-CA-25 Infracción al derecho de autor de Sanrio Company Ltd. por el supuesto uso de su obra HELLO KITTY Artículo 13 (Literal d) de la Decisión 351 Derechos patrimoniales.
Facultad exclusiva para realizar, autorizar o prohibir la importación de una obra Hugo R. Gómez Apac El Oficio N* 2870-2018-0-S-5*SECA-CSJLI-PJ del 14 de agosto de 2020, recibido vía correo electrónico el 18 del mismo mes y año, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicitó interpretación prejudicial del Literal d) A. Proceso 131-1P-2020 del Artículo 13 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el proceso interno N* 2870-2018-0-1801-JR-CA-25; y, El Auto del 5 de octubre de 2020, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Importaciones y Exportaciones Recal Sport S.A.C. Demandado: Instituto” Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual —INDECOPl— de la República del Perú Tercero interesado: Sanrio Company Ltd. ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido es la presunta infracción por parte de Importaciones y Exportaciones Recal Sport S.A.C. sobre el derecho de autor de Sanrio Company Ltd. mediante la importación de zapatillas que contienen una obra protegida de HELLO KITTY.
NORMA A SER INTERPRETADA La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial del Literal d) del Artículo 13 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena!. Procede la interpretación solicitada por ser pertinente. Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.- «Artículo 13.- El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir: La importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas sin autorización del titular del derecho; 1,1. 1.2. 1.3. 1.4. 15.
Proceso 131-1P-2020 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Derechos patrimoniales. Facultad exclusiva para realizar, autorizar o prohibir la importación de una obra. Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Derechos patrimoniales. Facultad exclusiva para realizar, autorizar o prohibir la importación de una obra La Sala consultante solicitó la interpretación del Literal d) del Artículo 13 de la Decisión 351, respecto al derecho patrimonial de importación. Teniendo en cuenta el objeto de protección del derecho de autor, corresponde en este punto mencionar aquellos derechos con los que cuenta el autor de una obra, los cuales se pueden catalogar en dos grupos: los derechos morales y los derechos patrimoniales.
Al respecto, en este acápite se analizarán únicamente los derechos patrimoniales del derecho de autor, específicamente, el derecho que tienen el titular de una obra para realizar, autorizar_o prohibir su importación, toda vez que el caso versa sobre esa presunta afectación. Derechos patrimoniales Los derechos patrimoniales protegen la explotación económica de la que posee el autor en relación con sus obras, los cuales se encuentran contemplados en el Capítulo V de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Sobre su definición, Alfredo Vega Jaramillo sostiene lo siguiente: «Los derechos patrimoniales son las facultades exclusivas que le permiten al autor controlar los distintos actos de explotación económica de la obra, sea que el autor explote directamente la obra o que, como es lo usual, autorice a terceros a realizarla, y participe en esa explotación obteniendo un beneficio económico.
Los derechos patrimoniales son oponibles a todas las personas (erga omnes), son transmisibles, su duración es temporal y las legislaciones establecen algunas limitaciones y excepciones al derecho de autor.»? CraADpr AF E SECR 2 == Da Administrativa Especial del Ministerio del Interior y de Justicia de Colombia, Bogotá, 2010, A A N A? Alfredo Vega Jaramillo, Manual de Derecho de Autor, Dirección Nacional de Derecho de Autor -. 35.
Proceso 131-1P-2020 (Énfasis agregado). 1.6. Los derechos patrimoniales, contrariamente a los derechos morales, en atención a su propia naturaleza, son exclusivos, de contenido ilimitado, disponibles, expropiables, renunciables, embargables y temporales?. 1.7. El Artículo 13 de la Decisión 351 establece una lista enunciativa, mas no taxativa, sobre los derechos exclusivos que le permiten al autor o sus derechohabientes realizar, autorizar o prohibir los siguientes actos de explotación: «a) La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento; b) La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes; c) La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler; d) La importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas sin autorización del titular del derecho; e) La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra.» (Subrayado agregado). 1.8.
De conformidad con el Artículo 17 de la Decisión 351, los países miembros pueden reconocer otros derechos de carácter patrimonial, diferentes a los contemplados en el Artículo 13 del mencionado cuerpo normativo. Facultad exclusiva para realizar, autorizar o prohibir la importación de una obra 1.9. El Literal d) del Artículo 13 de la Decisión 351 dispone que el autor tiene derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la importación de su obra al territorio de cualquier país miembro de copias hechas sin autorización del titular del derecho!. a y Ricardo Antequera Parilli, Derecho de Autor, Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual de a — la Dirección Nacional de Derecho de Autor, 2da Edición, Caracas, 1994, p. 395. y E ecisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.- ículo 13.- El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de 4 1.10 1.4. 1.12.
Proceso 131-IP-2020. Respecto al derecho de importación, la doctrina señala lo siguiente: « en relación con la importación de ejemplares autorizados para otro territorio y que ingresan al país, el titular del derecho sobre la obra conserva el de autorizar o no la distribución de tales ejemplares (v.gr.: por venta, alquiler o préstamo), así como las demás modalidades de explotación de dicha obra (v.gr.: comunicación pública, reproducción, transformación), y que su consentimiento debe constar expresamente por escrito, en cada caso ( ) Ello quiere decir que dichos ejemplares, aunque introducidos al territorio nacional, no pueden ser distribuidos en el país. ( )* ( ) el autor, además de autorizar o prohibir la importación de las copias hechas sin su autorización ( ) también tiene el derecho de permitir o no la distribución de los ejemplares hechos con su consentimiento, pero autorizados para otro territorio. 6.
Interpretar lo contrario sería tanto como violentar los principios relativos al derecho de distribución y a los efectos de la cesión de los derechos patrimoniales.» € (Énfasis agregado). En ese sentido, la facultad de impedir una importación no autorizada solo puede ser ejercida por el titular de derecho, siempre y cuando, las obras incorporadas en los productos importados hayan sido reproducidas sin autorización, es decir en forma ilícita.
Cabe señalar que si la obra incorporada en los productos importados fue reproducida con autorización del titular (es decir, se tratan de ejemplares lícitos), pero que los mismos no están autorizados para su distribución en el territorio, no estaremos frente a un supuesto de vulneración al derecho patrimonial de importación sino al de distribución. realizar, autorizar o prohibir: (.) d) La importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas sin autorización del titular del derecho;
(-..)» Ricardo Antequera Parilli, y Marysol Ferreyros Castañeda, El Nuevo Derecho de Autor en el Perú, Primera edición, Perú Reporting. Lima, 1996, p. 142. DN bídem, p. 143. |, 2,1, Proceso 131-IP-2020 En el caso en análisis se denuncia la importación a la República del Perú de zapatillas que reproducen la obra “HELLO KITTY”, por lo que la Sala consultante deberá confirmar que se efectuó la importación de productos que contenían una obra no autorizada y aplicar las disposiciones por infracción e imposición del pago de la correspondiente multa.
Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas por la Sala consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará una respuesta que resuelva el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. «¿Qué elementos se deben tener en cuenta para determinar si existe confusión entre un producto que se importa, distribuye y comercializa y una obra protegida?» Para que haya infracción al derecho de autor, la obra protegida y el producto del tercero (el presunto infractor) o uno de los elementos que lo componen, el cual ha sido objeto de comercialización, comunicación al público, distribución, importación o se haya realizado cualquiera de las actividades previstas en los Literales a) al e) del Artículo 13 de la Decisión 351, deben ser idénticos o similares (o parecidos).
Es evidente que habrá infracción si la obra protegida y el producto del tercero (el presunto infractor) o uno de los elementos que lo componen son completamente idénticos, pero también habrá infracción si son similares o parecidos. Para verificar si la obra protegida y el producto o uno de los elementos que lo componen importado, distribuido o comercializado por un tercero son similares o parecidos, la autoridad podrá tener en consideración los siguientes criterios orientativos y no taxativos: a) Si en términos generales provocan la misma impresión (visual, auditiva, etc.); b) Sientre ambos hay más semejanzas que diferencias; c) Si considerando las características propias o singulares de la obra protegida, el producto del tercero guarda similitud con dicha obra protegida; o, d) Silas diferencias resultan mínimas o irrelevantes, de modo que el producto del tercero guarda similitud con la obra protegida.
Proceso 131-1P-2020 Para dar respuesta a esta pregunta, la Sala consultante puede tomar en consideración los siguientes parámetros, extraídos de la línea jurisprudencial reiterada de este Tribunal: El Literal a) del Artículo 13 de la Decisión 351 dispone que el autor tiene el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento.” Lo anterior guarda correlato con lo dispuesto en el Artículo 9 del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, el cual dispone que los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar la reproducción de sus obras por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma.8 Asimismo, el Artículo 14 de la Decisión 351 define a la reproducción como: «( ) la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación o la obtención de copias de toda o parte de ella, por cualquier medio o procedimiento.» Del mismo modo, en relación a este derecho en específico, Delia Lipszyc señala lo siguiente: «( ) El derecho de reproducción es la facultad de explotar la obra en su forma original o transformada, mediante su fijación material en cualquier medio y por cualquier procedimiento que permita su comunicación y la obtención de una o de varias copias de todo o Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.- «Artículo 13.- El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir: a) La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento;
( )»> Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas «Artículo 9 Derecho de reproducción: 1. En general; 2. Posibles excepciones; 3. Grabaciones sonoras y visuales] 1) Los autores de obras literarias y artísticas protegidas por el presente Convenio gozarán del derecho exclusivo de autorizar la reproducción de sus obras por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma.
Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de permitir la reproducción de dichas obras en determinados casos especiales, con tal que esa reproducción no atente a la explotación normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor. Toda grabación sonora o visual será considerada como una reproducción en el sentido del presente Convenio.» (subrayado agregado).
Proceso 131-1P-2020 parte de ella. 97 Se entiende por reproducción la realización de uno o más ejemplares de una obra o de partes de ella en cualquier forma material, con inclusión de la grabación sonora y visual ( ) 37 Vid. España, arts.18 y 19. ( )»? En consecuencia, el derecho patrimonial de reproducción tiene como objetivo que el autor o titular pueda generar copias totales o parciales de la obra original o transformada, por cualquier medio o procedimiento, lo que implica la facultad de explotar la obra.
Siendo ello así, cualquier persona que no cuente con la autorización del titular de la obra para su reproducción infringe este derecho, por lo tanto, esta conducta constituirá una infracción al derecho de autor y, en consecuencia, deberá ser sancionada. 2.3. «¿Cuáles son los criterios a tenerse en cuenta para determinar la infracción a los derechos patrimoniales de importación de obras artísticas?» La Sala consultante primero deberá verificar si se efectuó una importación de productos con la reproducción de una obra protegida por el derecho de autor al territorio de cualquier país miembro.
En segundo lugar, tendrá que determinar si existió o no autorización del titular de la obra para que el importador de la mercadería pueda realizar el acto de importación cuestionado, para lo cual se deberá tener en cuenta lo desarrollado en el Tema 1 del Apartado E, de la presente interpretación prejudicial. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno N* 2870-2018-0-1801-JR-CA- 25, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente interpretación prejudicial ha sido aprobada con el voto de los Magistrados Hernán Rodrigo Romero Zambrano, Ss, Delia Lipszyc, Derecho de autor y derechos conexos.
Edit. UNESCO, CERLALC y ZAVALIA; ¿Nienos Aires, 1993, p. 179. Nos Y Proceso 131-1P-2020 Luis Rafael Vergara Quintero, Hugo R. Gómez Apac y Gustavo García Brito en la sesión judicial de fecha 11 de diciembre de 2020, conforme consta en el Acta 21-J-TJCA-2020. Luis Felipe Aguilar Feijoó SECRETAS Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.