a a A E Se TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 4 de marzo de 2021 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del consultante: Referencia: Normas a ser interpretadas: Temas objeto de interpretación: ) 309-1P-2019 Interpretación Prejudicial Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia 165910 207/2015 Riesgo de confusión y/o asociación entre los signos SELECTA (mixto) / SELECTA (denominativo y mixto)! Literal a) del Artículo 136 y Artículo 151 de la Decisión 486 1. — Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual oO ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 2. Comparación entre signos mixtos 3. Comparación entre signos mixtos y denominativos 4. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza <A Ñ Una vez revisado el expediente remitido por la Sala Consultante, no se tiene certeza de la naturaleza de una de las marcas opositoras SELECTA, ya que en varios folios de expediente se ISS manifiesta que es denominativa y en otros folios que es mixta por lo que se realizará la Ñ Ai ra de la comparación entre signos denominativos y mixtos y denominativos.

Proceso 309-1P-2019 Magistrado ponente: Gustavo García Brito VISTOS: El Oficio sin número ni fecha, recibido vía courier el 19 de agosto de 2019, mediante el cual la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, solicitó la Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N* 207/2015.

El Auto de fecha 5 de diciembre de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Gerardo Fernando Wille Leyton Demandada: Servicio Nacional de Propiedad Intelectual —SENAP|— Estado Plurinacional de Bolivia Tercero interesado: Duas Rodas Industrial Ltda. B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.

Si el signo SELECTA (mixto) solicitado a registro? por parte de Gerardo Femando Wille Leyton, resultaría confundible con las marcas SELECTA (denominativa y mixta)? cuyo titular es Duas Rodas Industrial Ltda. 2. Siexistiría conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto. SS Para distinguir productos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

“Para distinguir productos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. a AN Proceso 309-1P-2019 C. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486*, por ser pertinente. 2.

De oficio se interpretará el Artículo 151 de la Decisión 486*, para tratar el tema de la conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto. D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN: 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos mixtos. Comparación entre signos mixtos y denominativos. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. | 5. Respuesta a las preguntas formuladas por la Sala consultante. PON E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos a ss Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;, Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - «Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Ss Ñ as clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la y ¿si ilitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresa mente.» ON sa Y CRETARÍA E 1.1. 1.2. 1.3. Proceso 309-1P-2019 En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado a registro SELECTA (mixto) resultaría confundible con las marcas SELECTA (denominativa y mixta), es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(-.)> Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o simitar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.* a) El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:” Ver Interpretaciones Prejudiciales números 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2747 de 8 de junio de 2016; 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2754 de 11 de julio de 2016; y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2755 de 11 de julio de 2016. b) d) a) Proceso 309-1P-2019 Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:? La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios?: Ibidem. «Ver Interpretación Prejudicial N* 42-IP-2017 de fecha 7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta ial del Acuerdo de Cartagena N” 3063 del 21 de julio de 2017.

Proceso 309-1P-2019 () Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.

El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.

Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. > > >Si embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad CN SA = Proceso 309-1P-2019 únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos aquellos relacionados con los productos y/o servicios amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado a registro, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2. Comparación entre signos mixtos 2.1. Como la controversia radica, en parte, en una supuesta confusión entre el signo solicitado a registro SELECTA (mixto) y la marca SELECTA (mixta), es necesario que se verifique si se realizó la comparación entre ambos, teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico. 2.2.

En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento — sea denominativo o gráfico — penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o.ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractosí0. 2.3.

Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: 11 a) Sienlos signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:*? (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 4 (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un | mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por 18 Ver Interpretaciones Prejudiciales números 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2755 de 11 de julio de 2016; y 418-IP-2015 de fecha 13 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2754 de 11 de julio de 2016.

ML Ibidem. nod ES Ver Interpretación Prejudicial N* 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta 0» “Phijal del Acuerdo de Cartagena N* 2755 de 11 de julio de 2016. a Proceso 309-IP-2019 lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. 13 Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.14 Silos signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 48 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE. Definición de lexema: «1. m. Ling. Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej., sol, o que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej., terr, en enterráis.» Disponible en: htto://dle.rae.es/?id=NCu16TD (Consulta: 08 de enero de 2021). M4 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE. Definición de morfema: «1. m. Gram. Unidad mínima aislable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y -es. ==. 2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -ar, -s, -ero. SU 2533. m. Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos morfemas: > persona, primera, y número, plural.» Disponible en: http://dle.rae.es/?id=Polt8j2 (Consulta: 08 de “enero de 2021).

STARIA *| A 00 A Proceso 309-IP-2019 b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso:1* (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. (iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.1* Cc) Sial realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.1” 2.4.

Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha E En la Interpretación Prejudicial N* 524-IP-2016 de 13 de junio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 3071 de 4 de agosto de 2017, el TJCA recogió las siguientes definiciones: El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa, Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro, 48 Ver Interpretación Prejudicial N* 161-IP-2015 de fecha 27 de octubre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2656 del 25 de enero de 2016. == Ver Interpretaciones Prejudiciales números 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada YA.

DE SO en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2755 del 11 de julio de 2016; y 418-IP-2015 de je gy fecha 13 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2754 del 21 de julio de 2016. cy Pe 2.9, 2.6. 3.1. 3.2. Proceso 309-1P-2019 solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado. 18 Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. 1? Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.

Comparación entre signos mixtos y denominativos Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo solicitado a registro SELECTA (mixto) y la marca SELECTA (denominativa), es necesario que se verifique si se realizó la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.?0 Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre 20 O / S Ver Interpretación Prejudicial N” 106-1P-2015 de fecha 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2606 del 14 de octubre de 2015.

Ibidem. Ver Interpretaciones Prejudiciales números 529-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2747 del 8 de junio de 2016; y 466-IP-2015 de FA DEGJS Ss fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2754 del 9 de julio de 2016. PP O A >) E F SECRETARIA 10 SÍ) > SS / ES 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

Proceso 309-IP-2019 el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. ?1 Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.

Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 22 En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Sial realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas contenidas en el párrafo 2.3.

Literal a) de la presente Interpretación Prejudicial. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto; y, posteriormente, proceder al cotejo del signo en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado a registro SELECTA (mixto) y la marca SELECTA (denominativa).

Ver Interpretación Prejudicial N” 46-1P-2013 de fecha 25 de abril de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2217 de 16 de julio de 2013. Ver Interpretación Prejudicial N* 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2755 de 11 de julio de 2016. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4, Proceso 309-1P-2019 Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza En el proceso interno se alegó que existe conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema.

Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.24 Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.25 Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) Elgrado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se 24 25 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - «Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.» (Subrayado agregado) Ver Interpretaciones Prejudiciales números 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2755 de 11 de julio de 2016; y 473-IP-2015 de SB 2 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2755 de 11 de NE de 2016. 12 Proceso 309-IP-2019 presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. 4.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: 13 Proceso 309-1P-2019 La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva.

Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.

Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva.

Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 4.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidaa), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario.

Respuesta a las preguntas formuladas por la Sala consultante Antes de dar respuesta a la pregunta formulada por la Sala consultante, = es necesario precisar que este Tribunal no brindará una respuesta que yresuelva el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el 14 54, iZ. Proceso 309-IP-2019 contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

¿Cuáles son los elementos que deben considerarse para realizar el examen de registrabilidad, acorde a lo dispuesto por el Artículo 136 de la Decisión 486? Para dar respuesta a esta pregunta la Sala consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 1 del Acápite E de la presente Interpretación Prejudicial. ¿Qué tipo de factores son los principales que deben ser considerados para aceptar o rechazar una oposición? De acuerdo a la jurisprudencia uniforme de este Tribunal?*, los criterios para aceptar o rechazar una oposición de acuerdo con el legítimo interés, se basa en el Artículo 146 de la Decisión 486, que dispone: «Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales. No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada».

Según la norma transcrita, quien se considere con legítimo interés podrá presentar oposición contra el registro de una marca dentro del plazo de treinta días siguientes a su publicación. La norma comunitaria al usar el término «oposición fundamentada» se refiere a una oposición que contenga todas las pruebas necesarias destinadas a demostrar su legítimo interés en la presentación de la oposición. Tan importante resulta este tema, que el Artículo 146 en su segundo párrafo concede a la parte interesada la posibilidad de pedir un Ver Interpretación Prejudicial N* 357-IP-2017, de fecha 1 de febrero de 2019, publicada en la 41.

Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 3642 de 17 de mayo de 2019. 15 Proceso 309-1P-2019 plazo adicional de treinta días para presentar tales pruebas””. Este Tribunal ha señalado en reiteradas oportunidades que el legítimo interés corresponde ser calificado como tal por la oficina nacional competente. Pese a ello, es importante manifestar que podrá reclamar legítimo interés cualquier persona cuando se trate del registro de signos que sean susceptibles de vulnerar lo dispuesto en los Artículos 134 y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; es decir, aquellos que presenten causales de irregistrabilidad absolutas, así como los titulares que pretendan proteger un derecho amparado por la referida Decisión frente a una solicitud de registro de una marca.

Así, cualquier persona que pretenda salvaguardar sus derechos alegando la existencia de alguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el Artículo 136 de la norma antes citada podría reclamar legítimo interés. De este modo, el legítimo interés al que se refiere la normativa andina deberá ser verificado por la autoridad para cada caso en concreto; sin embargo, puede considerarse como regla que tendrá legítimo interés para oponerse, cualquier persona cuando la oposición se base en causales absolutas de irregistrabilidad, así como la persona que pueda verse afectada por la decisión que adopte la autoridad respecto del registro del signo solicitado, como por ejemplo, aquellas personas que ostenten la titularidad de derechos de propiedad industrial o de derechos de autor. 5.3.

De acuerdo a lo previsto en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 ¿cuáles son las características primordiales para establecer que una marca es idéntica o se asemejan o pueden causar riesgo de confusión o de asociación? Para dar respuesta a esta pregunta la Sala consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 1 del Acápite E de la presente Interpretación Prejudicial. 5.4.

¿Existe la posibilidad de que un signo pueda coexistir pacíficamente con el signo opositor?, tomando en cuenta que en el presente caso existen ya otros 3 signos inscritos con la misma palabra SELECTA La autoridad nacional competente podrá tomar en cuenta en el momento de realizar el examen de registrabilidad la coexistencia pacífica de signos, siempre y cuando esta cumpla con los siguientes requisitos: a) Debe ser pacífica.

No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusión y/o asociación. b) La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado físico o W A AS Ver Interpretación Prejudicial N” 171-IP-2015 de fecha 4 de febrero de 2016, publicada en la Qe 2 jaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2713 de 18 de abril de 2016.

A eN >| y 16 A 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. Proceso 309-IP-2019 virtual; es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geográfico o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser así no podría hablarse de coexistencia pacífica. Cc) Debe darse por un periodo razonable de tiempo para su efectiva incidencia en la percepción del público consumidor.

El lapso debe ser evaluado por la autoridad competente de conformidad con la naturaleza de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto. No es lo mismo hablar de coexistencia para marcas que amparan productos de consumo masivo y permanente, que con relación a productos estacionales o por temporadas; tampoco es lo mismo el análisis en relación con productos básicos que con productos suntuarios. d) La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal. e) Lacoexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total convicción de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

¿Cómo debe realizarse el análisis de las características y elementos que contiene una marca con el mismo signo? Para dar respuesta a esta pregunta la Sala consultante deberá remitirse a lo señalado en los Temas 1, 2 y 3 del Acápite E de la presente Interpretación Prejudicial. Cuando existe oposición al registro de una marca ¿Solo debe realizarse el análisis de la DENOMINACIÓN o debe efectuarse un análisis comparativo de la DEMONINACIÓN y DISEÑO simultáneamente? Para dar respuesta a esta pregunta la Sala consultante deberá remitirse a lo señalado en los Temas 1, 2 y 3 del Acápite E de la presente Interpretación Prejudicial.

¿Es razonable aceptar la oposición al registro de marca por existir solamente el elemento DENOMINATIVO, sin considerar el diseño o elemento GRÁFICO? Para dar respuesta a esta pregunta la Sala consultante deberá remitirse a lo señalado en los Temas 1, 2 y 3 del Acápite E de la presente Interpretación Prejudicial. ¿Cuál es el procedimiento o la consecuencia jurídica, respecto al DE yy hecho de que el opositor al momento de interponer su oposición no e US aya solicitado el registro de la marca, conforme previsión del Y N FTARIA > SECRETARA 47 2 > / D/ Proceso 309-1P-2019 Artículo 147 de la citada Decisión? De conformidad con el Artículo 147 de la Decisión 486, es posible afirmar que existen dos requisitos para formular una oposición andina: a) Contar con un derecho previamente adquirido o un derecho expectaticio en otro País Miembro de la Comunidad Andina.

La persona que formule oposición debe ser titular de una marca registrada o solicitada con anterioridad, que resulte idéntica o similar para productos y/o servicios respecto de los cuales el uso del signo solicitado pueda inducir a error al público consumidor. b) Acreditar el interés real a través de la presentación de la solicitud de registro del signo previamente solicitado o registrado en otro País Miembro de la Comunidad Andina.

La persona que formule oposición andina debe acreditar su interés real de ingresar en el mercado del País Miembro de la Comunidad Andina mediante la presentación de una solicitud de registro del signo?*. Cabe indicar que uno de los cambios que introdujo el Artículo 147 de la Decisión 486 fue la exigencia de la acreditación del interés real en el mercado del País Miembro en donde se plantea la oposición andina.

Ello se acredita a través de la presentación de la solicitud del registro de la marca opositora al momento de formular la oposición andina. De no cumplirse dicho requisito, se procedería al rechazo de la referida oposición andina por no haberse acreditado el interés real en el mercado. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno N” 207/2015, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en | ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente Interpretación Prejudicial ha sido aprobada con el voto de los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero, Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 4 de marzo de 2021, conforme consta en el Acta 05-J-TJCA-2021.

UN ler Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 107-IP-2015 del 20 de julio de 2015 y A 2-1P-2014 del 20 de febrero de 2015. O 18 == t Y NS MA Ko Proceso 309-1P-2019 Y a Luis Felipe Aguilar Feijoó SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 19