0% TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 4 de marzo de 2021 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del Consultante: Referencia: Normas a ser interpretadas: Temas objeto de interpretación: Magistrado Ponente: VISTOS 569-IP-2019 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 14-54830 11001032400020160013900 Presunta irregistrabilidad del signo PLUS (denominativo) por carecer de distintividad intrínseca y ser descriptivo respecto de los servicios que pretende distinguir Artículos 135 Literales b) y e) la Decisión 486 1.
Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca 2. Signos conformados por denominaciones descriptivas y de uso común Hemán Rodrigo Romero Zambrano El Oficio N* 5448 de 18 de diciembre de 2019, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 134 Literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N*.11001032400020160013900; y, Proceso 569-1P-2019 El Auto del 10 de diciembre de 2020, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Medplus Group S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante, respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.
Siel signo PLUS (denominativo), solicitado a registro para identificar servicios de la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, carece de distintividad intrínseca para permitir al público consumidor identificarlo con los servicios que pretende distinguir, y además no podría ser asociado a un origen empresarial determinado. 2. Si el signo PLUS (denominativo), solicitado a registro es descriptivo respecto de los servicios que pretende distinguir.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 134 Literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el mismo que no se interpretará ya que no está en discusión el concepto de marca ni sus requisitos. De oficio se interpretará el Artículo 135 Literales b) y e) de la Decisión 486*, a fin de desarrollar los temas de la distintividad intrínseca del signo solicitado y de los signos conformados por denominaciones descriptivas.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. «Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (-..) b) carezcan de distintividad; (-.-) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios ( »> D. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.
Proceso 569-IP-2019 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca. Signos conformados por denominaciones descriptivas. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca En el proceso se determinó que no corresponde conceder el registro como marca del signo PLUS (denominativo), toda vez que el mismo carecería de distintividad; por tanto, es pertinente analizar el Artículo 135 de la Decisión 486, específicamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal b), cuyo tenor es el siguiente: «Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) b) carezcan de distintividad;
( » La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.? La distintividad tiene un doble aspecto:? a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.
La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. Ver Interpretación Prejudicial N* 242-1P-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2579 del 4 de septiembre de 2015, Ver Interpretación Prejudicial N*” 388-IP-2015 de fecha 25 de febrero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2726 del 22 de abril de 2016. 3 9 1.5. 1.6.
¡ra 1.8. 1.9, 1.10. 4.12, Proceso 569-1P-2019 Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo. Es decir, puede gozar de distintividad ab ¡nitio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto.
Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.* El análisis de este tipo de distintividad -intrínseca- se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto.
Del mismo modo, tal como se explicó en párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente.
En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado. En ese sentido, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486.
El origen empresarial de una marca Dentro del proceso interno, se afirmó que el signo solicitado no podría ser asociado a un origen empresarial en particular, por lo que no cumple con la función diferenciadora propia de una marca. Para que un signo acceda a registro como marca, debe ser susceptible de representación gráfica y ser distintivo; es decir, debe poder diferenciarse de otros signos en el mercado..La distintividad está de la mano con el origen empresarial.
El consumidor elige un producto o un servicio respecto de otros por sus cualidades como calidad, precio, presentación, entre otros, y a su vez está ligado al origen empresarial, toda vez que lo relaciona con su productor y origen. Por lo antes expuesto, el origen empresarial juega un papel importante pues para que el consumidor pueda elegir un producto o servicio respecto de otro, debe tener en claro de quién proviene y así evitar el riesgo de asociación. Ver Interpretación Prejudicial N” 242-IP-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2579 del 4 de septiembre de 2015. 4 2.1. 22. 2.3. 2.4. 2.5.
Proceso 569-1P-2019 Signos conformados por denominaciones descriptivas Teniendo en cuenta que en el proceso interno se alegó que el signo PLUS (denominativo), solicitado a registro es descriptivo respecto de los servicios que pretende distinguir, resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.
La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: «Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
(..J2 Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil. $ No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.£ Ver Interpretación Prejudicial N* 110-IP-2015 de fecha 25 septiembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2624 del 6 de noviembre de 2015, Ver Interpretación Prejudicial N* 327-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2752 del 11 de julio de 2016. 5 Proceso 569-1P-2019 2.6.
En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado por elementos descriptivos en la correspondiente clase de la Clasificación Intemacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno N” 11001032400020160013900, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente Interpretación Prejudicial ha sido aprobada por los Magistrados Gustavo García Brito, Hemán Rodrigo Romero Zambrano, Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R. Gómez Apac en la sesión pu de fecha 4 de marzo de 2021, conforme consta en el Acta 5-J-TJCA- LD Luis Felipe Aguilar Ud SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.