TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 4 de marzo de 2021 Proceso: 422-1P-2019 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia Expediente de origen: 181511 Expediente interno 335/2017 del Consultante: Referencia: Signo involucrado «DISEÑO TRIDIMENSIONAL» (tridimensional)! Normas a ser Literales b) y c) del Artículo 135 y Artículos 150, interpretadas: 224, 228 y 230 de la Decisión 486 Temas objeto de interpretación: 1.
La marca tridimensional 2. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad 3. Formas usuales de los productos o de sus envases, formas o características impuestas por la naturaleza o la función del producto o del servicio en la conformación de signos 4. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro 5.
Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero 1 Signo solicitado a registro ante el SENAPI, radicado bajo el expediente N* 181511 / A. Proceso 422-1P-2019 VISTO: El Oficio S/N y S/F, recibido vía Courier el 7 de octubre de 2019, mediante el cual la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 Literal b), 135 Literales b), c), i) y j), 136 Literal b) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N* 335/2017, y;
El Auto de 12 de enero de 2021, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: CROCS INC. Demandado: SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL —SENAPI— DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.
Si el signo solicitado a registro “DISEÑO TRIDIMENSIONAL” (tridimensional) carece o no de distintividad intrínseca. 2. Si el signo solicitado a registro “DISEÑO TRIDIMENSIONAL” (tridimensional) constituye una forma usual o necesaria de los productos que pretende identificar. 3. Si el signo solicitado a registro “DISEÑO TRIDIMENSIONAL” (tridimensional) tendría la calidad de notoriamente conocido. 4.
Sise realizó o no un correcto examen de registrabilidad con su debida motivación por parte del SENAPI, al denegar de oficio el registro del signo DISENO TRIDIMENSIONAL. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 Literal b), 135 Literales b), c), i) y j), 136 Literal b) y 150 de la Decisión 486-de la Comisión de la Comunidad Andina.
Unicamente se interpretarán el Artículo 135 Literales b) y c), y el Artículo 150 de la Decisión antes 2 Proceso 422-1P-2019 mencionada, por ser pertinentes. No procede la interpretación de los Artículos 134 Literal b), 135 Literales i) y j), ni 136 Literal b) de la Decisión antes mencionada por cuanto no es materia controvertida el concepto de marca ni sus requisitos, los signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad; la irregistrabilidad cuando afecte el derecho de un tercero cuando sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña. De oficio se interpretarán los Artículos 224, 228, 229 Literal a) y 230 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, con la finalidad de Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — «Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (52) b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;
(+::)3 «Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución».
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — «Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.» «Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las.cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; =f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) elvalor contable del signo como activo empresarial; pS oa 1.1. 1.2.
Proceso 422-IP-2019 tratar el tema sobre los signos notoriamente conocidos. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La marca tridimensional. La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. Formas usuales de los productos o de sus envases, formas o características impuestas por la naturaleza o la función del producto o del servicio en la conformación de signos. La marca notoriamente conocida.
Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro. Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos. Respuesta a las preguntas formuladas por la Sala consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La marca tridimensional En vista de que en el proceso se discute el registro del signo «DISEÑO TRIDIMENSIONAL» (tridimensional) por tanto, es pertinente desarrollar el concepto de la marca tridimensional.
Entendiendo que la marca es un medio para distinguir productos y/o servicios en el mercado, pueden estar conformadas, entre otros, por los siguientes elementos: palabras o combinación de las mismas, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, emblemas, envases o envolturas, números, letras, colores delimitados por una forma o una combinación de colores.* h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; 1) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.» «Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero;
( )» «Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores.», VeR Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 330-IP-2015 del 23 de junio de 2016, publicada ¿en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2790 del 31 de agosto de 2016. 4 1.3. 1.4. 1.9, 2.1. 2.2.
Proceso 422-IP-2019 En consecuencia, pueden ser registrables los envases o envolturas, los mismos que pueden estar compuestos de fondo, ancho y altura; por consiguiente, se tratará de un signo tridimensional.£ Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves; asimismo, constituyen una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de los signos denominativos, figurativos y mixtos.£ Los signos tridimensionales pueden diferenciar claramente los productos que se desean adquirir y pueden generar gran recordación en el público consumidor dentro del mercado, siempre que la forma arbitraria no guarde relación respecto del producto o servicio que se pretende distinguir.
Además, el objeto de estas marcas es influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto ofertado.” La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad En tanto entre los alegatos de la demanda se alude que el registro del signo DISEÑO TRIDIMENSIONAL vulneraría lo contemplado en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se procederá a desarrollar dicho tema. «Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) b) carezcan de distintividad;
La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.? Ibídem.
De modo referencial, ver Proceso 133-IP- 2015 del 20 de julio de 2015, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2604 del 14 de octubre de 2015. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 330-IP-2015 del 23 de junio de 2016, publicada enla Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2790 del 31 de agosto de 2016.
Ver Interpretación Prejudicial N” 242-IP-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2579 del 4 de septiembre de 2015. 2.3. 2.4. 2.0% 2.6. 2.7. 2.8. Proceso 422-1P-2019 La distintividad tiene un doble aspecto:? a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.
La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo.
Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto.
Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.10 El análisis de este tipo de distintividad -intrinseca- se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto.
Del mismo modo, tal como se explicó en párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente.
En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado. En conclusión, para que un signo sea registado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486.
Ver Interpretación Prejudicial N* 388-1P-2015 de fecha 25 de febrero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2726 del 22 de abril de 2016. Ver literpretación Prejudicial N* 242-1P-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2579 del 4 de septiembre de 2015. =, 6 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.
Proceso 422-IP-2019 Formas usuales de los productos o de sus envases, formas o características impuestas por la naturaleza o la función del producto o del servicio en la conformación de signos En el proceso interno, el demandante alegó que el signo FIGURATIVO solicitado a registro consiste en «una forma usual en la que los competidores identifican y comercializan el producto “aceite y grasas comestibles” proveniente de la palma de aceite en el mercado, y no los servicios que se pretenden distinguir con el signo en cuestión».
En ese sentido, es apropiado referirse a este tema. «Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (we) c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio del que se trate; Co JU (Subrayado agregado) La norma trascrita prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas usuales o de uso común de los productos o de sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto o servicio del que se trate, de sus envases o envoltorios.
Advierte el Tribunal que en relación con estas últimas, aunque la norma no lo consagró expresamente, también debe aplicarse a los envases O envolturas de los productos.!! Las formas usuales o de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos o sus envases o envoltorios.
En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos o envases de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada.*? Existen otro tipo de formas que la normativa andina ha clasificado en:*3 a) Las formas o características impuestas por la naturaleza: son aquellas que se desprenden de los elementos esenciales del producto o servicio.
Son formas que obligatoriamente, por su configuración y su esencia, están ligadas a los productos o servicios. V.g. el diseño de gafas. (¿> 11 13 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N* 133-1P-2015 de fecha 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2604 del 14 de octubre de 2015. Ver Interpretación Prejudicial N” 141-IP-2016 de fecha 13 de octubre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2868 del 10 de noviembre de 2016.
Ibidem. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. Proceso 422-1P-2019 b) Las formas o características impuestas por la función del producto o servicio: son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto o servicio. Habría que preguntarse ¿para qué sirve el producto?, y de esta manera identificar su forma funcional. V.g. un sacacorchos. Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que las formas usuales o de uso común de los productos o de sus envases, y las formas impuestas por la naturaleza o la función del producto o servicio del que se trate, de sus envases o envoltorios, puedan ser utilizadas únicamente por un titular, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando.
Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios por parte de otros titulares.!? El Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos, sus envases o envoltorios, y/o servicios que ampare el signo a registrar.
Es decir, lo que es de uso común o necesario para determinados productos y/o servicios, puede no serlo para otros.1* Si la mencionada marca estuviese compuesta por formas de uso común o necesarias en relación con los productos o servicios de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, quiere decir que su titular tendría que soportar que otros empresarios en el mercado las utilicen.
Considerando lo señalado, es posible concluir lo siguiente: (i) Si la forma que conforma el signo solicitado a registro consiste en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios y además cuenta con elementos adicionales que no logran dotar de distintividad a dicha forma, esta se encontraría incursa en la prohibición de registro estipulada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
(ii) Si la forma que conforma el signo solicitado a registro consiste exclusivamente en una forma usual o de uso común de los productos o de sus envases, o en una forma impuesta por la naturaleza o la función del producto o servicio que pretenda distinguir, dicha forma se encontraría incursa en la prohibición de registro estipulada en el Literal 14 15 De manera referencial, ver Interpretaciones Prejudiciales números 209-IP-2015 de fecha 21 de octubre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2615 del 26 de octubre de 2015; y N” 509-IP-2015 de fecha 24 de abril de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 3047 del 26 de junio de 2017.
Ibidem. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. Proceso 422-1P-2019 c) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. (iii) Si la forma que conforma el signo solicitado a registro consiste en una forma usual o de uso común de los productos o de sus envases, o en una forma impuesta por la naturaleza o la función del producto o servicio que pretenda distinguir, pero cuenta con elementos adicionales que permitirán que el público consumidor les asigne un origen empresarial determinado, corresponderá acceder a su registro; sin embargo, el titular de la forma que conforma el signo no podrá impedir que terceros utilicen la misma.
La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro Con la finalidad de dar respuesta a la pregunta formulada por la Sala consultante, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia. Definición La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los Artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos.
En efecto, el Artículo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: «Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.» De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente!*. b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros.
El Artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber: a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. c) Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 9 A 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9.
Proceso 422-1P-2019 c) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique'”?.
Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores. Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 de la marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá del sector pertinente?*. La marca notoria regulada en la Decisión 486, a la que podemos llamar marca notoria andina, es aquella que es notoria en cualquier país miembro de la Comunidad Andina, e independientemente de si su titular es nacional o extranjero.
Basta que sea notoria en un país miembro para que reciba una protección especial en los otros tres países miembros. La marca renombrada, por su parte, no se encuentra regulada por la Decisión 486, pero por su naturaleza recibe protección especial en los cuatro países miembros. La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembro!”.
Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance. La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de: Artículo 230 de la Decisión 486.
La marca renombrada (por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.) es conocida prácticamente por casi todo el público en general, por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la marca renombrada. Para recibir la protección, basta que la marca sea notoria en otro país miembro de la Comunidad Andina o que la autoridad de propiedad industrial considere que la marca es renombrada. 10 4.10. 4.11. 4.12. 4.13.
Proceso 422-1P-2019 a) productos o servicios idénticos, similares y aquellos con los que existe conexión competitiva; b) aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente; y, c) cualquier tipo de producto o servicio cuyo uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o asociación con el titular de la marca notoria o sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba. La notoriedad debe probarse por quien la alegue de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina un «hecho notorio».
Y es que los «hechos notorios» se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria (notoria non egent probatione), no son objeto de prueba”. La marca notoria extracomunitaria?! no rompe los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo?. Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que en ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas.
En relación con los diferentes riesgos en el mercado Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de conformidad con lo siguiente: 20 21 22 a! En la medida que una marca renombrada es conocida por casi por todos, también es conocida por la autoridad de propiedad industrial.
Si la autoridad de propiedad industrial considera que la marca no es renombrada, deberá permitir que su titular pruebe su notoriedad —en algún país de la Comunidad Andina— en los términos de lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. No es renombrada, sino una marca notoria pero fuera de la Comunidad Andina. La marca notoria extracomunitaria, al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, está supeditada a los principios de territorialidad, especialidad, principio registral y de uso real y efectivo.
Ahora bien, no por el hecho de considerarse notoria una marca en su país de origen puede impedir el registro de una marca similar o idéntica en un país miembro de la Comunidad Andina, ya que el examinador andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar el caso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o ánimo de apropiarse de un signo que era conocido por el solicitante, no podrá impedir el registro de un signo sobre la base, únicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino. 11 4.13.1. 4.13.2. 4.13,3. 4.13.4.
Proceso 422-1P-2019 En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica.
En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto. de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos.
El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.
Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. 4.14. Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Prueba de la notoriedad 4.15.La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. 4.16.El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: «a).. el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; 12 Proceso 422-1P-2019 | b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, ¡) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.» 4.17.En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable. 4.18.El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros.
En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad es administrativa o judicial es válida para dicho caso particular?3. / S Í 4 il m SIA Ver Interpretación Prejudicial N” 460-IP-2015 de fecha 7 de julio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial N* 2781 del 19 de agosto de 2016. 13 4.22. | 4.23. 4.20. 4.21.
Proceso 422-1P-2019 La notoriedad del signo solicitado a registro?* 4.19. De conformidad con lo establecido en el Literal a) del Artículo 229 de la Decisión 486, no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.
La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario. Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente.
Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar, etc.
En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.
Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la Autoridad Nacional Competente con base en las pruebas presentadas.
El desarrollo de este acápite ha sido tomado de la Interpretación Prejudicial recaída en el proceso NP? 84-1P-2015 de fecha 4 de febrero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Caftágena N* 2712 del 18 de abril del 2016. 14 Proceso 422-IP-2019 La cancelación por falta de uso y la prueba del uso tratándose de marcas renombradas y notorias 4.24.
En acápites anteriores se ha mencionado que tanto la marca renombrada?* 4. 4. 25. 26. como la marca notoria regulada en la Decisión 486 rompen el principio de uso real y efectivo, por lo que la figura de la cancelación por falta de uso, así como la prueba del uso, requieren una modulación importante en lo que respecta a dicha clase de marcas.
Si la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486 son protegidas en un país miembro así no estén registradas ni sean usadas en dicho país, con mayor razón deben ser protegidas si han sido registradas pero no son usadas en el referido país. La diferencia está en que tratándose de la marca renombrada, la protección opera respecto de todos los productos o servicios.
En cambio, tratándose de la marca notoria regulada en la Decisión 486, la protección opera respecto de los productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente. Lo anterior evidencia que la figura de la cancelación por falta de uso aplicada a las marcas ordinarias, no puede operar de la misma manera tratándose de la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486.
Dado que en ambos casos no se aplica el principio de uso real y efectivo, corresponde desestimar una solicitud de cancelación por el solo hecho de que la marca renombrada (o la marca notoria regulada en la Decisión 486) no está siendo usada en el país miembro de la Comunidad Andina donde se pide su cancelación”. 25 26 Que expresamente no se encuentra regulada en la Decisión 486.
Como afirma Gustavo León y León: «Aunque la normativa comunitaria andina no trae alguna disposición específica que regule el asunto, de una interpretación sistemática y teleológica de la norma se puede concluir con meridiana claridad que la marca notoria está exceptuada de la carga de uso impuesta para el resto de los signos distintivos.» (LEÓN Y LEÓN DURÁN, Gustavo Arturo.
Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Análisis y Comentarios. ECB Ediciones S.A.C. — Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 468.) El referido autor cita (Op. Cit., p. 469) a su vez a los siguientes dos autores, en la misma línea de pensamiento. « Por otra parte, la calidad de notoria de la Marca no depende de su uso en el país, sino de su conocimiento por parte de los sectores pertinentes.
Lo anterior daría pie para afirmar que su protección, que deriva de la calidad de notoria, estaría exenta de la carga de su uso en el país ( ) En este orden de ideas, puede considerarse que la marca notoria registrada no es objeto de cancelación por falta de uso, en virtud de la protección excepcional que le confiere la Decisión 486%» «540 Metke Mendez, Ricardo.
“El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, en Revista de Estudios Sociojurídicos, Bogotá, Colombia, 9 (2): 82-110, Julio a diciembre de 2007, pp. 106 y 107.» «Si bien es suficiente para legitimar la intervención dentro de esta acción el presentar una «solicitud de registro de una marca similar de la cual se pretende su cancelación, esta es una figura jurídica aplicable a las marcas comunes, mas no para las marcas notorias, pues de permitirlo la norma facultaría a que cualquier tercer interesado se aproveche indebidamente 1 del prestigio y difusión que una marca ha ganado dentro de determinado mercado.
Siendo más específicos, quien se vería afectado con dicha conducta es el público consumidor, pues este está acostumbrado a obtener cierta aptitud y calidad del producto que adquiere y que está identificado con la marca de su preferencia.» 15 Proceso 422-IP-2019 4.27. Si bien la marca notoria regulada en la Decisión 486 no necesita ser usada 5; 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. en el país miembro donde, estando registrada, se pide su cancelación, su titular sí debe acreditar la existencia de notoriedad (vigente) en al menos uno de los otros países miembros de la Comunidad Andina.
Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos En el presente caso, se alegó que por parte de la SIC no se habría realizado el examen de registrabilidad entre los signos bajo análisis, por lo que supuestamente se habría vulnerado el Artículo 150 de la Decisión 486. El Artículo 150 de la Decisión 486 determina lo siguiente: «Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el Artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.
En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre estas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución». A la oficina nacional competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aun cuando no se presenten oposiciones.
La autoridad competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. Asimismo, el examen de registrabilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 150 de la referida Decisión, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos fijados por el Artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones de los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486.27 El acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad.
La aplicación que de estas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a los signos en conflicto. La oficina nacional competente realiza el examen de oficio, integral y motivado, pero también autónomo, tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro en materia de marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina.
Esto en 4124 «541 Torres Salinas, Carlos. “¿Cabe la cancelación de registro por falta de uso respecto de una marca notoria? MANICHO, una historia digna de ser contada”, en Law Review, Revista de la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador, publicación Semestral, enero de 2013, p.8.» Ver Interpretación Prejudicial N* 242-IP-2013 de fecha 20 de febrero de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2323 del 8 de abril de 2014. 16 5.6. 5.7. 6.1. 6.2.
Proceso 422-1P-2019 razón a que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares. Lo señalado no supone que la oficina no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
La resolución que emita la oficina nacional competente tiene que ser motivada y expresar los fundamentos en los que se basó. Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros de marcas, este Tribunal ha manifestado que dichos actos requieren de motivación para su validez y además la resolución que los contenga podría quedar afectada de nulidad absoluta si por falta de motivación se lesiona el derecho de defensa de los administrados.?8 En consecuencia, el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la resolución que concede o deniega el registro de marcas.
Es decir, la oficina nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro de marcas, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos. Respuesta a las preguntas formuladas por la Sala consultante Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.
¿Conforme a la obligación establecida en el Artículo 150 de la Decisión 486, cuáles son las reglas que la oficina nacional competente debe aplicar para determinar si un diseño corresponde a una marca notoriamente conocida? Para dar respuesta a esta pregunta, la Sala consultante deberá remitirse a los criterios desarrollados en el Tema 5 del Acápite E de la presente Interpretación Prejudicial.
¿En qué medida es válido que el SENAPI, exponga en la resolución jerárquica, que cada oficina nacional es independiente de la interpretación de la norma? Para dar respuesta a esta pregunta, la Sala consultante deberá remitirse a los criterios desarrollados en los Temas 4 y 5 del Acápite E de la presente 28 Ibídem. 17 Proceso 422-IP-2019 Interpretación Prejudicial. 6.3.
¿Para evitar confusión debe prevalecer el derecho alegado por el dueño de la marca o el derecho del consumidor, respetando su capacidad de entendimiento, compresión y elección? La pregunta parte del equívoco de considerar que podría haber una rivalidad entre el derecho de propiedad industrial y el derecho del consumidor. Tal rivalidad no existe, lo que existe es complementariedad.
El análisis del riesgo de confusión que realiza la autoridad de propiedad industrial para registrar o no un signo distintivo como marca tiene en consideración, por virtud del principio de primacía de la realidad, la percepción de los consumidores que serán destinatarios de los productos o servicios identificados con dicho signo. Por tanto, la Sala consultante deberá remitirse a los criterios desarrollados en los Temas 1, 2 y del Acápite E de la presente Interpretación Prejudicial. 6.4.
¿Cuáles son las reglas de cotejo que debe seguir la oficina nacional competente cuando alguno de los signos distintivos esté conformado por una marca de casa o “house mark”? En el proceso interno no se controvierte la institución denominada “house mark”. En el proceso interno, el registro del signo “DISEÑO TRIDIMENSIONAL” (tridimensional) fue denegado por virtud de las causales absolutas de irregistrabilidad establecidas en los Literales b) y c) del Artículo 135 de la Decisión 486, por lo que no existe necesidad de realizar cotejo marcario, sino determinar si el signo en cuestión es distintivo, para lo cual la Sala consultante deberá remitirse a los criterios desarrollados en los Temas 1, 2 y 3 del Acápite E de la presente Interpretación Prejudicial.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno N* 335/2017, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente Interpretación Prejudicial fue aprobada con el voto de los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero, Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gómez Apac en la Sesión Judicial de fecha 4 de marzo de 2021, conforme consta en el Acta 5-J- TFJCA-2021. 18 a Proceso 422-IP-2019 Luis Felipe Agui SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartageha.
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