TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 4 de marzo de 2021 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del Consultante: Referencia: Normas a interpretar: Temas objeto de interpretación: __ Magistrado Ponente: S 571-1P-2019 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia PCT/09-148555 11001032400020140005300 Requisitos de patentabilidad del trámite de solicitud de la patente de invención «PLANTAS DE ALGODON RESISTENTES A INSECTOS QUE COMPRENDEN EL EVENTO ELITE EE- GH6 Y METODOS PARA IDENTIFICAR LAS MISMAS» Artículos 18 y 20 Literal c) de la Decisión 486 1.
El nivel inventivo y el estado de la técnica 2. Prohibición de Patentar las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para su obtención Luis Rafael Vergara Quintero Proceso 571-1P-2019 VISTO El Oficio N* 5438 del 18 de diciembre de 2019, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 18, 20 Literal c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N” 11001032400020140005300, y;
El Auto de 12 de enero de 2021 mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno cd al z z z Demandante: BAYER CROPSCIENCE N.V. Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC — DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.
Si la patente «PLANTAS DE ALGODÓN RESISTENTES A INSECTOS QUE COMPRENDEN EL EVENTO ÉLITE EE-GH6 Y MÉTODOS PARA IDENTIFICAR LAS MISMAS» solicitada por BAYER CROPSCIENCE N.V., cumple con el requisito de nivel inventivo. 2. Si las reivindicaciones de la solicitud de patente «PLANTAS DE ALGODÓN RESISTENTES A INSECTOS QUE COMPRENDEN EL a EVENTO ELITE EE-GH6 Y METODOS PARA IDENTIFICAR LAS: MISMAS» son patentables de conformidad con lo regulado en el Artículo 20 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 18 20 Literal c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina! Ya e 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. —: =x 1.1. 1.2, 1.3. 1.4. Proceso 571-IP-2019 procede la interpretación por ser pertinentes. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El nivel inventivo y el estado de la técnica.
Prohibición de Patentar las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para su obtención. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El nivel inventivo y el estado de la técnica En el presente caso, la patente solicitada «PLANTAS DE ALGODÓN RESISTENTES A INSECTOS QUE COMPRENDEN EL EVENTO ELITE EE-GH6 Y MÉTODOS PARA IDENTIFICAR LAS MISMAS» solicitada por BAYER CROPSCIENCE N.V., fue denegada porque no habría cumplido específicamente con el requisito de nivel inventivo, en ese sentido se desarrollará dicho concepto a fin de conocer los alcances de este requisito.
En relación a este requisito, el Artículo 18 de la Decisión 486 establece lo siguiente: «Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica».
Conforme se desprende de esta disposición normativa, el requisito de nivel inventivo ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate; es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente.
En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando para un experto medio en el asunto de que se trate, se A «Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.» «Artículo 20.- No serán patentables: (-.-) tas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos; pr plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de £ EM 1.5. 1.6.
Proceso 571-1P-2019 necesite algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella; es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica.? Para determinar el nivel inventivo de una solicitud de patente de invención el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina señala los siguientes criterios:3 a) El nivel inventivo implica un proceso creativo, por lo que la materia técnica de la invención reivindicada cuya protección se pretende no debe derivar del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de la presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida. b) El examinador debe determinar si la invención reivindicada es inventiva o no; no hay respuestas intermedias.
La existencia o inexistencia de alguna ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no el nivel inventivo. Cc) El examinador al efectuar el análisis debe evitar cualquier tipo de subjetividad y no basarse en sus propias apreciaciones personales. En tal sentido, el examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo, considerando las diferencias entre la invención definida por las reivindicaciones y el estado de la técnica más cercano. d) Si se ha determinado que la solicitud de patente de invención no cumple con el requisito de novedad, ya no será necesario evaluar el nivel inventivo, debido a que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica. e) En la mayoría de los casos, el estado de la técnica más cercano al que debe recurrir el examinador para evaluar el nivel inventivo, se encuentra en el mismo campo de la invención reivindicada o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante.
Cabe precisar que el Manual antes citado, establece que para determinar si la invención reivindicada deriva de manera evidente del estado de la De modo referencial, ver la Interpretación Prejudicial N” 141-1P-2015 de fecha 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2588 del 5 de octubre 2015. Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina.
Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Segunda edición, editorial Abya Yala, Quito, 2004, pp. 76-78. Disponible en: http://www. comunidadandina.org/StaticFiles/201166165925!ibro patentes.pdf (Consulta: 26 de febrero de 2021). Proceso 571-1P-2019 técnica, se debe recurrir en lo posible al método problema - solución, el cual contempla las siguientes etapas: (1 (ii) (ii) Identificación del estado de la técnica más cercano: En esta etapa el examinador debe plantearse la siguiente pregunta: ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano? Identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad: Las diferencias, en términos de características técnicas, que advierta el examinador entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más cercano constituye la solución al problema técnico que plantea la invención. Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano: - Para definir el problema técnico no se debe incluir elementos de la solución, porque ello determinaría que la solución sea evidente. - En determinadas circunstancias, el problema técnico deberá ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda de anterioridades, debido a que el estado de la técnica del cual partió el solicitante puede ser diferente al estado de la técnica más cercano utilizado por el examinador para evaluar el nivel inventivo. «( ) La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).
Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos ( )».* - La búsqueda de información y/o documentos técnicos considerados como antecedentes que se efectúa debe ser a posteriori, tomando como referencia la misma invención. Ello implica que el examinador deberá hacer el esfuerzo intelectual de ponerse en el lugar que tuvo el técnico con conocimientos técnicos en la materia en un momento en que la invención no era conocida;
Proceso 571-1P-2019 es decir, antes del desarrollo de la invención. - La invención debe ser considerada en su conjunto. Tratándose de una combinación de elementos, no se puede alegar que cada uno es obvio de manera aislada, pues la invención reivindicada puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. « La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características ».? - « Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado.
Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo ».? - En tal sentido, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: e ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?; e ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica?; y e ¿de prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo. 1.7.
En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta por la solicitante de la patente. 2.
Prohibición de patentar las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para su obtención” 2.1. En virtud de que la demandada sostuvo que de acuerdo con el artículo 20, literal c) de la Decisión 486, el evento transgénico reclamado como la planta no puede ser objeto de patente, este Tribunal considera necesario realizar la interpretación de este tema. 3 De modo referencial, ver la Interpretación Prejudicial N” 141-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2588 del 5 de octubre 2015.
Ibídem. Bano desarrollado con base en la Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 21-IP-2000 de 27 de ¡octubre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 631 de 10 de enéró, le 2001. p E 22s 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. Proceso 571-1P-2019 Las prohibiciones de patentabilidad establecidas por el Régimen Común de Propiedad Industrial, Artículo 20 Literal c) de la Decisión 486, a diferencia de las exclusiones del concepto de invención, (Artículo 15 ¡bídem), no constituyen una derivación de los tres requisitos objetivos de patentabilidad, pues aun cuando en principio aquellas puedan ser consideradas como invenciones, sin embargo, en atención a razones de orden público, no se encuentran protegidas por la ley.
Entre dichas prohibiciones, el párrafo c) del Artículo 20 de la Decisión 486 impide la concesión de patentes sobre «/as plantas, animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos». La justificación de ésta podría encontrarse en cuestiones éticas —en particular, el límite de la patentabilidad de la vida, de la modificación genética de los animales y de alterar la biodiversidad—, económicas e incluso jurídicas.
Respecto de estas últimas, por ejemplo, los problemas relacionados con el agotamiento de los derechos, los cuales puede consistir en seres vivos modificados genéticamente y que pueden multiplicarse. No obstante, la prohibición de patentar las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos, al igual que las demás excepciones al principio general de concesión de patentes para las invenciones «en todos los campos de la tecnología» (Artículo 14 de la Decisión 486), deben, por tanto, ser interpretadas en forma restrictiva, de tal modo que no lleguen a constituirse en un obstáculo para la investigación y el desarrollo industrial.
Así, dentro del concepto de plantas, animales y los procedimientos esencialmente biológicos al que se refiere el Artículo 20 Literal c) de la Decisión 486 no se encuentran comprendidos los seres vivos que puedan obtenerse mediante procedimientos microbiológicos, por lo que los microorganismos, no estarían excluidos de patentabilidad. Por otra parte, como ya se ha expresado, los procedimientos microbiológicos, incluidos los de selección, aislamiento, cultivo o de mutación de microorganismos, al igual que los no biológicos, en tanto cumplan los requisitos objetivos de patentabilidad pueden ser objeto de patente, en razón de que no son el resultado de las fuerzas de la naturaleza, sino que requieren de la intervención del hombre para llevarlos a cabo.
Sin embargo, no gozan de protección aquellos procedimientos en los que no exista actividad humana (procedimientos exclusivamente biológicos —o «biológicos naturales» como los denomina el Artículo 15 párrafo b) de la Decisión 486—), o si existiendo ésta no es lo suficientemente relevante como para influir en la obtención de los resultados (procedimientos esencialmente biológicos —Artículo 20 Literal c) de la Decisión 486).
La >Patentabilidad estará condicionada por tanto, a la intensidad o relevancia Proceso 571-IP-2019 de la intervención técnica del hombre en las diversas etapas del procedimiento. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 11001032400020140005300, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente Interpretación Prejudicial fue aprobada con el voto de los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero, Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gómez Apac en la Sesión Judicial de fecha 4 de marzo de 2021, conforme consta en el Acta 5-J- TJCA-2021.
( | > | y “CC Luis Felipe Aguilar Feijoó SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 571-1P-2019 |