PROCESO 196-IP-2020 — Comunidad Andina

—.” TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 4 de marzo de 2021 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del Consultante: Referencia: Normas a ser interpretadas: Temas objeto de interpretación: E SECRETARIA ” 196-IP-2020 Interpretación prejudicial Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú 607967-2015/DSD 7467-2017-0-1801-JR-CA-26 Riesgo de confusión y/o asociación entre los signos TFQ LA TABERNA DE FRANCO Q (mixto) / los signos pertenecientes a Santiago Queirolo S.A.C. (mixtos y denominativos).

Artículos 136 (Literales a, b, c y h), 137, 151 y 224, 228, 230, 258 y 259 (Literal a) de la Decisión 486 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos Comparación entre signos mixtos Comparación entre signos mixtos y denominativos 4.

Signos conformados por denominaciones descriptivas 5. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro 6. Solicitud de registro de un signo para perpetrar 2 FE Proceso 196-IP-2020 un acto de competencia desleal 7. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial.

Actos de confusión. Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena 8. Conexión entre productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac VISTO El Oficio N* 7467-2017-0-S-5taSECA-CSJLI-PJ del 13 de noviembre de 2020, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicitó interpretación prejudicial de los Artículos 135 (Literal e), 136 (Literales a y b), 137 y 258 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N* 7467-2017-0-1801-JR-CA-26; y, El Auto del 6 de enero de 2021, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

ANTECEDENTES Demandante: Santiago Queirolo S.A.C. Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual —INDECOPi— de la República del Perú Stefra SAC B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.

Si el signo TFQ LA TABERNA DE FRANCO Q (mixto) solicitado a — registro por parte de Stefra SAC para distinguir servicios de la Clase 43 ÉS “ande la Clasificación Internacional de Niza, resultaría confundible con las 2D 9 % arcas notorias SANTIAGO QUEIROLO, EL SABOR DEL BUEN VINO; 104: > F SECRETARIA ”, a XT S bh, / SECRETARIA Proceso 196-IP-2020 QUEIROLO;

VIÑAS QUEIROLO; SANTIAGO QUEIROLO (denominativos); SANTIAGO QUEIROLO SQ; SANTIAGO QUEIROLO SQ; SANTIAGO QUEIROLO DESDE 1880 PRIMADO; SANTIAGO QUEIROLO SANGRÍA QUEIROLO; SANTIAGO QUEIROLO DESDE 1880 QUEIROLO ACHOLADO; SANTIAGO QUEIROLO DESDE 1880, EL SABOR DEL BUEN VINO, VINO MOSCATO MUSCAT DE ALEXANDRIA DULCE VIÑAS QUEIROLO SQ ELABORADO POR SANTIAGO QUEIROLO S.A.C. VIÑA LA LAGRIMA CAÑETE - ICA;

SANTIAGO QUEIROLO DESDE 1880, EL SABOR DEL BUEN VINO BLANCO RESERVA CHENIN BLANC SEMI SECO VIÑAS QUEIROLO CAÑETE - ICA SQ ELABORADO POR SANTIAGO QUEIROLO S.A.C. VIÑA LA LAGRIMA; SANTIAGO QUEIROLO DESDE 1880, EL SABOR DEL BUEN VINO QUEIROLO UVA QUEBRANTA ELABORADO POR SANTIAGO QUEIROLO S.A.C.; SANTIAGO QUEIROLO DESDE 1880, EL SABOR DEL BUEN VINO QUEIROLO ELABORADO POR SANTIAGO QUEIROLO S.A.C.;

Q SANTIAGO QUEIROLO DESDE 1880, EL SABOR DEL BUEN VINO VARIEDAD DE LA CEPA 2005 SQ VIÑAS QUEIROLO CAÑETE - ICA; SANTIAGO QUEIROLO DESDE 1880, EL SABOR DEL BUEN VINO MOSCATO DE HAMBURGO VINO TINTO DULCE VIÑAS QUEIROLO SQ CAÑETE - ICA; SANTIAGO QUEIROLO DESDE 1880, EL SABOR DEL BUEN VINO MASCO QUEIROLO CIRUELAS ELABORADO POR SANTIAGO QUEIROLO S.A.C.;

SANTIAGO QUEIROLO DESDE 1880, EL SABOR DEL BUEN VINO TINTO TRADICIONAL DEL ANTIGUO FUNDO LIMEÑO DE MAGDALENA HOY PRODUCIDO EN EL FERTIL VALLE DE CAÑETE BARBERA / MALBEC 2005 SQ VIÑAS QUEIROLO CAÑETE - ICA; SANTIAGO QUEIROLO DESDE 1880, EL SABOR DEL BUEN VINO VARIETAL DE LA NUEVA GENERACION DE VINOS DE NUESTRA BODEGA, DE GRAN FRESCURA, LIGERAMENTE BURBUJEANTE, CON AROMAS A FRUTAS TROPICALES Y CITRICOS SAUVIGNON BLANC 2006 VIÑAS QUEIROLO CAÑETE - ICA SQ;

DON SANTIAGO SQ VIÑA QUEIROLO CAÑETE ICA SANTIAGO QUEIROLO SQ DESDE 1880; SANTIAGO QUEIROLO DESDE 1880, EL SABOR DEL BUEN VINO SQ VINO DE LA MAGDALENA RESERVADO BARBERA/MALBEC VIÑAS QUEIROLO CAÑETE-ICA ELABORADO POR SANTIAGO QUEIROLO S.A.C. VIÑA LA LAGRIMA; SANTIAGO QUEIROLO DESDE 1880, EL SABOR DEL BUEN VINO GRAN VINO BORGOÑA VIÑAS QUEIROLO CAÑETE - ICA SQ ELABORADO POR SANTIAGO QUEIROLO S.A.C.;

SANTIAGO QUEIROLO SANGRÍA QUEIROLO TINTO VIÑA LA LAGRIMA DISFRUTA TAMBIEN DE NUESTRA SANGRÍA BLANCA SANTIAGO QUEIROLO DESDE 1880, EL SABOR DEL BUEN VINO EN TODO MOMENTO EN TODO LUGAR; SANTIAGO QUEIROLO DESDE 1880 EL SABOR DEL BUEN VINO, VINO ROSE VIÑAS QUEIROLO CAÑETE - ICA SQ ELABORADO POR SANTIAGO QUEIROLO S.A.C.; SANTIAGO QUEIROLO ROSÉ;

PRIMADONNA; PRIMADO; SANTIAGO QUEIROLO DESDE 1880 EL SABOR DEL BUEN VINO TABERNA UEIROLO PUEBLO LIBRE GRAN TINTO SHIRAZ 2009; SANTIAGO Proceso 196-IP-2020 QUEIROLO DESDE 1880 EL SABOR DEL BUEN VINO TABERNA QUEIROLO PUEBLO LIBRE GRAN BLANCO SAUVIGNON BLANC 2009; SANTIAGO QUEIROLO DESDE 1880 EL SABOR DEL BUEN VINO TABERNA QUEIROLO PUEBLO LIBRE GRAN TINTO TANNAT;

SANTIAGO QUEIROLO DESDE 1880, EL SABOR DEL BUEN VINO SIGLO XVI MALBEC/TANNAT; DON SANTIAGO, SANTIAGO QUEIROLO MOSTO VERDE ITALIA DESTILADO EN FALCA (mixtos); lema comercial SANTIAGO QUEIROLO Y DISFRUTE DE LA VIDA (denominativo) y nombre comercial SANTIAGO QUEIROLO S.A. (denominativo), cuya titularidad pertenece a Santiago Queirolo S.A.C., para distinguir productos de las Clases 30 y 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

Si los términos “ACHOLADO, VIÑAS, MOSCATO, MUSCAT DE ALEXANDRÍA DULCE, CAÑETE-ICA, BLANCO RESERVA, CHENIN BLANC SEMI SECO, FIGURA DE UN RACIMO DE UVAS, UVA QUEBRANTA, VARIEDA DE LA CEPA 2005, MOSCATO DE HAMBURGO, TINTO DULCE, CIRUELAS, TINTO, ROSE, BARBERA, MALBEC”, entre otros, serían descriptivos en cuanto a la presentación, sabor y/o características de los productos que pretende distinguir los signos en conflicto y los términos “CAÑETE-ICA, VALLE DE ICA PERÚ, ITALIA” serían descriptivos en cuanto los lugares geográficos de productos que pretende distinguir los signos en conflicto.

Si la sociedad Stefra SAC solicitó a registro la marca TFQ LA TABERNA DE FRANCO Q (mixta) para presuntamente perpetrar un acto de competencia desleal. Si existe conexión entre los productos y servicios distinguidos por los signos en conflicto. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 135 (Literal e), 136 (Literales a y b), 137 y 258 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Únicamente se realizará la interpretación de los Artículos 136 (Literales a y b), 137 y 258 de la Decisión 486*, por ser pertinente. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o 4 Proceso 196-IP-2020 No procede realizar la interpretación del Artículo 135 (Literal e) de la Decisión 486, por cuanto no es objeto de controversia la causal de irregistrabilidad absoluta de un signo exclusivamente descriptivo.

De oficio se llevará a cabo la interpretación de los Artículos 136 (Literales c y h), 151, 224, 228, 230 y 259 (Literal a) de la Decisión 486?, SECRETARIA ” servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; «Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.» «Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.» Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

(..)» «Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.» «Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.» «Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se SON aplique; el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; q) 5 | Proceso 196-1P-2020 para tratar los temas de irregistrabilidad de una marca por identidad o similitud a un lema comercial, la marca notoriamente conocida, la conexión entre los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto y los actos de competencia desleal.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos mixtos. Comparación entre signos mixtos y denominativos.

Signos conformados por denominaciones descriptivas. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La ¡ notoriedad del signo solicitado a registro. | 6. Solicitud de registro de un signo para perpetrar un acto de competencia desleal. | 7. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Actos de confusión. Actos de aprovechamiento indebido de la reputación E 62 JO ajena. e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; 1 el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; )) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.» «Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 1 | a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores.» «Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: N a) Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del A N establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

J» ! Proceso 196-1P-2020 8. Conexión entre productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza. 9. Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. Dado que en el proceso interno se discute si el signo TFQ LA TABERNA DE FRANCO AQ (mixto) solicitado a registro resultaría confundible con E las marcas SANTIAGO QUEIROLO, EL SABOR DEL BUEN VINO; a QUEIROLO; VIÑAS QUEIROLO; SANTIAGO QUEIROLO (denominativas); SANTIAGO QUEIROLO SQ; SANTIAGO QUEIROLO SQ;

SANTIAGO QUEIROLO DESDE 1880 PRIMADO; SANTIAGO QUEIROLO SANGRÍA QUEIROLO; SANTIAGO QUEIROLO DESDE 1880 QUEIROLO ACHOLADO; SANTIAGO QUEIROLO DESDE 1880, EL SABOR DEL BUEN VINO, VINO MOSCATO MUSCAT DE ALEXANDRIA DULCE VIÑAS QUEIROLO SQ ELABORADO POR SANTIAGO QUEIROLO S.A.C. VIÑA LA LAGRIMA CAÑETE -— ICA; SANTIAGO QUEIROLO DESDE 1880, EL SABOR DEL BUEN VINO BLANCO RESERVA CHENIN BLANC SEMI SECO VIÑAS QUEIROLO CAÑETE - ICA SQ ELABORADO POR SANTIAGO QUEIROLO S.A.C. VIÑA LA LAGRIMA;

SANTIAGO QUEIROLO DESDE 1880, EL SABOR DEL BUEN VINO QUEIROLO UVA QUEBRANTA ELABORADO POR | SANTIAGO QUEIROLO S.A.C.; SANTIAGO QUEIROLO DESDE 1880, E EL SABOR DEL BUEN VINO QUEIROLO ELABORADO POR SANTIAGO QUEIROLO S.A.C.; Q SANTIAGO QUEIROLO DESDE a 1880, EL SABOR DEL BUEN VINO VARIEDAD DE LA CEPA 2005 SQ | VIÑAS QUEIROLO CAÑETE - ICA; SANTIAGO QUEIROLO DESDE 1880, EL SABOR DEL BUEN VINO MOSCATO DE HAMBURGO VINO TINTO DULCE VIÑAS QUEIROLO SQ CAÑETE -— ICA;

SANTIAGO QUEIROLO DESDE 1880, EL SABOR DEL BUEN VINO MASCO QUEIROLO CIRUELAS ELABORADO POR SANTIAGO QUEIROLO S.A.C.; SANTIAGO QUEIROLO DESDE 1880, EL SABOR DEL BUEN VINO TINTO TRADICIONAL DEL ANTIGUO FUNDO LIMEÑO DE MAGDALENA HOY PRODUCIDO EN EL FERTIL VALLE DE CANETE BARBERA / MALBEC 2005 SQ VIÑAS QUEIROLO CAÑETE -— ICA; SANTIAGO QUEIROLO DESDE 1880, EL SABOR DEL BUEN VINO VARIETAL DE LA NUEVA GENERACION DE VINOS DE NUESTRA BODEGA, DE GRAN FRESCURA, LIGERAMENTE BURBUJEANTE, ] CON AROMAS A FRUTAS TROPICALES Y CITRICOS SAUVIGNON E >= BLANC 2006 VIÑAS QUEIROLO CAÑETE - ICA SQ;

DON SANTIAGO $ iSQ VIÑA QUEIROLO CAÑETE ICA SANTIAGO QUEIROLO SQ SDE 1880; SANTIAGO QUEIROLO DESDE 1880, EL SABOR DEL | Proceso 196-I1P-2020 BUEN VINO SQ VINO DE LA MAGDALENA RESERVADO BARBERA/MALBEC VIÑAS QUEIROLO CAÑETE-ICA ELABORADO POR SANTIAGO QUEIROLO S.A.C. VIÑA LA LAGRIMA; SANTIAGO QUEIROLO DESDE 1880, EL SABOR DEL BUEN VINO GRAN VINO BORGOÑA VIÑAS QUEIROLO CAÑETE - ICA SQ ELABORADO POR SANTIAGO QUEIROLO S.A.C.;

PRIMADONNA; PRIMADO; SANTIAGO: QUEIROLO DESDE 1880 EL SABOR DEL BUEN VINO TABERNA QUEIROLO PUEBLO LIBRE GRAN TINTO SHIRAZ 2009; SANTIAGO QUEIROLO DESDE 1880 EL SABOR DEL BUEN VINO TABERNA QUEIROLO PUEBLO LIBRE GRAN BLANCO SAUVIGNON BLANC 2009; SANTIAGO QUEIROLO DESDE 1880 EL SABOR DEL BUEN VINO TABERNA QUEIROLO PUEBLO LIBRE GRAN TINTO TANNAT;

SANTIAGO QUEIROLO DESDE 1880, EL SABOR DEL BUEN VINO SIGLO XVI MALBEC/TANNAT; DON SANTIAGO, SANTIAGO QUEIROLO MOSTO VERDE ITALIA DESTILADO EN FALCA (mixtas); el lema comercial SANTIAGO QUEIROLO Y DISFRUTE DE LA VIDA (denominativo) y el nombre comercial SANTIAGO QUEIROLO S.A. | (denominativo), es pertinente analizar los Literales a) b) y c) del Artículo | 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera | originar un riesgo de confusión o de asociación; 8 Proceso 196-1P-2020 Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.$ a) El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:* a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 2 Ele DE » Ver Interpretaciones Prejudiciales números 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2747 del 8 de junio de 2016; 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2754 del 11 de julio de 2016; y, 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2755 del 11 de julio de 2016. bídem. 1.4. d) Proceso 196-IP-2020 Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:? a) b) d) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se o A to Ibídem. er Interpretación Prejudicial N* 42-1P-2017 de fecha 7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta ficial del Acuerdo de Cartagena N* 3063 del 21 de julio de 2017. 10 1.5. 1.6.

Proceso 196-IP-2020 presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas. (ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus.

Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.

(iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. Comparación entre signos mixtos. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo TFQ LA TABERNA DE FRANCO Q (mixto) y las marcas SANTIAGO QUEIROLO SQ; SANTIAGO QUEIROLO SQ;

SANTIAGO QUEIROLO 1880 PRIMADO; SANTIAGO QUEIROLO SANGRÍA 11 Proceso 196-I1P-2020 BUEN VINO, VINO MOSCATO MUSCAT DE ALEXANDRIA DULCE VIÑAS QUEIROLO SQ ELABORADO POR SANTIAGO QUEIROLO S.A.C. VIÑA LA LAGRIMA CAÑETE — ICA; SANTIAGO QUEIROLO DESDE 1880, EL SABOR DEL BUEN VINO BLANCO RESERVA CHENIN BLANC SEMI SECO VIÑAS QUEIROLO CAÑETE - ICA SQ ELABORADO POR SANTIAGO QUEIROLO S.A.C. VIÑA LA LAGRIMA;

SANTIAGO QUEIROLO DESDE 1880, EL SABOR DEL BUEN VINO QUEIROLO UVA QUEBRANTA ELABORADO POR SANTIAGO QUEIROLO S.A.C.; SANTIAGO QUEIROLO DESDE 1880, EL SABOR DEL BUEN VINO QUEIROLO ELABORADO POR SANTIAGO QUEIROLO S.A.C.; Q SANTIAGO QUEIROLO DESDE 1880, EL SABOR DEL BUEN VINO VARIEDAD DE LA CEPA 2005 SQ VIÑAS QUEIROLO CAÑETE - ICA; SANTIAGO QUEIROLO DESDE 1880, EL SABOR DEL BUEN VINO MOSCATO DE HAMBURGO VINO TINTO DULCE VIÑAS QUEIROLO SQ CAÑETE -— ICA;

SANTIAGO QUEIROLO DESDE 1880, EL SABOR DEL BUEN VINO MASCO QUEIROLO CIRUELAS ELABORADO POR SANTIAGO QUEIROLO S.A.C.; SANTIAGO QUEIROLO DESDE 1880, EL SABOR DEL BUEN VINO TINTO TRADICIONAL DEL ANTIGUO FUNDO LIMEÑO DE MAGDALENA HOY PRODUCIDO EN EL FERTIL VALLE DE CAÑETE BARBERA / MALBEC 2005 SQ VIÑAS QUEIROLO CAÑETE - ICA; SANTIAGO QUEIROLO DESDE 1880, EL SABOR DEL BUEN VINO VARIETAL DE LA NUEVA GENERACION DE VINOS DE NUESTRA BODEGA, DE GRAN FRESCURA, LIGERAMENTE BURBUJEANTE, CON AROMAS A FRUTAS TROPICALES Y CITRICOS SAUVIGNON BLANC 2006 VIÑAS QUEIROLO CAÑETE - ICA SQ;

PRIMADO; SANTIAGO QUEIROLO DESDE 1880 EL SABOR DEL BUEN VINO TABERNA QUEIROLO PUEBLO LIBRE GRAN TINTO SHIRAZ 2009; SANTIAGO QUEIROLO DESDE 1880 EL SABOR DEL BUEN VINO TABERNA QUEIROLO PUEBLO LIBRE GRAN BLANCO SAUVIGNON BLANC 2009; SANTIAGO QUEIROLO DESDE 1880 EL SABOR DEL BUEN FS 12 NS S/ NY A s WMinao P 2.2. 2.3. Proceso 196-I1P-2020 SIGLO XVI MALBEC/TANNAT y DON SANTIAGO, SANTIAGO QUEIROLO MOSTO VERDE ITALIA DESTILADO EN FALCA (mixtas), es necesario que se verifique la comparación entre estos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico.

En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento — sea denominativo o gráfico— penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.” Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente?: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:? (1) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario*?. Como ejemplo Ver Interpretaciones Prejudiciales números 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2755 del 11 de julio de 2016; y, 418-IP-2015 de fecha 13 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2754 del 11 de julio de 2016.

Ibídem. Ver Interpretación Prejudicial N* 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2755 del 11 de julio de 2016. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la Lengua Española. Definición de lexema: %, sol, o que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej., terr, en rráis.» Disponible en: http://dle.rae.es/?id=NCu16TD (Consulta: 20 de enero de 2021). 13 Proceso 196-1P-2020 tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.*! Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: o Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. o Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas | imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

E REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la Lengua Española. Definición de morfema: «1. m. Gram. Unidad mínima aislable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos SS morfemas: mujer y -es. AH, 3.2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -ar, -s, -ero. 3, m. Gram. Unidad mínima de significado.

La terminación verbal -mos contiene dos morfemas: persona, primera, y número, plural.» Disponible en: http://dle.rae.es/?id=Polt8j2 (Consulta: 20 de ro de 2021). E 14 Proceso 196-IP-2020 b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso!?: (1) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. (iii) Siel signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.*3 Cc) Sial realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.?* 2.4.

Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha 12 En la Interpretación Prejudicial N* 524-IP-2015 de fecha 9 de marzo de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2992 del 21 de abril de 2017, el TICA recogió las siguientes definiciones: El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro. Ver Interpretación Prejudicial N* 161-IP-2015 de fecha 27 de octubre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2656 del 25 de enero de 2016.

Ver Interpretaciones Prejudiciales números 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2755 del 11 de julio de 2016; y, 418-1P-2015 S Ñ AN de fecha 13 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2754 ON” Nel 11 de julio de 2016. ” a > E SECRETARIA 15 2, <“MbaD ” 240. 2.6. 3.1. 3.2, Proceso 196-1P-2020 solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado.** Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.*? Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.

Comparación entre signos mixtos y denominativos Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado a registro TFQ LA TABERNA DE FRANCO Q (mixto) y las marcas SANTIAGO QUEIROLO, EL SABOR DEL BUEN VINO; QUEIROLO; VINAS QUEIROLO y SANTIAGO QUEIROLO (denominativas), el lema comercial SANTIAGO QUEIROLO Y DISFRUTE DE LA VIDA (denominativo) y el nombre comercial SANTIAGO QUEIROLO S.A. (denominativo), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.!” Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, Ver Interpretación Prejudicial N* 106-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2606 del 14 de octubre de 2015.

Ibídem. Ver Interpretaciones Prejudiciales números 529-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2747 del 8 de junio de 2016; y, 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2754 el 11 de julio de 2016. 16 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

Proceso 196-1P-2020 arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. *? Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.!? En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Sial realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial?%, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Sien la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos desarrollados en el párrafo 2.3 Literal a) del presente acápite.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo Ver Interpretación Prejudicial N* 46-IP-2013 de fecha 25 de abril de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2217 del 16 de julio de 2013.

Ver Interpretación Prejudicial N* 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2755 del 11 de julio de 2016. Ver Interpretación Prejudicial N* 129-1P-2015 de fecha 20 de julio de 2015, publicada en la aceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2604 del 14 de octubre de 2015. 17 Proceso 196-IP-2020 de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado a registro TFQ LA TABERNA DE FRANCO AQ (mixto) y las marcas SANTIAGO QUEIROLO, EL SABOR DEL BUEN VINO;

QUEIROLO; VIÑAS QUEIROLO y SANTIAGO QUEIROLO (denominativas), lema comercial SANTIAGO QUEIROLO Y DISFRUTE DE LA VIDA (denominativo) y el nombre comercial SANTIAGO QUEIROLO S.A. (denominativo). 4. "Signos conformados por denominaciones descriptivas 4.1. Teniendo en cuenta que en el proceso interno NBA Properties, Inc. argumentó que las denominaciones "ACHOLADO, VIÑAS, MOSCATO, MUSCAT DE ALEXANDRÍA DULCE, CAÑETE-ICA, BLANCO RESERVA, CHENIN BLANC SEMI SECO, FIGURA DE UN RACIMO DE UVAS, UVA QUEBRANTA, VARIEDA DE LA CEPA 2005, MOSCATO DE HAMBURGO, TINTO DULCE, CIRUELAS, TINTO, ROSE, BARBERA, MALBEC”, entre otros, serían descriptivos en | cuanto a la presentación, sabor y/o características de los productos que ] pretende distinguir los signos en conflicto y los términos "CANETE-ICA, | VALLE DE ICA PERU, ITALIA” que serían descriptivos en cuanto los |: lugares geográficos de productos que pretende distinguir los signos en conflicto, resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema. 4.2.

Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como su calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, y dicha pregunta se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. 4.3.

Los signos conformados exclusivamente por denominaciones descriptivas, al estar combinadas con otras, pueden generar signos completamente distintivos. El titular de una marca no puede impedir que las expresiones descriptivas puedan ser utilizadas por los otros | empresarios. Ello significa que su marca es débil porque tiene una fuerza | limitada de oposición, ya que las partículas descriptivas se deben excluir | del cotejo de la marca.?.

No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (descriptivas) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad >, Ver Interpretación Prejudicial N* 536-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016, publicada en la * Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2760 del 12 de julio de 2016. 18 4.5. 4.6. 4.7. 5.1. ] ! 5.2.

Proceso 196-1P-2020 débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.22 La carga de la prueba de la veracidad de los hechos que se alegan corresponde a la parte que lo alega, en este sentido si una parte señala que nos encontramos ante un elemento descriptivo, le corresponderá acreditarlo.

Ello sin perjuicio del examen de registrabilidad que efectúa la autoridad administrativa. El que un término sea descriptivo para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es descriptivo para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro Como en el proceso interno se argumentó que el signo solicitado TFQ LA TABERNA DE FRANCO Q (mixto) resultaría confundible las marcas notorias SANTIAGO QUEIROLO cuya titularidad pertenece a la sociedad Santiago Queirolo S.A.C., se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia.

Definición La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los Artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos. a er Interpretación Prejudicial N* 327-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la.- Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2752 del 11 de julio de 2016. 19 O |: Proceso 196-1P-2020 En efecto, el Artículo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: «Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.» De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente”. b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los países miembros. c) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.

La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique?*.

Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores. Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 de la marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá del sector pertinente”. " SECRETARIA S/ (9, VibaD 4 El Artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber: «( ) a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. c) Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

(..)» Artículo 230 de la Decisión 486. a marca renombrada (por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.) es conocida “prácticamente por casi todo el público en general, por diferentes tipos de segmentos de > Z/ 2 2 20 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. Proceso 196-I1P-2020 La marca notoria regulada en la Decisión 486, a la que podemos llamar marca notoria andina, es aquella que es notoria en cualquier país miembro de la Comunidad Andina, e independientemente de si su titular es nacional o extranjero.

Basta que sea notoria en un país miembro para que reciba una protección especial en los otros tres países miembros. La marca renombrada, por su parte, no se encuentra regulada por la Decisión 486, pero por su naturaleza recibe protección especial en los cuatro países miembros. La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembro”.

Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance. La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de: a) productos o servicios idénticos, similares y aquellos con los que existe conexión competitiva; b) aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente; y, c) cualquier tipo de producto o servicio cuyo uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o asociación con el titular de la marca notoria o sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba. La notoriedad debe probarse por quien la alegue de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina un “hecho notorio”.

Y es que los “hechos notorios” se consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la marca renombrada. Para recibir la protección, basta que la marca sea notoria en otro país miembro de la Comunidad ndina o que la autoridad de propiedad industrial considere que la marca es renombrada. 21 A Proceso 196-IP-2020 conocen de oficio y no requieren actividad probatoria (notoria non egent probatione), no son objeto de prueba””. 5.11.La marca notoria extracomunitaria?? no rompe los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo?*. 5.12.Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que en ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas.

En relación con los diferentes riesgos en el mercado 5.13.Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de conformidad con lo siguiente: 5.13.1. En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 5.13.2.

En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica.

En la medida que una marca renombrada es conocida por casi por todos, también es conocida por la autoridad de propiedad industrial. Si la autoridad de propiedad industrial considera que la marca no es renombrada, deberá permitir que su titular pruebe su notoriedad —en algún país de la Comunidad Andina— en los términos de lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486.

No es renombrada, sino una marca notoria pero fuera de la Comunidad Andina. La marca notoria extracomunitaria, al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, está supeditada a los principios de territorialidad, especialidad, principio registral y de uso real y efectivo. Ahora bien, no por el hecho de considerarse notoria una marca en su país de origen puede impedir el registro de una marca similar o idéntica en un país miembro de la Comunidad Andina, ya que el examinador andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar el caso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o ánimo de apropiarse de un signo que era conocido por el solicitante, no podrá impedir el registro de un signo sobre la base, únicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino. 22 Proceso 196-IP-2020 5.13.3.

En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. 5.13.4.

En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.

Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. 5.14. Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Prueba de la notoriedad 5.15.La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el juez o la oficina nacional competente, según sea el caso. 5.16.El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: «a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; 23 Proceso 196-1P-2020 d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) elvalor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antiguedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.» PP. = 5.17.En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable. 5.18.

El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entre otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben | presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso.

Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular?, La notoriedad del signo solicitado a registro?! negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el país miembro o en d el extranjero.

Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así | no se encuentre registrado en el respectivo país miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter 5.19. De conformidad con lo establecido en el Literal a) del Artículo 229, no se Ver Interpretación Prejudicial N* 460-1P-2015 de fecha 7 de julio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2781 del 19 de agosto de 2016.

ER + ANEI desarrollo de este acápite ha sido tomado de la Interpretación Prejudicial N* 84-IP-2015 de 9 “2 fecha 4 de febrero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2712 TARTA > po 18 de abril del 2016. y 24 Proceso 196-I1P-2020 de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. 5.20.La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario.

Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente. 5.21.Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de | productos que se pretende registrar, etc. 5.22.En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma | comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el país miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la oficina nacional competente tiene / discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio. 5.23.

Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el juez o la oficina nacional competente, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente con base en las pruebas presentadas.

La cancelación por falta de uso y la prueba del uso tratándose de marcas renombradas y notorias 5.24.En acápites anteriores se ha mencionado que tanto la marca renombrada?? como la marca notoria regulada en la Decisión 486 rompen el principio de uso real y efectivo, por lo que la figura de la n_— cancelación por falta de uso, así como la prueba del uso, requieren una LH px DE NA modulación importante en lo que respecta a dicha clase de marcas. > S E) PN ES 9 GN que no se encuentra expresamente regulada en la Decisión 486.

S, y F SECRETARIA a ES 25 NC =/ O / Un iS | SIDAD i => Proceso 196-1P-2020 5.25. Si la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486 son protegidas en un país miembro así no estén registradas ni sean usadas en dicho país, con mayor razón deben ser protegidas si han sido registradas, pero no son usadas en el referido país. La diferencia está en que, tratándose de la marca renombrada, la protección opera respecto de todos los productos o servicios.

En cambio, tratándose de la marca notoria regulada en la Decisión 486, la protección opera respecto de los productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente. 5.26.Lo anterior evidencia que la figura de la cancelación por falta de uso aplicada a las marcas ordinarias, no puede operar de la misma manera tratándose de la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486.

Dado que en ambos casos no se aplica el principio de uso real y efectivo, corresponde desestimar una solicitud de cancelación por el solo hecho de que la marca renombrada (o la marca notoria regulada en la Decisión 486) no está siendo usada en el país miembro de la Comunidad Andina donde se pide su cancelación, 33 Como afirma Gustavo León y León: «Aunque la normativa comunitaria andina no trae alguna disposición específica que regule el asunto, de una interpretación sistemática y teleológica de la norma se puede concluir con meridiana claridad que la marca notoria está exceptuada de la carga de uso impuesta para el resto de los signos distintivos.» (Gustavo Arturo León y León Durán, Derecho de Marcas en la Comunidad Andina.

Análisis y Comentarios. ECB Ediciones S.A.C. — Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 468.) El referido autor cita (Op. Cit., p. 469) a su vez a los siguientes dos autores, en la misma línea de pensamiento. « Por otra parte, la calidad de notoria de la Marca no depende de su uso en el país, sino de su conocimiento por parte de los sectores pertinentes.

Lo anterior daría pie para afirmar que su protección, que deriva de la calidad de notoria, estaría exenta de la carga de su uso en el país ( ) En este orden de ideas, puede considerarse que la marca notoria registrada no es objeto de cancelación por falta de uso, en virtud de la protección excepcional que le confiere la Decisión 486%.» «540 Metke Mendez, Ricardo.

“El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina", en Revista de Estudios Sociojurídicos, Bogotá, Colombia, 9 (2): 82-110, Julio a diciembre de 2007, pp. 106 y 107.» «Si bien es suficiente para legitimar la intervención dentro de esta acción el presentar una solicitud de registro de una marca similar de la cual se pretende su cancelación, esta es una figura jurídica aplicable a las marcas comunes, mas no para las marcas notorias, pues de permitirlo la norma facultaría a que cualquier tercer interesado se aproveche indebidamente del prestigio y difusión que una marca ha ganado dentro de determinado mercado.

Siendo más específicos, quien se vería afectado con dicha conducta es el público consumidor, pues este está acostumbrado a obtener cierta aptitud y calidad del producto que adquiere y que está identificado con la marca de su preferencia**!.» «541 Torres Salinas, Carlos. '¿Cabe la cancelación de registro por falta de uso respecto / Ñ A de una marca notoria? MANICHO, una historia digna de ser contada', en Law 2 ¡NS a Review, Revista de la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador, publicación 10 e Semestral, enero de 2013, p.8.» > TI => ¡[F SECRETARIA or VIDA EA Proceso 196-IP-2020 5.27.Si bien la marca notoria regulada en la Decisión 486 no necesita ser usada en el país miembro donde, estando registrada, se pide su cancelación, su titular sí debe acreditar la existencia de notoriedad (vigente) en al menos uno de los otros países miembros de la Comunidad Andina. 5.28.En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si las marcas SANTIAGO QUEIROLO cuyo titular es la sociedad Santiago Queirolo S.A.C., eran notoriamente conocidas en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo TFQ LA TABERNA DE FRANCO Q (mixto), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. 6.

Solicitud de registro de un signo para perpetrar un acto de competencia desleal 6.1. Dado que en el presente caso el demandante manifestó que la marca TFQ LA TABERNA DE FRANCO Q (mixto) habría sido solicitada a registro con la intención de consolidar un acto de competencia desleal, se procederá analizar este tema. 6.2. El Artículo 137 de la Decisión 486 dispone que: «Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.» Definición de competencia desleal 6.3.

Se entiende por competencia desleal todo acto contrario a la buena fe ¡ empresarial, contrario al normal desenvolvimiento de las actividades económicas basado en el esfuerzo empresarial legítimo. Sobre el | particular, el Tribunal ha considerado que son actos contrarios a los usos y prácticas honestos aquellos que se producen con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor**. 6.4.

Un empresario puede captar más clientes si ofrece en el mercado productos o servicios a menores precios, de mejor calidad, en mayor variedad y/o de más fácil acceso, todos estos beneficios que pueden resumirse en un solo concepto: eficiencia económica. Esta eficiencia se Ver Interpretación Prejudicial N* 38-IP-98 de fecha 22 de enero de 1999, publicada en la Gaceta ficial del Acuerdo de Cartagena N* 419 del 17 de marzo de 1999. 21 Proceso 196-1P-2020 logra mejorando la administración de la empresa; investigando e innovando; reduciendo los costos de producción; optimizando los canales de comercialización; contratando a los mejores trabajadores, proveedores y distribuidores; ofreciendo servicios de postventa idóneos y oportunos, etc.

El esfuerzo empresarial legítimo, expresado como eficiencia económica, da como fruto la atracción de clientes y el incremento de las ventas. El daño concurrencial lícito ocurre precisamente cuando un empresario atrae una mayor clientela —lo que supone la pérdida de clientes de otro u otros empresarios— debido a su capacidad de ofrecer en el mercado algo más atractivo de que lo que ofrecen sus competidores.

Y esta es la virtud del proceso competitivo: la presión existente en el mercado por ofrecer las mejores condiciones (precio, calidad, variedad y/o acceso) en beneficio de los consumidores. Lo ilícito, y que constituye un acto desleal o de competencia desleal, es atraer clientes o dañar al competidor, no sobre la base del esfuerzo empresarial legítimo (eficiencia económica), sino debido a actos contrarios a la buena fe comercial, actos que atentan contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas que pueden perjudicar igualmente a los consumidores y al interés general, tales como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), la denigración al competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la violación de secretos comerciales, entre otros similares.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 258 de la Decisión 486, se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea sontrario a los usos y prácticas honestos. Según lo establecido en el Literal a) del Artículo 259 de la norma comunitaria, constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros; «cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.» De lo anterior se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales.

Será desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos**. En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que son actos que se producen, TARIA > SECRE Ver Interpretación Prejudicial N* 217-IP-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la ? Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2616 del 26 de octubre de 2015.

A ) 28 /, pa Proceso 196-IP-2020 precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor**. 6.10.El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial; es decir, que se encuentra relacionada con la buena fe que debe prevalecer entre los comerciantes y que responde a una práctica que atiende los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad?”. 6.11.La doctrina jurídica señala que para que un acto pueda ser constitutivo de competencia desleal, el mismo debe reunir dos elementos fundamentales: un acto de competencia (la finalidad concurrencial del acto), y que este acto de competencia sea calificable como desleal (el medio empleado para competir y atraer la clientela es desleal)%.

Veamos en detalle ambos elementos: a) Esun acto de competencia porque la realiza un competidor en el mercado con la finalidad de atraer clientes. b) Es desleal porque en lugar de atraer clientes sobre la base de la eficiencia económica (esfuerzo empresarial), lo hace a través de métodos deshonestos, contrario a la buena fe empresarial, como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), el descrédito o denigración del competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la comparación indebida, la imitación sistemática, la violación de secretos comerciales, entre otros.

La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos; por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta o desleal, se desprenden de la misma, a fin de propiciar un correcto funcionamiento del sistema competitivo?*. 5h Ibídem. 37 Jorge Jaeckel Kovaks, Apuntes sobre Competencia Desleal.

Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, Bogotá, 1996, p. 45. Sy Jaeckel Kovaks y Claudia Montoya Naranjo, La deslealtad en la competencia desleal. Qué «S Nes, cómo se establece en las normas, qué se debe probar y quién la debe probar. En: Rev. 49) S lerecho Competencia, Bogotá, vol.9, N* 9, enero-diciembre 2013, p. 143.

(1d E Ibidem. a > 29 %e Proceso 196-IP-2020 6.13.En el Artículo 259 de la Decisión 486 se consideran los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad intelectual que, como ya se dijo, no configuran una lista taxativa los siguientes: «a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.». 6.14.Los actos de competencia desleal por confusión, recogidos en el Literal a) previamente citado, gozan de las siguientes características%0: (1) No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

(ii) La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc.

En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos es considerada como una práctica desleal. (li) Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que, si no hay competencia; es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal.

En he - a9. a er Interpretación Prejudicial N* 110-IP-2010 de fecha 11 de noviembre de 2010, publicada en d á > la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 1922 del 31 de enero de 2011. SECRETARIA 30 6.15. 6.16. 6.17. 6.18. Proceso 196-IP-2020 relación con este punto, el Tribunal ha manifestado: «En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado.

En la doctrina se ha dicho sobre el particular que “para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores “O empresarios, oO pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo.

( ) para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí ( )”. (FLINT BLANCK, Pinkas: “Tratado de defensa de la libre competencia”; Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115)» El Tribunal, sobre los actos de competencia desleal regulados por la Decisión 486, y en especial sobre dichos actos vinculados a la propiedad industrial, ha manifestado: «En un régimen de libre competencia, se justifica que, en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores y comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestación de sus servicios, una posición de ventaja frente a otro u otros, si ha obtenido dicha posición a través de medios lícitos ( )*» La licitud de medios, en el ámbito vinculado con la propiedad industrial, significa que la conducta competitiva del agente económico debe ser compatible con los usos y prácticas consideradas honestas por quienes participan en el mercado, toda vez que la realización de actos constitutivos de una conducta contraria al citado deber de corrección provocaría desequilibrios en las condiciones del mercado y afectaría negativamente los intereses de competidores y consumidores.

La disciplina de estos actos encuentra así justificación en la necesidad de tutelar el interés general de los participantes en el mercado, por la vía de ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio abusivo. Con relación a los actos de competencia desleal por confusión, cabe reiterar que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el Ver Interpretación Prejudicial N* 116-IP-2004 de fecha 13 de enero de 2005, publicada en la a. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 1172 del 7 de marzo de 2005.

A Ver Interpretación Prejudicial N* 110-IP-2010 de fecha 11 de noviembre de 2010, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1922 del 31 de enero de 2011. 31 Proceso 196-IP-2020 consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos. 6.19.

En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del Artículo 137, 7.1. Le 7.4. deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Actos de confusión. Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena Tomando en consideración que la Sala consultante solicita la interpretación del Artículo 258 de la Decisión 486 y con la finalidad de dar respuesta a una de las preguntas formuladas, se procederá a desarrollar el presente tema.

Definición de competencia desleal Se entiende por competencia desleal todo acto contrario a la buena fe empresarial, contrario al normal desenvolvimiento de las actividades económicas basado en el esfuerzo empresarial legítimo. Sobre el particular, el Tribunal ha considerado que son actos contrarios a los usos y prácticas honestos aquellos que se producen con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor*?, Un empresario puede captar más clientes si ofrece en el mercado productos o servicios a menores precios, de mejor calidad, en mayor variedad y/o de más fácil acceso, beneficios todos estos que pueden resumirse en un solo concepto: eficiencia económica.

Esta eficiencia se logra mejorando la administración de la empresa; investigando e innovando; reduciendo los costos de producción; optimizando los canales de comercialización; contratando a los mejores trabajadores, proveedores y distribuidores; ofreciendo servicios de postventa idóneos y oportunos, etc.** El esfuerzo empresarial legítimo, expresado como eficiencia económica, da como fruto la atracción de clientes y el incremento de las ventas.

El daño concurrencial lícito ocurre precisamente cuando un empresario atrae una mayor clientela —lo que supone la pérdida de clientes de otro u otros empresarios— debido a su capacidad de ofrecer en el mercado Ver Interpretación Prejudicial N* 38-1P-98, de fecha 22 de fecha enero de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 419 del 17 de marzo de 1999.

Ver Interpretación Prejudicial N* 01-IP-2018 de fecha 8 de febrero de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 3215 del 23 de febrero de 2018. 32 Proceso 196-1P-2020 E algo más atractivo de que lo que ofrecen sus competidores. Y esta es la virtud del proceso competitivo: la presión existente en el mercado por ofrecer las mejores condiciones (precio, calidad, variedad y/o acceso) en beneficio de los consumidores.* 7.5.

Loilícito, y que constituye un acto desleal o de competencia desleal, es atraer clientes o dañar al competidor, no sobre la base del esfuerzo empresarial legítimo (eficiencia económica), sino debido a actos contrarios a la buena fe comercial, actos que atentan contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas que pueden perjudicar igualmente a los consumidores y al interés general, tales como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), la denigración al competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la violación de secretos comerciales, entre otros similares. 7.6.

Sobre el particular, el Artículo 258 de la Decisión 486 establece lo ' siguiente: l «Artículo 258.-Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.» 7.7. De lo anterior se desprende que no hay una lista taxativa que indique | cuáles actos se consideran desleales.

Será desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos.“ 7.8. En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de | aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor.*7 | 7.9.

La doctrina jurídica señala que para que un acto pueda ser constitutivo | de competencia desleal, el mismo debe reunir dos elementos fundamentales: un acto de competencia (la finalidad concurrencial del acto), y que este acto de competencia sea calificable como desleal (el medio empleado para competir y atraer la clientela es desleal)*?.

Veamos en detalle ambos elementos: | 45 Ibidem. | 29 Ver Interpretación Prejudicial N* 217-IP-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2616 del 26 de octubre de 2015. Ibídem. Jorge Jaeckel Kovács y Claudia Montoya Naranjo, La deslealtad en la competencia desleal. Qué es, cómo se establece en las normas, qué se debe probar y quién la debe probar.

En: Rev. lerecho Competencia, Bogotá, vol.9, N* 9, enero-diciembre 2013, p. 143. F SECRETARIA > X E Sy 2 Proceso 196-1P-2020 a) Esun acto de competencia porque la realiza un competidor en el mercado con la finalidad de atraer clientes. b) Es desleal porque en lugar de atraer clientes sobre la base de la eficiencia económica (esfuerzo empresarial), lo hace a través de métodos deshonestos, contrario a la buena fe empresarial, como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), el descrédito o denigración del competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la comparación indebida, la imitación sistemática, la violación de secretos comerciales, entre otros.

El acto de competencia desleal atenta contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas en el mercado, por lo que afecta (daño efectivo o daño potencial) al competidor o competidores, a los consumidores y al interés general. La competencia desleal afecta el normal desenvolvimiento del mercado, afecta el principio de buena fe. 7.10.La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los 7.11 usos mercantiles honestos; por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta o desleal, se desprenden de la misma, a fin de propiciar un correcto funcionamiento del sistema competitivo.4 Actos de confusión.Al respecto, el Literal a) del Artículo 259 de la Decisión 486 regula los actos de competencia desleal, en la modalidad de actos de confusión, vinculados a la propiedad industrial. 7.12.

Tales actos gozan de las siguientes características, de acuerdo con lo sostenido por este Tribunal:%0 a) No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. b) La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio.

Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en 34 Proceso 196-I1P-2020 efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal. c) Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que si no hay competencia; es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal. 7.13.El análisis debe partir de “indicios razonables” que permitan llegar a la conclusión de que los actos realizados por la demandada podrían perjudicar a otro competidor en el mercado.

Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el acto se haya realizado con el ánimo de cometer un acto de competencia desleal.* Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena 7.14.Sin duda alguna, aprovecharse ilícitamente del prestigio que otro empresario ha ganado en el mercado es un acto que debe estar proscrito.

Hace parte de ese grupo de conductas que denominamos desleales y que podrían generar grandes problemas de competencia, ruptura de la transparencia en el mercado y error en el público consumidor.*2 7.15.A propósito de la marca notoriamente conocida que merece una protección reforzada en el mercado, esto parte del mismo supuesto: el esfuerzo empresarial es un activo que se debe proteger para desarrollar adecuada y estructuralmente el desarrollo del mercado. 7.16.La mencionada conducta desleal no sólo está dirigida a aprovecharse de la notoriedad de un signo distintivo, sino del posicionamiento de un producto como tal, de la fama y prestigio de la organización empresarial, o inclusive de la honestidad y transparencia en la venta de un producto o en la presentación de un servicio, entre otras situaciones que podrían constituir la imagen de una empresa.* 7.17.

Posicionarse empresarialmente es una fuerte tarea logística. Permitir que de manera velada otro competidor se aproveche de dicha situación, es en últimas permitir que el posicionamiento en el mercado se vaya sl Ver Interpretación Prejudicial N*” 67-IP-2015 de fecha 13 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2533 del 8 de julio de 2015.

Ibídem. 35 Proceso 196-1P-2020 | ¿ diluyendo, generando con estos una erosión sistemática de la ubicación de un empresario en el mercado.** 7.18.En este caso, es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar; es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno es lo que se debe sancionar, ya que esto genera un deterioro sistemático de | la posición empresarial.*5 Por lo tanto, se deberá analizar si la actuación de la demandada configura un supuesto de competencia desleal por confusión y aprovechamiento indebido de la reputación ajena, de conformidad con lo previamente interpretado. 8.

Conexión entre productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza 8.1. Por cuanto en el proceso interno se alegó que existiría conexión entre | los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto, corresponde analizar este tema. 8.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe | similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se a indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la | Decisión 486.* e 8.3.

Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en | consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de | los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que | de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba j 5% Ibídem.

ES Ibídem. Es Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- «Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

OS Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la > similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.» ubrayado agregado) 36 Proceso 196-IP-2020 que sean diferentes.5 8.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en a consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la | necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. il ES Ver Interpretaciones Prejudiciales números 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada n la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2755 del 11 de julio de 2016; y, 473-IP-2015 fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2755 el 11 de julio de 2016. 37 i Proceso 196-1P-2020 La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. 8.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. 8.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva.

Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios: Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.

Dos productos completamente disímiles (v.g.. candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de 38 8.7. 9.1. 92 9.3. Proceso 196-1P-2020 conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva.

Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario.

Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas por la Sala consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará una respuesta que resuelva el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. «¿Qué se entiende por elemento descriptivo de un signo?» Para dar respuesta a esta pregunta la Sala consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 4 del Apartado E de la presente interpretación prejudicial. «¿En qué casos un signo con una partícula descriptiva puede acceder al registro?» Para dar respuesta a esta pregunta la Sala consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 4 del Apartado E de la presente interpretación prejudicial. «¿El elemento descriptivo de un signo debe excluirse del cotejo para determinar el riesgo de confusión entre dos signos?» Para dar respuesta a esta pregunta la Sala consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 4 del Apartado E de la presente interpretación prejudicial. «¿Cómo debe efectuarse el análisis de riesgo de confusión entre signos mixtos?» 89 AS IS SECRE 9.5. 9.6. 9.7. 9.8. 9:9,

9.10. AL DES 0% ETAP A =S 7 Y SS 1A * Proceso 196-IP-2020 Para dar respuesta a esta pregunta la Sala consultante deberá remitirse a lo señalado en los Temas 1 y 2 del Apartado E de la presente interpretación prejudicial. «¿Qué se entiende por elemento relevante del signo?» Para dar respuesta a esta pregunta la Sala consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 2 y 3 del Apartado E de la presente interpretación prejudicial. «¿En qué casos el elemento gráfico o figurativo de un signo tiene mayor relevancia que el elemento denominativo?» Para dar respuesta a esta pregunta la Sala consultante deberá remitirse a lo señalado en los Temas 2 y 3 del Apartado E de la presente interpretación prejudicial. «¿Se debe efectuar la comparación únicamente entre los elementos relevantes del signo?» Para dar respuesta a esta pregunta la Sala consultante deberá remitirse a lo señalado en los Temas 2 y 3 del Apartado E de la presente interpretación prejudicial. «¿Al analizar la conexión competitiva entre un producto y un servicio, qué criterios deben analizarse, considerando que el hecho de que puedan compartir el mismo canal de distribución no determina que el consumidor les atribuya un mismo origen empresarial?» Para dar respuesta a esta pregunta la Sala consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 8 del Apartado E de la presente interpretación prejudicial. «¿Qué criterios se deben considerar para concluir que el registro de una marca se ha solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal?» Para dar respuesta a esta pregunta la Sala consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 6 del Apartado E de la presente interpretación prejudicial. «¿Qué criterios deben emplearse para determinar desleal un acto vinculado a la propiedad industrial?» 40 SECRETARIA y LLANA Proceso 196-1P-2020 Para dar respuesta a esta pregunta la Sala consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 7 del Apartado E de la presente interpretación prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno N* 7467-2017-0-1801-JR-CA- 26, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente interpretación prejudicial ha sido aprobada con el voto de los Magistrados Gustavo García Brito, Hernán Rodrigo Romero Zambrano, Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 4 de marzo de 2021, conforme consta en el Acta 5-J-TJCA-2021.

O | ) >; € * Luis Felipe Aguilar Feijoó SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 41