TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 25 de agosto de 2021 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del Consultante: Referencia: Normas a ser interpretadas: Temas objeto de interpretación: Magistrado Ponente: VISTOS 189-IP-2020 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 15-57426 11001032400020160063400 Presunta irregistrabilidad por falta de distintividad del signo CENTRO DE RECUPERACIÓN INTEGRAL (denominativo) Artículos 134 Literales a) y b) y 135 Literales b) y e), y párrafo final de la Decisión 486 1.
Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas 2.La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad 3.La distintividad adquirida o «secondary meaning» 4. Signos conformados por denominaciones descriptivas Luis Rafael Vergara Quintero El Oficio N* 2133 del 29 de octubre de 2020, recibido vía correo electrónico el ismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso 189-IP-2020 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, así como también los Artículos 81, 83 Literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el proceso interno N* 11001032400020160063400; y, El Auto del 21 de mayo de 2021, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: MEDPLUS GROUP S.A.S. Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO —SIC— DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son: 1.
Si el signo CENTRO DE RECUPERACIÓN INTEGRAL (denominativo) solicitado a registro por la sociedad MEDPLUS GROUP S.A.S., para identificar servicios comprendidos en la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, cumpliría con los requisitos para ser registrado como marca. 2. Si el signo solicitado a registto CENTRO DE RECUPERACIÓN INTEGRAL (denominativo) ostentaría distintividad intrínseca. 3.
Si el signo solicitado a registo CENTRO DE RECUPERACIÓN INTEGRAL (denominativo) habría adquirido aptitud distintiva respecto de los servicios a los pretende identificar. 4. Si el signo CENTRO DE RECUPERACIÓN INTEGRAL (denominativo) solicitado a registro puede ser considerado como descriptivo respecto de los servicios que pretende distinguir.
C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La autoridad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 Literales a) y b), 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; también solicitó que se interpretaran los Artículos 81, 83 Literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Procede la interpretación de la Decisión 486 de la 189-IP-2020 Comisión de la Comunidad Andina! en específico de los Artículos 134 Literales a) y b); y, 135 limitando su interpretación a los Literales b) y e), y el párrafo final del mencionado artículo, por ser pertinentes. No procede la interpretación del Artículo 136 de la Decisión antes mencionada debido a que no es materia controvertida la irregistrabilidad de un signo cuando afecte los derechos de un tercero. Tampoco procede la interpretación de los Artículos 81, 83 Literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en vista de que a la fecha de presentación de la solicitud del signo materia de discusión (12 de marzo de 2015) se encontraba vigente la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas. 2. Lairregistrabilidad de signos por falta de distintividad. 3. La distintividad adquirida o «secondary meaning». 4. Signos conformados por denominaciones descriptivas. E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Concepto de marca.
Requisitos para el registro de las marcas 1.1. Teniendo en consideración que se solicitó el registro del signo CENTRO DE RECUPERACIÓN INTEGRAL (denominativo) como marca y que entre los alegatos de la demanda se alude que el registro de dicha marca vulnera s Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- «Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, simbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
( )» «Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (.-) b) carezcan de distintividad; le) e) consistan exclusivamente en un signo o indicaci:.a que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; lo obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si ¡en solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro or efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios cuales se aplica.» 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6; 1.7. 1.8. 189-IP-2020 lo contemplado en el Artículo 134 de la Decisión 486, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.
Concepto de marca Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. El Artículo 134 de la Decisión 486 ofrece una definición general de marca: «( ) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado». De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.
La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber: a) Diferencia los productos o servicios que se ofertan. b) Esindicadora de la procedencia empresarial. Cc) Indica la calidad del producto o servicio que identifica. d) Concentra el goodwil! del titular de la marca. e) Sirve de medio para publicitar los productos o servicios. Las marcas como medio de protección al consumidor cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).
De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin esta no existiría el signo marcario. Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos.
El Artículo 134 de la Decisión 486, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, ráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; 1.9. 189-IP-2020 los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente.
Requisitos para el registro de marcas Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. 1.10.A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la 1.11. perceptibilidad, es importante destacar que este es un elemento que forma parte de la esencia de la marca.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de estos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. 1.12.
En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene: a) La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. b) Lasusceptibilidad de representación gráfica es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.
Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales. 1.13. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el Artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca. 1.14.
Es importante advertir que el Literal a) del Artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del Artículo 134 de la misma normativa; es 189-IP-2020 decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad. 1.15.
Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el Literal b) del Artículo 135. La distintividad tiene un doble aspecto: ¡) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado y ii) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. 1.16.El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que este sea distintivo y susceptible de representación gráfica.
De conformidad con el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad. 1.17.Se deberá analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486. 2.
La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad 2.1. Entanto entre los alegatos de la demanda se alude que el registro del signo CENTRO DE RECUPERACIÓN INTEGRAL (denominativo) vulneraría lo contemplado en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se procederá a desarrollar dicho tema. «Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..-) b) carezcan de distintividad; 2.2.
La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.? 2.3.
La distintividad tiene un doble aspecto:? PZA Ver Interpretación Prejudicial N* 242-IP-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2579 del 4 de septiembre de 2015. r Interpretación Prejudicial N” 388-IP-2015 de fecha 25 de febrero de 2016, publicada en la Gaceta cial del Acuerdo de Cartagena N* 2726 del 22 de abril de 2016. 2.4. 2.5. 2.6. 2. 2.8. 189-1P-2020 a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.
La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo.
Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto.
Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.* El análisis de este tipo de distintividad -intrínseca- se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto.
Del mismo modo, tal como se explicó en párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente.
En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486.
La distintividad adquirida o “secondary meaning”. En el proceso interno MEDPLUS GROUP S.A.S. señaló que el signo CENTRO DE RECUPERACIÓN INTEGRAL (denominativo) ha adquirido aptitud distintiva respecto de los servicios que identifica, es ese sentido resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema. er Interpretación Prejudicial N* 242-IP-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta icial del Acuerdo de Cartagena N* 2579 del 4 de septiembre de 2015. 3.2. 3.4. 3.5. 3:6. 3.3. 189-1P-2020 La distintividad adquirida se consagra en el último párrafo del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: «Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (-..) No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica».
El artículo citado establece el fenómeno de la «distintividad adquirida» para obtener el registro de un signo. Si un empresario convierte un signo no distintivo en un signo perfectamente valorado y diferenciado por el consumidor como distintivo de determinados productos y/o servicios, por su uso constante, real y efectivo en el mercado, resulta natural que obtenga protección a su esfuerzo y actividad empresarial y, en consecuencia, que la solicitud de registro sea concedida.
El uso como signo distintivo de productos y/o servicios es lo que permite que el consumidor asocie la marca a un determinado origen empresarial y, por consiguiente, establezca una conexión entre la marca y el producto y/o servicio. Por ello, la distintividad adquirida flexibiliza el régimen atributivo por el registro en materia de marcas, otorgándole valor al uso previo al registro y estableciendo una importante excepción a determinadas causales de irregistrabilidad de carácter absoluto contempladas en el Artículo 135 de la Decisión 486.5 En virtud de la distintividad adquirida, un signo que ab initio no era distintivo es calificado como distintivo teniendo en cuenta su uso constante, real y efectivo en el mercado.
En otras palabras, signos que inicialmente no tenían aptitud para individualizar productos o servicios pueden ser protegidos posteriormente por el carácter distintivo que adquieren por su uso como marca. De acuerdo a lo expuesto, se deberá tener en cuenta los siguientes presupuestos establecidos en la norma comunitaria a efectos de que opere la figura estudiada: a) Que el signo que se pretende solicitar para registro no reúna el requisito de distintividad. b) Que el signo tenga un uso constante, real y efectivo en el mercado sobre un territorio determinado.
Se advierte que la figura de la distintividad adquirida se genera únicamente sobre cualquier signo que en un principio no reunía los requisitos de modo referencial, ver el Proceso 388-IP-2015 de fecha 25 de febrero de 2016, publicado en la eta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2726 del 22 de abril de 2016. 3.8. 3.9. 189-IP-2020 registrabilidad establecidos en los Literales b), e), f), g) y h), del Artículo 135 de la Decisión 486.
Al momento de decidir el registro de un signo distintivo, se debe prestar especial atención a esta circunstancia sobre la base del recaudo de pruebas dirigidas a determinar que, aunque el signo no era distintivo inicialmente, se ha convertido en tal por su uso constante en el mercado. El uso constante es el uso ininterrumpido, pero además, en el derecho de marcas, para que una marca se entienda usada en el mercado, dicho uso debe ser real y efectivo.
El postulado del uso real y efectivo de la marca se encuentra regulado en el Artículo 166 de la Decisión 486, el cual establece los parámetros en relación con las cantidades de los productos comercializados y servicios brindados los que se deben tener en cuenta para determinar si una marca ha sido efectiva y realmente usada o no:? a) Naturaleza de los productos o servicios: Este punto es fundamental para determinar el uso real, toda vez que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca.
En este sentido, la oficina nacional competente o el juez competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. b) Modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización: Se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan.
No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. 3.10. En consecuencia, para que opere la figura de la distintividad adquirida, se 4. 4.1. debe determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo. Al proceder al análisis deben tomarse en cuenta aspectos como el grado de distintividad del signo en relación con los servicios que pretende amparar, el mercado relevante, la capacidad del consumidor medio de identificar el origen empresarial del producto correspondiente o, de ser el caso, el grado de atención del público consumidor pertinente.
Signos conformados por denominaciones descriptivas En el proceso interno, la SIC señaló que el signo solicitado a registro CENTRO DE RECUPERACIÓN INTEGRAL (denominativo) es descriptivo respecto de los servicios de la Clase 44 de la Clasificación Internacional de 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 189-IP-2020 Al respecto, la norma comunitaria y la doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.” El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: «Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (-..) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
( )» Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos o con elementos gráficos o figurativos adicionales, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.
El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil?. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa de que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.? Conforme a lo expuesto, el titular de una marca con elementos descriptivos respecto de los productos o servicios que distingue dicha marca, no podrá impedir que sus competidores utilicen estos elementos, pues ninguna persona puede ostentar el derecho exclusivo sobre los mismos.
Ver Interpretación Prejudicial N* 336-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2724 del 22 de abril de 2016. Ver Interpretación Prejudicial N” 110-IP-2015 de fecha 25 setiembre de 2015, publicada en la Gaceta ficial del Acuerdo de Cartagena N* 2624 del 6 de noviembre de 2015. nterpretación Prejudicial N* 327-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta fal del Acuerdo de Cartagena N* 2752 del 11 de julio de 2016. 10 189-1P-2020 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la autoridad consultante al resolver el proceso interno N? 11001032400020160063400, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal e) del Artículo Segundo del Acuerdo 02/2021 del 5 de marzo de 2021, certifica que la presente Interpretación Prejudicial ha sido aprobada por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero, Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial del 25 de agosto de 2021, conforme consta en el Acta 19-J-TJCA- O, Pon Ñ Luis Felipe Aguilar Feijoó SECRETARIO Notifíquese a la autoridad consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
PROCESO 189-IP-2020 | 11