PROCESO 110-IP-2021 — Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 25 de agosto de 2021 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Normas a ser interpretadas: Temas objeto de interpretación: Magistrado Ponente: 110-¡P-2021 Interpretación prejudicial Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia 111001319900120183258702 Infracción a los derechos de propiedad industrial por el presunto uso indebido de las marcas Ss (denominativas y mixtas) y SINGER (denominativas y mixtas) Artículos 154, 155, 156, 157, 238, 241 (Literal b), 243 y 244 de la Decisión 486 1.

Derecho al uso exclusivo de la marca 2. Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio 3. Excepción al derecho al uso exclusivo de una marca, siempre que sea de buena fe, no sea susceptible de inducir a confusión y se realice a título informativo 4.

De los criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios Hugo R. Gómez Apac ShOficio N* C-278 del 24 de mayo de 2021, recibido vía correo electrónico el Bel mismo mes y año, mediante el cual la Sala Civil del Tribunal Superior Ke) e Ue Q a Proceso 110-1P-2021 del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia solicitó interpretación prejudicial de los Artículos 134, 135, 136, 154, 155, 156, 157, 238, 243 y 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N* 111001319900120183258702; y, El Auto del 5 de julio de 2021, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: The Singer Company Limited, S.A.R.L. Demandada: Fundación Social Integral Para la Generación de Empleo Regional B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los asuntos controvertidos son los siguientes: 1.

La presunta infracción por parte Fundación Social Integral Para la Generación de Empleo Regional sobre los derechos de propiedad industrial de The Singer Company Limited, S.A.R.L. mediante la prestación de servicios de capacitación y formación técnica de operarias confeccionistas de alto rendimiento en máquinas y equipos de confección con el nombre y enseña comercial FUNDACIÓN SINGER, los cuales serian confundibles con sus marcas S (denominativas y mixtas) y SINGER (denominativas y mixtas); y, si procede la prescripción de la acción de infracción interpuesta. 2.

Sila actuación de Fundación Social Integral Para la Generación de Empleo Regional era de buena fe, solamente para resumir su razón social y sin ánimo de lucro, ello de conformidad al Artículo 157. 3. Si procede el pago de indemnización por daños y perjuicios solicitado por el demandante. C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 134, 135, 136, 154, 155, 156, 157, 238, 243 y 244 de la Proceso 110-1P-2021 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Únicamente se realizará la interpretación de los Artículos 154, 155, 156, 157, 238, 243 y 244 de la Decisión 4861, por ser pertinente. No procede realizar la interpretación de los Artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486, por cuanto no es objeto de controversia el concepto de E (o) y Q > > g y ” SECRETARIA e] Z O S S ron Po Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- «Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente». «Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) b) c) d) e) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de fa marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio». «Artículo 156.- A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, constituirán a) b) c) uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables». «Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento dei titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u olras caracteristicas de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se límite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia O disponibilidad de productos o servicios legitimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos».

Proceso 110-1P-2021 marca ni los requisitos para su registro, la distintividad intrínseca del signo solicitado a registro y la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud a una marca anteriormente solicitada o registrada por un tercero. De oficio se llevará a cabo la interpretación del Literal b) del Artículo 241 de la Decisión 486?, para tratar el tema de la indemnización de daños y perjuicios.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 4. Derecho al uso exclusivo de la marca. 2. Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio. 3. Excepción al derecho al uso exclusivo de una marca, siempre que sea de buena fe, no sea susceptible de inducir a confusión y se realice a titulo informativo. 4.

Delos criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios. 5. Respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad consultante. «Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho.

También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación intema del Pais Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sín, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares». «Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de ta infracción; b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, c) el precio que el infractor habria pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido». «Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez».

E Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- «Artículo 241.- El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre olras, una o más de las siguientes medidas (..) b) la indemnización de daños y perjuicios, (-)» o - SECRETARIA > 4 o / < a, S) /DaD P SS 0 SECRETARIA > a y SÍ Lo, S/ 1.1. 1.2.

Proceso 110-1P-2021 ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Derecho al uso exclusivo de la marca The Singer Company Limited, S.A.R.L. interpuso una demanda por infracción de derechos de propiedad industrial contra Fundación Social Integral Para la Generación de Empleo Regional sobre la base de su marca registrada; en ese sentido, se procederá a analizar lo establecido en el Artículo 154, cuyo tenor es el siguiente: «Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente».

La precitada disposición establece el principio «registral» en el campo del derecho de marcas. Sobre la base de dicho principio básico se sustenta el sistema atributivo del registro de marca, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. En ese sentido se debe tener en cuenta lo siguiente? a) Se hace referencia al derecho exclusivo, en la medida que una vez registrada la marca, su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. b) De conformidad con lo anterior, el titular de la marca tiene dos tipos de facultades:.

Facultad positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla.. Facultad negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el ámbito registral o en el mercado: (1) Enelámbito registral, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible.

(ii) En el mercado, el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. 1.3. De conformidad con lo anterior, se deberá tomar en cuenta que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2818 del 5 de octubre de 2016.

NE la Interpretación Prejudiciat N* 555-1P-2015 de fecha 18 de agosto de 2016, publicada en la A 2.1. 2.2. 2.3. Proceso 110-1P-2024+ el comercio una marca idéntica o similar en relación con cualquier producto o servicio, siempre que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Ese derecho nace a partir del registro de la marca.

Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio En el proceso interno, The Singer Company Limited, S.A.R.L. alegó la infracción de sus derechos de propiedad industrial por parte de Fundación Social Integral Para la Generación de Empleo Regional, por ta prestación de servicios de capacitación y formación técnica de operarias confeccionistas de alto rendimiento en máquinas y equipos de confección con el nombre y enseña comercial FUNDACIÓN SINGER, los cuales serían idénticos o similares a sus marcas S (denominativas y mixtas) y SINGER (denominativas y mixtas), cuando este uso puede causar riesgo de confusión y asociación; sin embargo, el demandante alegó la prescripción de la acción de infracción interpuesta, por lo cual resulta pertinente el desarrollo del presente tema.

El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se determine la existencia o de una infracción en contra de las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto?.

El Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual establece lo siguiente: «Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; nterpretación Prejudicial N* 263-1P-2015 de fecha 25 febrero de 2016, publicada en la a Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2718 del 20 de abril de 2016. 2.4. 2.5.

A DE Proceso 110-IP-2021 c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos O servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; 1 usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio».

Tomando en cuenta las conductas atribuidas a la demandada por parte de la demandante, resulta necesario analizar la interpretación del Artículo 155 de la Decisión 486, por ser oportuno en el presente caso. Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Titulo XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (Articulos 238 al 244), y cuenta con las siguientes características”: a) Sujetos activos: personas que pueden interponer la acción: (1) El titular del derecho protegido.

El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar ta acción sin el consentimiento de los demás. (ii) El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los países miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. b) Sujetos pasivos: personas sobre las cuales recae la acción: (1) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.

Ver Interpretación Prejudicial N* 367-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2745 del 8 de junio de 2016, Proceso 110-IP-2021 (ii) Cualquier persona que con sus actos pueda, de manera inminente, infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, pues no es necesario que la infracción se verifique, sino que basta que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos. 2.6.

El Literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, especifico para la identificación de productos o servicios en el mercado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan:* - Supuesto |: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca. - Supuesto li: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado. - Supuesto lil: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

El titular de | Aplica o coloca la marca | Marca protegida para una marca|o signo idéntico o | productos o servicios que distingue | semejante sobre | aplicada o colocada con Supuesto ill | productos o | envases, envolturas, | una marca O signo servicios. embalajes o | idéntico o semejante acondicionamientos de | sobre envases, productos. envolturas, embalajes o = ver la interpretación Prejudicial N” 359-1P-2017 de fecha 15 de marzo de 2018, publicada en la WS Saceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 3266 del 2 de abril de 2018. 2.7. 2.8. 2.9.

Proceso 110-1P-2024 | | acondicionamientos de ESPA, - productos. Resulta necesario indicar que se entiende por acondicionamiento la forma cómo los productos son empaquetados, transportados, asegurados, protegidos o expuestos para su venta o la forma de arreglar o preparar un producto para su comercialización”. Asi, acondicionamiento es un término tan amplio que abarca diferentes acciones, incluyendo el embalaje de los productos, el modo de envasarlos y la forma de ofertarlos o exponerlos al público consumidor, como por ejemplo a través de las góndolas de los supermercados, mostradores, vitrinas, o cualquier otro medio que permita exhibir los productos al consumidor en los puntos de venta.

Posiblemente el acto emblemático del derecho exclusivo sobre la marca se encuentra constituido por la posibilidad del titular de la marca registrada de impedir a cualquier tercero utilizar un signo idéntico o similar en grado de confusión para distinguir productos iguales o relacionados con los cubiertos por la marca registrada, sin que medie su consentimiento.

Al aplicar o colocar el signo idéntico o similar a la marca registrada puede constituir un mero acto preparatorio de la infracción, puesto que ésta únicamente se consuma con el uso indebido de la marca en el comercio, con lo que la norma pretende otorgar la más amplia cobertura a la protección de! bien jurídico protegido, sin necesidad de requerirse que el infractor obtenga un provecho económico por su acto ilícitos.

El Literal b) del Artículo 155 de la Decisión 486 es específico para la supresión o modificación de la marca con fines comerciales, por lo que plantea los siguientes supuestos de aplicación que a continuación se señalan: - Supuesto l: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la Lengua Española. Definición de acondicionar: «1. tr, Dar cierta condición o calidad. 2. tr. Disponer o preparar algo de manera adecuada. Acondicionar las calzadas. 3, tr. climatizar, 4. tr. Méx. y Ven, Entrenar a un deportista. 5. tr. Ven. Adiestrar a un animal. 6. pri. Adquirir cierta condición o calidad.» Disponible en: http://dle rae.es/?id=0YOi8Fo (Consulta: 1 de julio de 2021).

IES) Gustavo Arturo León y León Durán, Derecho de marcas en la Comunidad Andina. Análisis y SN Comentarios. Thomson Reuters, Lima, 2015, pp. 371-372. vin Proceso 110-1P-2021 - Supuesto Il: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado. - Supuesto ill: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.. 2 ».

En este caso, estamos frente a un acto fraudulento que afecta el derecho exclusivo sobre la marca, pero también al consumidor. La supresión, modificación o alteración de la marca colocada en el producto o sobre sus envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos lesiona los valores inmateriales que están inmersos en ella (reputación, prestigio, goodwill) y su garantía de calidad que corresponden al titular de la marca, y también desorienta al consumidor respecto del origen de los productos para los cuales se ha registrado la marca o los productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado?, 10 Proceso 110-IP-2021 2.11.

Del Literal c) de! Artículo 155 de la Decisión 486 se advierte que para la aplicación del referido supuesto normativo deben verificarse las siguientes condiciones:*% - Que la marca del titular esté “reproducida” en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales. - Que la marca del titular esté “contenida” en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales. 2.12.

El Literal c) plantea la posibilidad de que el titular de una marca persiga a quien, sin su autorización, realice la fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como a quien comercialice o detente tales materiales; es decir a quien comercialice las etiquetas, envases, embalajes u otros.*! 2.13.

La comercialización a que se refiere dicho literal no es la comercialización del producto final, sino la comercialización de etiquetas, envases, embalajes u otros conteniendo o reproduciendo la marca registrada.?? 2.14. A modo de ejemplo, la fabricación indebida de etiquetas, chapas y botellas vacias con la reproducción de una marca protegida para distinguir gaseosas, asi como la comercialización de estos materiales, constituirian una clara infracción al Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486; no obstante, la comercialización del producto fina! (la botella de gaseosa que se vende al consumidor) no se encontraría contemplado en el supuesto anterior, sino en el Literal d) del mismo articulo.1? 2.15.La norma andina de referencia (el Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486) tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio.

En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderá por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final.!* 2.16. Asimismo, el Literal c) del Artículo 155 menciona que la marca debe estar reproducida o contenida; es decir, que el signo utilizado debe ser una copia exacta o idéntica y que, a la vez, la marca registrada se encuentre “ 12 13 - (9 o Winan pr Ver Interpretación Prejudicial N* 179-1P-2018 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 3521 del 5 de febrero de 2019.

Ibidem. Ibidem. Ibidem, AS YU hidem, A NX AN SECRETARIA >| 1 Y s/ %, 57 Proceso 110-1P-2021 contenida en el signo utilizado en la etiqueta o embalaje u otro elemento fabricado.?* 2.17.Como puede inferirse de la norma precitada, la misma procura salvaguardar la integridad de la marca registrada, incluso de actos preparatorios para consolidar una infracción mayor, como €s la comercialización de bienes o servicios identificados con la marca infractora.

Por lo tanto, proscribe los actos de fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca registrada, así como las acciones de comercializar y detentar tales materiales.?$ 2.18. Tres verbos rectores se identifican en la conducta, a saber:*? (0) Fabricar: incurre en la conducta quien elabore las etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan O contengan la marca.

(ii) Comercializar: incurre en la conducta quien ponga disposición en el mercado tales materiales. (iii) Detentar: incurre en la conducta quien almacene dichos materiales. 2.19. Ahora bien, para que el supuesto de hecho contenido en la norma se realice es necesario que la marca se encuentre reproducida o esté contenida en los mencionados materiales.

Reproducida se refiere que el material sea la propia marca, lista para ser colocada en el producto; y contenida se refiere a que haya sido aplicada a las etiquetas, envases, envolturas, etc.?$ 2.20. Es conveniente aclarar que para incurrir en esta causal el signo utilizado 2.21. debe ser exactamente igual a la marca registrada; es decir, que contenga todos los elementos y exactamente su misma disposición*?, De lo mencionado puede considerarse que la norma tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio.

En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, 15 16 17 Ibidem. Ibidem. Ibídem. Ibidem. Ver Interpretación Prejudicial N* 539-1P-2016 de fecha 11 de mayo de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 3051 del 26 de junio de 2017. 12 Proceso 110-1P-2021 responderán por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final. 2.22.

En atención a lo expuesto, el Literal c) está dirigido al responsable de fabricar etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, asi como también a quien comercializa o detenta estos elementos o insumos. La persona que fabrica los referidos elementos o insumos no necesariamente es la misma persona que fabrica el producto final.20 2.23.La autoridad nacional competente determinará si el producto adquirido de manera legal fue comercializado con empaques modificados, cambiados o adulterados, conforme a los medios probatorios allegados en el proceso interno, siguiendo los principios y reglas para la valoración probatoria consagrados en la legislación nacional. 2.24.

A su vez, en la valoración probatoria realizada por el juez podrá tener en cuenta las afirmaciones realizadas por el titular de la marca quien es el que conoce su producto y puede, a su vez, guiarlo en la verificación de la autenticidad o no del mismo. 2.25. Del Literal d) del Artículo 155 se infiere que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor?! con el titular de registro.

A continuación, se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones en el que el sujeto pasivo utiliza la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.

La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. EJ) Ver Interpretación Prejudicial N* 179-1P-2018 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Carlagena N* 3521 del 5 de febrero de 2019. Ver Interpretación Prejudicial N* 346-1P-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2725 del 22 de abril de 2016 13 Proceso 110-IP-2021 Prevé una protección especial con relación al principio de especialidad.

Por lo tanto, se protegerá la marca no solo respecto de los productos o servicios idénticos o similares al que la marca distingue, sino también respecto de aquellos con los cuales existe conexión por razones de sustituibilidad, complementariedad, razonabilidad, entre otros. b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. c) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que, si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada y pretende distinguir además productos o servicios idénticos a los identificados por dicha marca, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto, se debe presentar una doble identidad, vale decir que los signos como los productos o servicios que identifican deben ser exactamente iguales. 2.26.

Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para oponerse a determinados actos en relación con el signo o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen, en el tráfico económico y sin su consentimiento, un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión??.

Los plazos de prescripción de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial relacionados con los supuestos de infracción previstos en los Literales a), b), c) y d) del Artículo 155 de la Decisión 486 2.27. En ese sentido, en atención a los Literales a), b), c) y d) del Artículo 155, se debe tener en cuenta lo establecido en el Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual prescribe lo siguiente: «Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez». pr DE LE =- XA OR A Ver Interpretación Prejudicial N* 101-1P-2013 de fecha 22 de mayo de 2013, publicada en la e Q Ss N Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2230 del 26 de agosto de 2013 a ' SECRETARIA > 14 y Y 9 =/ La O” Proceso 110-1P-2021 2.28.

La norma citada indica que las infracciones prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez. Si el plazo de prescripción venció, entonces la acción es improcedente.?3 2.29. Para verificar el plazo de prescripción (extintiva), es relevante diferenciar los distintos tipos de infracción administrativa, tal como lo explica la doctrina jurídica?*, a saber:?S a) Infracción instantánea: Es un único acto el que configura el supuesto calificado como infracción administrativa.

Este único acto, a su vez, puede tener, efecto que se agota con el acto infractor, o efecto permanente en el tiempo. b) Infracción continuada: Se trata de actos idénticos que se repiten en el tiempo de manera continuada. Si bien cada acto podría constituir una infracción individual, se los agrupa en una sola infracción debido que todos ellos son ejecución de un mismo plan, forman parte de un único proceso (proceso unitario), existiendo por tanto unidad jurídica de acción. c) Infracción permanente: Es un solo acto, solo que este acto es duradero en el tiempo. d) Infracción compleja: Se trata de una serie concatenada de varios actos dirigidos a la consecución de un único fin. 2.30.Las infracciones a los derechos de propiedad industrial, conforme al Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.?8 2.31.Respecto del plazo de dos años, dicho plazo se computará necesariamente desde la fecha que el titular del derecho de propiedad Es) Ver Interpretación Prejudicial N” 205-1P-2018 de fecha 7 de setiembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Carlagena N* 3391 del 3 de octubre de 2018.

Es Al respecto, se sugiere revisar: Victor Sebastián Baca Oneto, La Prescripción de las Infracciones y su Clasificación en la Ley del Procedimiento Administrativo General. En: Revista «Derecho 8. Sociedad», editada por la Asociación Civil Derecho € Sociedad conformada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2011, N* 37, pp. 268 y 269.

E Ver Interpretación Prejudicial N” 205-1P-2018 de fecha 7 de setiembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 3391 del 3 de octubre de 2018. e 1d | F SECRETARIA 15 a Proceso 110-IP-2021 industrial tomó conocimiento del acto infractor, independientemente de si se trata de una infracción instantánea, continuada, permanente o compleja.

En consecuencia, y a modo de ejemplo, si el titular de un derecho de propiedad industrial tomó conocimiento de una infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja) al referido derecho el 10 de enero de 2016, habrá prescrito la acción para denunciar o demandar la infracción a ese derecho el 11 de enero de 2018.27 2.32. En cambio, respecto del plazo de cinco años?*, dicho plazo se empezará a computar dependiendo del tipo de infracción en el que nos encontremos:?? - Infracción instantánea: el plazo se computa desde el mismo momento en que se consumó el acto infractor (el acto único). - Infracción continuada: el plazo se computa desde la fecha de realización del último acto (idéntico), que es ejecución del mismo plan, que consuma la infracción. - Infracción permanente: el plazo se computa desde el momento que cesa la conducta que califica como acto permanente en el tiempo. - Infracción compleja: el plazo se computa desde la fecha de realización del último acto que consuma la infracción. 2.33.Los plazos de prescripción han sido establecidos para limitar en el tiempo el ejercicio del derecho de acción del titular del derecho de propiedad industrial para denunciar o demandar una presunta conducta constitutiva de infracción de su derecho de propiedad industrial.

Es por ello que el denunciado o demandado puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de la acción del titular del derecho de propiedad industrial. La institución de la prescripción (extintiva) de la acción lo que busca es generar certeza o seguridad jurídica en el mercado.3 2.34.El plazo de prescripción (extintiva) de dos años tiene como premisa el conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho.

Él tiene dos años para hacerlo. Si se le vence este plazo, no puede acudir al otro EL Ibidem. EX] Estas reglas respecto del plazo de cinco años no son aplicables para el caso previsto en el Artículo 232 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina relativo a la imprescriptibilidad de las acciones de infracción de un signo notoriamente conocido cuando dichas acciones se hubieren iniciado de mala fe. 29 Ver Interpretación Prejudicial N* 205-1P-2018 de fecha 7 de setiembre de 2018, publicada en la Gacela Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 3391 del 3 de octubre de 2018. o Q E > + SECRETARÍA 16 Proceso 110-I1P-2021 plazo (de cinco años), cuya lógica es distinta.

En efecto, el plazo de prescripción (extintiva) de cinco años no toma en consideración el conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho, sino la fecha de ocurrencia o cese de la infracción. 2.35. Así las cosas, si el denunciado o demandado por una presunta conducta constitutiva de infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja) de un derecho de propiedad industrial acredita que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por más de dos años de la referida conducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción (extintiva) de la acción, lo que genera la improcedencia de la denuncia o demanda, así como la imposibilidad del titular del derecho de acudir al plazo de prescripción de cinco años.3? 2.36.En cambio, si el denunciado o demandado por una presunta conducta constitutiva de infracción de un derecho de propiedad industrial no puede acreditar que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por más de dos años de dicha conducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de cinco años si es que la infracción ocurrió, cesó o se consumó hace más de cinco años de presentada la denuncia o demanda correspondiente, según la naturaleza de cada infracción.33 2.37.

El titular del derecho podría considerar que una determinada conducta califica como infracción permanente o continuada y como viene ocurriendo hasta la fecha puede presentar su denuncia o demanda en cualquier momento. Sin embargo, si el denunciado o demandado acredita que dicho titular conocía de la referida conducta hace más de dos años, la acción por infracción del titular del derecho de propiedad intelectual habrá prescrito (extintivamente), debiéndose declarar improcedente su denuncia o demanda.** 2.38.

En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, se deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción.35 Ibidem.

Ibidem, Ibidem. Ibidem. Ver Interpretación Prejudicial N* 342-1P-2017 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 3415 del 5 de noviembre de 2018. 17 Proceso 110-1P-2021 2.39. Si la coexistencia pacífica entre los signos en conflicto revela que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación, no se configuraría la infracción. Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra que hay riesgo de confusión o riesgo de asociación, se configuraría la infracción. Acción por infracción de la marca notoriamente conocida 2.40.El Literal e) del Artículo 155 de la Decisión 486 se refiere estrictamente al uso no consentido de una marca notoriamente conocida.

Establece que el uso se dé en el comercio y que sea susceptible de causar un daño económico o comercial al titular, como consecuencia de un riesgo de dilución o de un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca. Respecto de la posibilidad de generar un daño económico o comercial al titular del registro, quien lo alegue deberá probar tanto el acaecimiento del daño como el nexo de causalidad entre este y el uso en el comercio que pretende impedir.?7 2.41.

En cuanto al riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca notoriamente conocida (e incluso con la renombrada), la doctrina ha manifestado lo siguiente: «En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legitimo titutar mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia »*, 2.42.En cuanto al riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el "aprovechamiento injusto” de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen.

Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.?* e Ver Interpretación Prejudicial N” 179-1P-2018 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gacela Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 3521 del 5 de febrero de 2019. cad Ver Interpretación Prejudicial N” 454-1P-2015 de fecha 16 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2759 del 12 de jutio de 2016.

Montiano Monteagudo, La protección de la marca renombrada. Civilas, Madrid, 1995, p. 283 18 Proceso 110-1P-2021 2.43. Por su parte, la disposición contenida en el Literal f) del Artículo 155 de la Decisión 486 extiende la protección de las marcas notorias frente al uso, aun para fines no comerciales, que realice un tercero de dicha marca sin autorización.* 2.44.

En efecto, acorde con lo señalado, basta que se configure el uso público de un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida y que este uso sea susceptible de diluir su fuerza distintiva, su valor comercial o publicitario o aprovechar de manera injusta su prestigio para proceder a sancionar dicha conducta.*! 2.45.Así, tenemos que la causal contenida en el literal analizado no condiciona el uso del signo idéntico o similar a la marca notoriamente conocida para distinguir productos, servicios o actividades económicas que puedan originar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, a efectos de configurar una infracción, sino que concede una protección de mayor amplitud, referido a un uso público de la referida marca que incluso puede alcanzar fines no comerciales.*? 2.46.El Artículo 156 de la Decisión 486 establece como uso de un signo en el comercio, a fin de lo dispuesto en los Literales e) y f) del Artículo 155 de la misma norma, entre otros: a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales (o) comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 2.47.

Consecuentemente, el uso con fines no comerciales de una marca notoriamente conocida no debe encontrarse dentro de aquellos supuestos ejemplificados en el párrafo anterior. 40 Ver Interpretación Prejudicial N? 410-1P-2016 de fecha 9 de marzo de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 3005 del 26 de abril de 2017. tbidem.

Ibidem. 19 Proceso 110-1P-2024 2.48. En síntesis, podrá constituir infracción contra una marca notoriamente conocida su uso de forma idéntica o similar para cualquier actividad que se realice de manera pública (difundida a través de cualquier medio) y que pueda tener como consecuencia la dilución de su fuerza distintiva, su valor comercial o publicitario o aprovechar de manera injusta su prestigio, en tanto que la conducta descrita si bien no atenta contra la función esencial de la marca, que es indicar la procedencia de productos o servicios, sí vulnera otra de las funciones de la marca.* 2.49.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del ¡us prohibendi no es ilimitado. La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los Artículos 157, 158 y 159 de dicha norma**, 2.50.

Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso 2.51 en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público. Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que «su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria»*”..Para los casos específicos de infracción de un signo notoriamente conocido establecidos en los Literales e) y f) del Artículo 155, se debe tener en cuenta lo contemplado por el Artículo 232 de la Decisión 486 que establece que las infracciones a los derechos de propiedad industrial prescriben a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso. «Artículo 232.- La acción contra un uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido prescribirá a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción. Esta acción no afectarí la que pudiera corresponder por daños y perjuicios conforme al derecho común». 2.52.

Para efectos de computar el término de cinco años consagrados en la norma, se deben tener en cuentas las reglas descritas en los párrafos 1.32 al 1.37 de la presente interpretación prejudicial. 45 Ibidem. Ver Interpretación Prejudicial N* 346-1P-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2725 del 22 de abril de 2016. interpretación Prejudicial N* 37-1P-2015 de fecha 13 de mayo de 2015, publicada en la dieta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2532 del 8 de julio de 2015. 20 Proceso 110-1P-2021 2.53.

Es importante destacar que las acciones de infracción contra un uso no autorizado de un signo notoriamente conocido no prescribirán cuando las referidas acciones se hubieran iniciado de mala fe conforme lo dispone el Artículo 232 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.54.En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo 3.1. 3.2. notoriamente conocido utilizado sin autorización en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción susceptible de causar un daño económico o comercial al titular, como consecuencia de un riesgo de dilución o de un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción. Excepción al derecho al uso exclusivo de una marca, siempre que sea de buena fe, no sea susceptible de inducir a confusión y se realice a título informativo En el presente caso, Fundación Social Integral Para la Generación de Empleo Regional alegó que su actuación era de buena fe, solamente para resumir su razón social y sin ánimo de lucro, ello de conformidad al Artículo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En tal sentido, resulta pertinente abordar el tema planteado. El titular de una marca si bien posee el derecho exclusivo de uso y de impedir que terceros sin su autorización promocionen, vendan, etiquetan, expendan, usen entre otros actos su signo, existen limitaciones por las cuales no se requieren de la autorización del titular del signo para usarlo en el mercado, la cuales están contempladas en el Artículo 157 de la Decisión 486, el cual enuncia que: «Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea 21 Proceso 110-1P-2021 susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos». 3.3.

El primer párrafo del Articulo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de 3.4. la Comunidad Andina permite que terceros, sin necesidad del consentimiento del titular de una marca registrada, realicen ciertos actos en el mercado respecto a la utilización de dicha marca « siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

( )». Los actos o usos permitidos, enunciados en dicho primer párrafo, tienen que ver con el hecho de que terceros utilicen*8: a) su propio nombre, domicilio o seudónimo; b) un nombre geográfico; o, c) cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras caracteristicas de éstos.

Ahora bien, en virtud del segundo párrafo del Artículo 157, el uso de una marca ajena en el tráfico económico no requiere la autorización del titular de la marca en supuestos que tengan como finalidad**: a) Anunciar, inclusive en publicidad comparativa; b) Ofrecer en venta; c) Indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; d) Indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada.

En relación con el término "anunciar", en jurisprudencia anterior este Tribunal ha interpretado que dicho término es equivalente a "publicitar", señalando que por "publicidad" «puede entenderse toda forma de comunicación y/o información dirigida al público con el objetivo de promover, directa o indirectamente, una actividad económica». Como requisitos concurrentes de licitud, el segundo párrafo del Artículo 157 exige que el uso se haga: (i) de buena fe, (ii) que tenga una finalidad informativa y, (ii) que no sea susceptible de inducir a confusión al público 48 Ver Interpretación Prejudicial N” 62-1P-2015 de fecha 27 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Carlagena N” 2540 del 31 de julio de 2015.

Ibidem Ver Interpretación Prejudicial N* 40-1P-2011 de fecha 2 de febrero de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2039 del 9 de abril de 2012. v] 22 3.5. 3.6. 3.7. Proceso 110-iP-2021 sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.** Para que opere la limitación de no impedir el uso de una marca, el tercero que lo realice debe cumplir con los siguientes requisitos: a) Que lo haga de buena fe; b) Que no constituya uso a título de marca; c) Quetal uso se limite a propósitos de identificación o de información; y, d) Que no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

La noción de “buena fe", como uno de los requisitos de licitud consagrados por el Artículo 157 de la Decisión 486, se entiende que alude a la buena fe comercial. Como bien se señala en doctrina y este Tribunal ha tomado en consideración, la buena fe comercial «no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes.

En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones%»., En relación con la buena fe, este Tribunal también ha señalado que su manifestación debe reflejarse en el modo de usar el signo registrado ya que la referencia a la marca ajena debe efectuarse proporcionalmente y con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios%, es decir, debe ser leal no sólo con los legítimos intereses del titular de la marca sino también con el interés general de los consumidores y el correcto funcionamiento del mercado.** st Ver Interpretación Prejudicial N* 62-1P-2015 de fecha 27 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2540 del 31 de julio de 2015.

Jorge Jaeckel Kovaks, Apuntes sobre Competencia Desleal. Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, Bogotá, p. 45; citado en la Interpretación Prejudicial números 137-1P-2009 de fecha 10 de marzo de 2010, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1831 del 7 de mayo de 2010; y, 149-IP-2007 de fecha 23 de noviembre de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 1586 del 15 de febrero de 2008.

Ver Interpretación Prejudicial N* 69-1P-2000 de fecha 6 de julio de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 690 del 23 de julio de 2001. Ver Interpretación Prejudicial N* 62-1P-2015 de fecha 27 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2540 del 31 de julio de 2015 23 3.8. 3.9. Proceso 110-1P-2021 El segundo requisito de licitud (que el uso de la marca ajena se limite al propósito de información al público) engloba varios elementos y/o caracteristicas.

El Tribunal ha considerado que dichos elementos y/o características son'5: ¡) que la información sea veraz, es decir, que no sea falsa ni engañosa; ii) que la información que se brinde sea de carácter objetivo, esto es, que sea objetivamente comprobable, verificable. Esto determina que los anuncios en los que se hace mención a una marca ajena no debe contener afirmaciones o elementos subjetivos, es decir, que no puedan ser comprobados o verificados; iii) que la información que se proporcione en la comparación con una marca ajena, además de ser objetiva, debe referirse a extremos o prestaciones que sean análogas; y, iv) igualmente, la información debe referirse a extremos relevantes o esenciales de las prestaciones.

Finalmente, el tercer requisito del Articulo 157 alude a que el uso de una marca ajena (dentro de los parámetros anteriores) no debe ser susceptible de inducir al público a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos. Este último requisito tiene relación principalmente con la protección de una de las funciones esenciales de la marca, que es la de ser indicadora de la procedencia empresarial de los productos o servicios por ella distinguidos.

Así el uso permitido en virtud del Artículo 157 de la Decisión 486 implica que dicho uso no debe dar la impresión que el producto o servicio en cuestión tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. Asimismo, tampoco debe dar la impresión que determinados productos provienen de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente o de empresas entre las que existe relación comercial o que, por ejemplo, la empresa que está haciendo uso de la marca ajena pertenece a la red de distribución oficial del titular de la marca, entre otros supuestos.*? 3.10.

Si se cumplen los tres requisitos de licitud arriba mencionados, el titular 3.11 de una marca no podrá impedir su uso por parte de un tercero..De acuerdo con las pautas antes detalladas, se deberá analizar si la expresión SINGER utilizada por la Fundación Social integral Para la Generación de Empleo Regional, se encuentra contemplado como excepción, de acuerdo con lo citado en este acápite, asi como también, deberá efectuar una apreciación global del contexto y las circunstancias en las que se hizo uso.

Ver Interpretación Prejudicial N* 40-1P-2011 de fecha 2 de febrero de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2039 del 9 de abril de 2012. 'er Interpretación Prejudicial N* 62-1P-2015 de fecha 27 de mayo de 2015, publicada en la ceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2540 del 31 de julio de 2015 24 Proceso 110-1P-2021 4.

De los criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios 4.1. En el proceso interno que dio origen a la presente interpretación la parte demandante solicitó indemnización de daños y perjuicios, de conformidad con el Literal b) del Artículo 241, la misma que deberá ser calculada según los criterios establecidos el Articulo 243 de la Decisión 486. 4.2.

El mencionado artículo establece criterios no exhaustivos que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor. Este deberá aportar igualmente la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla. 4.3.

Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. Por tanto, según el Literal a) del Artículo 243, será indemnizable el daño emergente; es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración de su derecho.

La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. 4.4. Será igualmente indemnizable el lucro cesante; es decir, las ganancias que el actor habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos.

En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el periodo que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. 4.5. La norma autoriza, además, que se adopten otros tipos de criterios como el monto del daño indemnizable y los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de los actos de infracción (Literal b del Artículo 243), y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubiera concedido (Literal c del Artículo 243). «En estos eventos, la autoridad consultante tendrá que tomar en cuenta el periodo de vigencia del derecho de explotación, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas»*%. 4.6.

En consecuencia, para el otorgamiento de la medida señalada en el Literal b) del Artículo 241 de la Decisión 486, se deberá primero verificar si hubo infracción por parte de la demandada, ante lo cual, y en apego a Ver Interpretación Prejudicial N* 116-1P-2004 de fecha 13 de enero de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2005 de 7 de marzo de 2005. 25 5.1. 5.2.

Proceso 110-IP-2021 lo determinado en la norma comunitaria, la autoridad nacional, podrá establecer el monto de la indemnización sobre los parámetros que fije la ley nacional, en aplicación del denominado principio de complemento indispensable**. Respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad consultante Antes de dar respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará una respuesta que resuelva el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. «A la luz de lo preceptuado en los cánones 134, 135 y 136, ejusdem, ¿Qué debe entenderse por aptitud de distintividad de la marca?» «¿Cuál es el alcance del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, respecto del requisito de distintividad marcaria?» Para dar respuesta a las preguntas que anteceden, la autoridad consultante puede tomar en consideración los siguientes parámetros, extraidos de la línea jurisprudencial reiterada de este Tribunal, los cuales son meramente orientativos y no exhaustivos.

La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.S0 s9 De conformidad con el Principio de Complemento Indispensable, «cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los paises miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquella, en aplicación del principio de complemento indispensable, les corresponde a esos países llevar_a cabo tales implementaciones, sin que estas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria.» Ver Interpretaciones Prejudiciales números 142-1P-2015 de fecha 24 de agosto del 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2614 de 23 de octubre de 2015; y, 67-1P-2013 del 8 de mayo del 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2228 de 16 de agosto de 2013.

Ver interpretación Prejudicial N” 242-1P-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la aceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2579 del 4 de septiembre de 2015 26 Proceso 110-IP-2021 La distintividad tiene un doble aspecto:*! a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo.

Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto.

Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.f? El análisis de este tipo de distintividad —intrinseca— se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto.

Del mismo modo, tal como se explicó en párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente.

En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado. En ese sentido, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486.

Ver Interpretación Prejudicial N* 388-1P-2015 de fecha 25 de febrero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2726 del 22 de abril de 2016. Ver Interpretación Prejudicial N* 242-A1P-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2579 del 4 de septiembre de 2015. 27 Proceso 110-1P-2021 5.3. «De conformidad con lo establecido en el literal d) del Artículo 155, ibídem, ¿Cómo se establece el vinculo entre los productos y servicios como elemento condicionante para que se configuren las infracciones de confusión y riesgo de asociación?» Para dar respuesta a la pregunta que antecede, la autoridad consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 1 del Apartado E de la presente interpretación prejudicial y puede tomar en consideración los siguientes parámetros, extraidos de la línea jurisprudencia! reiterada de este Tribunal, los cuales son meramente orientativos y no exhaustivos.

Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.63 Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.** Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios es Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- «Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Paises Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida_en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.» (Subrayado agregado) Ver Interpretaciones Prejudiciales números 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada >, enla Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2755 del 11 de julio de 2016; y 473-1P-2015 <S SN de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2755 Ed A Ñ del 11 de julio de 2016, » El (e) 28 b) Proceso 110-1P-2021 Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y caracteristicas de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Asi, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. 29 Proceso 110-1P-2021 Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - Lapertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorias disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva.

SS Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Asi, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.

Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterias) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrinsecos para observar la existencia de conexión competitiva.

Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. 30 Proceso 110-1P-2024 5.4. «Acorde con lo dispuesto en los Artículos 154, 156, 157 y 238 de la mentada Decisión, ¿Cómo opera la protección de marcas notorias frente al uso en productos o servicios para los cuales no ha sido concedida?» Para dar respuesta a esta pregunta la autoridad consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 1 del Apartado E de la presente interpretación prejudicial. 5.5. «¿Cuál es el alcance de los criterios de complementariedad e intercambiabilidad, a propósito del cotejo marcario y los criterios de conexión competitiva entre productos y/o servicios?» Para dar respuesta a la pregunta que antecede, la autoridad consultante deberá remitirse a los parámetros, extraídos de la linea jurisprudencial reiterada de este Tribunal explicados en la pregunta 5.3. del Apartado E de la presente interpretación prejudicial. 5.6.

En el marco legal dispuesto en el Artículo 243 de la Decisión 486, antes mencionada, ¿la infracción de los derechos conferidos por la marca es constitutiva o generadora, per se, del daño y, en consecuencia, la existencia de éste no necesita demostración? 5.7. «Atendiendo a lo prescrito en el canon anterior, ¿A qué otros criterios deben acudir el juez para calcular los daños y perjuicios causados como consecuencia de una infracción?» Para dar respuesta a las preguntas que anteceden la autoridad consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 4 del Apartado E de la presente interpretación prejudicial. 5.8. «Según lo dispuesto en el canon 244 del mismo estatuto, ¿Cuáles son los parámetros para determinar si una infracción es: /) Continuada;

¡¡). Instantánea, ¡ii). Permanente, y ¡v) Compleja, y cómo se cuentan los términos extintivos en cada evento?» Para dar respuesta a esta pregunta la autoridad consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 1 del Apartado E de la presente interpretación prejudicial. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la autoridad consultante al resolver el proceso interno N* 111001319900120183258702, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en 31 Proceso 110-1P-2021 El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal e) del Artículo Segundo del Acuerdo 02/2021 del 5 de marzo de 2021, certifica que la presente interpretación prejudicial ha sido aprobada por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero, Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 25 de agosto de 2021, conforme consta en el Acta 19- J-TJCA-2021. ) ) E € C Es Luis Felipe Agu eijoó SECRETARIO 1 l Notifíquese a la autoridad consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 32