TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 7 de diciembre de 2021 Proceso: 179-1P-2021 Asunto: Interpretación prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente de origen: SD2017/0011301 Expediente interno del Consultante: 11001032400020190028900 Referencia: Irregistrabilidad por falta de distintividad del signo ENERGÍA DISPONIBLE (denominativo) Normas a ser interpretadas: Artículos 135 (Literal e) y 175 de la Decisión 486 Temas objeto de 1.
El lema comercial. Aplicación de las normas interpretación: sobre marcas al registro de los lemas comerciales 2. Signos conformados por denominaciones descriptivas 3. Marcas evocativas Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac VISTO El Oficio N* 1514 del 10 de agosto de 2021, recibido vía correo electrónico el 11 del mismo mes y año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de - Colombia solicitó la interpretación prejudicial del Literal e) del Artículo 135 de “Ya Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el eso interno N* 11001032400020190028900; y, Proceso 179-1P-2021 El Auto del 20 de setiembre de 2021, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A. 1 ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Termobarranquilla S.A. E.S.P. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio -SIC— de la República de Colombia ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: Si el lema comercial ENERGÍA DISPONIBLE (denominativo) solicitado a registro por Termobarranquilla S.A. E.S.P. sería descriptivo para los productos que pretende distinguir.
Si el lema comercial ENERGÍA DISPONIBLE (denominativo) solicitado a registro por Termobarranquilla S.A. E.S.P. sería evocativo de “energía eléctrica” NORMAS A SER INTERPRETADAS La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial del Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede su interpretación por ser pertinente?.
De oficio se llevará a cabo la interpretación del Artículo 175 de la Decisión 486?, para tratar el tema del lema comercial. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- «Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (-..) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, caracteristicas o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- wm» Tal: ¿la 1,3. Proceso 179-IP-2021 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El lema comercial. Aplicación de las normas sobre marcas al registro de los lemas comerciales. Signos conformados por denominaciones descriptivas. Marcas evocativas. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El lema comercial.
Aplicación de las normas sobre marcas al registro de los lemas comerciales En el proceso interno se discute la registrabilidad del lema comercial ENERGÍA DISPONIBLE (denominativo) solicitado a registro, en tal sentido, corresponde analizar en qué consiste un lema comercial, y cómo le es aplicable la normativa comunitaria sobre marcas. De acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 175 de la Decisión 486, el lema comercial es un signo distintivo que acompaña a una marca y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma.
De otro lado, respecto al lema comercial, el Tribunal en anteriores procesos* ha expresado lo siguiente: «Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto. Este Tribunal se ha referido al lema comercial como un signo distintivo que procura la protección del consumidor, de modo de evitar que éste pueda ser inducido a error o confusión. Se trata de un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de ésta, por lo que, cuando se pretenda el registro de un lema comercial, deberá especificarse siempre la marca con la cual se usará.» «Artículo 175.- Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales.
Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca.» Ver Interpretaciones Prejudiciales números 9-IP-2013 del 6 de marzo de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2194 del 15 de mayo de 2013; 186-IP-2014 del 10 de abril de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2514 del 9 de junio de 2015, y, 02-IP-2014 del 30 de abril de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2355 del 30 de junio de 2014. 1.4. 1.5. 1.6. 2,1, Zi le 2.3.
Proceso 179-1P-2021 En atención al carácter accesorio del lema comercial respecto de la marca, el Tribunal ha señalado lo siguiente?:. Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe indicar la marca solicitada o registrada a la cual publicitará (Artículo 176 de la Decisión 486). - El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar al público consumidor a error en el mercado.
Por lo tanto, el lema comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados (Artículo 177 de la Decisión 486). El Tribunal advierte que, de acuerdo con el Artículo 179 de la Decisión 486, las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales.
De esta manera, los requisitos para el registro de las marcas son aplicables a los lemas comerciales, esto es, la distintividad, la susceptibilidad de representación gráfica, y a pesar de no mencionarse de manera expresa en la Decisión 486, también el requisito de la perceptibilidad*, Signos conformados por denominaciones descriptivas En el presente caso, la SIC señaló que el signo ENERGÍA DISPONIBLE (denominativo) es descriptivo respecto de los productos de la Clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza.
En tal sentido, es pertinente analizar este tema. Al respecto, la norma comunitaria y la doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.£ El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: «Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: Ver Interpretación Prejudicial N” 160-IP-2011 del 14 de marzo de 2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2053 del 22 de mayo de 2012.
Ver Interpretación Prejudicial N” 132-1P-2004 del 27 de octubre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 1146 del 1 de diciembre de 2004. Ver Interpretación Prejudicial N* 336-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2724 del 22 de abril de 2016. 2.4. 2.5. 2.6.
Sl. Proceso 179-1P-2021 e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
( )» Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones O indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos o con elementos gráficos o figurativos adicionales, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.
El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil”. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa de que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto 8 Conforme a lo expuesto, el titular de una marca con elementos descriptivos respecto de los productos o servicios que distingue dicha marca, no podrá impedir que sus competidores utilicen estos elementos, pues ninguna persona puede ostentar el derecho exclusivo sobre los mismos.
Marcas evocativas Como en el proceso interno, la demandante señaló que el signo solicitado a registro ENERGÍA DISPONIBLE (denominativo) evocaría el concepto de “energía eléctrica”, resulta pertinente analizar el presente tema. Ver Interpretación Prejudicial N” 110-1P-2015 de fecha 25 setiembre de 2015, publicada enla Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2624 del 6 de noviembre de 2015.
Ver Interpretación Prejudicial N* 327-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2752 del 11 de julio de 2016. Proceso 179-1P-2021 3.2. Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo?. 3.3.
Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.
Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.!? 3.4. Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.*! 3.5.
En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo del signo a registro ENERGÍA DISPONIBLE (denominativo) y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la autoridad consultante al resolver el proceso interno N? 11001032400020190028900, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal e) del Artículo Segundo del Acuerdo 02/2021 del 5 de marzo de 2021, certifica que la presente interpretación prejudicial ha sido aprobada por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero, Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gómez Apac en la $ Ver Interpretación Prejudicial N” 630-IP-2015 de fecha 25 de julio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2805 del 12 de setiembre de 2016, p. 10.
Ibídem. Ibídem. Proceso 179-1P-2021 sesión judicial de fecha 7 de diciembre de 2021, conforme consta en el Acta UL A Luis SAO rFeijoó- ) SECRETA!: ] ] Notifíquese a la autoridad consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.