TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 6 de mayo de 2022 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del Consultante: Referencia: Norma a ser interpretada: Temas objeto de interpretación: Magistrado ponente: VISTO: 348-1P-2021 Interpretación prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia SD2018/0021746 11001032400020200020900 Irregistrabilidad por falta de distintividad del signo ETICKET (denominativo) Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 1.
Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca 2. Signos conformados por palabras en idioma extranjero 3. Familia de marcas Hugo R. Gómez Apac El Oficio N* 2331 del 1 de diciembre de 2021, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó la interpretación prejudicial del Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N* 11001032400020200020900; y, Proceso 348-1P-2021 El Auto del 1 de abril de 2022, mediante el cual se admitió a trámite la solicitud de interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: ETK Boletos, S.A. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio =SIC- de la República de Colombia B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los asuntos controvertidos son los siguientes: 1.
Si el signo ETICKET (denominativo) solicitado a registro por parte de ETK Boletos, S.A. de C.V. para identificar servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza carecería de distintividad para ser registrado como marca al presuntamente no ser apto para identificar los servicios que pretende distinguir ni ser posible determinar su origen empresarial. 2.
La relevancia jurídica de que el signo solicitado a registro esté compuesto por la palabra en idioma extranjero «TICKET» que se traduce al castellano como «BOLETO», así como la inclusión de la letra «E» que en conjunto conforman «E-TICKET», abreviación del término en idioma inglés «ELECTRONIC TICKET» que al ser traducido significa «BOLETO ELECTRÓNICO». 3.
La relevancia jurídica de la posible existencia de la familia de marcas constituida por el término «ETICKET», cuyo titular sería ETK Boletos, S.A. de C.V. C. NORMA A SER INTERPRETADA La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial del Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!. Procede la interpretación solicitada por ser pertinente. 1 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- «Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (-.-) b) carezcan de distintividad;
Proceso 348-IP-2021 D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca. 2. Signos conformados por palabras en idioma extranjero. 3. Familia de marcas. E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad.
El origen empresarial de una marca 1.1. En el proceso interno, la SIC alegó que no corresponde conocer el registro como marca del signo ETICKET (denominativo), toda vez que el mismo carecería de distintividad; por tanto, es pertinente analizar el Artículo 135 de la Decisión 486, específicamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal b), cuyo tenor es el siguiente: «Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) b) carezcan de distintividad;
( )» 1.2. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.? 1.3.
La distintividad tiene un doble aspecto:? a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. 2 Ver Interpretación Prejudicial N” 242-IP-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2579 del 4 de setiembre de 2015.
Ver Interpretación Prejudicial N” 388-IP-2015 de fecha 25 de febrero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2726 del 22 de abril de 2016. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. Proceso 348-1P-2021 La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca.
Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo. Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto.
Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.* El análisis de este tipo de distintividad —intrinseca— se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto.
Del mismo modo, tal como se explicó en párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente.
En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado. En ese sentido, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486.
El origen empresarial de una marca Dentro del proceso interno, la SIC afirmó que el signo solicitado ETICKET (denominativo) no podría ser asociado a un origen empresarial en particular, por lo que no cumpliría con la función diferenciadora propia de una marca. 1.10.Para que un signo acceda a registro como marca, debe ser susceptible de representación gráfica y ser distintivo; es decir, debe poder diferenciarse de otros signos en el mercado.
Y, AN Ver Interpretación Prejudicial N* 242-1P-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la SN Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2579 del 4 de setiembre de 2015. a] 4 Proceso 348-1P-2021 1.11.La distintividad se encuentra vinculada con el origen empresarial. El consumidor elige un producto o un servicio respecto de otros por sus cualidades como calidad, precio, presentación, entre otros, y, a su vez, está ligado al origen empresarial, en la medida que lo relaciona con su productor y origen. 1.12.El origen empresarial juega un papel importante pues para que el 2.1. 2.2. 2.3. 24. consumidor pueda elegir un producto o servicio respecto de otro, debe tener en claro de quién proviene y así evitar el riesgo de asociación. Signos conformados por palabras en idioma extranjero En atención a que la SIC alegó que el signo solicitado a registro se encuentra compuesto por la palabra en idioma extranjero «TICKET», que al traducirlo significa «BOLETO» y al incluir la letra «E» que en conjunto conforman «E-TICKET», abreviación del término en idioma inglés «ELECTRONIC TICKET» que al ser traducido significa «BOLETO ELECTRÓNICO», resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.? Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables.* Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local.
Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano.” Ver Interpretación Prejudicial N* 57-IP-2015 de fecha 13 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2532 del 8 de julio 2015.
Ver Interpretación Prejudicial N* 146-1P-2013 de fecha 25 de setiembre de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2258 del 27 de noviembre de 2013. Ver Interpretación Prejudicial N* 69-IP-2001 de fecha 12 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 759 del 6 de febrero de 2002, citada en la Interpretación Prejudicial N* 24-IP-2015 de fecha 9 de setiembre de 2015, publicada en la Gaceta “Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2613 del 23 de octubre de 2015. 2.5. 2.6.
Le 3.1. 3.2. Proceso 348-1P-2021 Hay palabras en otros idiomas que son utilizadas frecuentemente por los hispanohablantes (extranjerismos) y, como es obvio, son entendidas por estos, por lo que el análisis de confundibilidad debe tener en cuenta el elemento ideológico o conceptual. Es más, determinadas palabras que en un momento eran extranjerismos luego forman parte del idioma castellano cuando son recogidas por la RAE, con las reglas propias de este idioma.
Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras.
Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano. En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio al que se encuentran dirigidos los servicios de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza a los cuales se aplica el signo. Familia de marcas De acuerdo con lo alegado por la sociedad ETK Boletos, S.A. de C.V. sería titular de una familia de marcas que presenta como elemento preponderante y común el término «E-TICKET» y ello resultaría relevante jurídicamente para la concesión del registro del signo solicitado, por lo que se desarrollara dicho tema.
Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. $ Resulta pertinente diferenciar a la familia de marcas de las marcas derivadas. La familia de marcas admite que entre las marcas que conforman la familia existan variaciones significativas, pero siempre deben conservar un elemento común, que es aquel que constituye dicha familia.
Las marcas que conforman la familia pueden ser registradas para distinguir productos o servicios en distintas clases. Las marcas derivadas solo admiten variaciones no sustanciales respecto de la marca registrada. La marca derivada debe distinguir los mismos productos o servicios que la marca registrada primigeniamente o, en todo caso, los productos o servicios que pretenda distinguir deben estar incluidos en aquellos.
No constituiría una marca derivada si es que se solicita para productos distintos a los que protege la marca primigenia, aunque sean conexos. Proceso 348-1P-2021 3.3. En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante.
El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión.? 3.4.
El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común.10 3.5.
A fin de emitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de confusión y/o asociación con base en sendas familias de marcas, se deberá determinar, en primer lugar, si efectivamente se han configurado las familias de marcas invocadas; posteriormente, se analizará si la presencia del término común de tales familias logra desvirtuar el supuesto riesgo de confusión y/o asociación en los signos confrontados, teniendo en cuenta que la evaluación de los signos debe realizarse haciendo énfasis en las semejanzas antes que en las diferencias, pues son las semejanzas las que podrá percibir el público consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o de uno vinculado.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la autoridad consultante al resolver el proceso interno N* 11001032400020200020900, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del 2 Ver Interpretación Prejudicial N* 433-1P-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2702 del 23 de marzo de 2016. to Ibídem.
Proceso 348-1P-2021 Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal e) del Artículo Segundo del Acuerdo 02/2021 del 5 de marzo de 2021, certifica que la presente interpretación prejudicial ha sido aprobada por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero, Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 6 de mayo de 2022, conforme consta en el Acta 21-J- TJCA-2022. c Luis Felipe eRe Pub SECRETARIO Notifíquese a la autoridad consultante y! remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.