TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 21 de septiembre de 2022 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del consultante: Referencia: Normas a ser interpretadas: Temas objeto de interpretación: Magistrado ponente: VISTOS: 87-1P-2021 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia SD2018/0025209 11001032400020200021900 Irregistrabilidad del signo ALL-FUN INCLUSIVE (denominativo) por presuntamente carecer de distintividad intrínseca y por ser descriptivo respecto de los servicios que pretende distinguir Literales b) y e) del Artículo 135 de la Decisión 486 1.
Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad 2. Signos conformados por denominaciones descriptivas 3. Signos conformados por palabras en idioma extranjero Gustavo García Brito El Oficio N* 0801 de fecha 22 de abril de 2021, recibido vía correo electrónico el día 26 del mismo mes y año!, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de 1 Complementado mediante correo electrónico recibido el 4 de junio de 2021.
Proceso 87-IP-2021 Colombia solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal o TJCA) la Interpretación Prejudicial del Artículo 134 y de los Literales b) y e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la Decisión 486), a fin de resolver el proceso interno N* 11001032400020200021900.
El Auto de fecha 25 de agosto de 2022, mediante el cual se admitió a trámite la solicitud de Interpretación Prejudicial. A.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Experiencias Xcaret Hoteles S.A.P.l. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio —SIC— de la República de Colombia B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los asuntos controvertidos son los siguientes: Si el signo ALL-FUN INCLUSIVE (denominativo) solicitado a registro? por Experiencias Xcaret Hoteles S.A.P.I. de C.V., carecería de distintividad intrínseca.
¡el signo ALL-FUN INCLUSIVE (denominativo) solicitado a registro staría conformado por una expresión descriptiva respecto de los servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza que pretende distinguir. La relevancia jurídica que tendría la denominación «ALL-FUN INCLUSIVE» en la conformación del signo solicitado a registro, al estar integrada por una palabra perteneciente al idioma inglés. C. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1.
La autoridad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 134 y de los Literales b) y e) del Artículo 135 de la Decisión 486. Unicamente procede la interpretación de los Literales b) y e) del Artículo 135 de la referida Decisión?, por ser pertinente. Para distinguir servicios comprendidos en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 3 Decisión 486 «Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (-.) 1.1. 1.2, 1.3.
Proceso 87-1P-2021 No procede la interpretación del Artículo 134 de la Decisión 486, por cuanto no es objeto de controversia el concepto de marca, ni se discute cuáles son los signos susceptibles de representación gráfica que pueden ser registrados como marca. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad.
Irregistrabilidad de signos conformados por denominaciones descriptivas. Signos conformados por palabras en idioma extranjero. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad En el proceso interno, se discute si correspondía o no conceder el registro como marca del signo ALL-FUN INCLUSIVE (denominativo) solicitado, toda vez que el mismo carecería de distintividad; por tanto, es pertinente analizar el Artículo 135 de la Decisión 486, específicamente la causal de irregistrabilidad absoluta prevista en su Literal b), cuyo tenor es el siguiente: «Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..-) b) carezcan de distintividad;
(a) La distintividad es la capacidad que tiene un signo para identificar, individualizar y diferenciar en el mercado productos o servicios, haciendo posible que el consumidor los distinga, seleccione y adquiera. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial e inclusive la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.* La distintividad tiene un doble aspecto:? b) carezcan de distintividad; e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
(> Ver Interpretación Prejudicial N* 242-1P-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, ponia en a la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2579 del 4 de septiembre de 2015. = Ver Interpretación Prejudicial N* 388-IP-2015 de fecha 25 de febrero de 2016, pi Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2726 del 22 de abril de 2016. D eS Ñ la Ey ” SECRETARIA ¡DAD P ar A E E E 1.4. 1.5. 1.6. 1.£, 1.8.
Proceso 87-1P-2021 a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir por sí mismo productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concreto, a través de la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado.
La falta de distintividad intrínseca está contemplada como una prohibición absoluta en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486. En dicho artículo se establece que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo.
Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que algunos tipos de signos resultan difíciles de registrar y proteger, es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de identificar la procedencia empresarial de un producto.
Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.? El análisis de este tipo de distintividad —intríinseca— se encuentra vinculado al tipo de producto o servicio que el signo identifica o pretende identificar. En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto.
Del mismo modo, tal como se explicó en los párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 como causal absoluta de irregistrabilidad, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que están presentes en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor distinguirlos y realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir realmente.
En este supuesto, la oficina nacional competente deberá evaluar si el signo posee también aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado. En ese sentido, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486.
A 2. 2.1. Proceso 87-IP-2021 Irregistrabilidad de signos conformados por denominaciones descriptivas En el proceso interno, el demandante alegó que el signo ALL-FUN INCLUSIVE (denominativo) solicitado a registro, estaría conformado por denominaciones descriptivas respecto de los servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza que pretende distinguir, por lo que resulta pertinente desarrollar el presente tema. 2.2.
Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. 2.3.
El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 dispone: «Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
(.)». 2.4. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil.” 2.5.
No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor retación Prejudicial N* 110-IP-2015 de fecha 25 septiembre de 2015, publicada en la icial del Acuerdo de Cartagena N* 2624 del 6 de noviembre de 2015.
LE aL SU 2.0: 2.7. 2.8. 3.1. 3.2. 3.3. Proceso 87-IP-2021 o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.8 Como se ha señalado en los párrafos precedentes, los términos descriptivos por sí mismos no resultan registrables como marcas debido a que carecen de fuerza distintiva. El que un término sea descriptivo para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva.
Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es descriptivo para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase. En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado por elementos descriptivos en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.
Signos conformados por palabras en idioma extranjero En atención a que el signo solicitado a registro ALL-FUN INCLUSIVE (denominativo) se encuentra conformado por palabras en inglés, resulta necesario analizar el presente tema. Cuando un signo esté conformado por palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común de los consumidores, podría ser considerado como un signo de fantasía? y, en consecuencia, es procedente su registro como marca, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en el Artículo 134 de la Decisión 486, y tomando en consideración las prohibiciones absolutas y relativas establecidas en los Artículos 135 y 136 de la referida Decisión. Por el contrario, si el significado de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor y, además, se trata exclusivamente de vocablos descriptivos, genéricos o de uso común en relación con los productos o servicios que pretenden identificar, dichos signos no serán registrables. retación Prejudicial N* 327-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta | Acuerdo de Cartagena N* 2752 del 11 de julio de 2016. ción con los signos de fantasía ver la Interpretación Prejudicial N” 620-IP-2016 de fecha 12 io de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 3072 del 4 de agosto A OO NS Cm Proceso 87-IP-2021 3.4.
En caso que un signo esté conformado por una palabra en idioma extranjero que sea equivalente a un lexema o raíz en lengua españolal0, el análisis sobre si dicha palabra consiste exclusivamente o se hubiera convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate, en el lenguaje corriente o en la usanza de un País Miembro de la Comunidad Andina, deberá realizarse como si se tratara de una expresión local.
Así, no podrán acceder a registro aquellos signos que contengan palabras que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero sean de uso común en los Países Miembros o sean comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca, por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al español. 3.5.
Existen palabras en otros idiomas que son utilizadas y entendidas frecuentemente por los hispanohablantes —extranjerismos—, por lo que el análisis de registrabilidad debe tener en cuenta el elemento ideológico o conceptual. Del mismo modo, determinadas palabras que en un momento eran consideradas como extranjerismos, posteriormente pasaron a formar parte del idioma español, al haber sido recogidas por el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española (RAE), con las reglas propias de este idioma (v.g. software, boutique, chat, etc.). 3.6.
Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la oficina nacional competente deberá examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras.
Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma español. 3.7. En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado a registro está conformado por alguna palabra en idioma extranjero, que sea de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio, al que se encuentran dirigidos los productos o servicios de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza a los cuales pretende distinguir el signo. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la autoridad consultante al resolver el proceso interno N? 11001032400020200021900, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en calmar; arrogant — arrogante; elegant — elegante; important — importante; herb — hierba; apa; line — línea; air— aire; exam — examen, valid — válido, entre otros.
E B Proceso 87-IP-2021 concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal e) del Artículo Segundo del Acuerdo 02/2021 del 5 de marzo de 2021, certifica que la presente Interpretación Prejudicial ha sido aprobada por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero, Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 21 de septiembre de 2022, conforme consta en el Acta 38-J-TJCA-2022. = £ iS.
Kus, Y / e DINO QA YA ], Luis Felipe Aguilar Feijoó Secretario Notifíquese a la autoridad consultante y remítase copia de ia presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.