TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 21 de septiembre de 2022 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del Consultante: Referencia: Normas a ser interpretadas: Temas objeto de interpretación: Magistrado Ponente: VISTOS: El Oficio N* 1509 del 10 de agosto de 2021, recibido vía correo electrónico el 30 del mismo mes y año, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colopibi solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tri o el TJCA) la Interpretación Prejudicial de los Literales b) e i) del Artículo 192-1P-2021 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 10 036399 11001032400020140052500 Riesgo de confusión y/o asociación entre el signo KOLKANA (sonoro) / KOL-CANA (denominativa), KOL-CANA PAGA (denominativa), KOL-CANA PARA MAYOR DELEITE (denominativa), YO NO PAGO PAGA KOLKANA (denominativa), KOLCANA (mixta), KOL-KANA (mixta), KOLKANA (mixta) y KOL-CANA LA BEBIDA DE LA JUVENTUD COLOMBIANA (denominativa) Artículos 136 Literal a) y 151 de la Decisión 486 1.Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 2.Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza Hernán Rodrigo Romero Zambrano Proceso 192-1P-2021 del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la Decisión 486), a fin de resolver el proceso interno N* 11001032400020140052500.
El Auto del 17 de febrero de 2022, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Gaseosas Colombianas S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia Terceras interesadas: Bluepharma Colombia S.A.S. | OTC Consumer Pharmaceutical S.A.S. Kolkana Energy S.A.S. De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante, respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los asuntos controvertidos son los siguientes: 1.
Si el signo sonoro solicitado a registro KOLKANA, que pretende distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo solicitante es OTC Costumer Pharmaceutical S.A.S.!, resultaría confundible con las marcas KOL-CANA (denominativa), KOL-CANA PAGA (denominativa), KOL-CANA PARA MAYOR DELEITE (denominativa) YO NO PAGO PAGA KOLKANA (denominativa), KOLCANA (mixta), KOL-KANA (mixta), KOLKANA (mixta) y KOL-CANA LA BEBIDA DE LA JUVENTUD COLOMBIANA (denominativa), que distinguen productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Gaseosas Colombianas S.A. 2.
Si existiría conexión entre los productos protegidos por los signos en B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS | conflicto. d | C. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. Laautoridad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Literales b) e i) del Artículo 135 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486. Unicamente se interpretará el Literal a) del Artículo 136? de la cit OTC Costumer Pharmaceutical S.A.S. cedió los derechos a Kolkana Energy S.A.S., y esta, cedió sus derechos a Bluepharma Colombia S.A.S. 2 Decisión 486 1.1 Proceso 192-1P-2021 Decisión por ser pertinente.
No se interpretará el Artículo 135 Literales b) e ¡), por no estar en discusión la falta de distintividad ni la forma usual de un producto. De oficio se interpretará el Artículo 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, por ser materia de controversia la supuesta conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza.
ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si el signo KOLKANA solicitado a registro y las marcas KOL-CANA (denominativa), KOL-CANA PAGA — (denominativa) HKOL-CANA PARA MAYOR DELEITE (denominativa), YO NO PAGO PAGA KOLKANA (denominativa), KOLCANA (mixta), KOL-KANA (mixta), KOLKANA (mixta) y KOL-CANA LA BEBIDA DE LA JUVENTUD COLOMBIANA (denominativa), son confundibles o no, es pertinente analizar la causal relativa de irregistrabilidad de un signo como marca prevista en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486, cuyo tenor es el siguiente: «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(.)» «Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaci vigentes. > 2... z.. Z “10 O Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinará ¿Limilitud Qe ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente». 1 Proceso 192-1P-2021 particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda caysar un riesgo de confusión o de asociación; 1.2 De conformidad con esta disposición, no es registrable como marca un 1.3 signo que resulte idéntico o similar a una marca registrada o a un signo cuyo registro como marca fue solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carecería de carácter distintivo.
Los signos no tienen capacidad distintiva extrínseca cuando generan riesgo de confusión (directo o indirecto) o riesgo de asociación en el público consumidor”. a) Elriesgo de confusión puede ser directo e indirecto: El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto.
El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a un producto o servicio, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser': a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza en la escritura de los signos en conflicto desde el punto de vista de su composición; esto es, tomando en cuenta, entre otros, el orden o la secuencia de las letras, con especial atención en las vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, las cuales pueden inducir en mayor o menor grado Ver Interpretaciones Prejudiciales números 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publica en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2747 del 8 de junio de 2016; 466-IP-2015 de 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2754 de) julio de 2016; y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del de Cartagena N* 2755 del 11 de julio de 2016.
Ibidem. 1.4 b) d) Proceso 192-1P-2021 a que el riesgo de confusión sea más evidente u obvio. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de las letras, números, sílabas o palabras que conforman los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones de las palabras; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados, entre otros, sobre la base de los aspectos fonéticos.
Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo, el objeto que representan o el concepto que evocan. Igualmente, al realizar el cotejo o comparación de los signos en conflicto, se deberán observar las siguientes reglas?: a) b) d) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión integral y de conjunto, teniendo en cuenta la unidad de sus componentes ortográficos, fonéticos, conceptuales o ideológicos, y gráficos o figurativos.: En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que generalmente lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir si existe riesgo de confusión directo o indirecto, o riesgo de asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y tomar en cuenta su grado de percepción, de conformidad con el tipo de producto o servicio de que se trate, con base en los siguientes criterios”: (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de registrabilidad.
Es admisible presumir que el consumidor medio está atento y se encue) 6 Ibidem. Ver Interpretación Prejudicial N* 42-IP-2017 de fecha 7 de julio de 2017, publicada Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 3063 del 21 de julio de 2017. Proceso 192-1P-2021 Í requiere habitualmente. No obstante, su nivel de percepción es variable en relación con las distintas categorías de productos y servicios que adquiere, aspecto que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente, en cada caso concreto.
El grado de atención del consumidor medio y su nivel de información constituyen un parámetro importante para el análisis de registrabilidad de signos que pretenden distinguir productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que estos pueden variar según el tipo de producto o servicio del que se trate. A manera de ejemplo, no se tiene el mismo nivel de información ni se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos (v.g. cremas y lociones para el rostro, jabones para el cuerpo, etc.) que al comprar utensilios de limpieza doméstica (v.g. escobas, recogedores de basura, etc.).
(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, o de posicionamiento o estatus en el mercado. Es un consumidor que se ha instruido claramente acerca de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir, conoce sus detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no los conocería. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.
(iii) Criterio_ del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor realiza una evaluación más prolija del producto o servicio que desea adquirir, aspecto que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de registrabilidad.
A manera de ejemplo, constituye un consumidor o adquirente especializado la persona natural o jurídica del área de salud que vaya a adquirir instrumental médico para la realización de distintos tipos de cirugías o procedimientos quirúrgicos. | 1.5 Por otra parte, es importante que al analizar el caso concreto se verifique 1.6 si se determinaron las similitudes de los signos en conflicto, considerando los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusi directo o indirecto, o en riesgo de asociación. 2 DN Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confun ¡bilidad a ' únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de su OTRECRETARIA > | (9) 6 q ES o 2.1 2,2 2.3 2.4 Proceso 192-1P-2021 pues el examen de registrabilidad debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos aquellos relacionados con los productos y/o servicios que distinguen o pretenden distinguir los signos en conflicto.
Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza En vista de que un asunto jurídico controvertido en el proceso interno consiste en determinar si existía o no conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto, corresponde analizar este tema. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.8 Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.? Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos Existe conexión cuando los productos en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.
En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - «Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.» (Subrayado agregado) an 2016. o Sde | junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2755 del 1f[de ¡ARÉRETA PTA ») 7 Proceso 192-1P-2021 productos, el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.
La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto es competidor de otro producto, de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad entre sí de los productos Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios.: Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. c) La posibilidad de considerar que los productos provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos en cuestión provienen del mismo empresario.
Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. 2.5 Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos. 2.6 Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no re, determinante para efectos de establecer la conexión competitiv; los productos objeto de análisis.
En efecto, podría darse el que los signos comparados distingan productos O pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, Proceso 192-1P-2021 pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva. e Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva.
Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.
De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 2.7 Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la autoridad consultante al resolver el proceso interno N? 11001032400020140052500, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal e) del Artículo Segundo del Acuerdo 02/2021 del 5 de marzo de 2021, certifica que la presente Interpretación Prejudicial ha sido aprobada por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero, Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gómez Apac e sesión judicial de fecha 21 de septiembre de 2022, conforme consta en 38-J-TJCA-2022.
Proceso 192-1P-2021 E | Luis Felipe Aguilar Feijoó SECRETARIO Notifíquese a la autoridad consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.