TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDI Quito, 19 de octubre de 2022 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del consultante: Referencia: Norma a ser interpretada: Temas objeto de interpretación: Magistrado ponente: 72-1P-2021 Interpretación Prejudicial Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú 679024-2016/DSD 1153-2018-0-1801-JR-CA-24 El presunto riesgo de confusión y/o asociación entre los signos SPORADE RECOVERY (denominativo) / GATORADE RECOVER (denominativo) Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 2. Comparación entre signos denominativos 3. Signos conformados por palabras en idioma extranjero 4.

Signos conformados por denominaciones descriptivas 5. Marcas de fantasía 6. Marcas evocativas 7. Autonomía de la oficina nacional competente para tomar decisiones Gustavo García Brito 1 AM IIS A A TP = ARIS CANA E E a — DE AZ Proceso 7/Á832021 ON IQ) A VISTOS: e > F SECRETARIA * El Oficio N* 1153-2018-0-S-5'-SECA-CSJLI-PJ de fecha 12 de abr qe 2021, recibido vía correo electrónico el día 13 del mismo mes y año, media la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrati Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Ei de la República del Perú solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal o el TICA) la Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la Decisión 486), a fin de resolver el proceso interno N* 1153-2018-0- 1801-JR-CA-24.

El Auto de fecha 30 de septiembre de 2022, mediante el cual se admitió a trámite la solicitud de Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Stokely-Van Camp, Inc. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual —Indecopi— de la República del Perú B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante, este Tribunal considera que, de todos los temas controvertidos en el proceso interno, los que resultan pertinentes para la presente Interpretación Prejudicial, por estar vinculados con la normativa andina, son los siguientes: 1.

Si el signo SPORADE RECOVERY (denominativo) solicitado a registro? por Acava Limited, resultaría confundible con la marca GATORADE RECOVER (denominativa)?, cuyo titular es Stokely- Van Camp, Inc. 2. La relevancia jurídica que tendrían los términos «RECOVERY» y «RECOVER» en la conformación de los signos en conflicto, por ser palabras pertenecientes a un idioma extranjero. 3.

Si las denominaciones «RECOVERY» y «RECOVER>» que integran los signos en conflicto serían descriptivas respecto de los productos 1 Para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 2 Para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.: LADARON m O $ de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de pretenden distinguir.

E HS - SECRETARIA > 4. Silos términos «RECOVERY» y «RECOVER>» que con en los z signos en conflicto podrían considerarse de fantasía. S > 5. Si los términos «RECOVERY» y «RECOVER» que conforma signos en conflicto serían evocativos respecto de los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza que pretende distinguir. 6.

La autonomía del Indecopi para tomar sus decisiones. NORMA A SER INTERPRETADA La autoridad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486%. Procede la interpretación solicitada por ser pertinente. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual O ideológica y gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos denominativos Signos conformados por palabras en idioma extranjero. Signos conformados por denominaciones descriptivas. Marcas de fantasía. Marcas evocativas. Autonomía de la oficina nacional competente para tomar decisiones. Respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad consultante.

ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos Decisión 486 «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )» P E III A 1.1. 1.2. 1.3. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo RECOVERY (denominativo) solicitado a registro y la marca la causal relativa de irregistrabilidad de un signo como marca el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486, cuyo tenor es el uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )»> De conformidad con esta disposición, no es registrable como marca un signo que resulte idéntico o similar a una marca registrada o a un signo cuyo registro como marca fue solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carecería de carácter distintivo. Los signos no tienen capacidad distintiva extrínseca cuando generan riesgo de confusión (directo o indirecto) o riesgo de asociación en el público consumidor”. a) Elriesgo de confusión puede ser directo e indirecto: El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto.

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a un producto o servicio, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresaria! del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos Ver Interpretaciones Prejudiciales números 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2747 del 8 de junio de 2016; 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2754 del 11 de julio de 2016; y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2755 del 11 de julio de 2016. 1.4.

HOR A puede ser”: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza en la escritura de tomando en cuenta, entre otros, el orden o la secuencia de | con especial atención en las vocales, la longitud de la o las p: el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de” signos en conflicto, las cuales pueden inducir en mayor o menor grado a que el riesgo de confusión sea más evidente u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de las letras, números, sílabas o palabras que conforman los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones de las palabras; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados, entre otros, sobre la base de los aspectos fonéticos. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo, el objeto que representan o el concepto que evocan.

Igualmente, al realizar el cotejo o comparación de los signos en conflicto, se deberán observar las siguientes reglas?: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión integral y de conjunto, teniendo en cuenta la unidad de sus componentes ortográficos, fonéticos, conceptuales o ideológicos, y gráficos o figurativos. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que generalmente lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir si existe riesgo de confusión directo o indirecto, o riesgo de asociación. Ibidem.

Ibidem. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en e ar del Qi a ' consumidor y tomar en cuenta su grado de percepteió ETARIA >| conformidad con el tipo de producto o servicio de que saltrat8; cón x base en los siguientes criterios”: Q S o (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a produ servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de registrabilidad.

Es admisible presumir que el consumidor medio está atento y se encuentra razonablemente informado sobre los bienes y servicios que requiere habitualmente. No obstante, su nivel de percepción es variable en relación con las distintas categorías de productos y servicios que adquiere, aspecto que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente, en cada caso concreto.

El grado de atención del consumidor medio y su nivel de información constituyen un parámetro importante para el análisis de registrabilidad de signos que pretenden distinguir productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que estos pueden variar según el tipo de producto o servicio del que se trate. A manera de ejemplo, no se tiene el mismo nivel de información ni se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos (v.g. cremas y lociones para el rostro, jabones para el cuerpo, etc.) que al comprar utensilios de limpieza doméstica (v.g. escobas, recogedores de basura, etc.).

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, o de posicionamiento o estatus en el mercado. Es un consumidor que se ha instruido claramente acerca de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir, conoce sus detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no los conocería. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.

(ili) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho d Ver Interpretación Prejudicial N? 42-IP-2017 de fecha 7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 3063 del 21 de julio de 2017. 1.5. 1.6. 2.1. 2.2 A AA a persona natural o jurídica del área de salud que vaya an instrumental médico para la realización de distintos tipo cirugías o procedimientos quirúrgicos.

Por otra parte, es importante que al analizar el caso concreto se verifique si se determinaron las similitudes de los signos en conflicto, considerando los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión directo o indirecto, o en riesgo de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el examen de registrabilidad debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos aquellos relacionados con los productos y/o servicios que distinguen o pretenden distinguir los signos en conflicto.

Comparación entre signos denominativos Como la controversia radica, en parte, en la presunta confusión entre el signo solicitado a registro SPORADE RECOVERY (denominativo) y la marca GATORADE RECOVER (denominativa), es necesario que se realice la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto.? Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, están conformados por una o varias letras, sílabas, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable compuesto por expresiones acústicas o fonéticas, el cual puede o..0 tener significado o concepto.

Este tipo de signos se subdividen en: (i) sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca la naturaleza, así como ciertas cualidades oO funciones del producto o servicio identificado por el signo o que pretende distinguir; y, (ii) arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto o servicio que distingue o pretende identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le Ver Interpretaciones Prejudiciales números 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2747 del 8 de junio de 2016; y 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2754 del 11 de julio de 2016. 2.3. que poseen una función diferenciadora en el conjunto, con el propósito de alcanzar el entendimiento suficiente sobre cómo el signo es percibido en el mercado. b) Debe establecerse si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario*!. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los morfemas son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición!?. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: o Por lo general, el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al realizar un análisis gramatical de los signos en conflicto. o Usualmente, en el lexema está ubicada la sílaba tónica. o Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión conceptual o ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio conceptual o Ibidem. Ibidem. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de lexema: «1. m. Ling. Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej., sol, o que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej., terr, en enterráis.» Disponible en: http://dle.rae.es/?id=NCu16TD (Consulta: 30 de septiembre de 2022).

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de morfema: «1. m. Gram. Unidad mínima aislable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y -es. 2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -ar, -S, -ero. 3. m. Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos morfemas: persona, primera, y número, plural.» Disponible en: http://dle.rae.es/?id=Polt8j2 (Consulta: 30 de septiembre de 2022). 24.

Proceso PaP-2021 Q ! ideológico debe estar complementado con otros téfios para Ln entre los signos en conflicto. Cc) Debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comp si ocupa la misma ubicación, es idéntica o muy difícil de disti semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Debe determinar cuál es el elemento que genera mayor influencia en la mente del consumidor, pues así podría apreciarse cómo es percibida o captada la marca en el mercado.

Como en el caso en estudio dentro del proceso interno el signo solicitado se trata de un signo compuesto se debe tener en cuenta en los signos compuestos que generalmente están integrados por dos o más palabras!3, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:1!* (1) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. (ii) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. (iii) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.

(iv) Analizar si la palabra es evocaliva y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilida«!. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. (v) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del Dentro de los signos denominativos están los signos denominaíi vos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.

Ver Interpretación Prejudicial N* 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2755 del 11 de julio de 2016. 2.5. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. TE _ Kal LON, Es cotejo de marcas. Q DN a x > (vi) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en tUenta X otros signos ya registrados.

Si la palabra que compone A igno es PA o P una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevane > la palabra que compone un signo es el elemento estable de una fa AD derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas; tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.

En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá realizar el cotejo de conformidad con las reglas expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado a registro SPORADE RECOVERY (denominativo) y la marca GATORADE RECOVER (denominativa). Signos conformados por palabras en idioma extranjero En atención a que el signo SPORADE RECOVERY (denominativo) solicitado a registro y la marca GATORADE RECOVER (denominativa) comparten en su composición los términos RECOVERY*5 y RECOVER?, que son palabras expresadas en idioma inglés, resulta necesario analizar el presente tema.

Cuando un signo esté conformado por palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común de los consumidores, podría ser considerado como un signo de fantasíal7 y, en consecuencia, es procedente su registro como marca, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en el Artículo 134 de la Decisión 486, y tomando en consideración las prohibiciones absolutas y relativas establecidas en los Artículos 135 y 136 de la referida Decisión. Por el contrario, si el significado de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor y, además, se trata exclusivamente de vocablos descriptivos, genéricos o de uso común en relación con los productos o servicios que pretenden identificar, dichos signos no serán registrables.

En caso que un signo esté conformado por ina palabra en idioma 15 16 17 Que traducido al español significa «recuperación». Que traducido al español significa «recuperar». En relación con los signos de fantasía ver la Interpretación Prejudicial N” 620-IP-2016 de fecha 12 de junio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 3072 del 4 de agosto de 2017. | 35, 3.6. 3.7. 4.1. extranjero que sea equivalente a un lexema o raíz en lengua e: el análisis sobre si dicha palabra consiste exclusivamente o que se trate, en el lenguaje corriente o en la usanza de un País de la Comunidad Andina, deberá realizarse como si se tratara expresión local.

Así, no podrán acceder a registro aquellos signos contengan palabras que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero sean de uso común en los Países Miembros o sean comprensibles para E el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca, por su i raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al español.

Existen palabras en otros idiomas que son utilizadas y entendidas frecuentemente por los hispanohablantes —extranjerismos—, por lo que el análisis de registrabilidad debe tener en cuenta el elemento ideológico o conceptual. Del mismo modo, determinadas palabras que en un momento eran consideradas como extranjerismos, posteriormente pasaron a formar parte del idioma español, al haber sido recogidas por el | Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española (RAB), con las reglas propias de este idioma (v.g. software, boutique, chat, etc.). | Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía | de la realidad.

En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la oficina nacional competente deberá examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras. Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma español.

En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado a registro está conformado por alguna palabra en idioma extranjero, que sea de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio, al que se encuentran dirigidos los productos o servicios de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza a los cuales pretende distinguir el signo. Signos conformados por denominaciones descriptivas En el proceso interno, se alegó que las denominaciones RECOVERY y RECOVER que integran los signos en conflicto serían descriptivas, respecto de los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo cual, resulta pertinente desarrollar el presente tema.

V.g. vitamins — vitaminas; accidlent— accidente; accept — acepiar; admit — admitir; affect — afectar; calm — calmar; arrogant — arrogante; elegant — elegante; important — importante; herb — hierba; | map — mapa; line — línea; air— aire; exam — examen; valid — válido, entre otros. | 11 4.2. 4.3. 44. 4.5. 4.6. 4.7. OS... FI Los signos descriptivos son aquellos que informan exclu sobre las características o propiedades de los productos, tale calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, desti denominación descriptiva responde a la formulación de la pregu pregunta se contesta con la expresión adecuada a sus característi cualidades o propiedades según se trate.

Los signos conformados exclusivamente por denominaciones descriptivas al estar combinadas con otras, puedan generar signos completamente distintivos. El titular de una marca no puede impedir que las expresiones descriptivas puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca.!? No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (descriptivas) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.?0 La carga de la prueba de la veracidad de los hechos que se alegan, corresponde a la parte que lo alega, en este sentido si una parte señala que nos encontramos ante un elemento descriptivo, le corresponderá acreditarlo.

Ello sin perjuicio del examen de registrabilidad que efectúa la autoridad administrativa. El que un término sea descriptivo para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es descriptivo para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos en la correspondiente ciase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del 20 Ver Interpretación Prejudicial N* 536-1P-2015 de fecha 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 3003 del 26 de abril de 2017.

De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N” 327-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2752 del 11 de julio de 2016. 12 5.1. 5.3. 5.4. 6.1. 6.2. 6.3. suficiente. Marcas de fantasía En el proceso interno, se alegó que las denominaciones RECOV! RECOVER serían de fantasía para el consumidor peruano, en relación con los productos que pretenden identificar los signos en conflicto, por lo que es pertinente abordar el tema planteado.

Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio, pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos y/o servicios que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.?! Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con las marcas idénticas o semejantes.

En ese sentido, se deberá establecer si el signo es o no de fantasía con relación a los productos y/o servicios que identifican. Marcas evocativas En el proceso interno se alegó que las denominaciones RECOVERY y RECOVER serían evocativas en relación con los productos que identifican los signos en conflicto. En atención a ello, resulta pertinente analizar el presente tema.

Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo”, Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables.

No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto c servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos 21 22 Ver Interpretación Prejudicial N* 425-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2746 del 8 de junio de 2016.

Ver Interpretación Prejudicial N” 630-IP-2015 de fecha 25 de julio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2805 del 13 de septiembre de 2016. 13 F SECRETARIA ZVAD AD: que contengan elementos descriptivos, ya que su titular no p que terceros utilicen dichos elementos.? 5 impedip. P Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte pr signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, po la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.?* En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de las denominaciones RECOVERY y RECOVER, en relación con los productos que pretenden distinguir los signos en conflicto y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.

Autonomía de la oficina nacional competente para tomar decisiones Tomando en cuenta que dentro del proceso interno el Indecopi alegó que sus pronunciamientos son autónomos, este Tribunal estima adecuado referirse al tema de la autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones. Respecto de la autonomía (o independencia) que debe tener la oficina nacional competente al emitir sus resoluciones, el Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada País Miembro.

Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo Il, del Título VI de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

Es preciso destacar que, la referida autonomía se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”. Si bien las oficinas competentes y sus pronunciamientos son independientes, algunas figuras del derecho comunitario permiten que las oficinas nacionales se relacionen y sus decisiones se vinculen, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior suponga uniformizar dichos pronunciamientos.

Ibidem. Ibidem. De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N* 69-IP-2015 de fecha 21 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2609 del 14 de octubre de 2015. 14 SECRETARIA 7.5. En este sentido, el principio de autonomía de las oficinas de, Distro dor dád de los ¡NraaBERBTA 7.6. 7.1. 7.8. 7.9.

A — A país, ello no supone que indefectiblemente se deberá conceda registro en cualquiera de los Países Miembros?, ss De igual manera, si el registro de marca ha sido denegado en un determinado país, ello tampoco significa que deba ser denegado en los Países Miembros de la Comunidad Andina, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo país que denegó el registro?”.

Un aspecto de especial importancia en relación con este tema constituye el hecho que el principio de independencia supone dejar en libertad a la oficina nacional competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación con el caso puesto en su conocimiento.

En cualquier evento, es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado*. Como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el cual es obligatorio y debe llevarse a cabo aun en caso no hubiesen sido presentadas observaciones u oposiciones.

En consecuencia, la autoridad nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o denegar el registro. En caso sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de cada una de ellas, así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado??. Asimismo, es pertinente agregar, que el examen de registrabilidad, que es de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto; es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de análisis anteriores respecto 26 27 28 29 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N* 71-1P-2007 de fecha 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2609 del 14 de octubre de 2015.

Ibidem. De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N* 69-1P-2015 de fecha 21 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2609 del 14 de octubre de 2015. Ibidem. 15 a a RAN AARONARASADAON: RARE NUNCA | ] de signos idénticos o similares*, ES Y - 7.10. No se está afirmando que la oficina de registro de marcas nd ten ea tries ARIA > a su actuación y que no pueda utilizar como precedenteg sus propias 9) actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene le "epligación, eS) en cada Caso, de hacer un análisis de registrabilidaKCgpp las SS / que obran en cada trámite.

" Adicionalmente, los límites a la a administrativa de dichas oficinas se encuentran establecidos por la propia normativa comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos?*. 7.141. En tal virtud, la autoridad nacional competente no está obligada a registrar como marca un signo por el hecho de que dicho signo cuente con registro de marca en otros Países Miembros de la Comunidad Andina o coexista registralmente con las marcas con las que se confronta en otros Países Miembros.

Estas circunstancias no obligan a proceder al registro del signo solicitado, pero sí pueden ser valoradas al momento de realizar el análisis de registrabilidad que corresponda. 7.12.Conforme se ha mencionado previamente, la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual goza de autonomía, y tendrá que evaluar íntegramente cada caso que se presente ante su competencia, a fin de determinar si el signo es registrable o no, si hay o no riesgo de confusión, etc., dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las valoraciones que se realicen. 8.

Respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad consultante Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas por la autoridad consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará una respuesta que resuelva el caso en concreto ni calificará los hechos materia del proceso. Esta corte internacional se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. 8.1.

¿Cuándo estamos ante un término descriptivo, teniendo en cuenta que dicho término pertenece al idioma inglés? Para dar respuesta a esta pregunta la autoridad consultante deberá remitirse a lo señalado en los Temas 3 y 4 del apartado E de la presente Interpretación Prejudicial. 8.2. ¿Cuándo se considera que un signo es descriptivo o evocativo respecto de los productos o servicios que distingue? D Ibidem. a Ibidem. 16 AUN 7 | | | | Para dar respuesta a esta pregunta la autoridad consult remitirse a lo señalado en los Temas 4 y 6 del apartado E d Interpretación Prejudicial. 8.3.

¿Cómo se determina el elemento relevante de un signo cor por más de un término, teniendo en cuenta que estos son arbt o de fantasia? Para dar respuesta a esta pregunta la autoridad consultante deberá remitirse a lo señalado en los Temas 2 y 5 del apartado E de la presente Interpretación Prejudicial. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Autoridad consultante al resolver el proceso interno N*” 1153-2018-0-1801-JR- CA-24, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal e) del Artículo Segundo del Acuerdo 02/2021 del 5 de marzo de 2021, certifica que la presente Interpretación Prejudicial ha sido aprobada por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero, Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 19 de octubre de 2022, conforme consta en el Acta 41- J-TJCA-2022.

Y. / ) f) Luis Felipe Aguilar Feijoó Secretario Notifíquese a la autoridad consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 17 | |