TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de diciembre de 2022 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del consultante: Referencia: Norma a ser interpretada: Temas objeto de interpretación: Magistrado ponente: VISTOS: 23-1P-2022 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia SD2018/0021739 11001032400020210043500 Irregistrabilidad del signo ETICKET (denominativo) por presuntamente carecer de distintividad intrínseca Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 1.

Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad Marcas de fantasía Signos conformados por palabras en idioma extranjero ES Gustavo García Brito El Oficio N* 0205 de fecha 9 de febrero de 2021, recibido vía correo electrónico el día 10 del mismo mes y año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal o TJCA) la Interpretación Prejudicial del Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la | SECRET ARÍA Proceso 23-IP-2022 Decisión 486), a fin de resolver el proceso interno N* 11001032400020210043500.

El Auto de fecha 3 de octubre de 2022, mediante el cual se admitió a trámite la solicitud de Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: EKT Boletos S.A. de C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio —SIC— de la República de Colombia B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante, este Tribunal considera que, de todos los temas controvertidos en el proceso interno, los que resultan pertinentes para la presente Interpretación Prejudicial, por estar vinculados con la normativa andina, son los siguientes: 1.

Si el signo ETICKET (denominativo) solicitado a registro! por EKT Boletos S.A. de C.V., carecería de distintividad intrínseca. 2. Si el signo ETICKET (denominativo) solicitado a registro podría ser considerado como un signo de fantasía. 3. Larelevancia jurídica que tendría que el término «TICKET» que forma parte del signo solicitado a registro, corresponda a una palabra perteneciente al idioma inglés. C. NORMA A SER INTERPRETADA 1.

La autoridad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486?. Procede la interpretación solicitada, por ser pertinente. 1 Para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. ms Decisión 486 «Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) b) carezcan de distintividad;

ALDEJS (.)» (SS US $3 59 S ON | GECRETARÍA XZ) 4 Sy y des YiDap É e Te 1.2. 1.3. 1.4. Proceso 23-1P-2022 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. Marcas de fantasía. Signos conformados por palabras en idioma extranjero. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad En el proceso interno, se discute si correspondía o no conceder el registro como marca del signo ETICKET (denominativo) solicitado, toda vez que el mismo carecería de distintividad; por tanto, es pertinente analizar el Artículo 135 de la Decisión 486, específicamente la causal de irregistrabilidad absoluta prevista en su Literal b), cuyo tenor es el siguiente: «Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) b) carezcan de distintividad;

(65) La distintividad es la capacidad que tiene un signo para identificar, individualizar y diferenciar en el mercado productos o servicios, haciendo posible que el consumidor los distinga, seleccione y adquiera. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial e inclusive la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.3 La distintividad tiene un doble aspecto:* a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir por sí mismo productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concreto, a través de la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado.

La falta de distintividad intrínseca está contemplada como una prohibición absoluta en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486. En dicho Ver Interpretación Prejudicial N* 242-IP-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2579 del 4 de septiembre de 2015. Ver Interpretación Prejudicial N” 388-IP-2015 de fecha 25 de febrero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2726 del 22 de abril de 2016. 1.5. 1.6. 17, 1.8. 2.1. 2z: Proceso 23-IP-2022 artículo se establece que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca.

Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo. Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que algunos tipos de signos resultan difíciles de registrar y proteger, es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de identificar la procedencia empresarial de un producto.

Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.* El análisis de este tipo de distintividad —intrínseca— se encuentra vinculado al tipo de producto o servicio que el signo identifica o pretende identificar. En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto.

Del mismo modo, tal como se explicó en los párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 como causal absoluta de irregistrabilidad, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que están presentes en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor distinguirlos y realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir realmente.

En este supuesto, la oficina nacional competente deberá evaluar si el signo posee también aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado. En ese sentido, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486.

Marcas de fantasía En el proceso interno se controvierte si el signo solicitado a registro ETICKET (denominativo) es de fantasía, en atención a que no cuenta con un significado propio en el idioma castellano, por lo que es pertinente abordar el tema planteado. Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio, pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado Ver Interpretación Prejudicial N” 242-IP-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2579 del 4 de septiembre de 2015. 2.3. 2.4. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

Proceso 23-1P-2022 propio no evocan los productos y/o servicios que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.? Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con las marcas idénticas o semejantes. En ese sentido, se deberá establecer si el signo en conflicto es o no de fantasía con relación a los productos y/o servicios que identifican.

Signos conformados por palabras en idioma extranjero En atención a que el signo solicitado a registro ETICKET (denominativo) se encuentra conformado por el elemento TICKET que constituye una palabra en idioma inglés, resulta necesario analizar el presente tema. Cuando un signo esté conformado por palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común de los consumidores, podría ser considerado como un signo de fantasía” y, en consecuencia, es procedente su registro como marca, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en el Artículo 134 de la Decisión 486, y tomando en consideración las prohibiciones absolutas y relativas establecidas en los Artículos 135 y 136 de la referida Decisión. Por el contrario, si el significado de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor y, además, se trata exclusivamente de vocablos descriptivos, genéricos o de uso común en relación con los productos o servicios que pretenden identificar, dichos signos no serán registrables.

En caso que un signo esté conformado por una palabra en idioma extranjero que sea equivalente a un lexema o raíz en lengua española8, el análisis sobre si dicha palabra consiste exclusivamente o se hubiera convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate, en el lenguaje corriente o en la usanza de un País Miembro de la Comunidad Andina, deberá realizarse como si se tratara de una expresión local.

Así, no podrán acceder a registro aquellos signos que contengan palabras que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero sean de uso común en los Países Miembros o sean comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca, por su Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 425-1P-2015 del 19 de mayo de 2016, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2746 del 8 de junio de 2016.

En relación con los signos de fantasía ver la Interpretación Prejudicial N* 620-IP-2016 de fecha 12 de junio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 3072 del 4 de agosto de 2017. V.g. vitamins — vitaminas; accident — accidente; accept -— aceptar; admit — admitir; affect — afectar; calm — calmar; arrogant — arrogante; elegant — elegante; important — importante; herb — hierba; /” map — mapa; line — línea; air— aire; exam — examen; valid — válido, entre otros.

Proceso 23-IP-2022 raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al español. 3.5. Existen palabras en otros idiomas que son utilizadas y entendidas frecuentemente por los hispanohablantes —extranjerismos—, por lo que el análisis de registrabilidad debe tener en cuenta el elemento ideológico o conceptual. Del mismo modo, determinadas palabras que en un momento eran consideradas como extranjerismos, posteriormente pasaron a formar parte del idioma español, al haber sido recogidas por el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española (RAE), con las reglas propias de este idioma (v.g. software, boutique, chat, etc.). 3.6.

Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la oficina nacional competente deberá examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras.

Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma español. 3.7. En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado a registro está conformado por alguna palabra en idioma extranjero, que sea de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio, al que se encuentran dirigidos los productos o servicios de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza a los cuales pretende distinguir el signo. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la autoridad consultante al resolver el proceso interno N* 11001032400020210043500, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal e) del Artículo Segundo del Acuerdo 02/2021 del 5 de marzo de 2021, certifica que la presente Interpretación Prejudicial ha sido aprobada por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero, Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 15 de diciembre de 2022, conforme consta en el Acta 45-J-TJCA-2022. 6 SECRETARÍA a) a > Y Proceso 23-IP-2022 ESA Luis Felipe Aguilar Feijoó Secretario Notifíquese a la autoridad consultante |y remítase copia ¿sente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad-A su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. dína para