TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de diciembre de 2022 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del consultante: Referencia: Normas a ser interpretadas: Temas objeto de interpretación: Magistrado ponente: 361-IP-2021 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia SD2016/0041121 110010324000201900480 00 Nulidad del registro de la marca MAUI MOISTURE (denominativa) por ser presuntamente confundible con la marca MAWIE (mixta) Literal a) del Artículo 136), Artículos 150, 151 y 172 de la Decisión 486 1.
La acción de nulidad en el marco de la Decisión 486. Causales 2. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 3. Comparación entre signos mixtos y denominativos 4.
Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. 5. Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos Hernán Rodrigo Romero Zambrano Proceso 361-IP-2021 VISTO El Oficio N* 2373 de fecha 06 de diciembre de 2021, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal o el TJCA) la Interpretación Prejudicial del Artículo 134, Literales a) y b) del Artículo 135, Literales a) y f) del Artículo 136 y del Artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la Decisión 486), a fin de resolver el proceso interno N* 110010324000201900480 00; y, El Auto del 27 de julio de 2022, mediante el cual se admitió a trámite la solicitud de Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Samara Cosmetics S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio —SIC— de la República de Colombia Tercero interesado: —Cilag Gmbh International B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante, este Tribunal considera que, de todos los temas controvertidos en el proceso interno, los que resultan pertinentes para la presente Interpretación Prejudicial, por estar vinculados con la normativa andina, son los siguientes: 1.
Sila marca MAUI MOISTURE (denominativa)!, concedida a favor de Cilag Gmbh International, resultaría anulable por ser presuntamente confundible con la marca MAWIE (mixta)?, cuyo titular es Samara Cosmetics S.A.S. 2. Siexistiría conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto. z Para identificar productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.
AN 2 Para identificar productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. | SÍ C RE 7 ARÍA y | J Proceso 361-IP-2021 3. Si dentro del proceso interno la SIC habría realizado adecuadamente el examen de registrabilidad. NORMAS A SER INTERPRETADAS La autoridad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 134, Literales a) y b) del Artículo 135, Literales a) y f) del Artículo 136 y del Artículo 150 de la Decisión 486, de los cuales únicamente se interpretará el Literal a) del Artículo 136 y el Artículo 150 de la Decisión 486%, por ser pertinentes.
No se interpretará el Artículo 134, los Literales a) y b) del Artículo 135 y el Literal f) del Artículo 136 de la Decisión 486, por cuanto no es objeto de controversia el concepto de marca, las causales de irregistrabilidad absoluta de una marca, ni la causal de irregistrabilidad relativa en cuanto a afectar otros derechos de propiedad industrial ni derecho de autor.
De oficio se interpretará los Artículos 151 y 172 de la Decisión 4861, a fin de desarrollar el tema de la conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto y la nulidad relativa del registro de una marca. Decisión 486.- «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )» «Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.» Decisión 486.- «Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.» «Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los Artículos 134 primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el Artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco - DES años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.
S ¿pl DE Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perl (95 conforme a la legislación interna. Á SECRETARÍA” | ll 1, Proceso 361-1P-2021 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La acción de nulidad en el marco de la Decisión 486. Causales Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.
Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos mixtos y denominativos. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La acción de nulidad en el marco de la Decisión 486.
Causales La demandante solicitó la nulidad de la marca MAUI MOISTURE (denominativa), por la existencia del registro anterior de la marca MAWIE (mixta); en consecuencia, resulta pertinente analizar este tema. 1.2. El Artículo 172 de la Decisión 486 establece lo siguiente: «Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.
Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.
Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para; Y: > los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos produgtós3o” servicios, y se eliminarán del registro de la marca.» NO Proceso 361-IP-2021 Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.» 1.3.
El Artículo 172 reconoce dos tipos de nulidad de un registro marcario: la nulidad absoluta y la nulidad relativa. 1.4. La nulidad absoluta ocurre cuando el registro de la marca se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el primer párrafo del Artículo 134 y todos los supuestos previstos en el Artículo 135 de la Decisión 486.
Así, con relación al primer párrafo del Artículo 134, que también es la causal prevista en el Literal a) del Artículo 135, será nulo el registro si el signo no es apto para distinguir un producto o servicio en el mercado o no es susceptible de representación gráfica. Así también será nulo si el signo carece de distintividad intrínseca, conforme al Literal b) del Artículo 135, o si incurre en cualquiera de las causales previstas en los demás literales (c, d, e, f, 9, h, i,j, k, l, m, n, o, p) del Artículo 135.
La nulidad absoluta busca la protección del ordenamiento andino y el interés público subyacente, por lo que la acción de nulidad absoluta puede ser incoada de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento; es decir, no prescribe la acción de la nulidad absoluta. 1.5. La nulidad relativa ocurre cuando el registro de la marca se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en cualquiera de los supuestos previstos en el Artículo 136 (sus Literales a, b, c, d, e, f, g, h), o cuando el registro hubiese sido obtenido mediando mala fe, lo que ocurre, por ejemplo, con los actos de competencia desleal, cuando el solicitante actuó sabiendo que dañaba o perjudicaba a un tercero, etc.
La nulidad relativa busca la protección del tercero afectado por el registro marcario. Si bien la acción de nulidad relativa puede ser incoada de oficio o a solicitud de cualquier persona, esta acción prescribe a los cinco (5) años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. 1.6. Tal como lo prevé el tercer párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486, las acciones de nulidad absoluta o relativa antes descritas no afectan las que pudieran corresponder por concepto de resarcimiento de daños y perjuicios conforme lo contemple la legislación nacional de cada País Miembro. 2.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 2.1. En vista de que en el proceso interno se discute si la marca MAÚL “YEN MOISTURE (denominativa) y la marca MAWIE (mixta) son confundiblés>0 o Ñ l SECRETARÍA | Proceso 361-1P-2021 no, es pertinente analizar la causal relativa de irregistrabilidad de un signo como marca prevista en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486, cuyo tenor es el siguiente: «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )» 2.2. De conformidad con esta disposición, no es registrable como marca un signo que resulte idéntico o similar a una marca registrada o a un signo cuyo registro como marca fue solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carecería de carácter distintivo. Los signos no tienen capacidad distintiva extrínseca cuando generan riesgo de confusión (directo o indirecto) o riesgo de asociación en el público consumidor”. a) Elriesgo de confusión puede ser directo e indirecto: El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto.
El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a un producto o servicio, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado. 2.3.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos A Ver Interpretaciones Prejudiciales números 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada a en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2747 del 8 de junio de 2016; 466-IP-2015 de fechá, + LDE SS 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2754 del ES “USA julio de 2016; y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial 3 Querdo ee A de Cartagena N* 2755 del 11 de julio de 2016.
SEGRETARÍ A) A 2.4. Proceso 361-IP-2021 puede ser?: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza en la escritura de los signos en conflicto desde el punto de vista de su composición; esto es, tomando en cuenta, entre otros, el orden o la secuencia de las letras, con especial atención en las vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, las cuales pueden inducir en mayor o menor grado a que el riesgo de confusión sea más evidente u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de las letras, números, sílabas o palabras que conforman los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones de las palabras; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados, entre otros, sobre la base de los aspectos fonéticos. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo, el objeto que representan o el concepto que evocan.
Igualmente, al realizar el cotejo o comparación de los signos en conflicto, se deberán observar las siguientes reglas”: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión integral y de conjunto, teniendo en cuenta la unidad de sus componentes ortográficos, fonéticos, conceptuales o ideológicos, y gráficos o figurativos. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que generalmente lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir si existe riesgo de confusión directo o indirecto, o riesgo de Ibidem.
Ibidem. [ SECRETARÍA | y Proceso 361-IP-2021 asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y tomar en cuenta su grado de percepción, de conformidad con el tipo de producto o servicio de que se trate, con base en los siguientes criterios?: (1) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de registrabilidad.
Es admisible presumir que el consumidor medio está atento y se encuentra razonablemente informado sobre los bienes y servicios que requiere habitualmente. No obstante, su nivel de percepción es variable en relación con las distintas categorías de productos y servicios que adquiere, aspecto que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente, en cada caso concreto.
El grado de atención del consumidor medio y su nivel de información constituyen un parámetro importante para el análisis de registrabilidad de signos que pretenden distinguir productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que estos pueden variar según el tipo de producto o servicio del que se trate. A manera de ejemplo, no se tiene el mismo nivel de información ni se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos (v.g. cremas y lociones para el rostro, jabones para el cuerpo, etc.) que al comprar utensilios de limpieza doméstica (v.g. escobas, recogedores de basura, etc.).
(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, o de posicionamiento o estatus en el mercado. Es un consumidor que se ha instruido claramente acerca de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir, conoce sus detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no los conocería. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.
(iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grade 8 Ver Interpretación Prejudicial N* 42-1P-2017 de fecha 7 de julio de 2017, publicada en la Gáceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 3063 del 21 de julio de 2017. | | SECRETARÍA XA 2D; 2.6. 3.1. 3.2.
Proceso 361-IP-2021 de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor realiza una evaluación más prolija del producto o servicio que desea adquirir, aspecto que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de registrabilidad. A manera de ejemplo, constituye un consumidor o adquirente especializado la persona natural o jurídica del área de salud que vaya a adquirir instrumental médico para la realización de distintos tipos de cirugías o procedimientos quirúrgicos.
Por otra parte, es importante que al analizar el caso concreto se verifique si se determinaron las similitudes de los signos en conflicto, considerando los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión directo o indirecto, o en riesgo de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el examen de registrabilidad debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos aquellos relacionados con los productos y/o servicios que distinguen o pretenden distinguir los signos en conflicto.
Comparación entre signos mixtos y denominativos Como la controversia radica en la presunta confusión entre la marca MAUI MOISTURE (denominativa) y la marca MAWIE (mixta), es necesario que se realice la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos y por elementos denominativos y gráficos, razón por la cual es pertinente analizar el presente tema.? Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, están conformados por una o varias letras, sílabas, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable compuesto por expresiones acústicas o fonéticas, el cual puede o no tener significado o concepto.
Este tipo de signos se subdividen en: (i) sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca la naturaleza, así como ciertas cualidades o funciones del producto o servicio identificado por el signo o que pretende distinguir; y, (ii) arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto o servicio que distingue o pretende identificar.
Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.10 10 Ver Interpretaciones Prejudiciales números 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2747 del 8 de junio de 2016; y 466-IP-2015 de: fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2754 del 147,1 1 de julio de 2016.
PO Ibidem. FE 3.3. 3.4. Proceso 361-IP-2021 Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias letras, sílabas, palabras o números) y un elemento gráfico (trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, íconos, etc.). La combinación de estos elementos al ser apreciada en su conjunto produce en el consumidor una idea integral sobre el signo, que le permite diferenciarlo de los demás signos existentes en el mercado.
Al realizar la comparación entre signos denominativos y signos mixtos, se deberá identificar cuál es el elemento —denominativo o gráfico— más relevante, característico o determinante del signo mixto respectivo. a) Si se determina que en el signo mixto respectivo el elemento gráfico genera mayor influencia en la mente del consumidor y, en consecuencia, es el aspecto más relevante, característico o determinante, en principio no habría lugar a generar riesgo de confusión o asociación, pudiendo coexistir pacíficamente en el ámbito comercial con el signo denominativo en conflicto; salvo que, los elementos gráficos y denominativos predominantes puedan evocar una misma idea o concepto, en cuyo caso podría generarse riesgo de confusión o asociación, lo que deberá determinarse en el caso concreto.!! b) Si en el signo mixto respectivo predomina el elemento denominativo, deberán aplicarse las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:12 () Debe analizarse cada signo de manera integral y en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad ortográfica ni fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, números, sílabas o palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, con el propósito de alcanzar el entendimiento suficiente sobre cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Debe establecerse si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo 31 Ver Interpretaciones Prejudiciales números 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2755 del 11 de julio de 2016; y 418-1P-2015 de fecha 13 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2754 del 11 de julio de 2016. pl DE Ver Interpretación Prejudicial N” 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la ¿ Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2755 del 11 de julio de 2016.
A | Proceso 361-IP-2021 significado se encuentra en el diccionario!?. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo. Los morfemas son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición?*. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: o Por lo general, el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al realizar un análisis gramatical de los signos en conflicto. o Usualmente, en el lexema está ubicada la sílaba tónica. o Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión conceptual o ideológica.
Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio conceptual o ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar la existencia de riesgo de confusión o asociación entre los signos en conflicto. (iii) Debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma ubicación, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Debe determinar cuál es el elemento que genera mayor influencia en la mente del consumidor, pues así podría apreciarse cómo es percibida o captada la marca en el mercado. 3.5.
Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar cuál es el elemento más relevante, característico o determinante del signo mixto do REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de lexema: «1. m. Ling. Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej., sol, o que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej., terr, en enterráis.» Disponible en: http://dle.rae.es/?id=NCu16TD (Consulta: 8 de noviembre de 2022). de REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).
Diccionario de la RAE. Definición de morfema: «4. mm. Gram. Unidad mínima aislable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y -es. 2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -ar, -s, -ero. A 3. m. Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos morfemás;.! DE y persona, primera, y número, plural.» Disponible en: http://dle.rae.es/?%id=Polt8j2 (Consulta Bode ? noviembre de 2022).
E | SECRETARÍA Á 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. Proceso 361-IP-2021 respectivo; y, posteriormente, si corresponde, proceder al cotejo de los signos en conflicto, de conformidad con los criterios señalados en el presente acápite. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza En el proceso interno se alegó que existe conexión entre los productos pertenecientes a la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, que son identificados por los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema.
Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.15 Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.!8 Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios 16 Decisión 486.- «Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.» (Subrayado agregado) Ver Interpretaciones Prejudiciales números 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2755 del 11 de julio de 2016; y 473-IP-2015 de 10. de ?* junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2755 del 11 de júlip-de 2016. e Proceso 361-1P-2021 Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.
En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.
A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.
Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. 4.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculació! MA o conexión entre productos y/o servicios. YS OR Proceso 361-IP-2021 4.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva. == Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva.
Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.
De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 4.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. 5. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5.
Proceso 361-IP-2021 Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos En el proceso interno se alegó que la SIC no habría realizado un correcto examen de registrabilidad, por lo que supuestamente se habría vulnerado el Artículo 150 de la Decisión 486. El Artículo 150 de la Decisión 486 establece lo siguiente: «Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.
En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución». La oficina nacional competente es el órgano administrativo encargado de realizar el examen de registrabilidad, el cual es obligatorio y debe llevarse a cabo de oficio en todos los casos, inclusive cuando no se hubiesen presentado oposiciones.
La entidad competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro solicitado. Asimismo, el examen de registrabilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 150 de la Decisión 486, comprende el análisis de todas las exigencias para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos previstos en el Artículo 134 y tomando en consideración las prohibiciones absolutas y relativas establecidas en los Artículos 135 y 136 de la referida Decisión.*” El acto por el cual se concede o se deniega el registro de una marca debe estar respaldado en un estudio técnico, prolijo y pormenorizado de todos los elementos y reglas que sirvieron de base a la oficina nacional competente para tomar su decisión. El funcionario que realice el examen de registrabilidad debe aplicar las reglas que la jurisprudencia comunitaria y la doctrina jurídica que va en armonía con esta jurisprudencia han establecido con esa finalidad.
La aplicación de dichas reglas en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a los signos en conflicto. La oficina nacional competente debe realizar un examen de oficio, integral y motivado, pero también autónomo, tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro en materia de marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la misma oficina.
Esto en razón a que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, con independencia de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares. Lo señalado no supone que la oficina no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ella tiene la obligación, en cada caso, de hacer un Ver Interpretación Prejudicial N* 242-IP-2013 de fecha 20 de febrero de 2014, publicada en la Gáceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2323 del 8 de abril de 2014. / Proceso 361-IP-2021 análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. 5.6.
La resolución que emita la oficina nacional competente tiene que ser motivada y expresar los fundamentos de hecho y de derecho que la sustentan. Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registro de marcas, este Tribunal ha manifestado que dichos actos requieren de motivación para asegurar su validez, ya que la resolución que los contenga podría quedar afectada de nulidad absoluta si, por falta de motivación (de hecho o de derecho), se lesiona el derecho de defensa o la garantía del debido proceso de los administrados.**? 5.7.
En consecuencia, el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la resolución que concede o deniega el registro de marcas. Es decir, la oficina nacional no puede mantener en reserva el referido examen y, en consecuencia, la resolución que concede o deniega el registro de marcas, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la debida motivación de los actos.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la autoridad consultante al resolver el proceso interno N? 110010324000201900480 00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal e) del Artículo Segundo del Acuerdo 02/2021 del 5 de marzo de 2021, certifica que la presente Interpretación Prejudicial ha sido aprobada por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero, Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gómez Apac en la Sesión Judicial de fecha 15 de diciembre de 2022, conforme consta en el Acta 45-J-TJCA-2022.
AN Ny 1, Luis Felipe Aguilar Feijoó Secretario as Ibidem. 16 SECRETARÍA. SN N | ] ' Proceso 361-1P-2021 Notifíquese la autoridad consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. j (Ecneraría | YID A Ao $7 pS