TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de diciembre de 2022 Proceso: 176-1P-2021 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente de origen: 12-97440 Expediente interno del Consultante: 11001032400020170035000 Referencia: Diseño industrial denominado «SANDALIA!» Normas a ser interpretadas: Artículos 113 y 115 de la Decisión 486 Temas objeto de interpretación: 1.
Definición y naturaleza del diseño industrial. Derechos que confiere el registro de un diseño industrial y alcances de su protección 2. La novedad como requisito de registrabilidad. Las diferencias secundarias 1 Diseño Industrial denominado «SANDALIA» con el número de registro 7221 concedido por la Superintendencia de Comercio. Proceso 176-1P-2021 3.
Cotejo entre diseños industriales. Los elementos de uso común y las diferencias secundarias Magistrado ponente: Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS: El Oficio N* 1511 de fecha 10 de agosto de 2021, recibido vía correo electrónico el 11 del mismo mes y año mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal o el TJCA) la Interpretación Prejudicial del Artículo 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la Decisión 486), a fin de resolver el Proceso Interno N* 11001032400020170035000; y, El Auto de fecha 28 de septiembre de 2022 mediante el cual se admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Crocs Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio —SIC— de la República de Colombia Tercero interesado: Evacol S.A.S. B. ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante, este Tribunal considera que, de todos los temas controvertidos en el proceso interno, el que resulta pertinente para la presente interpretación prejudicial, por estar vinculado con la normativa andina, es el siguiente: Si el diseño industrial denominado «SANDALIA» registrado a favor de Evacol S.A.S., cumpliría con el requisito de novedad.
C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La autoridad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 115 de la Decisión 4867, el cual procede por ser pertinente. e gano DE JON 2 Decisión 486.- e «Artículo 115.- Serán registrables diseños industriales que sean nuevos. 1.1. 1.2. 1.3. Proceso 176-1P-2021 De oficio se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial del Artículo 113 de la Decisión 486*, para tratar el tema de la definición y naturaleza del diseño industrial.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Definición y naturaleza del diseño industrial. Derechos que confiere el registro de un diseño industrial y alcances de su protección. La novedad como requisito de registrabilidad. Las diferencias secundarias. Cotejo entre diseños industriales. Los elementos de uso común y las diferencias secundarias ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Definición y naturaleza del diseño industrial.
Derechos que confiere el registro de un diseño industrial y alcances de su protección En el proceso interno Crocs Inc., interpuso demanda ante la SIC manifestando que el registro del diseño industrial denominado «SANDALIA» a favor de Evacol S.A.S., no cumpliría con el requisito de novedad. El Artículo 113 de la Decisión 486 define al diseño industrial de la siguiente manera: «Artículo 113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.» Sobre el particular, la jurisprudencia del Tribunal ha manifestado lo siguiente: «La finalidad del diseño industrial radica en el hecho de que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio.
Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones.» Decisión 486.- «Artículo 113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que el destino o finalidad de dicho producto.» Proceso 176-1P-2021 incline por aquellos que sean de su preferencia estética; así, el fabricante buscará aquellas formas para sus productos que sean estéticamente atractivas, dado que el factor determinante en el consumidor para la elección de los productos en el mercado, puede radicar en la mera apariencia de los mismos.
En este sentido, el diseño industrial consiste en la innovación de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos. »* 1.4. En tal sentido, tomando el concepto del Artículo 113 de la Decisión 486, encontramos que la reunión de líneas, combinación de colores y demás opciones deberán poseer una finalidad estética, dado que, si la innovación se realiza respecto de la «finalidad» o «función» del producto, no se estaría frente a un diseño industrial, sino que podría tratarse de un modelo de utilidad.
En este sentido, serán los elementos ornamentales (apariencia) los que le otorgan una naturaleza jurídica característica al diseño industrial. 1.5. José Manuel Otero Lastres? concibe al diseño industrial como un tipo de innovación formal referido a las características de apariencia del producto en sí o de su ornamentación, cuyo bien jurídicamente protegido es el valor añadido por el diseño al producto desde el punto de vista comercial.
Esto es, que el diseño es una creación realizada en la forma de un producto (innovación formal) que se materializa en las características de su propia apariencia o de su ornamentación, cuya finalidad consiste en conferirle al producto un valor añadido desde el punto de vista comercial: hace al producto estéticamente más atractivo para el consumidor y, por tanto, susceptible de ser vendido con mayor éxito.* 1.6.
Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial solo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario; es decir, no cumplir una función utilitaria, sino tan solo estética. A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en su uso, esto es, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente, aplicarse a un artículo industrial, es decir, a un producto con utilidad industrial.” 8 Ver Interpretación Prejudicial N* 71-IP-2005 de fecha 6 de julio de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 1235 del 23 de agosto de 2005. $ Haciendo referencia a la exposición de motivos de la Ley española 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.
B José Manuel Otero Lastres, Capítulo XXI. Rasgos conceptuales del diseño industrial, en Carlos Fernández-Nóvoa, José Manuel Otero Lastres y Manuel Botana Agra, Manual de la Propiedad Industrial, segunda edición, Marcial Pons — Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2013, p. 365. f 2 Ver Interpretación Prejudicial N” 140-IP-2013 de fecha 21 de agosto de 2013, publi Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2257 del 26 de noviembre de 2013. | SECRETARÍA O ES E S Nm, o ¡DAD PA LR 1.8. 1,9.
Proceso 176-1P-2021 De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal, la esencia del derecho sobre el diseño industrial consiste en la potestad que le otorga el registro a su titular para usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de esa figura de la propiedad industrial.
En consecuencia, toda persona física o jurídica, para poseer el derecho de exclusividad sobre su diseño industrial y tener la facultad de explotarlo, debe necesariamente registrarlo.? Una vez registrado por la Oficina Nacional Competente, el titular podrá hacer uso de los derechos que ese registro le otorga, tal como lo expresa el Artículo 129 de la Decisión 486: «Artículo 129.- El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial.
El registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual a ésta.» El requisito esencial para el registro de un diseño industrial se basa en su novedad?. Sobre la base del Artículo 115 de la Decisión 486, el Tribunal entiende que un diseño industrial será nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la prioridad invocada no se hubiera hecho accesible al público, en cualquier tiempo y lugar, ya sea mediante su descripción utilización, comercialización o cualquier otro medio.
Igualmente, un diseño industrial no será considerado nuevo cuando se sustenta en diferencias secundarias con otros diseños industriales. Cuando la norma se refiere a cualquier lugar, se está refiriendo al conocimiento del diseño industrial en cualquier parte del mundo y no solo al del País Miembro en el que se solicitó el registro del diseño (criterio de novedad absoluta).*0 Ver Interpretación Prejudicial N” 55-IP-2002 de fecha 17 de julio de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 821 del 1 de agosto de 2002.
EI TJCA, en la Interpretación Prejudicial N* 486-IP-2015 del 28 de noviembre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2961 del 10 de marzo de 2017, estableció los siguientes criterios para determinar la novedad: d. Considerar como nuevo lo que no es conocido en un determinado momento; Eb Considerar como nuevo lo que no se ha copiado; y 3.
Considerar como nuevo lo que se diferencia de lo que existe en determinado momepntó Proceso 176-IP-2021 1.10. Ahora bien, el tema acerca del diseño industrial ha sido analizado en un 1.11. documento elaborado por la Secretaría del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI!!, en el cual se sostiene que existen una serie de elementos comunes que caracterizan a los diseños industriales como objeto de protección, a saber: (i) Finalidad estética (apariencia especial).
La finalidad del diseño industrial es claramente estética; es decir, busca proteger la forma externa del producto o su apariencia, sin tener en cuenta su finalidad o su utilidad práctica. Dicha apariencia estética puede estar representada por cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, que le den al diseño unos rasgos propios y singulares.*? (ii) Visibilidad.
Debe ser percibido visualmente por el usuario durante el uso normal del producto. Se debe entender por uso normal el que realiza el consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación. (iii) Recae sobre aspectos no técnicos. Las características exteriores que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos, constituyen el objeto protegible por el diseño industrial.
(iv) Incorporación en un artículo utilitario. Aunque la finalidad del diseño industrial es estética, debe estar plasmada sobre artículos utilitarios para que cumpla su verdadera función; es decir, servir de elemento de atracción de los consumidores en la elección de los productos. Esto quiere decir que el diseño industrial debe tener aplicación industrial.
En concordancia con lo antes expuesto, el registro de un diseño industrial no solo faculta a su titular para ejercer el derecho de uso exclusivo, sino también a impedir que terceros utilicen en el comercio productos que incorporen, reproduzcan o comercialicen el diseño industrial sin su consentimiento. Del mismo modo, podrá impedir la utilización de diseños “1 12 Secretaría del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual — OMPI, Los diseños industriales y su relación con las obras de arte aplicadas y las marcas tridimensionales (documento preparado para la Novena Sesión, a realizarse del 11 al 15 de noviembre de 2002), Ginebra, 1 de octubre de 2002 (SCT/9/6), pp. 7 y 8. https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct 9/sct 9 6.pdf (Consulta: 7 de octubre de 2022), Se pude ver la Interpretación Prejudicial N* 71-IP-2005 de fecha 6 de julio de 2005, pu la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 1235 del 23 de agosto de 2005. 1.12. 2 Li. 2.3. 2.4. 2.5.
Proceso 176-IP-2021 industriales cuya apariencia sea igual o presente diferencias secundarias en relación con el diseño previamente registrado.!? En ese sentido, el titular de un derecho protegido podrá entablar contra terceros una acción por infracción a los derechos de propiedad industrial en los términos del Artículo 238 y siguientes de la Decisión 486.
La novedad como requisito de registrabilidad. Las diferencias secundarias En el proceso interno fue controvertido el hecho de que el diseño industrial denominado «SANDALIA», registrado a favor de Evacol S.A.S., no cumpliría con el requisito de novedad, por lo que se analizará este tema. El Artículo 115 de la Decisión 486 dispone que: «Artículo 115.- Serán registrables diseños industriales que sean nuevos.
Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio. Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones.» El requisito esencial para el registro de un diseño industrial se basa en su novedad.
El Artículo 115 de la Decisión 486 establece que un diseño industrial no será nuevo si antes de la fecha de solicitud o de la prioridad invocada, se hubiere hecho accesible al público, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio; además, se señala que no será nuevo aquel diseño que presente simplemente diferencias secundarias con realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones!!.
El requisito de la novedad constituye una cualidad intrínseca y esencial para la protección del diseño industrial. Un diseño industrial es nuevo si antes de la fecha de su solicitud o antes de la fecha de la prioridad invocada no hubiese sido accesible al público mediante su descripción, utilización, comercialización o cualquier otro medio.
Igualmente, un diseño industrial es nuevo cuando no presente únicamente diferencias secundarias respecto diseño industrial. 13 14 Ver Interpretación Prejudicial N” 382-1P-2015 de fecha 7 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2698 del 22 de marzo de 2016. Ver Interpretación Prejudicial N* 122-1P-2012 de fecha 10 de octubre de 2012, publi Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N*2151 del 18 de febrero de 2013. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.
Proceso 176-1P-2021 Para determinar la novedad de un diseño industrial, la doctrina establece los siguientes criterios?*: «(1) Considerar como nuevo lo que no es conocido en un determinado momento; (2) Considerar como nuevo lo que no ha sido copiado; (3) Considerar como nuevo lo que se diferencia de lo que existe en un determinado momento.» En el criterio (1), entendemos que el principio de novedad es el correspondiente al caso de la registrabilidad de Invenciones y Modelos de Utilidad, es decir, que no se encuentre anticipado por el estado de la técnica!? a nivel mundial.: En el caso del criterio (2), sólo se puede tomar como nuevo lo que no se encuentra en el conocimiento del creador del diseño industrial”, mientras que en el criterio (3), un diseño industrial será nuevo si en el momento de la presentación de la solicitud no es conocido por las personas de cuyo conocimiento depende la existencia de la novedad, es decir, un círculo especializado.
De esta manera, para juzgar la novedad de un diseño industrial «( ) habrá que comparar las creaciones de forma, cuyo registro se solicita, con el patrimonio de las formas estéticas existente en el momento al que ha de referirse el juicio sobre la novedad. Si de esta comparación resulta que la creación de forma no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva.
En el caso contrario, la creación de forma carecerá del requisito de novedad por existir una anticipación perjudicial para la novedad»*?, 2.10.El artículo 115 señala que los antecedentes sobre los cuales deberá ser 2.11. analizada la novedad, podrán consistir en diseños industriales que hayan sido accesibles al público por descripciones, usos, comercialización o cualquier otro medio.
Las diferencias secundarias El citado Artículo 115 señala que las diferencias que debe poseer el diseño solicitado en relación con diseños anteriores deben ser sustanciales y no meramente secundarias sin que se refieran a otra clase 15 José Manuel Otero Lastres, en “Reflexiones sobre el concepto de novedad en los modelos industriales” Actas de Derecho Industrial.
Tomo 5, Madrid 1979, pp. 371 y ss. Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como “novedad objetiva”. Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como "novedad subjetiva”. José Manuel Otero Lastres, “El Modelo Industriaf', Madrid 1977, p. 359. Proceso 176-1P-2021 de productos, ya que ello no lo librará de ser confundible y, por lo tanto, de ser irregistrable.?? 2.12.
En este sentido, para establecer si un diseño industrial posee novedad, deberá compararse la impresión en conjunto del diseño solicitado con otros que se encuentren en el estado de la técnica, y en dicha comparación se considerará que no es nuevo no sólo un diseño industrial idéntico a otro, sino uno sustancialmente igual a otro, o que difiera de otro sólo en características secundarias.?0 2.13.Las diferencias secundarias sólo podrán ser determinadas cuando la impresión general que produzca el diseño industrial en los círculos interesados del público consumidor difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad.
Asimismo, deberá el nuevo diseño conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética, para que sus diferencias sean sustanciales. En este sentido, es el consumidor quien determinará si las diferencias existentes entre los diseños industriales comparados son sustanciales o no, en su elección de los productos en el mercado.?! 2.14.Dado que la finalidad del diseño industrial es brindar una apariencia 3.1. 3.2. atractiva al producto, el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales entre dos diseños es determinado por la elección del consumidor medio.
Si para un consumidor medio, le es indistinto adquirir cualquiera de los dos productos en comparación, las diferencias serán irrelevantes, sin embargo, si prefiere uno de los dos productos por ser más atractivo estéticamente, las diferencias son consideradas relevantes, y por lo tanto se entenderá que las diferencias entre ambos son sustanciales.?2 Cotejo entre diseños industriales.
Los elementos de uso común y las diferencias secundarias En el proceso interno se discute si las diferencias entre el diseño registrado y el diseño utilizado serían secundarias o sustanciales, por lo que corresponde tratar el tema del cotejo entre diseños industriales. Como bien hemos señalado, el registro de un diseño industrial confiere a su titular el derecho de excluir a terceros de la explotación de su diseño. También puede actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño solo presente diferencias secundarias o que su apariencia 19 20 21 22 Ver Interpretación Prejudicial N* 97-IP-2014, de fecha 19 de noviembre de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2434 del 16 de enero de 2015.
Ver Interpretación Prejudicial N* 71-IP-2005 de fecha 6 de julio de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1235 del 23 de agosto de 2005. Ibidem. Ibidem. 3.3. 3.4. 3.5, 3.6. Proceso 176-1P-2021 sea igual al diseño industrial registrado. En efecto, la existencia de diferencias mínimas, secundarias, no desvirtúa la existencia de una infracción. El diseño deberá conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética para que sus diferencias sean sustanciales.
En este sentido, es el consumidor quien determinará si las diferencias existentes entre los diseños industriales comparados son sustanciales o no, en su elección de los productos en el mercado. No habrá infracción, si las diferencias son sustanciales. Dado que la finalidad del diseño industrial es brindar una apariencia atractiva al producto, el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales entre dos diseños es determinado por la elección del consumidor medio.
Si para un consumidor medio, es indistinto adquirir cualquiera de los dos productos en comparación, las diferencias serán irrelevantes (caso en el cual habrá infracción); sin embargo, si prefiere uno de los dos productos por ser más atractivo estéticamente, las diferencias son consideradas relevantes, y por lo tanto se entenderá que las diferencias entre ambos son sustanciales? (caso en el cual no habrá infracción).
Una vez que la autoridad competente se ubique en la posición del consumidor y, de esta manera, establezca las diferencias secundarias entre los diseños en conflicto, deberá hacer la comparación utilizando las siguientes reglas: a) Se debe excluir del cotejo los elementos secundarios de los diseños comparados, de conformidad con lo anotado anteriormente. b) Lacomparación entre diseños industriales deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan la apariencia especial en cada caso, como las formas del diseño, relieves y forma característica del producto, para establecer si el diseño que se pretende registrar tiene una contundencia suficiente frente al registrado y, de esta manera, evitar así el error en el público consumidor. c) Si los diseños comparados contienen elementos de uso común, estos no deben ser tomados en cuenta al momento de realizar el análisis respectivo.
En el caso materia de análisis, la comparación señalada en los párrafos precedentes se deberá efectuar entre el diseño protegido y el diseño utilizado, en virtud de lo cual, corresponderá determinar si las diferencias existentes entre los diseños son sustanciales o secundarias. 23 Ver Interpretación prejudicial N* Proceso 71-IP-2005 de fecha 6 de julio de 2005, publica E la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1235 del 23 de agosto de 2005.
ES Proceso 176-1P-2021 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la autoridad consultante al resolver el Proceso Interno N” 11001032400020170035000, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal e) del Artículo Segundo del Acuerdo 02/2021 del 5 de marzo de 2021, certifica que la presente Interpretación Prejudicial ha sido aprobada por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero, Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial del 15 de diciembre de 2022, conforme consta en el Acta 45-J- TJCA-2022. | SECRETARÍA EN ” e, S eE O) 1D pe IDAD E Luis Felipe Aguilaf Feijoó Secretario Notifíquese a la autoridad consultante | y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena | PROCESO 176-1P-2021 | 11