TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de diciembre de 2022 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del Consultante: Referencia: Normas a ser interpretadas: Temas objeto de interpretación: Magistrado Ponente: VISTOS: 342-1P-2021 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 92-226924 11001032400020150037100 Cancelación del registro por falta de uso de la marca NOEL (denominativa) Artículos 165, 224, 228 y 230 de la Decisión 486 1.
Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento 2.La protección jurídica de la marca notoriamente conocida en la Comunidad Andina. Luis Rafael Vergara Quintero El Oficio N* 2325 del 1 de diciembre de 2021, recibido vía correo electrónico el mismo día mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencios: Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solici 0 e YU Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal $ el DN TJCA) la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 Literales a) y h (355, Pa [ SECRETARIA | o S) S!DAD > Proceso 342-1P-2021 165, 224, 225, 226, 227, 228 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la Decisión 486), a fin de resolver el proceso interno N* 11001032400020150037100; y, El Auto de fecha 28 de septiembre de 2022 mediante el cual se admitió a trámite la solicitud de Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Compañía de Galletas Noel S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio —SIC- de la República de Colombia B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante, este Tribunal considera que, de todos los temas controvertidos en el proceso interno, los que resultan pertinentes para la presente Interpretación Prejudicial, por estar vinculados con la' normativa andina, son los siguientes: 1.
Si sería procedente la solicitud de cancelación por falta de uso solicitada por Noel Alimentaria S.A.U. de la marca NOEL (denominativa), la cual identifica productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza y cuyo titular es la sociedad Compañía de Galletas Noel S.A.S., en vista de que la sociedad antes nombrada sería titular de la presunta marca notoria NOEL (denominativa) registrada en la Clase 30 de la Clasificación antes mencionada. 2.
Sila marca NOEL (denominativa) podría ser considerada como una marca notoriamente conocida. C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La autoridad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 Literales a) y h), 155, 165, 224, 225, 226, 227, 228 y 229 de la Decisión 486, de los cuales únicamente se interpretarán los Artículos 165, 224 y 228 de la Decisión 4861, por ser pertinentes. 3 Decisión 486.- «Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicit NS persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al Ae uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizád8 Proceso 342-1P-2021 De oficio se realizará la interpretación del Artículo 230? de la Decisión 486 con la finalidad de complementar el tema de la marca notoriamente conocida.
No se interpretarán los Artículos 136 Literales a) y h), 155, 225, 226, 227, No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.
Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.
El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.» «Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.» «Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f)' el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; ij) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.» Decisión 486.- «Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, t DEJAS c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, a púa, Us S productos o servicios a los que se aplique. ko) AN e ereraría Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores.» LL 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.
Proceso 342-1P-2021 por cuanto no es materia de discusión la irregistrabilidad de un signo solicitado a registro cuando pueda afectar los derechos de un tercero por ser idéntico o similar a una marca anteriormente registrada o una marca notoria, el derecho del titular de una marca de impedir que terceros realicen ciertos actos con su marca sin que medie su consentimiento, la protección de un signo distintivo notorio contra su uso y registro no autorizado, el uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento. La protección jurídica de la marca notoriamente conocida en la Comunidad Andina. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento En vista de que, en el proceso interno la sociedad Noel Alimentaria S.A.U. solicitó la cancelación por falta de uso del registro de la marca NOEL (denominativa) en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, es pertinente realizar el análisis del Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
La cancelación por falta de uso de una marca es una figura que surge ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas, que se convierten en una traba innecesaria para terceros que sí desean utilizar la marca efectivamente.? Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca.
El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización.* El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.
Hay una relación esencial entre Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2729 del 22 de abril de 2016. Ver Interpretación Prejudicial N* 495-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016, publicada e Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2729 del 22 de abril de 2016. 1.6. LL Proceso 342-1P-2021 el signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado; es decir, no se puede pensar que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es, sin que cumpla con su función distintiva.? El primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; es decir, en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso.
De otro lado, en cuanto a los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca, se deberá tener en consideración lo siguiente:* a) Legitimación para iniciar el trámite. De conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte; es decir, que no puede ser promovido de manera oficiosa por la oficina nacional competente.
Cualquier persona interesada puede iniciar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado”. b) Oportunidad para iniciar el trámite. El segundo párrafo del Artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso de la marca, que es después de tres años contados a partir de quedar firme y debidamente notificada la resolución que agota la vía administrativa en el trámite de concesión de registro de marca.
Siendo ello así, incluso si la notificación antes referida se efectuara fuera del plazo legal contemplado en el procedimiento interno, el inicio del cómputo para interponer la acción de cancelación es a partir de dicha notificación. c) Falta de uso de la marca. Para que opere la cancelación del registro de marca es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona Ibidem.
ZL DEJAS Ibidem. SA U SN Ko) SS Sobre la acreditación del interés legítimo para interponer acción de cancelación de un ri ¡Stro de marca, de modo referencial ver Interpretación Prejudicial N* 127-1P-2019 de fecha 7 de ol WS ARETARÍA 2020, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 4089 del 16 de octubre de WS) Wo) 2, Ny - S S DAD >>;
Z xy A J 2.1. Le 2.3. 2.4. Proceso 342-1P-2021 autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La protección jurídica de la marca notoriamente conocida en la Comunidad Andina En atención a que en el proceso interno se discute sobre la cancelación del registro de la marca NOEL (denominativa) en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, y que la sociedad demandante alega también ser titular de la marca presuntamente notoria NOEL (denominativa) registrada en la Clase 30 de la Clasificación antes mencionada, es pertinente el desarrollo del presente tema.
Definición La Decisión 486 le dedica un acápite especial a la regulación del tema de los signos notoriamente conocidos en el Título XIIl, que contiene los Artículos 224 a 236. El Artículo 224 de la Decisión 486 establece lo siguiente: «Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.» De la anterior definición se pueden identificar las siguientes características: a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente? que habitualmente adquiere o comercializa los productos o servicios identificados por el signo. b) Debe haber ganado notoriedad? en cualquiera de los Países Miembros. c) La notoriedad puede haber sido obtenida por cualquier medio.
El Artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber: a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, a c) Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecifhi actividad, productos o servicios a los que se aplique.
El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de los factores que dél e'éFPRETARÍA tomados en cuenta para determinar si un signo distintivo ha adquirido notoriedad. 2.5. 2.6. 2. 2.8. Proceso 342-1P-2021 La diferencia entre la marca notoria (comunitaria y extracomunitaria) y la marca renombrada, así como su relación con los principios de territorialidad, registral, uso real y efectivo, y especialidad De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, para que un signo distintivo adquiera la calidad de notorio debe ser conocido por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de producto o servicio que distingue; por las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de producto o servicio a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, producto o servicio que identifica.
Dado que los signos notorios deben ser conocidos en el sector pertinente, es posible que no sean identificados o distinguidos por otros sectores. Cabe diferenciar entre la marca notoria regulada en la Decisión 4861! de la marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá del sector pertinente??.
La marca notoria regulada en la Decisión 486, a la que se puede denominar marca notoria andina, es aquella que es notoria en cualquier País Miembro de la Comunidad Andina, e independientemente de si su titular es nacional o extranjero. Basta que sea notoria en un País Miembro para que reciba una protección especial en los otros tres Países Miembros.
La marca renombrada, por su parte, no se encuentra regulada por la Decisión 486, pero por su naturaleza recibe protección especial en los cuatro Países Miembros. La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, registral, y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un País Miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese País Miembro*?.
Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance. La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios. 10 31 12 13 Artículo 230 de la Decisión 486. La marca notoria es uno de los signos distintivos notoriamente conocidos regulados por el Título XIll de la Decisión 486.
La marca renombrada (por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.) es conocida prácticamente por casi todo el público en general, por diferentes tipos de segmentos £ el producto o servicio identificado por la marca renombrada. Para recibir la protección, basta que la marca sea notoria en otro País Miembro de la COfmunidad Andina o que la autoridad de propiedad industrial considere que la marca es renombrad.
SEC RETARÍA 2.9, Proceso 342-1P-2021 La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de: a) productos o servicios idénticos, similares y aquellos con los que existe conexión; b) aquellos productos o servicios diferentes que son conocidos dentro del sector pertinente; y,: c) cualquier tipo de producto o servicio cuyo uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o asociación con el titular de la marca notoria o sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. 2.10.Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 21d, 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba.
La notoriedad debe probarse por quien la alegue de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. La calidad de una marca renombrada, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina como un «hecho notorio», el cual no requiere actividad probatoria (notoria non egent probatione); por tanto, los «hechos notorios» no son objeto de prueba!* y pueden ser reconocidos de oficio por las autoridades administrativas y judiciales de los Países Miembros de la Comunidad Andina.
En el caso de la marca notoria extracomunitaria, corresponde señalar que no se trata de una marca renombrada, sino que es una marca que ha sido reconocida como notoria en un país distinto de los Países Miembros de la Comunidad Andina y, por tanto, no rompe los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo. 2.12.El hecho de que una marca sea considerada como notoria en su país de origen (extracomunitario) no puede impedir el registro de una marca similar o idéntica en un País Miembro de la Comunidad Andina, ya que el examinador andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar el caso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o ánimo de apropiarse de un signo que era conocido por el solicitante, no podrá impedir el registro de un signo sobre la base, únicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino. En la medida que una marca renombrada es conocida casi por todos, también es conocida por la autoridad nacional competente.
Si la autoridad nacional competente considera que la marca no es renombrada, deberá p que su titular pruebe su notoriedad —en algún País Miembro de la Comunidad Andina— términos de lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. Proceso 342-1P-2021 2.13. Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que en ningún caso se otorgará el registro como marca de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas.
En relación con los diferentes riesgos en el mercado 2.14. Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la existencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de conformidad con lo siguiente: 2.14.1. En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión directo o indirecto1* por la reproducción, imitación, traducción, transliteración O transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 2.14.2.
En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente económico. 2.14.3.
En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la alta capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos productos o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. 2.14.4.
En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El uso parasitario se presenta cuando un competidor utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido. 15 El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto: El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor o usuario al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro distinto.
El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor o usuario atribuye Sie (0) producto o servicio, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferenteral que realmente posee. Proceso 342-1P-2021 Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto causa un deterioro sistemático de la posición empresarial. 2.15.
Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486. Prueba de la notoriedad 2.16.La notoriedad de un signo es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el juez o la oficina nacional competente, según sea el caso. 2.17.El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: «a) b) 9) h) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; el valor contable del signo como activo empresarial; el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; la existencia de actividades significativas de fabricación, compr; almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en (ve busca protección;
Proceso 342-1P-2021 j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.» 2.18.En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como lo dispone la citada norma, lo cual puede demostrarse mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable. *£ 2.19.
La calidad de notoriedad de un signo puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se considere notoriamente conocido puede perder dicha calidad si su titular no realiza acciones conducentes a conservarla: mantener la calidad del producto o servicio, promover su difusión y publicidad, mantener o incrementar el volumen de ventas, entre otros.
En este orden de ideas, para probar la notoriedad de un signo no basta con demostrar la existencia de un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para acreditar la calidad de notoriedad en cada caso concreto. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida únicamente para dicho caso particular.?*” La notoriedad del signo solicitado a registro?? 2.20.De conformidad con lo establecido en el Literal a) del Artículo 229 de la Decisión 486, no se negará la calidad de notoriedad del signo y su protección por el solo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero.
Por tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. 2.21.La Decisión 486 protege al signo notorio no registrado y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario.
Lo anterior no quiere decir que un signo por ser notorio tenga indefectiblemente derecho a su registro como marca, ya que el registro de toda marca, aun en el caso 18 Sobre el principio de complemento indispensable ver las Interpretaciones Prejudiciales números 340-IP-2019 y 145-IP-2019 de fechas 30 de julio de 2020 y 22 de abril de 2021; publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena números 4037 y 4213 del 30 de julio de 2020 y 22 de abril de 2021, respectivamente. v Ver Interpretación Prejudicial N” 460-IP-2015 de fecha 7 de julio de 2016, publicada en la Gac; 18 El desarrollo de este acápite ha sido tomado de la Interpretación Prejudicial recaída en e pioceso N? 84-IP-2015 de fecha 4 de febrero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del A érdo_de Cartagena N? 2712 del 18 de abril del 2016. | SECRETARÍA | “o, 11 Proceso 342-1P-2021 de signos notorios, deberá atender al respectivo examen de registrabilidad que practica la oficina nacional competente. 2.22.Lo que se está afirmando es que dicho examen resulta diferente y complejo.
Es decir, en su realización debe tomarse en cuenta que el signo notorio solicitado a registro ya es distintivo y, por tanto, el examen de registrabilidad debe ser, por una parte, más flexible en consideración al gran prestigio que ha sido ganado por el signo notoriamente conocido, y por otra parte, muy riguroso a fin de evitar que se genere el riesgo de confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características del signo opositor.
Al respecto, deberá tenerse en cuenta factores como la notoriedad del signo opositor, la clase de productos o servicios que se pretende registrar, etc. 2.23.En consecuencia, si bien la norma comunitaria otorga cierto grado de protección a la marca notoria no registrada en un determinado País Miembro, el examen de registrabilidad que debe realizar la oficina nacional competente cuando se solicita su registro como marca en ese País Miembro, debe ser independiente y autónomo, es decir, la entidad competente tiene discrecionalidad para, luego del correspondiente análisis, conceder o no el registro como marca del signo notoriamente conocido solicitado, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio. 2.24.
Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad del signo es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el juez o la oficina nacional competente, según sea el caso. La cancelación por falta de uso y la prueba del uso tratándose de marcas notorias y renombradas 2.25.En acápites anteriores se ha mencionado que tanto la marca notoria regulada en la Decisión 486 como la marca renombrada!? rompen el principio de uso real y efectivo, por lo que la figura de la cancelación por falta de uso, así como la prueba del uso, requieren una modulación importante en lo que respecta a dicha clase de marcas. 2.26.
Si la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada son protegidas en un País Miembro así no estén registradas ni sean usadas en dicho país, con mayor razón deben ser protegidas si han sido registradas pero no son usadas en el referido país. La diferencia está en que, tratándose de la marca renombrada, la protección opera respecto de todos los productos o servicios.
En cambio, tratándose de la marca notoria regulada en la Decisión 486, la protección opera respecto de los productos o servicios idénticos, similares y conexos, y también respecto de aqu ta a S Que expresamente no se encuentra regulada en la Decisión 486. 227. 2.28. 2.29. Proceso 342-1P-2021 productos o servicios diferentes que son conocidos por el sector pertinente.
Lo anterior evidencia que la figura de la cancelación por falta de uso aplicada a las marcas ordinarias, no puede operar de la misma manera tratándose de la marca notoria regulada en la Decisión 486 y de la marca renombrada. Dado que en ambos casos no se aplica el principio de uso real y efectivo, corresponde desestimar una solicitud de cancelación por el solo hecho de que la marca notoria regulada en la Decisión 486 (o la marca renombrada) no está siendo usada en el País Miembro de la Comunidad Andina donde se solicita su cancelación.?0 Si bien la marca notoria regulada en la Decisión 486 no necesita ser usada en el País Miembro donde, estando registrada, se solicita su cancelación, su titular sí debe acreditar la existencia y la vigencia de notoriedad en al menos uno de los otros Países Miembros de la Comunidad Andina.
En concordancia con todo lo manifestado anteriormente y con lo argumentado por la demandante, se deberá determinar si la marca NOEL (denominativa) era notoriamente conocida en la Comunidad Andina o si 20 Como afirma Gustavo León y León: «Aunque la normativa comunitaria andina no trae alguna disposición específica que regule el asunto, de una interpretación sistemática y teleológica de la norma se puede concluir con meridiana claridad que la marca notoria está exceptuada de la carga de uso impuesta para el resto de los signos distintivos.» (Gustavo Arturo León y León. Derecho de Marcas en la Comunidad Andina.
Análisis y Comentarios, Tomo |. Grupo Editorial IBAÑEZ, Bogotá, 2022, p. 554.) El referido autor cita (Op. Cit., p. 555) a su vez a los siguientes dos autores, en la misma línea de pensamiento. « "Por otra parte, la calidad de notoria de la Marca no depende de su uso en el país, sino de su conocimiento por parte de los sectores pertinentes.
Lo anterior daría pie para afirmar que su protección, que deriva de la calidad de notoria, estaría exenta de la carga de su uso en el país ( ) En este orden de ideas, puede considerarse que la marca notoria registrada no es objeto de cancelación por falta de uso, en virtud de la protección excepcional que le confiere la Decisión 486%3.”» «623 METKE MENDEZ, Ricardo.
“El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, en Revista de estudios Socio-Jurídicos, Bogotá, Colombia, 9 (2): 82-110, julio a diciembre de 2007, pp. 106 y 107.» «“Si bien es suficiente para legitimar la intervención dentro de esta acción el presentar una solicitud de registro de una marca similar de la cual se pretende su cancelación, esta es una figura jurídica aplicable a las marcas comunes, mas no para las marcas notorias, pues de permitirlo la norma facultaría a que cualquier tercer interesado se aproveche indebidamente del prestigio y difusión que una marca ha ganado dentro de determinado mercado.
Siendo más específicos, quien se vería afectado con dicha conducta es el público consumidor, pues este está acostumbrado a obtener cierta aptitud y calidad del producto que adquiere y que está identificado con la marca de su preferencia*%%."» «624 TORRES SALINAS, Carlos. “¿Cabe la cancelación de registro por falta, ¡gyúso respecto de una marca notoria? MANICHO, una historia digna de ser confaga”, en Law Review, Revista de la Universidad San Francisco de Quito, (Es publicación Semestral, enero de 2013, p.8.» | Proceso 342-1P-2021 tenía la calidad de marca renombrada, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la autoridad consultante al resolver el proceso interno No 11001032400020150037100 la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal e) del Artículo Segundo del Acuerdo 02/2021 del 5 de marzo de 2021, certifica que la presente interpretación prejudicial ha sido aprobada por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero, Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 15 de diciembre de 2022, conforme consta-en-el Acta 45-J-TJCA-2022.
Luis Felipe Aguilar Feijoó Secretario Notifíquese a la autoridad consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 342-1P-2021 | 14