TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 21 de marzo de 2024 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del consultante: Referencia: Normas objeto de la interpretación prejudicial: Temas objeto de la consulta prejudicial: agistrado ponente: 105-IP-2023 Interpretación prejudicial Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú 599344-2014/DSD 14744-2016-0-1801-JR-CA-23 Los registros de marca multiclase permitidos por la Decisión 689 de 2008.

Artículos 136 (literales a y b) y 191 de la Decisión 486 — «Régimen Común sobre Propiedad Industrial». Literal f) del artículo 1 de la Decisión 689 — «Adecuación de determinados artículos de la Decisión 486 — Régimen Común sobre Propiedad Industrial, para permitir el desarrollo y profundización de Derechos de Propiedad Industrial a través de la normativa interna de los Países Miembros» 1.

Irregistrabilidad de signos pot identidad o similitud. Riesgo de confusión ditecto, inditecto y de asociación. — Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. 2. El nombre comercial. Características y su protección. 3. El registro multiclase de marcas. 4. Respuesta a los interrogantes planteados pot la autoridad consultante.

Hugo R. Gómez Apac A Proceso 105-1P-2023 VISTO: El Oficio 14744-2016-0-S-59SECA-CSJLI-P] del 6 de marzo de 2023 recibido vía correo electrónico el 15 del mismo mes, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en lo sucesivo, el Tribunal o el TJCA) la interpretación prejudicial de los artículos 136 (literales a y b) y 191 de la Decisión 486 — «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la Decisión 486)!, a fin de resolver el proceso interno 14744- 2016-0-1801-JR-CA-23.

CONSIDERANDO: A.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Nortfarma S.A.C. Demandada: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) de la República del Perú B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante, este Tribunal considera que, de todos los temas controvertidos en el proceso interno, los que interesan para la presente interpretación prejudicial, por estar vinculados con la normativa andina, son los siguientes: - Si el análisis de registrabilidad realizado respecto del signo BO'TICA CENTRAL (mixto), solicitado a registro para distinguir productos de las clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza, fue adecuado, considerando la existencia de un nombre comercial previo que sería semejante; y, - Si existen particularidades al momento de tealizar un análisis de registrabilidad de una solicitud multiclase.

Del 14 de septiembre del 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 600 del 19 mismo mes. rr Proceso 105-IP-2023 EL ACTO ACLARADO EN EL DERECHO COMUNITARIO ANDINO En las sentencias de interpretación prejudicial emitidas en los procesos 145- TP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-20222 y 391-IP-20223, todas de fecha 13 de marzo de 2023, el Tribunal reconoció al acto aclarado como una doctrina interpretativa que consiste en determinar que si el T]CA ya ha explicado el objeto, contenido y alcance de una norma comunitaria andina (en una interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena) y no hay razones pata suponet que dicho Tribunal va a cambiar de criterio jurisprudencial, carecetía de sentido solicitar una nueva interpretación de la misma norma.

En caso de que un proceso judicial interno esté vinculado con una norma andina que constituye un acto aclarado, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos, ya emitidos por la corte andina, sobre el tema en cuestión. En este sentido el "IJCA estableció que «el criterio jutídico interpretativo del acto aclarado es plenamente compatible con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el attículo 123 de su Estatuto».

Conforme al ctiterio jurídico interpretativo del acto aclarado que tesulta aplicable en el ámbito de la Comunidad Andina, no corresponde emitit un nuevo pronunciamiento si es que este Tribunal ya ha interpretado una norma comunitatia andina con anterioridad en una sentencia de interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

NORMAS OBJETO DE LA CONSULTA PREJUDICIAL La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 136 (literales a y b) y 191 de la Decisión 486. Correspondetía únicamente interpretar los artículos 136 (literal b) y 191 de la Decisión 486 dado que el asunto controvertido versa sobre la irregistrabilidad de un signo que sería idéntico o se asemejatía a un nombre cometcial!.

Publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023. Disponible en: hitps:/ /www.comunidadandina.org/ DocO ficialesFiles/ Gacetas | GACETA%205146.pdf Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5147 del 13 de marzo de 2023. Disponible en: ht/ps:/ [mww.comunidadandina.oro/ DocOficialesFiles/ Gacetas | GACETA%205147.paf Decisión 486.- «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; va 1.1.

Proceso 105-IP-2023 De oficio se realizará la interpretación prejudicial del literal f) del artículo 1 de la Decisión 6895 — «Adecuación de determinados artículos de la Decisión 486 — Régimen Común sobre Propiedad Industrial, para permitir el desatrollo y profundización de Derechos de Propiedad Industrial a través de la normativa interna de los Países Miembros» de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la Decisión 689), TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. El nombre cometcial. Características y su protección. El registro multiclase de marcas. Respuesta a los interrogantes planteados por la autoridad consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. La interpretación del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, constituye acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial citado en el acápite C de esta providencia y en los términos de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 231-IP-2021 de fecha 6 de octubre de 2023, que consta en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5337 del 11 del mismo mes, disponible en el siguiente enlace: Diíps:] [www.comunidadandina.oro/ DocOficiales Files] Gacetas | GACETA%205337.paf «Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.» Decisión 689.- «Artículo 1.- Los Países Miembros, a través de su normativa interna, estarán facultados, en los términos que se indican expresamente en los literales de a) a j), para desarrollar y profundizar únicamente las siguientes disposiciones de la Decisión 486: f) Artículo 138: Permitir el establecimiento de un registro multiclase de marcas.

Del 13 de agosto del 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1646 del 15 de a agosto del 2008. * rt Del. 341. 3.2. 3.3. 3.4. Proceso 105-IP-2023 El nombre comercial. Características y su protección. El artículo 191 de la Decisión 486, constituye acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial citado en el acápite C de esta providencia y en los términos de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 231-IP-2021 de fecha 6 de octubre de 2023, que consta en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cattagena 5337 del 11 del mismo mes, disponible en el siguiente enlace: htíps:/ [www.comunidadandina.oro/ DovOficialesFiles / Gacetas GACETA%205337.paf El registro multiclase de marcas El primer párrafo del artículo 138 de la Decisión 486 establece lo siguiente: «La solicitud de registro de una matca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: (Subrayado agregado) La norma andina, que data del año 2000, prevé el sistema de registro monoclase, según el cual la solicitud de registro marcario comprende una sola clase —de productos o servicios— de la Clasificación Internacional de Niza.

A la luz de esta norma, la persona interesada en registrar la marca pata más de una clase debería realizar múltiples solicitudes de registro: tantas solicitudes como clases comprenda su interés. El literal £) del artículo 1 de la Decisión 689 del 20087 permitió a los Países Miembros establecer un registro multiclase de marcas, siempre que se acogieran a dicha facultad en el plazo previsto en su attículo 38, lo que fue efectuado por la República de Colombia y la República del Perú. La interpretación que el TICA realiza en la presente sentencia respecto del literal £) del artículo 1 de la Decisión 689 del 2008 es aplicable solo a dichos Países Miembros.

Como puede apreciatse, la normativa andina ha facultado a Colombia y a Perú Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1646 del 15 de agosto de 2008. Decisión 689.- «Artículo 3.- A más tardar al 20 de agosto de 2008, los Países Miembros que así lo consideren, comunicarán a la Secretaría General de la Comunidad Andina sobre su voluntad de utilizar la facultad prevista en el artículo 1 de la presente Decisión, transcurrido este plazo, el País Miembro que no haya realizado dicha comunicación no podrá hacer uso de tal facultad.

Proceso 105-IP-2023 a utilizar el registro multiclase en su legislación interna”. Esta legislación, como es evidente, no puede vulnerar el derecho andino, por lo que el TJCA, con carácter introductorio, procede a continuación a interpretar el literal f) del artículo 1 de la Decisión 689. 3.5. Sobre la base del literal £) del artículo 1 de la Decisión 689, la persona interesada puede solicitar el registro marcario para distinguir productos o servicios de varias clases del nomenclador internacional de Niza.

Se trata de la misma configuración marcatia, por lo que no es posible que una solicitud multiclase tenga unas características en el signo respecto de una clase y carezca de estas para otra (por ejemplo, que se trate de un signo denominativo pata la primera clase, figurativo para una segunda y mixto para una tercera). En otras palabras, la marca multiclase es una sola; cualquier variación en su configuración (denominativa, figurativa, etc.) implicaría otra solicitud multiclase. 3.6.

El análisis de forma de la solicitud debe cumplir todos los requisitos en cada una de las clases solicitadas. Así pues, deberá tener el pago de la tasa correspondiente por cada clase, y si se hace la solicitud a través de un apoderado, este deberá estar facultado para cada una de las clases pretendidas. 3.7. La presentación de una solicitud de registro multiclase no está supeditada a que exista o se genere algún tipo de vínculo o conexión entre las clases pretendidas.

Bajo ninguna circunstancia la mera inclusión de dos o más clases en una solicitud implica reconocer la existencia de vinculación entre ellas, mucho menos sostener que hay conexidad competitiva so pretexto de que se trata de dos o más clases que hacen parte de la misma solicitud. La conexión competitiva entre productos o servicios se tige bajo los parámetros ya establecidos en la jutisprudencia del TJCA. 3.8.

En todo caso, esta flexibilización en las solicitudes no implica —en lo que respecta al análisis de registrabilidad— nada diferente a que se tratase de una solicitud de registro monoclase. Así las cosas, la oficina nacional tiene la misma obligación legal de realizar el análisis de registrabilidad pata todas y cada una de las clases, de forma integral y objetiva, según la clase para la cual se pretenda protección, a la luz de las características propias de cada clase. 3.9.

Como lo ha mencionado este Tribunal en múltiples oportunidades, algunas causales de irregistrabilidad del signo —como son su descriptividad, genericidad, formas usuales o expresiones de uso común— están estrechamente relacionadas con la naturaleza de los productos o servicios que pretenden ser distinguidos con dicho signo. Si una determinada palabra es genérica pata los multiclase de solicitudes y registro de marcas; y en Perú, el artículo 58 del Decreto Legislativo 075 se refiere al registro multiclase, Ñ “a 3.10. 3.11. 3.12.

Proceso 105-IP-2023 productos o servicios de una clase, pero no para los de otra, tratándose de una solicitud multiclase, la consecuencia es que la matca será negada respecto de los productos o servicios frente a los cuales está incursa en la causal de irregistrabilidad, pero podrá acceder a la protección marcaria con relación a los productos o setvicios de la clase en los que no incurra en tal causal.

Otto escenario corresponde al de la confundibilidad con una solicitud o registro previo de un terceto1, pues en este caso la oficina nacional competente deberá tener en cuenta las reglas establecidas por este Tribunal'! para la conexión o vinculación entre productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza, siendo posible que deba negarse el registro en una clase por tratarse de los mismos productos o setvicios (o productos y servicios conexos), peto se conceda en otra precisamente pot tratarse de productos o servicios respecto de los cuales no existe conexidad competitiva.

Una vez otorgado el registro marcatio a una solicitud multiclase, la oficina nacional podrá pronunciarse sobre afectaciones (renuncias, renovaciones, transferencias, licencias, divisiones) totales o parciales que se le hagan, teniendo en cuenta las reglas particulares para cada actuación. Igual ocurrirá respecto de las acciones de cancelación que se interpongan respecto de una marca multiclase.

Asimismo, en el caso de que el titular del registro multiclase requiera interponer oposición a la solicitud de registro de un tercero, bastará que presente la oposición con fundamento en las clases con las que considera existe riesgo de confusión y asociación en virtud de los productos y servicios protegidos que presenten esta relación —pues la conexión competitiva se analiza en función del producto o servicio de que se trate, y no por la clase involucrada—.

No se le puede obligar a que presente oposición con fundamento en todos los registros de la marca multiclase, sin perjuicio de que la oficina nacional competente alegue de oficio aquellas clases del registro que no hayan sido planteadas en la oposición. En relación con las cancelaciones por no uso, tal como se mencionó en el párrafo 3.6 de la presente interpretación prejudicial, no debe entenderse que el registro multiclase implique la vinculación o conexidad entre las clases registradas, por lo que no puede pretender el titular del registro multiclase que con solamente demostrar el uso (o la debida justificación del no uso) en una de 10 Análisis que igualmente se aplicaría para aquellas causales de “irregistrabilidad” que implican un análisis de “confundibilidad” respecto de otros signos distintivos o derechos de propiedad intelectual.

Ver específicamente los párrafos 3. a 3.7. de la interpretación prejudicial emitida en el proceso 391- 1P-2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5147 del 13 de marzo de 2023 (páginas 18 a 21), la cual se encuentra disponible en el siguiente enlace: de btips:] [www.comunidadandina.org/ DocOficialesFiles/ Gacetas / GACETA 0205147 pdf Pc 3.13. 4.1. 4.2.

Proceso 105-IP-2023 las clases, sea imposible acceder a la cancelación total o parcial en las demás clases del nomenclador internacional'”, En conclusión, cada clase del registro marcatio multiclase se debe entender como si el titular contara con una pluralidad de solicitudes o tegistros independientes, debiendo hacer el tespectivo análisis para cada supuesto.

Respuesta a los interrogantes planteados por la autoridad consultante Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas pot la autoridad consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jutídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. «¿Cuáles son los criterios a evaluar respecto al riesgo de confusión, pata el caso de un signo mixto multiclase solicitado a registro y un nombte comercial, considerando que comparten elementos denominativos?» Para dat respuesta a esta pregunta, en lo que concierne a los criterios pata evaluar el riesgo de confusión, la autoridad consultante deberá remititse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en los párrafos 2.5 a 2.10 de las páginas 10 a 12 de la Interpretación Prejudicial 391-1P-2022, que constan en las páginas 11 a 13 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5147 del 13 de marzo de 2023, la cual se encuentra disponible en el siguiente enlace: bitps:/ J www.comunidadandina.oro/ DocOficialesFiles/ Gacetas | GACETAZ205147.paf Lo anterior, teniendo en cuenta las precisiones realizadas respecto de las solicitudes multiclase en los párrafos 3.5 a 3.12. de la presente interpretación prejudicial «¿En el caso de un nombre comercial registrado ante la Autoridad Competente, cuáles son los efectos de no renovar dicho registro?» Para dar respuesta a esta pregunta, corresponde que la autoridad consultante se temita a los criterios jutídicos interpretativos contenidos en los párrafos 5. a 5.10 de las páginas 18 a 20 de la Interpretación Prejudicial 231-1P-2021, que constan en las páginas 32 a 34 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5337 del 11 de octubre de 2023, la cual se encuentra disponible en el siguiente enlace: Ver específicamente los párrafos 2. a 2.7. de la interpretación prejudicial emitida en el proceso 426- IP-2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5155 del 12 de abril, de 2023 (páginas 9 a 11), la cual se encuentra disponible en el siguiente enlace: btips:! www.comunidadandina.org/ DocOficialesFiles/ Gacetas | GACETA%205155.paf Se Proceso 105-IP-2023 biíps:] [ww.comunidadandina.oro/ DocOficialesFiles/ Gacetas | GACETAY205337.pdf 4.3. «¿El nombre comercial cuyo registro no ha sido renovado, puede otorgar un derecho de exclusiva que se traduzca en el registro del mismo signo como marca?» No. La preexistencia de un nombre comercial propiedad del mismo solicitante del registro marcatio —independientemente de si este ha sido depositado o registrado con anterioridad— no genera ningún derecho especial frente a una nueva solicitud de registro marcario.

En todos los casos la oficina nacional competente deberá realizar de oficio el respectivo examen de registrabilidad, pues la existencia de un depósito o registro previo no otorga protección automática sobre una nueva matca ni exime a la oficina nacional competente de realizar el examen de la solicitud en trámite. El Tribunal ya ha establecido criterios jurídicos interpretativos con relación al eventual conflicto entre un nombre comercial no tegistrado, usado con anterioridad, y una marca registrada.

Sobre el particular, corresponde que la autoridad consultante se remita a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en el párrafo 10.9 de las páginas 37 a 38 de la Interpretación Prejudicial 231-1P-2021, que constan en las páginas 51 a 52 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5337 del 11 de octubte de 2023, disponible en el siguiente enlace: btips:] [www.comunidadandina.org/ DocOficialesFiles / Gacetas] GACETA%205337.paf Así mismo, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jutídicos interpretativos contenidos en los pártafos 5. a 5.6. de las páginas 14 a 16 de la Interpretación Prejudicial 344-IP-2022, que constan en las páginas 30 a 32 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5154 del 12 de abril de 2023; disponible en el siguiente enlace: htíps:] [wwv.comunidadandina.oro/ DovO ficialesViles / Gacetas [GACETAV%205154.paf De conformidad con lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: DECIDE:

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación Ñ prejudicial en los términos solicitados por la autoridad consultante respecto de los artículos 136 (literal b) y 191 de la Decisión 486, toda vez constituyen acto aclarado en los términos expuestos en la sentencia emitida en el proceso 231- 1P-2021, la cual se encuentra publicada en la Gaceta Oficial. del Acuerdo de Cartagena 5337 del 11 de octubre de 2023.

Sc SEGUNDO:

TERCERO

CUARTO

QUINTO: Proceso 105-IP-2023 Consignar la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la autoridad consultante al resolver el proceso interno 14744-2016-0-1801-JR-CA-23, la cual deberá adoptatla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 127 de su Estatuto.

Con relación al literal f) del artículo 1 de la Decisión 689, así como a los interrogantes formulados, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jutídicos interpretativos y a las respuestas contenidos en los párrafos 3. a 4.3. de la presente providencia. Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple cl mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino. Publicar esta sentencia de interpretación prejudicial en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consigna la presente sentencia de interpretación prejudicial para que sea aplicada en la Comunidad Andina. Esta sentencia de interpretación prejudicial fue aprobada en la sesión judicial de fecha 21 de marzo de 2024, conforme consta en el Acta 8-J-T]CA-2024, y se firma pot los magistrados que participaton de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. 009 00 A | Sandra Catalina Charris Rebellón H ¡go R. GómeziAp Magistrada Magistrado Rogelio Mayta Mayta 2 m L Íñigo Salvador Crespo Magistrado Magistrado De acuerdo con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman L DE >> igualmente la presente sentencia de interpretación prejudicial el magistrado AN, PY, e 10 Proceso 105-IP-2023 presidente y la secretaria gené Iñigo Salvador Crespo Magistrado presidente Notifíquese a la autoridad consultante y remítase copia de la presente sentencia de interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. xotototok ] 11