TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 352-IP-2022 Magistrada ponente: Sandra Catalina Charris Rebellón El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reunido en San Francisco de Quito, en sesión judicial celebrada por medios telemáticos1 el 30 de enero 2025, adopta por unanimidad el presente auto. VISTO: El Oficio 312/2022 de 24 de agosto de 2022 recibido en la Secretaría del Tribunal el 5 de septiembre de 2022, mediante el cual la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 165, 166, 167, 170, 224 y 228 de la Decisión 486 ─ «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» emitida por la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la Decisión 486), a fin de resolver el proceso interno 051/2020-CA.

Las sentencias de interpretación prejudicial emitidas en los procesos 145-IP2022, 261-IP-2022, 350-IP-20222 y 391-IP-20223, todas de fecha 13 de marzo de 2023, a través de las cuales el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en lo sucesivo, el Tribunal o el TJCA) reconoció que «el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado es plenamente compatible con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el artículo 123 de su Estatuto».

CONSIDERANDO

Que el mecanismo de interpretación prejudicial tiene por objeto garantizar la aplicación uniforme y coherente de las normas que conforman el ordenamiento 1 2 3 De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento Interno del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023.

Disponible en: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%205146.pdf Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5147 del 13 de marzo de 2023. Disponible en: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%205147.pdf Proceso 352-IP-2022 jurídico comunitario andino, por parte de los jueces nacionales4 que deben resolver una controversia en la que tengan que aplicar o se discuta una o más normas del mencionado ordenamiento;

Que, conforme al criterio jurídico interpretativo del acto aclarado que resulta aplicable en el ámbito de la Comunidad Andina, no corresponde emitir un nuevo pronunciamiento si este Tribunal ya ha interpretado una norma comunitaria andina con anterioridad, en una sentencia de interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena;

Que, en el presente proceso la autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 165, 166, 167, 170, 224 y 228 de la Decisión 486; Que de todos los temas controvertidos en el proceso interno, según consta en la documentación remitida por la autoridad consultante, los que a juicio de este Tribunal están vinculados con la normativa comunitaria son los siguientes: (i) si existe alguna calificación especial para determinar dentro de una acción de cancelación que el uso realizado por un tercero ha sido autorizado por el titular del registro; y, (ii) la afectación de la notoriedad de una marca objeto de cancelación por no uso, por lo que corresponde la interpretación solicitada;

Que, los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 constituyen un acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial previamente citado y en los términos de los párrafos 1.1. a 4.26. de las páginas 6 a 17; y, 7.1. a 7.6. de las páginas 20 a 22 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 426-IP-2022 del 11 de abril de 2023 que constan en las páginas 7 a 18, y 21 a 23 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5155 del 12 de abril de 2023, disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%205155.pdf Que, el artículo 170 de la Decisión 486 constituye un acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial previamente citado y en los términos de los numerales [1.] a [6.] del párrafo 2.2. de las páginas 8 y 9 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 184-IP-2022 de fecha 12 de diciembre de 2023, que constan en las páginas 9 y 10 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5389 del 14 de diciembre de 2023, disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%205389.pdf Que los artículos 224 y 228 de la Decisión 486 constituyen un acto aclarado de 4 Según la definición de juez nacional establecida en la jurisprudencia del TJCA. 2 Proceso 352-IP-2022 conformidad con el criterio jurisprudencial previamente citado y en los términos de los párrafos 2.1. a 2.23. de las páginas 7 a 14 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 153-IP-2022 del 17 de mayo de 2023, que constan en las páginas 8 a 15 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5187 del 22 de mayo de 2023, disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%205187.pdf Que, adicionalmente, la autoridad consultante realizó las siguientes preguntas relacionadas con el objeto de la controversia: 1.

¿Qué se entiende y cómo son aplicables los principios de la primacía de la verdad material en relación con las disposiciones de la Decisión 486 de la CAN, cuando la autoridad debe valorar las pruebas de uso de una marca registrada con demanda de cancelación, como medio de defensa de oposición? Para dar respuesta a esta pregunta, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 1.23. a 1.30. de las páginas 8 y 9 de la interpretación prejudicial emitida en el proceso 76-IP2020 del 18 de junio de 2020, que constan en las páginas 9 y 10 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4005 de la misma fecha; disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204005.pdf 2.

¿Es permisible valorar las pruebas aportadas para demostrar el uso real y efectivo de una marca registrada, objeto de cancelación, aún cuando el proceso se encuentre en etapa recursiva de impugnación, o bien en la última instancia judicial del proceso contencioso administrativo? Para dar respuesta a esta pregunta, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en el numeral [2.] del párrafo 7.1., de las páginas 19 a 21 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 184-IP-2022, que constan en las páginas 20 a 22 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5389 del 14 de diciembre de 2023, disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%205389.pdf 3.

¿Es posible, que en la reglamentación interna de la oficina nacional competente de los países miembros, se establezca restricciones y 3 Proceso 352-IP-2022 limitaciones al ejercicio de demostrar el uso real y efectivo de la marca, en aplicación de los principios de primacía de la verdad material? Para dar respuesta a esta pregunta, relacionada con los criterios para valorar las pruebas allegadas en una cancelación por no uso, la autoridad consultante podrá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 4.4. a 4.6. de la página 13 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 229-IP-2020 de fecha 15 de diciembre de 2022, que constan en la página 14 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5124 del 6 de febrero de 2023, disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%205124.pdf 4.

¿En el procedimiento de cancelación de marca, la prueba debe estar dirigida a verificar la existencia del producto en el mercado y determinar su uso real, constante, continuo e ininterrumpido? 5. ¿Cuál es el procedimiento y/o etapas de un proceso de cancelación que establece la norma comunitaria? 6. ¿Qué tipo de pruebas son pertinentes para demostrar el uso real y efectivo de una marca? Para dar respuesta a estas preguntas, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 4.1. a 5.1. de las páginas 10 a 18 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 426-IP-2022, que constan en las páginas 11 a 19 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5155 del 12 de abril de 2023, disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%205155.pdf 7.

¿Qué debe entenderse por principio de territorialidad, registral y uso real y efectivo? Para dar respuesta a esta pregunta, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 5.1. a 5.2. de las páginas 10 y 11 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 128-IP-2022 del 6 de octubre de 2023, que constan en las páginas 73 y 74 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5337 del 11 de octubre de 2023, disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%205337.pdf 8.

¿Cómo debe acreditarse la calidad de signo notoriamente conocido? 4 Proceso 352-IP-2022 9. ¿Quién otorga tal calidad? 10. ¿La intensidad del uso, como la difusión y el conocimiento de la marca por el público consumidor es determinante para declarar la notoriedad de una marca? 11. ¿Existe notoriedad de marcas que no estén vigentes? 12. ¿La notoriedad es un fenómeno relativo y dinámico, debe probarse en varios momentos? 13.

¿El reconocimiento y declaratoria de notoriedad de una marca, debe ser expreso por la autoridad? 14. ¿La calidad de marca renombrada se adquiere en el régimen comunitario según en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina? 15. ¿Una marca renombrada obtiene protección en los países miembros de la Comunidad Andina, así no estén registradas ni sean usadas en ese país? Para dar respuesta a estas preguntas, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 2.1. a 2.28. de las páginas 7 a 16 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 153-IP-2022, que constan en las páginas 8 a 17 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5187 del 22 de mayo de 2023, disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%205187.pdf De conformidad con lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: DECIDE:

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sala Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, dentro del proceso interno 051/2020-CA, constituyen un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios 5