TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 100-IP-2023 Magistrada ponente: Sandra Catalina Charris Rebellón El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reunido en San Francisco de Quito, en sesión judicial celebrada por medios telemáticos1 el 18 de marzo de 2025, adopta por unanimidad el presente auto. VISTOS: El Oficio 7657-2016-0-S-5ª-SECA-CSJLI-PJ de fecha 6 de marzo de 2023 recibido vía correo electrónico el 15 de marzo de 2023, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 136 (literal d), 137 y 146 de la Decisión 486 ─ «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» emitida por la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la Decisión 486), a fin de resolver el proceso interno 7657-2016-0-1801-JR-CA23.

Las sentencias de interpretación prejudicial emitidas en los procesos 145-IP2022, 261-IP-2022, 350-IP-20222 y 391-IP-20223, todas de fecha 13 de marzo de 2023, a través de las cuales el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en lo sucesivo, el Tribunal o el TJCA) reconoció que «el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado es plenamente compatible con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el artículo 123 de su Estatuto». 1 2 3 De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento Interno del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023. Disponible en: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%205146.pdf Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5147 del 13 de marzo de 2023. Disponible en: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%205147.pdf Proceso 100-IP-2023

CONSIDERANDO

Que el mecanismo de interpretación prejudicial tiene por objeto garantizar la aplicación uniforme y coherente de las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario andino, por parte de los jueces nacionales4 que deben resolver una controversia en la que tengan que aplicar o se discuta una o más normas del mencionado ordenamiento;

Que, conforme al criterio jurídico interpretativo del acto aclarado que resulta aplicable en el ámbito de la Comunidad Andina, no corresponde emitir un nuevo pronunciamiento si este Tribunal ya ha interpretado una norma comunitaria andina con anterioridad, en una sentencia de interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena;

Que en el presente proceso la autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 136 (literal d), 137 y 146 la Decisión 486; Que, de todos los temas controvertidos en el proceso interno, según consta en la documentación remitida por la autoridad consultante, los que a juicio de este Tribunal están vinculados con el caso concreto son: (i) si es posible fundamentar la oposición de un registro por el presunto riesgo de confusión de un signo cuando sea idéntico o similar a una marca anteriormente registrada por un tercero; y, (ii) si hubiesen existido indicios de mala fe al solicitar un registro cuando el opositor haya sido un distribuidor autorizado por el titular de un registro previo realizado en un Estado parte de la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial de 1929 (en adelante, la Convención de Washington) presumiéndose así su conocimiento previo; por lo que en consecuencia, corresponde la interpretación prejudicial solicitada de los artículos 136 (literal d), 137 y 146 de la Decisión 486;

Que el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486 constituye un acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial previamente citado y en los términos de los párrafos 1.1. a 1.7. de las páginas 6 a 8 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 90-IP-2022 del 11 de julio de 2023, que constan en las páginas 7 a 9 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5247 del 13 de julio de 2023, disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205247.pdf 4 Según la definición de juez nacional establecida en la jurisprudencia del TJCA. 2 Proceso 100-IP-2023 Que el artículo 137 de la Decisión 486 constituye un acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial previamente citado y en los términos de los párrafos 1.1. a 1.6. de la página 3 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 267-IP-2022 del 27 de julio de 2023, que constan en la página 12 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5256 del 31 de julio de 2023, disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205256.pdf Que el artículo 146 de la Decisión 486 constituye un acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial previamente citado y en los términos de los párrafos 2.1. a 2.5. de las páginas 13 y 14 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 342-IP-2022 del 6 de septiembre de 2023, que constan en las páginas 36 y 37 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5303 del 7 de septiembre de 2023, disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205303.pdf Que, adicionalmente, la autoridad consultante realizó la siguiente pregunta: 1. «¿Qué criterios se deben tener en cuenta para determinar si lo que debe aplicarse es la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial (Convención de Washington) o las normas comunitarias?» Para dar respuesta a esta pregunta, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 1.1. a 2.10. de las páginas 3 a 6 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 268-IP-2019 del 21 de junio de 2021, que constan en las páginas 4 a 7 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4290 del 6 de julio de 2021, disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204290.pdf 2. «Si se aplican las normas comunitarias, precisar si en un procedimiento de registro de marcas debe analizarse si la solicitud de registro se plantea de mala fe o si lo que hay que analizar se restringe a los aspectos de confusión de la marca» 3.

¿Qué elementos se deben tener en cuenta para determinar el riesgo de confusión entre signos? Para dar respuesta a estas preguntas, para analizar si la solicitud de un registro se plantea de mala fe, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios 3 Proceso 100-IP-2023 jurídicos interpretativos desarrollados en los párrafos 1.1. a 1.6. de la página 3 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 267-IP-2022, que constan en la página 12 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5256 del 31 de julio de 2023, disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205256.pdf Así como, a los criterios jurídicos interpretativos desarrollados en el párrafo 6.2. de las páginas 12 a 14 de la sentencia de interpretación prejudicial del proceso 128-IP-2022 del 6 de octubre de 2023, que constan en las páginas 75 a 77 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5337 del 11 de octubre de 2023, disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205337.pdf Sobre los criterios para determinar el riesgo de confusión, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos desarrollados en los párrafos 1.1. a 3.7. de las páginas 3 a 20 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 350-IP-2022, que constan en las páginas 74 a 91 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023, disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205146.pdf De conformidad con lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: DECIDE:

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, dentro del proceso interno 7657-2016-0-1801-JR-CA-23, constituyen un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias 4