TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA ' Quito, 16 de julio de 2025 Proceso: 3-IP-2023 Asunto: Interpretación prejudicial Consultante: Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia Expediente de origen: 2019-227835 Expediente interno del consultante: 11001319900120192783502 Referencia: Presunta infracción de la patente de invención: «SISTEMA PARA CARGA Y DESCARGA EN OPERACIONES PORTUARIAS, COMPRENDE UNA GRÚA;
Y UNA BASE UBICADA EN EL CUERPO DE LA GRÚA QUE SOSTIENE Y APILA LAS TAPAS DE ESCOTILLA» Normas objeto de Artículos 51, 52, 238, 239, 243 y 244 de la interpretación Decisión 486 — «Régimen Común sobre prejudicial: Propiedad Industriab> emitida por la Comisión de la Comunidad Andina xk Tema objeto de La descripción y los dibujos pueden set interpretación utilizados para interpretar las prejudicial: reivindicaciones IS (Y y Magistrada ponente: Hugo R. Gómez Apac seo ES O Z LN Proceso 3-1P-2023 VISTO: El Oficio C-0012 del 16 de enero de 2023, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en lo sucesivo, el Tribunal o TJCA) la interpretación prejudicial de los artículos 26, 27, 28, 30, 51, 52, 238, 239, 243 y 244 de la Decisión 486 — «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» emitida por la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la Decisión 486)”, a fin de resolver el proceso interno 11001319900120192783502, CONSIDERANDO: A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: Guillermo Bobenrieth Giglio Demandada: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. 2. Hechos del procedimiento interno: 2.1. El señor Guillermo Bobentieth Giglio (el señor Bobenrieth) presentó demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (SIC) contra la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. (SPB) por el presunto uso no autorizado de su invención «SISTEMA PARA CARGA Y DESCARGA EN OPERACIONES PORTUARIAS, COMPRENDE UNA GRÚA;
Y UNA BASE UBICADA EN EL CUERPO DE LA GRÚA QUE SOSTIENE Y APILA LAS TAPAS DE ESCOTILLA», un portatapas que se instala en las grúas portuarias para almacenar las tapas de escotilla de los barcos, liberando espacio en el muelle y optimizando la transferencia de contenedores. Este sistema patentado estatía compuesto pot dos elementos principales: = La grúa: estructura principal que sostiene y opera el sistema.
Del 14 de septiembre del 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 600 del 19 de septiembre del 2000. Disponible en: https:] [wmww.comunidadandina.org/ DocOficialesFiles/ / Gacetas / Gace600.paf e Proceso 3-IP-2023 = El portatapas: estructura adicional montada sobte la grúa, que permite almacenar temporalmente las tapas de escotilla durante las operaciones.
El demandante sostuvo, en lo principal, que el dispositivo en cuestión había sido patentado en Colombia y en otros países, y que SPB había estado utilizando su invención sin licencia desde al menos el 1 de agosto de 2018, lo cual constituiría una infracción a sus derechos exclusivos. Además, aportó un dictamen técnico pericial como prueba de la supuesta infracción. En él, el perito analiza el sistema instalado por SBP y concluye que, aunque el dispositivo usado por la demandada no tiene vigas horizontales, sí reproduce funcional y estructuralmente la forma exterior de la invención protegida en la Reivindicación 1 de la patente.
El perito identifica dos formas de realización que estarían contenidas dentro de la misma reivindicación: = En la configuración interna, las vigas horizontales 9 y 10 forman patte de la grúa, y son necesarias para fijar y sostener el portatapas desde adentro de la estructura. = En la configuración externa, el portatapas se fija por fuera de la grúa, stn necesidad de las vigas horizontales.
Esta sería la forma en la cual SBP estaría utilizando la invención y constituitía, según el dictamen, una infracción. 2.2. En su defensa, la SBP negó que existiera infracción. Argumentó, entre otras cuestiones, que el dispositivo utilizado no teproducitía todos los elementos técnicos protegidos por la Reivindicación 1 de la patente. Fundamentó su argumento principal en el artículo 51 de la Decisión 486, señalando que el alcance de la protección está determinado por las reivindicaciones, y que estas no deberían fraccionarse ni interpretarse en dos partes.
Sostuvo que el dictamen pericial aportado por el demandante dividiría indebidamente la Reivindicación 1 en dos formas (la grúa y el portatapas), lo cual sería contratio a la norma andina. Además, alegó que la acción estatía prescrita, con fundamento en el artículo K 244 de la Decisión 486, dado que el demandante había tenido conocimiento del uso del sistema desde 2017, supetando el plazo de dos años previsto en la norma.
La SIC, en sentencia de primera instancia del 14 de julio de 2022, declaró que hubo infracción de la patente. Consideró probado que el portatapas Proceso 3-1P-2023 instalado en las grúas de SPB coincidía con los elementos descritos en la Reivindicación 1 de la patente del señor Bobenrieth, en su modalidad exterior. La SIC sostuvo que, aunque la Reivindicación 1 está redactada de fotma unitaria, la interpretación conjunta con la descripción y los dibujos anexos permite identificar dos formas de realización técnica contenidas dentro de ella: una, en la que el portatapas se fija por dentro de la grúa (con las vigas 9 y 10); y otra, en la que se instala por fuera de la grúa, sin esas vigas.
En este sentido, el sistema podía adaptarse a diversas configuraciones estructurales de las grúas portuarias, permitiendo su fijación externa mediante otros medios. De acuerdo con el dictamen técnico pericial, la SBP estaría utilizando la modalidad exterior, la cual se encontraría dentro del alcance técnico de la Reivindicación 1 y estaría representada en los dibujos de la patente y descrita en el texto técnico.
Por tanto, la SIC concluyó que hubo infraccióndebido a que, aunque las vigas 9 y 10 no estaban presentes en el dispositivo usado por la SBP, la forma exterior del portatapas (sin vigas) también se encontraba comprendida dentro del alcance funcional y estructural de la Reivindicación 1 de la patente del demandante, en atención a lo establecido en las descripciones y los dibujos.
La SIC fundamentó su análisis en lo dispuesto en el artículo 51 de la Decisión 486, argumentando que había utilizado la descripción y los dibujos como herramientas interpretativas, sin que ello implicase extender o modificar el contenido reivindicado. La SIC también rechazó la excepción de prescripción, al considerar que no se probó con suficiencia que el demandante hubiera tenido un conocimiento cierto del uso infractor antes del 1 de agosto de 2018.
Por tanto, estimó que la demanda interpuesta en octubre de 2019 se encontraba dentro del plazo legal de dos años. Pot lo demás, la SIC aplicó el artículo 52 de la Decisión 486 para afirmar que el uso sin autorización de una invención patentada constituye infracción, sin requerir ánimo de lucro ni repetición. Consideró que el presunto uso efectivo del portatapas por parte de SPB en operaciones portuarias encuadraba claramente en los actos prohibidos por el régimen común de propiedad industrial. )54_ 2.4, 2.5. 3.1.
Proceso 3-IP-2023 No obstante, la SIC negó las pretensiones económicas del demandante, señalando que no se había probado la existencia de un perjuicio económico directo; que no se había justificado la cuantía del lucro cesante ni el valor real de una licencia; que no se había acreditado que SPB hubiera obtenido un beneficio económico específico derivado del uso del portatapas; y, que no se aportaron pruebas sobre la eventual pérdida de oportunidades comerciales o contratos.
SBP interpuso recurso de apelación, reiterando que el sistema que utiliza no incorporatía todos los elementos de la patente, que el dictamen técnico había fragmentado ilegalmente la Reivindicación 1, y que la acción había prescrito. La SBP sostuvo, entre otros, que la interpretación de la Reivindicación 1 hecha por la SIC violaba el artículo 51 de la Decisión 486, al extender indebidamente su alcance mediante el uso de la descripción y los dibujos.
Alegó que la Reivindicación 1 exige expresamente la presencia de vigas horizontales (elementos 9 y 10) como parte del sistema protegido y que la demandada no utilizaba el sistema con dichas vigas, por lo que no se configuraban todos los elementos de la Retvindicación protegida. Finalmente, afirmó que los dibujos y las descripciones de las reivindicaciones de las patentes no eran vinculantes, por lo que interpretar la reivindicación sobre la base de dichos elementos extendía indebidamente su alcance.
El señor Guillermo Bobentieth Giglio interpuso recurso de apelación, impugnando la negativa de la SIC sobre las pretensiones económicas. Alegó que sí había aportado elementos probatorios suficientes para sustentar la existencia del perjuicio económico, el uso comercial del dispositivo sin licencia y el valor de la tecnología desarrollada.
Hechos del procedimiento comunitario: En el trámite de última instancia, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia asumió el conocimiento de los recursos. En providencia de fecha 16 de diciembre de 2022, ordenó la suspensión del proceso y la remisión de una solicitud de interpretación prejudicial al TJCA, al considerar que el caso requería la aplicación de normas comunitarias.
El 16 de enero de 2023, el TJCA recibió la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 26, 27, 28, 30, 51, 52, 238, 239, 243 y 244 de la Decisión 486, relativos al alcance de la protección de la patente, actos infractores y prescripción de acciones. pg Proveso 3-1P-2023 B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante, este Tribunal considera que, de todos los temas controvertidos en el proceso interno, los que resultan pertinentes para la presente interpretación prejudicial, por estar vinculados con la normativa andina, son los siguientes: () Si la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura (SPB) ha infringido los derechos de propiedad industrial del señor Guillermo Bobentieth Giglio sobre su patente de invención «SISTEMA PARA CARGA Y DESCARGA EN OPERACIONES PORTUARIAS, COMPRENDE UNA GRÚA;
Y UNA BASE UBICADA EN EL CUERPO DE LA GRÚA QUE SOSTIENE Y APILA LAS TAPAS DE ESCOTILLA»; (ii) Si el alcance y protección de las reivindicaciones de la patente pueden interpretarse considerando la descripción y los dibujos para entender el alcance técnico de la invención; (iii) Si la acción del señor Guillermo Bobenrieth Giglio estaba prescrita O nO;
Y, (iv) Si corresponde o no el pago de daños y perjuicios; C. ELACTO ACLARADO EN EL DERECHO COMUNITARIO ANDINO 1. Enlas Sentencias de interpretación prejudicial emitidas en los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022? y 391-IP-2022*, todas de fecha 13 de marzo de 2023, el Tribunal reconoció al criterio jurídico interpretativo del acto aclarado, por virtud del cual, si el TJCA ya ha explicado el objeto, contenido y alcance de una norma comunitaria andina (en una interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cattagena) y no hay razones para suponer que dicho Tribunal va a cambiar de criterio jurisprudencial, carecería de sentido solicitar una nueva interpretación de la misma norma.
En caso de que un proceso judicial interno esté vinculado con una norma andina que 2 Publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5146 del 13 de marzo de 2023. M Disponible en: https:/ [10wv.comunidadandina.oro/ DocOficialesFiles/ Gacetas] Gaceta %o205146.paf O << DEJEN Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5147 del 13 de marzo de 2023.
S Disponible en::. Ú https:/ / nmww.comunidadandina.oro/ DocOficialesFiles/ Gacetas / GacetaZo205147.paf rAt Proceso 3-1P-2023 constituye un acto aclarado, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos, ya emitidos por la corte andina, sobre el tema en cuestión, 2. En este sentido el 'IJCA estableció que «el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado es plenamente compatible con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el artículo 123 de su Estatuto». 3.
Conforme al criterio jurídico interpretativo del acto aclarado que resulta aplicable en el ámbito de la Comunidad Andina, no corresponde emitir un nuevo pronunciamiento si este Tribunal ya ha interpretado una norma comunitaria andina con anterioridad en una sentencia de interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
D. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 1. La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 26, 27, 28, 30, 51, 52, 238, 239, 243 y 244 de la Decisión 486. Procede la interpretación de los artículos 51, 52, 238, 239, 243 y 244 de la Decisión 486, por set pertinente. 2. No corresponde la interpretación los artículos 26, 27, 28 y 30 de la Decisión 486, por no resultar controvertido en el proceso interno el cómo debe presentarse una solicitud de patente, cómo debe formularse el petitorio de la solicitud de patente, la descripción ni la claridad de las reivindicaciones sustentadas en dicha descripción, 3.
Conforme al criterio jutídico interpretativo del acto aclarado que resulta aplicable en el ámbito de la Comunidad Andina, no corresponde emitir un nuevo pronunciamiento si este Tribunal ya ha interpretado una norma comunitaria andina con anterioridad, en una sentencia de interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, 4, El artículo 51 de la Decisión 486, relacionado con el tema del alcance de la protección de las reivindicaciones de una patente, las descripciones y los dibujos, constituye un acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial previamente citado y en los términos de los párrafos 1.2 a 1.8 y 3.2 de las páginas 6, 7 y 11 de la Sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 383-1P-2015 del 24 de abril de 2017, que + constan en las páginas 32, 33 y 37 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de rt Proceso 3-1P-2023 Cartagena núm. 3046 del 26 de junio de 2017, disponible en el siguiente enlace: Dttps:/ [www.comunidadandina.org/ DocOficialesFiles/ Gacetas] GACE3046.paf 5.
Los artículos 52, 238 y 239 de la Decisión 486, relacionados con el tema de la acción por infracción de derechos de una patente, constituyen un acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial previamente citado y en los términos de los párrafos 1. a 1.13 de las páginas 5 a 8 de la Sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 144-IP- 2019 del 16 de marzo de 2021, que constan en las páginas 6 a 9 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4188 del 16 de marzo de 2021, disponible en el siguiente enlace: https: 1 www.comunidadandina.org/ DocOficialesFiles] Gacetas / Gaceta vo204188.paf 6.
Por su parte, el artículo 243 de la Decisión 486, relacionado con el tema de los criterios a tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios en el marco de una infracción de derechos de propiedad industrial, constituye un acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial previamente citado y en los términos de los párrafos 6. a 6.6 de las páginas 28 a 29 de la Sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 318-I1P-2021 del 15 de diciembre de 2022, que constan en las páginas 29 a 30 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5132 del 15 de febrero de 2023, disponible en el siguiente enlace: Ditps:] [www.comnidadandina.oro/ DocOficialesFiles/ Gacetas] GACETA%205132.paf 7.
Finalmente, artículo 244 de la Decisión 486, relacionado con el tema de los plazos de prescripción de la acción pot infracción de derechos de una patente, constituye un acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial previamente citado y en los términos de los párrafos 1.1 a 1.11 de las páginas 3 a 5 de la Sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 205-IP-2018 del 7 de septiembre de 2018, que constan en las páginas 17 a 19 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 3391 del 3 de octubte de 2018, disponible en el siguiente enlace: hirps:/ / www.commnidadandina.org/ DocOficialesFiles / Gacetas / Gaceta/o203391.pUf PS EZ 11. 1,2, 1.3, Proceso 3-1P-2023 En el contexto y los hechos expuestos, así como la incidencia directa de la interpretación del artículo 51 de la Decisión 486* en la resolución del presente caso, este Tribunal considera pertinente ampliar la respuesta a la pregunta 3.2 de la Sentencia de interpretación prejudicial 383-IP-2015 del 24 de abril de 2017, la cual establecía lo siguiente: «¿Aparte de las herramientas de interpretación para determinar el alcance de la protección de una patente, consagrada en el Artículo 51 de la Decisión 486, qué otras se pueden tener en cuenta para determinar el grado de protección de una patente?».
TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN La descripción y los dibujos pueden ser utilizados para interpretar las reivindicaciones. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN La descripción y los dibujos pueden ser utilizados para interpretar las reivindicaciones Como lo señala claramente el artículo 51 de la Decisión 486, el alcance de la protección conferida por la patente está determinado por el tenor de las reivindicaciones, y para el cabal entendimiento de las reivindicaciones, la autoridad puede apoyarse en la descripción y los dibujos o, en su caso, del material biológico depositado.
El texto de las reivindicaciones puede ser mejor entendido a la luz de lo señalado en la descripción y de lo que puede observarse de los dibujos. En tal sentido, la descripción y los dibujos pueden ser utilizados para interpretar el sentido y alcance de las reivindicaciones. De conformidad con lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: DECIDE: Decisión 486.- «Artículo 51.- El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado pot el tenor de las reivindicaciones.
La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán para interpretarlas» 654, Proceso 3-IP-2023 PRIMERO: Declarar que la autoridad consultante —respecto de la ampliación de la interpretación del artículo 51 de la Decisión 486, con el fin de aclarar aspectos mo abordados en la respuesta a la pregunta 3.2. de la Sentencia de interpretación prejudicial 383-IP-2015 del 24 de abril de 2017, que son determinantes para delimitar adecuadamente el alcance de las reivindicaciones en relación con las descripciones y los dibujos de la patente— deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en el acápite E del análisis del tema objeto de interpretación de la presente providencia judicial.
SEGUNDO: Respecto de los artículos 51, 52, 238, 239, 243 y 244 de la Decisión 486, declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las notmas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial formulada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001319900120192783502, que resultan aplicables a la controversia interna, constituyen un acto aclarado en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.
TERCERO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las Sentencias de interpretación prejudicial emitidas en los procesos 383-1P- 2015, 144-IP-2019, 318-IP-2021 y 205-IP-2018, las cuales se encuentran publicadas respectivamente en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena núm. 3046 del 26 de junio de 2017; 4188 del 16 de marzo de 2021; 5132 del 15 de febrero de 2023; y, 3391 del 3 de octubre de 2018; en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.
CUARTO: Consignar la presente interpretación prejudicial pata set % aplicada pot la autoridad consultante al resolver el proceso interno 11001319900120192783502, la cual deberá adoptarla —stemitiéndose asimismo a los criterios jurídicos interpretativos que constituyen actos aclarados indicados en la presente providencia— al emitir el correspondiente fallo +» de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del 454 10 Proceso 3-[P-2023 Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 127 de su Estatuto.
QUINTO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.
SEXTO: Publicar esta Sentencia de interpretación prejudicial en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
NOTIFÍQUESE,
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. En los términos expuestos, cl Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consigna la presente Sentencia de interpretación prejudicial para que, en adelante, sea aplicada en la Comunidad Andina. Esta Sentencia de interpretación prejudicial fue aprobada por unanimidad en la sesión judicial de fecha 16 de julio de 2025, conforme consta en el Acta 15-]- TJCA-2025, y se firma por los magistrados que participaron de su adopción, de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 deNEstatuto del Tribunal.
Sandra eh Chatris Rebellón Hugo R. ác Magistrada Magistrado Rogelio Maytá Mayta Íñigo Salvador Crespo Magistrado Magistrado De acuerdo con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, Jou firman igualmente la presente Sentencia de interpretación prejudicial el ¿magistrado presidente y la secretaria general, 11 a E Rogelio Mayta Mayta Magistrado presidente Notifíquese a la autoridad consultante y remítase copia de la presente Sentencia de interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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