TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 16 de julio de 2025 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del consultante: Referencia: Norma objeto de la consulta prejudicial: Tema objeto de la interpretación: Magistrado ponente: VISTOS: 31-IP-2024 Interpretación prejudicial Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia 1F-97/2017 29/2019 El registro de la transferencia de un nombre cometcial no afecta la protección reconocida desde su uso Artículo 199 de la Decisión 486 — «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» de la Comisión de la Comunidad Andina Sobre la protección del nombre comercial frente a transferencias sucesivas Rogelio Mayta Mayta La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 154, 155, 190 a 193, = 4199, 238 y 258 de la Decisión 486 — «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la Decisión st Proceso 31-IP-2024 486)', realizada por la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia mediante oficio TS]-SSII 1215/2024 del 13 de noviembre de 2024, recibido vía conrier el 27 del mismo mes, a fin de resolver el proceso interno 29/2019, La normativa comunitaria andina y las interpretaciones prejudiciales precedentes del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en lo sucesivo, el Tribunal o T]CA) sobre la materia de consulta, y todo lo pertinente al presente proceso.
Las sentencias 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-1P-2022* y 391-IP-2022* de este Tribunal, sobre el acto aclarado. A. PARTES EN EL PROCESO INTERNO Demandante: Comercializadora Casa Elena S.A., denominada anteriormente como Comercializadora KLMGS S.A. Demandado: Servicio Nacional de Propiedad Intelectual — Senapi del Estado Plurinacional de Bolivia Tercero interesado: KOD CC Import Export Ltda. B. SÍNTESIS DEL PROCESO INTERNO 1.
El8 de septiembre de 2017, la empresa KOD CC Import Export Ltda. planteó ante el Senapi una acción contra Comercializadora KLMGS S.A. (actualmente, Comercializadora Casa Elena S.A.) pot infracción de la marca registrada «CASA ELENA». En octubre de 1 Del 14 de septiembre del 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 600 del 19 de septiembre del 2000.
Disponible en: https:/ [ 1ww.comunidadandina.org/ DocO ficialesFiles/ Gacetas | Gace600.paf Publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023. Disponible en: httbs:/ / mnw.comunidadandina.oro/ DovOficialesFiles/ Gacetas] GACETA %2051+46.paf Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5147 del 13 de marzo de 2023.
Disponible en: s 2 'perps:/ [mov comunidadandina.org/ DocOficialesFiles] Gacetas] GACETA%205147.paf St Proceso 31-IP-2024 2017, Comercializadora KLMGS S.A. respondió la demanda de infracción interpuesta en su contra. 2. Por Resolución Administrativa TF-25/2018 del 28 de febrero de 2018, el Senapi decidió, entre otros, declarar probada la acción pot infracción y ordenar el cese inmediato del uso de la denominación «CASA ELENA».
Esta Resolución fue confirmada por la Resolución Administrativa IF-REV-18/2018 del 30 de abril de 2018 (que rechazó un recurso de revocatoria) y por la Resolución Administrativa DGE/INF/J-N* 268/2018 del 27 de septiembre de 2018 (que rechazó un recurso jerárquico). 3. El 7 de febrero de 2019, Comercializadora Casa Elena S.A. impugnó la Resolución Administrativa DGE/INF/J-N* 268/2018 en sede contencioso-administrativa argumentando, en lo principal, lo siguiente: i) El representante y accionista de Comercializadora Casa Elena S.A., el señor Luis Enrique Paniagua León (en adelante, el señor Paniagua) había utilizado la denominación «CASA ELENA» como nombre comercial desde 2006, para realizar actividades comerciales en calidad de persona natural.
KOD CC Import Export Ltda. registró la marca «CASA ELENA» en 2011. En 2012, el señor Paniagua constituyó la actual empresa Comercializadora Casa Elena S.A. y transfirió el nombre comercial «CASA ELENA» como aporte de capital. En consecuencia, Comercializadora Casa Elena S.A. ha utilizado el nombre comercial desde antes del registro de la marca por KOD CC Import Export Ltda. «CASA ELENA» ya era utilizado por el señor Pantagua como nombre comercial con anterioridad al registro de la marca a titularidad de KOD CC Import Export Ltda., lo cual puede demostrarse con facturas emitidas por el señor Pantagua como persona natural, Y El Senapi no valoró las facturas del señor Paniagua que demuestran el uso del nombre comercial «CASA ELENA» desde 2006 por considerar que el señor Paniagua, como persona. natural, es diferente a la persona jurídica Comercializadora Casa rr Proceso 31-IP-2024 Elena S.A., desconociendo el principio de verdad material, ii) El Senapi omitió analizar la transferencia del nombre comercial a la sociedad Comercializadora Casa Elena S.A. alegando que este acto nunca fue registrado.
Ello desconoce que el nombre comertcial se protege desde el primer uso en el comercio; no es un derecho registral, iii) Finalmente, el Senapi no consideró que el establecimiento cometcial de Comercializadora Casa Elena S.A, se ubica en el mismo edificio donde KOD CC Import Export Ltda. realiza sus operaciones. Ambos signos, tanto el nombre comertcial como la marca registrada, coexisten pacíficamente.
El 13 de noviembre de 2019, el Senapi contestó la demanda contencioso-administrativa alegando, entre otros, lo siguiente: 1) La actual empresa Comercializadora Casa Elena S.Á., como persona jurídica distinta al señor Paniagua, solo logró probar el uso del nombre comercial «CASA ELENA» entre 2016 y 2017. No corresponde valorar las facturas del señor Pantagua por cuanto persona matural es distinta a la empresa Comercializadora Casa Elena S.A. Tampoco existió prueba de que el señor Paniagua haya autorizado a la empresa Comercializadora Casa Elena S.A. la utilización de su nombte comercial, ii) La presunta transferencia del nombre comercial «CASA ELENA» por parte del señor Paniagua a la actual empresa Comercializadora Casa Elena S.A. no fue debidamente registrada. iii) La coexistencia pacífica de signos no es concluyente para descartar la existencia de riesgos de confusión o asociación. Mediante Oficio 'TS]-SSIT 1215/2024, recibido vía conrier el 27 de noviembre de 2024, la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia solicitó al TJCA la interpretación prejudicial de los artículos 154, 155, 190 a 193, 199, 238 y 258 de la Decisión 486.
"ct Proceso 31-IP-2024 C. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante, este Tribunal considera que, de todos los temas controvertidos en el proceso interno, los que resultan pertinentes para la presente interpretación prejudicial, por estar vinculados con la normativa andina, son: = Si Comercializadora Casa Elena S.A. tenía derecho a utilizar la denominación «CASA ELENA» como nombre comercial dado que el señor Paniagua, como fundador, socio y representante de la empresa había usado ese nombre comercial con anterioridad al registro de la marca de titularidad de KOD CC Import Export Ltda. = Sila transferencia del nombre comercial «CASA ELENA» por parte del señor Paniagua a la empresa Comercializadora Casa Elena S.A. debía registrarse. = Si el nombre cometcial de Comercializadora Casa Elena S.A. y la marca de KOD CC Import Export Ltda. coexistieron pacíficamente en el mercado, eliminando el riesgo de confusión o asociación. D. NORMA OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 1.
La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 154, 155, 190 a 193, 199, 238 y 258 de la Decisión 486. 2. Según el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado no corresponde emitir un nuevo pronunciamiento si este Tribunal ya interpretó una norma comunitaria andina con anterioridad, en una sentencia de interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cattagena. 3.
Los artículos 190 a 193 de la Decisión 486 constituyen un acto aclarado en los términos desarrollados en los párrafos 2 a 4.3. de la sentencia de interpretación prejudicial del proceso 231-IP-2021 del 6 de octubre de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5337 del XK 11 de octubre de 2023 (páginas 23 a 31), disponible en el siguiente enlace: htips:/ [wwwv.comunidadandina.org/ DocOficialesFiles / Gacetas | GACETAV%205337. pdf EA Proceso 31-IP-2024 4.
El artículo 199 de la Decisión 486 constituye un acto aclarado en los términos expuestos en los párrafos 4.2. a 4.9. de la sentencia de interpretación prejudicial 656-IP-2018 del 23 de octubre de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3871 del 18 de diciembre de 2019 (páginas 13 a 15), disponible en el siguiente enlace: bttps:] [wwwv.comunidadandina.org/ DocOficialesFiles/ Gacetas / Gacetavo203871.paf Considerando los asuntos controvertidos en el proceso interno, vinculados a la normativa andina, este Tribunal ampliará la interpretación del artículo 199 de la Decisión 486* para ahondar en el desarrollo de la protección del nombre comercial en el marco de posibles transferencias. 5.
No es pertinente la interpretación prejudicial de los artículos 154, 155 y 238 de la Decisión 486 que norman sobre el derecho al uso exclusivo de una matca, la acción por infracción de una matca y su legitimación activa, porque no son objeto del proceso interno, No obstante, se recuerda a la autoridad consultante que el TJCA emitió interpretación prejudicial sobre el tema, por lo que constituyen un acto aclarado, en los términos desartollados en los párrafos 1. a 2.52. de la sentencia de interpretación prejudicial del proceso 243-1P-2022 de 17 de mayo de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5187 del 22 de mayo de 2023 (páginas 25 a 42); disponible en el siguiente enlace: hi1ps:/ [wmww.comunidadandina.org/ DocO ficialesViles/ Gacetas | GACETA%205187.paf 6.
Tampoco es pertinente la interpretación del artículo 258 de la Decisión 486, que norma sobre actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, ya que en el proceso interno no se controvierten hechos relativos a esa temática. * Decisión 486.- «Artículo 199.- La transferencia de un nombre comercial registrado o depositado se inscribirá ante la oficina nacional competente de acuerdo con el procedimiento » aplicable a la transferencia de marcas, en cuanto corresponda, y devengará la misma tasa.
Sin perjuicio de ello, la transferencia del nombre comercial sólo podrá efectuarse conjuntamente con la de la empresa o establecimiento con el cual se venía usando. El nombre comercial podrá ser objeto de licencia. Cuando lo prevean las normas — * 7) nacionales, dicha licencia podrá ser registrada ante la oficina nacional competente.» “E 111. 1.2, 1,3.
Proceso 31-IP-2024 No obstante, se tecuerda a la autoridad consultante que el TJCA emitió interpretación prejudicial sobre la diferencia entre la infracción de derechos marcarios y los actos de competencia desleal, por lo que constituye un acto aclarado en los términos desarrollados en los párrafos 2. a 2.16. de la sentencia de interpretación prejudicial del proceso 387-1P- 2022 de 11 de julio de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5247 del 13 de julio de 2023 (páginas 61 a 66); disponible en el siguiente enlace: hrtps:] [www.comunidadandina.oro/ DocOficialesFiles] Gacetas! GACETAN%205247.paf TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN Sobre la protección del nombre cometcial frente a transferencias sucesivas.
Respuesta a las preguntas planteadas por la autoridad consultante. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN Sobre la protección del nombre comercial frente a transferencias sucesivas El artículo 199 de la Decisión 486 establece que la transferencia de un nombre comercial registrado o depositado se inscribirá ante la oficina nacional competente, de acuerdo con el procedimiento aplicable a la transferencia de matcas, en cuanto corresponda.
Asimismo, dispone que la transferencia de un nombre comercial solo podrá efectuatse en conjunto con la empresa o establecimiento comercial, En la sentencia de interpretación prejudicial 656-IP-2018 del 23 de octubre de 20195, se estableció que el régimen aplicable a la transferencia de marcas se aplica ntatis murtandis a la transferencia de nombres comerciales.
El nombre cometcial se protege desde su primer uso, teal y efectivo, en el mercado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 de la Decisión Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3871 del 18 de diciembre de 2019. Disponible en: E https:/ [www.comunidadandina.org/ DocO ficialesFiles/ Gacetas / Gaceta%o203871.pdf Sc 1.4, 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.
Proceso 31-IP-2024 486, en función del ámbito territorial en el que es conocido”, El registro o depósito del nombre comercial tiene un carácter declarativo, no constitutivo de derechos. La transferencia del nombre cometcial implica igualmente la transferencia de su protección jurídica, la cual se mantiene independientemente de la natutaleza del acto jurídico que haya dado lugar a dicha transferencia. El artículo 199 de la Decisión 486, así como la sentencia de interpretación prejudicial 656-1P-2018, señalan que la transferencia del nombre comercial requiere su registro o depósito únicamente cuando este ha sido previamente registrado o depositado.
En consecuencia, no es exigible el registro de la transferencia si el nombre comercial no ha sido objeto de registro o depósito con anterioridad. La protección del nombre comercial se da por su uso, siendo su registro O depósito de carácter meramente facultativo y declarativo, el eventual registro de la transferencia también será simplemente facultativo y declarativo, y no constitutivo de derecho.
Así, la falta de registro de la transferencia de un nombre cometcial no afecta en modo alguno su protección en virtud del primer uso en el comercio, siempre que sea constante, teal y efectivo. La transferencia del nombre comercial debe realizarse en conjunto con el establecimiento o empresa que identifica. Si se cumple este requisito, el adquirente del nombre comercial podrá reivindicar su protección desde el ptimet uso en el mercado del nombre comercial, independientemente de que se registre o no el acto traslaticio, siempre que el nombre comercial no sufra modificaciones”, 6 Decisión 486.- «Artículo 191.- El derecho exclusivo sobte un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el cometcio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.» Para mayor información, ver sentencia de interpretación prejudicial recaída en el proceso 231-IP-2021 del 6 de octubre de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5337 del 11 de octubre de 2023.
Disponible en: https:] [wmww.comunidadandina.ore/ DocOficialesFiles/ Gacetas] GACETA%205337.paf Ibidem. 1642 1.9, 1.10. 1.11. 1.12, Proceso 31-IP-2024 El adquirente podrá, en este sentido, probar el uso mediante cualquier medio q >, probatorio admisible en derecho, como correos, afiches, publicidad y facturas, que acredite la utilización constante, real y efectiva del nombre > > y comercial desde su origen en el mercado, para este efecto es irrelevante que el enajenante quien usó por primera vez el nombre cometcial sea persona natural o jutídica.
Tratándose de establecimientos cometciales identificados con un nombre comercial, que son transferidos de un titular a otro, el nombre comercial en este caso es un signo distintivo que identifica al establecimiento más que al titular. Así, si, por ejemplo, la persona “A” usó el nombre comercial “X” por primera vez en 2021 y transfirió cl local y el nombre comercial a la empresa “B” en 2025, la empresa “B” podrá invocar la protección del nombre comercial EX” desde 2021 con pruebas que acrediten su uso por parte de “A”.
En principio, solo se podrá exigir el registro o depósito de la transferencia del nombre comercial si este ha sido registrado o depositado previamente. En cualquier caso, la ausencia de este acto de registro o depósito no obsta para su protección efectiva, en cuanto dichos actos tienen un carácter meramente declarativo y no constitutivo de derechos.
Todo ello en virtud de que la transferencia del nombre cometcial X” no afecta por sí misma su impacto o presencia en el comercio. El nombre comercial “X” seguirá siendo el nombre comercial “X”” independientemente de que lo utilice “A” o “B”, pues el nombre cometcial estaría identificando al establecimiento o actividad comercial, no al titular.
El derecho originado por el uso del nombre comercial no cambia, ní en su naturaleza, ni en su protección, por su transferencia. Respuesta a las preguntas planteadas por la autoridad consultante Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas por la autoridad consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jutídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. ra Proceso 31-IP-2024 2.1. «¿Cuál es el objeto y finalidad de la acción de infracción a derechos de propiedad industrial?» El Tribunal advierte que esta pregunta no tiene relación con el asunto controvertido en el proceso interno, tramitado por la autoridad consultante, según lo expresado en la parte considerativa de esta providencia, por lo que resulta una pregunta impertinente.
No obstante, se recuerda a la autoridad consultante que, sobre el tema, el 'TJCA emitió criterios jutídicos interpretativos desarrollados en los párrafos 1. a 2.52, de la sentencia de interpretación prejudicial del proceso 243-1P-2022 de 17 de mayo de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5187 del 22 de mayo de 2023 (páginas 25 a 42); disponible en el siguiente enlace: bitps:] [www.comunidadandina.oro/ DocOficialesFiles/ Gacetas GACETA%205187.paf 2.2. «¿Cuáles son los efectos de la coexistencia pacífica de hecho de signos en el ámbito del riesgo de confusión y asociación?» Considerando que el asunto controvertido del proceso interno versa sobre el conflicto entre una marca y un nombre comercial, para dar respuesta a esta pregunta, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos desarrollados en los párrafos 3. a 3.10. de la sentencia de interpretación prejudicial del proceso 231-IP-2021 del 6 de octubre de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5337 del 11 de octubre de 2023 (páginas 25 a 29), disponible en el siguiente enlace: bttps:] [mww.comnidadandina.org/ DocO ficialesFiles / Gacetas GACETAR205337.paf La autoridad consultante deberá remitirse también a los criterios jurídicos interpretativos ya emitidos por el TJCA en materia de coexistencia pacífica de signos, los cuales constituyen un acto aclarado en los términos de los párrafos 4.2. a 4.7. de la interpretación prejudicial 206-1P-2021 del 28 de julio de 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5016 del 12 de agosto de 2022 (páginas 55 y 56), disponible en el siguiente enlace: hitps:/ [2»ww.comunidadandina.org/ DovOfivialesFiles/ Gacetas | GACETA%205016.pdf PSg, 10 Proceso 31-1P-2024 2.3. «¿Cuál es el alcance del principio registral en el campo del derecho de marcas, en el sistema atributivo de registro y las facultades que otorga el mismo en relación con derechos de propiedad industrial?» El principio registral se aplica a las marcas; así, para que un signo adquiera el estatus de marca, debe ser registrado.
El nombre comercial se protege por su uso en el comercio, el registro o depósito tiene un carácter meramente declarativo y no constitutivo de derecho. Por lo demás, corresponde que la autoridad consultante se remita a los criterios jurídicos interpretativos que constituyen un acto aclarado contenidos en los párrafos 2. a 4.3. de la sentencia de interpretación prejudicial del proceso 231-IP-2021 del 6 de octubre de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5337 del 11 de octubre de 2023 (páginas 23 a 31), disponible en el siguiente enlace: Di1ps:] [www.comunidadandina.ore/ DocOficialesFiles / Gacetas GACETA 2205337. pdf Asimismo, la autoridad consultante deberá considerar lo establecido en el acápite precedente de la presente interpretación prejudicial.
De conformidad con lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: DECIDE:
PRIMERO: Consignat la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la autoridad consultante al resolver el proceso interno 29/2019, la cual deberá adoptarla remitiéndose asimismo a los criterios jurídicos interpretativos que constituyen actos aclarados indicados en la presente providencia— al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 127 de su Estatuto. st 11 Proceso 31-IP-2024 SEGUNDO: Para lo demás, declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, dentro del proceso interno 29/2019, constituyen un acto aclarado en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.
TERCERO: Adicionalmente a los criterios expuestos en la presente sentencia, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias de interpretación prejudicial emitidas en los procesos 231-IP-2021, 656-IP-2018 y 206-1P-2021, las cuales se encuentran publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5337 del 11 de octubre de 2023, 3871 del 18 de diciembre de 2019 y 5016 del 12 de agosto de 2022, respectivamente.
CUARTO: Con telación a las interrogantes formuladas, la autoridad consultante deberá remitirse a las respuestas contenidas en la presente providencia QUINTO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.
SEXTO: Publicat esta sentencia de interpretación prejudicial en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
NOTIFÍQUESE,
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE./5x. Proceso 31-IP-2024 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consigna la presente sentencia de interpretación prejudicial para que, en adelante, sea aplicada en la Comunidad Andina. Esta sentencia de interpretación prejudicial fue aprobada en la sesión judicial de fecha 16 de julio de 2025, conforme consta en el Acta 15-J-1]CA-2025, y se firma por los magistrados que participaron de gu adopción de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 dq] Estatuto del Sandra Ss Charris Rebellón Hu ómez A;
Magistrada Magistrado Vd | Rogelio Mayta Mayta Íñigo Salvador Crespo Magistrado Magistrado A De acuerdo con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente sentencia de interpretación prejudicial el magistrado presidente y la secretaria general. (S, Wo e Rogelio Maytá Mayta Magistrado presidente Notifíquese a la autoridad consultante y remítase copia de la presente sentencia de interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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