TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 16 de julio de 2025 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del consultante: Referencia: Normas objeto de la interpretación prejudicial: Tema objeto de la interpretación prejudicial: Magistrada ponente: VISTOS: 437-IP-2022 Interpretación prejudicial Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú 721276-2017 2732-2019-0-1801-JR-CA-26 Particularidades del análisis comparativo de signos distintivos Artículos 136 (literal a) y 172 de la Decisión 486 — Régimen Común sobre Propiedad Industrial Marcas conformadas pot letras y números Sandra Catalina Chatris Rebellón El Oficio 2732-2019-0-S-5"SECA-CSJLI-P] del 28 de septiembre de 2022 recibido vía Correo electrónico el 1 de noviembre de 2022, mediante el cual la Proceso 437-IP-2022 Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 136 (literal a) y 172 de la Decisión 486 — «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» emitida por la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la Decisión 486)', a fin de resolver el proceso interno 2732-2019-0-1801-JR-CA-26.
CONSIDERANDO: A.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Joselo Carrera Díaz Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Industrial — Indecopi — de la República del Perú Manufacturas San Isidro S.A.C. B. SÍNTESIS DEL PROCESO INTERNO El señor José Chávez Rivera solicita la nulidad del siguiente acto administrativo: - Resolución 2336-2018/TPI-INDECOPI del 12 de noviembte de 2018: mediante la cual el Indecopi declara infundado el recurso de apelación interpuesto por el señor José Chávez Rivera contra la Resolución 2437-2018/CSD-INDECOPI del 11 de mayo de 2018, decisión que anuló el registro de la marca 67_VCK en atención a la demanda de nulidad interpuesta por la sociedad Manufacturas San Isidro S.A.C, La nulidad interpuesta por la sociedad Manufacturas San Isidro S.A.C. se fundamentó en la similitud de la marca registrada frente a sus registros A previos GZUCK, en donde a pesar de incluir elementos como números y letras, en principio aleatorios, generan una impresión en extremo Del 14 de septiembre del 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 600 del 19 de septiembre del 2000.
¿941_ Proceso 437-IP-2022 semejante a la de sus marcas registradas, lo que consideró un acto de mala fe. El señor José Chávez Rivera sustenta la nulidad de la Resolución 2336- 2018/TPI-INDECOPI en la indebida apreciación de los conjuntos matcarios, tratándose su marca de una configuración carente de significado en cualquier idioma, el descomocimiento de otros antecedentes registrados que utilizan el prefijo 67 y coexisten con las marcas de Manufacturas San Isidro S.A.C, así como de otros registros que igualmente coexisten así compartan el sufijo ZCK, así como otra serie de fallas procesales de derecho interno. El Indecopi contesta la demanda de nulidad argumentando el análisis de confundibilidad tealizado entre el registro anulado y las marcas previamente registradas GZUCK, cuya impresión en conjunto resulta confundible, siendo procedente anular el registro cuando resulte similarmente confundible y ampare los productos competitivamente conexos con los de los antecedentes alegados.
ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante, este Tribunal considera que, de todos los temas controvertidos en el proceso interno, el que resulta pertinente pata la presente interpretación prejudicial, por estar vinculado con la normativa andina es: si el Indecopi, al momento de anular el registro marcario otorgado al signo 67_VCK (mixta, propiedad de José Chávez Rivera), realizó un adecuado análisis de la causal de nulidad relacionada con la irregistrabilidad por similitud con las marcas GZUCK (nominativa y mixtas, propiedad de Manufacturas San Isidro S.A.C.), todas dirigidas a proteger prendas de vestir (productos incluidos en la clase 25 de la Clasificación internacional de Niza).
EL ACTO ACLARADO EN EL DERECHO COMUNITARIO ANDINO En las sentencias de interpretación prejudicial emitidas en los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022? y 391-IP-2022*, todas de fecha Publicadas en la GOAC 5146 del 13 de marzo de 2023. Disponible en: https] / mwv.comunidadandina.or/ DocOficialesFites ] Gacetas | GACETAV%205146.pdf Publicada en la GOAC 5147 del 13 de marzo de 2023.
Disponible en: Se Proceso 437-1P-2022 13 de marzo de 2023, el Tribunal reconoció la doctrina interpretativa del acto aclarado consistente en que, si el TJCA ya ha explicado el objeto, contenido y alcance de una norma comunitaria andina (en una interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena — GOAC >) y no hay razones para suponer que dicho Tribunal va a cambiar de criterio jurisprudencial, carecería de sentido solicitar una nueva interpretación de la misma norma.
En caso de que un proceso judicial interno esté vinculado con una norma andina que constituye un acto aclarado, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos, ya emitidos por la corte andina, sobre el tema en cuestión, 2, En este sentido el TJCA estableció que «el criterio jutídico interpretativo del acto aclarado es plenamente compatible con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el artículo 123 de su Estatuto». 3.
Conforme al criterio jurídico interpretativo del acto aclarado que resulta aplicable en el ámbito de la Comunidad Andina, no corresponde emitit un nuevo pronunciamiento si este Tribunal ya ha interpretado una norma comunitaria andina con anterioridad, en una sentencia de interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
E. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 1. La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 136 (literal a) y 172 de la Decisión 486*. hitps:/ [www.comnidadandina.oro/ DocOficialesFiles / Gacetas] GACETA%205147 pdf 4 Decisión 486.- «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; x «Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de p lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción Se Proceso 437-IP-2022 2. Al tespecto, el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 constituye un acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial previamente citado y en los términos de los párrafos 1.1. a 3.7 de las páginas 3 a 20 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 350-IP- 2022 del 13 de marzo de 2023, que constan en las páginas 74 a 91 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023, disponible en el siguiente enlace: bttps:] [mww.comunidadandina.ore/ DocOficialesFiles/ Gacetas GACETAV/205146.paf 3. — Por su parte, el artículo 172 de la Decisión 486, también constituye acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial previamente citado y en los términos de los párrafos 2.1. a 4.13. de las páginas 8 a 13 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 90-IP- 2022 del 11 de julio de 2023, que constan en las páginas 9 a 14 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5247 del 13 de julio de 2023, disponible en el siguiente enlace: htips:/ [»ww.comunidadandina.ore/DocOficialesFiles/ Gacetas | GACETA/205247,paf 4.
A pesar de que este Tribunal ha realizado una interpretación uniforme, respecto de los criterios necesarios para la realización del análisis compatativo de signos, considera necesario en esta oportunidad profundizar algunos aspectos sobre los cuales se puede realizar una mayor precisión en relación con las marcas conformadas por letras y números.
F. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL Sobre las marcas conformadas pot letras y números. Respuesta a los interrogantes planteados por la autoridad consultante. N= G. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios MA conforme a la legislación interna.
No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. < Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios 2 para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos Fo servicios, y se eliminarán del registro de la marca». rs di, E SECRETARIA ) ¿ZA DE Jo 1.1 1.2, 1.3, 1.4, Proceso 437-1P-2022 Sobre las marcas conformadas por letras y números El artículo 134 de la Decisión 486 establece que podrán constituir marca signos conformados por palabras o combinación de palabras (literal a).
Esto incluye las letras como tal. Por su parte, el literal d) indica que también se podrán registrar las letras y los números. Finalmente, el literal e) concluye que el registro podrá darse de «cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores». Al respecto, el Tribunal ha establecido que las letras son tegistrables como marcas salvo que sean descriptivas (lo cual incluye abreviaciones O acrónimos), el nombre técnico, genéricas, necesarias, usuales o carentes de distintividad en su conjunto.
El mismo criterio es aplicable para combinaciones de números y letras.? Independientemente de la configuración seleccionada, la similitud visual, fonética e ideológica entre dos signos debe evaluarse considerando la impresión global que generan en el consumidor medio, sin descomponer los elementos del signo de manera aislada, en la manera en que los signos son percibidos en el tráfico comercial, Mención especial amerita una práctica que tiene acogida en la actualidad, consistente en la utilización de determinados caracteres alfanuméricos, reemplazando a una o varias letras en una palabra (dada la semejanza en sus trazos) con la finalidad de generar una impresión más compleja pero que no altera la comprensión del consumidor.
Así, un empresario puede hacer uso de una combinación de letras y números, o incluso otros caracteres, para generar una mueva configuración que será leída y entendida como una palabra. Esta forma de escritura es denominada «escritura LEET» o «L33T»* y es comúnmente utilizada (consciente o inconscientemente) por la generalidad de las personas.” La finalidad de este tipo de escritura es codificar de una forma diferente un mensaje que en todo caso puede ser entendido como la palabra escrita, al reemplazar determinadas letras por números o caracteres especiales.
Cuando se hace uso de este tipo de escritura, a pesar de contar De modo referencial, ver Proceso 64-IP-2015 del 27 de mayo de 2015. ¿Qué es la escritura leet?. Disponible en web: bttps:/ [www.ionos.es/ disitaloride] onlinenarketino! redes-sociales/ que-es-la-escritura-lee, Así lo sostuvo la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO por sus siglas en inglés) en la notificación emitida el 12 de abril de 2023 en la solicitud No. 97479603, matca denominativa N3RVE, al compararla con la marca “NERV”. <7Im 1,5, 1.6. 1.7. 1.8. 1.9, Proceso 437-1P-2022 con caracteres alfamuméricos, es fácilmente perceptible como una palabra conformada únicamente por letras (independientemente de que pueda pronunciarse letra por letra, número o carácter aparte). * Cuando el signo utiliza números en lugar de letras, el análisis comparativo debe considerar todos los elementos establecidos pata el cotejo de signos, esto es, tanto el aspecto visual y ortográfico, como el fonético (o sonoro) y el conceptual (o ideológico), tal y como lo haría un consumidor medio.
Es posible que la utilización de números, cifras u otros caracteres se utilice para generar una impresión distinta de los conjuntos o, por el contrario, disimular la semejanza presentada entre ellos. Si una marca sustituye letras por números, es necesario determinar si esta alteración afecta su impacto visual, su pronunciación o significado.
Si la sustitución no afecta la impresión general (por ejemplo, “I3CH” en lugar de “TECH”; o “HIDR(O” en lugar de “HIDRA”>, se deberá determinar si la similitud persiste y puede generar riesgo de confusión con una matca preexistente. Sin embargo, si el uso de números modifica la estructura del signo, alterando la impresión, o sustituyendo sílabas completas (por ejemplo, “GR-8” en lugar de “GREAT”, podría generarse un efecto diferenciador que disminuya el riesgo de confusión. En estos casos, el análisis debe considerar tanto la percepción visual y conceptual como el impacto sonoro del signo en su contexto comercial, así como determinadas particularidades puntuales, como si el consumidor (medio) destinatario del signo comprende o no, la pronunciación de los números en otros idiomas.
Así mismo, puede ocurrir que la utilización de números o caracteres se haga para, en principio, originar una pronunciación diferente pero que, en su conjunto, genere una impresión visual similar (v.gr, DEDO y D3DO0 «pronunciándose como “de-tres-de-ceto»). Por lo tanto, la inclusión de números, caracteres alfanuméricos O símbolos en una marca no elimina automáticamente la similitud.
Se debe determinar si la impresión del signo cambia de manera significativa O si el consumidor lo sigue percibiendo como una variante estilizada de una La USPTO, al analizar la similitud entre las marcas “BE SOLAR?” y “B3SOLAR”, indicó que no existe una correcta forma de pronunciar una marca. Ver la notificación emitida el 21 de enero de 2025 en la solicitud N* 98794765. ”"t 1.10. 2.1.
Proceso 437-IP-2022 marca ya existente, caso en el que deberá tenerse en cuenta las reglas para el análisis de registrabilidad?, así como las particularidades de las palabras (que no sean descriptivas, genéricas, nombres técnicos o de uso común). Finalmente, la autoridad también deberá tener en cuenta la estilización (en los casos en los que se trate de un signo con componentes gráficos).
En otras palabras, cuando la representación gráfica sea tal que las letras o los númetos son secundarios al diseño del signo en su conjunto y, en consecuencia, a la percepción general del signo, el carácter distintivo de este será mayor. !” 1? Respuesta a los interrogantes planteados por la autoridad consultante Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas por la autoridad consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jutídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. «¿Cómo se debe analizar el pedido de nulidad de una marca cuando se alega como cansal de nulidad que existió vulneración al artículo 136 inciso a) de la Decisión 486% 10 Este Tribunal ya ha emitido los criterios jurídicos interpretativos relacionados con la comparación de signos, desarrollados en los párrafos 1.1. a 3.7. de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 350-1P-2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023; disponible en el siguiente enlace: https:/ [www.comunidadandina.oro/ DocOficialesFiles/ Gacetas / Gaceta Zo205146.paf Ver los criterios jurídicos interpretativos relacionados con la comparación de signos, desarrollados en los párrafos 2.1. a 4.3. de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 344-IP-2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5154 del 12 de abril de 2023; disponible en el siguiente enlace: htips:] / wv.comunidadandina.oro/ DocOficialesFiles/ Gacetas / Gaceta7o205146.paf En la notificación emitida el 27 de junio de 2023 en la solicitud No. 97573100, marca denominativa UNFUCKWITHABLE, al realizar el análisis comparativo frente a la marca mixta “UNF KWITHABLE?”, determinó que los consumidores están acostumbrados a ver como símbolos o elementos gráficos estilizados se utilizan para reemplazar letras, por lo que es posible generarse confusión por la utilización de letras que reemplazan elementos visuales.
De modo referencial e ilustrativo, ver las directrices de la Intellectual Property Office of New Zealand (IPONZ), “Practice Guidelines. Absolute grounds distinctiveness. Section 18 of the Trade Marks Act 2002”, Capítulo 8, “Letters and Numerals”, disponibles en web: https:1 /wwwiponz,govt.nzl about-ip] trade-marks/ practice-guidelines/ cnrent/ absolute-grormds- distinctiveness/ Hjumpto-8002e-letters-and-numnerals?. se Proceso 437-IP-2022 Para dar respuesta a esta pregunta, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 2.1 a 2.6. de las páginas 8 a 10 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 90-IP-2022, que constan en las páginas 9 4 11 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5247 del 13 de julio de 2023; disponible en el siguiente enlace: https] www.comunidadandina. org] DocOficialesFiles] Gacetas] Gacetavo205247.paf 2.2. «¿Cómo se determina el riesgo de confusión entre uma marca mixta versus una marca denominativa y otra marca mixta? ¿cómo se determina cuál es el elemento relevanted, Para dar respuesta a esta pregunta, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jutídicos interpretativos identificados en los párrafos 2.5 a 2.10 que constan en las páginas 10 a 12 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 350-IP-2022, que constan en las páginas 81 a 83 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023; disponible en el siguiente enlace: bitps:] Jwmww.comunidadandina.org/ DocOficialesFiles/ Gacetas] GacetaYo205146.pdf 2.3. «Qué aspectos se deben analizar en el examen comparativo de los signost» Para dar respuesta a esta pregunta, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos desarrollados en los párrafos 1.1. a 1.6. de las páginas 3 a 7 la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 350-IP-2022, que constan en las páginas 74 4 78 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023; disponible en el siguiente enlace: htips:] [1.comunidadandina.org/ DocOfcialesFiles] Gacetas/ Gaceta v205146.paf 2.4. «¿Cómo se establece cuál es el grado de atención del consumidor para productos de la clase 259» Para dar respuesta a esta pregunta, la autoridad consultante deberá * remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 1.4.
(literal d) y 3.1. a 3.7. de las páginas 6 a 7 y 17 a 20 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 350-1P-2022, que constan en las páginas 77 a 78 y 88 a 91 de la Gaceta Oficial del Se Proceso 437-IP-2022 Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023, disponible en el siguiente enlace: bitps:/ [mww.comunidadandina. oro] DocOficialesFiles/ Gacetas] Gacetavo205146.paf 2.5.
¿Cómo se debe analizar si existe similitud fonética entre signos? ¿Cuándo se colocan en una marca números que aparentan letras cómo debe realizarse el análisis comparativo entre marcas desde el punto de vista fonético de dichos elementos? Para dar respuesta a esta pregunta, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios interpretativos expuestos en el numeral 1 del apartado G de la presente sentencia de interpretación judicial, De conformidad con lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: DECIDE:
PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados pot la autoridad consultante respecto de los artículos 136 (literal a) y 172 de la Decisión 486, toda vez que constituyen acto aclatado en los términos expuestos en las sentencias emitidas en los procesos 350-IP-2022 y 90-IP-2022, las cuales se encuentran publicadas en la GOAC 5146 del 13 de marzo y 5247 del 11 de julio de 2023.
SEGUNDO: Consignar la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la autoridad consultante al resolver el proceso interno 2732-2019-0-1801-JR-CA-26, la cual deberá adoptatla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 127 de su Estatuto.
TERCERO: Con relación al literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, así como a los interrogantes formulados, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos y a las respuestas contenidos en los párrafos 1.1 a 1.10. de la presente providencia. ”e 10 AL DE vo, Proceso 437-IP-2022 CUARTO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.
QUINTO: Publicar esta sentencia de interpretación prejudicial en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consigna la presente sentencia de interpretación prejudicial para que sea aplicada en la Comunidad Andina. Esta sentencia de interpretación prejudicial fue aprobada en la sesión judicial de fecha 16 de julio de 2025, conforme consta en el Acta 15-f-T]CA-2025, y se firma por los magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. pa Sandra Catalina Chatris Rebellón Hugo R. Magistrada Magistrado 4d Rogelio Mayta Mayta Íñigo Salvador Crespo Magistrado Magistrado De acuerdo con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, man igualmente la presente sentencia de interpretación prejudicial el 11 Proceso 437-IP-2022 magistrado presidente y la secretaria del Tribunal, aL Rogelio Mayta Mayta Magistrado presidente Notifíquese a la autoridad consultante y remítase copia de la presente sentencia de interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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