Año XXXII – Número 2459 Lima, 04 de marzo de 2015 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 105-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 166 y 167 de la Decisión 486, así como del artículo 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Asunto: Cancelación del registro de la marca ESTON (mixta) por falta de uso como medio defensa. Expediente administrativo del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), Estado Plurinacional de Bolivia: 160313 PROCESO 106-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal b) y 172 segundo párrafo de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima República del Perú. Marca: EL PUMITA ANDYROY Y LA FRASE EL GRUPO MÁS COMPLETO GÉNESIS Y LOGOTIPO.

Actores: KREIMER JURADO CAMA Y JOSUÉ DELFIO JURADO CAMA. Proceso interno Nº. 05665-2010-0-1801-JR-CA-07 PROCESO 128-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 034072012-0-1801-JR-CA-07.

Actor: ONE SMART START LIMITED Patente: “UNA UNIDAD COMPACTA DE COORDINACIÓN DE DETALLES DE CONTACTO Y MÉTODO” PROCESO 105-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 166 y 167 de la Decisión 486, así como del artículo 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 04/03/2015 2 de 57       Asunto: Cancelación del registro de la marca ESTON (mixta) por falta de uso como medio defensa. Expediente administrativo del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), Estado Plurinacional de Bolivia: 160313. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 28 días de noviembre del dos mil catorce.

VISTOS: 1. Mediante Oficio CAR/SNP/DGE 140/2014 de 8 de agosto de 2014, recibido el 15 del mismo mes, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (en adelante, SENAPI), Estado Plurinacional de Bolivia, solicita la Interpretación Prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso administrativo 160313. 2.

Mediante Auto de 17 de septiembre de 2014, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina decidió: “Otorgar al Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) del Estado Plurinacional de Bolivia, un plazo de quince (15) días contados a partir de la notificación del presente auto, para que acredite lo siguiente: 1) que se ha constituido por mandato legal; 2) que se trata de un órgano permanente; 3) el carácter obligatorio de su jurisdicción; 4) el deber de aplicar normas comunitarias andinas en el ejercicio de sus competencias; 5) el carácter contradictorio de los procedimientos a su cargo y el respeto al debido proceso; y, 6) la imparcialidad de sus actos”. 3.

Mediante comunicación CAR/SNP/DGE 196/2014 recibida el 3 de octubre de 2014, el SENAPI dio respuesta al Auto de 17 de septiembre de 2014. 4. El Auto de 29 de octubre de 2014, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal) admitió a trámite la solicitud de interpretación prejudicial. 5. La sentencia de interpretación prejudicial de 20 de noviembre de 2014 recaída dentro del Proceso 121-IP-2014, en la que este Tribunal estableció que “la Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi actúan como “juez nacional” (…)”; y, por lo tanto, cuentan con legitimidad activa para solicitar interpretaciones prejudiciales facultativas.

A.

ANTECEDENTES: Partes en el proceso administrativo: Opositora y recurrente: ZAIRE LTDA. Solicitante y tercero interesado: ST. PATRICK S.A. Hechos: 6. El 31 de enero de 2013, ST. PATRICK S.A. solicitó ante el SENAPI el registro de marca de producto “EASTON” (mixta) para distinguir “cigarrillos” de la Clase 34 del GACETA OFICIAL 04/03/2015 3 de 57       Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante, Clasificación de Niza). 7.

El 16 de mayo de 2013, la solicitud fue publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia bajo el Número de Publicación 160313. 8. El 28 de junio de 2013, ZAIRE LTDA. presentó oposición al registro de la marca solicitada sobre la base del registro de la marca “ESTON” (mixta) de la misma Clase 34 de la Clasificación de Niza (Registro 115025-C). 9.

El 23 de agosto de 2013, ST- PATRICK S.A. contesta a la oposición planteada, interponiendo acción de cancelación como medio de defensa en contra del registro de marca 115025-C. 10. El 23 de octubre de 2013, ZAIRE LTDA. contesta a la acción de cancelación adjuntando las pruebas del uso de la marca registrada. 11. El 18 de diciembre de 2013, dicta la Resolución Administrativa 634/2013 que: 1.

Declara probada la acción de cancelación interpuesta por ST. PATRICK S.A.; 2. Declara improbada la oposición planteada por ZAIRE LTDA.; y, 3. Concede el registro de la marca “EASTON” (mixta) en la Clase 34 de la Clasificación de Niza solicitada por ST. PATRICK S.A. 12. El 7 de febrero de 2014, ZAIRE LTDA. interpone recurso de revocatoria contra la Resolución Administrativa 634/2013, alegando una incorrecta valoración de las pruebas, refiriendo que habría demostrado el uso de la marca durante las gestiones comprendidas entre el 23 de agosto de 2010 a 23 de agosto de 2013. 13.

El 11 de marzo de 2014, se dictó la Resolución Administrativa DPI/OP/REV- 54/2014, por la cual se resolvió rechazar el recurso planteado y confirmar en todas sus partes la Resolución Administrativa 634/2013. 14. El 21 de abril de 2014, ZAIRE LTDA. interpone recurso jerárquico en contra de la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-54/2014, refiriendo nuevamente una incorrecta valoración de la prueba y una inadecuada interpretación del artículo 165 de la Decisión 486. 15.

El SENAPI solicita interpretación prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486. Argumentos de la oposición: 16. La opositora ZAIRE LTDA. argumentó que: − El signo solicitado “EASTON” (mixto) para distinguir “cigarrillos” de la Clase 34 de la Clasificación de Niza es similar al grado de causar riesgo de confusión a la marca registrada “ESTON” (mixta) de la misma Clase 34 de la Clasificación de Niza. − Del mismo modo señaló que ambos signos confrontados distinguen los mismos productos de la Clase 34 de la Clasificación de Niza.

GACETA OFICIAL 04/03/2015 4 de 57       17. La solicitante ST- PATRICK S.A. argumentó que: − Responde a la oposición planteada, interponiendo acción de cancelación como medio de defensa, en contra del registro de la marca registrada “ESTON” (mixta) de la Clase 34 de la Clasificación de Niza por falta de uso en el mercado. 18.

La opositora ZAIRE LTDA. argumentó que: − Presenta pruebas del uso de la marca, tales como pólizas de importación de cigarrillos cajas de cartón con la marca ESTON desde China (2010, 2011 y 2012); documentos de registro en el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA); facturas comerciales por la venta de cigarrillos ESTON (2010, 2011 y 2012); copia de la resolución del SENAPI que demuestra que existe pleno interés en la marca al defenderla en un caso de infracción de marca; y, documento de constitución de Bolivian Border Shops S.R.L. − Señala que “esta marca viene siendo usada en Bolivia a través de diferentes distribuidores en los centros mineros, productos que se comercializan sobre todo en los centros mineros de Oruro y Potosí”.

Argumentos de la resolución administrativa de primera instancia: 19. El SENAPI argumentó en la Resolución Administrativa 634/2013 lo siguiente: “Teniendo en cuenta que la presente acción de cancelación ha sido interpuesta el 23 de agosto de 2013, por lo tanto los años a ser considerados para las pruebas de descargo corresponden a las gestiones 23 de agosto de 2010 a 23 de agosto de 2013.

(…) los medios probatorios presentados son insuficientes para demostrar el uso de la marca ESTON (mixta), pues no prueba el uso de la misma en la gestión 2013 (…). Asimismo, la prueba presentada no acredita el uso del signo distintivo mixto”. 20. Por lo tanto, el SENAPI resuelve: 1. Declarar probada la acción de cancelación interpuesta por ST.

PATRICK S.A.; 2. Declarar improbada la oposición planteada por ZAIRE LTDA.; y, 3. Conceder el registro de la marca “EASTON” (mixta) en la Clase 34 de la Clasificación de Niza solicitada por ST. PATRICK S.A., fundando su decisión en el hecho que no se demostró el uso de la marca durante el 2013, incumpliendo la demostración del uso durante los tres años consecutivos precedentes a la acción de cancelación planteada.

Argumentos del recurso de revocatoria: 21. La recurrente ZAIRE LTDA. interpone recurso de revocatoria contra la Resolución Administrativa 634/2013, alegando una incorrecta valoración de las pruebas, refiriendo que sí habría demostrado el uso de la marca durante las gestiones comprendidas entre el 23 de agosto de 2010 a 23 de agosto de 2013. 22.

Mediante Resolución Administrativa DPI/OP/REV- 54/2014, el SENAPI rechazó el recurso planteado y confirmó en todas sus partes la Resolución Administrativa 634/2013, fundamentando su decisión en la insuficiencia de la prueba aportada puesto que, en su opinión, únicamente demuestra ciertos períodos de tiempo GACETA OFICIAL 04/03/2015 5 de 57       discontinuos y no un uso constante de la marca registrada durante los tres años precedentes a la acción de cancelación. 23.

ZAIRE LTDA. interpone recurso jerárquico contra la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-54/2014, refiriendo nuevamente una incorrecta valoración de la prueba y una inadecuada interpretación del artículo 165 de la Decisión 486. Alega que la norma requiere el período de no uso de una marca durante tres años consecutivos y no así la demostración de un uso consecutivo de la marca durante los 3 años precedentes a la interposición de la cancelación. Asimismo, debe tenerse en cuenta la naturaleza de los productos y la modalidad bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. 24.

La solicitante ST- PATRICK S.A. señaló que ZAIRE LTDA. adjunta una gran cantidad de pruebas que no fueron ofrecidas al momento de presentar la contestación a la acción de cancelación. Dichas pruebas, presentadas de manera extemporánea, no deben ser tomadas en cuenta (facturas comerciales de 2010 y 2013). 25. El SENAPI solicita interpretación prejudicial en los siguientes términos: “si el período de prueba para demostrar el uso de la marca, de tres años consecutivos precedentes a la interposición de la acción de cancelación, se refiere a la necesidad de demostrar el uso continuo e ininterrumpido de la marca durante el período completo de los tres años precedentes; o, si la demostración de únicamente un período anterior interrumpe el cómputo de esos tres años de no uso referidos en la norma, o si por ejemplo la demostración de únicamente períodos discontinuos, precedentes incluso al año anterior a la interposición de la acción de cancelación, sería suficiente para interrumpir el cómputo de los tres años de no uso; o si en su defecto, es imperioso requerir la demostración del uso de la marca de forma consecutiva durante los tres años anteriores a la acción de cancelación presentada”.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 26. De conformidad con el artículo 1 literal c) del Tratado de Creación del Tribunal del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la norma cuya interpretación se solicita forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. 27. A tenor del artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad. 28.

En el presente caso, el SENAPI solicitó la interpretación del artículo 1651 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación                                                                                                                         1 Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o GACETA OFICIAL 04/03/2015 6 de 57       solicitada y, además, se interpretarán de oficio las siguientes normas: los artículos 1662 y 1673 de la Decisión 486, así como el artículo 1224 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: I. De la legitimidad activa del SENAPI. La interpretación prejudicial facultativa solicitada por el SENAPI. Su finalidad. II. La acción de cancelación de registro de marca por falta de uso como medio defensa. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: I. De la legitimidad activa del SENAPI. Antecedentes: 29.

Mediante Oficio CAR/SNP/DGE 140/2014 de 8 de agosto de 2014, recibido el 15 del mismo mes, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), Estado Plurinacional de Bolivia, solicita la Interpretación Prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina a fin de resolver el proceso administrativo 160313. 30.

Mediante Auto de 17 de septiembre de 2014, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina decidió: “Otorgar al Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) del Estado Plurinacional de Bolivia, un plazo de quince (15) días contados a partir de la notificación del presente auto, para que acredite lo siguiente: 1) que se ha constituido por mandato legal; 2) que se trata de un órgano permanente; 3) el carácter obligatorio de su jurisdicción; 4) el deber de aplicar normas comunitarias andinas en el ejercicio de sus competencias; 5) el carácter contradictorio de los procedimientos a su cargo y el respeto al debido proceso; y, 6) la imparcialidad de sus actos”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2 3 4 servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.

Artículo 122.- Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

GACETA OFICIAL 04/03/2015 7 de 57       31. Mediante comunicación CAR/SNP/DGE 196/2014 recibida el 3 de octubre de 2014, el SENAPI dio respuesta al Auto de 17 de septiembre de 2014. La interpretación prejudicial facultativa solicitada por el SENAPI: En relación con la participación del SENAPI, este Tribunal decide lo siguiente: 32.

El concepto de “juez nacional”, en el sentido de los artículos 335 del Tratado de Creación del Tribunal y de los artículos 1226, 1237, 1258, 1279 y 12810 de su Estatuto, constituye un concepto autónomo, propio del Derecho Comunitario Andino que debe ser definido únicamente por el Tribunal de acuerdo con criterios propios y tomando en cuenta el objeto del instituto de la interpretación prejudicial.

De esta manera, no resulta permisible una simple referencia a los derechos nacionales, ya que cada legislación puede conferir una dimensión diferente al término “juez nacional”, aspecto que puede generar una restricción indebida al acceso a la justicia comunitaria que imparte el Tribunal Andino; colocando en riesgo la aplicación uniforme de las normas comunitarias y promoviendo su fragmentación.                                                                                                                         5 6 7 8 Artículo 33.- Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal. Artículo 122.- Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

Artículo 123.- De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal.

Artículo 125.- La solicitud de interpretación que los jueces nacionales dirijan al Tribunal deberá contener: a) El nombre e instancia del juez o tribunal nacional consultante; b) La relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere; c) La identificación de la causa que origine la solicitud; d) El informe sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes para la interpretación; y, e) El lugar y dirección en que el juez o tribunal recibirá la respuesta a su consulta. 9 Artículo 127.- El juez que conozca del proceso interno en que se formuló la consulta, deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal. 10 Artículo 128.- Los Países Miembros y la Secretaría General velarán por el cumplimiento y la observancia por parte de los jueces nacionales de lo establecido respecto a la interpretación prejudicial.

Los Países Miembros y los particulares tendrán derecho a acudir ante el Tribunal en ejercicio de la acción de incumplimiento, cuando el juez nacional obligado a realizar la consulta se abstenga de hacerlo, o cuando efectuada ésta, aplique interpretación diferente a la dictada por el Tribunal. En cumplimiento de las disposiciones de este Capítulo los jueces nacionales deberán enviar al Tribunal las sentencias dictadas en los casos objeto de interpretación prejudicial.

GACETA OFICIAL 04/03/2015 8 de 57       33. El Tribunal, en cumplimiento de su misión de asegurar la interpretación y aplicación uniforme de las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario en todos los Países Miembros, no se ha limitado anteriormente a realizar una interpretación restrictiva y mucho menos literal del artículo 33 de su Tratado de Creación y de los artículos 122 y 123 de su Estatuto, sino que ha ido ampliando el alcance del concepto de “juez nacional” a los fines de la interpretación prejudicial11, considerando que se trata de un término genérico y comprensivo de todas las autoridades que administran justicia por mandato legal. 34.

Con ocasión de las consultas planteadas por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (Grupo de Trabajo de Competencia Desleal) que originaron los procesos 14-IP-2007 y 130-IP-2007, el Tribunal se refirió a la temática en cuestión de la siguiente forma: “De una manera general, se suele dividir el poder público en diferentes ramas: Esta clasificación, en un Estado complejo, como es el de hoy, es decir, en donde existen variados órganos de producción normativa y varias formas jurídicas complementarias y entrelazadas, genera problemas de identificación en relación con la naturaleza de los actos que se expiden.

Se hace evidente que en la actualidad para clasificar la naturaleza de los actos ya no es suficiente el criterio orgánico y, en consecuencia, para analizar la naturaleza de los actos judiciales no debe circunscribirse sólo a los que emanan de los Jueces de la República. En este marco argumentativo, es entendible y evidente que un Estado pueda atribuir funciones judiciales a órganos diferentes del Poder Judicial para revestirlos de la competencia de proferir verdaderas sentencias judiciales.

Por lo anterior, resulta menester interpretar el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y los artículos 122, 123, 127 y 128 del Estatuto, cuando se refieren a los Jueces Nacionales, de manera amplia, en aras de identificar el sujeto legitimado para solicitar la interpretación prejudicial y que dentro de un País Miembro es aquel que ostenta la función judicial.

Como la finalidad de la interpretación prejudicial es la aplicación uniforme de la normativa comunitaria por parte de los Jueces Nacionales, los organismos a los cuales el País Miembro ha otorgado funciones judiciales deben acceder a la interpretación prejudicial para cumplir con la filosofía de la misma. Como conclusión, el término ‘Juez Nacional’ debe interpretarse incluyendo a los organismos que cumplen funciones judiciales, siempre que cumplan las condiciones mínimas señaladas por la ley interna; para de esta manera tenerlos como legitimados para solicitar la interpretación prejudicial, cuando en el ejercicio de dichas funciones conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta algunas de las normas que integran el Derecho Comunitario                                                                                                                         11 El Tribunal ha admitido solicitudes provenientes no solamente de jueces, en el sentido estricto, sino por ejemplo de autoridades como el Tribunal Administrativo del Atlántico (Proceso 30-IP98), la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia - Grupo de Trabajo de Competencia Desleal – (Procesos 14-IP-2007 y 130-IP-2007), la Corte Constitucional de la República de Colombia (Procesos 10-IP-94, 01-IP-96, 60-IP-2012), la Corte Suprema de Justicia de la República de Venezuela (Proceso 19-IP-98), la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú (149-IP-2011), y en los últimos años, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia (Proceso 67-IP-2014), Tribunales Arbitrales de la Cámara de Comercio de Bogotá (Procesos 161-IP-2013, 181-IP-2013, 14-IP-2014), Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín (Proceso 79-IP-2014), Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Ecuatoriana – Americana (Proceso 262-IP-2013), entre otros.

GACETA OFICIAL 04/03/2015 9 de 57       Andino. Esto consolida el principio de cooperación y colaboración entre el “juez nacional” y el “juez comunitario” en la administración de justicia, ya que ambos con jurisdicción y competencia propias efectúan su aporte a la vigencia del derecho de integración”. 35. El Tribunal, ampliando la línea jurisprudencial iniciada en los procesos citados anteriormente, considera esencial tener en cuenta lo siguiente: 36.

Sobre la naturaleza de los actos se debe atender a la esencia del acto que al órgano productor, en razón de la función que se le asigna, más que de su naturaleza o caracterización jurídica. Es decir, para determinar su naturaleza se debe tener en cuenta no solamente el criterio orgánico, formal o subjetivo, sino particularmente el criterio funcional, material u objetivo.

En este sentido, cuando se pretende la aplicación uniforme de la norma comunitaria no debe circunscribirse sólo a los actos que emanan de los jueces en sentido estricto, sino también a los actos de otras autoridades que la aplican en los hechos. 37. Cuando se toma en cuenta el criterio funcional, material u objetivo y no únicamente el criterio orgánico, formal o subjetivo, necesariamente se debe ampliar el concepto de juez nacional, puesto que los Estados pueden atribuir funciones jurisdiccionales a órganos diferentes del Poder Judicial para revestirlos de la competencia de aplicar normas jurídicas con la finalidad de resolver controversias y emitir decisiones firmes. 38.

La imparcialidad de estas entidades motivan la “jurisdiccionalización” de los procedimientos que tramitan, llegando a ser consideradas como “órganos administrativos sui generis o especiales”12, u “órganos de naturaleza híbrida, jurisdiccional-administrativa”13. 39. El Derecho Comunitario Andino se caracteriza porque sus normas prevalecen en relación con las normas nacionales, son de aplicación directa e inmediata y gozan de autonomía. En este sentido, tomando en cuenta que todos los órganos e instituciones de la administración pública de los Países Miembros deben actuar en el marco del principio de legalidad; el límite de su actuación está determinado también por el ordenamiento jurídico comunitario.

De esta manera, si las entidades administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales cuentan con la interpretación prejudicial del Tribunal antes de la emisión de los actos administrativos que correspondan; en la práctica, por una parte se asegura la aplicación uniforme de la norma comunitaria desde el primer momento en que es invocada y, por otra, se limita la discrecionalidad de la administración, otorgando mayor seguridad jurídica y predictibilidad a estos procedimientos, aspecto que redunda en una mayor protección de los derechos de los administrados. 40.

Resulta evidente que no todos los actos administrativos son impugnados en la vía judicial. De esta manera, si no se habilita el mecanismo de la interpretación prejudicial para las autoridades o entidades administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales, existe el riesgo de que se consoliden actos que contengan interpretaciones divergentes e inclusive contrarias al ordenamiento jurídico comunitario andino y a la jurisprudencia del Tribunal.

Esta situación podría generar                                                                                                                         12 13 IBÁÑEZ DAZA, María José, La aplicación del Derecho fiscal europeo y el control de la adaptación del ordenamiento interno al comunitario: la cuestión prejudicial y legitimación de los TEA, Cuadernos de Formación de la Escuela de la Hacienda Pública, Instituto de Estudios Fiscales, Vol. 11/2010, p. 205.

GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón, Curso de Derecho Administrativo, Ed. Thomson Reuters, Tomo II, 2011, p. 616. GACETA OFICIAL 04/03/2015 10 de 57       un incumplimiento por parte del País Miembro, ya que los Estados son los principales sujetos del derecho comunitario y son ellos quienes responden por los actos de sus instituciones. 41.

Como la finalidad de la interpretación prejudicial es la aplicación uniforme de la normativa comunitaria en todos los Países Miembros, los Jueces y Tribunales Nacionales, los árbitros en derecho14 así como las autoridades o entidades administrativas a las que dichos Países han otorgado funciones jurisdiccionales15 tienen la posibilidad de solicitar la interpretación del Tribunal cuando conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la sentencia o resolución sea susceptible de recursos en derecho interno. 42.

En todos los procesos en los que la sentencia o resolución no fuera susceptible de recursos en derecho interno, los Jueces y Tribunales Nacionales, los árbitros en derecho, así como las autoridades o entidades administrativas, a las que dichos Países han otorgado funciones jurisdiccionales deberán suspender el procedimiento y solicitar la interpretación prejudicial. 43.

Con la finalidad de, por una parte, garantizar el efectivo funcionamiento del mecanismo de interpretación prejudicial y, por otra, evitar su desnaturalización; este Tribunal considera necesario establecer algunos criterios generales sobre la naturaleza y funciones de los órganos consultantes, los mismos que servirán como parámetro de análisis para verificar, en cada caso, si pueden ser considerados como “juez nacional”, en el sentido de los artículos 33 del Tratado de Creación y de los artículos 122, 123, 125, 127 y 128 del Estatuto y si, en consecuencia, están legitimados para solicitar la interpretación del Tribunal.16 44.

En ese orden de ideas, en la primera oportunidad en la que un órgano o entidad nacional realice una consulta con el objeto de obtener la interpretación prejudicial, deberá acreditar que 1) se ha constituido por mandato legal, 2) se trata de un órgano permanente, 3) el carácter obligatorio de sus competencias, 4) el deber de aplicar normas comunitarias andinas en el ejercicio de sus competencias, 5) el carácter contradictorio de los procedimientos a su cargo y el respeto al debido proceso; y, 6) la imparcialidad de sus actos. 45.

En el caso de solicitudes provenientes de autoridades o entidades administrativas, éstas deberán acreditar, particularmente, que han sido creadas por una norma con fuerza de Ley y que las mismas tienen naturaleza permanente; además de que sus funciones jurisdiccionales, así como sus respectivas competencias se encuentren debidamente reconocidas en un instrumento legal.

Del mismo modo, resulta esencial que comprueben el carácter obligatorio de sus competencias. Es decir, que se trate                                                                                                                         14 15 16 Véase la Sentencia emitida por el Tribunal en el Proceso 3-AI-2010.

Se incluye a las entidades administrativas que tramitan procedimientos “jurisdiccionalizados”. En la Unión Europea se utilizó tempranamente una base analítica similar y se establecieron los primeros Criterios Generales en la Sentencia del Asunto 61-65 Vaassen (Consulta formulada por el Scheidsgerecht van het Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf de Heerlen (Países Bajos), Tribunal del Fondo de Pensiones de los Trabajadores Mineros de Heerlen, institución a la que se reconoció legitimidad para formular la consulta), y se desarrollaron, entre otros, en los Asuntos C-54/95 Dorsch Consult (Consulta formulada por Vergabeüberwachungsausschuß des Bundes (Comisión Federal de Control de la Adjudicación de Contratos Públicos, institución a la que se reconoció legitimidad para formular la consulta) y Asuntos Acumulados C-110/98 a C147/98, Gabalfrisa, en el cual el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció a favor del carácter de “órgano jurisdiccional” del Tribunal Económico- Administrativo Regional de Cataluña. GACETA OFICIAL 04/03/2015 11 de 57       de órganos a los cuales los destinatarios de las normas andinas deben acudir con la finalidad de que se reconozcan y garanticen sus derechos subjetivos previstos en la normativa andina. 46.

A los fines de la interpretación prejudicial, se considerará legitimada a la autoridad o entidad administrativa con competencia para sustanciar un procedimiento en el que se asegure el contradictorio y se garantice el debido proceso, y en el cual se emitan actos motivados con exposición de los fundamentos de hecho y de derecho, que justifican su decisión. Por último, el Tribunal debe verificar que en la normativa interna se garantice la imparcialidad de su actuación al momento de aplicar la normativa comunitaria andina. 47.

El Tribunal analizará la legitimidad activa del órgano o entidad nacional con carácter previo al análisis de su admisibilidad, verificando si la entidad cumple con los criterios generales y si se constituye como un “juez nacional”, en el sentido de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal y de los artículos 122, 123, 125, 127 y 128 de su Estatuto. 48.

Como antecedente de esta nueva línea jurisprudencial cabe mencionar la sentencia de interpretación prejudicial de 20 de noviembre de 2014 recaída dentro del Proceso 121-IP-2014, en la que este Tribunal estableció que “la Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi actúan como “juez nacional” (…)”; y, por lo tanto, cuentan con legitimidad activa para solicitar interpretaciones prejudiciales facultativas. 49.

Mediante comunicación CAR/SNP/DGE 196/2014 recibida el 3 de octubre de 2014, el SENAPI dio respuesta al Auto de 17 de septiembre de 2014. Sobre la base de dicha comunicación, este Tribunal ha constatado lo siguiente: 1) Que se ha constituido por mandato legal: Según el artículo 9 de la Ley 1788 de 16 de septiembre de 1997: “Se fusionan las Unidades correspondientes al Registro de la Propiedad Industrial y de los Derechos de Autor para constituir el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual centralizando la información y garantizando la descentralización operativa del sistema”.

En el presente caso se puede advertir que se ha acreditado que dicho organismo fue creado por una norma de rango de ley, la Ley 1788, por lo que su estructura orgánica fue constituida por mandato legal. 2) Que se trata de un órgano permanente: Los artículos 2 y 4 del Decreto Supremo 28151 de 17 de mayo de 2005, señalan: Artículo 2.- El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual es una institución pública desconcentrada, con competencia de alcance nacional; tiene autonomía de gestión administrativa, legal y técnica, y depende del Ministro de Desarrollo Económico”.

Artículo 4.- El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual – SENAPI, administra en forma desconcentrada e integral el régimen de la Propiedad Intelectual en todos sus componentes, mediante una estricta observancia de los regímenes legales de la Propiedad Intelectual, de la vigilancia de su cumplimiento y de una efectiva protección de los derechos de exclusiva referidos a la propiedad industrial, al GACETA OFICIAL 04/03/2015 12 de 57       derecho de autor y derechos conexos; constituyéndose en la oficina nacional competente respecto de los tratados internacionales y acuerdos regionales suscritos y adheridos por el país, así como de las normas y reglamentos comunes que en materia de Propiedad Intelectual se ha adoptado en el marco del proceso andino de integración).

Del análisis de las normas citadas por el SENAPI se puede advertir que se ha acreditado que la estructura orgánica de dicho organismo fue constituida por mandato legal y con carácter permanente. 3) El carácter obligatorio de su jurisdicción: El carácter obligatorio sobre la competencia de alcance nacional que posee el SENAPI sobre los procedimientos de propiedad intelectual, queda evidenciado por lo dispuesto en los artículos 2 y 4 del Decreto Supremo 28151 de 17 de mayo de 2005, que modifica los Artículos 2 y 4 del Decreto Supremo 27938, ya citados.

Se ha acreditado que para que una persona obtenga el reconocimiento, declaración, nulidad, cancelación o defensa de derechos sobre signos distintivos, debe necesariamente acudir en primera instancia administrativa al SENAPI. En tal sentido, se advierte el carácter obligatorio de su jurisdicción en materia de signos distintivos. 4) El deber de aplicar normas comunitarias andinas en el ejercicio de sus competencias: Según el artículo 4 del Decreto Supremo 28151, el SENAPI se constituye “en la oficina nacional competente respecto de los tratados internacionales y acuerdos regionales suscritos y adheridos por el país, así como de las normas y regímenes comunes que en materia de Propiedad Intelectual se han adoptado en el marco del proceso andino de integración”.

Asimismo, se reconoce que el SENAPI tiene la obligación de aplicar las normas comunitarias, lo que se encuentra especificado en el Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial y Observancia del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), aprobado mediante Resolución Administrativa 24/2007 de 28 de noviembre de 2007, modificado mediante Resolución Administrativa 8/2008 de 11 de febrero de 2008 que refiere entre su exposición de motivos: “Que, el SENAPI para resolver los procesos de registro de signo distintivo, patente de invención, modelo de utilidad, esquema de trazado de circuitos integrados, diseño industrial, así como de acciones de observancia por infracción o competencia desleal, se remite al Procedimiento Administrativo Ley 2341 y su Reglamento Decreto Supremo 27113 y a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.

Por lo tanto, el SENAPI, como autoridad nacional competente, tiene el deber de aplicar la normativa andina en materia de signos distintivos en el ejercicio de sus competencias. GACETA OFICIAL 04/03/2015 13 de 57       5) El carácter contradictorio de los procedimientos a su cargo y el respeto al debido proceso: Corresponde mencionar que los procedimientos contradictorios se evidencian en el Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial y observancia del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), aprobado mediante Resolución Administrativa 24/2007 de 28 de noviembre de 2007, modificado mediante Resolución Administrativa 8/2008 de 11 de febrero de 2008.

Se garantiza la defensa de las partes, como elemento esencial del carácter contradictorio de los procedimientos, tal como refieren, por ejemplo, los artículos 5917, 6318, 7519 ó 7620 del citado reglamento. En el presente caso se ha acreditado que los procedimientos que se llevan a cabo ante el SENAPI están sujetos al principio del debido proceso y tienen carácter contradictorio, habida cuenta que los administrados tienen la posibilidad de oponerse a las solicitudes de registro, contestar las oposiciones, absolver el traslado de las acciones de cancelación y de nulidad, interponer medios impugnatorios, solicitar informes orales y presentar medios de prueba.

Adicionalmente, las decisiones expedidas por el SENAPI constituyen actos administrativos que deben ser debidamente motivados y su contenido debe comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados. 6) La imparcialidad de sus actos: Lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto Supremo 28151, el SENAPI es una institución pública desconcentrada con competencia de alcance nacional, tiene autonomía de gestión administrativa, legal y técnica, y depende del Ministro de Desarrollo Económico.

La independencia funcional se concreta al establecer las competencias de las autoridades administrativas de las diferentes Direcciones del SENAPI; las mismas que emiten resoluciones en primera instancia, tal como se evidencia de los artículos 6 y 721 del mismo Decreto Supremo 28151.                                                                                                                         17 18 19 20 21 Artículo 59.- Notificado el solicitante, en el domicilio señalado, con una demanda de Oposición o un signo distintivo, Modelo de utilidad o diseño industrial, correrá el plazo de treinta días para que conteste la demanda y haga valer sus argumentos y/o presente pruebas.

Con la respuesta el demandado podrá solicitar por única vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la contestación, si lo estimare conveniente. Dicho plazo correrá automáticamente, sin necesidad de notificación, a partir del día siguiente hábil siguiente a aquél en que venció el término original del plazo para responder la Demanda de Oposición. Notificado el solicitante con una demanda de Oposición a una Patente de Invención o a un Esquema de Trazado de Circuitos Integrados, correrá el plazo de sesenta días para presentar las pruebas que sustenten la contestación, si lo estimare conveniente.

Dicho plazo correrá automáticamente, sin necesidad de notificación, a partir del día siguiente hábil siguiente a aquél en que vencía el término original del plazo para responder la Demanda de Oposición. Artículo 63.- Planteadas las excepciones se correrá traslado al demandante para que conteste a las mismas en un plazo de cinco días. Artículo 75.- Las excepciones deberán plantearse todas juntas dentro de cinco días desde la citación con la demanda y antes de la contestación. Planteadas las excepciones mencionadas en el artículo precedente, se correrá en traslado al demandante para que conteste dentro de los cinco días que correrán a partir de la fecha de notificación. Artículo 76.- A partir de la notificación con la Demanda de Infracción y/o violación de los derechos de Propiedad Industrial, la parte demandada tendrá un plazo máximo de cinco días para contestar la demanda, excepto cuando el domicilio legal del demandado se encuentre en el interior del país. En este sentido el demandado tendrá un plazo adicional por plazo de distancia, de cinco días más. Artículo 6.- El SENAPI tiene independencia de gestión técnica, legal y administrativa.

Su dependencia funcional del Viceministro de Industria, Comercio y Exportaciones, se entiende como la supervisión de éste sobre el cumplimiento de la normativa vigente, objetivos y resultados institucionales. Artículo 7.- Se incorpora en el artículo 18 del Decreto Supremo 27938, el siguiente inciso: “Conocer y sustanciar los procesos de Oposición, Nulidad, Cancelación y Caducidad y otros que se instauren en su Dirección”.

GACETA OFICIAL 04/03/2015 14 de 57       La Dirección Jurídica actúa también como la instancia de sustanciación en todos los procesos por infracción y competencia desleal que se instauren por titulares de derechos. El Director General Ejecutivo asume la representación legal de la institución y a los efectos del régimen y sistemas de administración y control establecidos por la Ley 1178.

En efecto, el Director General Ejecutivo tiene las siguientes atribuciones: - Planifica, dirige, controla, administra y conduce la gestión técnica, operativa y administrativa de la entidad a nivel central y distrital. - Conoce y resuelve los recursos jerárquicos que se interpongan contra las resoluciones de los Directores Técnicos del SENAPI, agotando la vía administrativa. - Supervisa la aplicación de las disposiciones legales, nacionales e internacionales, garantizando la protección y defensa de la propiedad intelectual. - Promueve convenios de cooperación, coordinación y concertación de apoyo técnico y financiero en materia de propiedad intelectual con organismos nacionales e internacionales. - Vela por la protección y el resguardo de los secretos industriales y comerciales, de acuerdo con las normas internacionales y los reglamentos del SENAPI. - Conoce y resuelve los procesos administrativos de la propiedad intelectual. - Establece la reglamentación de los plazos administrativos para el tratamiento de los asuntos de propiedad intelectual, de conformidad con las normas nacionales e internacionales existentes sobre la materia.

En lo que respecta a este caso se ha acreditado que el SENAPI es un organismo que posee autonomía funcional, lo que garantiza la imparcialidad de sus actos. 7) Conclusión: 50. El SENAPI es un organismo constituido por mandato legal con carácter permanente, cuya jurisdicción es de carácter obligatorio, asumiendo competencia primaria exclusiva para conocer y resolver el procedimiento de cancelación del registro de marca a pedido de parte –origen de la presente consulta-, aplicando la normativa andina.

Asimismo, el presente procedimiento contencioso respeta el debido proceso y posee el carácter contradictorio, contando el SENAPI con imparcialidad en la emisión de sus actos. 51. En consecuencia, según lo requerido en el Auto de 17 de septiembre de 2014, se ha verificado que el SENAPI actúa como “juez nacional”, de conformidad con los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por lo que se constata la legitimidad activa del SENAPI para solicitar la presente interpretación prejudicial.

Por lo tanto, la solicitud reúne los requisitos de admisibilidad contemplados en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal. La finalidad de la interpretación prejudicial facultativa: 52. El objeto de la interpretación prejudicial apunta a la aplicación uniforme del Derecho comunitario en los Países Miembros de la Comunidad Andina. Esta facultad es una competencia exclusiva del Tribunal.

En efecto, el artículo 121 del Estatuto del Tribunal señala que: “Corresponde al Tribunal interpretar las normas que conforman el GACETA OFICIAL 04/03/2015 15 de 57       ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros”. 53. Su finalidad reside en generar uniformidad, tanto en la interpretación como en la aplicación de la normativa andina, puesto que es un elemento fundamental para la construcción del proceso de integración andino. 54.

El artículo 122 del Estatuto del Tribunal regula la consulta facultativa de la siguiente manera: “Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso” (lo subrayado es nuestro).

Esto significa que, tal como lo señala su propio enunciado, es una facultad de la Autoridad y no un derecho de las partes. 55. Adicionalmente, la interpretación prejudicial facultativa sirve para garantizar que la norma comunitaria se interprete y aplique de manera uniforme en todo el territorio de la Comunidad Andina sin entrar al fondo de la cuestión consultada, que es de competencia exclusiva del consultante.

El Tribunal es el único encargado de pronunciarse sobre el alcance de la norma andina sustantiva, la misma que servirá para dilucidar el proceso y asegurar la aplicación uniforme del Derecho comunitario. 56. Cabe advertir que no todos los procedimientos administrativos llegan a la sede judicial, por lo que la consulta solicitada en sede administrativa resulta ser de utilidad al estar acorde con el objetivo y finalidad de la interpretación prejudicial.

Ante la duda de la entidad administrativa antes de resolver, el Tribunal es el encargado de aclarar y dilucidar el sentido e interpretación de las normas a ser aplicadas. 57. Cabe señalar que la facultad de solicitar la interpretación prejudicial es precisamente para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, de conformidad con el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal: “Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina”. 58.

Según el artículo 127 del Estatuto del Tribunal, cuando el SENAPI conozca del proceso interno en que se formuló la consulta, deberá adoptar en su resolución la interpretación del Tribunal. Emitida la interpretación prejudicial, el SENAPI tiene la obligación de acatarla en la Resolución que vaya a adoptar en el caso concreto. Agotada la vía administrativa, las partes que no estén de acuerdo con las Resoluciones emitidas por el SENAPI podrán presentar demanda contencioso administrativa con el fin de obtener la nulidad de las mencionadas resoluciones. 59.

En ese momento surge el cuestionamiento sobre si la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta realizada por el SENAPI será aplicable a las fases posteriores. 60. En principio la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta realizada por el SENAPI es aplicable a lo largo del proceso ya sea en sede administrativa o judicial, sin perjuicio que las autoridades judiciales realicen una nueva consulta, particularmente, en los siguientes casos: GACETA OFICIAL 04/03/2015 16 de 57       1.

Se solicita interpretación prejudicial sobre diferentes normas del ordenamiento jurídico comunitario. 2. Existen pruebas o documentos en el proceso que determinan la aparición de nuevos elementos de juicio que no fueron tomados en cuenta al momento de realizar la interpretación prejudicial. 3. Si a criterio del Consultante existen temas o asuntos sobre los que el Tribunal no se pronunció. 4.

Si a criterio del Consultante es necesaria la ampliación o la aclaración de la interpretación prejudicial. 61. Por lo tanto, se podrá realizar una nueva consulta especificando claramente cuáles son los puntos sobre los que desea que este Tribunal se pronuncie. Cabe indicar que la interpretación prejudicial será obligatoria cuando se trate de la única o última instancia ordinaria y no exista una interpretación prejudicial facultativa anterior, sea en el marco del procedimiento administrativo o en la primera instancia judicial.

Finalmente, cabe precisar que este Tribunal se reserva el derecho de evaluar cada caso concreto sometido a su conocimiento. II. La acción de cancelación de registro de marca por falta de uso como medio defensa. 62. En el presente caso, el SENAPI solicita interpretación prejudicial en los siguientes términos: “si el período de prueba para demostrar el uso de la marca, de tres años consecutivos precedentes a la interposición de la acción de cancelación, se refiere a la necesidad de demostrar el uso continuo e ininterrumpido de la marca durante el período completo de los tres años precedentes; o, si la demostración de únicamente un período anterior interrumpe el cómputo de esos tres años de no uso referidos en la norma, o si por ejemplo la demostración de únicamente períodos discontinuos, precedentes incluso al año anterior a la interposición de la acción de cancelación, sería suficiente para interrumpir el cómputo de los tres años de no uso; o si en su defecto, es imperioso requerir la demostración del uso de la marca de forma consecutiva durante los tres años anteriores a la acción de cancelación presentada”.

Legitimación y oportunidad para adelantar un trámite de cancelación. 63. La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada cuando, sin motivo justificado, la marca no se hubiera utilizado en al menos uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite de cancelación respectivo.

Lo anterior quiere decir que para poder adelantar el trámite, el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva. Este interés deberá ser evaluado por la oficina nacional competente. 64. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto sobre la base de la marca no usada.

El solicitante de un registro de marca se encuentra legitimado para presentar como medio de defensa la cancelación de la marca opositora en un procedimiento de oposición interpuesto sobre la base de la marca no usada. Al ser el solicitante del registro de marca, se considera demostrado su interés en la cancelación de la marca opositora. 65.

El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso. Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse GACETA OFICIAL 04/03/2015 17 de 57       después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión del registro de marca”.

(Proceso 180-IP2006 publicado en la G.O.A.C. 1476 de 16 de marzo de 2007, marca: BROCHA MONA (mixta). 66. Los criterios emitidos en la presente interpretación prejudicial corresponden a la jurisprudencia de este Tribunal dentro del Proceso 180-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. 1476 de 16 de marzo de 2007, marca: BROCHA MONA (mixta): Falta de uso de la marca. 67.

El primer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486 determina los motivos que dan lugar a la cancelación de una marca por falta de uso y prevé que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiera utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste, o por cualquier persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. 68.

Al respecto, el Tribunal señaló que “para que la acción de cancelación prospere será necesario que, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En todo caso, la cancelación no podrá intentarse antes de haber transcurrido tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación”22. 69.

De esta manera, el Tribunal ha manifestado “determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio del uso real y efectivo de la misma. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización”.

(Proceso 180-IP-2006, ya citado). 70. Sobre el principio del uso efectivo de la marca el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado.

A fin de determinar cuándo se cumple con la obligación del uso de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto. El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso.

Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico. En el                                                                                                                         22 Proceso 116-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. 1172 de 7 de marzo de 2005, caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca CALCIORAL.

GACETA OFICIAL 04/03/2015 18 de 57       régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio. Por ello (…) establece la presunción de que "una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado".

(Proceso 22-IP-2005, publicada en la G.O.A.C. 1207, de 16 de junio de 2005). 71. También, este Tribunal ha señalado que “el principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado.

Es decir, no se puede pensar en que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es sin que cumpla con su función distintiva”. (Proceso 125-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. 1579 de 31 de enero de 2008 marca: SOUR BALL COLOMBINA denominativa). 72. El Tribunal ha manifestado que “el principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca ha sido usada o no efectiva y realmente: 1.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios: Este punto resulta fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no constituye prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. 2.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización: Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc.” (Proceso 180IP-2006, ya citado). 73.

En relación con estos parámetros cuantitativos, pero refiriéndose a artículos análogos de anteriores Decisiones, el Tribunal ha manifestado que los: “artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado GACETA OFICIAL 04/03/2015 19 de 57       precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso”.23 74. Finalmente, el Tribunal ha sostenido que “el párrafo segundo de la norma objeto de interpretación establece otro parámetro para determinar si una marca ha sido usada o no. Dispone que también se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los productos exportados de conformidad con naturaleza y en relación con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización (…)”.

(Proceso 180-IP-2006, ya citado). 75. Dentro del Proceso 180-IP-2006 de 4 de diciembre de 2006, este Tribunal ha señalado que: “El párrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca”. 76.

Por lo tanto, el SENAPI deberá determinar lo siguiente: - Si la marca registrada “ESTON” (mixta) de la Clase 34 de la Clasificación de Niza es usada en el mercado manteniendo los elementos esenciales de la marca registrada bajo el Registro 115025-C. - Si además de mantener los elementos esenciales, la modificación por sustracción no diluye la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca.

Para lo anterior, es fundamental determinar el elemento relevante y fundamental de la marca registrada “ESTON” (mixta). Si la sustracción de los elementos gráficos hace que se pierda su fuerza para identificar los productos que ampara estaríamos frente a un uso no real y efectivo de la marca registrada. 77. Una vez realizado lo anterior, la Consultante deberá establecer si la mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva o si, por el contrario, procede su cancelación por no uso, de conformidad con los parámetros indicados a lo largo de la presente sentencia. Carga de la prueba.

La prueba del uso. 78. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486. Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca. 79.

El mismo artículo enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: “El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”. 80.

En el presente caso, el SENAPI solicitó interpretación prejudicial en los siguientes términos:                                                                                                                         23 Proceso 17-IP-95, publicado en la G.O.A.C. 199, de 26 de enero de 1996.

GACETA OFICIAL 04/03/2015 20 de 57       “si el período de prueba para demostrar el uso de la marca, de tres años consecutivos precedentes a la interposición de la acción de cancelación, se refiere a la necesidad de demostrar el uso continuo e ininterrumpido de la marca durante el período completo de los tres años precedentes; o, si la demostración de únicamente un período anterior interrumpe el cómputo de esos tres años de no uso referidos en la norma, o si por ejemplo la demostración de únicamente períodos discontinuos, precedentes incluso al año anterior a la interposición de la acción de cancelación, sería suficiente para interrumpir el cómputo de los tres años de no uso; o si en su defecto, es imperioso requerir la demostración del uso de la marca de forma consecutiva durante los tres años anteriores a la acción de cancelación presentada”. 81.

Para responder la pregunta del Consultante, este Tribunal considera que la regularidad de la comercialización implica que el uso de la marca debe ser constante durante los tres años consecutivos. Por “constante”24 se debe entender un uso persistente y durable en el tiempo y continuamente reiterado con firmeza y perseverancia. 82. Sin embargo, cabe precisar que el elemento temporal para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. 83.

Por un lado, cuando se trate de productos de consumo masivo, el elemento temporal debe constar de manera fehaciente, tomando en cuenta la naturaleza de los productos, por lo que se debe demostrar el uso continuo e ininterrumpido de la marca durante los tres años. Por otro lado, cuando se trate de productos suntuarios o especializados tales como los bienes de capital, podría ser suficiente demostrar que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial, tomando en cuenta la naturaleza especializada de dichos productos. 84.

En el presente caso, la Consultante debe tomar en cuenta la naturaleza de los productos, en este caso “cigarrillos”, y distinguir si se trata de cigarrillos comunes de consumo masivo o de cigarrillos especiales que serían productos suntuarios o especializados. Adicionalmente, la Consultante deberá tomar en consideración las características particulares de la empresa que utiliza la marca. 85.

En caso de tratarse de cigarrillos comunes de consumo masivo, el período de prueba para demostrar el uso de la marca, de tres años consecutivos precedentes a la interposición de la acción de cancelación, se refiere a la necesidad de demostrar el uso continuo e ininterrumpido de la marca durante el período completo de los tres años precedentes.

Con mayor razón cuando el artículo 165 de la Decisión 486 exige que se debe probar el uso de la marca “durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación” (lo subrayado es nuestro). 86. Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá demostrar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional.

Por tal motivo, la Consultante deberá evaluar la integridad de las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. 87. El registro impone al titular de la marca la exigencia de usarla en, al menos, uno de los Países Miembros. De conformidad con el artículo 166 de la Decisión 486, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido                                                                                                                         24 www.rae.es GACETA OFICIAL 04/03/2015 21 de 57       puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros.

A tenor de la disposición citada, la presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros. 88. En este contexto, procede señalar que, de conformidad con el artículo 167 de la Decisión 486, la carga de la prueba acerca del uso de la marca corresponde a su titular, y que el uso en cuestión podrá probarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y cantidad de comercialización de las mercancías cubiertas por el signo. A juicio del Tribunal, el ordenamiento comunitario no establece “el procedimiento para presentación y verificación de la prueba de uso de la marca, por lo cual se entiende que éste debe estar regido por la legislación interna de cada país, sin que competa a este Tribunal juzgar la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado frente a las normas internas (…)”.

(Proceso 2-AI-96, publicada en la G.O.A.C. 291, del 3 de septiembre de 1997). 89. El incumplimiento de la exigencia del uso sin motivo justificado puede conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelación por parte de la oficina nacional competente del registro del signo. La exigencia del uso con objeto de prevenir la cancelación del registro se funda en la necesidad de asegurar el cumplimiento de su función principal, cual es la de identificar y distinguir en el mercado los bienes o servicios que constituyan su objeto.

Causales de justificación para el no uso de la marca. 90. No procederá la cancelación cuando el titular del signo demuestre que la falta de uso se ha debido a una situación de fuerza mayor o de caso fortuito o a otro motivo justificado. El Tribunal ha señalado que, de configurarse una circunstancia impeditiva de la cancelación, “se paralizaría simplemente el cómputo del plazo de tres años fijado por la misma norma; pero, una vez desaparecida la correspondiente causa justificativa de la falta de uso, habrá de reanudarse el cómputo del señalado plazo legal”.

(Proceso 15-IP99, publicado en la G.O.A.C. 528, de 26 de enero de 2000, marca: BELMONT). Efectos de la cancelación de la marca por no uso. 91. En efecto, la cancelación de la marca por falta de uso, constituye una forma de extinguir administrativamente el derecho derivado del registro de la misma, la que también puede provenir por disposición judicial.

Al respecto la oficina nacional competente de cada País Miembro es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial y consiguientemente es el encargado de la cancelación del mismo. La decisión de la oficina nacional competente sobre la solicitud de cancelación del registro del signo exige el agotamiento de un procedimiento administrativo previo.

Sin embargo, la cancelación por falta de uso podrá hacerse valer también como defensa en un procedimiento de oposición apoyado en la marca no utilizada. Sobre la base de los fundamentos expuestos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: El SENAPI fue constituido por mandato legal con carácter permanente, cuya jurisdicción es obligatoria, asumiendo competencia primaria exclusiva para conocer y resolver el procedimiento administrativo y aplicando la GACETA OFICIAL 04/03/2015 22 de 57       normativa andina. Asimismo, el presente procedimiento respeta el debido proceso y posee el carácter contradictorio, contando el SENAPI con imparcialidad en la emisión de sus resoluciones administrativas.

En el presente caso se ha verificado que el SENAPI actúa como “juez nacional”, de conformidad con los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por lo que ha quedado verificada su legitimidad activa para solicitar la presente interpretación prejudicial. En principio la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta realizada por el SENAPI es aplicable a lo largo del proceso ya sea en sede administrativa o judicial, sin perjuicio que las autoridades judiciales realicen una nueva consulta, particularmente, en los siguientes casos:

SEGUNDO: 1. Se solicita interpretación prejudicial sobre diferentes normas del ordenamiento jurídico comunitario. 2. Existen pruebas o documentos en el proceso que determinan la aparición de nuevos elementos de juicio que no fueron tomados en cuenta al momento de realizar la interpretación prejudicial. 3. Si a criterio del Consultante existen temas o asuntos sobre los que el Tribunal no se pronunció. 4.

Si a criterio del Consultante es necesaria la ampliación o la aclaración de la interpretación prejudicial. Se podrá realizar una nueva consulta especificando claramente cuáles son los puntos sobre los que desea que este Tribunal se pronuncie. Cabe indicar que la interpretación prejudicial será obligatoria cuando se trate de la única o última instancia ordinaria y no exista una interpretación prejudicial facultativa anterior, sea en el marco del procedimiento administrativo o en la primera instancia judicial.

Finalmente, cabe precisar que este Tribunal se reserva el derecho de evaluar cada caso concreto sometido a su conocimiento.

TERCERO: La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado ella no se hubiera utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto sobre la base de la marca no usada.

El solicitante de un registro de marca se encuentra legitimado a presentar como medio de defensa la cancelación de la marca opositora en un procedimiento de oposición interpuesto sobre la base de la marca no usada. Al ser el solicitante del registro de marca, se considera que ha demostrado su interés en la cancelación de la marca opositora.

GACETA OFICIAL 04/03/2015 23 de 57       A tenor del artículo 166 de la Decisión 486, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros.

La presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros. A los efectos de la determinación del uso de la marca, éste deberá ser real, efectivo, serio, de buena fe, normal e inequívoco. La carga de la prueba del uso en cuestión corresponderá a su titular.

Las pruebas del uso de la marca deben demostrar el uso de la marca tal como se encuentra registrada. Una vez analizado lo anterior, el Consultante deberá establecer si la mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados en la presente interpretación prejudicial.

El uso en cuestión podrá probarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización de las mercancías cubiertas por el signo. A juicio del Tribunal, el ordenamiento comunitario no establece el procedimiento para la presentación y verificación de la prueba del uso de la marca, por lo cual se entiende que éste debe estar regido por la legislación interna de cada país, sin que competa a este Tribunal juzgar la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado frente a las normas internas.

CUARTO: Para responder la pregunta del Consultante, este Tribunal considera que la regularidad de la comercialización implica que el uso de la marca debe ser constante durante los tres años consecutivos. Por “constante” se debe entender un uso persistente y durable en el tiempo y continuamente reiterado con firmeza y perseverancia. Sin embargo, cabe precisar que el elemento temporal para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca.

Por un lado, cuando se trate de productos de consumo masivo, el elemento temporal debe constar de manera fehaciente, tomando en cuenta la naturaleza de los productos, por lo que se debe demostrar el uso continuo e ininterrumpido de la marca durante los tres años. Por otro lado, cuando se trate de productos suntuarios o especializados tales como los bienes de capital, podría ser suficiente demostrar que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial, tomando en cuenta la naturaleza especializada de dichos productos.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir la Resolución en el procedimiento interno, la Consultante GACETA OFICIAL 04/03/2015 24 de 57       deberá aplicar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese a la Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 106-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal b) y 172 segundo párrafo de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima República del Perú. Marca: EL PUMITA ANDYROY Y LA FRASE EL GRUPO MÁS COMPLETO GÉNESIS Y LOGOTIPO.

Actores: KREIMER JURADO CAMA Y JOSUÉ DELFIO JURADO CAMA. Proceso interno Nº. 05665-2010-0-1801-JR-CA-07. Magistrada ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de noviembre del año dos mil catorce. La señora Magistrada Leonor Perdomo Perdomo está de acuerdo con el pronunciamiento de fondo de la Interpretación Prejudicial y, en consecuencia, participa de su adopción; sin embargo, tiene una posición singular en relación con algunos puntos de la parte considerativa que no fueron acogidos por la mayoría1.

VISTOS: El 12 de agosto de 2014, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Octava Sala Especializada en lo                                                                                                                         1 Los argumentos expuestos por la señora Magistrada Leonor Perdomo Perdomo constan en el Acta N°. 32-J-TJCA-2014.

GACETA OFICIAL 04/03/2015 25 de 57       Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, relativa a los artículos 136 literal b) y 172 segundo párrafo de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 05665-2010-0-1801-JR-CA-07;

El auto de 28 de octubre 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante. I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. PARTES EN EL PROCESO INTERNO. Demandante: KREIMER JURADO CAMA y JOSUÉ DELFIO JURADO CAMA. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.

Tercero interesado: RODOLFO JURADO ZURITA. III. DATOS RELEVANTES. A. Hechos. 1. El 23 de agosto de 2007, KREIMER JURADO CAMA y JOSUÉ DELFIO JURADO CAMA solicitaron ante el INDECOPI, la nulidad de la marca EL PUMITA ANDYROY y la frase EL GRUPO MÁS COMPLETO GÉNESIS y logotipo registrada para distinguir servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza a favor del señor RODOLFO JURADO ZURITA. 2.

Por Resolución Nº. 01643-2009/CSD-INDECOPI de 30 de junio de 2009 la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la solicitud de nulidad interpuesta. 3. El 23 de julio de 2009, el señor Rodolfo Jurado Zurita, interpuso recurso de apelación. 4. El recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº. 10952010/TPI-INDECOPI de 18 de mayo de 2010, revocó la Resolución impugnada, declarando infundada la acción de nulidad.

5. KREIMER JURADO CAMA y JOSUÉ DELFIO JURADO CAMA interpusieron demanda contencioso administrativa, la cual fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución número quince, de 30 de enero de 2013, donde el Séptimo Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda contenciosa administrativa y, en consecuencia, nula la Resolución N°. 1095-2010/TPI-INDECOPI. 6.

El señor Rodolfo Jurado Zurita interpuso recurso de apelación. GACETA OFICIAL 04/03/2015 26 de 57     7. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, por Resolución Número Cinco de 28 de enero de 2014 suspendió el procedimiento y solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal b) y 172 segundo párrafo de la Decisión 486.

B. Argumentos de la demanda. 8. Los señores KREIMER JURADO CAMA y JOSUÉ DELFIO JURADO CAMA, presentaron escrito de demanda contencioso administrativa, en el que exponen que: 9. Como parte de los hechos de la demanda manifiestan que: a. Su padre, el señor Josué Jurado Zurita, fundó la agrupación musical GRUPO GÉNESIS en el año 1972, siendo el fundador, creador, director musical, compositor y autor de todos los éxitos musicales del grupo. b. El demandado, señor Rodolfo Jurado Zurita, su tío, actuó de mala fe al momento de solicitar el registro EL PUMITA ANDYROY y la frase EL GRUPO MÁS COMPLETO GÉNESIS, ya que conocía que el nombre comercial GRUPO GÉNESIS pertenecía a su hermano Josué Jurado Zurita. c. El señor Josué Jurado Zurita, registró como marca su nombre comercial GRUPO GÉNESIS y, que a su muerte, su madre, la señora Juana Ynes Cama Anchirayco continuó con la dirección musical del GRUPO GÉNESIS, siendo la nueva titular del nombre comercial.

Y que, además, registró ante el INDECOPI la marca GRUPO MUSICAL GÉNESIS. d. A la muerte de su madre, ellos quedaron como herederos del nombre comercial. Finalizan la narración, indicando que su tío registró la marca en conflicto de mala fe, conforme lo descrito. 10. Por Resolución N°. 1643-2009/CSD-INDECOPI de 30 de junio de 2009, el INDECOPI declaró fundada la acción de nulidad y nulo el registro de la marca en conflicto, ya que, consideró que, se acreditó el uso del nombre comercial GRUPO GÉNESIS. 11.

Igualmente manifiesta que el INDECOPI analizó la vinculación económica y de servicios, concluyendo que los servicios que distinguen ambos signos se encuentran vinculados. 12. En cuanto al examen comparativo, la Resolución del INDECOPI determinó que los signos en conflicto son semejantes entre sí pudiendo inducir a confusión al público consumidor. 13.

El INDECOPI, después de analizar los medios probatorios, determinó que el demandado actuó de mala fe. 14. Sin embargo, por Resolución N°. 1095-2010/TPI-INDECOPI de 18 de mayo de 2010, el INDECOPI, revocó la Resolución 1643-2009/CSD-INDECOPI. C. Argumentos de la contestación a la demanda. 15. El INDECOPI, contestó la demanda manifestando que: 16.

Respecto a la mala fe en la obtención del registro cuya nulidad se solicita “El hecho de que el señor Jurado Zurita haya solicitado el registro de la marca cuestionada al haber caducado el registro de la marca GRUPO MUSICAL GÉNESIS y logotipo, no determina automáticamente que haya actuado de mala fe, ya que se encuentra acreditado como uno de los fundadores del GRUPO GÉNESIS desde el año 1972, por lo que tenía tanto derecho como el padre de los accionantes sobre la denominación en cuestión. GACETA OFICIAL 04/03/2015 27 de 57     17.

El hecho de que los accionantes hayan acreditado el uso constante del nombre comercial GRUPO GÉNESIS, no desmedra el derecho legítimo del señor Jurado Zurita como fundador del mismo. 18. El nombre comercial GRUPO GÉNESIS fue utilizado por los fundadores los hermanos Josué, Eliud y Rodolfo Jurado, por lo que los tres tenían los mismos derechos sobre el nombre comercial, por lo que el Tribunal del INDECOPI consideró que los accionantes no habían acreditado tener un mejor derecho sobre el nombre comercial. 19.

La Resolución impugnada fue emitida conforme a la norma comunitaria. D. Argumentos de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado. 20. En la Sentencia de Primera Instancia se manifiesta que el señor RODOLFO JURADO ZURITA, tercero interesado, en el proceso contestó la demanda señalando que: “Es titular del registro de la marca El Pumita Andyroy y el Grupo Más Completo Génesis (…) habiendo trabajado bajo esa denominación desde la fundación del grupo en el año 1972”.

Sin embargo, en el expediente no se encuentra dicha contestación. E. Argumentos de la Sentencia de Primera Instancia. 21. La Sentencia de Primera Instancia que declara fundada la demanda se fundamenta en: 22. De la prueba que obra en el expediente, a los demandantes, al ser los sucesores de los causantes, les corresponde la titularidad de la marca en cuestión. 23.

Por lo que, cuando el demandado solicitó el registro de la marca en pugna contaban con la protección legal de dicho signo. 24. De esta manera, existiría riesgo de confusión en el mercado. 25. Declara fundada la demanda. F. Argumentos jurídicos del recurso de apelación. 26. El señor RODOLFO JURADO ZURITA, presentó recurso de apelación contra la Sentencia de Primera Instancia, en el que manifestó: 27.

La Sentencia apelada le causa agravio ya que limita su derecho adquirido legalmente. 28. La Sentencia apelada no fue motivada debidamente y no especifica claramente en qué se fundamentó. 29. La Sentencia apelada hace una interpretación errónea de los artículos 152 y 153 de la Decisión 486. 30. La Sentencia apelada no ha motivado la existencia de mala fe del demandado G. Argumentos jurídicos de la contestación a la apelación. 31.

No se encuentra en el expediente copia de la contestación al recurso de apelación. H. Solicitud del Juez consultante. 32. El Juez consultante, solicita que el Tribunal se pronuncie respecto a: GACETA OFICIAL 04/03/2015 28 de 57       1. Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión entre nombres comerciales y signos semejantes que distinguen servicios de la misma clase, en el marco del inciso b) del artículo 136 de la Decisión 486. 2.

Cómo debe analizarse e interpretarse el segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 respecto a la nulidad del registro de una marca por haberse concedido en contravención a lo dispuesto en el artículo 136 o cuando se hubiera efectuado de mala fe.

CONSIDERANDO: 33. Que, los artículos 136 literal b) y 172 segundo párrafo de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 34.

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500); 35.

Que, de acuerdo con lo solicitado por el consultante, se interpretarán los artículos 136 literal b) y 172 segundo párrafo de la Decisión 486; 36. Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) Artículo 172.- (…) La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

(…)”. GACETA OFICIAL 04/03/2015 29 de 57     37. Que, los temas que serán objeto de la presente interpretación prejudicial son: 1. La irregistrabilidad por identidad o similitud de signos: Riesgo de confusión o de asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo entre signos. 2. Comparación entre signos denominativos y mixtos.

Se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta de los signos. 3. El nombre comercial, su protección y su prueba. 4. La obtención de mala fe del registro de una marca. 5. La nulidad de un registro de marca. 38. Que los mencionados temas se desarrollan a continuación: 1. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos: entre dos marcas y entre una marca con un nombre comercial.

Riesgo de confusión o de asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo de signos distintivos. 39. El primer tema que abordará el Tribunal es sobre la irregistrabilidad por identidad o similitud de signos en virtud a que en el proceso interno que dio origen a la presente interpretación prejudicial se controvierte el hecho de la posible confusión entre el nombre comercial y marca GRUPO GÉNESIS (cuyos titulares son KREIMER JURADO CAMA y JOSUÉ DELFIO JURADO CAMA) y la marca EL PUMITA ANDYROY Y LA FRASE EL GRUPO MÁS COMPLETO GÉNESIS Y LOGOTIPO (registrado a favor del señor RODOLFO JURADO ZURITA). 40.

Las causales de irregistrabilidad taxativamente enumeradas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 son impedimentos que derivan, en su mayoría, de los requisitos intrínsecos del signo y especialmente de la distintividad. Al respecto, en consideración a que a los nombres comerciales les son aplicables, en lo que corresponda, las disposiciones concernientes a las marcas, el Tribunal estima adecuado referirse a la identidad y la semejanza entre dos marcas y una marca y un nombre comercial.

La identidad y la semejanza entre signos distintivos. 41. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, los literales a) y b) de dicho artículo prohíben que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; o sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad. 42. La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo. 43.

El nombre comercial, al igual que la marca, cumple una función distintiva, por la cual una sociedad que la posee se distingue de las otras sociedades, por cuya razón, se debe tener presente lo indicado por este Tribunal Comunitario en el sentido de que, un signo que pretenda ser registrado pero que sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial GACETA OFICIAL 04/03/2015 30 de 57       protegido, llevará consigo el riesgo de inducir al público a error por lo que no será lo suficientemente distintiva, constituyendo una de las prohibiciones para otorgar el registro (…) la existencia de similitud o semejanza con un nombre comercial protegido, siempre que ésta pueda inducir al público a error.

En consecuencia se puede asumir que una causal de prohibición para otorgar el registro a un signo como marca sería la existencia de semejanza o identidad al punto de producir confusión o asociación con un nombre comercial protegido. 44. Para establecer la existencia del riesgo de confusión o de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos, servicios o tipo de establecimiento distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos, servicios o actividad económica de que se trate. 45.

Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N°. 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). 46.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre la actividad económica y los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, al producto o a la actividad económica que se le ofrecen, un origen empresarial común. (Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 914, de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño). 47.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión o de asociación entre varios signos y los productos o servicios que distinguen o la actividad económica que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios y la actividad empresarial distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios y la actividad empresarial; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios y la actividad empresarial; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). 48.

El Tribunal ha diferenciado entre la semejanza y la identidad, ya que “la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.

(Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). GACETA OFICIAL 04/03/2015 31 de 57     49. Además, el Tribunal ha sostenido, respecto al nombre comercial en relación con una marca “para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada (…) debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.

Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara”.

(Proceso 3-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 338, de 11 de mayo de 1998, marca: BELLA MUJER). 50. La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.

(Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1089, de 5 de julio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL citando al proceso 18IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 340, de 13 de mayo de 1998, marca: US TOP). 51. En este contexto, el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión o de asociación, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud entre ellos y entre los productos o servicios que el signo distingue, la actividad económica que identifique al nombre comercial.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto similares productos o actividad económica, podría presentarse el riesgo de confusión o de asociación. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible. 52.

Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador quién la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza 53.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). 54. En consecuencia, el Tribunal ha señalado que para valorar la similitud entre signos distintivos y el riesgo de confusión o de asociación es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: GACETA OFICIAL 04/03/2015 32 de 57     55.

La similitud ortográfica, se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. 56. La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones.

Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética. 57. La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Reglas para efectuar el cotejo de signos distintivos. 58. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.

(Fernández-Novoa, Carlos, Ob. Cit. p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de la marca. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

(Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). 59. En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad entre ellos. 2. Comparación entre signos denominativos y mixtos. 60.

Se abordará el tema de los signos mixtos y denominativos, en vista de que el signo cuya nulidad se solicita es EL PUMITA ANDYROY Y LA FRASE EL GRUPO MÁS COMPLETO GÉNESIS y logotipo, es decir, es una marca mixta, mientras que los demandantes son titulares del nombre comercial y de la marca GRUPO GÉNESIS denominativa. GACETA OFICIAL 04/03/2015 33 de 57       Signos denominativos. 61.

Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. 29.

Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”.

(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA). Signos mixtos. 62. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.

Sin embargo al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. 63. Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Comparación entre signos mixtos y denominativos. 64. Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre un signo denominativo y un signo mixto, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor.

El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). 65. En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los GACETA OFICIAL 04/03/2015 34 de 57       consumidores”.

(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). 66. En el caso concreto, cuando el Juez Consultante realice el correspondiente examen de registrabilidad del signo mixto solicitado que cuente, en su parte denominativa con elementos compuestos, habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por sí mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de “la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”.

(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº. 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”). 67. Por tanto, el signo mixto que cuente, además, con una denominación compuesta será registrable en el caso, de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros. 68.

Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento predominante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá de hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento.

Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo. El cotejo deberá realizarse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos, descritas a continuación: 69. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.

Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. 70. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido GACETA OFICIAL 04/03/2015 35 de 57       de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. 3. El nombre comercial, su protección y su prueba. 71. En el presente caso, el Tribunal procede a interpretar lo relacionado al nombre comercial, en virtud a que los demandantes manifiestan que el signo cuya nulidad se solicita EL PUMITA ANDYROY Y LA FRASE EL GRUPO MÁS COMPLETO GÉNESIS y logotipo es confundible con su nombre comercial GRUPO GÉNESIS. 72.

El artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial como “cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil (…)”, por lo que se puede indicar que el nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, dentro del giro comercial o industrial correspondiente y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.

Características del nombre comercial. 73. En el Proceso 96-IP-2009, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1796 de 18 de enero de 2010, marca: TRANSPACK (mixta), el Tribunal se ha pronunciado sobre las características del nombre comercial y ha manifestado que éstas son: - “El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.

Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a una cuestión conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se encuentra plasmado en el Título XI de la Decisión 486. - Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. - El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. - El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social”. - La razón social da cuenta de la naturaleza y la existencia del comerciante en virtud a la inscripción en los diferentes libros o registros mercantiles, mientras que el nombre comercial, como se verá más adelante, se adquiere con su primer uso.

Protección del nombre comercial. 74. Los artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección al nombre comercial. De donde se evidencia que dicha protección deriva de su uso efectivo. El artículo 191 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado y, consecuentemente, este uso GACETA OFICIAL 04/03/2015 36 de 57       exclusivo concluye cuando cesa el uso real y efectivo del nombre comercial.

Por su parte el artículo 193 precisa que el registro o el depósito del nombre comercial ante la Oficina Nacional Competente tiene un carácter declarativo, sin embargo, conforme se tiene dicho, el derecho al uso exclusivo sólo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial. 75. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores”.

(Proceso 45-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 581, de 12 de julio de 2000, marca: IMPRECOL). 76. Este Tribunal también ha manifestado que “( ) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro (…).

Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”. (Proceso 45-IP-98, ya citado). 77. Conforme a las indicadas disposiciones, la protección al nombre comercial en el Derecho Comunitario Andino no deriva del registro o del depósito, sino que basta el uso del mismo.

Quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad ( ). La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos.

La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”. (Proceso 3-IP-98, ya citado). 78. La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País Miembro.

Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial son las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. 79.

El Tribunal de Justicia en anteriores Interpretaciones Prejudiciales ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: “El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: 'Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (…) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho GACETA OFICIAL 04/03/2015 37 de 57       de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (…) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”.

(Proceso 45-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 581, de 12 de julio de 2000). 80. Asimismo, los siguientes actos constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 4.

La nulidad de un registro de marca. 81. En el proceso interno que originó la presente interpretación prejudicial los señores KREIMER JURADO CAMA y JOSUÉ DELFIO JURADO CAMA solicitaron la nulidad del registro de la marca EL PUMITA ANDYROY Y LA FRASE EL GRUPO MÁS COMPLETO GÉNESIS y logotipo registrada a favor del señor RODOLFO JURADO ZURITA para distinguir servicios de la Clase 41 de la Clasificación internacional de Niza.

Por lo tanto, el Tribunal interpretará el tema de la nulidad de un registro. 82. Al respecto, el Tribunal ha manifestado, dentro del Proceso 90-IP-2010, que: “(…) uno de los cambios fundamentales que introdujo el artículo 172 de la Decisión 486 se centra en la distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa. Dicha distinción se acompasa con una figura de gran magnitud: la prescripción de la acción de nulidad de un registro de marca.

La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico, y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo. La nulidad relativa, por su parte, tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque pueda ser ejercida por cualquier persona, la acción debe ejercerse dentro de un plazo específico, se consagra la prescripción de la acción de 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado”.

(Proceso 90-IP-2010, publicado en la G.O.A.C. N°. 1907 de 30 de noviembre de 2010, marca: ERASSIN denominativa). La nulidad relativa procede cuando un registro de marca hubiese sido concedido en contravención a lo dispuesto en el artículo 136 de la Decisión 486 2 o cuando se demuestre la mala fe del solicitante.                                                                                                                         2 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

GACETA OFICIAL 04/03/2015 38 de 57       El Tribunal ha señalado que: “De conformidad con lo anterior y en relación con los actos administrativos que conceden o deniegan registros de marcas, son inaplicables las normas locales que establezcan términos de prescripción para las acciones de nulidad, ya que dicho asunto, como se advirtió, es regulado por la normativa comunitaria.

Además de lo anterior, el operador jurídico nacional debe aplicar todo el régimen de la acción de nulidad previsto en la Decisión 486, de conformidad con lo indicado (…). Cuando la norma comunitaria utiliza el término “acción”, se está refiriendo a cualquier acción judicial que tenga por finalidad anular o declarar la ilegalidad de los actos administrativos que conceden o deniegan el registro de una marca.

Por lo tanto, es muy común que en derecho interno se le dé otras denominaciones, de conformidad con su régimen contencioso administrativo; se pueden llamar: recurso de anulación, acción subjetiva o de plena jurisdicción, acción de nulidad y restablecimiento del derecho, o simplemente acción contenciosa. Lo importante en este asunto, es que el procedimiento general que se aplica a dichas acciones es el establecido por las normas contencioso administrativas de cada País Miembro, respetando, los parámetros regulados por la normativa comunitaria.

Lo anterior convierte a las acciones interpuestas en “acciones especiales de nulidad”, por los siguientes motivos: 1. El procedimiento en general, lo que incluye la denominación de la acción, es regulado por la normativa interna. 2. Asuntos procesales específicos, como la prescripción de la acción y la legitimación activa, son regulados por la normativa comunitaria y, en consecuencia, la normativa interna en estos aspectos es inaplicable. 3.

La normativa sustancial aplicable, por lo general, es la comunitaria andina. 4. De conformidad con los dos puntos anteriores, el juez o la autoridad administrativa competente, al enfrentarse a una acción cuya finalidad sea anular el acto administrativo que concede o deniega el registro de una marca, independiente de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero; e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos; f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste; g) consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y, h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

GACETA OFICIAL 04/03/2015 39 de 57       su denominación, deberá dar el trámite procesal correspondiente a una “acción especial”, soportada, por un lado, en las normas procesales del derecho interno y, por otro, en las normas procesales y sustanciales comunitarias andinas”. (Proceso 90-IP-2010, ya citado). 83. La Autoridad Nacional Competente para conocer de esta acción no está limitada a la rama judicial, ya que dicha función jurisdiccional podría ser atribuida a una autoridad administrativa, si así lo dispone la legislación interna de los Países Miembros.

Esta posición está en concordancia con el segundo párrafo del artículo 273, que establece: “(…) Asimismo, entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia”. 84. En el caso concreto, al tratarse de una nulidad de marca sobre la base de un nombre comercial, el Juez consultante deberá tener en cuenta el principio de primero en el tiempo, mejor en derecho (Prior tempore, potior iure) que concede prevalencia a quien primero gozó del derecho.

Así, quien presente una solicitud posterior de registro de marca, que sea idéntica o similar a un nombre comercial protegido y que pueda causar confusión en el público consumidor, se encuentra frente a una causal de irregistrabilidad, en atención a la prioridad de que goza el titular de un nombre comercial protegido, quien puede ejercer los otros derechos que la norma comunitaria le confiere. 85.

Por lo tanto, el juez consultante deberá determinar si corresponde la nulidad relativa del registro del signo EL PUMITA ANDYROY Y LA FRASE EL GRUPO MÁS COMPLETO GÉNESIS y logotipo. 5. La obtención de mala fe de un registro de marca. 86. El Tribunal interpretará el presente tema, en virtud a que los demandantes manifiestan que el señor Rodolfo Jurado Zurita, su tío, actuó de mala fe al momento de solicitar el registro EL PUMITA ANDYROY y la frase EL GRUPO MÁS COMPLETO GÉNESIS, ya que conocía que el nombre comercial GRUPO GÉNESIS pertenecía a su hermano Josué Jurado Zurita. 87.

La buena fe es un principio general de derecho y sustento de todo ordenamiento jurídico. Este Órgano Comunitario ha manifestado, sobre la buena fe, que: “El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho.

Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno. En el régimen de marcas andino el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro”.

(Proceso 65IP-2004, marca: TAPA ROJA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1102, de 6 de agosto de 2004). GACETA OFICIAL 04/03/2015 40 de 57     88. En cuanto a la “mala fe”, este Tribunal en su jurisprudencia ha sostenido que “para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal”.

(Proceso 3-IP-99, marca denominativa: “LELLI”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 461, de 2 de julio de 1999). 89. Asimismo, ha manifestado que “Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento.

Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo”. (Proceso 3-IP-99, ya citado). 90. En el régimen de marcas andino, la sanción de la mala fe por la vía de la declaración de nulidad del acto administrativo de registro se estableció con la Decisión 344, empero, el Tribunal ha expresado que aunque en la Decisión 313 no se consagró la mala fe como causal de nulidad del registro, la buena fe es un principio general del derecho y, por lo tanto, la mala fe en dicho ámbito normativo también sería causal de nulidad.

El literal c) del artículo 113 de la Decisión 344 impide la subsistencia de un registro marcario que, no obstante su apariencia de legalidad, haya sido obtenido infringiendo elementales principios de comportamiento en la vida comercial (numeral 1) o, que tienda a la desviación de la función o propósito del derecho subjetivo concretado en el registro de una marca (numeral 2°)3.

De igual forma, el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, actualmente en vigencia, contempla como causal de nulidad de un registro marcario la “mala fe”. Pues, en efecto, como lo ha señalado la jurisprudencia de este Tribunal, “la buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el ámbito comunitario, de manera que el Juez Nacional al analizar el caso bajo estudio debe determinar si la actuación se surtió de buena fe o mala fe y en consecuencia establecer la nulidad del registro marcario.” (Proceso 109-IP-2007, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1581, de 4 de febrero de 2008, marca: LOMA’S mixta). 91.

Conforme a lo anterior, si procede la sanción de la mala fe a través de la declaración de nulidad del acto administrativo por el cual se obtuvo el registro, a bajo este criterio, se puede denegar un registro cuando éste se intente a través de esta conducta fraudulenta, propiciando una conducta leal y honesta por parte de quien solicita el registro del signo, en tanto que debe protegerse no sólo al titular de la marca registrada, sino al público en general, consumidor de los bienes y servicios. 92.

El Tribunal ha manifestado: “Ahora bien, una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada. Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de propiedad industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro marcario debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos de marcas.                                                                                                                         3 “Esta norma implícitamente pretende castigar a quien, abusando de la credibilidad y confianza del titular de la marca, la registra en cualquier otro País Miembro subrepticiamente, sin el conocimiento del titular en el extranjero, tipificándose así la figura de la competencia desleal”.

GACETA OFICIAL 04/03/2015 41 de 57       La mencionada causal se encuentra abierta para que se proscriba cualquier conducta que pretenda falsear el propio ordenamiento jurídico, la competencia en el mercado o hacer daño a un competidor determinado. El aprovechamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno puede ser el soporte del acto de mala fe.

En este escenario entra en juego todo el esfuerzo empresarial que conlleva posicionar una marca en el mercado, sobre todo si dicho signo distintivo ha generado recordación el público consumidor o ha alcanzado el estatus de notorio. En este sentido, el ordenamiento jurídico comunitario no puede validar que se usurpe, mediante una solicitud de registro de marca de mala fe, el esfuerzo empresarial ajeno o la capacidad de penetración en el mercado de un signo determinado.

Ahora bien, el análisis que haga corte consultante debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro tenía mala fe. Para el caso particular, mala fe podría estar marcada por la intención de aprovecharse de manera indebida del posicionamiento de un signo distintivo, de su grado de recordación en el público consumidor, o de su poder de penetración en el mercado, así como la clara intención de ocultar gráficamente ciertos elementos denominativos para lograr un registro sin oposiciones de ninguna clase.

Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión, del que por vía de inferencia pueda desprenderse el acto de mala fe.”(Proceso 130-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. N°. 2276 de 12 de diciembre de 2013, marca MIJAO mixta) En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro o a un nombre comercial protegido, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

SEGUNDO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los servicios que éstos amparan.

TERCERO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, comparado con un signo denominativo, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia. Al comparar un signo denominativo y otro signo mixto se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las GACETA OFICIAL 04/03/2015 42 de 57       reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidos en la presente interpretación prejudicial; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

El signo mixto que cuente, además, con una denominación compuesta será registrable en el caso, de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.

CUARTO: El nombre comercial identifica a una persona natural o a una jurídica en el ejercicio de su actividad económica en el rubro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. La protección del nombre comercial deriva de su uso real y efectivo en el mercado o de su registro en la oficina nacional competente previa comprobación de su uso real y efectivo en el mercado.

QUINTO: La nulidad relativa, por su parte, tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque pueda ser ejercida por cualquier persona, la acción debe ejercerse dentro de un plazo específico. Se consagra la prescripción de la acción en 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. La nulidad relativa procede cuando un registro de marca hubiese sido concedido en contravención a lo dispuesto en el artículo 136 de la Decisión 486 o cuando se demuestre la mala fe del solicitante.

El Juez consultante debe aplicar todo el régimen de la acción de nulidad previsto en la Decisión 486, de conformidad con lo indicado en el la presente interpretación prejudicial.

SEXTO: En el caso concreto, al tratarse de una nulidad de marca sobre la base de un nombre comercial, el Juez consultante deberá tener en cuenta el principio de primero en el tiempo, mejor en derecho (Prior tempore, potior iure) que concede prevalencia a quien primero gozó del derecho. Así, quien presente una solicitud posterior de registro de marca, que sea idéntica o similar a un nombre comercial protegido y que pueda causar confusión en el público consumidor, se encuentra frente a una causal de irregistrabilidad, en atención a la prioridad de que goza el titular de un nombre comercial protegido, quien puede ejercer los otros derechos que la norma comunitaria le confiere.

SÉPTIMO: Para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de proceder a solicitar su registro. Al respecto, cabe precisar que si bien los signos confrontados pudieran resultar idénticos o semejantes, ello por sí solo no constituye un acto de mala fe, toda vez que no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que se configure una conducta desleal, antes bien, hace falta que, además, se transgreda uno de los deberes de la leal competencia comercial.

La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº. 05665-2010-0-1801-JR-CA-07, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. GACETA OFICIAL 04/03/2015 43 de 57       Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Cecilia L. Ayllón Q. MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 128-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 03407-2012-0-1801-JRCA-07.

Actor: ONE SMART START LIMITED Patente: “UNA UNIDAD COMPACTA DE COORDINACIÓN DE DETALLES DE CONTACTO Y MÉTODO”. Magistrada ponente: Leonor Perdomo Perdomo. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y dos días del mes de enero del año dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver por mayoría, la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción1.

VISTOS: La solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, remitida a este Tribunal mediante Oficio No. 3407-2012-0/8va SECA-CSJLI-PJ, de fecha 03 de septiembre de 2014, y recibido por este Tribunal el mismo día, en el marco del proceso interno No. 03407-2012-0-1801-JR-CA-07.

El auto emitido por el Tribunal el 20 de noviembre de 2014, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada.                                                                                                                         1 Las razones de su disentimiento constan en un documento explicativo que se encuentra anexo al Acta Nº 02-J-TJCA-2015.

GACETA OFICIAL 04/03/2015 44 de 57       I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES. Demandante: ONE SMART START LIMITED. Demandada: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI.

REPÚBLICA DEL PERÚ. III. A. DATOS RELEVANTES.

HECHOS Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad ONE SMART START LIMITED, solicitó el 27 de septiembre de 2006 el otorgamiento de la patente de invención denominada: “UNA UNIDAD COMPACTA DE COORDINACIÓN DE DETALLES DE CONTACTO Y MÉTODO”.

Esta solicitud se presentó reivindicando prioridad de las solicitudes extranjeras No. PCT/IL 2005/001044 y No. 176663 presentadas el 28 de septiembre de 2005 y el 02 de julio de 2006 en Israel. 2. El 10 de diciembre de 2010, se emitió el Informe Técnico ODM No. 44-2010, mediante el cual se señaló que: “i) La patente solicitada constituye un método para el ejercicio de una actividad económica comercial, por lo cual no es patentable”. 3.

El 23 de febrero de 2011, la sociedad ONE SMART START LIMITED, dio respuesta al Informe Técnico mencionado. Adjuntó un nuevo pliego de veintidós (22) reivindicaciones; argumentó que la patente solicitada es patentable porque su objeto es eminentemente técnico y que sus reivindicaciones 1 a 7 y 17 a 22 están dirigidas a proteger un dispositivo, no a métodos de negocio. 4.

El 06 de mayo de 2011, se emitió el Informe Técnico ODM No. 44-2010/A, mediante el cual se señaló que: “i) El hecho de que una invención utilice programas informáticos que implementan métodos para el ejercicio de actividades económicas-comerciales2 no es patentable puesto que no aporta una contribución técnica, aparte de la normal interacción física entre un programa y el ordenador, red o aparato programable en que se ejecuta”. 5.

La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, mediante la Resolución No. 564-2001/DIN-INDECOPI de 18 de mayo de 2011, denegó la patente de invención solicitada. GACETA OFICIAL 04/03/2015 45 de 57       6. La sociedad ONE SMART START LIMITED, presentó Recurso de Apelación contra el anterior acto administrativo, señalando que el Informe Técnico ODM No. 44-2010/A no fue notificado. 7.

El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante la Resolución No. 0348-2012/TPI-INDECOPI de 28 de febrero de 2012, resolvió el Recurso de Apelación, confirmando el acto administrativo recurrido. 8. La sociedad ONE SMART START LIMITED, presentó demanda contencioso administrativa pretendiendo la nulidad del anterior acto administrativo, argumentando que se conculcó el derecho de defensa con relación al Informe Técnico ODM No. 44-2010/A. 9.

El Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, con Sub Especialidad en Temas de Mercado de Lima, República del Perú, mediante la sentencia signada como Resolución No. Diez de 20 de septiembre de 2013, declaró infundada la demanda en todos sus extremos. 10. La sociedad ONE SMART START LIMITED, presentó Recurso de Apelación contra la anterior sentencia. 11.

La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecilidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, solicitó una interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. B.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 12. Manifiesta, que el Informe Técnico ODM No. 44-2010/A debió ser notificado, ya que el mismo fue ordenado de oficio y fue emitido por un examinador de patentes externo al INDECOPI. En consecuencia, se transgredió el debido proceso, en particular el derecho de defensa. 13.

Sostiene, que dichos principios han sido protegidos por el Tribunal Constitucional, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, y la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Lima. C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 14. El INDECOPI contestó la demanda con base en los siguientes argumentos: − Indica, que el segundo párrafo del artículo 45 establece que es potestativo de la entidad notificar una segunda o sucesivas inconformidades, luego de que el solicitante absolviera la primera. − Agrega, que sin perjuicio de lo anterior, notificó a la demandante en dos (2) oportunidades: La Primera, cuando en una ocasión previa a su pronunciamiento de primera instancia notificó el Informe Técnico ODM No. 442010; y la segunda, cuando con su pronunciamiento de primera instancia notificó el Informe Técnico ODM No. 44-2010/A. GACETA OFICIAL 04/03/2015 46 de 57       D. − Manifiesta, que el artículo 46 establece la obligatoriedad de notificar el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos por una sola vez; y que es potestativo de la Entidad notificar las subsiguientes observaciones, estén o no sustentadas en opiniones de expertos sobre la materia. − Indica, que si no fuera así el proceso de concesión nunca acabaría. Se presentaría un círculo interminable. − Arguye, que recientemente la Secretaría General de la Comunidad Andina, mediante Dictamen No. 01-2011, de fecha 17 de octubre de 2011, señaló que “la autoridad ÚNICAMENTE SE ENCUENTRA OBLIGADA A NOTIFICAR EL PRIMER INFORME TÉCNICO QUE SE RECABE CON MOTIVO DE UN PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE PATENTE; constituyendo una facultad, y no una obligación, notificar los sucesivos informes técnicos que pudieran recabarse luego”. − Manifiesta, que las sentencias de la Corte Superior que ha adjuntado la demandante a fin de sustentar su demanda constituyen pronunciamientos pasados, que ya han sido modificados por la misma corporación. − Indica, que el Informe Técnico ODM No. 44-2010/A no constituye una prueba de oficio, sino un informe dado por un experto de la misma autoridad administrativa.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. 15. El Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, con Sub Especialidad en Temas de Mercado de Lima, República del Perú, mediante la sentencia signada como Resolución Diez de 20 de septiembre de 2013, declaró infundada la demanda en todos sus extremos, argumentando que: E. − La actora omite indicar cuál es la prueba de oficio que practicó el INDECOPI.

No obstante, en lo que respecta al Informe Técnico, debe señalarse que se trata de una facultad de la administración, que ni siquiera alcanza a revestir la calidad de prueba de oficio. − Agrega, que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que el procedimiento de patentes no cuenta con etapa probatoria como tal, sino que la oficina de patentes debe analizar con todos los elementos técnicos, científicos y humanos que posee, si el objeto de la solicitud es patentable. − De conformidad con el artículo 45 de la Decisión 486 era obligatorio notificar el primer Informe Técnico.

La decisión de notificar por segunda y sucesivas veces los posteriores Informes Técnicos que se emitan es potestativa de la administración, en tanto se encuadra dentro de la segunda parte del referido artículo

45. RECURSO DE APELACIÓN. 16. La sociedad ONE SMART START LIMITED, en el escrito de Recurso de Apelación reiteró los argumentos expuestos en la demanda. Agregó lo siguiente: GACETA OFICIAL 04/03/2015 47 de 57       17. La sentencia de primera instancia realiza una lectura equivocada de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486, ya que: - Dichas disposiciones de menor rango no pueden contravenir los preceptos que consagra la constitución (principio al debido proceso y principio del derecho de defensa).

El INDECOPI no puede exonerarse de cumplir con lo dispuesto por la Constitución de la República del Perú y debió notificar todos los Informes Técnicos. - Las aludidas disposiciones normativas regulan dos (2) supuestos diferentes: El artículo 45, se refiere al examen previo de patentabilidad; mientras que el artículo 46 alude a la facultad de solicitar a terceros expertos en la materia su opinión frente a la patentabilidad de la invención. Así las cosas, la correcta lectura es que “la Oficina de Patentes ‘podrá notificar al solicitante estas segundas y terceras observaciones cuando estas existan’ y, ‘no podrá notificar al solicitante estas segundas y/o terceras observaciones, cuando estas no existan’”. - Adicionalmente, se evidencia que en el caso concreto el INDECOPI solamente cumple con el supuesto contemplado en el artículo 46, y omite realizar el examen previo de patentabilidad. - El tercer experto no es parte del procedimiento administrativo, y “no puede suponerse que entre éste y el solicitante se va a producir una suerte de ‘conflicto trilateral’ con réplicas y/o dúplicas”. - El INDECOPI está obligado a realizar observaciones a los Informes Técnicos, y no limitarse a transcribirlos. - La lectura correcta de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 alude a que tanto las observaciones como la opinión del experto deben notificarse al solicitante para salvaguardar el derecho de defensa.

IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. 18. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. V. NORMAS A SER INTERPRETADAS. 19. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486.

Delimitó su solicitud de la siguiente manera: “(…) 1. Cómo debe analizarse e interpretarse los artículos 45 y 46 respecto a si la Oficina Nacional Competente se encuentra obligada a notificar los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos en cada oportunidad que se soliciten”. 20. Se hará la interpretación solicitada.

A continuación, se inserta el texto de la norma a interpretar: GACETA OFICIAL 04/03/2015 48 de 57       Decisión 486 (…) Artículo 45 “Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.

Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente”. Artículo 46 “La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial".

(…)”. VI. CONSIDERACIONES: 21. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. A. Preeminencia del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino en relación con las normas de Derecho Interno. B. La naturaleza de los dictámenes de incumplimiento. C. La notificación de los informes técnicos.

PREEMINENCIA DEL ORDENAMIENTO COMUNITARIO ANDINO. 22. La sociedad ONE SMART START LIMITED, refiriéndose a los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en el recurso de apelación sostuvo que dichas disposiciones, de menor rango, no pueden contravenir preceptos constitucionales. GACETA OFICIAL 04/03/2015 49 de 57       23.

Por lo tanto, es necesario referirse a la preminencia del ordenamiento jurídico comunitario andino. Para esto, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 2013, expedida en el proceso 87-IP-2013: “El Tribunal ha consolidado como principio fundamental del Ordenamiento Comunitario Andino el de la “Preeminencia del Derecho Comunitario Andino”, soportándolo en otros principios: el de la “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino”, el de la “Aplicabilidad Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, y la “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”.

Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Andino, se ha manifestado que dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y de las Normas de Derecho Internacional, en relación con las materias transferidas para la regulación del orden comunitario. En este marco se ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que cuando se presente la misma situación entre el Derecho Comunitario Andino y las normas de Derecho Internacional.

Dicha posición ha sido reiterada en suficiente jurisprudencia de este Honorable Tribunal: Proceso 118-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1206, de 13 de junio de 2005; Proceso 117-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1156, de 10 de mayo de 2005;

Proceso 43-AI-2000. Sentencia de 10 de marzo de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1079, de 7 de junio de 2004; Proceso 34-AI-2001. Sentencia de 21 de agosto de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 839, de 25 de septiembre de 2002; Proceso 7-AI-98. Sentencia de 21 de julio de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 490, de 4 de octubre de 1999;

Proceso 2-IP-90. Interpretación Prejudicial de 20 de septiembre de 1990, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 69, de 11 de octubre de 1990; Proceso 2-IP-88. Interpretación Prejudicial de 25 de mayo de 1988, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 33, de 26 de junio de 1998; Proceso 02-AN-86. Sentencia de 16 de abril de 1986, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 21, de 15 de julio de 1987, entre otras.

Un punto fundamental al analizar el tema de la Preeminencia del Derecho Comunitario Andino, como se señaló anteriormente, es el principio de Autonomía, el cual desarrolla y consagra como un verdadero sistema jurídico al Ordenamiento Jurídico Comunitario, ya que le añade a las características de coherencia y unidad, la de ser un conjunto de principios y reglas estructurales que emanan de él mismo, sin derivarlas de ningún otro ordenamiento jurídico.

El Tribunal, acerca del principio de Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado lo siguiente: “En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad –tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países.

En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin GACETA OFICIAL 04/03/2015 50 de 57       perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales”.

(Proceso 01-AI-2001. Sentencia de 27 de junio de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 818, de 23 de julio de 2002). Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que en virtud del principio de complemento indispensable, la nacional podría regular temas que no se encuentren reglados por la norma comunitaria andina, con el objetivo de lograr su correcta aplicación. Sobre este principio el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”.

(Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 177, de 20 de abril de 1995). Lo anterior quiere decir que los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.

Así pues, el País Miembro sólo podría haber regulado dicho asunto cuando la propia norma comunitaria explícitamente lo hubiera previsto, o cuando sobre dicho asunto hubiese guardado silencio.” (Interpretación Prejudicial expedida el 25 de febrero de 2010, dentro del proceso 115-IP-2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1828, de 30 de abril de 2010).

Dicho principio se encuentra consagrado en el artículo 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de la siguiente manera: “Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros”.” Lo anterior no quiere decir que el Derecho Comunitario Andino no tenga ninguna clase de límites; tampoco quiere decir que los órganos comunitarios no tengan fronteras de actuación, y que específicamente el Tribunal no tenga ningún freno en su actividad, ya que están circunscritos al respeto de los derechos humanos dentro del sistema universal e interamericano de protección. Con esto se genera un punto de encuentro y armonía con las cartas de protección de derechos humanos a nivel nacional, que si bien no prevalecen sobre el derecho comunitario que es preeminente2, sí cumplen los mismos estándares de protección que los mencionados esquemas interamericano y universal.3”                                                                                                                         2 3 Sobre la preeminencia del ordenamiento comunitario andino y su relación con el Bloque de Constitucionalidad, se puede ver: Perdomo Perdomo Leonor, El Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino y el Bloque de Constitucionalidad.

Revista Tinta Jurídica III, Universidad Internacional SEK, mayo de 2014, Quito, Ecuador. Sobre la labor del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la Defensa de los derechos humanos se puede ver: Vargas Mendoza, Marcelo, El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la Defensa de los Derechos Humanos. Revista Tinta Jurídica III, Universidad Internacional SEK, mayo de 2014, Quito, Ecuador.

GACETA OFICIAL 04/03/2015 51 de 57       B. LA NATURALEZA DE LOS DICTÁMENES DE INCUMPLIMIENTO DE LA SECRETARÍA GENERAL. 24. El INDECOPI sostuvo que la Secretaría General de la Comunidad Andina, mediante Dictamen No. 01-2011, de fecha 17 de octubre de 2011, señaló que “la autoridad ÚNICAMENTE SE ENCUENTRA OBLIGADA A NOTIFICAR EL PRIMER INFORME TÉCNICO QUE SE RECABE CON MOTIVO DE UN PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE PATENTE; constituyendo una facultad, y no una obligación, notificar los sucesivos informes técnicos que pudieran recabarse luego” 25.

De conformidad con lo anterior, el Tribunal considera relevante abordar el tema propuesto. 26. Mediante una línea jurisprudencial consolidada4, se ha establecido que los dictámenes de incumplimiento son un requisito de procedibilidad y no son vinculantes. En este sentido, se reitera lo expresado en la Sentencia de 21 de agosto de 2001, publicada en la Gaceta Oficial No. 839 de 25 de septiembre de 2002, y expedida en el marco del proceso 34-AI-2001: “(…) ratifica el Tribunal su criterio de que al igual que sucede en el Derecho Comunitario de la Unión Europea, los dictámenes motivados previos a la acción de incumplimiento no son vinculantes, esto es, que no aparejan, en cuanto a su contenido material, la constitución de situaciones jurídicas definitivas ni en relación con el País Miembro respecto del cual se profieren, ni en relación con quien interpuso la queja de incumplimiento ante la Secretaría General, haya sido éste un País Miembro o un particular y, mucho menos, en relación con la decisión que haya de tomar el Órgano Judicial Comunitario.

Se trata, como ya se dijo en esta misma sentencia, de un requisito de procedibilidad de la acción, cuya presencia es indispensable (salvo omisión en su pronunciamiento por la Secretaría General), para que pueda darse curso a la demanda correspondiente. Corrobora el Tribunal su criterio ampliamente expuesto en anteriores pronunciamientos, en el sentido de que cuando la Secretaría General emite el dictamen motivado contemplado en los artículos 23, 24 y 25 del Tratado de Creación del Tribunal, para opinar en él que un País Miembro está incumpliendo determinadas obligaciones o para apreciar que, en su criterio, la conducta analizada es concordante con las previsiones del Ordenamiento Comunitario Andino, no está condenando ni absolviendo al País Miembro, tan sólo está expresando su opinión calificada acerca de la situación referida.

Por lo tanto, la expedición del dictamen motivado, no implica una manifestación de voluntad de la Secretaría General destinada a crear, modificar o extinguir una situación jurídica particular y concreta del País Miembro llamado a rendir las explicaciones que se le solicitan en la nota de observaciones. Tampoco constituye la emisión del dictamen, la culminación de un juicio de primera instancia adelantado ante la Secretaría General que, dependiendo de las circunstancias, deba ser revisado en segunda instancia por el Tribunal.

El dictamen no puede asimilarse jamás a un fallo de instancia y carece de sentido atribuirle los efectos propios de una sentencia o tan siquiera, como ya se dijo, los de un acto jurídico expedido para crear, modificar o extinguir un derecho particular o concreto. El dictamen, se                                                                                                                         4 Se encuentra constituida de la siguiente manera: Proceso 24-AN-99.

Sentencia del 2 de febrero de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 542, del 3 de marzo de 2000; PROCESO 72-AI-2000. Sentencia de 22 de agosto de 2001. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 714, de 17 de setiembre de 2001; Proceso 121-AI-2003. Sentencia del 25 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1163, de 1 de febrero de 2003.

GACETA OFICIAL 04/03/2015 52 de 57       repite, es tan sólo una opinión calificada sobre el estado de cumplimiento de las obligaciones de un País Miembro, emitida en desarrollo de las previsiones consagradas en el Tratado de Creación del Tribunal como un presupuesto procesal de la Acción de Incumplimiento. Por consiguiente, independientemente de la forma que se haya utilizado para expedirlo, el dictamen no puede generarle al País Miembro, respecto del cual se pronuncia, nuevas ni consecuenciales obligaciones (incumplimiento de la Resolución que contiene el dictamen, por ejemplo), ni tampoco absolverlo de la responsabilidad por la conducta asumida que haga imposible la vía judicial por razón de haberse logrado el amparo de unos hipotéticos derechos adquiridos.

Tanto es claro lo uno como lo otro, que el propio Tratado Constitutivo del Tribunal deja ver en relación con lo primero, que la única consecuencia para el País Miembro derivada del dictamen, cuando es de incumplimiento, es la de que si éste “persistiere en la conducta que ha sido objeto de observaciones, la Secretaría General deberá solicitar, a la brevedad posible, el pronunciamiento del Tribunal”; y respecto de lo segundo, o sea, cuando el dictamen no fuere de incumplimiento, que “el país reclamante podrá acudir directamente al Tribunal.” Las singularidades que se dejan planteadas, sobre la naturaleza jurídica y los efectos de los dictámenes de la Secretaría General, previos a la Acción de Incumplimiento, constituyen una ratificación de lo ya expuesto por el Tribunal en anteriores sentencias.

Así, en la correspondiente al Proceso 24-AN-99, posición ratificada recientemente al dictar el fallo en los Procesos No. 89-AI-2000 y 01-AI2001, afirmó: “Los dictámenes, que son las actuaciones de la Secretaría General cuya naturaleza y fines conviene ahora dilucidar y diferenciar, persiguen objetivos propios y cumplen una función específica dentro del procedimiento jurisdiccional que tiende a definir si un País Miembro ha incurrido en un incumplimiento que deba ser judicialmente sancionado”.

“En esencia, desde el punto de vista sustancial, tales dictámenes, emitidos dentro del procedimiento establecido para adelantar la acción de incumplimiento, no son otra cosa que opiniones autorizadas, conceptos técnicos, experticias, que se constituyen por mandato del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en presupuestos procesales para que la acción de incumplimiento pueda ser llevada ante la instancia judicial”.

“Aunque no obligan ni son vinculantes con respecto a la decisión del juez comunitario, deben ser emitidos como una obligación de la Secretaría General y como un requisito sin el cual, la acción, por lo general, no puede ser establecida”. (Sentencia del 2-II-2000. Proceso 24-AN-99. Publicada en G.O.A.C. No. 542 de 8-III-2000).” C. LA NOTIFICACIÓN DE LOS INFORMES TÉCNICOS. 27.

La demandante argumentó que el Informe Técnico ODM No. 44-2010/A debió ser notificado, ya que el mismo fue ordenado de oficio y fue emitido por un examinador de patentes externo al INDECOPI. El INDECOPI sostuvo que de la lectura de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486, se desprende que la Entidad no tenía la obligación de notificarlos.

GACETA OFICIAL 04/03/2015 53 de 57       28. El juez consultante realizó la siguiente pregunta: ¿Cómo de analizarse e interpretarse los artículos 45 y 46 respeto a si la Oficina Nacional Competente se encuentra obligada a notificar los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos en cada oportunidad que se soliciten? 29.

Para resolver la cuestión planteada, se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 18 de junio de 2014, expedida en el marco del proceso 43-Ip-2014: “En relación con la notificación de los informes técnicos, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) La Oficina Nacional Competente podrá, de conformidad con el artículo 46 de la Decisión 486, requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente.

El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.

En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes. Se deberá considerar, adicionalmente, que el peticionario podrá, de conformidad con el trámite que se dé en cada caso, interponer los recursos que la ley le confiere para impugnar la decisión de la Oficina Nacional Competente, en sede administrativa y contenciosa” Procesos 33-IP-2013, patente de invención: “COMPOSICIONES DE ÁCIDO BIFOSFÓNICO Y SUS SALES” y 104-IP-2013, patente de invención: “COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE ASMA”.

El Tribunal estima necesario, de conformidad con el asunto bajo estudio, precisar aún más el tema de la notificación de informes técnicos. La notificación que se GACETA OFICIAL 04/03/2015 54 de 57       prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46; con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes.

Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.

De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diversos a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.

Esto quiere decir que si el segundo o posteriores reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diversos elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.

A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes. Si se solicita un informe técnico en segunda instancia administrativa, se sigue la misma regla anterior en relación con el último o único informe rendido en primera instancia, es decir, si no incluye nuevos o diversos elementos no se genera la obligación de notificación; pero si contiene elementos nuevos o diversos así se reitere la conclusión, es obligatoria la notificación al solicitante para salvaguardar el derecho de contradicción. Lo mismo ocurriría en relación con el primer informe en segunda instancia si se solicitan subsiguientes.

El Tribunal resalta que un experto externo es aquel que no tiene contrato laboral con la entidad. De presentarse contratos de prestación de servicios, o cualquier otro que no tengan relación de dependencia, estamos ante la figura de un experto técnico. Para dar mayor claridad a la figura de los informes técnicos, el Tribunal considera conveniente transcribir lo que se dijo sobre la idoneidad de los expertos u organismo que emiten los mencionados informes: “Con miras a lograr un adecuado y eficaz examen de patentabilidad, el artículo 46 de la Decisión 486 le otorga la potestad a la oficina de patentes para solicitar un informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos, para que manifiesten su opinión sobre la patentabilidad del objeto de la solicitud.

La norma es muy clara al advertir que dichos sujetos u organismos externos a la oficina de patentes deben ser idóneos; en estos casos dicha idoneidad sólo la pueden tener los expertos y organismos que se desenvuelvan adecuadamente en el campo técnico, científico o tecnológico en donde se inserta el objeto de la solicitud de patente. Un experto que no tenga conocimiento y experticia en el campo concreto, de ninguna manera podrá ser catalogado como idóneo.

Por lo tanto, un análisis de patentabiliad basado en un informe emitido por un experto u organismo no idóneo acarrea la invalidez del acto que concede o GACETA OFICIAL 04/03/2015 55 de 57       deniega una patente.” (Interpretación Prejudicial de 16 de octubre de 2013, expedida en el proceso 127-IP-2013). En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario si se cumplen los requisitos mencionados, preservando el derecho de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes.” EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: En caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el Derecho Interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que cuando se presente la misma situación entre el Derecho Comunitario Andino y las normas de derecho internacional; por lo anterior, la norma contraria al Derecho Comunitario Andino es automáticamente inaplicable.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que en virtud del principio de complemento indispensable, la normativa nacional podría regular temas que no se encuentren previstos por la norma comunitaria andina, con el objetivo de lograr su correcta aplicación. Lo anterior no quiere decir que el Derecho Comunitario Andino no tenga ninguna clase de límites; tampoco quiere decir que los órganos comunitarios no tengan fronteras de actuación, y que específicamente el Tribunal no tenga ningún freno en su actividad, ya que están circunscritos al respeto de los derechos humanos dentro del sistema universal e interamericano de protección. Con esto se genera un punto de encuentro y armonía con las cartas de protección de derechos humanos a nivel nacional, que si bien no prevalecen sobre el derecho comunitario que es preeminente, sí cumplen los mismos estándares de protección que los mencionados esquemas interamericano y universal SEGUNDO: En esencia, desde el punto de vista sustancial, los dictámenes emitidos dentro del procedimiento establecido para adelantar la acción de incumplimiento, no son otra cosa que opiniones autorizadas, conceptos técnicos, experticias, que se constituyen por mandato del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en presupuestos procesales para que la acción de incumplimiento pueda ser llevada ante la instancia judicial.

Aunque no obligan ni son vinculantes con respecto a la decisión del juez comunitario, deben ser emitidos como una obligación de la Secretaría General y como un requisito sin el cual, la acción, por lo general, no puede ser establecida TERCERO: El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia; sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante.

Lo anterior es fundamental GACETA OFICIAL 04/03/2015 56 de 57       a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente. El Tribunal estima necesario, de conformidad con el asunto bajo estudio, precisar aún más el tema de la notificación de informes técnicos. La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46; con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes.

Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.

De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diversos a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.

Esto quiere decir que si el segundo o posteriores reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diversos elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.

A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes. Si se solicita un informe técnico en segunda instancia administrativa, se sigue la misma regla anterior en relación con el último o único informe rendido en primera instancia, es decir, si no incluye nuevos o diversos elementos no se genera la obligación de notificación; pero si contiene elementos nuevos o diversos así se reitere la conclusión, es obligatoria la notificación al solicitante para salvaguardar el derecho de contradicción. Lo mismo ocurriría en relación con el primer informe en segunda instancia si se solicitan subsiguientes.

El Tribunal resalta que un experto externo es aquel que no tiene contrato laboral con la entidad. De presentarse contratos de prestación de servicios, o cualquier otro que no tengan relación de dependencia, estamos ante la figura de un experto técnico. En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario si se cumplen los requisitos mencionados, preservando el derecho de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes.

GACETA OFICIAL 04/03/2015 57 de 57       De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 03407-2012-0-1801-JR-CA-07, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las previsiones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA (e) Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú