GACETA OFICIAL Año XIII - Número 265 del Acuerdo de Cartagena Lima, 16 de mayo de 1997 SUMARIO Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena Pág. Proceso Nº 16-IP-96.- Interpretación Prejudicial de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de los artículos 71, 72 literal a) y h); 73 literal a) en concordancia con el artículo 58 literal f) de la Decisión 85, 73 literal e), 94 literales a) y d) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

Solicitud presentada por el doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Nº 2952, Actor SOCIEDAD PRODUCTOS YUPI S.A., marca “FRITOLAY”. Proceso Nº 22-IP-96.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 96, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz, y literal d) del artículo 82 de la Decisión 344.

Caso: registro de la marca “EXPOMUJER” por la Cámara de Comercio de Armenia. Expediente interno N° 3490 Proceso Nº 12-IP-96.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 96 en concordancia con los literales d) y h) del artículo 82, 146 y 147 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena y del artículo 5° del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

Ponente: doctor Juan Alberto Polo Figueroa, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Caso: inscripción de la marca mixta MARGARINA EXCLUSIVA. Expediente Interno N° 3422. Actora: Sociedad de Grasas Vegetales S.A. 11 27 PROCESO 16-IP-96 Interpretación Prejudicial de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de los artículos 71, 72 literal a) y h); 73 literal a) en concordancia con el artículo 58 literal f) de la Decisión 85, 73 literal e), 94 literales a) y d) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

Solicitud presentada por el doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Nº 2952 Actor SOCIEDAD PRODUCTOS YUPI S.A., marca “FRITOLAY”. Quito, febrero 21 de 1997 El TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA V I S T O S: La solicitud de interpretación prejudicial interpuesta por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, en la que requiere interpreta- Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL ción prejudicial de los artículos 58, literal f) de la Decisión 85; 71, 72, literal a) y h) y 73 literales a) y e) de la Decisión 313; 94 literales a) y d); 81, 82 literales a) y h), 83 literales a) y e), 104, literales a) y d) y 113 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena admite la competencia del Consejo de Estado de la República de Colombia para requerir esta interpretación conforme al artículo 29 del Tratado de Creación del Tribunal Andino y que éste, a su vez, tiene competencia para resolver según lo dispuesto en el artículo 28 del mismo Tratado. Que la solicitud enviada al Tribunal Comunitario reúne los requisitos puntualizados en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal (Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena).

Que, el Consejero Ponente ha considerado como puntos esenciales para emitir el informe sucinto de los hechos, los siguientes: “3. Identificación de la causa que origina la solicitud: “La Sociedad Productos Yupi S.A., por intermedio de apoderado, en ejercicio de la acción prevista en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, demanda la declaratoria de nulidad de la Resolución Nº 18555 de septiembre 28 de 1993, proferida por la División de Signos Distintivos de la superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se declaró infundada la oposición formulada por dicha sociedad, y se concedió el registro de la marca FRITOLAY para distinguir todos los productos comprendidos en la clase 29 del Artículo 2º del Decreto 755 de 1972 a favor de PEPSICO INC., con domicilio en Purchase, Estado de New York, Estados Unidos, por el término de diez (10) años.

“4. Informe sucinto de los hechos que se consideran relevantes para la Interpretación Prejudicial: “a) El 16 de octubre de 1981, la Sociedad Pepsico Inc., solicitó ante la División de Propiedad Industrial (hoy División de Signos Distintivos) de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca FRITOLAY para distinguir productos comprendidos en la 16/05/97 2.48 clase 29 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972, la cual se tramitó bajo el expediente Nº 205.702.

“b) El extracto de dicha solicitud se publicó el 8 de septiembre de 1989 en la Gaceta de Propiedad Industrial, y dentro del término otorgado por la ley para oponerse al registro, la sociedad actora presentó demanda de oposición en contra de tal solicitud, argumentando, en síntesis, lo siguiente: “-Que la marca FRITOLAY es confundible con la marca FRYTOS, registrada a su nombre con anterioridad para distinguir productos de la misma clase (29) y naturaleza, los cuales se expenden en los mismos establecimientos comerciales.

“-Que la marca FRITOLAY es muy similar y casi idéntica visual y gráficamente a la marca FRYTOS, registrada a su nombre con anterioridad para distinguir productos de la misma clase, lo que generaría confusión entre el público consumidor por estar imposibilitado para distinguir los productos de una y otra marca. “-Que fonéticamente las marcas contrapuestas presentan las siguientes similitudes: la marca registrada FRITOS tiene seis letras; la marca solicitada FRYTOLAY tiene ocho letras, de las cuales cinco letras y en el mismo orden son iguales.

“-Que la marca solicitada carece de toda novedad y distintividad frente a la marca registrada. “c) Mediante el acto acusado se adoptaron las determinaciones reseñaladas en el numeral 3 de esta solicitud, bajo la siguiente consideración principal: “Que el estudio de confundibilidad implica comparar dos marcas en su conjunto, evitando el fraccionamiento de los signos que se comparan o el examinarlos en sus detalles.

En opinión de este despacho, no existen entre las marcas referidas semejanzas y, por consiguiente, ambas marcas pueden coexistir en el marcado SIN inducir al público a error. En consecuencia, la marca objeto de la solicitud NO está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 73 literal a) de la Decisión 313 de la Comisión del GACETA OFICIAL Acuerdo de Cartagena consonante con lo que previó el artículo 58 literal f) de la Decisión 85, ni en ninguna otra de las establecidas en las normas vigentes” ”.

Este Tribunal considera necesario para orientar la presente interpretación prejudicial hacer una síntesis de los argumentos esgrimidos por el apoderado de la Nación, Superintendencia de Industria y Comercio, en el memorial sustentatorio de contestación de la demanda, así como del representante legal de la firma PEPSICO INC. Superintendencia de Industria y Comercio El demandado en representación de la Nación, después de afirmar que las resoluciones tachadas de nulidad no han incurrido en violación de normas de carácter superior y de responder a cada uno de los hechos de la demanda, explica las razones de la defensa anotando que la Resolución 18555 de 1993 expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, no ha incurrido en violación de normas legales en materia marcaria como lo sostiene la demandante, especialmente en lo relativo a la Decisión 313 artículo 73, literal a) en concordancia con el artículo 58, literal d) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en razón de que la solicitud de registro se presentó bajo la vigencia de esta última Decisión. El Jefe de la División de Signos Distintivos expidió la Resolución antedicha para conceder el registro de la marca “FRITOLAY” a favor de la Sociedad Pepsico Inc. el 28 de septiembre de 1993 cuando no regía la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; la Decisión 85 como ordenamiento legal vigente en materia de propiedad industrial era aplicable válida y legalmente con respecto al asunto en litigio, teniendo en cuenta que la fecha de presentación de la solicitud de registro fue hecha durante su vigencia y en concordancia con la Decisión 313, que rigió en el momento de expedirse el acto administrativo acusado.

Agrega que la Superintendencia se ajustó al trámite administrativo en materia marcaria, que se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa. Finaliza el demandado afirmando que la marca 16/05/97 3.48 FRITOLAY cumplió con los requisitos exigidos en los artículos 60 y 61 de la Decisión 85, que se ordenó oportunamente la publicación del extracto de la marca FRITOLAY y fue presentada una oposición por parte de Productos Yupi S.A. que según consta en el texto de la Resolución Nº 18555 aludida, no fue aceptada por cuanto la marca objeto de la solicitud no estaba comprendida en las causales de irregistrabilidad del artículo 73 literal a) de la Decisión 313, consonante con lo establecido en el artículo 58, literal f) de la Decisión 85, por la cual se concedió el registro a la marca FRITOLAY y se declaró infundada la oposición formulada por Productos Yupi S.A..

Pepsico Inc. El apoderado de la parte coayuvante de la demandada en representación de Pepsico Inc., solicita que la jurisdicción interna se declare inhibida para conocer el caso por consideraciones de derecho interno dirigidas a demostrar que la vía gubernativa no fue agotada antes de acudir a la jurisdicción contenciosa. Dado que la marca de su representada fue otorgada bajo la Decisión 313 y no bajo la Decisión 344, no puede sostenerse que el registro se concedió en contravención de las disposiciones de la Decisión últimamente citada, que permite entablar la acción de nulidad en cualquier tiempo, a diferencia de lo establecido en la Decisión 313.

En cuanto a las pretensiones de la demanda considera que deben ser negadas puesto que la expresión Frytos registrada a nombre de la actora, no reúne el requisito indispensable de distintividad, ya que la palabra es de dominio público, de manera que la simple deformación mediante el cambio de la “i” latina por “y” griega, poco o nada hace para darle distintividad a la palabra, y que auditivamente la palabra fritos o frito con “y” es idéntica.

Que jamás puede “Productos Yupi pretender que con la marca débil Frytos deformada de una palabra de uso común, vaya a poder impedir a terceros usar el término Fryto o Frytos. Observa que este término puede perfectamente utilizarse como parte que se incorpora a una marca, así como sucede con FRYTOBAN o FRYTOFILO o FRYTOPONGO o FRYTONGO, como ejemplos similares.

En cuanto a la naturaleza de notoriamente conocida que pudiera tener la marca para legitimar la oposición la parte demandada manifiesta no constarle el hecho. Añade que lo GACETA OFICIAL anterior no obsta para que Fryto pueda quedar unida con otras letras, verbigracia, Fritolay, formando una denominación distintiva en su contexto como es el caso de los ejemplos citados atrás. C O N S I D E R A N D O: I. DISPOSICIONES QUE SE SOLICITA INTERPRETAR Antes de entrar en consideración del fondo del asunto controvertido, este Tribunal pone de presente que el acto administrativo por el cual se concedió el registro de la marca FRITOLAY, por la Resolución Nº 18555 de 28 de septiembre de 1993, cuya nulidad se reclama en el proceso interno, fue expedido en plena vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que rigió hasta el 31 de diciembre de 1993; sólo a partir del 1 de enero de 1994 está vigente la Decisión 344, en materia de régimen común sobre propiedad industrial.

De lo anterior, se deduce que la conducta administrativa derivada del acto de registro de la marca FRITOLAY por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, debe juzgarse a la luz de las normas contenidas en la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena. En el presente caso, este Tribunal Comunitario no podría entrar a interpretar la Decisión 344 solicitada por las siguientes razones: 16/05/97 4.48 las situaciones jurídicas concretas o los hechos cumplidos antes de su vigencia. En el caso que se estudia no cabe duda de que cualquiera de las teorías que se acojan para aplicar a las pretensiones de la demanda, lleva a la conclusión de que el registro de la marca FRITOLAY, se otorgó el 28 de septiembre de 1993 mediante Resolución # 18555 de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Ahora bien, la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena era la norma vigente y aplicable al régimen comunitario andino sobre Propiedad Industrial, mientras que la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena sobre la misma materia, apenas entró a regir el 1 de enero de 1994. La razón para avocar este tema reside en que en el presente caso, por el texto mismo de la Decisión que se interpreta, se está ante un evento en el que se ventila la forma, el reconocimiento y la constitución de un derecho real, que incorporado al individuo le confiere un claro derecho adquirido dentro del imperio de una norma como la vigente en el momento de su constitución. Por tanto a él debe aplicarse el principio de la irretroactividad de la ley, en el sentido de que ese derecho no podrá ser modificado con arreglo a leyes sustantivas posteriores, como serían las contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Es abundante su tratamiento en derecho y constituye noción elemental al estudiar las aplicaciones de las leyes en el tiempo, el principio generalmente aceptado de que las leyes no producen efectos retroactivos, o lo que es lo mismo, que ellas solo disponen para el futuro. Desconocer la existencia de la Decisión 313 como norma incorporada a los derechos adquiridos dentro de su vigencia, llevaría a la eventualidad de que al acogerse interpretaciones basadas en normas sustantivas posteriores, como sería por ejemplo la Decisión 344, se rompería el principio de la irretroactividad de la ley, consagrado uniformemente en los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena.

Para resumir el significado de este principio básico de derecho que ha sido objeto de debate amplísimo dentro del estudio de los derechos adquiridos, (Blondeau), de las más recientes teorías sobre las situaciones jurídicas concretas (Bonecasse) o la teoría de la “facta praetérita” (Savigni, Roubier), conviene anotar que todas las teorías se dirigen a sustentar desde diversos enfoques la no retroactividad de la ley, es decir la imposibilidad de que la nueva norma jurídica pueda afectar los derechos adquiridos, Anotan los autores, entre ellos, Luis Moisset de Espanes, en su obra sobre “Irretroactividad de la Ley” que “..pretender juzgar la creación, modificación o extinción de una relación jurídica con arreglo a las nuevas leyes, es darles un efecto retroactivo” y agrega: “el mismo principio rige para las consecuencias ya agotadas de las situaciones jurídicas existentes; tampoco en este caso se puede pretender volver atrás, y gobernarlas por leyes nuevas, porque se vulneraría el principio básico de la irretroactividad de Irretroactividad de la Ley.- GACETA OFICIAL la ley”.

De otro lado Luis Claro Solar en sus “explicaciones de Derecho Civil Chileno”, págs. 67 y 73, recoge el principio de la no retroactividad de la ley como cuestión de derecho universal, remontándose a las instituciones de derecho romano y de los códigos francés, argentino, español y alemán. Así mismo explica que, en tratándose de leyes relativas a los bienes, “el principio de la no retroactividad y de los derechos adquiridos toma toda su importancia.” Este Tribunal se ha pronunciado sobre la aplicación de la ley en el tiempo a propósito del artículo 85 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, con motivo de la interpretación prejudicial 1-IP-88, (G.O. Nº 33 de 26 de julio de 1988.

“Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena”, Tomo I, pág. 135) cuya parte pertinente se reproduce a continuación: “ De la lectura de la misma se aprecia en primer término que la Comisión, órgano de la cual legítimamente emana, al reconocer que el Reglamento es de aquellos actos que tienen efectos directos y primacía sobre el derecho interno de los Países Miembros, tomó la previsión de regular la incidencia temporal del nuevo “corpus iuris”.

La naturaleza conceptual innovadora de este último, frente a leyes nacionales de un corte más tradicional, hacía necesario establecer los mecanismos adecuados para que las situaciones jurídicas preexistentes, en diversas fases de desarrollo, fueran atendidas y consideradas. En esta forma previó en primer término la situación de los derechos adquiridos.

En tal sentido, optó por la homologación temporal de todos aquellos derechos otorgados con anterioridad a la vigencia de la normativa comunitaria. Es decir, se aceptó que el derecho otorgado se mantendría o subsistiría en principio durante el mismo lapso por el cual fue concedido”. Las consideraciones que anteceden llevan sin lugar a dudas a desestimar la posibilidad de interpretación, para el caso consultado, de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena que entró a regir después de haber expirado la vigencia de la Decisión 313.

Unicamente que- 16/05/97 5.48 daría por interpretar la Decisión 344 en lo concerniente al artículo 113 literal a) relativo a la nulidad del registro, objeto de la acción contenciosa interna. De lo anterior se concluye que las normas por interpretar serían las Decisiones y artículos que se señalan a continuación: “DECISION 85: “Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;

“DECISION 313: “Artículo 71.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

“Artículo 72.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

“Artículo 73 “Asimismo no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a).- Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o GACETA OFICIAL para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

“DECISION 344.“Artículo 113.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: “a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión; ” II. AGOTAMIENTO DE LA VIA GUBERNATIVA Esta figura clásica del derecho administrativo cuya determinación corresponde al derecho interno, no es materia de interpretación debido a la limitación que a este Tribunal le impone el artículo 30 de su Tratado de Creación. El artículo 113 de la Decisión 344 que sería el aplicable a la nulidad del registro, además de las normas de legislación interna prescribe que las acciones de nulidad derivadas del régimen común de protección a la propiedad industrial, podrán solicitarse en cualquier momento.

Cualquier otra consideración procedimental al respecto correspondería hacerla al juez nacional. III. REQUISITOS DE FONDO PARA EL REGISTRO DE SIGNOS MARCARIOS El artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena recogió los requisitos intrínsecos o de fondo para que un signo pueda constituirse en marca esto es, que sea novedoso, visible y distintivo.

El carácter distintivo es esencial para que un signo tenga la capacidad de diferenciar un producto o servicio de una empresa o persona, frente a los de otra evitando inducir a error al público consumidor que demanda productos o servicios en un mercado determinado, haciendo creer que dos bienes iguales o similares tienen el mismo origen empresarial o que se trata de los mismos productos.

El Tribunal Andino, en sentencia de 19 de septiembre de 1995, caso marca “Laura vs. Laura Ashley”, Proceso 2-IP-95 (Gaceta Oficial 189 de 26 de enero de 1996), ha manifestado al respecto: 16/05/97 6.48 “La marca protege al titular sobre el producto en sí mismo y a la clientela que adquiere ese producto o servicio en base de una determinada marca, la que tiene que ser identificable y distinguible de otras ya registradas para evitar la confusión entre ellas.

“El signo distintivo no es sino aquel que permite en forma inconfundible distinguir e identificar y singularizar los productos o servicios de una empresa frente a los de otra, evitando la confusión o la posibilidad de confusión entre los signos registrados como entre los productos y servicios que se encuentran amparados por una marca A la presente sentencia le son aplicables los siguientes principios tomados de la Jurisprudencia 2-IP-95: Para que un signo marcario pueda ser identificado por los consumidores se requiere obviamente que sea aprehensible por medio de los sentidos.

Este concepto de la visibilidad esto es que sea visible frente al consumidor que se exigía en la Decisión 85, ha sido ampliado en la Decisión 313 por el de la perceptibilidad y la susceptibilidad de la representación gráfica (artículo 71). No existe en la disposición del art. 56, como sucede en otras legislaciones una enumeración enunciativa de los signos que tomando una forma visible puedan ser susceptibles de registro si cumplen las condiciones de fondo y las formales que la norma comunitaria exige para ese efecto.

Por la limitación de la visibilidad se descarta que un signo auditivo pueda ser registrable como tampoco lo son las marcas táctiles como olfativas y gustativas. El artículo 71 de la Decisión 313 mantiene como requisitos esenciales que deben reunir los signos para que puedan registrarse como marcas el del poder distintivo o de la capacidad distintiva agregando la condición de la perceptibilidad del signo y de la capacidad de su representación gráfica, haciendo referencia en aquella - la perceptibilidad - precisamente a que los signos puedan ser perceptibles por los sentidos y particularmente por el de la vista, que es el medio más generalizado para que el público pueda identificar un signo de otro, el que para su materialización comercial tendrá una representación gráfica, a través de cualquiera de las GACETA OFICIAL formas que puede adoptar el signo (palabras, emblemas, etiquetas, dibujos, gráficos, etc.).

El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena se ha pronunciado sobre estos conceptos en sentencia 1-IP-87 (G.O. Nº 28 de 15 de febrero de 1988), así: “De las características que el artículo 56 de la Decisión 85 atribuye a las marcas, la más importante es la de que los signos que la constituyen deben ser “suficientemente distintivos”. Las demás características atribuidas a la marca son derivación de ese carácter distintivo primigenio que debe tener todo signo para poder cumplir con la diferenciación, que es el objeto principal de la marca”.

“ Es esencial, en resumen, que el signo que ha de constituir una marca, tenga fuerza distintiva suficiente respecto a productos o servicios que puedan confundirse. “Esta fuerza distintiva del signo, más aún que su novedad u originalidad - que siempre serán relativas-, constituye el requisito indispensable para que la marca exista jurídicamente hablando (artículo 56)”.

(Jurisprudencia reiterada en los Procesos 2-IP-94, y 4-IP-94, (Gacetas Oficiales números 163 y 189 de 12 de septiembre de 1994 y 15 de septiembre de 1995, respectivamente), 5-IP-94 y 7-IP-94 (Gacetas Oficiales 177 y 174 de 20 de abril y 21 de marzo de 1995, respectivamente). 16/05/97 7.48 junta. La Decisión 313, considera en el artículo 72, las prohibiciones absolutas para registrar una marca que se refieren, en general, al contenido objetivo del signo; y en el artículo 70 anota las causales relativas a la inviabilidad de registrar un signo como marca en cuanto contraviene derechos de terceros.

Sin embargo ni la Decisión 85 ni la 313, aplicable al caso en vigencia, distinguen los efectos jurídicos que la inscripción de un signo con prohibición absoluta y con prohibición relativa produce dentro de la vida jurídica de la marca, esto es la nulidad absoluta y la nulidad relativa, limitándose a conferir competencia a la autoridad nacional (administrativa o judicial) para que de oficio o a petición de parte interesada pueda decretar “la nulidad del Registro de una marca cuando se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión” (artículo 113, literal a), Decisión 344).

V. NOVEDAD, VISIBILIDAD Y DISTINTIVIDAD DE LA MARCA IV. PROHIBICIONES PARA REGISTRAR UN SIGNO El artículo 56 de la Decisión 85, sustituido por el 71 de las Decisiones 311 y 313 del Acuerdo de Cartagena, contiene los elementos esenciales que a criterio de la norma comunitaria deben estar presentes en una marca para que sea posible su registro.

Entre ellos la distintividad o capacidad de la marca para distinguir un producto o servicio de otro es la base fundamental para identificar un bien y diferenciarlo de los demás, hasta el punto de que la marca llega a considerarse como sinónimo de signo distintivo. La distintividad es la razón de ser del derecho a la exclusividad de la marca que, desde el punto de vista del empresario, le permite individualizar los productos o servicios que elabora para participar en un mercado de libre competencia. Desde el punto de vista de los consumidores el carácter distintivo de la marca hace posible identificar el origen, procedencia y calidad del bien que desean adquirir, sin que se vean sujetos a confusión o engaño. La Decisión 85, en el artículo 58 no hacía distinción alguna entre prohibiciones absolutas y relativas, para impedir o no la registrabilidad de un signo marcario.

Las unas y las otras fueron tratadas en dicha norma en forma con- El Tribunal ha sostenido desde su interpretación prejudicial I-IP-87 (Gaceta Oficial del acuerdo de Cartagena No. 28 de 15 de Febrero de 1988), que el signo que se elija para identificar un producto tiene que ser distintivo y nove- La distintividad como requisito esencial de los signos marcarios, está consagrada en la Decisión 313 (artículo 71).

Según ésta, si un signo no cumple, presentada la solicitud de registro, con las condiciones intrínsecas para su registrabilidad, no podría ser admitido como tal. En el caso de que fuere registrado, las normas comunitarias ofrecen la posibilidad de que la administración, de oficio o a solicitud de parte interesada ejerzan la acción de nulidad de ese acto.

(Proceso 9-IP-94 Gaceta Oficial Nº 180 de 10 de mayo de 1995). GACETA OFICIAL 16/05/97 8.48 doso en relación con otros signos utilizados en el mercado, a fin de evitar la confusión con productos o servicios similares. De esta regla se derivan buena parte de las prohibiciones contenidas en el artículo 58 de la Decisión 85 antedicha, orientadas a asegurar que los bienes que se ofrezcan en el mercado con sus denominaciones no induzcan a engaño porque puedan confundir sobre su naturaleza o características (literales a), f) y g); no se refieran a calidades usuales de los productos (literales b) y d); no sean descriptivas o genéricas (literal c); no reproduzcan o imiten emblemas de estados u organizaciones internacionales o nombres y seudónimos de personas naturales y jurídicas (literales h) e i). la marca).

VI. IDENTIDAD FONETICA DE LA MARCA VII. CONFUSION CON LA MARCA NOTORIA Ha sido opinión de este Tribunal la de que entre los criterios auxiliares o complementarios utilizados en el examen de registrabilidad de la marca está el de la comparación de marcas en el plano fonético, recurriendo a la identidad de la sílaba tónica entre las marcas comparadas, a la coincidencia de la raíz o primera sílaba o sílabas o diferencia en las terminaciones, o a la ordenación de las vocales, todo esto partiendo del concepto de que las marcas denominativas están configuradas por un conjunto de letras que al ser pronunciadas emiten sonidos que son percibidos por el consumidor de diferente modo, de acuerdo a su estructura gráfica y fonética.

El Tribunal ha dicho: Ya se ha pronunciado reiteradamente este Tribunal sobre el riesgo de confusión. Se ha sostenido que la marca confundible carece de fuerza distintiva pues la igualdad o semejanza se opone al carácter distintivo que hace registrable una marca y que le da la capacidad de identificarse con el producto o servicio a que ella se refiere.

De presentarse confusión entre dos marcas se afecta a los medios comerciales y al público consumidor a quien se induce a error de consentimiento, se deteriora su capacidad de discernimiento que lo lleva a comprar un determinado producto y no otro, dada la naturaleza del producto, su procedencia, su modo de producción, su calidad y demás características que él conoce.

El Tribunal del Acuerdo de Cartagena ya se ha referido a este tema en sus interpretaciones prejudiciales 1-IP-87, 4-IP-88 y más recientemente, en la interpretación 2-IP-94 y 17-IP-96, a las cuales se remite la presente sentencia. “En el plano fonético, se han establecido una escala descendente de valores para comparar las marcas denominativas.

“En primer lugar se menciona el criterio de que si las denominaciones de comparación tienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede presumirse que los signos son semejantes, pues ese orden de distribución de las vocales en una denominación, produce desde el punto de vista fonético, la impresión general de que dicha denominación impacta en el consumidor.

“Posteriormente y dentro de esa escala, sigue el criterio de que si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares y ocupar la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de “Debe analizarse por último -según los tratadistas- la disparidad o coincidencia de las sílabas que encabezan las denominaciones.

Es posible en algunos casos que la sílaba tónica no sea la que se ubique en primer lugar de la denominación. Pero si la sílaba tónica y la sílaba situada en primer lugar de las marcas estudiadas son iguales, la semejanza es más relevante. Al contrario, si en la confrontación de las marcas es divergente la sílaba tónica y coincidente la situada en el primer lugar, la probabilidad de semejanza será menor”.

(Proceso 9-IP94, Gaceta Oficial Nº 180 de 10 de mayo de 1995). En el caso de marcas confundibles no se da el elemento indispensable que consagran los artículos 56 de la Decisión 85 y 71 de la 313 para que pueda procederse al registro, como es el de la distintividad de los signos o marcas comerciales. La función distintiva es la característica más importante que el ordenamiento jurídico andino atribuye a las marcas pues las demás se derivan de ella; así la visibilidad de la marca y su novedad a que se refiere el mismo artículo 56 son calidades que precisamente permiten la identificación de la marca y su diferenciación con respecto a otros productos.

El artículo 71 de la Decisión 313 y el 81 de la Decisión 344, hoy vigente - además de referirse al carácter per- GACETA OFICIAL ceptible y a la representación gráfica - concuerdan en otorgar a la función distintiva de los signos papel fundamental para que una marca sea susceptible de registro. De esta manera al no darse tal circunstancia se incurre en causal de irregistrabilidad de la marca.

No basta con la simple afirmación de la notoriedad sino que debe probarse para ejercer el derecho de oposición, hoy observaciones. Resulta ilustrativa la Jurisprudencia previa del Tribunal sobre el particular. Ha dicho este organismo: “ de una parte, la naturaleza de la protección que la ley otorga a la marca notoria es un beneficio no sólo de su titular que goza de un derecho individual, sino del consumidor cuya protección va en interés general de la comunidad; respecto de los particulares, son las partes que se disputan la existencia de un derecho individual sobre la marca notoria, quienes pueden y deben aportar las pruebas necesarias para determinar este hecho.

En cuanto al interés general, es al juez o al funcionario administrativo competente (oficina nacional competente) a quien corresponde la apreciación de las circunstancias de notoriedad, pues es él quien debe decidir, incluso de oficio, sobre el rechazo del registro de una marca que pueda crear confusión con otra considerada como notoriamente conocida.

“La actuación administrativa en la vía gubernativa o la actuación judicial en la contenciosa, hace que el administrador o el juez deban entrar en un proceso de cognición o “juicio” en el que la determinación del “thema probandum” es el resultado de la acción que despliegan las partes bajo la dirección del proceso por el funcionario administrativo o, en su caso, por el juez de la causa, para la determinación de los hechos que se alegan ”.

(Proceso 5-IP-94, Gaceta Oficial Nº 177 de 20 de abril de 1995). 16/05/97 9.48 llermo Cabanellas de las Cuevas y Luis Eduardo Bertone en su obra sobre Derecho de Marcas, Tomo II, Ed. Eliasta, Argentina 1989, presentan como ejemplos los conflictos surgidos entre marcas de estas características como rapidox, con la marca rapidex anteriormente registrada; indican que puede darse el caso de que cuando el titular de esta última intente hacer valer sus derechos, la entidad competente conociendo el carácter común de la partícula “Rapi” pueda establecer que éste ha sido sumamente difundido, por lo cual no podría ser monopolizado de manera absoluta.

Sostiene el autor que nadie en efecto “puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan”; de ahí que sea frecuente encontrar en el mercado registros de signos con raíces comunes y desinencias diversas, que por lo mismo concurren y se toleran en un territorio determinado. A su vez Jorge Otamendi en su obra “Derecho de Marcas”, páginas 183 y siguientes, pone de manifiesto las limitaciones de quien sea titular de una marca débil.

Se expresa el autor así: “ El titular de una marca que contenga una partícula de uso común, no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente, un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario. “Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo.

Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente ”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA VIII. LAS MARCAS DEBILES C O N C L U Y E: Con los términos de banalización, dilución y marcas con raíz genérica, suele la doctrina referirse a las características de las marcas débiles.

Por banalización se entiende la marca que ha pasado por un proceso gradual en el que se registran en el mercado, varias marcas compuestas por una raíz común y una desinencia. Una marca en estas circunstancias no sería oponible a otro u otros signos compuestos por raíces iguales pero desinencias distintas. Gui- 1. Salvo en lo que respecta al artículo 113, no es conducente interpretar otras normas de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la situación jurídica concreta, materia del proceso interno, registro de la marca FRITOLAY, se perfeccionó en vigencia de la Decisión 313. 2.

Los artículos 56 de la Decisión 85 y 71 de la GACETA OFICIAL Decisión 313 coinciden en señalar cómo es de la esencia del registro marcario, durante el examen de los requisitos de fondo para la registrabilidad de la marca, establecer su capacidad distintiva para evitar que ella introduzca confusión respecto al origen del producto, sus cualidades, etc., a fin de salvaguardar al consumidor para que no se vea inducido a error. 3.

Para establecer la identidad fonética de una marca deberá efectuarse un análisis de conjunto del signo, de su raíz, de las sílabas y de la ordenación de las vocales, miradas en su conjunto, a fin de establecer la semejanza entre dos marcas. 4. Las marcas débiles, es decir aquellas compuestas por una raíz común y una desinencia distinta, pueden concurrir en el registro marcario sin que ellas afecten el carácter distintivo de la marca, no siendo dado al titular de una de ellas que contenga elementos de uso común, impedir que esos elementos se incluyan en marcas de terceros.

El cotejo entre marcas con raíces comunes debe ser efectuado con criterio benevolente. 5. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante copia 16/05/97 10.48 certificada y sellada. 6.

Remítase copia certificada de esta sentencia de interpretación prejudicial a la Junta del Acuerdo de Cartagena para su publicación en la Gaceta Oficial. Juan José Calle y Calle PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Roberto Salazar Manrique MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. GACETA OFICIAL 16/05/97 11.48 PROCESO N° 22-IP-96 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 96, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz, y literal d) del artículo 82 de la Decisión 344.

Caso: registro de la marca “EXPOMUJER” por la Cámara de Comercio de Armenia. Expediente interno N° 3490. Quito, marzo 12 de 1997 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA VISTOS: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera a través del Consejero Ponente Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz, dentro del proceso instaurado por la Cámara de Comercio de Armenia, que pretende obtener la nulidad de la Resolución número 5370 de 17 de Marzo de 1995, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicita la interpretación de los artículos 81, 96, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena al aceptar la solicitud admite la competencia del Consejo de Estado de la República de Colombia para requerir esta interpretación conforme al artículo 29 del Tratado de Creación del Tribunal Andino, y que éste a su vez, la tiene para absolverla según el artículo 28 ibídem. Que la solicitud enviada al Tribunal Comunitario reúne los requisitos puntualizados en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal (Decisión 184).

Que el Consejero ponente considera como hechos relevantes para emitir el informe sucinto, los siguientes: “1°): La CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA, presentó la solicitud de registro de la marca EXPOMUJER, para distinguir servicios relacionados con la organización y asesoría de toda clase de ferias referentes a la cosmetología, la salud y la belleza, servicios comprendidos en la clase 42 del artículo 2°. del Decreto 755 de 1972, o clasificación internacional de Niza. 2°): Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial y no se presentaron oposiciones ni observaciones por parte de terceros. 3°): Mediante Resolución núm. 5370 de 17 de marzo de 1995, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, se negó el registro de la marca fundamentándose en que se encontraba encuadrada en una causal de irregistrabilidad, específicamente la contemplada en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 4°): Contra la mencionada Resolución fue interpuesto el recurso de apelación el 5 de abril de 1995, ante la División de Signos Distintivos, sin que a la fecha se haya notificado decisión expresa al efecto. 5°): Para sustentar el cargo de violación de las normas indicadas en la demanda, adujo la actora lo siguiente: 1°): Se violó el artículo 81 de la Decisión 344, de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, toda vez que la División de Signos Distintivos ignoró que la marca EXPOMUJER es un signo perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica y que es idóneo para distinguir en el mercado servicios relacionados con la organización y asesoría de toda clase de ferias referentes a la cosmetología, la salud, y la belleza, comprendido en la Clase

42. GACETA OFICIAL 2°): Se violó el artículo 96 de la Decisión 344, de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dado que la División de Signos Distintivos erró al efectuar el examen de fondo sobre la registrabilidad de la marca EXPOMUJER clase 42 Internacional. Dicho signo no describe la especie ni las características ni las aptitudes para el uso de los servicios comprendidos en la clase 42 a que se destina.

No consiste exclusivamente en una indicación genérica de los servicios que distingue. No es correcto afirmar que los mencionados servicios feriales prestados por la CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA, anunciados con el signo EXPOMUJER, pueden ser confundidos con los servicios ofrecidos o prestados por competidores que desarrollen igual o similar actividad.

Es perfectamente procedente el registro de la marca EXPOMUJER, máxime si se tiene en cuenta que dicho signo consiste en una especial combinación de palabras, cuya pronunciación y presentación denotan el carácter novedoso de la marca, de suerte que, como se dijo antes, el conjunto que se pretende registrar como marca se extiende o se limita (como quiera entenderse), a la configuración propia de la citada combinación. 3°): Se violaron los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 ibídem, por cuanto la División de Signos Distintivos no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones contenidas en la Decisión 344 sobre registro de marcas.

De haberlo hecho en forma correcta, habría advertido que, en aplicación de las mismas o idénticas disposiciones y con anterioridad a la fecha en que fue expedido el acto administrativo denegatorio del registro solicitado, concedió, a nombre de un tercero, el registro de varias marcas (ya citadas) que consisten en la modificación o combinación de expresiones que incluyen signos EXPO o FERIA, para distinguir servicios feriales comprendidos en la clase 42.” Que este Tribunal considera oportuno analizar otros documentos que se han emitido en el Proceso interno y que se han adjuntado a la 16/05/97 12.48 solicitud, entre éstos, la Resolución 5370 de 17 de marzo de 1995 del Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, de la demanda ante el Consejo de Estado, y la contestación a la misma por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

I.- Resolución 5370 de la División de Signos Distintivos En este acto administrativo se argumenta, como causal para negar el registro de la expresión EXPOMUJER, lo siguiente: “CUARTO: Que la legislación Colombiana consagra el sistema atributivo en materia de marcas. Esto es, que el registro confiere el derecho sobre la marca y a su utilización en favor de su titular de una manera excluyente.

Por lo mismo, el término o figura que la componen deben ser apropiable. Para serlo, el signo o indicación que se pretende utilizar como marca no pueden consistir exclusivamente en una indicación que sirva para describir en el comercio la especie de los productos o servicios para los cuales se utilizara. Tal signo no tendrá la fuerza distintiva necesaria para que los consumidores puedan diferenciar los productos o servicios en que se empleara de otros iguales o similares.” “QUINTO: Que el signo cuyo registro se solicita, EXPOMUJER, consiste exclusivamente en una indicación que se usa en el comercio para describir la especie de los servicios para los que se aplicara, de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

En dicha clase están incluidas entre otros servicios los que prestan las ferias y exposiciones”. II.- Recurso de apelación a la Resolución N° 5370 a) La actora rechaza la afirmación de que el término EXPOMUJER sea exclusivamente una indicación descriptiva o genérica de los servicios comprendidos en la clase 42, porque “la combinación caprichosa de dos términos genéricos, crea una sola palabra, dando como resultado una voz particular y singular, distinta a los vocablos genéricos que han sido objeto de deformación” y que el GACETA OFICIAL término EXPOMUJER adquirió el suficiente grado de distintividad. b) Anota la existencia de marcas como Exposición Universal Sevilla, Expovalle, Compuexpo, agro-expo, etc, sin que se cataloguen de genéricas para los servicios que representa. c) El signo que se pretende registrar es evocativo, fundamentándose tal afirmación en la doctrina.

III.- Demanda presentada ante el Consejo de Estado por la Cámara de Comercio de Armenia Al demandar la nulidad de la Resolución 5370, la actora sostiene: a) La solicitud del registro del signo EXPOMUJER, tiene por objeto “distinguir servicios relacionados con la organización y asesoría de toda clase de ferias referentes a la cosmetología, la salud y la belleza, servicios comprendidos en la Clase 42 del artículo 2 del Decreto 755 de 1972..” b) Observa que no cabía la negativa del registro del signo EXPOMUJER, y que la autoridad administrativa “erró al efectuar el examen de fondo sobre la irregistrabilidad ” c) Argumenta “que el signo “EXPOMUJER” no es una voz castiza y, por lo tanto no tiene significado alguno, vale decir, es un signo arbitrario” y que el prestigio logrado por la Cámara de Comercio con el signo EXPOMUJER para distinguir los servicios para los cuales se solicita el registro “es un hecho indicativo de la vigorosa fuerza distintiva de la marca y de la identificación de su titular ” y añade que tal signo examinado “independientemente de cualquier consideración adicional, no sugiere la calidad ni la especie de los servicios a que se aplica, vale decir, a la pregunta qué es EXPOMUJER? no se responde diciendo que es una feria relacionada con la cosmetología, la salud y la belleza”. d) Se ratifica en que el signo EXPOMUJER es perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. 16/05/97 13.48 IV.- Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio a la demanda presentada ante el Consejo de Estado Esta Oficina Administrativa rebate la demanda con los siguientes argumentos: a) Al Decidir la negativa de inscripción, se fundamentó en el artículo 82 literal d) de la Decisión 344. b) “Es de reiterar, añade, que el acto administrativo acusado se fundamentó legal y validamente en lo previsto en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que impide el registro de signos que consistan exclusivamente en una indicación que pueda servir en el comercio para describir la especie de los servicios para los cuales ha de usarse; además se señala que el signo que se pretende registrar EXPOMUJER, consiste exclusivamente en una indicación que se usa en el comercio para describir la especie de los servicios para los que se aplicará ” c) Indica que “la Oficina Nacional Competente procedió a efectuar el respectivo estudio de registrabilidad de EXPOMUJER para distinguir servicios comprendidos en la clase 42°. de la nomenclatura vigente y concluyó acertadamente que ésta encuadraba dentro de la causal de irregistrabilidad señalada en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.” d) En lo referente al examen de registrabilidad sostiene que “si bien es cierto que publicado el extracto de la solicitud de registro de la marca “EXPOMUJER” en la Gaceta de Propiedad Industrial, para la clase 30a (expediente N°. 94-25728) no se presentaron oposiciones ni observaciones por parte de terceros, ello no impedía que la Oficina Nacional Competente examinara la registrabilidad y decidiera sobre el otorgamiento o denegación del registro de la marca conforme a lo dispuesto en el artículo 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena ” Que el Tribunal observa que la solicitud de registro, de la marca EXPOMUJER (15 de Junio de 1994) es para distinguir “servicios relacionados con la organización y asesoría de toda GACETA OFICIAL 16/05/97 14.48 lidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. clase de ferias relacionadas con la cosmetología, la salud y la belleza”. “Servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza”.

CONSIDERANDO

Artículo 146: El Tribunal advierte la necesidad de interpretar, además de las normas requeridas por el H. Consejo de Estado, la del literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, por cuanto con base en esta disposición legal se niega el registro del signo EXPOMUJER, según la Resolución 5370. Las normas a interpretarse son: DECISION 344 Artículo 81: “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Del mismo modo y a objeto de tener un sistema de información entre los Países Miembros, las oficinas nacionales competentes enviarán lo antes posible a partir de su publicación, las respectivas gacetas o Boletines de la Propiedad Industrial, a las oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros. Estas Gacetas o Boletines serán colocados para consulta del público en la oficina de destino”.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. Artículo 82: “No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse”.

Artículo 96: “Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabi- “Los Países Miembros, con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria, se comprometen a garantizar la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Decisión. Asimismo, se comprometen a fortalecer, propender a la autonomía y modernizar las oficinas nacionales competentes y los sistemas y servicios de información relativos al estado de la técnica.

Artículo 147: “Los Países Miembros se comprometen a revisar sus procedimientos administrativos a fin de salvaguardar los derechos y obligaciones que correspondan a los particulares, de conformidad con la presente Decisión”. Dentro de esta interpretación, el Tribunal analizará los siguientes puntos: CONCEPTO DE MARCA La definición que de marca contiene el párrafo segundo del artículo 81 de la Decisión 344, hace referencia a una de las funciones principales o esenciales de la marca como es la GACETA OFICIAL función distintiva, esto es, el permitir que los productos o servicios de una persona o empresa puedan ser reconocidos y diferenciados de los de otra.

Es condición esencial de un signo para que pueda constituir marca, que distinga un producto o servicio de otro y que el signo como tal también sea distintivo de otros registrados o por registrarse. Además, la definición contenida en la norma comunitaria permite identificar unos productos de otros, a base de la procedencia u origen empresarial, en el entendido de que al consumidor no le interesa realmente el nombre de las personas propietarias de la empresa, sino la idea o el convencimiento de que el producto o servicio con una marca determinada y para los mismos productos o servicios tiene un mismo antecedente en cuanto al empresario o productor.

Dentro del Proceso 27-IP-95, al analizar esta definición se dijo que: “La noción de marca que trae la norma del artículo 81, resalta otra de las funciones de la marca: la indicación del origen empresarial, que garantiza al consumidor que la adquisición de productos señalados con una marca, tengan el mismo origen de los productos adquiridos anteriormente con esa misma marca.

El público tiene el convencimiento que los productos o servicios de una misma clase que llevan la misma marca, se originan o proceden de una misma empresa, sin importar quien es el titular de la marca ni el propietario de la industria. sin suponer que una misma marca para iguales o similares productos pueda ser utilizada por titulares diferentes, causándole error o confusión en la adquisición de bienes o servicios”.

“El requisito de la aptitud diferenciadora es una consecuencia de las importantes funciones que desempeña la marca. En efecto, como ha destacado el profesor Fernández Novoa al indicar la procedencia empresarial la marca opera como un mecanismo de identificación del correspondiente producto o servicio y ésta identificación es la que hace posible el proceso de diferenciación de los productos o servicios en el mercado en atención a su origen empresarial”.

(Prof. Dr. José Manuel Otero Lastres. “Concepto y Tipos de Marca en la Decisión 344”, Seminario Internacional Quito y Trujillo julio de 1996). 16/05/97 15.48 La mentada definición también involucra a las prestaciones que se diferencian a través de las marcas, esto es, a productos y servicios. Una marca no puede amparar al universo de productos o servicios existentes.

Su protección se limita a un grupo o clase de productos y dentro de éstos a los productos o servicios idénticos o similares de otra persona, limitación que se conoce doctrinariamente como la regla de la “especialidad”. Como cita de definiciones de marcas, se pueden mencionar las siguientes: La Ley española de 10 de noviembre de 1988, define a la marca como “todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

La legislación mexicana sobre Propiedad Industrial e Inversiones Extranjeras, en el artículo 88, define la marca como “todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”. En el Reglamento N° 40/1994 de la Comunidad Económica Europea, en el artículo cuarto se especifica que “podrán constituir marcas comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas”.

En el Tratado de libre Comercio de América del Norte, marca “es cualquier signo o cualquier combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, inclusive nombres de personas, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes o la de su empaque. Las marcas incluirán las de servicios y las colectivas y podrán incluir las marcas de certificación. Cada una de las Partes podrá establecer como condición para el registro de las marcas que los signos sean visibles” (Artículo 1708).

En el Acuerdo TRIP’S del GATT (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Pro- GACETA OFICIAL piedad Intelectual relacionados con el Comercio ADPIC), el artículo quince hace relación al objeto de protección de una marca, al expresar que “podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas.

Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsicamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso.

Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente” Para Jorge Otamendi la “marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro” (Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989, pág. 7). “La marca es el signo característico con que el industrial, comercial o agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotación” (Brewer Moreno Pedro, Tratado de Marcas”, Segunda Edición, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pág. 32).

“Se entiende generalmente que una marca es un signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa, de los bienes o servicios de otras empresas. Es un bien incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, “El papel de la Propiedad Industrial en la Protección de los Consumidores”, Ginebra 1983, pág. 13).

REQUISITOS QUE DEBE REUNIR UN SIGNO PARA SER REGISTRABLE Tres son los requisitos que exige el artículo 81 de la Decisión 344 para que un signo pueda ser registrado como marca: la perceptibilidad, la suficiente distintividad, y la suceptibilidad de representación gráfica. Si un signo en consecuencia no reúne estos requisitos no pue- 16/05/97 16.48 de constituirse en marca; y por otro lado hay signos que reuniendo esos requisitos no pueden ser registrados en razón de tropezar con alguno de los impedimentos que se señalan en los artículos 82 y 83 de la indicada Decisión. PERCEPTIBILIDAD DEL SIGNO La marca es un bien inmaterial que para que pueda diferenciar productos o servicios y ejercer la función distintiva de productos o servicios, tiene que concretarse en algo material apreciable por uno cualquiera de los sentidos.

El signo no cumpliría las funciones de marca si no tuviese la capacidad de ser perceptible por parte de los consumidores. La perceptibilidad nace de la concepción y del objeto de la marca: diferenciar, distinguir y ser distintivo. La concepción imaginativa del signo necesariamente tiene que ser traducida a algo perceptible ya sea por palabras, gráficos, colores, etc., para que pueda ser apreciable por parte del consumidor.

El nombrado profesor Otero Lastres al referirse al requisito de la “perceptibilidad” indica que “va implícito en la propia confección de la marca como bien inmaterial, ya que, según hemos dicho es necesario un soporte material en el que ha de plasmarse la identidad inmaterial en que consiste el signo y se desprende también del requisito de la aptitud diferenciadora, ya que difícilmente se puede concebir un signo que tenga aptitud diferenciadora y que no sea perceptible”.

(Documento citado). Dentro del proceso 27-IP-95 y en el análisis de este punto el Tribunal expresó: “Al exigir la ley comunitaria que el signo sea “perceptible” hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos, que son la única forma o manera de que el sujeto tenga conocimiento o perciba los estímulos externos. “Para la recepción sensible o externa de los signos se ha utilizado en forma más general el sentido de la vista, y los signos se han caracterizado por una denominación o conjunto de palabras, una figura, un dibujo, un conjunto de dibujos, etc.

“Con el cambio producido en la norma comunitaria de la Decisión 85 a la 344, ahora no GACETA OFICIAL se exige el requisito de la “visibilidad” el que ha sido reemplazado por el de “la perceptibilidad”. Entonces con el cambio normativo, los elementos sensibles que pueden utilizarse para que puedan ser captados por los sentidos se han ampliado a los otros sentidos, el gusto, el oído, el olfato o el tacto.” 16/05/97 17.48 cientemente distintivo”, pues si el signo a criterio del administrador es distintivo para el objeto que persigue (función identificadora marca- producto), no ha de estimarse que el signo sea de tal naturaleza que elimine la posibilidad de registro de signos que siendo por sí discrecionalmente distintivos no tengan el carácter de “suficientemente distintivos”.

LA DISTINTIVIDAD La marca es el medio o el modo externo y necesario de que se valen los empresarios para asignar a sus servicios y productos un distintivo que les permita diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los de la misma clase, o que guarden identidad o similitud con los de sus competidores. De esta forma el consumidor asocia una clase o categoría de bienes y productos con un signo determinado, produciéndose una asociación directa entre la marca como signo externo de diferenciación, y los productos como objeto de protección de la marca.

Un signo que no tenga esa capacidad distintiva frente a productos y ante otros signos carecería del requisito esencial que la marca debe cumplir en el campo comercial, cual es, el distinguir unos productos de otros. Si un signo marcario llega a confundirse con el nombre o las características del producto o servicio o con signos iguales o semejantes tampoco cumpliría el objetivo que persigue el titular de una marca para que su producto tenga en el mercado tal individualización marcaria que se convierta en un imán comercial hacia el consumidor quien, al leer, ver o escuchar la marca la asocia con el producto y le sirve de garantía de calidad para el consumidor.

El signo distintivo protege al empresario sobre el origen de los productos que lo amparan y también al público consumidor para, luego de la primera compra, adquirir el producto con la misma marca que reúna las condiciones que en un primer momento le fueron satisfechas. “Lo distintivo es lo que hace que una persona, cosa u objeto, por sus características subjetivas u objetivas o por rasgos, naturaleza, funciones o condiciones interiores o exteriores sea distinta a la otra.

Y lo distintivo, por lo tanto, conduce a diferenciar a dos personas y objetos. “Sin embargo, esta norma contrapone dos conceptos: el suficientemente distintivo o simplemente distintivo, frente al insuficientemente distintivo, y si el signo se agrupa en esta última categoría, dejará de ser registrable. Hay signos que no son genéricos ni descriptivos ni que se refieren a un objeto o servicio determinado y que no reúnen la distintividad necesaria para diferenciar un producto de otro, razón por la que, no posee la condición de “distintividad” para constituirse en marca.

“Para explicar este punto el autor Victor Bentata dice: “En efecto, mientras la descriptividad denota indirectamente el producto mismo, la insuficiente distintividad no denota al producto, sino que es simplemente incapaz de diferenciar a un producto determinado en todos los sentidos del término. La insuficiente distintividad consiste en una marca demasiado simple o demasiado común, tomada en sí misma, tal como figuras geométricas simples, o signos aritméticos, o palabras como MAS o PARE o Y, mientras que la descriptividad debe ser siempre referida al producto” (“Reconstrucción del Derecho Marcario”, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1994 Página 165).” REPRESENTACION GRAFICA Este requisito de distintividad se analizó dentro del Proceso 27-IP-95, y en esa ocasión se manifestó que: “Las expresiones utilizadas por el artículo 81 de la Decisión 344, de que el signo sea “suficientemente distintivo”, no se ha de tomar como un doble requisito o condición del signo, esto es que a más de “distintivo”, sea “sufi- El artículo 87, literal b), exige que en la solicitud se realice una “descripción clara y completa de la marca que se pretende registrar”, lo que implica que para efectos registrales, más que por efectos marcarios, el signo pueda ser objeto de una representación gráfica.

La descripción y la representación gráfica facilitarían al administrador tener una concep- GACETA OFICIAL ción material de lo que es un signo y en especial cuando éste puede ir acompañado de un gráfico. Dentro del proceso 27-IP-95, el Tribunal al afrontar la interpretación de esta norma expresó: “La implementación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse a través de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores etc.

Estos son los medios generalizados, por el momento, con los cuales se puede usar la marca. “El requisito de la representación gráfica del signo en marcas gustativas y olfativas impide que éstas sean registrables, no por la existencia de una prohibición, sino por la dificultad práctica y real de describir el signo como elemento de conocimiento para el público y de los efectos prácticos de registrabilidad.

“La representación gráfica del signo es una “descripción que permita formarse una idea del signo, objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Marco Matías Alemán, “Marcas” Top Management, Bogotá, pág 77), por lo que este requisito hace relación a la materialización o factibilidad externa para el registro, esto es la publicación y el archivo”.

El requisito de que el signo sea “susceptible de representación gráfica”, no parece “que responda a la propia naturaleza de la marca como signo distintivo, sino más bien a exigencias actuales en cuanto a la necesidad de “registrar el signo en la correspondiente oficina de patentes y marcas”. “ Este requisito no viene impuesto por la propia naturaleza de los signos en el sentido de que sólo tengan aptitud para ser marcas los que sean susceptibles de representación gráfica sino que obedece a la situación actual de las Oficinas de Patentes y Marcas.

En efecto, en principio, se puede afirmar que un olor o un sabor son signos o, por mejor decir medios, que pueden diferenciar un productos de sus similares; desde el punto de vista de su esencia; tales medios no solo pueden responder teóricamente al concepto mismo de marca, sino que pueden reunir el principal requisito exigible a la marca: la aptitud diferenciadora.

El problema que se plantea actualmente 16/05/97 18.48 con estos “medios” es el de “registrarlos” o hacerlos constar en la oficina de patentes y marcas. Estamos pues, más ante un problema de índole material, que ante una cuestión sustancial. De aquí que si se llegase a resolver en el futuro el problema de su “registrabilidad” no parece que existiesen obstáculos conceptuales para considerar estos “medios como verdaderas marcas”.

(Prof. José Manuel Otero Lastres, documento citado). Admite, que no debería limitarse la registrabilidad exigiendo “el requisito de la “susceptibilidad de representación gráfica”, ya que si llegan a poder ser registrados no parece que exista ningún obstáculo conceptual para admitirlos como marcas”. SIGNOS GENERICOS, DESCRIPTIVOS, EVOCATIVOS Y SUGESTIVOS Uno de los requisitos esenciales para que un signo pueda registrarse como marca es el de su capacidad o fuerza distintiva en los términos ya analizados.

Por lo tanto el hecho de que un signo carezca de la misma o que su capacidad distintiva sea insuficiente, produce como efecto legal la imposibilidad de constituirse en signo marcario. La fuerza o la capacidad distintiva del signo no se la mide considerando éste como un elemento abstracto, sino todo lo contrario se analiza en cada caso concreto en relación con los productos o servicios que la marca protege.

Un signo puede ser distintivo para un grupo o clase de productos y dejar de serlo para otro diferente. El artículo 82 en el literal d) impide que un signo sea registrable cuando éste es genérico o cuando describe “la especie, la cantidad, la calidad, el destino, el valor, el origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse” En el Proceso 27-IP-95 respecto de esta clase de signos el Tribunal expresó: “La doctrina y las legislaciones son unánimes en vetar el registro de signos genéricos, esto es, aquellos que se aplican a un conjunto de personas o cosas, que tienen una o varias características comunes o que poseen las mismas propiedades, y que tal denominación para que no pueda ser registrable como marca es preciso que tengan conexión con el producto o servicio GACETA OFICIAL que pretenda distinguir.

Un signo que no distinga, por su carácter de genérico un producto de otro, no puede constituir marca. Además la prohibición se dirige a evitar que vocablos o signos que se refieren al nombre de los productos que la marca ampara y que son utilizados en forma ordinaria y necesaria para denominarlos o identificarlos se constituyan en derecho exclusivo de su titular, limitando su uso a otros comerciantes o productores.

“Fernández - Novoa recoge la definición de la denominación genérica del profesor Aréan Lalin, como la que “designa el género de productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretenden diferenciar a través de la denominación” (“Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A, Madrid, pág. 72) “Por signos genéricos, habituales o usuales se entienden aquellos signos que de manera directa o casi directa designan el género, categoría, especie o naturaleza del producto o servicio que pretenden diferenciar (Alberto Casado Cerviño, “Régimen de las Prohibiciones legales en materia de Marcas”, en “La importancia de la Marca y su protección”, Consejo General del Poder Judicial y ANDEMA, Madrid 1992, pág.76)”.

“Si el signo tiene por objeto diferenciar unos productos de otros, la genericidad del signo se ha de juzgar con relación a los productos que la marca va a proteger. De lo cual se desprende que un signo puede ser genérico para un determinado grupo o clase de bienes y no lo será para otro. “ la noción de denominaciones genéricas debe comprender, para efectos marcarios, las que se refieren a unidades de un mismo género propiamente dicho como de una misma especie, en la medida en que etimológicamente tanto el uno como la otra hacen relación al conjunto de elementos que tienen uno o varios caracteres comunes y que por tanto no pueden ser objeto de uso exclusivo para identificar el producto o servicio que se trate de registrar (Proceso 3-IP95, G.O. N° 189 de 15 de septiembre de 1995)”.

“El Tribunal y la doctrina han señalado que una designación es genérica cuando a la pregunta ¿qué es? se responde empleando la denominación genérica; así por ejemplo, con respecto a manzana, al preguntarse qué es? se 16/05/97 19.48 responde una fruta o manzana, por lo que estos dos términos son genéricos para ese producto. “Los signos descriptivos, son aquellos que indican la naturaleza, función, cualidades, cantidad, destino, lugar de origen, características o informaciones de los productos a los cuales protege la marca, y el consumidor por medio de la denominación llega a conocer el producto o una de sus características esenciales.

Al no identificar un producto de otro, el signo carece de fuerza distintiva suficiente. “La doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, el formularse la pregunta de “cómo” es el producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada-por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.

(Proceso 3-IP-95, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 189 del 15 de septiembre de 1995). “Por el contrario, la denominación que puede constituir una marca válida responde a la pregunta ¿quién es?. Así, por ejemplo, si le pudieran preguntar a una galleta, ¿quién es? y respondiera soy LA ROSA o soy NOEL (marcas muy conocidas en Colombia), tales expresiones son signos que pueden constituir marcas por no referirse a qué es el producto ni a cuáles son las características del mismo (Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Avila, “El Régimen Andino de la Propiedad Industrial”, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez, Bogotá, 1995, págs. 212 y 213)”.

“Tanto en el caso de los signos genéricos como en los descriptivos para que rija la prohibición, debe existir una relación directa o conexión entre la denominación y el producto que distingue. Evade la prohibición el hecho de que la designación no tenga vinculación con el objeto en sí mismo y con sus características esenciales. Así, silla puede ser utilizada para vehículos pero no para muebles, por ser genérico de éstos;

“frío” podría emplearse para caramelos pero no para hielo, por denotar la descripción esencial de éste”. Por carecer de distintividad no pueden ser registradas como marcas las denominaciones genéricas, que no son sino aquellas que se refieren al producto mismo. Si la marca que GACETA OFICIAL protege o ampara un producto es del mismo nombre del producto, pierde distintividad frente a otros productos y por lo tanto no reúne uno de los requisitos esenciales que la norma exige para que pueda constituirse en marca.

En las denominaciones genéricas el nombre del producto que es conocido de manera general y amplia por el público es la designación de la misma marca estableciéndose una relación estrecha y directa entre el nombre a distinguirse y el producto a diferenciarse. La prohibición sobre los signos genéricos protege el uso del lenguaje para los competidores, pues de aceptarse el uso privativo de un nombre genérico, se imposibilitaría la utilización de ese nombre para otros productos o servicios.

Otero entiende “por denominación “genérica” aquella que sirve para designar el género al que pertenece el correspondiente producto o servicio: es el nombre que recibe el propio producto o servicio”. Los signos genéricos sirven para designar objetos o servicios que se aplican a un conjunto de personas o cosas que tienen una o varias características comunes o que poseen las mismas propiedades.

Pero para que la genericidad constituya impedimento de registro de un signo, es necesario que tenga relación esencial y directa con el producto o servicio que se pretende registrar. Si la palabra o la denominación nombra un producto o servicio, el signo será genérico. Esto no significa que una designación genérica pueda quedar impedida absolutamente para constituir una marca válida, para otra clase de productos a los que la marca no designa.

En consecuencia si entre la designación marcaria y los productos o servicios que protege no se presenta esa genericidad del término, el signo puede ser registrado, pero con la aclaración de que el signo genérico no tendrá el carácter de exclusivo para el titular de la marca, pudiendo ser utilizado por otros competidores. No es tampoco regla de descalificación de una marca genérica el hecho de que conste en un diccionario con tal categoría, es decir, que la acepción gramatical, por sí, no es obstáculo para que el signo sea irregistrable, ya que como se dice, puede funcionar como marca de acuerdo con la novedad que revista con respecto a productos distintos a lo que representa su 16/05/97 20.48 significación. El Tribunal, en varios procesos se ha referido al concepto y alcances de lo que es y significa la “genericidad” como elemento de indistintividad dentro del registro marcario.

Entre otros: 2-IP89 (G.O N° 49 de 10 de Noviembre de 1989), 3IP-91 (G.O N° 93 de 11 de Noviembre de 1991), 8-IP-94, 2-IP-95 (G.O N° 199 de 26 de Enero de 1996), 3-IP-95 (G.O N° 189 de 15 de Septiembre de 1995), 4-IP-95, 6-IP-95 (G.O N° 215 de 17 de Julio de 1996), 7-IP-95 (G.O N° 189 de 15 de Septiembre de 1995), 9-IP-95 (G.O N° 230 de 16 de Octubre de 1996), 12-IP-95 (G.O N° 199 de 26 de Enero de 1996), 14-IP-95 (G.O N° 230 de 16 de Octubre de 1996), 18-IP-95 (G.O N° 231 de 17 de Octubre de 1996), 33-IP-95.

TÉRMINOS DESCRIPTIVOS “Los signos descriptivos, son aquellos que indican la naturaleza, función, cualidades, cantidad, destino, lugar de origen, características o informaciones de los productos a los cuales protege la marca, y el consumidor por medio de la denominación llega a conocer el producto o una de sus características esenciales. Al no identificar un producto de otro, el signo carece de fuerza distintiva suficiente.” (Proceso 27-IP95).

Otero Lastres define a la denominación descriptiva como aquella que “informa a los consumidores y usuarios a cerca de las características, funciones, ingredientes, tamaño, calidad, valor, u otras propiedades del producto o servicio”. La descripción del objeto o del servicio a que se refiere un signo o una denominación para que impida el registro debe referirse a una de sus cualidades primarias o esenciales, lo que implica que el consumidor al divisar o escuchar la marca reconozca el producto o servicio que lo protege.

En estos casos, si el bien protegido por la misma se halla por ésta indirectamente designado pierde su carácter de distintivo y exclusivo para el uso comercial. Con sentido opuesto, la descripción o la designación de una cualidad o elemento secundario o accidental del bien, no impide la irregistrabilidad del un signo. Los términos que son utilizados generalmente como signos descriptivos son el uso adjetivado GACETA OFICIAL de un sustantivo, los adjetivos y los adverbios que se refieren a la descripción de un bien o servicio.

Existen, dentro de los signos descriptivos unos que hacen relación al objeto en sí mismo o a sus cualidades y otros que se refieren a una expresión descriptiva del modo de llevarse a cabo el servicio en sí, aunque no sea descriptiva del servicio en sí, ejemplo: Express Service, es descriptivo en cuanto al tiempo (modo) de prestar el servicio pero no describe un servicio para una actividad determinada pues, bien puede suponerse un servicio de lavado de automóviles o de correo.

(Victor Bentata, obra citada, pág. 167). La marca será descriptiva positivamente, y por consiguiente estará, impedida de su registro cuando “comunica, a quien la oiga o la vea, una idea clara, inmediata y directa con referencia al producto”. “En cambio la descriptividad negativa, es decir que permite el registro, puede provocar cualquier reacción del consumidor, menos la evocación del producto”.

(Bentata, obra citada, Págs. 170 y 171). Respecto tanto a los signos genéricos como descriptivos debe añadirse, que un signo compuesto consistente “exclusivamente” de elementos que individualmente considerados serían genéricos o descriptivos puede constituir marcas sí el conjunto marcario o su combinación resulta distintivo. Esta posibilidad se encuentra configurada en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 cuando emplea el término “exclusivamente” al referirse a las marcas descriptivas.

La Jurisprudencia del Tribunal se refiere a este punto en el proceso 12-IP-95 (G.O N° 199 de 26 de enero de 1996) y dice: “4. ANALISIS DEL CONJUNTO DE LOS ELEMENTOS DE LA MARCA Resulta necesario que la Oficina Nacional Competente, al ejercitar su facultad de proceder al examen de registrabilidad de una marca, despliegue toda su capacidad analítica y reflexiva para determinar el carácter genérico de un signo que se pretenda registrar, sin limitarse al mero análisis gramatical de la palabra o las palabras que componen un signo. En los signos compuestos constituidos por un conjunto de palabras, puede darse el caso de que el carác- 16/05/97 21.48 ter genérico de las palabras -cuando se les considera aisladamente- desaparezca porque el conjunto formado por ellas se traduce en una expresión con significado propio y poder distintivo suficiente para ser registrada como marca ”.

SIGNOS EVOCATIVOS Y SUGESTIVOS Dentro del Proceso 7-IP-95 (G. O. N° 189 de 15 de septiembre de 1995, ratificado en proceso 12-IP-95, G. O. N° 199 de 26 de enero del mismo año) el Tribunal al referirse a este tipo de marcas dijo: “ Al lado de los signos descriptivos se encuentran los evocativos que por cumplir a cabalidad la función distintiva de la marca, pueden ser registrables.

No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y por tanto corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo. Se encuentran dentro de la categoría de signos evocativos los que poseen la habilidad de transmitir a la mente una imagen o idea sobre el producto, por el camino de un esfuerzo imaginativo.

Ejemplo de ellos son los que se refieren al producto utilizando una expresión de fantasía, de manera que despierten remota o indirectamente la idea del mismo, como por ejemplo Nescafé para café, Choco Milk para una bebida con sabor a chocolate, Veloz para bicicletas, Luxtral para distinguir un líquido brillador de superficies de madera, Nosalt para productos alimenticios, etc.

(Rangel Medina, David, “Tratado de Derecho Marcario”, 1960, págs. 273 y 356 y Otamendi, obra citada). En este sentido la doctrina coincide en la validez para registro de marcas evocativas”. El Tribunal en la oportunidad citada concluyó sobre la materia que “No son registrables como marcas los signos descriptivos de productos cuando se refieren precisamente a la cualidad que necesaria, usual o comúnmente es aplicable al nombre del producto de que se trate.

Por el contrario, pueden ser objeto de registro como marcas los signos evocativos que incorporando un elemento de fantasía, transmitan indirectamente al consumidor una idea que le permita asociar el signo con el producto que se anuncia”. GACETA OFICIAL En la clasificación de las marcas, Fernández Novoa menciona a las marcas denominativas sugestivas, es decir, aquellas que teniendo un contenido conceptual “aluden a la naturaleza, cualidades o funciones del producto designado por la marca” (“Fundamentos de Derechos de marcas”, Editorial Montecorvo, Madrid, 1984, pág. 29).

Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una características o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio.

En esta clase de marca existe una descripción muy generalizada del producto y no una de carácter especifico o determinado para el producto o servicio. LA MARCA OBJETADA La marca EXPOMUJER está destinada a distinguir “servicios relacionados con la organización y asesoría de toda clase de ferias relacionadas con la cosmetología, la salud y la belleza”, servicios incluidos en la clase 42 de la clasificación internacional de Niza.

Se trata evidentemente de una marca compuesta o compleja en la que se agrupan dos términos genéricos: el uno el apócope de exposición y el otro referente al genérico mujer, sin que este hecho, -la genericidad de los dos términos- pueda inducir, por sí solo a sostener que se trata de una marca genérica porque si del examen integral del signo, y de las circunstancias inherentes al caso, se puede desprender que tiene una fuerza distintiva capaz de diferenciar los servicios que con el se van a prestar, podría ser registrada.

Un signo propuesto como marca, puede caer dentro de la clasificación de las llamadas marcas denominativas, esto es con un sentido conceptual, sugestivo o evocativo, que si bien hace referencia o evoca la idea de la relación con los servicios a prestarse, no describe ningún producto o servicio determinado o específico; tampoco con ese término el consumidor podría asumir en forma directa e inmediata que los 16/05/97 22.48 servicios protegidos son los especificados en la solicitud de registro.

El vocablo en esas condiciones infiere sí la idea de servicios relacionados para un grupo de personas, pero no describe el servicio esencial que la marca va a proteger. En el caso para resolución del Tribunal Nacional, se analizará, entre otras circunstancias, las siguientes: - si el signo por registrarse es el nombre necesario del producto o servicio; - la existencia o no de una relación directa y esencial entre el signo y el servicio a protegerse; - si el nombre evoca o no el servicio que la marca pretende registrar; - si la evocación o la idea sugestiva es general o específica para el servicio; - si con el nombre se describe alguna cualidad esencial del servicio a protegerse o sólo se evoca la idea del mismo; - si el signo por registrarse describe la forma o el modo de prestarse el servicio o el servicio en sí mismo; - si el signo contiene una información mediata del servicio y por lo tanto una descripción no esencial del mismo.

Del análisis final del signo, se desprenderá que si es un signo genérico o descriptivo de los servicios, el signo no podrá ser registrado. Si por el contrario, se admite que la expresión EXPOMUJER, es solamente evocativa o sugestiva de los servicios por protegerse, entonces el signo será registrable, aunque puede constituir una marca débil.

OBLIGACION DEL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD DE LAS MARCAS La Decisión 344 protege de igual forma a las marcas de productos como a las marcas de servicios. En la marca de servicios el punto diferenciador con la de productos es que en éstas en forma general se aplica a la marca sobre el envase o el producto mismo, función identificadora que no puede cumplirse de esa forma o manera en las marca de servicios en las cuales tal función “se cumple mediante su colocación en los lugares donde se brindan los servicios o sobre elementos vinculados con tales servicios como es la papelería, que no son el objeto de la prestación que se busca identificar, GACETA OFICIAL 16/05/97 23.48 entre otros mecanismos posibles” (Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, “Derecho de Marcas”, tomo I, Editorial Heliasta S.R.L, pág. 251).

En consecuencia, las reglas aplicables a las marcas de productos, lo son también para las de servicios, como es el caso de esta interpretación. “Con la presentación de observaciones y su aceptación o rechazo, no se significa que se exima al funcionario de su obligación de proceder al examen de los requisitos que debe reunir el signo según el artículo 81, y de verificar si no se encuentra incurso en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83.

La responsabilidad del estudio del signo pa-ra ser registrado recae en la autoridad administrativa de la oficina nacional competente, y del criterio del funcionario dependerá que el signo sea aceptado o rechazado como marca. El Tribunal ha insistido en que el funcionario al examinar los signos, si bien utiliza un criterio “discrecional, en ningún caso puede ser arbitrario, ya que la doctrina y la jurisprudencia internacionales han señalado ciertas reglas, lógicas y científicas, que deberán ser tenidas en cuenta” (“Jurisprudencia del Tribunal de Justi-cia del Acuerdo de Cartagena”, tomo I, pág. 116, Proceso 1-IP-87).

“Conforme a lo dispuesto tanto en los artículos 95 y 96 de la Decisión 344, el examen de registrabilidad procede tanto cuando se presenten o no observaciones, y en el primer caso, la oficina nacional competente a la vez que analiza las observaciones realiza dicho examen, el que no sólo se concretará a las observaciones sino a otras situaciones y hechos que se presenten con relación al signo solicitado para registro.

La disposición del artículo 96 impone la obligación a la oficina nacional competente de realizar el examen de registrabilidad de una solicitud marcaria, examen que debe proceder tanto en los casos en que se han presentado observaciones como en aquellos en los que ellas no existan. La inexistencia de observaciones, por lo tanto, no exime al administrador, de la exigencia de proceder al examen de registrabilidad, y con este fundamento a otorgar o denegar el registro de la marca, resolución debidamente motivada que será comunicada al interesado.

Al interpretar esta misma norma comunitaria, el Tribunal Andino en el Proceso 27-IP-95 expresó: “La facultad que se confiere a la oficina nacional competente o al administrador para que proceda al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, a más de ser una potestad, es una obligación que debe cumplirse antes de otorgar el registro marcario.

“No puede entenderse que el examen de fondo sólo se ha de practicar cuando no existan “observaciones”, ni que se haya de omitir en caso de existencia de éstas, cuando el fin y el objetivo de la norma es que sea la autoridad administrativa la que, con el examen de fondo, conceda o deniegue la marca. “Dentro de esa amplia facultad conferida a la Oficina Nacional Competente para otorgar o denegar la solicitud de registro no le está permitido establecer, agregar o añadir más causales de irregistrabilidad que las contempladas en los artículos 81, 82 y 83.

Cumplir con la obligación de proceder al examen de fondo del signo, y de resolver sobre la registrabilidad o no del signo, son atribuciones de la administración que no pueden ser trasladadas a otra autoridad ni ser objetadas por haberse cumplido. El que haya acertado o no la autoridad es el efecto de ejercer su atribución, en cuyo caso las normas comunitarias y legislaciones internas contie-nen los preceptos para revocar o enmendar un acto administrativo proferido con incumplimiento de los preceptos relativos al registro de marcas”.

UNIFICACION Y COORDINACION DE LOS PROCEDIMIENTOS MARCARIOS Sobre el alcance de las disposiciones de los artículos 146 y 147 de la Decisión 344, el Tribunal Andino, en sentencia dentro del proceso 27IP-95, expresó: “Las disposiciones complementarias de los artículos 146 y 147 de la Decisión 344, convergen al interés de que los Países Miembros perfeccionen los procedimientos administrativos en orden a consolidar un Régimen común administrativo no sólo para el registro de marcas sino de patentes y de los otros signos. Este propósito final tiene como antecedente una garantía de la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en la Decisión 344.

GACETA OFICIAL “El desarrollo que el derecho marcario ha adquirido en los Países Andinos y las obligaciones que los Gobiernos asumen a través de la suscripción de acuerdos o convenios como los estipulados en la Organización Mundial de Comercio o en el G-3 (Colombia, Venezuela y Méjico), en todos los cuales se pone mayor énfasis en la propiedad intelectual, así como el agilitamiento y la certeza en materia de concesión de patentes, marcas y demás signos, hace necesario que las oficinas nacionales competentes guarden una autonomía tanto administrativa como económica que libere al funcionario respectivo de presiones de toda índole o de influencias que desvirtúen la finalidad o el propósito de la defensa de la marca tanto para el titular como para el público o consumidor.

“Dentro del campo de la cooperación interinstitucional de las oficinas nacionales competentes, el artículo 146, les obliga a realizar un intercambio permanente de las Gacetas o Boletines de la Propiedad Industrial, para una información entre cruzada de las marcas que se registren en cada uno de los Países Miembros, medida de utilidad para evitar el registro de las mismas marcas en dos o más Países para diferentes titulares con las consecuencias que de esos hechos podrían derivarse.

Más adelante el mecanismo debería acudir a sistemas modernos de redes de información para cumplir este propósito. “El compromiso que adquieren los Países Miembros a través de la disposición del artículo 47 se reflejará en una actualización de sus normas internas procedimentales administrativas para que los derechos de los particulares en lo concerniente a la tramitación o concesión de patentes y marcas, a la renovación de éstas, a su caducidad, a la protección que la Decisión 344 confiere sobre derechos de la propiedad industrial no se vean conculcados, disminuídos o desprotegidos por la falta de una legislación administrativa suficiente y necesaria para que esos derechos se discutan en base de procedimientos amplios y abiertos que aseguren la legitimación de los mismos.

La revisión y cumplimiento de las normas que deben efectuar los Países Miembros se referirán, entre otros aspectos, por ejemplo al otorgamiento de términos de prueba en cada uno de los respectivos trámites, a la publicación oportuna de las solicitudes de patentes y marcas, a la agilidad en la 16/05/97 24.48 concesión o negación de las solicitudes, a la disminución de requisitos formales internos en los procedimientos administrativos, al respeto de los plazos que las normas contienen para la renovación de marcas o para la cancelación de las tasas de patentes antes de declarar su caducidad, pues en todos estos casos, de aplicarse la norma en perjuicio del administrado “lejos de salvaguardar los derechos del titular ( ) los estarían menoscabando al restringir el alcance favorable del régimen común”.

(Proceso 22-IP-95) “La norma comentada tiene estrecha relación con el principio de remisión al derecho nacional y de su complementariedad frente a las normas comunitarias, en tanto se pueda aplicar aquellas siempre que no contradigan éstas ni agreguen requisitos, prohibiciones, impedimentos o causales de caducidad, nulidad o rechazo de solicitudes a más de las previstas y contempladas en la Decisión 344.

El robustecimiento de los trámites administrativos se ha de dirigir en todo caso a interpretar el derecho de la propiedad industrial de manera que se constituya en un fundamento esencial para la creación, investigación y promoción de las invenciones, de la iniciativa y del amparo al productor y al consumidor. “El espíritu de la disposición concerniente al artículo 147 no puede interpretarse en el sentido de que si la autoridad administrativa o la oficina nacional competente deniega una solicitud de registro de una marca, ese acto“per se”, implicaría un incumplimiento del Ordenamiento Jurídico Andino, ya que una decisión o resolución administrativa emitida con un criterio técnico por parte del administrador y que aparentemente no está de acuerdo con la solicitud del administrado, no significa que viole la disposición comunitaria si se trata de proteger a los administrados de esos riesgos; para eso existen las instancias superiores y los recursos procesales que permitan revisar las resoluciones y reparar los errores u omisiones producidos en la etapa administrativa inferior.

Suponer que la norma del citado artículo 147 consagra el principio de la infalibilidad del administrador no responde ni a la realidad ni a la lógica jurídica, ni a los principios de discrecionalidad y discernimiento de que dispone el administrador. “El Tribunal al interpretar el artículo 64 de la Decisión 85, y aplicando en este caso el concepto, más que el procedimiento que contem- GACETA OFICIAL pla la Decisión 344 para el registro de marcas dice: “ puede deducirse que si la administración se ha ajustado a las normas procedimentales para la aprobación o rechazo de una solicitud de registro, habiendo dado oportunidad procesal a las partes para ejercer el derecho de defensa, la actuación de la Oficina Nacional Competente se habrá ajustado a lo previsto por el artículo 64 de la Decisión 85 (relacionado con el artículo 80 inciso 2° de la Decisión 313), sin que pueda alegarse, como lo hace la demandante, que las normas citadas se han violado por el hecho, en sí mismo, de haberse negado el registro al considerar que el signo no era registrable por los motivos aducidos en las Resoluciones que se acusan de ilegalidad.

“Otra cosa distinta sería el juzgamiento que debe hacerse el juez nacional acerca de la conducta de la administración al aplicar las normas sustantivas sobre registrabilidad de la marca. Tal caso se daría cuando frente al hecho evidente de que el signo que se examina se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad de la marca, la administración, sinembargo, procediera a su registro, o cuando lo rechazara sin existir tales causales.

En esas circunstancias la Oficina Nacional Competente estaría incurriendo en aplicación indebida de la ley, generadora de nulidad en su actuación, lo cual será objeto de decisión por el Consejo de Estado en el proceso contencioso correspondiente mediante aplicación de la legislación comunitaria que se interpreta en el presente caso ”. (Proceso 7-IP-95, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 189 de 15 de septiembre de 1995).

“Justificar el incumplimiento de la Oficina Nacional Competente en la aplicación de la norma correspondiente, por el hecho de que marcas similares o que puedan tener el mismo significado han sido anteriormente inscritas, no puede ser o constituir fundamente legal válido para oponerse o contrariar los argumentos de la negativa de la marca por parte de la oficina nacional, porque a cada marca rodean circunstancias, especiales y peculiaridades distintas que provocan diferentes resoluciones.

El Tribunal en el indicado Proceso 7-IP-95, manifestó: “ En el caso aludido por el demandante dentro del proceso interno que dio origen a la presente consulta, el titular de la marca COMODISIMOS puede utilizarla para distinguir productos com- 16/05/97 25.48 prendidos en la clase 20 de la clasificación internacional de Niza y en tal sentido tiene un derecho adquirido sobre ella; pero de esta situación no puede derivarse derecho eventual alguno para obtener el registro de la misma marca con respecto a productos comprendidos en una clase diferente, porque las razones que tuvo en cuenta la administración para registrar determinada marca en una clase, no constituyen condición necesaria para que puedan ser aplicadas al registro de productos perteneciente a otra clase.

Se trata de dos actuaciones distintas, para dos clases de productos diferentes y de dos situaciones jurídicas diversas: en el caso del registro de la marca COMODISIMOS dentro de la clase 20 del nomenclator, existe un derecho adquirido o situación jurídica concreta para su titular, en tanto que las pretensiones del demandante frente al registro del mismo signo en la clase 24 apenas representan una mera expectativa o situación jurídica abstracta ”.

“Además, mientras los Países Miembros no modifiquen sus procedimientos internos, las oficinas nacionales competentes, deberán aplicar en sus resoluciones normas, reglamentos vigentes, y no aquellos que, con sujeción al artículo 147, deberían estar en proyecto de modificación o cambio, ya que de las normas de los artículos 146 y 147, en concordancia con los artículos 143 y 144 de la Decisión 344, “se comprueba que la intención del legislador es llegar a la uniformidad del sistema de administración comunitaria, propendiendo a obtener la autonomía y modernización de las llamadas ‘Oficinas Nacionales Competentes’, con miras a homogeneizar los sistemas y servicios de información. Todo lo cual establece una colaboración estrecha entre el derecho nacional y el derecho comunitario, en el cual el primero de los nombrados actúa como derecho complementario del derecho de integración”.

(Proceso 3-IP94, “Jurisprudencia del Tribunal”, tomo III, pág. 169)”. Con los antecedentes expuestos. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA CONCLUYE: 1. Un signo que no reúna las condiciones intrínsecas de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfi- GACETA OFICIAL ca, no puede considerarse como apto para el registro marcario. 2.

Si el signo se ajusta a los requisitos anteriormente señalados para poder tener acceso al registro, no deberá estar incurso en ninguna de las prohibiciones o impedimentos previstos en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 3. Los signos genéricos, usuales o descriptivos deben analizarse no sólo en base a su concepto gramatical o etimológico, sino de conformidad con el significado común y corriente que se utilice en el País, con respecto a los productos o servicios que la marca proteja o ampare. 4.

Los signos genéricos, usuales o descriptivos son irregistrables respecto de los productos o servicios a que ellos se refieren o a los que les describen sus cualidades necesarias o esenciales. 5. Los signos evocativos o sugestivos son objeto de registro, no obstante resultasen signos débiles. 16/05/97 tivas, el afectado puede recurrir a la justicia para solicitar el reparo del pretendido error, planteando las acciones que la norma comunitaria le concede en armonía con la legislación nacional.

Sin embargo no debe presumirse que toda negativa al registro de una marca se debe a la indebida aplicación de las disposiciones pertinentes. 10. De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia dentro del proceso 3490. 11.

Notifíquese al nombrado Consejo de Estado, mediante copia sellada y certificada, y remítase igualmente copia certificada de esta interpretación prejudicial a la Junta del Acuerdo de Cartagena, para su publicación oficial. Juan José Calle y Calle PRESIDENTE Gualberto Dávalos García MAGISTRADO 6. Una designación compuesta de varios signos genéricos o descriptivos puede ser registrable siempre que sea distintiva y sirva para distinguir o diferenciar un producto de otro.

Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO 7. Un signo denominativo, sugestivo o evocativo, que rememora la idea del producto o servicio por protegerse, y que no describe el servicio esencial que la marca va a proteger, puede ser registrado como marca. Roberto Salazar Manrique MAGISTRADO 8. La Oficina Nacional Competente, antes de aceptar o rechazar la solicitud de registro, debe proceder al examen de registrabilidad tanto en las solicitudes en las que se presenten observaciones como en las que no se formulen tales observaciones. 9.

Si la administración o la Oficina Nacional Competente realiza una aplicación indebida de las normas procedimentales o sustan- 26.48 Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza Secretario a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. GACETA OFICIAL 16/05/97 27.48 PROCESO N° 12-IP-96 Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 96 en concordancia con los literales d) y h) del artículo 82, 146 y 147 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena y del artículo 5° del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

Ponente: doctor Juan Alberto Polo Figueroa, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Caso: inscripción de la marca mixta MARGARINA EXCLUSIVA. Expediente Interno N° 3422. Actora: Sociedad de Grasas Vegetales S.A. Quito, abril 7 de 1997 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA V I S T O S: El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, a través del Consejero Ponente doctor Juan Alberto Polo Figueroa, solicita la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 96 en concordancia con los literales d) y h) del artículo 82, 146 y 147 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena y del artículo 5° del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso instaurado por la Sociedad de Grasas Vegetales S. A., a fin de obtener la nulidad de la Resolución N° 5393 de marzo 17 de 1995, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual negó el registro de la marca MARGARINA EXCLUSIVA (etiqueta) para distinguir los productos comprendidos de la clase 30 de la clasificación internacional de Niza.

Que este Tribunal es competente para conocer dicha solicitud y el juez nacional de Colombia lo es para requerirla, de conformidad con los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, respectivamente. Que la solicitud enviada al Tribunal, cumple con los requisitos contemplados en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal.

Que el Consejero Ponente ha identificado como hechos relevantes, los siguientes: “HECHOS DE LA DEMANDA” “Se alega en la demanda que la sociedad GRASAS VEGETALES S.A., presentó solicitud de registro de la marca MARGARINA EXCLUSIVA (etiqueta), clase 30, petición que correspondió al expediente administrativo N° 94 51299. Hechas las publicaciones de rigor, no se presentaron oposiciones ni observaciones por parte de terceros, pero aún así la División de Signos Distintivos, mediante la Resolución arriba citada y cuya nulidad se impetra, decidió negar el registro de la marca.

Como fundamento de las resoluciones se argumentó que “la expresión MARGARINA EXCLUSIVA (ETIQUETA) encuadra dentro de una de las causales de irregistrabilidad, específicamente contenidas en los literales d) y h) del Art. 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que impide el registro de signos que consistan exclusivamente en una indicación que pueda servir al comercio para designar la calidad de los productos para los cuales ha de usarse, y los que puedan engañar los medios comerciales o al público sobre la naturaleza del producto”.

Contra la resolución se interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación, contentivo de los fundamentos jurídicos por los cuales el signo MARGARINA EXCLUSIVA (etiqueta) no designa la calidad de los productos que distingue. El signo MARGARINA EXCLUSIVA (etiqueta) goza de la suficiente fuerza distintiva para identificar productos comprendidos en la clase 30, dado que cumple las exigencias del Art. 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Se observó que la expresión EXCLUSIVA es sinónima, entre otras, de UNICO, SOLO, PURO, SIMPLE, NOTABLE y que figuran registradas como marcas las expresiones UNICO Y SOLO, GACETA OFICIAL la primera para distinguir productos de la clase 30 y la segunda productos comprendidos en las clases 29 y 30.

FUNDAMENTOS DE DERECHO En los fundamentos de derecho manifiesta el actor que se violaron las siguientes normas: a) Artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dado que la División de Signos Distintivos ignoró que la marca MARGARINA EXCLUSIVA (etiqueta) es un signo perceptible y suficientemente distintivo con su particular representación gráfica.

Asimismo ignoró que dicho signo es idóneo para distinguir en el mercado los productos comprendidos en la clase 30, elaborados y comercializados por GRASAS VEGETALES S.A., de los productos o servicios idénticos o similares de cualquiera otra persona. La marca MARGARINA EXCLUSIVA (etiqueta) es un signo mixto, toda vez que se compone de la unión de dos palabras escritas en forma característica, combinadas con una figura especial, formando el conjunto, una etiqueta de singular presentación. b) El artículo 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en concordancia con el Artículo 82, literales d) y h) ibídem, por interpretación errónea, por cuanto la División de Signos Distintivos al efectuar el examen de fondo sobre la registrabilidad de la marca MARGARINA EXCLUSIVA (etiqueta), clase 30, determinó, sin ser lo correcto, que la marca solicitada consiste exclusivamente en una indicación que puede servir en el comercio para designar la calidad de los productos para los cuales ha de usarse.

También se violan las normas aquí citadas por cuanto se determinó que la marca solicitada puede engañar a los medios comerciales o al público sobre la naturaleza de los productos que distingue, dado que la Margarina es uno de los productos incluidos en la clase 29. c) Los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 5° del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la División 16/05/97 28.48 de Signos Distintivos no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones contenidas en la citada Decisión sobre registro de marcas.

De haberlo hecho en forma correcta, habría advertido que con ocasión de la interpretación y aplicación de las mismas o idénticas disposiciones (Decisiones 85, 311 y 313, cuando se encontraban vigentes) y con anterioridad a la fecha en que fue expedida la Resolución demandada, fueron concedidas a nombre de diferentes titulares, marcas con expresiones sinónimas y semánticamente idénticas a la expresión EXCLUSIVA.

La División de Signos distintivos no adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran la Decisión 344 ni se abstuvo de expedir los actos administrativos denegatorios de los registros solicitados”. Que el Tribunal, por su parte considera necesario mencionar otros aspectos contenidos en las diferentes piezas procesales constantes en el expediente enviado a este Organismo: 1° Resolución N° 5393, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos, la que niega la inscripción de la marca MARGARINA EXCLUSIVA.

En el considerando 4°, expresa: “ Que la legislación Colombiana consagra el sistema atributivo en materia de marcas. Esto es, que el registro confiere el derecho sobre la marca y a su utilización en favor de su titular de una manera excluyente. Por lo mismo, el término o figura que la componen debe ser apropiable. Para serlo, el signo o indicación que se pretende utilizar como marca no pueden consistir exclusivamente en una indicación que sirva para designar en el comercio la calidad de los productos o servicios para los cuales se utilizara.

Igualmente no deben engañar a los medios comerciales o al público sobre la naturaleza del producto en que se utilizará. Tal signo no tendrá la fuerza distintiva necesaria para que los consumidores puedan diferenciar los productos o servicios en que se empleará de otros iguales o similares ”. En el considerando 5to se dice: “ igualmente el signo MARGARINA EXCLUSIVA (ETIQUETA) puede engañar al público sobre GACETA OFICIAL la naturaleza del producto en que empleará, porque las margarinas son un producto incluido en la clase 29.

En el signo cuyo registro se solicita el elemento predominante es el nominativo”. 2° Recurso de apelación contra la Resolución N° 5393 En esta etapa del procedimiento administrativo la actora argumenta que “es subjetivo considerar, que el vocabloMARGARINA pueda crear confusión al público que quiera adquirir algún producto de la clase 30a, identificado con la maca MARGARINA EXCLUSIVA (ETIQUETA)”.

En observancia de lo anterior es claro que el término MARGARINA, a pesar de ser una denominación genérica dentro de los productos de la clase 29 no lo es dentro de la clase 30 y por esto, puede ser válidamente adoptada como marca sin crear confusión en el público consumidor”. En el punto tercero del escrito se expresa que “Las denominaciones genéricas pueden ser adoptadas de modo exclusivo para señalar productos diversos, constituyéndose en este caso, denominaciones de fantasía. “Es necesario tener en cuenta que el término MARGARINA está complementado con el vocablo EXCLUSIVA, y que por su especial combinación hablamos de una marca novedosa y distintiva, tanto fonética como gramaticalmente”, y que evoca además la naturaleza de los productos, en este caso alimentos.

Rebatiendo la causal de irregistrabilidad sobre el término EXCLUSIVA, sostiene que “la norma establece en forma taxativa que el término para ser genérico e incurrir en esta causal, sea denominación necesaria que defina la calidad del producto”. Y la expresión MARGARINA EXCLUSIVA (ETIQUETA), adquiere el carácter de fantasía, no constituyendo por lo tanto impedimento para su registro. 3° Demanda de la Compañía Grasas Vegetales S.A ante el Consejo de Estado para que se declare la nulidad de la resolución 5393 de 17 de marzo de 1995. 16/05/97 29.48 La actora, entre los fundamentos de derecho de sus pretensiones, anota los siguientes: a) Advierte que la etiqueta de la marca fue descrita en la solicitud de registro, (así observa el Tribunal), de la siguiente manera: “Consiste en un conjunto formado por la expresión EXCLUSIVA escrita en letras de doble contorno características y especiales, las cuales aparecen escritas dentro de un rectángulo, a la izquierda de dicha expresión se observa una figura geométrica muy especial, dentro de la cual se aprecia una figura caprichosa que se asemeja un queso”; agregando “el vocablo MARGARINA, como parte integrante de la marca, es simplemente explicativo, por tal razón no se incluyó en la descripción de la misma”. b) Para contradecir los considerandos 3ero y 4to de la Resolución administrativa Nº 5393 (17 de Marzo de 1995), dice que el signo MARGARINA EXCLUSIVA, “no determina la calidad ni las características ni las aptitudes para el uso de los productos comprendidos en la clase 30a” y es a lo “sumo evocativo de los productos que distingue” y por ello agrega que se han inscrito anteriormente marcas o signos para la misma clase como FANTASIA, MARAVILLA, DELICIAS, ESPECIAL ETC. c) El signo MARGARINA EXCLUSIVA no es susceptible de engañar a los medios comerciales o al público sobre la naturaleza de los productos que distingue “porque el hecho de que la margarina sea uno de los productos comprendidos en la clase 29, no constituye impedimento alguno para que con tal denominación (MARGARINA) se puedan designar productos de otras clases y, con mayor razón, cuando dicha denominación, además de ser meramente explicativa (no se reclama reivindicación sobre la misma se encuentra combinada con otros signos (EXCLUSIVA) y figuras distintivas susceptibles de registro como marcas”. 4° Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio a la demanda formulada por la Compañía Grasas Vegetales S.A GACETA OFICIAL 16/05/97 30.48 ante el Consejo de Estado.

Esta oficina administrativa en el respectivo escrito ha manifestado: hacen único, razón por la cual el signo solicitado carece de la suficiente fuerza distintiva ”. a) “ Sin embargo, es de señalar que de conformidad con lo previsto en el artículo 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y aplicable al asunto que nos ocupa la no presentación de observaciones por parte de terceros no es impedimento para que la Oficina Nacional Competente examine la registrabilidad y decida sobre el otorgamiento o denegación del registro de las marcas.” Que el Tribunal observa la descripción efectuada en la solicitud de registro de la marca MARGARINA EXCLUSIVA, consistente en las palabras “Margarina para repostería y pastelería”, y debajo en letras de mayor tamaño la palabra EXCLUSIVA, a más de la figura que según la actora dice ser un queso (Etiqueta). b) “ Es de reiterarse que la Decisión 344 como ordenamiento legal vigente en materia de Propiedad Industrial era aplicable válida y legalmente con respecto al asunto que nos ocupa y constituía el régimen legal que debía adoptarse por la Oficina Nacional Competente en materia de marcas ”. c) “ La decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en su artículo 82 literal d) impide legalmente que sean registrados los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse ”; de otra parte de conformidad con el artículo 82 literal d) de la misma Decisión son irregistrables como marcas los signos que “puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular, sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate ”.

Que los productos que ampara la clase 30a solicitada son: “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú; sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza, salsas (con excepción de salsas para ensaladas); especias, hielo”.

CONSIDERANDO: El texto de las normas solicitadas o requeridas de interpretación prejudicial, son las siguientes: DECISION 344: “Artículo 81.Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Artículo 82.- d) “Es de insistir que las argumentaciones esbozadas por la Oficina Nacional Competente como fundamento de los actos administrativos ahora acusados refiriéndose a la expresión “MARGARINA EXCLUSIVA” (Exclusiva) son válidas y acertadas al señalarse que: “ en el presente caso, el signo cuyo registro como marca se solicita consiste en un término de uso común para designar las características excepcionales de un bien, las cuales lo “No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) “d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de GACETA OFICIAL producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; 16/05/97 31.48 TRATADO DE CREACION DEL TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA Artículo 5.- ( ) “h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate”.

Artículo 96.“Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. “Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena.

Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación”. En base a estas disposiciones el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena procede a la interpretación de las normas transcritas: CONCEPTO DE MARCA El inciso segundo del artículo 81 de la Decisión 344, al definir lo que es marca dice: Artículo 146.“Los Países Miembros, con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria, se comprometen a garantizar la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Decisión. Asimismo, se comprometen a fortalecer, propender a la autonomía y modernizar las oficinas nacionales competentes y los sistemas y servicios de información relativos al estado de la técnica.

“Del mismo modo y a objeto de tener un sistema de información entre los Países Miembros, las oficinas nacionales competentes enviarán lo antes posible a partir de su publicación, las respectivas Gacetas o Boletines de la Propiedad Industrial, a las oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros. Estas Gacetas o Boletines serán colocados para consulta del público en la oficina de destino”.

Artículo 147.“Los Países Miembros se comprometen a revisar sus procedimientos administrativos a fin de salvaguardar los derechos y obligaciones que correspondan a los particulares, de conformidad con la presente Decisión”. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Por su parte, la Ley española de 10 de noviembre de 1988, define a la marca como “todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. Para Jorge Otamendi la “marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro” (Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989, pág. 7).

“La marca es el signo característico con que el industrial, comerciante o agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotación” (Brewer Moreno Pedro, Tratado de Marcas”, Segunda Edición, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pág. 31). “Se entiende generalmente que una marca es un signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa, de los bienes o servicios de otras empresas.

Es un bien incor- GACETA OFICIAL poral cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, “El papel de la Propiedad Industrial en la Protección de los Consumidores”, Ginebra 1983, pág. 13). De las definiciones anteriores se desprende que la marca es un bien inmaterial representada por un signo el que siendo intangible requiere de medios sensibles o de la perceptibilidad para que el consumidor pueda apreciar, distinguir y diferenciar.

Asimismo, el signo no cumpliría la función diferenciadora sino se aplicaría por parte del titular a unos productos o servicios. Signo registrado como marca sin productos que los distingan en el mercado, no cumpliría el alcance diferenciador por no tener la materia diferenciadora ( productos o servicios). Es decir, no tanto desde el punto de vista teórico, sino práctico, la marca no cumple sus funciones y sus objetivos mientras el titular no la ponga en circulación o en movimiento a través de la comercialización de productos y servicios.

Marca que no es usada por un tiempo determinado, está condenada a su cancelación, conforme al artículo 108 de la Decisión 344. El signo contemplado en forma aislada no tiene ninguna protección jurídica. Este elemento intencional debe tener una concreción material en un bien o servicio con una característica esencial como es su poder distintivo que permita al consumidor diferenciar unos productos o servicios de una empresa de los de la competencia. Esta impresión subjetiva de distintividad frente al hecho objetivo de los productos a que el signo se refiere da origen al concepto jurídico de marca, la que, de acuerdo al sistema atributivo que rige en la subregión Andina, debe ser registrada para que se origine el derecho al uso exclusivo por parte del titular.

El Tribunal Andino con claridad se refirió al aspecto objetivo de la marca, es decir, a la unión entre signo distintivo y el producto o bien y al aspecto o elemento psicológico que se presenta “cuando los consumidores potenciales aprehenden o captan esa unión entre signo y producto”, (Proceso 1-IP-87, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 28 de 15 de febrero de 1988, “Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena”, tomo I, pág 111). 16/05/97 32.48 La noción legal de la marca contenida en el artículo 81 destaca una de sus funciones principales como es la capacidad distintiva para diferenciar los productos o servicios de una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona, característica que de estar ausente en el signo haría irregistrable el mismo como marca.

Otra de las funciones de la marca, como es la indicación del origen empresarial, queda también plasmada en la noción prevista en el mencionado artículo 81, al permitir al consumidor que adquiera un producto señalado con una marca, establecer que él tiene el mismo origen de los productos adquiridos anteriormente con ese mismo signo distintivo.

La protección al consumidor alcanza con esta función el garantizarle la calidad de los productos que se encuentran amparados por la misma marca, lo que lleva en definitiva a establecer dentro del mercado consumidor la clientela hacia una marca debido precisamente a la calidad del producto que la marca protege. “El requisito de la aptitud diferenciadora es una consecuencia de las importantes funciones que desempeña la marca.

En efecto, como ha destacado el profesor Fernández Novoa al indicar la procedencia empresarial la marca opera como un mecanismo de identificación del correspondiente producto o servicio y ésta identificación es la que hace posible el proceso de diferenciación de los productos o servicios en el mercado en atención a su origen empresarial”.

(Prof. Dr. José Manuel Otero Lastres, “Concepto y Tipos de Marca en la Decisión 344”, Seminario Internacional Quito y Trujillo julio de 1996). Una marca no puede proteger a todos los productos del universo; la protección marcaria se limita a los productos a los cuales el titular haya referido o haya concretado en su solicitud, y dentro de éstos con similares o idénticos y no con todos los demás. Esta limitación protectiva de la marca constituye lo que en doctrina se denomina “la especialidad” que se refleja en la definición o concepto que sobre marca utiliza el artículo 81 de la Decisión 344.

En cuanto a los bienes que protege la marca la norma indicada extiende tanto a los servicios como a los productos, de lo cual dentro del área andina se habla de marcas de productos o marcas de servicios. GACETA OFICIAL REQUISITOS QUE DEBE REUNIR UN SIGNO PARA CONSIDERARSE COMO MARCA El artículo 81 inciso primero de la Decisión 344 consagra los siguientes requisitos para que un signo pueda convertirse en marca: “ que sea perceptible, suficientemente distintivo, y susceptible de representación gráfica ”.

PERCEPTIBILIDAD DEL SIGNO La perceptibilidad infiere la intervención o presencia de los sentidos o de “la inteligencia”. El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, define el vocablo “perceptible” como aquello que “se puede comprender o percibir” y “percibir” lo describe como el hecho de “recibir por uno de los sentidos las especies o impresiones del objeto”;

“Percepción”, dice es la “sensación interior que resulta de una impresión material hecha con nuestros sentidos” (Vigésima Edición, Tomo II, Madrid 1984, pág. 1041). El nombrado profesor Otero Lastres al referirse al requisito de la “perceptibilidad” indica que “va implícito en la propia confección de la marca como bien inmaterial, ya que, según hemos dicho es necesario un soporte material en el que ha de plasmarse la identidad inmaterial en que consiste el signo y se desprende también del requisito de la aptitud diferenciadora, ya que difícilmente se puede concebir un signo que tenga aptitud diferenciadora y que no sea perceptible.” (documento citado).

Dentro del proceso 27-IP-95 y en el análisis de este punto el Tribunal expresó: “Al exigir la ley comunitaria que el signo sea “perceptible” hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos, que son la única forma o manera de que el sujeto tenga conocimiento o perciba los estímulos externos. “Para la recepción sensible o externa de los signos se ha utilizado en forma más general el sentido de la vista, y los signos se han caracterizado por una denominación o conjunto de palabras, una figura, un dibujo, un conjunto de dibujos, etc.

“Con el cambio producido en la norma comunitaria de la Decisión 85 a la 344, ahora no 16/05/97 33.48 se exige el requisito de la “visibilidad” el que ha sido reemplazado por el de “la perceptibilidad”. Entonces con el cambio normativo, los elementos sensibles que pueden utilizarse para que puedan ser captados por los sentidos se han ampliado a los otros sentidos, el gusto, el oído, el olfato o el tacto.

“La doctrina acepta con mayor posibilidad de receptar como registro a las marcas auditivas o sonoras y se pone el ejemplo del rugido del león de la Metro Goldwin Mayer, que puede registrarse a través del pentagrama o notas musicales, y la relación entre marcas y productos se asociaría cuando se escuche el slogan. “La exigencia de la representación gráfica prevista en el artículo 81, descarta la posibilidad de que puedan registrarse como marcas las olfativas y las gustativas.

LA DISTINTIVIDAD Es requisito esencial de registrabilidad de tipo positivo que un signo sea distintivo. La distintividad, es también una de las funciones de la marca como se anota en renglones anteriores. La distintividad juega un papel fundamental en la marca en dos direcciones: frente a otro signo para distinguirlo, y ante los productos que la marca ampara para que el consumidor pueda dentro de su selección también diferenciarlos ante la competencia por la capacidad y la aptitud de satisfacer sus necesidades.

El prestigio de una marca no nace en consecuencia, por principio, ni por la forma o la representación gráfica del signo o por la atracción del gráfico o de la palabra hacia el público, sino, en el fondo por la calidad del producto que se encuentra amparado por un signo. El consumidor en un primer momento recordará la marca por su nombre pero la fijará y la reclamará en definitiva por la calidad del producto.

En consecuencia entre calidad de producto y signo hay una relación directa que preserva la continuidad comercial del producto. En sentencia de interpretación prejudicial rendida dentro del Proceso 1-IP-87 sobre este tema el Tribunal dijo: “la razón de ser del derecho exclusivo a una marca se explica por la necesidad que tiene todo empresario de diferenciar o individualizar los productos o servicios que elabora o presta y GACETA OFICIAL que deben ser comercializados en un mercado de libre competencia ” “la finalidad de una marca, en consecuencia, no es otra que la de individualizar los productos y servicios con el propósito de diferenciarlos de otros iguales o similares”.

( “Jurisprudencia ” tomo I, págs. 110 y 111). Dentro del citado Proceso 27-IP-95 este Organismo sobre el punto dijo: “El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características. Si entre lo distintivo y lo distinguible existe una relación estrecha y directa que conlleve a confundir lo uno de lo otro, el signo pierde esa condición esencial para constituirse en marca.

El carácter distintivo de un signo por lo tanto, será más pronunciado si entre signo y producto existe una menor relación. “El requisito de distintividad se origina o se justifica por la esencia misma de una de las funciones principales que tiene la marca (distinguir productos y servicios), y los objetivos que se persigue con ese requisito son dos: proteger al empresario de una imitación, copia o asimilación de su signo por parte de terceros para provecho comercial y económico, infracción con la cual se puede llevar a confundir al consumidor sobre el origen de los productos que los signos amparan; y el interés de proteger al público consumidor en la facultad para exigir, por la distintividad, el producto con marca que reúna las características y cualidades que esa marca le ha satisfecho.

“Las expresiones utilizadas por el artículo 81 de la Decisión 344, de que el signo sea “suficientemente distintivo”, no se ha de tomar como un doble requisito o condición del signo, esto es que a más de “distintivo”, sea “suficientemente”, pues si el signo a criterio del administrador es distintivo para el objeto que persigue (función identificadora marca- producto), no ha de estimarse que el signo sea de tal naturaleza que elimine la posibilidad de registro de signos que siendo por sí discrecionalmente distintivos no tengan el carácter de “suficientemente distintivos”.

“Lo distintivo es lo que hace que una persona, cosa u objeto, por sus características subjetivas u objetivas o por rasgos, naturaleza, 16/05/97 34.48 funciones o condiciones interiores o exteriores sea distinta a la otra. Y lo distintivo, por lo tanto, conduce a diferenciar a dos personas y objetos. “Sin embargo, esta norma contrapone dos conceptos: el suficientemente distintivo o simplemente distintivo, frente al insuficientemente distintivo, y si el signo se agrupa en esta última categoría, dejará de ser registrable.

Hay signos que no son genéricos ni descriptivos ni que se refieren a un objeto o servicio determinado y que no reúnen la distintividad necesaria para diferenciar un producto de otro, razón por la que, no posee la condición de “distintividad” para constituirse en marca. “Para explicar este punto el autor Victor Bentata dice: “En efecto, mientras la descriptividad denota indirectamente el producto mismo, la insuficiente distintividad no denota al producto, sino que es simplemente incapaz de diferenciar a un producto determinado en todos los sentidos del término. La insuficiente distintividad consiste en una marca demasiado simple o demasiado común, tomada en sí misma, tal como figuras geométricas simples, o signos aritméticos, o palabras como MAS o PARE o Y, mientras que la descriptividad debe ser siem-pre referida al producto” (“Reconstrucción del Derecho Marcario”, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1994 Página 165)”.

REPRESENTACION GRAFICA Esta exigencia se encuentra vinculada, en cierta forma con el requisito que debe reunir la solicitud de marca, puntualizada en el artículo 87, literal b), que se refiere “a la descripción clara y completa de la marca que se pretende registrar”. La representación gráfica del signo no es sino la descripción que se haga del mismo, ya sea por medio de palabras, vocablos, gráficos, figuras o signos, para que pueda conceptuarse una idea del signo. Dentro del proceso 27-IP-95, el Tribunal al afrontar la interpretación de esta norma expresó: “La implementación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse a través de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores etc.

Estos son los medios generalizados, por el momento, con los cuales se puede usar la marca. GACETA OFICIAL “El requisito de la representación gráfica del signo en marcas gustativas y olfativas impiden que éstas sean irregistrables, no por la existencia de una prohibición, sino por la dificultad práctica y real de describir el signo como elemento de conocimiento para el público y de los efectos prácticos de registrabilidad.

“La representación gráfica del signo es una “descripción que permite formarse una idea del signo, objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Marco Matías Alemán, “Marcas” Top Management, Bogotá, pág 77), por lo que este requisito hace relación a la materialización o factibilidad externa para el registro, esto es la publicación y el archivo.” El requisito de que el signo sea “susceptible de representación gráfica”, no parece “que responda a la propia naturaleza de la marca como signo distintivo, sino más bien a exigencias actuales en cuanto a la necesidad de “registrar” el signo en la correspondiente oficina de patentes y marcas”.

“ Este requisito no viene impuesto por la propia naturaleza de los signos en el sentido de que solo tengan aptitud para ser marcas los que sean susceptibles de representación gráfica sino que obedece a la situación actual de las Oficinas de Patentes y Marcas. En efecto, en principio, se puede afirmar que un olor o un sabor son signos o, por mejor decir medios, que pueden diferenciar un producto de sus similares desde el punto de vista de su esencia, tales medios no solo pueden responder teóricamente al concepto mismo de marca, sino que pueden reunir el principal requisito exigible a la marca: la aptitud diferenciadora.

El problema que se plantea actualmente con estos “medios” es el de “registrarlos” u hacerlos constar en la oficina de patentes y marcas. Estamos pues, más ante un problema de índole material, que ante una cuestión sustancial. De aquí que si se llegase a resolver en el futuro el problema de su “registrabilidad” no parece que existiesen obstáculos conceptuales para considerar estos “medios como verdaderas marcas”.

(Prof. José Manuel Otero, documento citado). Admite, que no debería limitarse la registrabilidad exigiendo “el requisito de la “susceptibilidad de representación gráfica”, ya que si llegan a poder ser registrados no parece que exista ningún obstáculo conceptual para admitirlos como marcas”. 16/05/97 35.48 DENOMINACIONES GENERICAS Y DESCRIPTIVAS Existen signos que reúnen o cumplen las condiciones o requisitos intrínsecos para constituirse en marcas, según lo señalado en el artículo 81 anteriormente referido, y pese a ello se hallan imposibilitados de su registro por tropezar con uno o más causales o impedimentos de registrabilidad que se señalan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344; así un signo distintivo, perceptible y con posibilidad de representación gráfica no será registrable si invade el campo de la prohibición de ser contrario a la ley a la moral o al orden público, reproduzca o imite el nombre, los escudos de armas o banderas de cualquier Estado u origine confusión con otro signo ya registrado anteriormente, etc.

Por carecer de distintividad no pueden ser registradas como marcas las denominaciones genéricas, que no son sino aquellas que se refieren al producto mismo. Si la marca que protege o ampara un producto es del mismo nombre del producto, pierde distintividad frente a otros productos y por lo tanto no reúne uno de los requisitos esenciales que la norma exige para que pueda constituirse en marca.

En las denominaciones genéricas el nombre del producto que es conocido de manera general y amplia por el público es la designación de la misma marca estableciéndose una relación estrecha y directa entre el nombre a distinguirse y el producto a diferenciarse. La prohibición sobre los signos genéricos protege el uso del lenguaje para los competidores, pues de aceptarse el uso privativo de un nombre genérico, se imposibilitaría la utilización de ese nombre para otros productos o servicios.

Los signos genéricos sirven para designar objetos o servicios que se aplican a un conjunto de personas o cosas que tienen una o varias características comunes o que poseen las mismas propiedades. Pero para que la genericidad constituya impedimento de registro de un signo, es necesario que tenga relación esencial y directa con el producto o servicio que se pretende registrar.

Si la palabra o la denominación nombra un producto o servicio, el signo será genérico. Esto no significa que una designación genérica queda impedida absolutamente para GACETA OFICIAL constituir una marca válida, para otra clase de productos a los que la marca no designa. Un signo genérico, en consecuencia, que no se identifique con el producto al cual pretende distinguir, podría ser registrado, lo que no obsta a la posibilidad de que también pueda ser registrado y utilizado para designar otros productos en el mercado competidor.

No es tampoco regla de descalificación de una marca genérica el hecho de que conste en un diccionario con tal categoría, es decir, que la aceptación gramatical por sí no es obstáculo para que el signo sea irregistrable, ya que como se dice, puede funcionar como marca de acuerdo con la novedad que revista con respecto a productos distintos a lo que representa su significación. El Tribunal y la doctrina han señalado que una designación es genérica cuando a la pregunta ¿qué es? se responde empleando la denominación genérica; o como expresa Bentata, lo genérico responde a la pregunta: “Al pronunciar la palabra, ¿que surge a la mente?”, así por ejemplo al decirse “silla” surge a la imaginación un “mueble” y mueble y silla serán genéricos para esos productos pues se refiere a un conjunto de cosas que tienen característi-cas comunes.

Como definición de los signos que se analizan se anota la formulada por Casado Cerviño: “Por signos genéricos, habituales o usuales se entiende aquellos signos que de manera directa o casi directa designan el género, categoría, especie o naturaleza del producto o servicio que pretende diferenciar”, (“Régimen de las Prohibiciones en materia de Marcas” en “La importancia de la Marca y su Protección” Consejo General del Poder Judicial y ANDEMA, Modalidad 1992, pág. 76).

Otero entiende “por denominación “genérica” aquella que sirve para designar el género al que pertenece el correspondiente producto o servicio: es el nombre que recibe el propio producto o servicio”. El Tribunal, en varios Procesos se ha referido al concepto y alcances de lo que es y significa la “genericidad” como elemento de distintividad para que un signo pueda ser registrado como marca.

Dentro del Proceso 2-IP-89 expresó que “De- 16/05/97 36.48 be aclararse, sin embargo, que conforme a la más generalizada doctrina del Derecho Marcario, la GENERICIDAD de una denominación, que impide que pueda ser utilizada como marca debe apreciarse siempre en su relación directa con los productos o servicios de que se trate, y no en el vacío o en abstracto.

El criterio simplemente gramatical no es suficiente para configurar la “genericidad” de una denominación desde el punto de vista jurídico. No porque una palabra figure en el diccionario con una o varias acepciones amplias o genéricas, queda por ello descalificada a priori como marca.” “ En otras palabras, un vocablo en sí mismo genérico, al ser utilizado en lenguaje figurado y en relación directa con un producto o servicio, sale del ámbito de su significado peculiar o propio y pierde así su genericidad inicial, siempre que no sea igualmente aplicable a otros productos o servicios de la misma clase.

O sea que un término genérico se puede constituir por mera convención en palabra propia o independiente, apta por lo tanto para servir como marca”. (G.O. Nº 49 de 10 de noviembre de 1989, “Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena”, BID/INTAL, Buenos Aires 1954, tomo II, pág. 15). En la sentencia dictada el 7 de agosto de 1995 proceso 3-IP-95, (G.O Nº 189 de 15 de septiembre de 1995), sobre la denominación genérica el Tribunal expresó que “Vistas las normas comunitarias que se solicita interpretar con esta óptica de conjunto, corresponde a este Tribunal comunitario anotar que la noción de denominaciones genéricas debe comprender, para efectos marcarios, las que se refieren a unidades de un mismo género propiamente dicho como de una misma especie, en la medida en que etimológicamente tanto el uno como la otra hacen relación al conjunto de elementos que tienen uno o varios caracteres comunes y que por tanto no pueden ser objeto de uso exclusivo para identificar el producto o servicio que se trate de registrar.

Tanto en la noción de género como en la de especie que trae el Diccionario de la Real Academia la comunidad de elementos hace evocar la idea de generalidad. La prohibición de registro se dirige pues, en ambos casos (género y especie) a precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser utilizadas, vía el registro marcario, para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o servicio.” (Criterio ratificado en sentencia dentro del proceso GACETA OFICIAL 14-IP-95 G.O Nº 230 de 16 de octubre de 1996 y en proceso 18-IP-95 G.O Nº 231 de 17 de octubre de 1996).

En el Proceso 12-IP-95, (G.O. Nº 199 de 26 de enero de 1996) al fundamentar la prohibición del registro de esta clase de signos, el Tribunal manifestó que tal prohibición “Se dirige a precaver que expresiones de uso común o generalizado pertenecientes al dominio público puedan ser apropiadas, vía el registro marcario, a fin de utilizarlas en forma exclusiva en la denominación de un producto o servicio”.

TÉRMINOS DESCRIPTIVOS “Los signos descriptivos, son aquellos que indican la naturaleza, función, cualidades, cantidad, destino, lugar de origen, características o informaciones de los productos a los cuales protege la marca, y el consumidor por medio de la denominación llega a conocer el producto o una de sus características esenciales. Al no identificar un producto de otro, el signo carece de fuerza distintiva suficiente.” (Proceso 27-IP95).

Manuel Otero define a la denominación descriptiva como aquella que “informa a los consumidores y usuarios a cerca de las características, funciones, ingredientes, tamaño, calidad, valor, u otras propiedades del producto o servicio”. La descripción del objeto o del servicio a que se refiere un signo o una denominación para que impida el registro debe encaminarse a una de sus cualidades primarias o esenciales, lo que implica que el consumidor al divisar o escuchar la marca reconozca el producto o servicio que lo protege.

En estos casos, sí el bien protegido por la misma se halla por ésta directamente designado pierde su carácter de distintivo y de exclusivo para el uso comercial. Con sentido opuesto, la descripción o la designación de una cualidad o elemento secundario o accidental del bien, no impide la irregistrabilidad de un signo. Los términos que son utilizados generalmente como signos descriptivos son el uso adjetivado de un sustantivo, los adjetivos y los adverbios que se refieren a la descripción de un bien o servicio.

El signo será descriptivo positivamente, es 16/05/97 37.48 decir, impedido de su registro cuando “comunica, a quien le oiga, lo vea, una idea clara; inmediata y directa con referencia al producto” (Bentata, obra citada, Pág. 170). Respecto tanto a los signos genéricos como descriptivos debe añadirse, que un signo consistente “exclusivamente” de elementos propiamente genéricos o descriptivos pueden constituir marca sí el conjunto marcario o su combinación resulta distintivo.

Esta posibilidad se encuentra configurada en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 cuando emplea el término “exclusivamente” al referirse a las marcas descriptivas. La Jurisprudencia del Tribunal se refiere a este punto en el proceso 1-IP-87; y dice: “Para proteger a los consumidores y también a los propietarios de marcas, el artículo 58 de la Decisión 85 prohíbe el registro de aquellos signos ‘que pueden engañar a los medios comerciales o al público consumidor sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el uso de los productos o servicios de que se trate’ (literal a).

Por las mismas razones prohíbe el registro de los signos que puedan confundirse con otros ya registrados, o cuyo registro haya sido solicitado con anterioridad por un tercero o posteriormente con una reivindicación válida del derecho de prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase (literal f).” Ratificado en Proceso 4-IP-88, tomo I (G.O Nº 160 de 21 de julio de 1994, “Jurisprudencia ”, tomo III, pág. 156, y en Proceso Nº21-IP95).

“La doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, el de formularse la pregunta de “cómo” es el producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.

(Proceso 3-IP-95, G. O. 189 de 15 de septiembre de 1995). “Por el contrario, la denominación que puede constituir una marca válida responde a la pregunta ¿quién es?. Así, por ejemplo, si le pu- GACETA OFICIAL dieran preguntar a una galleta, ¿quién es? y respondiera soy LA ROSA o soy NOEL (marcas muy conocidas en Colombia), tales expresiones son signos que pueden constituir marcas por no referirse a qué es el producto ni a cuáles son las características del mismo” (Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Avila, “El Régimen Andino de la Propiedad Industrial “, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez, Bogotá, 1995, págs. 212 y 213).

Anota, el indicado tratadista doctor Victor Bentata ejemplos de marcas que puedan bordear tanto la genericidad o la descriptividad o la insuficiencia descriptiva, por ejemplo “BELLA para cosméticos o CHUPE para caramelos”, lo mismo que PIDEME o BUENOS DIAS para café, que caen en los límites de lo superlativamente sugestivo y de lo insuficientemente distintivo. 16/05/97 38.48 chos de Marca;

Abeledo- Perrot, Buenos Aires, Pág. 71). “En tanto, si el adjetivo es la palabra común y usual para descubrir al producto y es una de sus características de su naturaleza o una cualidad predominante de los productos que protege o amparan, el signo no es registrable. “Hay otros adjetivos calificativos que no se refieren a las cualidades o características de los productos, pero que son comunes a toda mercadería como “buena clase”, “claro”, “extra”, “fino”, “fuerte”, “mejor”, “primera calidad” pero que entran dentro del dominio público y por lo tanto no son susceptibles de apropiación por una sóla persona, pues es el medio común de promocionar un producto y de utilización generalizada para indicar la calidad de los productos.

(David Rangel Medina, obra citada, pág. 359). ADJETIVOS Las consideraciones generales sobre los signos o denominaciones descriptivas pueden aplicarse a los adjetivos, toda vez, que algunos signos descriptivos son sustantivos adjetivizados. En consecuencia un adjetivo podrá registrarse como marca siempre y cuando no califique una cualidad esencial o fundamental del objeto o del servicio, o no especifique ni describa las cualidades primordiales de las mismas.

Los adjetivos calificativos que señalen una cualidad esencial de los objetos que le protegen no podrán ser admitidos para registro. Aquellos que no se relacionan en forma necesaria con los productos o servicios que se pretende aplicar ni indique su objeto, naturaleza ni induzcan a engaño al consumidor acerca de la substancia o calidad de dichos productos puede constituir marcas (ver Proceso 27-IP-95 y David Rengel Medina, “Tratado de Derecho Marcario” y Jorge Otamendi, “Derechos de Marca”.

En el Proceso 27-IP-95, al examinar la registrabilidad de los adjetivos se expresó: “Cuando los adjetivos calificativos no tengan “relación necesaria con los productos a que se pretenda aplicar, ni indica, su naturaleza u objeto, ni provoca idea o acción del mismo, ni induce en engaño al consumidor acerca de la substancia o calidad de dichos productos”, pueden constituir marca (Jorge Otamendi, “Dere- “La cualidad que se exprese a través del adjetivo para que sea registrable, no debe ser la esencial del producto, lo que lleva a que se examine la relación entre el calificativo y el producto.

Hay adjetivos que pertenecen por sus cualidades a muchos bienes, pero en unos casos puede ser la características o cualidades definitorias de los productos; así “eterna” puede servir para designar pinturas o esmaltes, por no ser una de las cualidades esenciales de este producto, y en otros supuestos, el mismo adjetivo, no será objeto de registro por definir al producto o enunciar sus rasgos fundamentales o primordiales.

“Un adjetivo, generalmente puede ser registrado, cuando el vocablo no es genérico ni descriptivo, pues no hace relación a ningún artículo, producto o servicio, ni describe tampoco a las mercancías que trata de amparar ni evoca la idea de las mismas; o si de acuerdo con la lengua española tiene varias acepciones o significados de tal modo que su uso no implica el monopolio del vocablo; o cuando al comparar los productos que va a proteger el signo escogido como marca, no hace mención a las cualidades o calidades esenciales o primordiales o las evocativas o incidentales de los productos.

“Dentro del Proceso 7-IP-95 (Gaceta Oficial Nº189 de 15 de septiembre de 1995), el Tribunal, al referirse a los adjetivos calificativos, expresó que “A manera de síntesis de la doc- GACETA OFICIAL trina y de la jurisprudencia puede decirse que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas siempre que no tengan estrecha relación con los bienes o servicios que pretenden designar.

De todos maneras cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva y correrán el riesgo de convertirse en signos débiles que, por ser factibles de utilizarse en diversos productos-afectan la capacidad de sus titulares para oponerse a otros signos que se asimilan a aquellos”. 16/05/97 39.48 posición, la finalidad o el destino de los productos.

La circunstancia de que una marca sea la de denominación de un producto, diferente al que se encuentra designado en la clasificación Internacional no sería en principio causa de engaño. El Tribunal ha puesto como ejemplo “que el término confortable no sea susceptible de registro para sillones y en cambio si podría serlo, por ejemplo para pasta de dientes” (Proceso 7-IP-95).

DENOMINACIONES CON INSUFICIENTE DISTINTIVIDAD SIGNOS ENGAÑOSOS La prohibición de registrar como marcas a los signos engañosos se encuentra fijada en el literal h) del artículo 82 de la Decisión 344. Esta causal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir del consumidor, frente al engaño que puede sufrir por el registro de una marca, sea sobre la calidad, características o aptitud del producto, o sobre la fabricación del mismo.

Fernández Novoa, señala que para determinar si un signo es engañoso o provoca el riesgo de engaño, se debe considerar dos circunstancias: la primera “consiste en relacionar la denominación o signo solicitado como marca con los productos o servicios para los que se ha presentado la correspondiente solicitud”, es decir, que la denominación será engañosa sólo cuando proporciona información errónea en relación con los productos o servicios que la marca está destinada a proteger.

El segundo criterio, hace relación al público consumidor y a los medios comerciales, es decir del consumidor medio, “dotado de las normales facultades perceptivas y que se guía por apreciaciones visuales o auditivas normales ” (“Derecho de Marcas”, Editorial Montecarvo, S.A. Madrid 1990, págs. 95 y 96). La norma del literal h) del artículo 82, cita algunos casos en que el signo puede inducir al público a error, en especial, sobre la naturaleza, procedencia, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud de los productos o servicios.

A estos casos pueden añadirse otras circunstancias que conduzcan al público a error como sería el caso de la com- Existen denominaciones o signos, adjetivos o sustantivos, que no caen ni dentro del campo de la estricta genericidad ni la descriptividad, y que independientemente del bien externo que van a proteger, carecen de la suficiente fuerza distintiva que los convierte en signos débiles que en ocasiones pueden conducir a la irregistrabilidad.

Son signos “inherentes incapaces de distinguir los bienes a los cuales se aplica no tanto por nombrar el bien mismo, ni siquiera por describir una de sus cualidades esenciales, sino por su debilidad externa” (Victor Bentata, obra citada, pág. 154). La indistintividad es insuficiente por el solo hecho de considerar al signo como tal, sin la relación inclusive con el producto o bien que va a proteger.

El autor últimamente mencionado, señala como signos de “dudosa distintividad las tradicionales representaciones del sol, del león, del toro”. “La marca OFERTA, dice, originalmente registrada en Colombia para papel higiénico, fue anulado por insuficiente distintividad que el Consejo de Estado confundió con genericidad ” (obra citada página 162).

Igualmente llega con su razonamiento a criticar que se admitan que “los genéricos de productos sean registrables para productos de naturaleza diferente, por ejemplo AZUCAR para vestido o CERVEZA para perfumes, sin tener en cuenta el elemento de insuficiente distintividad”. La insuficiente distintividad de un signo para registrarse, y que como se manifiesta no es el caso de la genericidad ni la descriptividad po- GACETA OFICIAL sitiva, en muchos de los casos será un tema de análisis y conocimiento profundo de materia sobre marcas por las tenues diferencias que puede darse entre un signo cuando es genérico, descriptivo o de insuficiente distintividad.

Los signos genéricos y descriptivos tienen una insuficiente distintividad; pero no todo signo insuficientemente distintivo es por sí genérico o descriptivo. La diferencia entre el signo descriptivo y el insuficientemente distintivo, radica en que el primero denota el producto a través de sus cualidades, aptitudes o composición; el insuficientemente distintivo no denota ni describe el producto, sino que no tiene la fuerza necesaria para diferenciar un producto de otro.

Entre la genericidad, la descriptividad y la insuficiente distintividad existen relaciones o aproximaciones que dependen del criterio subjetivo del examinador y un signo puede estar a lo mejor impedido de registro por ser genérico e insuficientemente distintivo o por descriptivo e insuficientemente distintivo. (Victor Bentata) LA MARCA “MARGARINA EXCLUSIVA” Entre la descripción de la marca cuestionada constante en la solicitud de registro y la denominación que se le atribuye en el proceso interno, existe una aparente diferencia. Mientras en la primera se habla de “La marca que consiste en el conjunto formado por la expresión EXCLUSIVA escrita en letras de doble contorno características y especiales, las cuales aparecen escritas dentro de un rectángulo, a la izquierda de dicha expresión se observa una figura geométrica muy especial, dentro de la cual se aprecia una figura caprichosa que semeja un queso, todo de conformidad con el modelo anexo”.

En el modelo anexo la palabra EXCLUSIVA y el gráfico de un “queso” aparecen con caracteres muy diferenciados, en tanto fuera del rectángulo que encierra a los dos signos anteriores aparece las expresiones “margarina para repostería y pastelería”. En el Proceso Interno se habla del registro de la marca “MARGARINA EXCLUSIVA (etiqueta)”. La actora en su demanda ante el Consejo de Estado explica “que el vocablo margarina, como parte integrante de la marca, es simplemente 16/05/97 40.48 explicativo; por tal razón no se incluyó en la descripción de la misma”.

El artículo 87 de la Decisión 344 exige como requisito para la solicitud, en el literal b), “la descripción clara y completa de la marca que se pretende registrar”, por lo que puede concluirse que la marca será la que conste en la solicitud y no en documentos anexos. Dentro de la etiqueta y no como el nombre mismo de la marca se pueden agregar las aptitudes y el objeto del producto y el nombre mismo del productos, términos éstos que no podrían ser registrados por su genericidad o por la descripción de las cualidades esenciales o de la aptitud del producto.

Aplicando la norma del citado artículo 87, literal b) la marca solicitada estaría constituida por la denominación EXCLUSIVA y el gráfico a que se refiere la solicitud. El añadido de la indicación del producto de que se trate, en este caso “margarina”, y la aptitud o destino esto es, “para repostería y pastelería”, no impide su uso en la marca, por referirse al producto que verdaderamente es, es decir, no rodea la sombra del engaño al público respecto a su calidad ni aptitud para el consumo, pues el consumidor medio entenderá que al adquirir margarina EXCLUSIVA, lo está adquiriendo ese producto y para el uso o aptitud que él está dedicado, y por el contrario no entenderá que con el producto margarina está adquiriendo pan o arroz que se encuentran especificados en la categoría 30 internacional, así como tampoco podrá entender que el productos margarina servirá para elaborar café o té o tapioca, pero si es un producto que puede ser utilizado en la elaboración de pan, pastelería o en la confitería en general.

Este análisis no significa sino una precisión del alcance de la solicitud de registro de la marca, y no una calificación de los hechos materia de proceso, lo que está impedido de hacer el Tribunal conforme al artículo 30 de su Tratado de Creación. Diferente sería la situación, en el caso de que el producto designado como “margarina”, no habría tenido esa composición ni característica, ni serviría para los fines propios de su elaboración y propósito, es decir, se habría presentado un engaño entre la denominación del producto y la aptitud del mismo.

El Tribunal y la doctrina han sostenido que GACETA OFICIAL bien puede un producto ser genérico para determinados bienes o servicios porque forman parte de su especie, pero en cambio, pueden ser aptos para designar a otros bienes o servicios. Se ha puesto el ejemplo de “silla”, “mueble”, “píldora” y “papel” como genéricos en relación con tales productos, deduciéndose, en consecuencia, que esos mismos términos no serán genéricos para otros bienes o servicios.

“EXCLUSIVA” es una marca mixta, y según la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal, en estos casos, es necesario determinar o concluir cual de los dos signos, el denominativo o el gráfico, predomina sobre el otro. Así lo ha repetido el Tribunal en varios de sus fallos. En el Proceso 4-IP-91, (G.O Nº97 de 16 de diciembre de 1991, ratificado en proceso 09-IP-94, G.O Nº 180 de 10 de mayo de 1995 y en el Proceso 25-IP-95) se dijo: “ Según la doctrina actual, al comparar una marca denominativa con una mixta no debe olvidarse que, en esta última, suele prevalecer el elemento denominativo sobre el gráfico.

Se parte de la base de que la palabra es la única forma que existe en la práctica para solicitar un determinado producto en el mercado, al paso que el signo gráfico es con frecuencia ambiguo y difícilmente puede ser expresado por el consumidor para señalar el producto ”. Luego es evidente, que una palabra de fácil recordación frente a un signo que no tiene siquiera una expresión gráfica precisa, como es en el caso presente, el público para solicitar la marca acudirá a la denominación de la marca y no a la representación gráfica.

El juzgador, decidirá para tomar una resolución, si la genericidad o la descriptividad están o no presentes, en el término “EXCLUSIVA”; si se produce o no el engaño al consumidor con la utilización de la marca y si es un vocablo ambiguo que no recoge las cualidades o condiciones esenciales o principales del producto. De concluir negativamente, se encontrará, entonces, frente a un signo registrable, análisis que derivará de su criterio subjetivo, no absoluto desde luego, sino condicionado a un examen comparativo y detenido del signo frente a los productos que la marca va a proteger así como los efectos que dentro del consumidor medio pueda tener la relación signo-productos.

EXAMEN DE REGISTRABILIDAD DE LAS 16/05/97 41.48 MARCAS Calificada la solicitud por cuanto ésta ha reunido los requisitos formales (artículo 92), se procede a su publicación por parte de la oficina nacional competente. Dentro de los 30 días hábiles improrrogables, quien tenga interés legítimo podrá presentar observaciones (artículo 93).

Presentadas y admitidas las observaciones, la oficina nacional competente procederá a notificar al solicitante “para que dentro de 30 días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos” si él así creyere conveniente (artículo 95). Vencido el plazo de 30 días, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación de la marca.

En el supuesto de que no se presentaran observaciones, y vencido el plazo de 30 días, la “oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca”. (artículo 96). La oficina nacional competente de acuerdo con las normas señaladas tiene la obligación de proceder al examen previo de registrabilidad del signo, el que se ha de practicar tanto en los casos en que existan observaciones o cuando ellas no se presenten.

Dicha oficina no puede, en consecuencia, omitir el examen de registrabilidad como requisito previo para conceder o denegar el registro marcario. En el proceso 27-IP-95 sobre la interpretación de esta misma norma el Tribunal subrayó que: “La facultad que se confiere a la oficina nacional competente o al administrador para que proceda al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, a más de ser una potestad, es una obligación que debe cumplirse antes de otorgar el registro marcario.

“No puede entenderse que el examen de fondo sólo se ha de practicar cuando no existan “observaciones”, ni que se haya de omitir en caso de existencia de estas, cuando el fin y el objetivo de la norma es que sea la autoridad administrativa la que, con el examen de fondo, conceda o deniegue la marca. “Con la presentación de observaciones y su aceptación o rechazo, no se significa que se exima al funcionario de su obligación de pro- GACETA OFICIAL ceder al examen de los requisitos que debe reunir el signo según el artículo 81, y de verificar si no se encuentra incurso en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83.

“Conforme a lo dispuesto tanto en los artículos 95 y 96 de la Decisión 344, el examen de registrabilidad procede tanto cuando se presenten o no observaciones, y en el primer caso, la oficina nacional competente a la vez que analiza las observaciones realiza dicho examen, el que no sólo se concretará a las observaciones sino a otras situaciones y hechos que se presenten con relación al signo solicitado para registro.

“Dentro de esa amplia facultad conferida a la Oficina Nacional Competente para otorgar o denegar la solicitud de registro no le está permitido establecer, agregar o añadir más causales de irregistrabilidad que las contempladas en los artículos 81, 82 y 83. Cumplir con la obligación de proceder al examen de fondo del signo, y de resolver sobre la registrabilidad o no del signo, son atribuciones de la administración que no pueden ser trasladadas a otra autoridad ni ser objetadas por haberse cumplido.

El que haya acertado o no la autoridad es el efecto de ejercer su atribución, en cuyo caso las normas comunitarias y legislaciones internas contienen los preceptos para revocar o enmendar un acto administrativo proferido con incumplimiento de los preceptos relativos al registro de marcas.” UNIFICACION Y COORDINACION DE LOS PROCEDIMIENTOS MARCARIOS El desarrollo que la Propiedad Intelectual -Derechos de autor y derecho de Propiedad Industrial- va adquiriendo en el Area Andina, exige también que paralelamente a la implementación de un régimen común sobre esos aspectos, se avance en la consolidación y armonización de los procedimientos administrativos internos en aras de lograr un sistema comunitario administrativo en lo que se refiere a patentes, marcas y otros signos protegidos.

Como pasos previos a este objetivo, conforme al artículo 146 de la Decisión 344, los Países Miembros, en primer lugar, deberán cumplir con la garantía de aplicación apropiada y uniforme de los conceptos y criterios que contienen las normas procedimentales y sustantivas de dicha Decisión. Dentro de ese fin de colaboración y de uni- 16/05/97 42.48 formidad, según el artículo que se analiza, los Países adquieren el compromiso de fortalecer, automatizar y modernizar las oficinas nacionales competentes y los servicios y sistemas de información relativos al estado de la técnica, todo ello como una necesidad que exige el desarrollo de la Propiedad Industrial en el Area Andina, como paso previo a la implementación de marca comunitaria Andina.

Este supuesto requerirá en todos los Países de agilidad y dinamismo en los procedimientos, que se logrará, contando con oficinas independientes y autónomas y con los sistemas informáticos necesarios para ese objetivo. El registro de una marca en un País de la Subregión no implica la protección de la misma en los demás Países del sistema, en los cuales; para que subsista dicha protección será necesario también proceder a registrar el signo marcario, (todo esto porque aún no existe, como se manifiesta la marca comunitaria).

De todos modos, en los momentos actuales, el registrar una marca en un País es un riesgo por no contar con la información interconectada y actualizada de que marcas se encuentran ya inscritas en el resto de los países, evitando así el presentar una solicitud que puede resultar inoperante para el registro de la marca. De igual modo, sin la información marcaria por parte de las diferentes oficinas, la posibilidad de presentar observaciones o de ejercer el derecho de prioridad se dificulta.

Para obviar, en parte, estos inconvenientes, y más que un requisito para el procedimiento del registro de marcas y otros signos, el artículo 146, prevé la necesidad de que exista entre los cinco Países Andinos el correspondiente intercambio de las Gacetas o Boletines para que a través de ellos el público conozca las marcas registradas y las que se van a registrar, para que ejerciten los derechos que la Decisión 344 confiere.

La incorporación dentro de la Decisión 344 de nuevos elementos sustantivos para la concesión de patentes y el registro de marcas y demás signos, así como la fijación de nuevos trámites o procedimientos para el otorgamiento de los mismos, obliga a que los Países Miembros adapten internamente sus procedimientos a los nuevos requerimientos que se contienen en esa Decisión. En el Proceso 27-IP-95, el Tribunal, al pronunciarse sobre este campo expresó: “El compromiso que adquieren los Países GACETA OFICIAL Miembros a través de la disposición del artículo 147 se reflejará en una actualización de sus normas internas procedimentales administrativas para que los derechos de los particulares en lo concerniente a la tramitación o concesión de patentes y marcas, a la renovación de éstas, a su caducidad, a la protección que la Decisión 344 confiere sobre derechos de la propiedad industrial no se vean conculcados, disminuidos o desprotegidos por la falta de una legislación administración suficiente y necesaria para que esos derechos se discutan en base de procedimientos amplios y abiertos que aseguren la legitimación de los mismos.

La revisión que deben efectuar los Países Miembros se referirán, entre otros aspectos, por ejemplo al otorgamiento de términos de prueba en cada uno de los respectivos trámites, a la publicación oportuna de las solicitudes de patentes y marcas, a la agilidad en la concesión o negación de las solicitudes, a la disminución de requisitos formales internos en los procedimientos administrativos, al respeto de los plazos que las normas contiene para la renovación de marcas o para la cancelación de las tasas de patentes antes de declarar la caducidad patentes, en todos estos casos de aplicarse la norma casos en perjuicio del titular “lejos de salvaguardar los derechos del titular ( ) los estarían menoscabando al restringir el alcance favorable del régimen común. (Proceso 22-IP-95).” En el mismo Proceso 27-IP-95 al interpretar el alcance de la norma comentada del artículo 147 dijo: “El espíritu de la disposición concerniente al artículo 147 no puede interpretarse en el sentido de que si la autoridad administrativa o la oficina nacional competente deniega una solicitud de registro de una marca, ese acto “per se”, implicaría un incumplimiento del Ordenamiento Jurídico Andino, ya que una decisión o resolución administrativa emitida con un criterio técnico por parte del administrador y que aparentemente no está de acuerdo con la solicitud del administrado, no significa que viole la disposición comunitaria si se trata de proteger a los administrados de esos riesgos; para eso existen las instancias superiores y los recursos procesales que permitan revisar las resoluciones y reparar los errores u omisiones producidos en la etapa administrativa inferior.

Suponer que la norma del citado artículo 147 consagra el principio de la infalibilidad del administrador no responde ni a 16/05/97 43.48 la realidad ni a la lógica jurídica, ni a los principios de discrecionalidad y discernimiento de que dispone el administrador. “Otra cosa distinta sería el juzgamiento que debe hacerse el juez nacional acerca de la conducta de la administración al aplicar las normas sustantivas sobre registrabilidad de la marca.

Tal caso se daría cuando frente al hecho evidente de que el signo que se examina se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad de la marca, la administración, sinembargo, procediera a su registro, o cuando lo rechazara sin existir tales causales. En esas circunstancias la Oficina Nacional Competente estaría incurriendo en aplicación indebida de la ley, generadora de nulidad en su actuación, lo cual será objeto de decisión por el Consejo de Estado en el proceso contencioso correspondiente mediante aplicación de la legislación comunitaria que se interpreta en el presente caso ”.

(Proceso 7-IP-95, G.O. 189 de 15 de septiembre de 1995). “Además, mientras los Países Miembros no modifiquen sus procedimientos internos, las oficinas nacionales competentes, competentes, deberán aplicar en sus resoluciones normas, reglamentos vigentes, y no aquellos que, con sujeción al artículo 147, deberían estar en proyecto de modificación o cambio, ya que de las normas de los artículos 146 y 147, en concordancia con los artículos 143 y 144 de la Decisión 344, “se comprueba que la intención del legislador es llegar a la uniformidad del sistema de administración comunitaria, propendiendo a obtener la autonomía y modernización de las llamadas ‘Oficinas Nacionales Competentes’, con miras a homogenizar los sistemas y servicios de información. Todo lo cual establece una colaboración estrecha entre el derecho nacional y el derecho comunitario, en el cual el primero de los nombrados actúa como derecho complementario del derecho de integración”.

(Proceso 3-IP-94, “Jurisprudencia del Tribunal”, tomo III, pág. 169).”

ARTICULO 5 DEL TRATADO DE CREACION DEL TRIBUNAL ANDINO El Acuerdo de Cartagena suscrito el 29 de mayo de 1969, que ha desembocado en la futura Comunidad Andina pronta a nacer cuando los cinco Países Andinos ratifiquen el Acta de Trujillo suscrita del 10 de marzo de 1996, es un GACETA OFICIAL 16/05/97 44.48 Tratado Internacional que conlleva el principio de la buena fe (bona fides) cuya base reside en la confianza. mo la regla general de interpretación prevista en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados ” Las relaciones entre entes privados mal podrían generarse y peor aun desarrollarse de no contarse con la seguridad y la certeza de que lo suscrito y comprometido va a tener un cumplimiento efectivo durante la relación contractual.

“En efecto, la buena fe en la interpretación se vincula a la buena fe con la que debe ser cumplido todo Tratado en vigor. Así lo dice la misma Convención cuando señala que ‘Todo Tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena Fe’ (artículo 26) y establece que ‘una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado ’ (artículo 27).

Ha de entenderse entonces que cualquier acto de las partes que desconozca el principio ‘pacta sunt servanda’, significaría incumplimiento del Tratado, lo cual sería violatorio del derecho internacional, y, en nuestro caso, del derecho comunitario.” (G.O. Nº 50 de 17 de noviembre de 1989, “Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena” BID/INTAL, Buenos Aires 1994, tomo II, págs. 39 y 40).

Estas ideas recobran mayor alcance cuando se habla de las relaciones internacionales entre los Estados. “La buena fe referida al cumplimiento de las obligaciones lleva incorporados los elementos de lealtad, fidelidad y compromiso de cooperación como principios de ejecución contractual”. (Cita de Pablo Emilio Betti, “Teoría General de las Obligaciones, tomo I, Ediciones Revista de Derecho Privado, Madrid 1969, pág. 69 y ss. y 84).

La confianza internacional se deriva del principio universalmente reconocido como Pacta Sunt Servanda, según el cual, todo tratado válidamente celebrado comporta el cumplimiento de buena fe por parte de los contratantes. Los principios mencionados ligeramente en líneas anteriores, constituyen el fundamento del artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal, el que vigilante de los mismos, impone a los Países Miembros la obligación de cumplir con los compromisos adquiridos a través tanto de las normas originarias o constitucionales del Ordenamiento Jurídico Andino como de las derivadas o secundarias, consignadas las primeras en el Acuerdo de Cartagena sus protocolos e instrumentos adicionales, y el propio Tratado del Tribunal o sus modificaciones, y las segundas referentes a las Decisiones de la Comisión y las Resoluciones de la Junta.

El Tribunal Andino de Justicia en su interpretación dentro del Proceso 5-IP-89 sobre los principios que rigen la suscripción de un Tratado expresó “1.3 Además, por referirse a la interpretación de uno de los artículos del Tratado del Tribunal, suscrito dentro de las prácticas del derecho internacional que rigen la convivencia entre las Naciones, deberán tenerse en cuenta los principios del libre consentimiento y la buena fe y la norma ‘pacta sunt servanda’, universalmente reconocidos, así co- En la solicitud de interpretación prejudicial remitida a este Tribunal, se acusa a la División de Signos Distintivos de no haber interpretado ni aplicado el artículo 5 del Tratado que crea el Tribunal Andino y que se violaron ésta y otras normas “por cuanto la División de Signos Distintivos no adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran la Decisión 344 ni se abstuvo (debiendo hacerlo, según a continuación se sustenta) de expedir los actos administrativos denegatorios de los registros solicitados”.

Las Decisiones de la Comisión, como se anota, forman parte del Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, según el artículo 1 del Tratado del Tribunal y su valor jurídico se proyecta en la obligatoriedad que tienen los Países Miembros y sus Organos y organismos de aplicarlas con preeminencia de las normas nacionales, cuando éstas se opongan o contradigan el Derecho Comunitario.

El valor jurídico de las Decisiones nace de la legitimidad del órgano comunitario que las emite, esto es, la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que por mandato del artículo 6 del Tratado de Cartagena “es el Organo máximo del Acuerdo y como tal tiene capacidad de legislación exclusiva sobre las materias de su competencia”. Una norma comunitaria, si bien en su origen GACETA OFICIAL no obedece al trámite legislativo establecido en cada una de las constituciones de los Países Miembros, pero que sí deviene del órgano legislativo comunitario, tiene el valor, alcance y aplicación que los Países dan a su ordenamiento interno pues el comunitario andino “ es imperativo, de aplicación obligatoria en todos los Países Miembros, y que debe ser respetado y cumplido por todos ellos y por supuesto por los órganos del Acuerdo, lo mismo que por todos los organismos y funcionarios que ejercen atribuciones conforme a dicho ordenamiento, el cual regula el proceso de la integración que se cumple en una comunidad de derecho cual es la constituida en el Pacto Andino”.

(Proceso 2-N-86 G.O Nº 21 de 15 de Julio de 1987, “Jurisprudencia ”, tomo I, pág. 90). De cumplimiento obligatorio, de aplicación directa y con carácter preeminente, son las características del Ordenamiento Jurídico Andino, el que sujeta a los Países Miembros a una obligación positiva como es la contenida en el artículo 5 del Tratado del Tribunal, de “adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman” dicho ordenamiento.

Por otro lado el mismo artículo 5 en el inciso 2do, impone a los Países Comunitarios Andinos la obligación “de no hacer”, traducida en la no adopción ni empleo de medida alguna que sea contraria a las normas del Ordenamiento Jurídico o que de algún modo obstaculice su aplicación. No puede en consecuencia un País Miembro dictar normas, reglamentos, ordenanzas, etc. ni tomar una actitud o conducta que contraríe dichas normas, o impedir bajo cualquier forma o modo la aplicación de las mismas.

El Tribunal Andino ha emitido criterios concordantes sobre el alcance del artículo 5 del Tratado del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en los casos dentro de los Procesos 2-IP-88 (G.O. Nº33 de 26 de julio de 1988), 6-IP-93 (G.O. Nº150 de 25 de marzo de 1994) y 1-AI-96 (G.O. Nº234 de 21 de noviembre de 1996). El carácter imperativo y obligatorio del ordenamiento jurídico para los Países Miembros, sus organismos y para los ciudadanos, no se desvirtúa con el simple hecho de que en una 16/05/97 45.48 resolución administrativa, la oficina nacional competente dé aplicación a los procedimientos y normas comunitarias.

Tal actuación no pueda significar “per se” violación o incumplimiento de ese ordenamiento. Si por el contrario, existe en el funcionario la buena Fe y un criterio motivado para respaldar su resolución, en la que adopta una posición para la cual la propia ley lo faculta -como es la de considerar que una marca pueda o no ser registrable- esa actitud más bien puede ser ajustada al espíritu de la norma y estar subordinada a las obligaciones de “hacer” y de “no hacer”, que promulga el artículo 5 del Tratado del Tribunal.

Con los antecedentes expuestos EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA CONCLUYE: 1. Para que un signo pueda ser registrado como marca, debe reunir no sólo los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, sino además, no estar impedido por una de las causales de irregistrabilidad determinadas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 2.

Los signos descriptivos o genéricos son irregistrables en cuanto a los productos o servicios a los que la marca proteja. Por el contrario, los mismos signos pueden ser registrables como marcas para otros productos con los cuales no existe una directa relación o vinculación, siempre que guarde distintividad con los mismos. 3. Los adjetivos serán registrables si no se refieren a las cualidades esenciales o predominantes de los productos que ampara la marca por registrarse. 4.

El examen de registrabilidad que debe efectuar la Oficina Nacional Competente, antes de aceptar o rechazar la solicitud de registro, procede tanto en las solicitudes, en las que se presenten observaciones, como en las que no se presenten tales observaciones. 5. Si la administración o la Oficina Nacional Competente realiza una aplicación indebida de las normas procedimentales o sustanti- GACETA OFICIAL vas, el afectado puede recurrir a la justicia para solicitar el reparo del pretendido error, planteando las acciones que la norma comunitaria le concede en ocasiones, en armonía con la legislación nacional.

Sin embargo no debe presumirse que toda negativa al registro de una marca se deba a lo que a juicio del solicitante constituye una indebida aplicación de las disposiciones pertinentes. 6. De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia dentro del proceso 3422. 7.

Una resolución administrativa dictada en aplicación de las normas y procedimientos comunitarios y que refleje el espíritu discrecional concedido a la administración, no puede constituir una acción contraria a dichas normas ni un obstáculo para su aplicación. 8. Notifíquese al nombrado Consejo de Estado, mediante copia sellada y certificada, y remítase igualmente copia certificada de esta interpretación prejudicial a la Junta del 16/05/97 46.48 Acuerdo de Cartagena, para su publicación oficial.

Juan José Calle y Calle PRESIDENTE Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Roberto Salazar Manrique MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza Secretario a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i.