GACETA OFICIAL del Acuerdo deCartagena Año XV - Número 450 Lima, 21 de junio de 1999 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 29-IP-98.- Interpretación Prejudicial de los artículos 71, 72 y 76 de la Decisión 406 (texto oficial codificado del Acuerdo de Cartagena) de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en el caso de pretendida nulidad del Decreto Nº 244 del 26 de febrero de 1906.

Expediente AI-034 Proceso 31-IP-98.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81; 82 literal a); 83 literales d) y e); y, 84 literales a), b), c) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N° 3 de Cuenca-Ecuador; e interpretación de oficio del literal a) del artículo 83; y, artículos 86 y 113 ibídem.

Actora: “Desarrollo Agropecuario C.A.” Marca “LOS ALPES”. (Expediente Interno N° 043-96) Proceso 41-IP- 98.- Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 73 literales d), e) y g) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Solicitado por el Dr. Manuel Urueta Ayola, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: Sociedad D.C. Comics. Marca “SUPERMANI”. Expediente Interno: 219099 Pág. 1 9 24 PROCESO 29-IP-98 Interpretación prejudicial de los artículos 71, 72 y 76 de la Decisión 406 (texto oficial codificado del Acuerdo de Cartagena) de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en el caso de pretendida nulidad del Decreto Nº 244 del 26 de febrero de 1906.

Expediente AI-034 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En la ciudad de Quito, a los veintidós días del mes de enero de mil novecientos noventa y nueve. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en el Expediente Nº AI-034 en el cual la actora María Carolina Rodríguez Ruiz, pretende obtener la nulidad del Decreto Gubernamental número 244 de 26 de febrero de 1906, aclaratorio del artículo 2º del Decreto Nº 41 del año 1905 y en el cual se invocan como normas violadas los artículos 71, 72 y 76 de la Decisión 406 del 25 de junio de 1997, por la que se aprueba la codificación oficial del Acuerdo de Cartagena.

Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL Que el Tribunal peticionario es competente para acudir al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en solicitud de interpretación prejudicial en virtud del artículo 29 del Tratado de creación del Tribunal. Que la solicitud cumple con los requisitos establecidos por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal (Decisión 184), y el Tribunal consultante señala como hechos relevantes para la interpretación, los siguientes: “1o: El 8 de marzo de 1905 se expidió el Decreto Legislativo núm. 41 de 1905, por medio del cual el Presidente de la República dictó algunas disposiciones sobre arbitrios rentísticos.

“2o: El 26 de febrero de 1906 el Presidente de la República expidió el Decreto núm. 244 de 1906 “aclaratorio del artículo 2º del Decreto número 41 del año próximo pasado” “3o: Las normas antes aludidas se encuentran vigentes y en virtud de lo dispuesto en éstas fue creado y en la actualidad persiste el monopolio estatal sobre el alcohol potable.

“5o: Para sustentar los cargos de violación de las normas indicadas en la demanda, adujo la actora lo siguiente: “El artículo 1º del Decreto núm. 244 de 1906 es violatorio de las normas antes enunciadas porque, al haber incluido al alcohol (potable) dentro del monopolio de los licores, se está dando un tratamiento tributario desigual o menos favorable al alcohol y a los licores provenientes, no solamente de los Departamentos de Colombia, sino de los demás países miembros del Pacto Andino, determinando la existencia de condiciones competitivas desiguales.

“Según las normas de carácter supranacional precitadas no pueden existir gravámenes y restricciones que incidan sobre la importación de productos originarios de cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina”. 21/06/99 2.36 I. SÍNTESIS DE LA DEMANDA El Decreto 244 de 1906 cuya nulidad se demanda fue dictado en época en que regía la Constitución de 1886 con la finalidad de aclarar los alcances del Decreto Nº 41 de 1905 el cual se había convertido en Ley de la República por haber sido ratificado por la Ley 15 de 1905.

Según la actora el Presidente de la República no tenía competencia para reformar un Decreto con fuerza de ley dado que los artículos constitucionales 76, numeral 1) y 58 radicaban en cabeza exclusiva del Congreso la facultad de hacer la Ley así como la de “interpretarla” “reformarla” y “derogarla” por lo que solamente el legislador podía haber aclarado el Decreto Legislativo Nº 41 de 1905 en cuyo artículo 1º se incluyó dentro del monopolio sobre los licores al alcohol.

Acusa también al Decreto 244 de 1906 de haber violado en forma indirecta los artículos 57, 20 y 63 de la Constitución de 1886 porque el Presidente de la República se abrogó una competencia que no le pertenecía sino que era exclusiva del Congreso. Respecto de la Constitución de 1991 la parte actora sostiene que el Decreto 244 de 1906 es violatorio del artículo 150, numeral 1º y 114, por cuanto dichas normas constitucionales radican en cabeza del Congreso la facultad de dictar las leyes y que en tales “condiciones solamente el legislador podía haber aclarado el Decreto Legislativo Nº 41 de 1905” y que no obstante lo anterior el Presidente de la República expidió el Decreto 244 de 1906 (sin fuerza de ley) para aclarar el artículo 2º del Decreto Legislativo Nº 41 de 1905 cuyo artículo 1º incluía en el monopolio de los licores al alcohol cualquiera que sea la materia prima de que se fabrique.

Además de las anteriores violaciones, la actora demanda por la violación de los artículos 150 numeral 10, 189 y 200 de la Constitución de 1991, pues la norma contenida en el artículo 189 de la Constitución vigente otorga funciones al Presidente de la República como suprema autoridad administrativa, Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, pero que en ninguna de esas calidades puede legislar.

Asimismo, sostiene que el Decreto 244 de 1906 es violatorio indirectamente de los artículos 113, GACETA OFICIAL 6º, 121 y 122 de la Constitución de 1991 por las mismas razones por las que violó los artículos 57, 20 y 63 de la Constitución de 1886, por haberse abrogado una competencia que no le pertenecía sino que era exclusiva del Congreso.

La demanda plantea un segundo cargo: el de la incompetencia del Presidente de la República para crear o establecer un monopolio, pues el artículo 31 de la Constitución de 1986 disponía que ningún monopolio podía establecerse sino como arbitrio rentístico en virtud de una ley. El artículo 1º del Decreto 244 de 1906 resultaría violatorio de la referida norma constitucional, pues solamente el legislador tenía la competencia para establecer o constituir monopolios en favor del Estado y posteriormente el Decreto 244 resultó ser contrario al artículo 4º del Acto Legislativo Nº 3 de 1910 según el cual solamente el Congreso mediante ley podía crear los monopolios, produciéndose así el fenómeno de inconstitucionalidad sobreviniente.

Alega la demandante que al referirse al alcohol en forma genérica, el Decreto acusado incluyó todos los alcoholes y, en particular, el alcohol etílico potable e impotable, a pesar de que expresamente el Decreto Legislativo 41 de 1905 convertido en Ley había excluido el alcohol impotable o desnaturalizado, sin hacer claridad de si era etílico o cualquier otra clase de alcohol.

Aduce, además, la demandante que el Decreto acusado es violatorio del artículo 336 de la Constitución de 1991 según el cual ningún monopolio podrá establecerse sino como arbitrio rentístico, con una finalidad de interés público o social y en virtud de la ley, por lo que de conformidad con dicha norma constitucional solamente el legislador puede establecer un monopolio en favor del Estado y, en consecuencia, mal podía la norma acusada establecer el monopolio sobre el alcohol, pues se trata de una facultad del legislativo e indelegable.

En cuanto a la figura del monopolio rentístico la Corte Constitucional en Sentencia C-256/98 coincidió con los planteamientos hechos por la Junta del Acuerdo de Cartagena en la Resolución 453 sobre dictamen de incumplimiento 0197 por parte del Gobierno de Colombia en el tratamiento a los alcoholes y licores importados de Países del Grupo Andino, en el sentido 21/06/99 3.36 de ratificar la naturaleza rentística del monopolio constitucional y de declarar que “las situaciones que afectan la importación y comercialización en el mercado colombiano de alcoholes y licores provenientes de Países Miembros del Grupo Andino no tienen su origen directo en la Constitución de Colombia y que las mismas pudieran ser corregidas por la iniciativa del gobierno ”, concluyendo que “la figura del monopolio no es en sí misma contraria a las ideas de supranacionalidad e integración ”, y que las contradicciones que puedan surgir se deben a la manera como los departamentos procedan en la práctica, pues “ una cosa es la facultad para el establecimiento del monopolio, encontrada conforme con la carta y otra la aplicación práctica, la ejecución de la ley ”.

La demandante alega la violación de normas de carácter supranacional, específicamente el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y los artículos 41 a 46 del Acuerdo de Cartagena. Según el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados ningún País puede invocar sus normas internas para justificar el incumplimiento de una obligación emanada de un Tratado.

Esta norma habría sido violada por falta de aplicación. Las normas de carácter supranacional contenidas en los artículos 41 a 46 (hoy artículos 71 a 76), según las cuales no pueden existir gravámenes y restricciones que incidan sobre la importación de productos originarios de cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina, han resultado violadas por la contradicción existente entre ellas y el artículo 1º del Decreto 244 de 1906.

En suma la demandante pretende que se declare la nulidad total del Decreto 244 de 1906, aclaratorio del artículo 2º de Decreto 41 del año anterior, y subsidiariamente que se declare la nulidad parcial del artículo 1º del citado Decreto en el aparte que se refiere a la inclusión en el monopolio del alcohol, cualquiera que sea la materia prima de que se fabrique.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA POR EL APODERADO DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO El apoderado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en contestación de la demanda GACETA OFICIAL aduce que el Decreto Legislativo 41 de 1905, lo mismo que el Decreto demandado en nulidad se refieren al alcohol utilizado para la producción del licor, por lo que no se está añadiendo ningún supuesto adicional respecto de lo ya prescrito por el Decreto Legislativo mencionado.

Advierte que la competencia exclusiva del legislador para establecer monopolio sólo aparece en el derecho Constitucional colombiano en la reforma Constitucional de 1910, razón por la cual no se puede exigir un requisito que no existía cuando se expidieron las normas demandadas; y que respecto al fenómeno de “Inconstitucionalidad Sobreviniente” la Corte Constitucional lo ha admitido en relación con aspectos que tengan que ver con el fondo de las materias objeto de control constitucional mas no con los aspectos que tengan que ver con la forma como los actos jurídicos se expidieron y que en tal virtud, así el Decreto demandado hubiera creado un monopolio, el control de tal creación debería realizarse con base en las disposiciones constitucionales que existían cuando el mismo fue expedido, es decir, cuando el requisito constitucional de que sólo los monopolios rentísticos podía crearse en virtud de una ley, no existía. En cuanto a la violación de disposiciones supranacionales sostiene que la relación que establece la demandante no es consecuencia de la disposición demandada en si misma sino al parecer, de la ejecución del monopolio rentístico por parte de las autoridades departamentales competentes y que la demandante no prueba cual es la incompatibilidad esencial que hay entre la existencia legal del monopolio rentístico y las disposiciones del Acuerdo de Cartagena.

A tal efecto invoca la Resolución 453 del Acuerdo de Cartagena en la que se sostiene que “la utilización de la figura del monopolio rentístico a favor de los departamentos, como forma de asegurar la obtención de rentas para el financiamiento de actividades de entes públicos locales, no es en sí misma incompatible con obligaciones emanadas de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena“. 21/06/99 4.36 formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, de conformidad con los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, por lo que procede a su interpretación: III.

NORMAS QUE VAN A INTERPRETARSE Las normas que van a interpretarse son las siguientes: ACUERDO DE CARTAGENA “Artículo 71.- El Programa de Liberación tiene por objeto eliminar los gravámenes y las restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios del territorio de cualquier País Miembro. “Artículo 72.- Se entenderá por “gravámenes” los derechos aduaneros y cualesquier otros recargos de efectos equivalentes, sean de carácter fiscal, monetario o cambiario, que incidan sobre las importaciones.

No quedarán comprendidos en este concepto las tasas y recargos análogos cuando correspondan al costo aproximado de los servicios prestados. “Se entenderá por “restricciones de todo orden” cualquier medida de carácter administrativo, financiero o cambiario, mediante la cual un País Miembro impida o dificulte las importaciones, por decisión unilateral.

No quedarán comprendidas en este concepto la adopción y el cumplimiento de medidas destinadas a la: “a) Protección de la moralidad pública; “b) Aplicación de leyes y reglamentos de seguridad;

CONSIDERANDO: “c) Regulación de las importaciones o exportaciones de armas, municiones y otros materiales de guerra y, en circunstancias excepcionales, de todos los demás artículos militares, siempre que no interfieran con lo dispuesto en tratados sobre libre tránsito irrestricto vigentes entre los Países Miembros. Que el Tribunal es competente para absolver la presente solicitud de interpretación prejudicial “d) Protección de la vida y salud de las personas, los animales y los vegetales;

GACETA OFICIAL “e) Importación y exportación de oro y plata metálicos; “f) Protección del patrimonio nacional de valor artístico, histórico o arqueológico; y “g) Exportación, utilización y consumo de materiales nucleares, productos radiactivos o cualquier otro material utilizable en el desarrollo o aprovechamiento de la energía nuclear. “Artículo 76.- Las restricciones de todo orden serán eliminadas a más tardar el 31 de diciembre de 1970.

“Se exceptúan de la norma anterior las restricciones que se apliquen a productos reservados para Programas Sectoriales y modalidades de integración industrial, las cuales serán eliminadas cuando se inicie su liberación conforme a lo establecido en el respectivo programa y modalidad o según lo dispuesto en el Artículo 83. “Bolivia y Ecuador eliminarán las restricciones de todo orden en el momento en que inicien el cumplimiento del Programa de Liberación para cada producto, según las modalidades establecidas en los Artículos 130 y 138, pero podrán sustituirlas por gravámenes que no excedan del nivel más bajo señalado en el literal a) del Artículo 82, en cuyo caso lo harán tanto para las importaciones procedentes de la Subregión como de fuera de ella”.

IV. NO PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGISLACIÓN INTERNA Y SU PRETENDIDA INCONSTITUCIONALIDAD En el caso subjudice la demandante en acción popular pretende la nulidad del Decreto 244 de 26 de febrero de 1906 aclaratorio del Decreto Legislativo Nº 41 de 8 de marzo de 1905, los cuales serían violatorios de diversos artículos de la Constitución de 1986, del Acto Legislativo Nº 3 de 1910 así como de varios artículos de la Constitución de 1991.

El artículo 30 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena prescribe que “en su interpretación el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcances del Ordenamiento Jurídico del Acuer- 21/06/99 5.36 do de Cartagena. El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcances del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso”.

En consecuencia, el Tribunal no puede pronunciarse sobre las normas constitucionales invocadas por la demandante ni sobre los motivos o causas de su violación porque le está vedado según la norma citada, interpretar el contenido y alcances del derecho nacional o calificar los hechos materia del proceso. Por tanto, el Tribunal se limitará a precisar el contenido y alcances de las normas del Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena que han sido invocadas en el presente proceso.

V. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 71 El artículo 71 (antes 41) del Acuerdo de Cartagena con el que se inicia el Capítulo V sobre el Programa de Liberación establece que éste tiene por objeto eliminar los gravámenes y las restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios del territorio de cualquier País Miembro.

El Programa de Liberación es uno de los principales mecanismos previstos por el Acuerdo de Cartagena para lograr los objetivos propios del proceso integracionista y es condición fundamental del mismo que se eliminen los gravámenes y las restricciones de todo orden. Esta norma comunitaria es de obligatorio cumplimiento por los Países Miembros en virtud de su preeminencia respecto al derecho nacional.

El Tribunal ha expresado en su sentencia 3-AI96 de 24 de marzo de 1997 que: “El programa de liberación, es considerado como uno de los instrumentos fundamentales para alcanzar los objetivos del Acuerdo. En efecto, el objetivo final del proceso de integración subregional, orientado a la formación de un mercado común latinoamericano, a que se refiere el artículo 1º del Acuerdo de Cartagena, presupone la adopción de medidas que apunten hacia la liberalización del intercambio comercial.

Solamente de esta forma podrá pensarse en lograr que mediante la cooperación internacional alrededor de GACETA OFICIAL 21/06/99 6.36 la liberación del comercio se propenda al desarrollo económico, equilibrado, armónico y compartido de los países miembros. Podría decirse que en este sentido el Tratado de Integración Subregional Andino propugna por la solidaridad económica como fuente de las obligaciones jurídicas internacionales de los países que se asocian.

Ordenamiento Jurídico los cambios que sean necesarios para conformarlo a las obligaciones dimanantes del Acuerdo y suspender la aplicación de las normas internas que estuvieran en contradicción con sus obligaciones bajo el ordenamiento de la Comunidad Andina, así como abstenerse de dictar nuevas regulaciones que contravengan tales obligaciones.

“Es esencial para la buena marcha de la cooperación subregional que los países se comprometan a mantener reglas de juego compatibles con la operación del intercambio comercial dentro de esquemas de libre competencia e igualdad en las relaciones entre ellos, de modo que se cumpla el propósito de la integración económica, cual es el de aglutinar los diversos mercados de los países integrantes reduciendo o eliminado los obstáculos al intercambio comercial recíproco, a fin de que el mercado ampliado cumpla las funciones de expansión comercial y mejore las condiciones de competitividad en la región”.

VII. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 76 (ANTES 46) VI. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 72 (ANTES 42) El artículo 72 define los conceptos de “gravámenes” y “restricciones de todo orden”. En cuanto al concepto de restricción, el párrafo segundo de este artículo la define en los siguientes términos: “Se entenderá por “restricciones de todo orden” cualquier medida de carácter administrativo, financiero o cambiario, mediante la cual un País Miembro impida o dificulte las importaciones por decisión unilateral.

( )” Corresponde a los Países Miembros eliminar tales restricciones, pues en virtud del artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal “los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena ”. A diferencia de otros tratados, el Acuerdo de Cartagena no establece ninguna cláusula de anterioridad (grandfather rights) según la cual los Países Miembros puedan mantener medidas inconsistentes con el Ordenamiento Andino, si éstas eran anteriores a la suscripción del Acuerdo de Cartagena.

Corresponde pues a los Países Miembros introducir en su El Programa de Liberación debe cumplirse de manera automática, aunque gradual y es irrevocable y se refiere en principio a todo el conjunto arancelario o sea a la universalidad de los productos catalogados en diversas nóminas que deben ser liberados totalmente de restricciones y gravámenes dentro de los plazos y modalidades establecidos para cada nómina.

El artículo 76 del Acuerdo de Cartagena determina, en su primer acápite que “las restricciones de todo orden serán eliminadas a más tardar el 31 de diciembre de 1970”. Según dicho texto debía llegarse a la liberación total, esto es, a la eliminación completa de restricciones y gravámenes en dicha fecha. El Protocolo de Lima de 30 de octubre de 1976 amplió los plazos del 31 de diciembre de 1980 establecidos para Colombia, Chile, Perú y Venezuela, y del 31 de Diciembre de 1983 para Bolivia y el Ecuador, en tres años más y contempló la posibilidad de prorrogarlos.

El Protocolo de Arequipa de 21 de abril de 1978, por su parte, procedió a ampliar varios de los plazos señalados en el Acuerdo original y en el Protocolo de Lima delegó por primera vez en la Comisión la ampliación de otros plazos, a propuesta de la Junta. “Paralelamente a la eliminación de gravámenes se procedió a la eliminación de restricciones de todo orden, tal como lo disponía el Artículo 46 (hoy 76) del Acuerdo de Cartagena.

Colombia, Perú y posteriormente Venezuela dieron pasos importantes en la eliminación de las restricciones. Bolivia y Ecuador lo hicieron en forma limitada”. “Más adelante, la Comisión del Acuerdo de Cartagena aprobó la Decisión 324 en agosto de 1992, por medio de la cual Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela acordaron GACETA OFICIAL culminar, el 30 de septiembre de ese mismo año, el proceso de formación de la zona de libre comercio, eliminando los gravámenes para aquellos productos que a esa fecha aún las mantenían en las transacciones entre estos países”.

( ) “Esto se cumplió tal como fue previsto. En consecuencia, la Zona de Libre Comercio del Grupo Andino comenzó a funcionar en forma plena, en Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, en febrero de 1993”. “En lo que respecta a Perú, la Comisión del Acuerdo de Cartagena adoptó el 25 de agosto de 1992 la Decisión 321, con base en la cual este país suspendió sus obligaciones respecto al Programa de Liberación y al Arancel Externo Común hasta el 31 de diciembre de 1993”.

( ) “Finalmente, y luego de difíciles negociaciones, el Perú y los demás socios de la Comunidad Andina lograron, el 30 de julio de 1997, un acuerdo para la reincorparación plena de ese país a la Zona Andina de Libre Comercio. Por medio de la Decisión 414, la Comisión aprobó el cronograma de desgravación arancelaria, cuya aplicación se inició el 1 de agosto de 1997 y culminará el 2005 ”.

(“28 AÑOS DE INTEGRACIÓN ANDINA - Un Recuento Histórico, Secretaría General de la Comunidad Andina”, Lima 1997, páginas 12, 46, 47 y 48) El Programa de Liberación es materia que hace parte del Derecho Comunitario fundamental o primario contenido en los Tratados y Protocolos Modificatorios y no del Derecho derivado o secundario al que corresponden las Decisiones de la Comisión y las Resoluciones de la Secretaría General.

Los gravámenes y restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios del territorio de cualquier País Miembro son por lo tanto violatorios de las normas relativas al Programa de Liberación, el cual tiene por objeto precisamente la liberación de los gravámenes y de las restricciones de cualquier orden dentro de las que están compren- 21/06/99 7.36 didas cualquier medida de carácter administrativo, cuya aplicación implique el impedir o dificultar las importaciones de productos originarios del territorio de cualquier País Miembro.

VIII. LOS MONOPOLIOS RENTÍSTICOS Y EL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO Como se señaló en la sentencia del Proceso por Incumplimiento Nº 3-AI-97 del 8 de diciembre de 1998, la figura del “monopolio rentístico” no es en si misma incompatible con las obligaciones emanadas de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena.

A tal respecto, en la mencionada sentencia dijo el Tribunal: “En cuanto a la figura del monopolio rentístico la Corte Constitucional en esa ocasión coincidió con los planteamientos hechos por la Junta del Acuerdo de Cartagena en la Resolución 453 sobre dictamen de incumplimiento Nº 0197 por parte del Gobierno de Colombia en el tratamiento a los alcoholes y licores importados de países del grupo andino, en el sentido de ratificar la naturaleza rentística del monopolio constitucional y de declarar que “las situaciones que afectan la importación y comercialización en el mercado colombiano [de los mismos] no tienen su origen directo en la Constitución de Colombia y que las mismas pudieran ser corregidas por la iniciativa del gobierno ”, concluyendo que “la figura del monopolio no es en sí misma contraria a las ideas de supranacionalidad e integración ”, y que las contradicciones que puedan surgir se deben a la manera como los departamentos procedan en la práctica, pues “ una cosa es la facultad para el establecimiento del monopolio, encontrada conforme con la carta y otra la aplicación práctica, la ejecución de la ley ”.

“Respecto de la sentencia de la Corte Constitucional de 27 de mayo de 1998, el Tribunal concuerda con la tesis de que en el debate de los licores no está envuelto un problema de orden constitucional ya que el monopolio rentístico no es en sí mismo contrario al Acuerdo de Cartagena, pero sí lo son las normas internas colombianas que al desarrollar el precepto constitucional lo desfigu- GACETA OFICIAL ren convirtiéndolo en dispositivos que, para casos específicos de determinados departamentos, pueden representar restricciones y discriminaciones en el flujo comercial andino, como se desprende del examen cuidadoso de las pruebas obrantes en el expediente”.

Por las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1. Los Países Miembros, en virtud del artículo 71 del Acuerdo de Cartagena, deben eliminar la totalidad de los gravámenes o restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de los productos originarios de cualquiera de ellos y esta norma comunitaria es de obligatorio cumplimiento por su preeminencia respecto del derecho nacional. 2.

Los Países Miembros deben eliminar tales gravámenes y restricciones, pues en virtud del artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal “están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena”. 3. Corresponde a los Países Miembros introducir en su Ordenamiento Jurídico los cambios que sean necesarios para conformarlo a las obligaciones dimanantes del Acuerdo de Cartagena. 4.

Según el artículo 76 del Acuerdo de Cartagena las restricciones de todo orden debían ser eliminadas a más tardar el 31 de diciembre de 1970, fecha en que debía llegarse a la liberación total. Hoy esa fecha es la de febrero de 1993. 5. Las restricciones de todo orden, salvo las excepciones del artículo 72 del Acuerdo, que incidan sobre las importaciones de productos originarios del territorio de cualquier País Miembro son violatorias de las normas relativas al Programa de Liberación diseñado en el Capítulo V del Acuerdo de Cartagena. 21/06/99 8.36 En el presente caso hay que señalar que la figura del monopolio rentístico no es en sí misma incompatible con las obligaciones emanadas de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena.

Conforme al artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que dicte en el Proceso incoado sobre la Nulidad del Decreto Nº 244 del 26 de febrero de 1906. En cumplimiento del artículo 64 del Estatuto de este Tribunal, notifíquese esta sentencia al indicado Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante copia certificada y sellada de la misma y remítase igualmente, copia de ella a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial.

Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. La precedente sentencia de interpretación prejudicial fue aprobada en la sesión judicial correspondiente al día 22 de enero de 1999, por los cuatro Magistrados arriba mencionados, conforme a lo dispuesto en el artículo 63 del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

No la suscribe el Dr. Roberto Salazar Manrique por haber fallecido el día 24 de enero de 1999. Por tanto, en sesión judicial celebrada el día 26 del mismo mes, bajo la Presidencia del Magistrado Dr. Juan José Calle y Calle, se acordó que, conforme a las prescripciones del artículo 64 del Estatuto, quede GACETA OFICIAL 21/06/99 9.36 suscrita por los cuatro Magistrados que actualmente conforman el Tribunal, por el Secretario del mismo, y a sellarla y depositarla en Secretaría. CERTIFICO.- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO Nº 31-IP-98 Interpretación prejudicial de los artículos 81; 82 literal a); 83 literales d) y e); y, 84 literales a), b), c) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N° 3 de Cuenca-Ecuador; e interpretación de oficio del literal a) del artículo 83; y, artículos 86 y 113 ibídem.

Actora: “Desarrollo Agropecuario C.A.” Marca “LOS ALPES”. (Expediente Interno N° 043-96) Quito, 05 de marzo de 1999 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, V I S T O S: La solicitud de interpretación prejudicial del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 3 de la Ciudad de Cuenca-Ecuador, por medio de su Ministro Juez, Doctor Gonzalo González Cordero, de los artículos 81; 82 literal a); 83 literales d) y e); y, 84 literales a), b), c) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Y, de oficio, el literal a) del artículo 83 y el artículo 86, de la Decisión 344. Que este Tribunal es competente para conocer dicha solicitud y el juez nacional de Ecuador para requerirla, de conformidad con los Artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Que la solicitud enviada al Tribunal, cumple con los requisitos contemplados en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal.

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de las restantes piezas procesales remitidas por el Juez Nacional, este Tribunal considera como relevantes los siguientes hechos: A) DEMANDA En fecha 25 de junio de 1996, fue interpuesto ante el Tribunal Distrital N° 3 de lo Contencioso Administrativo, recurso en contra de la resolución del Director de la Propiedad Industrial N° 0947712 del 22 de enero de 1996, mediante la cual se rechaza la oposición presentada contra el registro del signo “LOS ALPES”, solicitada por la compañía ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. En dicho escrito se señala que en fecha 06 de junio de 1995, se presentó ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial una oposición al registro de la marca “LOS ALPES”, y se alega que el signo “LOS ANDES” constituye una marca acreditada y comercializada no sólo en el Ecuador sino también en otros países del Pacto Andino. En relación a la confundibilidad entre las marcas “LOS ANDES” y “LOS ALPES”, se sostiene que lo que cambia en estas denominaciones son dos letras, lo que no le otorga la suficiente distintividad al signo que se pretende registrar, y que el riesgo de confusión aumenta si se toma en cuenta que los productos protegidos por los signos en conflicto se encuentran comprendidos dentro de las clases internacionales 30 y 32, de similar naturaleza.

Por otra parte, aduce que entre los signos en referencia existe no sólo una similitud vi- GACETA OFICIAL sual y fonética, sino una similitud conceptual que causa semejanza ideológica, ya que los dos signos guardan relación con estribaciones o cordilleras. Se fundamenta la presente demanda en los artículos 2, 24, 30 y 65 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; en la Ley de Marcas de Fábrica, en lo que fuere aplicable, especialmente en su artículo 19; en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y en general en cuanta disposición legal y reglamentaria sea pertinente y aplicable al caso.

Se solicita que se revoque la providencia N° 0947712 emitida por el Director Nacional de la Propiedad Industrial y se rechace el registro de la marca “LOS ALPES”. B) CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Da contestación a la demanda el Ministro Fiscal del Azuay y delegado del Procurador General del Estado, proponiendo las siguientes excepciones: 1. Legitimidad del acto administrativo al que ella se refiere, por provenir de la autoridad competente. 2.

Improcedencia de la demanda, ya que no existe ninguna de las causales de nulidad de dicho acto administrativo. 3. Caducidad del derecho del actor para proponer la demanda y prescripción de la acción que ella contiene. 4. Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho. 21/06/99 10.36 damento de que la denominación “LOS ALPES” tenga características similares y confundible con la marca “LOS ANDES”, cuyo registro fue concedido mediante la resolución ahora impugnada.

En tal sentido, niega lo afirmado por el demandante en cuanto a que entre las denominaciones referidas exista una similitud conceptual que cause semejanza ideológica, ya que las dos guardan relación con estribaciones o cordilleras; toda vez que en su criterio la similitud conceptual se da “cuando la palabra se relaciona con los productos o servicios a los que la marca se aplica”, y que “es evidente que ni LOS ALPES ni LOS ANDES son marcas destinadas a proteger artículos relacionados con la geografía o la geología”.

En cuanto al cotejo marcario, señala que el mismo debe realizarse “atendiendo al conjunto general de los signos involucrados, no únicamente respecto de determinadas características, sino respecto de TODOS los elementos que conforman el signo en cuestión”. Por otra parte, niega que su representada haya realizado un acto de piratería marcaria al solicitar el registro de su signo “LOS ALPES”, por cuanto es una marca derivada de la famosa y notoriamente conocida marca “ALPINA” registrada en el Ecuador y en los países de la subregión desde hace ya varias décadas y ampliamente utilizada.

Finalmente, se señala como fundamento de derecho los artículos 81 y 82 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y el artículo 25 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. C) COADYUVANCIA D) INFORME EN DERECHO La empresa ALPINA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., afirma que el Tribunal Distrital N° 3 de lo Contencioso Administrativo, con sede en la Ciudad de Cuenca, no es competente en razón del territorio para conocer y resolver sobre la demanda planteada, citándose a los efectos la resolución de la Corte Suprema de Justicia publicada en el Registro Oficial N° 203 del 03 de junio de 1993.

En fecha 04 de febrero de 1998 la compañía DESARROLLO AGROPECUARIO C.A., presentó informe en derecho por parte de la empresa actora, en el cual se reitera lo indicado por ésta en su escrito de demanda relativo a la confundibilidad de los signos en conflicto. Asimismo, niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, así como el fun- Por otra parte, sostiene que el defensor de ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., en el escrito de contestación de demanda confunde lo que es una similitud conceptual con la definición de lo que es una marca evocativa.

GACETA OFICIAL Asimismo, se aduce que la marca “LOS ANDES” es notoriamente conocida, no sólo en el Ecuador sino a nivel subregional, por lo que debe tomarse en consideración lo dispuesto en los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En cuanto a las pruebas actuadas en el proceso, se alega que DESARROLLO AGROPECUARIO C.A. presentó copias certificadas de los títulos de registro de la marca “LOS ANDES”, no sólo en el Ecuador, sino también en Colombia y Perú; copias de facturas de venta de los productos distinguidos con dicha marca y extensa publicidad; lo que en su criterio prueba la existencia de la marca “LOS ANDES”, la gran comercialización y uso de los productos así distinguidos y la amplia difusión y comercialización de éstos no sólo en el Ecuador sino también en otros países del Area Andina.

En tal sentido, en relación a las pruebas aportadas por la empresa ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., se afirma que dicha empresa presentó el único registro de la marca “LOS ALPES” que posee (el que se impugna), y un sinnúmero de títulos correspondientes a las marcas “ALPINA”, “ALPINO” y “ALPINITO” que no son objeto de la litis; certificados de producción y venta de los productos a los cuales se aplica la marca “ALPINA” y recortes y afiches publicitarios de las marcas “ALPINA”, “ALPIN” y “ALPINO”, “pero nada respecto al signo LOS ALPES, de lo cual se deduce que la marca LOS ALPES no está en el mercado”.

Finalmente, en cuanto a las diligencias solicitadas por la empresa actora, se destaca que como resultado de la exhibición de los productos de la marca “LOS ALPES”, la contraparte, en escrito de fecha 23 de octubre de 1997, manifiesta textualmente: “ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., no comercializa por el momento los productos de dicha marca”.

Igualmente, que de la inspección en los principales supermercados de la Ciudad de Cuenca se evidenció que “los productos identificados con la marca LOS ANDES se encuentran en todos los supermercados y tiendas del país, y no consta en el proceso, ni conocen, de producto alguno que se halle en el comercio al amparo de la marca LOS ALPES”. 21/06/99 11.36 E) INFORME EN DERECHO Lo presentó en fecha 31 de marzo de 1998, ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., en los siguientes términos: En relación a las pruebas aportadas por la empresa ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., como coadyuvante del demandado, se alega que se presentaron copias certificadas de los dos registros ecuatorianos de la marca “LOS ALPES” y de los registros ecuatorianos de las marcas “ALPINA”, “ALPIN” y “ALPINETE”; copias certificadas de los registros colombianos de las marcas “ALPINA” y “ALPINITO”; publicidad y certificados de publicidad de estas marcas; certificados de comercialización y facturas de venta de productos distinguidos con estas marcas en Colombia y copias certificadas por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial de varias resoluciones dictadas por el Director de dicho Organismo a través de las cuales se reconoce la notoriedad de la marca “ALPINA”.

Como fundamento de derecho se señala: - Que el término para deducir el recurso de plena jurisdicción o subjetivo caducó el 30 de mayo de 1996. - Que entre las denominaciones “LOS ANDES” y “LOS ALPES” no existe similitud conceptual, por lo que no se origina riesgo de confusión. - Que la marca “LOS ALPES” es una derivación de la famosa y notoriamente conocida marca “ALPINA”, la cual a su vez deriva de la razón social de su titular. - Que su representada ha registrado marcas tales como: “ALPINA”, “ALPIN”, “ALPINETTE” y “ALPINO”, todas con el prefijo ALP utilizado por la compañía ALPINA. - Que en la etapa probatoria se solicitó la práctica de una exhibición judicial para que se expusieran los productos protegidos con la marca “LOS ALPES”, la que nunca se realizó ya que su representada no comercializa por el momento los productos amparados por dicha marca, y que en tal sentido la Decisión 344 de la Comi- GACETA OFICIAL sión del Acuerdo de Cartagena no establece como condición para el registro que la marca deba estar en uso, por lo que “el hecho de que no se halle en el comercio ningún producto conocido con la marca LOS ALPES es un hecho IRRELEVANTE en este proceso”. 21/06/99 12.36 DECISIÓN 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

CONSIDERANDO: “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” I. NORMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, el Tribunal entra a considerar el caso de autos.

El Tribunal ha dejado sentado en reiteradas ocasiones que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del Tratado de Creación, es el Juez Nacional quien está facultado autónomamente para solicitar la interpretación prejudicial de las normas que considere necesario interpretar. No obstante lo anterior, ha venido sosteniendo igualmente que para cumplir con la finalidad de la interpretación, esto es, “dar alcance al cuerpo legal en el conjunto de materias pertinentes al caso controvertido, adicionando o restringiendo, según el asunto de que se trata, el acervo de normas citadas por el juez nacional a fin de lograr una comprensión global del caso consultado”, puede el Tribunal determinar cuáles son las normas pertinentes a interpretar, sugeridas o no por el requirente.

(Interpretación prejudicial 01-IP-94 del 11 de octubre de 1994, caso “MAC POLLO”. G.O. 164 del 02 de noviembre de 1994. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo III, 1992, pág. 115). “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;” “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( ) De acuerdo con el citado criterio, este Tribunal estima conveniente proceder a la interpretación, además de las normas señaladas por el consultante, del literal a) del artículo 83, literal i) del artículo 82 y del 86 de la misma Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, toda vez que estas disposiciones legales guardan estrecha relación con el caso de autos.

“d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Las normas requeridas en interpretación prejudicial y las adicionadas por este Tribunal, son las siguientes: “Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; GACETA OFICIAL “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” “Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

“b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; “c) La antigüedad de la marca y su uso constante; “d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.” “Artículo 86.- Cuando la marca conste de un nombre geográfico, no podrá comercializarse el producto sin indicarse en éste, en forma visible y claramente legible, el lugar de fabricación del producto.” “Artículo 113.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: “a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión;

“b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales; ( ) “Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento.” 21/06/99 13.36 II. CONCEPTO DE MARCA La marca, como figura comprendida dentro de la gama de signos distintivos susceptibles de ser protegidos por la propiedad industrial, ha sido definida doctrinaria y jurisprudencialmente.

En tal sentido, se pueden citar algunas de las definiciones aportadas por los tratadistas en esta materia. Así tenemos: “Es el signo que un empresario usa para distinguir un producto que fabrica o comercializa o un servicio que presta, de otros productos o servicios existentes o que puedan existir en el mercado”. (GIRALDO MONTOY, Julián: “El régimen marcario y su procedimiento”, Ediciones Librería del Profesional, Primera Edición, Bogotá, 1998, p.7) “El signo característico con que el industrial, comerciante o agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotación”.

(BREUER MORENO, citado por CABANELLAS, GUILLERMO: “Derecho de marcas, designaciones y nombres comerciales”, Tomo I, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires, 1989, p. 14). “La marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro”. (OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”. Editorial Abeledo - Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 7).

Por su parte, la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en su artículo 81, inciso segundo, define la marca en los siguientes términos: “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Las citadas definiciones coinciden en algunos aspectos que la caracterizan, de los cuales se pueden resaltar: - Al ser definida como un “signo”, se le da a su noción una amplitud que permite abarcar o comprender dentro de ésta no sólo a las marcas denominativas, más frecuentemente utili- GACETA OFICIAL zadas en el comercio, sino también a los gráficos, mixtos y a las formas tridimensionales, es decir, a todos los tipos de marcas que de acuerdo a su estructura han sido señalados por la doctrina. - Todas las definiciones citadas hacen alusión a la principal función de la marca, esto es, su función distintiva.

Al respecto, este Tribunal ha señalado: “La norma comunitaria coincide con las múltiples definiciones que la doctrina, la jurisprudencia y los acuerdos multilaterales, como el Convenio de París y la UNCTAD, proporcionan sobre las marcas de productos o servicios. La coincidencia se da básicamente en el elemento funcional que pertenece a la esencia de la marca como es el de su capacidad de distinguir una de otra, hasta el punto de que la marca llega a considerarse como sinónimo de distintivo”.

(Interpretación prejudicial 10-IP-94 del 17 de marzo de 1995. G.O. del Acuerdo 177 del 20 de abril de 1995. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, 19941995, pág. 54). Reiterando lo anterior, en el Proceso 26-IP96, publicado en la Gaceta Oficial N° 308, del 28 de noviembre de 1997 este Tribunal recalcó: “ La marca tiene como función primordial la de identificar productos o servicios.

En este sentido, la marca no está destinada exclusivamente a diferenciar los productos o servicios de una empresa con los de otra (indicación de la procedencia empresarial). La función distintiva de la marca va más allá de eso. En efecto, tal como lo señala Baylos Corroza: no es suficiente a este respecto decir que la marca es un signo destinado a identificar productos o servicios de una empresa, para diferenciarlos de los de otras.

Como primera precisión hay que añadir que la marca realiza, no una identificación individual del producto o del servicio; sino una identificación que podría calificarse de numeral. La marca señala al producto no como ese individuo concreto y determinado que es, sino como un ejemplar más, de la clase de productos que forman parte de todos los que vienen designados con la misma marca.

La percepción de la marca se constituye de 21/06/99 14.36 este modo en un dato que, por sí solo afirma del objeto designado su pertenencia a una clase: la clase de objetos que llevan es marca. Es uno más entre ellos.” (Tratado de derecho industrial, Segunda Edición, Editorial Civitas, Madrid, 1993, p. 817). Cabe destacar que lo indicado adquiere relevancia siempre y cuando se trate de bienes enmarcados dentro de la competencia del mercado, pues es en tal caso que la marca puede cumplir sus funciones en beneficio o interés no sólo de su titular, sino también del público consumidor, el cual podrá tener la información necesaria para la selección y adquisición de estos bienes en el mercado.

III. REQUISITOS MARCARIOS Estos se encuentran especificados en el 1er. párrafo del artículo 81 de la Decisión 344, el cual establece: “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica”. De la disposición legal en comento se desprende que son tres los requisitos actualmente exigidos por la normativa comunitaria para que un signo sea susceptible de registro marcario, los cuales deben ser tomados en consideración por el funcionario registral al momento de determinar su registrabilidad.

Estos son: a.- La distintividad b.- La perceptibilidad c.- La susceptibilidad de representación gráfica. “El citado artículo mantiene como requisitos esenciales que deben reunir los signos para que puedan registrarse como marcas el del poder distintivo o de la capacidad distintiva agregando la condición de la perceptibilidad del signo y de la capacidad de su representación gráfica, haciendo referencia en aquella -la perceptibilidad- precisamente a que los signos puedan ser perceptibles por los sentidos y particularmente por el de la vista, que es el medio más generalizado para que el público pueda identificar un signo de otro, el que por su materialización comercial tendrá una representación gráfica, a través de cualquiera de las formas que puede adoptar el signo (palabras, emblemas, etiquetas, di- GACETA OFICIAL bujos, gráficos, etc.)”.

(Interpretación prejudicial 02-IP-95, caso “LAURA”. G.O. del Acuerdo 199 del 26 de enero de 1996). a) La Distintividad: La condición necesaria de distintividad de la marca deriva de la función esencial que la misma cumple en el mercado, es decir, la distinción de bienes. Así pues, “ que un signo sea distintivo, tiene que ver con su singularidad y por tanto con su individualidad, diferenciándolo así de cualquier otro (omissis).

La distintividad exige, en consecuencia, que el signo que se pretenda registrar no se confunda con los ya empleados para distinguir productos o servicios de la misma especie. Cuando el signo es incapaz de diferenciar unos productos o servicios de la misma clase fabricados o producidos por diferentes empresarios, no puede ser reconocido por la autoridad competente como marca”.

(Interpretación prejudicial 14IP-96 del 11 de marzo de 1998, caso “PROMOFERIAS”. G.O. 363 del 11 de agosto de 1998). La doctrina ha reiterado que la distintividad marcaria puede ser apreciada desde dos puntos de vista: intrínseca y extrínseca. Así las cosas, para que un signo sea amparado por el derecho marcario debe ser en sí mismo capaz de distinguir los bienes respectivos (distintividad intrínseca), e igualmente debe poder distinguir dichos bienes de los demás en el mercado (distintividad extrínseca).

Sólo reuniendo el signo tales condiciones podrá coadyuvar a una competencia comercial clara y leal en beneficio de la colectividad. b) La Perceptibilidad: El requisito de “visibilidad” exigido por la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena fue sustituido en las posteriores Decisiones Andinas por el de perceptibilidad, con lo cual se amplió el espectro de signos que pueden ser registrados como marca a aquellos que puedan ser percibidos o apreciados por los restantes sentidos.

En cuanto a esta condición, no sin fundamento, se ha afirmado acertadamente que “referirse al signo perceptible es una tautología, 21/06/99 15.36 toda vez que, del concepto de signo se induce que éste tiene que ser perceptible por el sujeto receptor, pues si no se puede percibir deja de ser signo”. (PACHÓN, Manuel y SÁNCHEZ, Zoraida: “El régimen andino de la propiedad industrial, Decisiones 344 y 345 del acuerdo de Cartagena”, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez, Bogotá, 1995, pág. 196-197). c) La Susceptibilidad de Representación Gráfica: No obstante un signo ser susceptible de ser apreciado por medio de alguno de los sentidos y ser distintivo de los productos a los cuales se aplica, puede estar legalmente impedido su acceso al registro en el supuesto en que no sea factible su representación gráfica.

Este Tribunal se ha pronunciado al respecto en la sentencia de interpretación prejudicial 05IP-97 del 23 de mayo de 1997, al señalar que: “Este requisito se ha considerado sin atención a las funciones mismas de la marca, sino más bien como una necesidad natural o formal para el registro y que éste pueda, a través de la representación gráfica, dar a conocer al público los aspectos o características del signo a registrarse.

Este requisito favorece a la descripción de la marca que debe contener la solicitud de la que habla el artículo 87, literal b) de la Decisión 344”. (Caso “RENTAR”. G.O. del Acuerdo 279 del 25 de julio de 1997). A diferencia de los requisitos a los que ya se hizo referencia, en los que evidentemente se persigue por medio de los mismos garantizar la idoneidad del signo con miras a su función diferenciadora, la condición de susceptibilidad de representación gráfica obedece a razones de orden práctico vinculadas con el procedimiento de registro, toda vez que si fuere imposible representarlo gráficamente por algún medio, mal podrían cumplirse los extremos expresamente exigidos en el mencionado artículo 87 de la Decisión 344, relativo a los requisitos de la solicitud de registro.

Vistos estos requisitos, resta precisar que un signo que no reúna tales condiciones no podrá ser protegido por medio del derecho marcario, lo que se deriva de la simple interpretación contrario sensu del inciso primero del artículo 81 de la Decisión 344. GACETA OFICIAL Ahora bien, aun cuando a los efectos de impedir el registro de tales signos bastaría esta disposición legal, el legislador comunitario ha sido enfático al contemplar expresamente dentro de los supuestos prohibitivos referidos al signo en sí mismo, contenidos en el artículo 82 de la citada Decisión, el caso específico de los signos que “no puedan constituir marca conforme al artículo anterior”.

IV. RIESGO DE CONFUSIÓN “El llegar a precisar o definir por parte de la autoridad competente si entre dos marcas con similitud fonética, ortográfica, semántica, conceptual o gráfica, existe o no el ‘riesgo de confusión’ o la ‘similitud confusionista’, es para la doctrina y la jurisprudencia de este Organismo, uno de los aspectos más difíciles dentro del procedimiento de inscripción de marcas.

“Es verdad que se han establecido reglas o criterios que pueden y deben guiar al juzgador hacia su determinación, pero no es menos cierto que ese encarrilamiento depende en definitiva de la voluntad y criterio único y exclusivo de quien debe tomar esa decisión, la que no puede, desde luego, en ningún momento definirse por su solo arbitrio, sino ha de proseguir una vía de análisis, tecnisismo, comparación e investigación para que luego de todo este procedimiento comparativo entre lo fáctico del proceso o del reclamo y la realidad que enfrentan las marcas entre los consumidores, pronunciarse si entre ellas existe o no el riesgo de confusión que impida el registro marcario y su existencia legal”.

(Interpretación prejudicial 08IP-95 del 30 de agosto de 1996, caso “LISTER”. G.O. del Acuerdo 231 del 17 octubre de 1996. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, 1994-95, pág. 307). La normativa en análisis contempla un supuesto prohibitivo que impide el acceso al registro de aquellos signos que afecten derechos de terceras personas que hayan registrado o solicitado para su registro un signo con el cual sea confundible el que se pretende registrar.

Para que se verifique dicho supuesto es indispensable que, aunado al hecho de la semejanza o similitud de signos, éstos pretendan 21/06/99 16.36 distinguir los mismos bienes respecto de los cuales exista analogía. Por tanto, como quiera que los signos en conflicto en el proceso interno que da origen a esta interpretación prejudicial se aplican a productos comprendidos en las clases internacionales 30 y 32, de naturaleza semejante, de existir similitud entre estos signos, bastaría este hecho para que se configure el supuesto prohibitivo en referencia, resultando, en consecuencia, fundamental la determinación por parte del juez nacional de la existencia o no de tal similitud entre las marcas confrontadas.

Al respecto el Tribunal en la sentencia de interpretación prejudicial 04-IP-98 del 17 de agosto de 1998, ha señalado: “En cambio para los demás casos de comparación el análisis de confundibilidad requiere un mayor esfuerzo por parte de la administración o del juez, según sea el caso, pues deberá precisar si no obstante la identidad entre los signos enfrentados el riesgo no se presenta por estar dirigidos a productos o servicios disímiles, o sí, a pesar de ello, el carácter notorio de la marca preexistente se impone frente al principio de especialidad; si los signos no son idénticos sino tan sólo similares, realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor al que los productos y/o servicios se encuentran dirigidos y, en fin, toda una serie de factores cuyo estudio requiere de la mayor diligencia y prudencia”.

(Caso “OPTIPAN nominativa”. G.O. del Acuerdo 375 del 07 de octubre de 1998). La notoriedad de la marca debe demostrarse en el proceso interno y de no hacérselo se deberá realizar la comparación de acuerdo a las reglas para marcas ordinarias. Hecha la acotación anterior, en relación al literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, cabe señalar que vinculado a la distintividad extrínseca que debe tener un signo para ser considerado marca, a la que ya se hizo mención, se encuentra el riesgo de confusión. Es decir, no puede ser objeto de registro marcario un signo que si bien es capaz de distinguir los bienes a los cuales se aplica, presenta identidad o similitud con otro anteriormente registrado o solicitado para su registro de manera GACETA OFICIAL tal que pueda inducir al público consumidor a error.

La Decisión 344 se refiere a este punto al contemplar en el literal a), de su artículo 83, que no pueden registrarse como marcas los signos que: “ sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para su registro o registrada por un tercero para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público consumidor a error.” Sobre este particular el Tribunal Andino se ha pronunciado en reiteradas oportunidades, en las que se ha afirmado: “La confusión presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre ellas.

De esta figura se predica que la marca que se proyecte registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita que goza de la protección legal del registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva”. (Interpretación prejudicial 02-IP94 del 04 de julio de 1994, caso “NOEL”. G.O. del Acuerdo 160 del 21 de julio de 1994. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo III, 199294, pág. 145).

Así mismo lo ha dicho en la citada sentencia del 11 de marzo de 1998: “La norma antes mencionada ampara a una marca del riesgo de confusión o de la “similitud confusionista” frente a otras, siempre que las dos protejan productos o servicios de la misma clase o a los mismos o similares productos aún de diferentes clases, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público consumidor a error.

De tal manera que es necesario establecer que en términos generales, la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protegen, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuen- 21/06/99 17.36 ta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes”.

(Interpretación prejudicial 14-IP-96, caso “PROMOFERIAS”). Conviene precisar que en materia de confusión la doctrina y la jurisprudencia han distinguido a su vez dos aspectos: confusión directa y confusión indirecta. En tal sentido, este Tribunal ha puesto de relieve: “ para efectos de comprender aún mejor el alcance de esta prohibición legal comunitaria en el procedimiento de registro de una marca, se deben distinguir dos clases de confusión: la directa y la indirecta.

Por la primera se induce al consumidor desprevenido a que adquiera un producto determinado, creyendo que está comprando otro. Por la segunda, el consumidor cree que el producto o servicio que está adquiriendo o solicitando pertenece a una misma línea de productos o servicios de una empresa o persona distinta de quien realmente los ofrece en el mercado”.

(Interpretación prejudicial 07IP-98 del 07 de abril de 1998, caso “PALMA FRIT”. G.O. del Acuerdo 349 del 19 de junio de 1998). Ahora bien, por cuanto los signos en conflicto en el caso de autos no se dirigen a distinguir los mismos productos, toda vez que la marca “LOS ANDES” se aplica a artículos comprendidos en la clase 30 del Clasificador Internacional de Niza, y la marca impugnada “LOS ALPES” ampara productos pertenecientes a la clase 32 del mismo clasificador, conviene traer a colación el siguiente criterio sustentado por el profesor Jorge Otamendi: “La confusión indirecta, es decir la que se da cuando el consumidor cree que los productos tienen un origen común, un mismo fabricante, puede darse también entre marcas que no cubren los mismos productos.

Esto puede suceder entre clases distintas o entre marcas de una misma clase.” “La confusión no se limita entonces a los productos cubiertos por la marca o dicho en otras palabras, el derecho de ‘excluir’ a otros en el uso de una marca no se termina con los productos o servicios para los cuales se concedió la marca”. (Derecho de Marcas, ob. cit., p.163).

GACETA OFICIAL 21/06/99 18.36 El principio de especialidad consagrado en el derecho marcario guarda estrecha vinculación con lo antes expuesto. Si bien es cierto, que conforme a este principio el derecho de exclusiva del titular de una marca se concede sobre determinados bienes específicamente señalados en la solicitud de registro, no es menos cierto que al momento de determinar la confundibilidad de un signo ya registrado o solicitado para su registro con otro que pretenda serlo, el examinador no deberá restringir la posibilidad de confusión o error únicamente para el supuesto de identidad de productos, sino que deben apreciarse también aquellos bienes respecto de los cuales se pueda originar confusión aun cuando pertenezcan a clases diferentes.

Carlos: “Fundamentos de derecho de marcas”, Editorial Montecorvo, S.A., Madrid, 1984, pág. 28). Como puede apreciarse, se ha prescindido de incluir en la configuración de estos signos elementos o componentes gráficos, los que caracterizan a las marcas gráficas o mixtas. Bertone Eduardo y Cabanellas Guillermo sobre este particular han afirmado que “(omissis) los derechos exclusivos sólo se adquieren para el uso de la marca con relación a los bienes para los que ha sido registrada, y el titular de un registro no puede, en principio, oponerse al registro o uso de una marca igual o semejante destinada a distinguir artículos distintos.” Al subsumir los signos de autos en los supuestos planteados, se aprecia que aquellos tienen una connotación conceptual, pero que no guardan relación alguna con los productos a los cuales se aplican, por lo que se está en presencia de dos signos arbitrarios.

De allí que, para el examen de registrabilidad de un signo como marca deba tenerse especial cuidado en los bienes que se pretenda distinguir, pues así como en caso de existir total diferenciación entre los productos o servicios respectivos se elimina toda posibilidad de confusión, en cambio si éstos son los mismos o similares, la posibilidad de inducirse a error se incrementa.

V. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA CONFUNDIBILIDAD A su vez dentro de la categoría de signos denominativos se distinguen dos grupos, a saber: los que carecen de un significado conocido y los que lo poseen. Aunado a ello, dentro del grupo de signos que evocan un concepto se presentan dos subgrupos, los que su significado es alusivo a los bienes que identifica o a sus características (marca sugestivas), y los que no guardan ninguna relación con los mismos (marca arbitraria).

Entre los parámetros que deben tomarse en consideración para el cotejo de este tipo de signos se reconocen los siguientes: “Regla N° 1: La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. “Regla N° 2: Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla N° 3: Quien aprecia el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto.

Antes de abordar los criterios doctrinales y jurisprudenciales admitidos para facilitar el cotejo marcario, es necesario precisar la clase de signos a los que se refiere el caso que motiva esta interpretación prejudicial a los efectos de hacer alusión únicamente a aquellos criterios que les fueren aplicables. “Regla N° 4: Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.” (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de marcas de fábrica y de comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.).

Conforme a lo anterior, se observa que las marcas en conflicto “LOS ANDES” y “LOS ALPES” son denominativos, entendiéndose por tales aquellos que “están formados por varias letras, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer un significado conceptual”. (FERNÁNDEZ-NOVOA, La primera de estas reglas persigue impedir la descomposición de los signos en sus diversos elementos al momento de cotejarlos.

“Este criterio pugna con la posibilidad de que se descompongan las marcas cuestionadas para que las partes desintegradas de las unas sirvan de base comparativa con las otras y vice- GACETA OFICIAL versa. Riñe esta regla también con un ‘procedimiento matemático’ de contabilizar las sílabas o las letras sean éstas iguales o dispares para admitir o no la incompatibilidad.

El examen pormenorizado o meticuloso de una marca contraría la corriente examinadora o identificadora que el consumidor realiza frente a ella. La imagen que retiene el público en último momento es ‘la primera impresión’ que sobre las marcas tuvo, en forma general y sencilla, luego de una ‘ojeada superficial’.” (Interpretación prejudicial 04-IP-94 del 07 de agosto de 1995, caso “EDEN FOR MAN etiqueta”.

G.O. del Acuerdo 189 del 15 de septiembre de 1995. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, 1994-95, pág. 125). En cuanto al cotejo sucesivo de los signos este Tribunal ha reiterado: “ en la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada ”.

(Interpretación prejudicial 07-IP-98, caso “PALMA FRIT”). Por otra parte, el Profesor Breuer Moreno, citado por el Profesor Manuel Pachón, ha expresado que “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ella, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. (BREUER MORENO, citado por PACHÓN, Manuel: “Protección de los derechos de propiedad industrial”, Editorial Temis S.A., Bogotá, pág. 69).

Finalmente, cabe destacar que este Tribunal en la sentencia de interpretación prejudicial 01IP-87 del 03 de diciembre de 1987, se refirió a las reglas generales para la comparación de marcas denominativas en el sentido siguiente: “Deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la fonética.

Debe evitarse entonces, la disección o frac- 21/06/99 19.36 cionamiento de los nombres que se comparan, o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma ”. (Caso “VOLVO”. G.O. del Acuerdo 28 del 15 de febrero de 1988. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo I, 1984-88, pág. 99).

Así mismo, el Tribunal dentro de la interpretación prejudicial 08-IP-95 del 30 de agosto de 1996, caso “LISTER”, señaló algunas de las pautas o criterios que pueden conducir a establecer la similitud o la conexión competitiva entre los productos, que pueden sintetizarse así: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator.

“Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclator, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro corresponde a quien alega.

“b) Canales de comercialización. “Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. “c) Mismos medios de publicidad. “Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad gene- GACETA OFICIAL ral (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

“d) Relación o vinculación entre los productos. “Una relación entre los productos vendidos puede crear una conexión competitiva. No es lo mismo vender en un lugar helados y muebles, que vender al mismo tiempo cocinas y refrigeradoras, entre las cuales existe una vinculación. “e) Uso conjunto o complementario de productos. “Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (puertas y ventanas) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementaridad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. “f) Partes y accesorios. “La confusión en este caso se produciría si entre el producto principal y el accesorio hay una cierta identidad con el producto final.

(motores y válvulas, pero no en caso de tornillos y carburadores). “g) Mismo género de los productos. “Pese a que los productos pueden estar en diferentes clases y cumplir diferentes funciones y finalidades, si tienen características generales, existe la posibilidad de la similitud (medias de deporte y medias de vestir). “h) Misma finalidad.

“Productos pertenecientes a diferentes clases pero tienen similar naturalezas, uso o 21/06/99 20.36 idénticas finalidades, pueden inducir a error o confusión. “i) Intercambiabilidad de los productos. “Si es posible que un producto pueda ser sustituido por otro, es decir si son intercambiables en cuanto a su finalidad, la conexión competitiva es palpable”.

(G.O. del Acuerdo 231 del 17 de octubre de 1996. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, 1994-95, pág. 307). Resta hacer referencia a la comparación fonética, dado que podría ser considerada para determinar el riesgo de confusión entre signos del tipo en estudio. Así, en el Proceso precedentemente citado, en relación a este punto se señaló: “Entre los criterios auxiliares o complementarios se menciona al comparar las marcas en el plano fonético, recurriendo a la identidad de la sílaba tónica entre las marcas comparadas, la coincidencia de la raíz o primera sílaba o sílabas o diferencia en las terminaciones, a la ordenación de las vocales, todo esto partiendo del concepto de que las marcas denominativas están configuradas por un conjunto de letras que al ser pronunciadas emiten sonidos que son percibidos por el comunicador de diferente modo, de acuerdo a su estructura gráfica y fonética.

“En el plano fonético, se ha establecido una escala descendente de valores para comparar las marca denominativas. “En primer lugar se menciona el criterio de que si las denominaciones en comparación tiene vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede presumirse que los signos son semejantes, pues ese orden de distribución de las vocales en una denominación, produce desde el punto de vista fonético, la impresión general de que dicha denominación impacta en el consumidor.

“Posteriormente y dentro de esa escala, sigue el criterio de que si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares y ocupan la misma posición, cabe también GACETA OFICIAL advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca). “Debe analizarse por último -según los tratadistas- la disparidad o coincidencia de las sílabas que encabezan las denominaciones.

Es posible en algunos casos que la sílaba tónica no sea la que se ubique en primer lugar en la denominación. Pero si la sílaba tónica y la sílaba situada en primer lugar de las marcas estudiadas son iguales, la semejanza es más relevante. Al contrario, si en la confrontación de las marcas es divergente la sílaba tónica y coincidente la situada en primer lugar, la posibilidad de semejanza será menor”.

VI. NOTORIEDAD MARCARIA Se ha definido en reiteradas oportunidades por parte del Tribunal Andino: “marca notoria es la que goza de difusión o -lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de producto o servicio de que se trate” (Interpretación prejudicial 01-IP-87, caso “VOLVO”, G.O. N° 28 del 15 de febrero de 1988. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo I, 1984-88, pág. 99) o “ es aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que es aplicable, porque ha sido ampliamente difundido entre dicho grupo.

(Interpretación prejudicial 05-IP-94 del 23 de febrero de 1995, caso “BENETTON”. G.O. del Acuerdo 177 del 20 de abril de 1995). Como antecedentes de la marca notoria tenemos que “el uso de la marca por el titular, unido al prestigio de sus productos en el mercado y la divulgación de la misma tanto por el titular como por los propios consumidores, podrían constituir elementos esenciales o los caminos necesarios para el ascenso de una marca a la categoría de notoria”.

(Interpretación prejudicial 20-IP-97 del 13 de febrero de 1998, caso “MANOLITA”). Y continúa la sentencia señalando que la marca notoria “tiene un status comercial y jurídico diferente a una marca común y el buen crédito que ha adquirido en el mercado debe ser protegido frente a otro competidor que quiera inscribir una marca de tal carácter en otro 21/06/99 21.36 país para aprovecharse, de este modo, de ese goodwill que la marca notoria posee La protección a la marca notoria también concierne al examen de registrabilidad que tiene que hacer la oficina nacional competente, el cual deberá ser más riguroso que el que se practica frente a dos marcas ordinarias y comunes, porque aunque pueda ser cierto que un signo notorio es fijado en la mente del consumidor con mayor intensidad o permanencia y le pueda ser difícil confundirse con otro similar, un examen superficial de los signos confundibles estando de por medio un signo notorio, daría lugar a su coexistencia con consiguientes problemas de confusión y error generalizados, en especial respecto al origen empresarial de las dos marcas o signos distintivos, debilitando al signo notorio o renombrado”.

Como se señaló anteriormente la marca notoria es aquella que es conocida por los consumidores o “público relevante” de la clase de producto o servicio de que se trate, entendiéndose por este último no sólo a los potenciales adquirentes sino a “los usuarios y otras personas que estén involucradas con los productos o servicios antes, durante o después de su venta” (Proceso 20-IP-97).

La protección que se otorga a la marca notoria es más amplia que la que se otorga a la marca común, ya sea en el ámbito territorial y en el ámbito de la especialidad, ya que sobre el primer punto la marca notoria no se limita al país que haya conferido el registro o a un grupo de países “sino que puede ser de cobertura universal cuando se dan las condiciones previstas en la ley marcaria, tales como la notoriedad y los acuerdos de comercialización, como lo establecen los artículos 83 literal d), y 107 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.” (Proceso 5-IP-94, G.O. N° 177 de abril 20 de 1995).

Sobre el ámbito de la especialidad en la marca notoria, no se exige que los productos protegidos sean idénticos o similares, sino que se abarca también a los distintos, con lo cual “el análisis de la confundibilidad se concretaría únicamente a los signos (reproducción, imitación, traducción o transcripción), pues los productos perderían importancia para ese efecto”.

(Proceso 20-IP-97) Vale la pena anotar que la notoriedad de la marca debe ser probada por quien la alega de acuerdo a los medios que cada País Miembro GACETA OFICIAL tenga a su alcance de tal forma que esta prueba lleve al juez o administrador al convencimiento de que la marca es notoria. La sentencia antes mencionada dice: “En el artículo 84 de la Decisión 344 no se establece, expresamente los medios de prueba, pero si algunos criterios enumerativos -no taxativos-, que pueden guiar al juzgador para determinar la notoriedad de la marca, como son la extensión del uso de la marca, su difusión, su antigüedad, el conocimiento por parte de los usuarios, etc.; aparte de otras pruebas directas que pueden evacuarse en el término probatorio como declaraciones de testigos o sondeos de mercado o encuestas sobre marcas”.

La marca notoria conserva la dinámica propia de lo que constituye el mercado de bienes y de servicios: aquello que fue notorio en el pasado puede dejar de serlo en el futuro y de igual forma lo que no tuvo notoriedad en el presente podrá alcanzarlo en un momento dado. “La relatividad del conocimiento notorio de la marca promueve la necesidad para la oficina nacional competente o la autoridad judicial respectiva, de determinar en qué momento la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad con el objeto de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca en violación de los literales d) y e) del artículo 73 de la Decisión 344 (sic)”; y continúa la sentencia al remitirse al proceso 17-IP-96, al señalar que la marca notoria tiene que ser “anterior a la nueva marca por registrarse y al decirse notoria no ha de ser únicamente como marca sino como tal y además como notoria”, lo que presupone en consecuencia que la notoriedad debe preceder como requisito esencial para impugnar el registro de una marca posterior y a fin de que surta así los efectos que la ley comunitaria persigue al otorgar una protección especial a las marcas notorias”.

(Proceso 20-IP-97) VII. IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE LA ACCIÓN DE NULIDAD. La acción de nulidad del registro consagrado en el artículo 113 de la Decisión 344 del acuerdo de Cartagena se refiere a la nulidad del registro marcario, el cual es la declaración 21/06/99 22.36 por parte de la autoridad nacional competente que extingue el derecho respectivo.

Según Jorge Otamendi “ una marca puede estar viciada por contener algún defecto de fondo o de forma que la condenan a su invalidez, es decir la hacen nula”. (Ob. cit. pág. 340) Los motivos para decretar la nulidad se hallan señalados taxativamente en el artículo 113 de la Decisión 344, que son: “a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión;

“b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales; “c) El registro se haya obtenido de mala fe”. La primera causal se refiere a que se otorgó el registro a una marca que por una u otra razón no debía serlo por contravenir normas sustanciales que pueden ser dos: aspectos objetivos (vicios que afectan al signo si el usar signos descriptivos, en colores aislados engañen sobre la procedencia, etc.), y subjetivos (el peticionario no sea capaz o no sea representante del solicitante) así como requisitos formales de publicación, señalada en el artículo 92.

Sobre las otras causales dice la doctrina: “- otorgarse el registro con base en datos o documentos contenidos en la solicitud, previamente declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, siempre que dichos datos o documentos sean esenciales “- obtenerse el registro de mala fe, que comprende entre otros, los eventos en que una marca lo haya solicitado un representante, distribuidor o usuario autorizado del titular de la marca en el extranjero y cuando la solicitud de registro la hubiere presentado quien desarrolla como actividad habitual el registrar marcas para su comercialización ”.

GACETA OFICIAL (El Régimen Andino de la propiedad industrial, Manuel Pachón y Zoraida Sánchez, pág.: 295) La acción de nulidad tal como lo ha señalado el Tribunal “ en el inciso segundo del artículo 113 consagra ‘la imprescriptibilidad’ de la acción de nulidad que se derive de la mencionada norma, sin hacer relación a causales relativas o absolutas o a hechos que pueden ser en la teoría anulables o subsanables, corriendo el titular marcario, el riesgo de la inseguridad jurídica sobre su marca.

La imprescriptibilidad de las acciones de nulidad establecidas en la Decisión 344 no puede ser asimilada a las previstas en la legislación nacional, la que deberá ser aplicable en cuanto al procedimiento, según lo dispone el artículo 144, pero no en lo que se remita a plazos de prescripción de la acción para solicitar la nulidad, plazo que se encuentra definido y legislado por el ordenamiento jurídico comunitario.

Sigue de esta situación, que bien se intente la acción judicial civil o la contencioso administrativa, no podrá pretenderse en ningún caso que las acciones contempladas en las legislaciones nacionales dejen al accionante sin esta posibilidad por el transcurso del tiempo o la falta de oportunidad en su presentación. En el aspecto marcario, el incumplimiento de cualquier disposición de la Decisión 344 abre la posibilidad a la acción imprescriptible de nulidad de la concesión de la marca.

Esta norma rige prioritariamente sobre los ordenamientos nacionales de cada uno de los países miembros”. (Proceso 10-IP-97, G.O. N° 308 de noviembre 28 de 1997) Con estos antecedentes, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 21/06/99 23.36 3. Al cotejar las marcas que se encuentran en conflicto en el presente caso, el juez nacional competente deberá tomar en cuenta, para determinar la existencia del riego de confusión, la doctrina y jurisprudencia recogidas en la presente sentencia, referentes a las marcas arbitrarias. 4.

Dadas sus características especiales no puede registrarse ningún signo que sea similar a una marca notoria, independientemente de la clase de productos que se trate. Por lo tanto el análisis de la confundibilidad se concretaría únicamente a los signos. 5. La acción de nulidad consagrado en el artículo 113 se puede solicitar en cualquier momento, siempre que se reúnan los requisitos señalados en la parte motiva de esta sentencia. De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N° 3, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia dentro de su Proceso interno N° 04396.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto de este Tribunal, notifíquese esta providencia al organismo jurisdiccional mencionado en el párrafo anterior, mediante copia certificada y sellada. Remítase copia debidamente certificada de esta interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial, según lo dispuesto en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

C O N C L U Y E: 1. Un signo para ser registrado como marca, debe reunir los requisitos esenciales de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. 2. Para llegar a determinar la similitud entre los signos marcarios se ha de tomar en cuenta a los signos en sí mismos y la clasificación de los productos que ellos protegen en el nomenclator.

Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO GACETA OFICIAL 21/06/99 24.36 Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO Nº 41-IP-98 Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 73 literales d), e) y g) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Solicitado por el Dr. Manuel Urueta Ayola, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: Sociedad D.C. Comics. Marca “SUPERMANI”. Expediente Interno: 219099. Quito, 05 de marzo de 1999 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA para amparar productos de la Clase 30 del artículo 2 del Decreto 755 de 1972, de la COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A., tramitada bajo expediente administrativo 219.099.

V I S T O S: La solicitud de interpretación prejudicial del Consejo de Estado de la República de Colombia, a través de su consejero Dr. Manuel Urueta Ayola, del artículo 73 literales e) y g) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Que se plantea la solicitud dentro del proceso instaurado por la Sociedad D.C. COMICS en el cual se pretende obtener la nulidad de la resolución Nº 15248 del 27 de agosto de 1993 proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual declaró infundada la oposición presentada por la Sociedad D.C. Comics.

Inc. y se concedió el registro de la marca “SUPERMANI” para amparar productos de la clase 30 del artículo 2 del Decreto 755 de 1972, a favor de la COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A., dentro del expediente administrativo núm. 219.099; y la resolución Nº 2101 del 19 de noviembre de 1993, por la cual la mencionada Superintendencia decidió el recurso de apelación presentada contra la resolución que se menciona, confirmando la decisión adoptada y a su vez declarando agotada la vía gubernativa.

Como consecuencia de las anteriores declaraciones, y a título de restablecimiento del derecho, plantea se declare fundada la oposición presentada por D.C. COMICS INC. y se niegue el registro de la marca SUPERMANI, Como hechos relevantes para la interpretación, el Tribunal consultante, señala los siguientes: “1.- El 25 de enero de 1983, la sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CHOCOLATES S.A., solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca SUPERMANI, para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

“2.- Dentro del término legal las sociedades PROCOCO DE MANIZALES LIMITADA (Manizales, Colombia) y DC COMICS INC (New York, United States) presentaron demanda de oposición a la solicitud de registro de la marca SUPERMANI mencionada. “3.- La sociedad PROCOCO DE MANIZALES LTDA. actuó con fundamento en el registro anterior de su propiedad para la marca SUPERCOCO en la clase 30 del Decreto 755 de 1972.

“4.- La sociedad D. C. COMICS INC. intervino con fundamento en su mejor derecho sobre la reconocida marca SUPERMAN, “la cual es notoriamente conocida en el país y en el resto del mundo, y se encuentra debidamente protegida como personaje ficticio, GACETA OFICIAL sobre la cual existen derechos de autor en favor del oponente, que impide que terceros hagan uso de tal expresión como marca”.

“5.- La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante resolución núm. 15.248 de 27 de agosto de 1993 declaró infundadas las observaciones presentadas y concedió el registro de la marca SUPERMANI, por el término de diez (10) años en favor de la sociedad COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A., considerando que la marca solicitada no estaba incursa en ninguna de las causales de irregistrabilidad comprendidas en el artículo 73 literal a) de la Decisión 313, por cuanto: “La expresión SUPER, es un adjetivo calificativo que denota superioridad, supremacía, excelencia, perfección, al sustantivo que se le antepone (sic), así las cosas SUPERCOCO, será el mejor coco, SUPERMAN será el mejor hombre, el más fuerte; sirva lo anterior para que entiendan los opositores, que no puede aceptarse la titularidad exclusiva del término SUPER, pues de ser así cómo explicarse la coexistencia pacífica de las marcas opositoras”.

Con lo anterior concluyó, además, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, “ que establecida la falta de confundibilidad de las marcas, no venía al caso entrar a estudiar la notoriedad de éstas”. “6.- El apoderado de la sociedad D.C. COMICS INC., interpuso recurso de apelación, dentro del cual se reivindicó nuevamente las aplicaciones de los literales e) y g) del artículo 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

“7.- El recurso de apelación fue decidido mediante la resolución núm. 2101 de 19 de noviembre de 1993, proferida por el Superintendente de Industria y Comercio, que confirma la resolución impugnada núm. 15.248 de 27 de agosto de 1993, y declara agotada la vía gubernativa. Uno de los considerandos de la citada resolución reza “ lo primero que debe tenerse presente es que los términos en conflicto SUPERMANI (solicitada) y SUPERMAN (opositora), hacen parte del grupo que líneas atrás denominamos expre- 21/06/99 25.36 siones con significado propio.

Así, SUPERMANI es una voz que significa maní superior y fue solicitado su registro para distinguir productos de la clase 30 del artículo 2 del Decreto 755 de 1972, clase en la que, valga anotarlo, no se encuentra el maní, al paso que SUPERMAN traduce hombre superior y la generalidad de la población lo identifica con el personaje norteamericano ficticio de aventuras y tiras cómicas.

Es, pues, tan marcada la diferencia conceptual entre las voces comparadas, que este Despacho no abriga dudas de que, en lo referente a este aspecto, no hay lugar a confusión”. Por su parte la resolución impugnada, a su vez confirmada, en su considerando segundo, dice: “Que el estudio de confundibilidad en el caso que nos ocupa, implica comparar la marca que se pretende registrar y la registrada anteriormente.

En opinión de este despacho, existen las semejanzas que esgrimen los opositores, pero no tienen la suficiente capacidad para llevar al público a error, al momento de adquirir los productos, así las cosas bien podrían coexistir en el mercado. En consecuencia, la marca objeto de la solicitud NO está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 73 literal a) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.

Por otra parte en la demanda se expresa: “ bástenos citar la resolución 2101 de noviembre 19 de 1993, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio (uno de los actos demandados), que en uno de sus apartes dice, refiriéndose a SUPERMAN “ la generalidad de la población lo identifica con el personaje norteamericano ficticio de tiras cómicas ”, luego es totalmente indiscutible la notoriedad de la marca SUPERMAN, que así lo reconoce la misma Superintendencia de Industria y Comercio”.

“Queda así claro y plenamente acreditado que la marca SUPERMAN goza de fama, reconocimiento y notoriedad a nivel mundial, y por lo mismo merece protección como marca notoria, mediante la aplicación de la disposición aludida en este punto, la cual dejó de aplicar la Superintendencia de Industria y Comercio en las resoluciones demandadas”. GACETA OFICIAL “SUPERMAN es un personaje ficticio, creado por una persona natural, y publicitado a nivel mundial por DC COMICS, titular de los derechos patrimoniales sobre dicho personaje.

En materia de derechos de autor, es reconocido a nivel mundial (y así aparece en nuestra legislación interna) que los derechos se adquieren por la creación, independientemente de su registro, el cual cumple más bien con un propósito de publicidad. Así las cosas, existiendo claros derechos de autor sobre la palabra “SUPERMAN”, sobre el personaje y sobre todo lo que el mismo entraña, radicados en cabeza de una persona diferente a la COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A., salta a la vista que la solicitud en esta causal de irregistrabilidad, la cual, pese a haber sido citada en la oposición, a lo largo de la misma y en los memoriales de recursos, nunca mereció atención ni pronunciamiento alguno por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio”.

Con referencia al componente gráfico se anota que puede haber confusión entre dos marcas como en efecto puede suceder entre las confrontadas. C O N S I D E R A N D O:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que este Tribunal es competente para absolver la solicitud de interpretación prejudicial, requerida por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, de conformidad con los artículos 28 del Tratado de creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena y el órgano judicial consultante también lo es según lo establecido en el artículo 29 del mismo Tratado.

Que la solicitud de interpretación prejudicial reúne los requisitos exigidos por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal.

2. NORMAS OBJETO DE LA PRESENTE INTERPRETACIÓN Que las normas del derecho comunitario que deben interpretarse son las siguientes: 21/06/99 26.36 DECISIÓN 313 “Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: ( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida: “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. “Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legitimo titular de la marca notoriamente conocida.

( ) “g) Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos que sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero salvo que medie su consentimiento”. 3.- PROTECCIÓN DE LA MARCA NOTORIA: Para el profesor español Carlos Fernández Novoa de marca notoria debe hablarse “cuando el uso intenso de ese signo por parte de la empresa se ha traducido en la difusión de aquella entre el público de los consumidores, de manera que es reconocida en el mercado como signo indicador del origen empresarial” (FERNANDEZ NOVOA, Carlos: “El relieve jurídico de la notoriedad de la marca”, en Revista de Derecho Mercantil.

No. 111. Madrid, 1969. p. 174.) GACETA OFICIAL Asimismo, este Tribunal ha definido en diferentes ocasiones como marca notoria “ aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que es aplicable, porque ha sido ampliamente difundido entre dicho grupo”.

(Proceso 5-IP-94, G.O. N° 177 de abril 20 de 1995, Pág. 283 del Tomo de la Jurisprudencia del Tribunal). Este Tribunal considera que el uso reiterado de la marca por el titular, su amplia difusión y presencia en el mercado, unidos a la identificación automática de la marca con los productos que ella distingue, así como el otorgamiento de una o varias cualidades a éstos por los consumidores -las que generalmente son positivas, sin que nada se oponga a que puedan ser negativas- podrían constituir elementos esenciales o los caminos necesarios para el ascenso de una marca a la categoría de notoria.

Este Tribunal ha sostenido en su sentencia de interpretación prejudicial 20-IP-97, marca “MANOLITA” que la marca notoria “tiene un status comercial y jurídico diferente a una marca común y el buen crédito que ha adquirido en el mercado debe ser protegido frente a otro competidor que quiera inscribir una marca de tal carácter en otro país para aprovecharse, de este modo de ese goodwill que la marca notoria posee La protección a la marca notoria también concierne al examen de registrabilidad que tiene que hacer la oficina nacional competente, el cual deberá ser más riguroso que el que se practica frente a dos marcas ordinarias y comunes, porque aunque pueda ser cierto que un signo notorio es fijado en la mente del consumidor con mayor intensidad o permanencia y le pueda ser difícil confundirse con otro similar, un examen superficial de los signos confundibles estando de por medio un signo notorio, daría lugar a su coexistencia con consiguientes problemas de confusión y error generalizados, en especial respecto al origen empresarial de las dos marcas o signos distintivos, debilitando al signo notorio ”.

Como se señaló anteriormente la marca notoria es aquella que es conocida por los consumidores o “público relevante” de la clase de producto o servicio de que se trate, entendiéndose por este último no sólo a los potenciales adquirentes sino a los usuarios y otras perso- 21/06/99 27.36 nas que estén involucradas con los productos o servicios antes, durante o después de su venta.

La protección que se otorga a la marca notoria es más amplia que la que se otorga a la marca común, ya sea en el ámbito territorial y en el ámbito de la especialidad, ya que sobre el primer punto la marca notoria no se limita al país que se haya conferido el registro o a un grupo de países “sino que puede ser de cobertura universal cuando se dan las condiciones previstas en la ley marcaria, tales como la notoriedad y los acuerdos de comercialización, como lo establecen los artículos 83 literal d), y 107 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.” (Interpretación prejudicial 05-IP-94.

G.O. N° 177 de abril 20 de 1995). Sobre el ámbito de la especialidad en la marca notoria, no se exige que los productos protegidos sean idénticos o similares, sino que se abarca también a todo el universo de bienes y servicios, con lo cual: “el análisis de la confundibilidad se concretaría únicamente a los signos (reproducción, imitación, traducción o transcripción), pues los productos perderían importancia para ese efecto”.

(Proceso 20-IP-97) Vale la pena anotar que la notoriedad de la marca debe ser probada por quien la alega de acuerdo a los medios que cada País Miembro tenga establecidos de tal forma que esta prueba lleve al juez o administrador al convencimiento de que la marca es notoria. La sentencia antes mencionada dice: “El artículo 84 de la Decisión 344 no establece, expresamente los medios de prueba, pero si algunos criterios enumerativos -no taxativos-, que pueden guiar al juzgador para determinar la notoriedad de la marca, como son la extensión del uso de la marca, su difusión, su antigüedad, el conocimiento por parte de los usuarios, etc.; aparte de otras pruebas directas que pueden evacuarse en el término probatorio como declaraciones de testigos o sondeos de mercado o encuestas sobre marcas”.

La marca notoria conserva la dinámica propia de lo que constituye el mercado de bienes y de servicios, aquello que fue notorio en el pasado puede dejar de serlo en el futuro y de igual forma lo que no tuvo notoriedad en el presente podrá alcanzarlo en un momento dado. GACETA OFICIAL “La relatividad del conocimiento notorio de la marca promueve la necesidad para la oficina nacional competente o la autoridad judicial respectiva, de determinar en qué momento la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad con el objeto de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca en violación de los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 313 (sic)”; y continúa la sentencia al remitirse al proceso 17IP-96, al señalar que la marca notoria tiene que ser “anterior a la nueva marca por registrarse y al decirse notoria no ha de ser únicamente como marca sino como tal y además como notoria”, lo que presupone en consecuencia que la notoriedad debe preceder como requisito esencial para impugnar el registro de una marca posterior y a fin de que surta así los efectos que la ley comunitaria persigue al otorgar una protección especial a las marcas notorias”.

(Proceso 20-IP-97). Este Tribunal considera importante destacar para el mejor entendimiento de las citas realizadas a lo largo de la presente Sentencia, que los literales d) y e) del artículo 73 de la Decisión 313, los que son objeto de interpretación prejudicial mediante la presente, no han sido objeto de modificación por la Decisión 344, manteniendo su misma estructura en los literales d) y e) del artículo 83 de esta última. 4.- MARCA RENOMBRADA Como hemos afirmado anteriormente se considera a una marca como notoria entre otras razones, cuando es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca, sin tomar en consideración la calidad de los mismos, ya que estos bien pueden ser reconocidos en el mercado con altas cualidades, o perfectamente lo contrario sin perder la condición de marca notoria; mientras que solamente tiene la condición de marca renombrada aquella que tiene una difusión y presencia en los medios de difusión tan amplia, que agrupa el conocimiento de diferentes grupos de consumidores, los que pertenecen a diversos mercados, y que a la vez, a diferencia de las marcas notorias, le es otorgada una muy alta distinción, hasta el grado de llegar al reconocimiento de la excelencia en la calidad de los productos o servicios que identifican, y que 21/06/99 28.36 por consecuencia hacen que dicha marca tenga un “goodwill” muy alto.

Este Tribunal se ha pronunciado en sentencia correspondiente al Proceso 01-IP-87, en el siguiente tenor: “ la marca renombrada que antes se mencionó debe ser conocida por diferentes grupos de consumidores en mercados diversos y no sólo dentro de un grupo particular, como ocurre con la marca notoria. Puede derivarse entonces que toda marca renombrada es notoria, pero no toda marca notoria es renombrada, calidad esta última más exigente” (Proceso 1-IP-87, G.O. N° 28 de febrero 15 de 1988) De igual manera fue expresado en Sentencia del Proceso 20-IP-97: “El Profesor Manuel Aréan Lalín al examinar el grado de extensión de la marca notoria ha expresado que ‘el calificativo de notoria se atribuye a la marca que es conocida por la mayor parte de los consumidores o usuarios del correspondiente sector del mercado, es decir, del tipo de productos o servicios a los que se aplica la marca.

Y la denominación de renombrada se reserva para aquella marca que goza de difusión y prestigio entre la mayoría de la población: su reconocimiento por el 80% del público ha llegado a exigir la jurisprudencia alemana, según se recuerda en la sentencia del Tribunal del Distrito de Munich de 1° de Diciembre de 1994 relativa a la marca ‘Shell’ (2 EIPR 1996, pág. D-45)”.

(“Los Retos de la Propiedad Industrial en el siglo XXI’, Primer Congreso Latinoamericano sobre la protección de la Propiedad Industrial, INDECOPI - OMPI, Lima 1996, pág. 186). Sobre el reconocimiento expreso de la marca renombrada por la Decisión 344 y sus correspondientes efectos jurídicos, se han planteado diferentes discusiones doctrinarias.

Al respecto se pronuncia el profesor José Manuel Otero Lastres: “Así las cosas, la primera pregunta que surge es si la Decisión 344 se refiere únicamente a la marca notoriamente conocida o si, por el contrario, reconoce efectos también a la marca renombrada. A mi modo de ver, lo GACETA OFICIAL dispuesto en la letra d) del artículo 83 y en la letra d) del artículo 104 permite sostener que la Decisión 344 no sólo se refiere a la marca notoriamente conocida.

Y ello porque la protección que se otorga a la marca en ambos preceptos va más allá de la regla de la especialidad. En efecto, en la letra d) del artículo 83 se reconoce al titular de la marca notoriamente conocida el derecho a impedir el registro de la marca posterior sin exigir necesariamente que entre las mismas se produzca confusión y aunque los productos o servicios distinguidos por los signos enfrentados sean distintos.

Y en la letra d) del artículo 104 se habla también de ‘productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma’ y de que el signo posterior‘ produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor’ de la marca anterior. Características ambas, como es sabido, propias de la marca renombrada”. (ponencia “LA PRUEBA DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA EN EL DERECHO MARCARIO ANDINO”, en Memorias del Seminario Internacional: “LA INTEGRACIÓN, DERECHO Y LOS TRIBUNALES COMUNITARIOS”, 1.996, p. 246 y 257) En consecuencia, este Tribunal considera conveniente aclarar que, el principio establecido en los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344, mediante el cual la protección excede del principio de la especialidad marcaria, solamente exige los presupuestos de la marca notoriamente conocida, es decir, la que como se ha afirmado a lo largo de esta Sentencia es conocida por los consumidores o “público relevante” de la clase de producto o servicio de que se trate, entendiéndose por aquel no sólo a los potenciales adquirentes sino a los usuarios y otras personas que estén involucradas con los productos o servicios antes, durante o después de su venta, sin embargo como bien lo ha definido el profesor Otero Lastres, mediante las normas in comento se le han otorgado características ajenas a su naturaleza y propias de la marcas renombradas o de alto renombre, al extender su protección a todas las clases, inclusive para designar productos o servicios distintos.

Es por ello, que se considera que por mandato expreso de las disposiciones antes comentadas, la Decisión 313, al igual que lo hace la 344, le otorga a la marca notoria la misma 21/06/99 29.36 protección y efectos jurídicos que a la marca de alto renombre, pues su tutela excede del principio de especialidad marcaria, por lo que este Tribunal considera que por consecuencia inmediata se le impone a las oficinas nacionales de registro, la carga de aplicar criterios restrictivos, uniformes y rigurosos para reconocer el status de notoriedad alcanzado por una marca, a los efectos de aplicar las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales d) y e) del artículo 73 de la Decisión 313, actualmente 83 de la Decisión 344. 5.- RIESGO DE CONFUSIÓN CON LA MARCA NOTORIA En anteriores sentencias, el Tribunal se ha manifestado sobre el riesgo de confusión y lo que ello implica, señalando que al ser una marca confundible no existe uno de los elementos indispensables como es la distintividad, así: “El artículo 71 de la Decisión 313 y el 81 de la Decisión 344, hoy vigente -además de referirse al carácter perceptible y a la representación gráfica- concuerdan en otorgar a la función distintiva de los signos papel fundamental para que una marca sea susceptible de registro.

De esta manera al no darse tal circunstancia se incurre en causal de irregistrabilidad de la marca”. (Proceso 16IP-96, G.O. 265 de mayo 16 de 1997) La confusión que se genera entre dos marcas, sea una de ellas notoria o no, se puede presentar en los aspectos visual o gráfico, auditivo e ideológico, que, a la vez corresponden a similitudes gráficas u ortográficas, fonéticas y conceptuales.

Al juzgador interno le corresponderá determinar la condición de notoria de una marca, según las pruebas obrantes en el proceso, ya que como hemos afirmado anteriormente la protección a la marca notoria también concierne al examen de registrabilidad que tiene que hacer la oficina nacional competente, el cual deberá ser más riguroso que el que se practica frente a dos marcas ordinarias y comunes, porque aunque pueda ser cierto que un signo notorio es fijado en la mente del consumidor con mayor intensidad o permanencia y le pueda ser difícil confundirse con otro similar, un examen superficial de los signos confundibles estando de por medio un signo notorio, daría lugar a su coexistencia con consiguientes problemas de confusión y error generalizados, en especial GACETA OFICIAL 21/06/99 30.36 respecto al origen empresarial de las dos marcas o signos distintivos, debilitando al signo notorio. 6.- LA PROTECCIÓN A LOS TÍTULOS DE OBRAS LITERARIAS, ARTÍSTICAS O CIENTÍFICAS Y LOS PERSONAJES FICTICIOS “De la combinación de estos factores, pueden darse casos de signos con igual visualidad pero con diferente contenido ideológico, o diferente pronunciación; o signos con distinto significado, diferente escritura pero la misma pronunciación. De presentarse la similitud entre los signos en uno cualquiera de estos campos, el signo será irregistrable para productos similares (salvo la marca notoria).

No es necesario que la similitud o confusión se produzca en los tres aspectos. Esta prohibición no constaba en la Decisión 85, y se consagra desde el artículo 73 literal g) de la Decisión 313 y se mantiene en el artículo 83 literal g) de la Decisión 344. “El número de palabras, sílabas, ubicación de las consonantes o vocales, son circunstancias que pueden determinar la similitud de los signos sea por su visualidad o por su pronunciación”.

En este orden de ideas, afirma el autor Paul Mathely, en su obra Le Droit Francais des signes: “La regla más importante para juzgar la imitación es la de que ella se juzga apreciando las semejanzas y no las diferencias, ya que estas últimas no eliminan las semejanzas en su realidad y en los efectos que ellas producen”. Siguiendo esta línea de argumentación, afirma el autor argentino Jorge Otamendi en su obra Derecho de Marcas, cuando al comentar la causa 1582 “manufactura de tabacos imparciales Vs. Nobleza de tabacos” de la sala II del 08/08/87 concluye: “Hay confusión cuando cotejando una marca después de la otra dejan el mismo recuerdo, la misma impresión, aún cuando en los detalles existan diferencias ”.

De igual manera se ha expresado este Tribunal al afirmar: “ Para poder llegar a concluir sobre la confundibilidad entre dos signos hay que precisar más sus semejanzas que sus diferencias, precisamente para evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al analizar las marcas a fin de que se forme su criterio diferenciador a base de contrastar las marcas mediante el impacto que ellas le causen a primera vista o impresión. De ahí que el examen de registrabilidad entre dos marcas deba partir de un análisis comparativo global entre ellas”.

(Proceso 13-IP-98, Marca: “EL ROSAL”) De una simple interpretación de este artículo, encontramos que esta contiene dos supuestos de hecho distintos. El primer supuesto “los títulos de obras literarias, artísticas o científicas que sean un objeto de autor” y el segundo “los personajes ficticios o simbólicos que sean objeto de un derecho de autor”.

En cuanto a los títulos de obras literarias, artísticas o científicas, sólo podrán ser objeto de impedimento de registro marcario cuando aquellas sean a su vez objeto de protección por el Derecho de Autor. Este supuesto será configurado cuando el título de la obra al que se opone el registro marcario tenga características de originalidad, concepto fundamental para la protección autoral, ya que esta disciplina no protege títulos genéricos ni banales.

En su consecuencia, podrán ser registrados como signos distintivos los títulos de obras del ingenio que no se encuentren protegidos por el Derecho de Autor por carecer de originalidad, por lo que mal podría concederse un monopolio de explotación sobre éstos. Sobre este punto, este Tribunal considera conveniente citar la opinión del profesor venezolano Ricardo ANTEQUERA PARILLI: “El título de una obra consistente en la palabra o conjunto de palabras o signos que sirven para identificarla, sea a través de combinaciones de fantasía, o bien mediante el uso de vocablos que aludan a su contenido.

( ) “Al igual que como ocurre con otros medios distintivos, el título puede tener elementos de originalidad o, por el contrario, adolecer de cualquier rasgo que revele algún grado de creatividad, en cuyo caso el título apenas sirve para identificar la obra. “Así, la diferencia entre los títulos originales, como la ‘Doña Bárbara’ de Gallegos, las ‘Lanzas Coloradas’ de Uslar Pietri o ‘El Ge- GACETA OFICIAL neral en su laberinto” de García Márquez, en comparación con los título genéricos o banales, carentes de creatividad, y que por centenares aparecen en los repertorios musicales administrados por las entidades de gestión colectiva, con composiciones identificadas como ‘Amor’, ‘Tú’ o ‘La Noche’.

( ) “La protección del título distintivo de una creación intelectual implica determinar, en primer lugar, si el autor tiene el derecho a exigir que dicho signo sea mencionado para identificar la obra cada vez que ella sea objeto de una utilización; y la segunda, si igualmente tiene la facultad de impedir que dicho título sea empleado para distinguir a otra producción intelectual.

“El ámbito apropiado y específico para la tutela del título se encuentra en el derecho de autor, como parte de la obra misma, según lo disponen expresamente ciertas legislaciones (v.gr.: Benín, Brasil, Camerún, Chile, España, Francia, Portugal, Senegal), pero en muchas de ellas, con la exigencia, al igual que ocurre con la propia obra, de que el título tenga características de originalidad (v.gr.: Benín, Camerún, Colombia, Francia, España, Senegal), de manera que los títulos genéricos y los nombre propios no tienen protección (v.gr.: Costa Rica) ni cuando se limitan a indicar el género, contenido o índole de la obra (v.gr.: ‘diccionario’, ‘enciclopedia’, ‘recopilaciones’, etc.), o si se trata de nombres de personajes históricos, histórico-dramáticos o literarios y mitológicos o de nombres de personas vivas (v.gr.: Portugal).

( ) “Al formar parte de la obra misma, son también iguales los derechos que sobre dicho signo tiene el autor de la obra, especialmente para exigir que en toda utilización de la creación se emplee el título de la misma, como parte del derecho moral de integridad del bien protegido, o para impedir que se use dicho título para identificar a otra creación, tanto en ejercicio del derecho moral de paternidad, junto con el nombre del autor, como en razón del derecho exclusivo de explotación de la obra.

“Tales principios son por lo demás concordantes con lo previsto en el literal 21/06/99 31.36 g) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comunidad Andina, por el cual no pueden registrarse como marcas los títulos de obras literarias, artísticas o científicas que sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero, salvo que medie su consentimiento.” (Derecho de Autor, 2da.

Edición, Tomo I, Caracas Venezuela, 1998, pág. 147. Resaltado de la Sentencia). (Resaltado de la presente sentencia). Tal impedimento de registro como signo distintivo de un título de una obra que se encuentre protegido por el Derecho de Autor, estará sometido a que éste sea capaz de crear confusión en el público consumidor, con respecto a la clase de productos o servicios que distingue, ya que si este no fuera el caso, podrá ser objeto de protección por el Derecho Marcario.

Sin embargo podrá ocurrir el caso de un título de una obra, de tal reputación y originalidad, que como en el caso de las marcas de alto renombre, sea capaz de producir confusión con cualquier clase de productos o servicios, por lo que en cualquier supuesto se configura como causal de irregistrabilidad. De tal manera, considera este Tribunal, que corresponderá a la Oficina o Autoridad Nacional Competente, establecer según las características del caso en concreto, si el título de una obra que se opone al registro de un signo distintivo, es original por tratarse de una creación, y a su vez, si el registro marcario ocasionaría en el público consumidor un riesgo de confusión. Así lo ha manifestado este Tribunal en Sentencia del Proceso 32-IP-97, caso: TERMINATOR: “Como regla también pacíficamente aceptada, el derecho sobre el título de una obra no puede ir más allá del derecho que se tiene sobre la obra misma.

De ahí que, como lo establecen muchas legislaciones, el derecho sobre el título de la obra se limite a impedir su uso en otra obra del mismo género, de manera que sea susceptible de crear confusión entre ambas (v.g.: Venezuela), mientras que en otros textos (v.g.: Perú), ese derecho sobre el título se extiende a impedir el uso del mismo sobre cualquier otra obra (aunque sea de otro género), siempre sobre la base del peligro de la confusión. En este punto existen divergencias doctri- GACETA OFICIAL narias, pues, como lo comenta Delia LIPSZYC en su citada obra, la prohibición de uso del mismo título no debería limitarse a otra obra del mismo género, sino a cualquier otra obra literaria, artística o científica.

“Por su parte, ANTEQUERA PARILLI, apunta: “Al formar parte de la obra son también iguales los derechos que sobre dicho signo tiene el autor de la creación, especialmente para exigir que en toda utilización de la misma (es decir, de la obra), se respete su título como parte del derecho moral de integridad, o para impedir que se use dicho signo para identificar a otra creación (o sea, a otra obra) ”.

(op.cit., pág. 90-91. Lo agregado y destacado, es del Tribunal). “De ahí que la prohibición a que se refiere el artículo 83, literal g) de la Decisión 344, por la propia remisión que ella hace a la protección del derecho de autor deba ser interpretada en concordancia con esta última. Y en ese sentido, para que prospere la prohibición del registro del título de una obra como marca de un producto o servicio, resulta indispensable que: “- Se trate de un título protegido por el derecho de autor, vale decir, que tenga características de originalidad, o sea, de individualidad en su forma de expresión. “- Si el derecho sobre el título de una obra, en el marco del derecho de autor, se dirige a evitar que se utilice el mismo en otra (sea de cualquier género o del mismo género, según lo que disponga cada ley nacional), a los fines de evitar la confusión en el público, parecería entonces que, si se es coherente entre lo protegido por el derecho de autor y lo que se pretende evitar con la prohibición marcaria es que el uso de ese título (original) para distinguir un producto o servicio, sea susceptible de crear confusión del público entre la obra y el producto o servicio que se pretende distinguir y amparar con el mismo signo. Ello también sería coherente con el sentido de la protección marcaria que se dirige a tutelar el signo distintivo en relación con productos o servicios de la misma clase, de modo que, salvo en las marcas notorias, pueden coexistir distintos titulares 21/06/99 32.36 sobre igual signo para distinguir productos o servicios idénticos o similares, siempre que no se genere confusión.” En cuanto al segundo supuesto previsto por la norma in comento “los personajes ficticios o simbólicos que sean objeto de un derecho de autor”, este Tribunal advierte que los personajes ficticios o simbólicos no se encuentran protegidos por si solos, por el Derecho de Autor, ya que esta disciplina solo protege las formas de expresión, ya sean artísticas o literarias, en el que se incluyan o representen tales personajes, por lo que en ningún caso podrán configurar, por ellos mismos, una causal de irregistrabilidad marcaria. 7.- COMPARACIÓN DE LOS SIGNOS COMPUESTOS Sobre este punto vale la pena referirse a una sentencia del Tribunal Supremo Español Sala Cuarta del 19 de febrero de 1973, citada por Fernández Novoa, que manifiesta: “el principio comparativo debe partir de la totalidad de las sílabas y letras que constituyen la integridad de las palabras esta regla general interpretativa tiene excepciones de las que se infiere que cuando la terminación de una palabra sea de uso común o genérico universalizado de muchos distintivos no son susceptibles las mismas de apropiación exclusiva ni pueden servir para discriminar entre las distintas denominaciones las marcas con principio o raíz o terminación genérica o común hay que prescindir de esas partículas y atender a las posteriores o anteriores que han de matizar el distingo no es viable que entre en la comparación de las marcas lo que sea común o genérico en ellas y sí sólo el resto de lo que componen los vocablos”.

De igual manera se ha manifestado el autor colombiano Marco Matías Alemán: “Para efectos de determinar posibles confusiones entre marcas, y de esa forma evitarle a los consumidores la probabilidad de caer en error, deben tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres ya que por tratarse de GACETA OFICIAL 21/06/99 33.36 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la unidad fonética.” (MATIAS ALEMAN, Marco: “Marcas” Editorial Top Management International, Bogotá. Pag. 89).

C O N C L U Y E: En otra sentencia la Sala Tercera, proclama la irrelevancia del componente genérico que es común entre marcas enfrentadas: “ pero esta coincidencia fragmentaria, insuficiente por sí misma para determinar la semejanza, no significa que en el análisis comparativo haya de prescindirse de ella, sino muy al contrario que el resto de la expresión nueva debe presentar una gran intensidad distintiva para permitir con su sola presencia la identificación recíproca, mediante la neutralización de la igualdad parcial”.

(Fundamentos de Derecho de Marcas, Fernández Novoa, pág.: 201-202) 1. El artículo 73, literales d) y e), de la Decisión 313 protege a la marca notoria, la cual requiere para alcanzar esta categoría, entre otros determinantes, del alto conocimiento que de ella tenga el público consumidor al que esté dirigida, y de la correspondiente asociación que con los productos que identifica en el mercado, tenga el grupo o sector económico al que pertenece la marca, y así mismo, de la amplia difusión que de ella haya hecho su titular, sea en el País en el cual se reclame la notoriedad o en el extranjero.

Esta confusión puede darse de una de estas maneras: 2. La existencia de la marca notoria no se presume. Es necesario probarla ante la oficina nacional competente o ante la autoridad judicial, por los medios establecidos por la legislación interna de los diferentes Países Miembros. “La similitud ortográfica, que también daría lugar a la confusión, se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de las vocales, su longitud, sílabas, raíces o terminaciones comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable y notoria”.

“El segundo campo por analizarse como origen de confusión marcaría es el auditivo, derivado de la pronunciación que se da a las palabras que tienen una fonética similar, campo que se extiende a la pronunciación incorrecta y a la pronunciación de palabras extranjeras”. “El tercer aspecto que puede llevar a confusión y que es aceptado como análisis para la determinación del riesgo de confusión entre signos marcarios, es la confusión ideológica, que produciría la similitud conceptual de las palabras y que se traduce ‘en la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”.

(Jorge Otamendi, obra citada, pág.: 153 y ss, Proceso 4-IP-94, G.O. N° 189 de 15 de septiembre de 1995) (Proceso 20-IP-95, G.O. N° 236 de 26 de noviembre de 1996). Con todos los antecedentes expuestos: 3. Un signo que sea similar o idéntico a una marca notoria ya registrada, no cumpliría con el requisito de distintividad de las marcas, y por lo tanto sería irregistrable por la Oficina Nacional Competente, cuando se deduzca del respectivo examen que el signo solicitado para registro puede generar confusión o error en el consumidor debido a su identidad o semejanza fonética o gráfica con una marca notoria, con independencia de la clase en que se solicita la protección marcaria, ya que la protección a la marca notoria traspasa los límites establecidos por el principio de la especialidad marcaria. 4.

Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas, sólo cuando sean objeto de protección por el derecho de autor, no pueden ser susceptibles de registro como marca, salvo cuando medie el consentimiento del titular de aquel derecho. 5. En la realización de la comparación de dos signos distintivos compuestos, debe atenderse a la unidad fonética, sin embargo el examinador analizará en cada caso en concreto, si uno de los elementos que conforma el signo distintivo es genérico o de uso co- GACETA OFICIAL 21/06/99 34.36 mún, caso en el cual se deberá sustraer de la comparación marcaria.

Juan José Calle y Calle MAGISTRADO De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia en el Proceso Interno. Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Notifíquese al nombrado Consejo de Estado de la República de Colombia mediante copia sellada y certificada, y remítase igualmente copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial.

Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO