GACETA OFICIAL del Acuerdo de Cartagena Año XVI - Número 528 Lima, 26 de enero del 2000 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 15-IP-99.- Solicitud proveniente del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, relativa a la interpretación prejudicial de los artículos: 18, 19 y 20 de la Decisión 24; 3, 4, 5, 18, 19 y 20 de la Decisión 220; y 108 de la Decisión 344; todas ellas emanadas de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y formulada con motivo de la acción de nulidad interpuesta por la sociedad C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS. en la acción de cancelación iniciada contra el registro de la marca “BELMONT” (proceso interno correspondiente al expediente N° 3448); e interpretación de oficio del artículo 110 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 Proceso 40-IP-99.- Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 83, párrafo a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 5º del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con motivo de la acción de nulidad interpuesta por la sociedad ESCADA A.G., contra los actos administrativos de denegación del registro de la marca “LAUREL” (Proceso interno N° 5325) Proceso 48-IP-99.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 96 y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia; e interpretación de oficio del artículo 113 ibidem.

Actor: Alfredo Cybulkiewiecz Oviedo y otro. Marca “PIEDEMONTE (mixta)”. Expediente interno 5153 Para nosotros la Patria es América 30 GACETA OFICIAL 26/01/2000 2.40 INTERPRETACION PREJUDICIAL 15-IP-99 Solicitud proveniente del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, relativa a la interpretación prejudicial de los artículos: 18, 19 y 20 de la Decisión 24; 3, 4, 5, 18, 19 y 20 de la Decisión 220; y 108 de la Decisión 344; todas ellas emanadas de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y formulada con motivo de la acción de nulidad interpuesta por la sociedad C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS. en la acción de cancelación iniciada contra el registro de la marca “BELMONT” (proceso interno correspondiente al expediente N° 3448); e interpretación de oficio del artículo 110 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344.

Quito, 27 de octubre de 1999 El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente Doctor Manuel S. Urueta Ayola, ha requerido de este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos: 18, 19 y 20 de la Decisión 24; 3, 4, 5, 18, 19 y 20 de la Decisión 220; y 108 de la Decisión 344; emanadas de la Comisión del Acuerdo de Cartagena;

La competencia de este Tribunal Comunitario Andino para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional también con competencia para actuar como juez comunitario -tal en el caso, la alta jurisdicción consultante-, en tanto aquellas resulten pertinentes para la resolución del proceso interno, y que igualmente dicha solicitud se encuentre conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal así como con los requisitos establecidos en el artículo 61 del respectivo Estatuto (Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena) complementario del Tratado;

Y que se plantea la interpretación en razón de que la sociedad C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS., por intermedio de apoderado, demanda ante la alta jurisdicción consultante la declaratoria de nulidad de las señaladas resoluciones números 5000, del 09 de marzo de 1995, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio “POR LA CUAL SE NIEGA LA CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE UNA MARCA” y 852, del 21 de junio de 1995, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmatoria de la anterior.

La demandante solicita además que, luego de anuladas las resoluciones impugnadas, se proceda a la cancelación del registro marcario de la marca “BELMONT” propiedad de PHILLIP MORRIS PRODUCTS INC. Con vista de todo lo cual este Tribunal pasa a absolver la consulta formulada, previo resumen tanto de los hechos como de las pretensiones de las partes ante el juez nacional, y al respecto OBSERVA: A) Consulta formulada Los hechos y el derecho supuestamente vulnerados son conforme al texto de aquella, los siguientes: 1.

“La sociedad Philip Morris Incorporated obtuvo en Colombia, el 22 de agosto de 1963, el registro de la marca ‘BELMONT’ núm. 54551 para amparar los productos comprendidos en la clase 21 del decreto 1707 de 1931, el que fue traspasado, el 19 de diciembre de 1989, a Philip Morris Products Inc. Ese registro se ha venido renovando en Colombia ininterrumpidamente en 1968, 1973, 1978, 1983, 1988 y 1993. 2.

“A partir del 26 de junio de 1978, fecha de entrada en vigencia de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena y hasta la renova- GACETA OFICIAL ción que se solicitó en 1988 inclusive, se le exigió a Philip Morris Products Inc. que demostrara el uso efectivo de la marca ‘BELMONT’ en orden a obtener su renovación, de conformidad con lo sostenido por el Tribunal Andino de Justicia en sentencia del 08 de febrero de 1991, cuando afirmó que: ‘ se requiere probar que la marca es usada de manera pública y no equívoca, circunstancia que -según la demandante y así lo transcribe el juez consultante- Philip Morris nunca demostró, al no usar la marca en forma efectiva en los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena. 3.

“El 12 de diciembre de 1991 entró en vigencia la Decisión 311 que derogó la Decisión 85 y que, a su vez, fue reemplazada por la Decisión 313 del Pacto Andino, vigente desde el 14 de febrero de 1992. 4. “El 02 de julio de 1993, la sociedad Bigott solicita la cancelación del Registro 54551 [ante la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos] para la marca ‘BELMONT’ de Philip Morris, aduciendo que es fabricante de cigarrillos en Venezuela y que es ‘ licenciataria inscrita en ese país para el uso de la marca BELMONT registrada en Venezuela por Inversiones Plurimarcas C.A., para cigarrillos, entre otros productos.

Que Philip Morris no había usado su marca BELMONT -siempre, según el parecer de la demandante, textualmente transcrito por el juez requirenteen ninguno de los países del Pacto Andino durante los cinco años consecutivos precedentes a la fecha en que se radicó la solicitud de cancelación.’ 5. “Mientras cursaba la solicitud mencionada ante la Superintendencia de Industria y Comercio, el 1º de enero de 1994 entró en vigencia la Decisión 344 del Pacto Andino que derogó la Decisión 313.

No obstante que se mantuvieron las mismas reglas relativas al uso de las marcas, se redujo de cinco a tres años el tiempo requerido para que se configure el no uso efectivo de la marca en al menos uno de los países del Pacto Andino. 6. “La Superintendencia le corrió traslado de la solicitud de cancelación al representante legal de Philip Morris,” respondiendo éste 26/01/2000 3.40 que “ la Decisión 313 no podía ser aplicable, pues cancelar una marca por no uso implicaría retroactividad, argumento considerado -también en la vía administrativa interna- por la hoy demandante en vía judicial contencioso-administrativa, C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS., como “inaceptable pues la regla de tener que usar la marca durante la vigencia del registro o perderla, venía desde el artículo 595 del C. de Co, la Decisión 85 y la Decisión 311.” (Véase página 04, párrafo segundo de la consulta formulada por el juez nacional, al folio 05 del expediente que reposa en la Secretaría de este Tribunal Andino).

Expone además la alta Institución consultante: 7. “Por medio de la resolución 5000 del 09 de marzo de 1995 -según lo narrado por la alta jurisdicción consultante-, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó la cancelación” explicando previamente “que: ‘ antes de cualquier otra consideración es necesario entrar a estudiar la afirmación que hace el titular de la marca en el sentido de que existía una justa causa para el no uso dentro del período comprendido entre el 17 de abril de 1984 y el 24 de julio de 1990, pues de llegar a comprobarse tal afirmación no sería necesario analizar los otros aspectos de la solicitud, pues no se cumpliría con un elemento necesario de la causal establecida en el inciso primero del artículo 108 de la referida Decisión 344, en el sentido de que el no uso se ha debido presentar sin motivo justificado’ ”, fundamentada la denegatoria, tal como lo alega la demandada, en una: 8.

Resolución “ del Consejo Directivo de Comercio Exterior Núm. 29 de abril 17 de 1984 que trasladó a la lista de prohibida importación las posiciones arancelarias correspondientes a ‘cigarrillos o puros, cigarrillos que contengan tabaco negro y cigarrillos que contengan tabaco rubio’, prohibición que estuvo vigente, según la División de Signos Distintivos hasta el 24 de julio de 1990”.

Por lo cual: “Dicha División concluyó que Philip Morris ‘estuvo relevada de la obligación de uso en el territorio colombiano durante el período comprendido entre el 24 GACETA OFICIAL de julio de 1990 y el 17 de abril de 1998 (sic) en razón de que el ordenamiento interno de nuestro país le impedía importar los bienes que distinguen su marca, vale decir, cigarrillos’, y por ende -conforme a la consulta formulada a este Tribunal- dio por probada la justa causa para el no uso en Colombia por parte de Philip Morris de su registro Núm. 54.551 para BELMONT.

“La decisión reseñada fue confirmada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial mediante la resolución núm. 852 de 21 de junio de 1995, manteniendo la posición de que la razón para que la División de Signos Distintivos negara la solicitud de cancelación fue por que Philip Morris ‘acreditó la existencia de una justa causa que impidió el uso de la marca en Colombia durante el período comprendido entre el 17 de abril de 1984 y el 24 de julio de 1990’, para concluir que ‘en el asunto en estudio se configuró la restricción en las importaciones de productos comprendidos en la clase 34 situación que originó que la sociedad Philip Morris no pudiera, durante dicho lapso, usar en nuestro país la marca BELMONT’.” (Lo resaltado aparece en la solicitud de interpretación, formulada por el juez requirente).

Considera el demandante que en la expedición de las resoluciones impugnadas se ha violado por tanto el artículo 108 de la Decisión 344, fundamentando su afirmación en un prolijo análisis de esa norma, de los fundamentos que la sustentan -a su juicio falsamente- las resoluciones impugnadas, de la defensa de la administración y de la coadyuvancia asumida por PHILIP MORRIS.

Resalta entre los argumentos el de que la prohibida importación de cigarrillos a Colombia no puede entenderse de ninguna manera como “la única forma de uso” del distintivo “BELMONT”, dado que PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. “ siempre pudo perfectamente haber importado varios de los productos que su marca BELMONT ampara, v.gr. rapé, fósforos, papel para cigarrillos, pipas, boquillas, ceniceros, tabaqueras ”.

Finalmente, la actora sociedad C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS. solicita que se declare la nulidad de las ya identificadas resoluciones, y 26/01/2000 4.40 que se proceda por tanto a cancelar el certificado de registro de la marca “BELMONT”, para que se restablezca en consecuencia su derecho preferente a obtener en Colombia el registro de dicha marca.

B) Defensa de la Administración Considera el Tribunal que resulta así mismo oportuno resumir la contestación que diera a la demanda la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en la cual se expresa: Que los actos administrativos acusados se expidieron válida y legalmente, y en tal sentido afirma: “Con respecto a la solicitud de cancelación de la marca BELMONT presentada por la parte demandante, la oficina nacional competente se ajustó estrictamente al trámite administrativo previsto en las disposiciones legales vigentes marcarias, en especial lo dispuesto en la Decisión 344 ”.

Considera en efecto que la obligación de uso de la marca, establecida en el primer párrafo del artículo 108 ha de limitarse, en virtud del carácter territorial del derecho de propiedad sobre la misma, “ al país dentro del cual tiene vigencia el registro que se ataca, de manera tal que bastaría demostrar la justa causa en el país donde se es titular del registro, para que la oficina nacional competente niegue la solicitud”.

Fundamenta su contestación, tal como lo hacen también las resoluciones impugnadas, en el hecho de que la resolución 029 del 17 de abril de 1984, expedida por el INCOMEX, cuya interpretación se discute en el debate interno, trasladó de la lista de “licencia previa” a la de “prohibida importación”, los bienes con las posiciones arancelarias correspondientes a cigarrillos o puros, cigarrillos que contengan tabaco negro y cigarrillos que contengan tabaco rubio, productos pertenecientes a la clase 34, restricción que estuvo vigente hasta el 24 de julio de 1990, con lo cual resulta “claro e inequívoco que entre el 17 de abril de 1984 y el 24 de julio de 1990 la sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS INC., estuvo relevada de la obligación de uso de la marca BELMONT en el territorio colombiano, en razón a que nuestra legislación interna le impedía importar los bienes que distingue su marca, entre otros, cigarrillos, comprendi- GACETA OFICIAL dos en la clase 34a; por lo que es de concluir que está probada plenamente la justa causa para el no uso en Colombia de la marca BELMONT por parte de su titular exclusivo.” En apoyo de la posición adoptada por la administración demandada en su defensa PHILIP MORRIS PRODUCTS INC., presentó C) Escrito de coadyuvancia En el cual considera como punto previo a resolver el determinar con exactitud cuál es la legislación aplicable al presente caso, y al respecto alega que el término de no uso de la marca registrada que se pretende cancelar, es el consagrado en el artículo 98 de la Decisión 313, ya que la solicitud de cancelación fue presentada bajo la vigencia de esta normativa, por lo que -dice PHILIP MORRIS- “asumo, al igual que lo hace el apoderado de la parte demandante, en aplicación de lo dispuesto en [la legislación interna colombiana y específicamente en los Artículos 58 de la Constitución Nacional, 17 y 40 de la Ley 153 de 1887], que los términos que han empezado a correr se rigen por la ley vigente al tiempo de su iniciación”, de donde ese término “debía contarse a partir de la entrada en vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, porque de lo contrario era darle efectos retroactivos a esta legislación.” Al referirse concretamente a la Resolución Nº 029 del 17 de abril de 1984, expedida por el Consejo Directivo de Comercio Exterior del Instituto Colombiano de Comercio Exterior INCOMEX, que prohibió las importaciones de cigarrillos entre otros productos a Colombia, la califica como “un acto de autoridad que por emanar del poder público es imprevisible, ya que no puede anticiparse su ocurrencia en la medida en que escapa al control de los particulares, e irresistible en la medida en que no se puede evitar su acatamiento ni superar sus consecuencias por ser de obligatoria observancia”.

Y continúa: “ la fuerza mayor frente al agente debe analizarse en forma abstracta, de tal forma que para determinar si el hecho de prohibir las importaciones dificulta o imposibilita el uso de la marca por parte de su titular, se debe tener en cuenta un comerciante o industrial común a quien sólo se le pueden exigir respuestas ordinarias y no extraordinarias frente a situaciones como la expuesta.” 26/01/2000 5.40 Así, “la Resolución 029, puede interpretarse sin problema alguno como una norma que restringió las importaciones de cigarrillos en la medida que prohibió las mismas en todo el territorio nacional excepto en aquellos lugares considerados como puerto libre, como por ejemplo San Andrés y Providencia. En consecuencia, aunque a mi poderdante le era imposible importar productos al puerto libre de San Andrés y Providencia, como efectivamente lo hizo (ver anexos 5, 7, 8 y 9 de la demanda), y como lo reconoce el mismo apoderado de la parte demandante al afirmar que hubo autorización por US$26,50 en Mayo de 1988, lo cierto es que la restricción a la importación era de tal magnitud que impedía la adecuada utilización de la marca BELMONT en el territorio nacional.” Al respecto, concluye: “ puede decirse sin lugar a dudas, que la prohibición para las importaciones de cigarrillos a Colombia constituyó para el titular de la marca BELMONT, una auténtica causa de fuerza mayor en la medida en que fue imprevisible e irresistible superar sus consecuencias.” De otra parte, refiriéndose a los productos que protege su marca “BELMONT”, diferentes a cigarrillos o puros, cigarrillos que contengan tabaco negro y cigarrillos que contengan tabaco rubio, tales como rapé y artículos para fumadores (pipas, boquillas, papel para cigarrillos, fósforos, tabaqueras en general, yesqueros, encendedores automáticos y cigarreras de metal no precioso, todos incluidos en la Clase 34 internacional), considera que “son artículos que se venden en el mercado como soporte de los cigarrillos, sobre los cuales existía una prohibición de importación”.

En consecuencia, “el producto principal es el cigarrillo, y los otros productos mencionados en el registro son suplementarios o accesorios a éste y ningún sentido tendría comercializarlos individualmente y no en conjunto con el cigarrillo, ya que el mercado de los mismos se vería enormemente reducido, lo que justificaría el no uso de esta marca para estos productos.” Finalmente, con vista de todo lo expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina pasa a examinar el caso de autos, a los fines de la exclusiva interpretación que de las normas supranacionales le corresponde, C O N S I D E R A N D O: GACETA OFICIAL I. INFORME SUCINTO DE LOS HECHOS Observa el Tribunal que los transcritos por el juez nacional consultante en la solicitud remitida, están redactados en forma incompleta y son tomados únicamente del libelo de demanda, por lo que resulta necesario referirse a la importancia que tiene en la consulta de interpretación prejudicial la correcta elaboración de ese informe, para lo cual reitera la abundante jurisprudencia sentada al respecto, orientada en los siguientes términos: Tanto la relación como el informe de los hechos, elaborado por la instancia nacional, orientan al órgano comunitario y permiten que éste centre su labor en los aspectos definidos por aquélla, a la que corresponde en definitiva aplicar la interpretación del Tribunal Andino al decidir el caso concreto.

Así, el requerimiento contenido en el artículo 61 del párrafo c) del Estatuto del Tribunal, concordado con las prescripciones de la parte final del artículo 31 de su Tratado de Creación, obliga al juez comunitario consultante a incluir en la solicitud “un informe sucinto de los hechos que el solicitante -entendiendo por tal el organismo judicial que formula la consulta- considere relevantes para la interpretación”; informe que no podría ser considerado como adecuadamente realizado sin el examen y conocimiento previo de todos hechos los pertinentes que aparezcan en el proceso interno, incluidos los aportados por la administración demandada, y no sólo los presentados por la actora.

Lo anterior se ha dejado sentado en reiterada jurisprudencia de este Tribunal. (Véanse sentencias de interpretación prejudicial Nº 01-IP-88, del 25 de mayo de 1988, caso sociedad SATAUFFER CHEMICAL COMPANY, G.O.A.C. Nº 33 del 26 de julio de 1988; ésta había sido precedida a su vez por la Nº 01-IP-87, del 03 de diciembre de 1997, caso “VOLVO”, G.O.A.C. Nº 28 del 15 de febrero de 1988, publicadas también en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo I, 1994, pág. 126 y 99, correspondientemente.

La anterior jurisprudencia fue reiterada en reciente sentencia del 20 de agosto de 1999, caso “SATINIQUE”). II. AMBITO DE LA INTERPRETACION En cuanto a los puntos de fondo sobre los cuales va a pronunciarse el Tribunal ellos ha- 26/01/2000 6.40 brán de referirse, entonces, en especial, al uso de la marca, determinando, de acuerdo con la establecido por la normativa supranacional, lo que debe entenderse por “motivo justificado” para el no uso de aquella, a partir de lo cual al juez nacional le corresponderá establecer, conforme a lo que se hubiere demostrado en autos, si al momento de iniciarse la acción de cancelación la marca se encontraba en uso y, en caso de que no fuere así, precisar también si existían razones suficientes para considerar que, en los términos de lo establecido en el penúltimo párrafo del propio artículo 108 de la Decisión 344, existió “motivo justificado” para no utilizar la marca “BELMONT”.

Complementaría lo anterior, el análisis de las prescripciones comunitarias sobre uso de la marca y medios de prueba del mismo, contenidas en los artículos 110 de la misma Decisión 344 y también en el susodicho 108. Todo lo cual comporta la determinación de la naturaleza jurídica del recurso de cancelación en este último prevista, por oposición a la acción de nulidad regulada en el 113 ibidem.

Sinembargo, de lo anterior resulta obligante para el Tribunal Andino examinar previamente la normativa aplicable, a los fines de que el consultante pueda, con arreglo a ella, resolver el caso concreto ante él planteado, lo que conduce a este Organo Jurisdiccional a interpretar así mismo la PRIMERA de las DISPOSICIONES TRANSITORIAS de la Decisión 344, coincidente con la CUARTA de la 313 y así mismo con el primer párrafo de la CUARTA consagrada en la 311.

En su consecuencia, este Organo Supranacional pasa referirse a III. NORMAS COMUNITARIAS PERTINENTES PARA LA INTERPRETACIÓN El Tribunal requirente, dando cumplimiento a su auto interno de fecha 02 de octubre de 1998, solicita la interpretación de los artículos: 18, 19 y 20 de la Decisión 24; 3, 4, 5, 18, 19 y 20 de la 220; y del 108 de la 344.

Pero de lo previamente expuesto resulta claro para este Tribunal, que no es necesaria la interpretación de algunos de los artículos señalados: los correspondientes a la Decisión 24 -que se refieren todos ellos a los “contratos sobre importación de tecnología”- ni de los de la Decisión 220, relativa a la “inversión extranjera” y GACETA OFICIAL 26/01/2000 7.40 a los contratos de “transferencia de tecnología”, materia también ajena a la controversia e incluso al propio fundamento de las resoluciones impugnadas (ver correspondientes folios 34 y 40 del expediente que reposa en la Secretaría de este Tribunal).

Por tanto la interpretación de ellos, no resultaría de interés para el fallo que va a producir el juez consultante a los fines de decidir el proceso interno. res que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. En cambio considera el Tribunal Andino indispensable la interpretación de oficio del artículo 110 de la Decisión 344, el cual se refiere a lo que se entiende como uso de la marca, dado que, como ha sido expresado supra, la acción instaurada se fundamenta en el no uso de la marca “BELMONT” por parte de PHILLIP MORRIS PRODUCTS INC., y además en razón de que la mencionada norma forma parte del fundamento expreso, entre otras consideraciones, de las resoluciones objeto de impugnación; así mismo y en atención también a lo arriba consignado, procedería de oficio la interpretación de la Disposición Transitoria Primera de la 344.

“La prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. Serían entonces las pertinentes: Decisión 344 “Artículo 108. La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

“Se entenderán como medios de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes: “1. Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. “3. Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación. “El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca.

“Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro. “Artículo 110. Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

“También se considerará usada una marca, cuando distinga productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. “El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.” Disposiciones Transitorias “2.

Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de audito- “PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformi- GACETA OFICIAL dad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión.” Con vista de los artículos transcritos, pasa este Tribunal a realizar la interpretación prejudicial que le corresponde, tomando en consideración la jurisprudencia sentada al respecto, para lo cual estima conveniente examinar: IV.

NORMATIVA COMUNITARIA APLICABLE A pesar de que las resoluciones impugnadas se profirieron en vigencia de la Decisión 344, resulta conveniente insistir, al menos brevemente, en la normativa supranacional aplicable al caso concreto, por cuanto la acción de cancelación iniciada en vía gubernativa fue interpuesta el 02 de julio de 1993, es decir, en vigencia de la Decisión 313 que preveía como motivo de cancelación la ausencia del uso de la marca durante al menos los cinco años anteriores a la presentación de la respectiva solicitud, a diferencia de la 344 que los redujo a tres; además porque en el texto de la primera de las resoluciones impugnadas -la identificada con el Nº 5000, emanada de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio- existe una evidente contradicción cuando se afirma, de una parte, que la Decisión aplicable es la 344 (véase folio 35, párrafos 5 y 6), y luego expresa, que es la 313 (ver folio 37, párrafo 4); también en atención a las consideraciones que hace el titular del registro de la marca “BELMONT”, ya en vía contenciosa y en su escrito de coadyuvancia, respecto de la “SUPERVIVENCIA DE LOS EFECTOS DE LA LEY ANTIGUA” (ver folio 138); y, finalmente, por que todo lo anterior se encuentra controvertido por la actora en su escrito de demanda.

Y en efecto, el problema se encuentra conectado con la vigencia de la ley en el tiempo, tema prolijamente examinado por la doctrina, y que el Tribunal ha recogido en su jurisprudencia: “ ‘Supervivencia de los efectos de la ley antigua’, ‘ultra-actividad de la ley’, principio de ‘no retroactividad de la ley’, son sólo aspectos parciales del más general de los ‘conflic- 26/01/2000 8.40 tos de leyes en el tiempo’, al que también se lo conoce como problema de la ‘aplicación de la ley en el tiempo’, todas ellas coincidentemente destinadas a identificar lo que también en doctrina es denominado ‘límite temporal de la vigencia de la ley’; y referentes al hecho real y específico de que, como lo ha reseñado la doctrina: “A pesar del peligro que entrañan en el terreno jurídico las analogías, las cuales, las más de las veces, confunden en mayor medida que aclaran, podemos afirmar que las leyes, al igual que las personas, tienen una existencia temporal.

Nacen y mueren y, además, en el momento del nacimiento y de la muerte, suscitan problemas específicos, ya que su personalidad tiende a veces a rebasar el instante preciso en que se verifican esos dos acontecimientos. “El estudio de la vigencia temporal de la ley es, por consiguiente, la determinación del período de tiempo durante el cual tiene la ley carácter obligatorio, cuándo entra en vigor una ley, cuándo cesa de estarlo y en virtud de qué circunstancias rige a veces relaciones jurídicas nacidas fuera de su período de vigencia o, a la inversa, no rige relaciones jurídicas que nacieron en el período mencionado.

(SANCHEZ-COVISA HERNANDO, Joaquín, ‘La vigencia temporal de la ley en el ordenamiento jurídico venezolano’. Ediciones de la Contraloría General de la República. Caracas, 1976. Página 95, 118 y siguientes)”. (Sentencia del 11 de octubre de 1994, proferida en la interpretación prejudicial Nº 01-IP-94, caso “MAC POLLO (etiqueta)”. En G.O.A.C. Nº 164 del 02 de noviembre de 1994 y Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo III, 1992-94, pág. 126, que acoge además el fallo del 04.VII.94, caso “NOEL”).

(Los resaltados aparecen en la sentencia original). Pero en el fondo, lo que interesa respecto de la ley aplicable al caso concreto radica en la necesidad de determinar si se han consolidado derechos adquiridos con fundamento en la ley derogada, por cuanto de haber sido así, éstos resultan intangibles para la ley nueva. Es decir, en casos como el presente, tales derechos, de haberse consolidado válidamente, tendrían que ser respetados, situación de intangibilidad que, GACETA OFICIAL por el contrario, no se extiende a las meras expectativas.

El tránsito legislativo de una Decisión a otra podría plantear la duda respecto de situaciones jurídicas surgidas con anterioridad a la vigencia de la nueva Decisión. Para el caso de los derechos adquiridos, éstos, como se ha dicho, de haberse consolidado válidamente, tendrán que ser respetados hasta el vencimiento del término de su vigencia, mandato que elimina toda posibilidad de que les sea aplicable la nueva normativa, de cuyo régimen y subsiguiente reconocimiento sí quedan excluidas las meras expectativas.

Lo práctico y recomendable resulta ser entonces que la ley nueva resuelva el asunto, normalmente a través de las clásicas Disposiciones Transitorias, las que en efecto también aparecen tanto en la Decisión 313 como en la 344, cuyo texto idéntico y arriba transcrito, es el siguiente: “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión.” Conforme a ellas los derechos de propiedad industrial válidamente concedidos con arreglo a la legislación anterior subsistirán por el tiempo señalado en ésta, pero en cambio lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de los mismos quedan sometidos al régimen de la nueva Decisión. Es con arreglo a la transcrita Disposición Transitoria de la Decisión 344 que el régimen aplicable a la resolución de la solicitud de cancelación en vía administrativa del registro de la marca “BELMONT”, es el de la Decisión 344, en vigencia de la cual dicha solicitud fue resuelta mediante actuación administrativa denegatoría del pedimento de cancelación, cuando ya se encontraba derogada la Decisión 313.

Lo que implícitamente llevaba consigo la determinación del tiempo de no uso, tres años conforme a la Decisión 344 para que pudiera ser declarada la cancelación del registro. Al respecto ha expresado categóricamente el Tribunal: “las normas del ordenamiento jurídico 26/01/2000 9.40 comunitario andino que se encontraren vigentes al momento de adoptarse las resoluciones internas que pongan fin a un procedimiento administrativo, son aplicables para juzgar la legalidad del acto final producido durante la vigencia de aquellas.” (G.O.A.C. Nº 241 del 20 de enero de 1997, sentencia emitida en la interpretación prejudicial 08-IP-94, reiterando así lo expresado en la interpretación 01-IP-94, citado caso “MAC POLLO (etiqueta)”.

Los anteriores criterios se encuentran también recogidos, sintetizados y desarrollados en la sentencia del 22 de junio de 1998, producida con motivo del caso 27-IP-97, marca “TENNIS”. G.O.A.C. Nº 369, del 03 de setiembre de 1998). Aclarada la normativa supranacional aplicable a la presente, el Tribunal pasa a referirse al trascendente punto de la V. CANCELACIÓN DEL REGISTRO MARCARIO Naturaleza jurídica La cancelación de la marca por no uso dentro del régimen común andino de propiedad industrial es una manera de extinguir el derecho derivado del registro de la misma, confiado por el artículo 108 de la Decisión 344 a la oficina nacional competente de cada País Miembro, la que, en los términos de dicha Decisión (Disposición Final Única) es el “órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial.” De lo dispuesto en el señalado artículo se desprende que se trata de una facultad exclusivamente administrativa y así lo confirma el ulterior desarrollo que de aquella hace el referido artículo 108 cuando establece los motivos -de interpretación siempre restrictiva, por constituir numerus clausus- con arreglo a los cuales procede la cancelación del registro marcario, dos en definitiva, a saber, la ausencia de uso de la marca, o la concesión que se hubiere hecho de la misma sin haber tenido en cuenta su identidad o similitud con otra ya concedida y que hubiere alcanzado la categoría de notoriamente conocida, motivos no de ilegalidad sino de “oportunidad o de conveniencia” (no uso, en el caso concreto), éstos sólo concebibles dentro de la competencia de la Administración y en ningún caso atinentes al juez.

GACETA OFICIAL La precedente afirmación no debe sinembargo conducir a la errónea creencia de que en materia de extinción del registro marcario, la Decisión comunitaria vigente en materia de propiedad industrial haya optado por un exclusivo y predominante criterio orgánico para diferenciar la “cancelación” de la figura de la “nulidad”, esta última regulada en el artículo 113 ibidem, y consagrada en los términos de un recurso de nulidad sólo procedente por tres motivos específicos -en su consecuencia también de interpretación restrictiva- todos de “ilegalidad” mas no, se insiste, ni de oportunidad ni de conveniencia como si es el caso del 108.

En efecto si se tratare de un exclusivo criterio orgánico, resultaría inconcebible la regulación contenida en el segundo párrafo, DISPOSICIÓN FINAL UNICA, de la referida Decisión 344, concebido en términos que autorizan a la legislación nacional para que ésta pueda atribuir incluso al órgano administrativo encargado del registro de la propiedad industrial, competencia para aplicar el artículo 113 en los casos de exclusiva ilegalidad sometidos a su conocimiento.

Consecuentemente, cabe anotar que al órgano administrativo monopólicamente encargado por la norma comunitaria -prevalente en su aplicación- de la cancelación del registro de marcas por exclusivas razones de oportunidad o de conveniencia, puede serle también confiada por la ley nacional -conforme al referido párrafo segundo de la Disposición Final Única, igualmente prevalente sobre el Derecho interno- el conocimiento y decisión de un recurso de anulación instaurado por las específicas y taxativa causales de ilegalidad consagradas en el artículo 113.

Viene a ser, pues, el criterio material, es decir, razones de oportunidad o de conveniencia en el caso de la “cancelación”, y de exclusiva ilegalidad en la “anulación”, el que, conforme a las señaladas disposiciones comunitarias, distingue en definitiva ambas figuras jurídicas, criterio de distinción por cierto coincidente con la moderna doctrina jurídico-administrativa formulada al respecto.

Los anteriores criterios aparecen ya esbozados por la jurisprudencia del Tribunal, especialmente en las sentencias producidas en las interpretaciones prejudiciales 28-IP-95, del 13 de febrero de 1998, caso “CANALI” (G.O.A.C. Nº 332, del 30 de marzo de 1998), y en la más re- 26/01/2000 10.40 ciente No. 03-IP-99 del 14 de mayo de 1999, caso “LELLI (I)” (G.O.A.C. Nº 461, del 22 de julio de 1999).

Regulación específica de la cancelación en la Decisión 344 Responde el recurso a las siguientes características definidas en el artículo 108, que conforme a un análisis presidido por la consideración de que se realiza teniendo en cuenta que nos encontramos ante una medida de carácter restrictivo, porque extingue el derecho nacido del registro de la marca, y en consecuencia no puede ser sometida a interpretación extensiva.

En efecto: a) Se habilita exclusivamente para emitir el acto a la Oficina Nacional Competente precisamente señalada en la DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA de la Decisión 344; y no podría ser de otra manera, en razón de que, como se ha dicho, las causales por las cuales procede la cancelación, son taxativas y ambas reposan en razones de oportunidad o de conveniencia, ejercicio éste de carácter administrativo ajeno a la competencia de un órgano judicial al cual se atribuyen funciones anulatorias fundamentadas en razones de exclusiva ilegalidad como es, por el contrario del 108, el caso del artículo 113 ibibem. b) Resulta consecuente por tanto que la legitimación en Derecho Comunitario Andino no se conceda a “cualquiera” (simples interesados) sino sólo a la persona interesada, es decir, en los términos del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina surgido del Protocolo de Cochabamba, a los titulares de derechos subjetivos o a los interesados legítimos, cuya interpretación y desarrollo han sido realizados por la jurisprudencia de este Tribunal, destacando que las prescripciones del artículo 19 del Tratado originario del Tribunal son equivalentes a las del también artículo 19 del Protocolo de Cochabamba.

Al respecto pueden consultarse, entre otras, las providencias dictadas el 17 de julio de 1998 (Proceso 04AN-97, actor CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS S.A. CODESA Y OTROS. Publicado en G.O.A.C. No. 373 del 21 de setiembre de 1998); el 15 de junio de 1992 (Proceso 3-AN92. Publicado en G.O.A.C. Nº 112 de 24 de junio de 1992); y, en sentencia del 28 de mayo de 1992 (Proceso 01-AN-92.

Publicado en G.O.A.C. Nº 110 de 11 de junio de 1992). GACETA OFICIAL Resalta pues del texto del artículo 108 que el recurso de cancelación puede ser intentado por quien demuestre calidad de “persona interesada” con lo cual está ampliándose la legitimación para obrar al hacerla extensiva a los “interesados legítimos” y no sólo a los titulares de derechos subjetivos, pero quedando sí excluidos los “simples interesados”, conceptos todos que han venido siendo depurados también por la jurisprudencia andina, y específicamente en las sentencias de fechas 24 de septiembre de 1997 y 13 de febrero de 1998, respectivamente dictadas en los procedimientos de interpretación prejudicial correspondientes a los casos 10-IP-97 (“COLSUBSIDIO”) y 28-IP-95 (“CANALI”).

Deberá entenderse, para el caso concreto, que tendrá interés legítimo el titular de la correspondiente marca notoria a que alude el artículo 108; y también debe entenderse como legitimada para accionar, la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada y no utilizada. Adicionalmente cabe recordar que, de conformidad con lo estatuido en la segunda parte del inciso primero del señalado 108 de la Decisión 344, la acción de cancelación puede revestir la forma de excepción o medio de defensa en procedimientos “de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada”. c) Por lo que toca a las causales de impugnación, y como ya se ha expresado, el artículo 108 de la Decisión 344 establece que la cancelación procede por dos motivos específicos, ambos -se insiste- de oportunidad o de conveniencia y, por tanto, necesariamente en manos de la Administración activa que si bien hace uso de ellas en ejercicio de función jurisdiccional (subsunción del hecho en el Derecho, enseñaba KELSEN) se encuentra implícita en la actividad administrativa y que por tanto le es ínsita; de ahí que no pueda confiársele al poder judicial obrar por razones de oportunidad o de conveniencia, atinentes al interés comunitario como lo son concretamente: - “ cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación ”; y, 26/01/2000 11.40 - cuando la marca “sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro.” A los efectos del presente caso, solamente se hará referencia a la primera de las causales transcritas, la que opera cuando: 1.

“ sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros ” Lo importante en el fragmento transcrito, es lo que se debe entender por “motivo justificado”, el cual tiene que ver con el hecho de que el titular de la marca haya tenido una razón suficiente para no usarla. Corresponde entonces al juez consultante, analizar y calificar si en el presente caso existía, al momento de iniciarse la acción de cancelación, motivo justificado para que PHILIP MORRIS no utilizara, tal como se la acusa, su marca “BELMONT”; mas para llegar a esa determinación, necesariamente tendría el juez que remitirse a los motivos taxativamente consagrados en el penúltimo párrafo del propio artículo 108 que establece las causales por las cuales no procede la declaratoria de cancelación a pesar del no uso, a saber: “ cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca” (resaltado de la presente sentencia).

Todos esos motivos de exoneración serán examinados y desarrollados más adelante con motivo del específico análisis del referido párrafo. Por otro lado, y en cuanto al uso de la marca en una determinada área geográfica, la doctrina más generalizada no le da ordinariamente mayor importancia a este elemento como determinante de la intensidad y seriedad del uso marcario.

“Esta posición puede ser válida cuando la explotación de la marca tenga lugar en un país individualmente considerado, pues allí únicamente el uso de la marca efectuado dentro de la frontera del país respectivo, tendrá la capacidad de desvirtuar la acción de cancelación, si la difusión geográfica del uso es significativa para demostrar la comercialización efectiva de la marca.” (Interpretación prejudicial 17-IP-95, del 09 de noviembre de 1995, caso “PURO”.

En G.O.A.C. No. 199 del 26 de enero de 1996 y GACETA OFICIAL en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, 1994-95, pág. 242). Sinembargo, en el régimen comunitario andino el aspecto geográfico de la marca cobra importancia relevante, puesto que, para efectos del uso marcario, se está considerando a la Subregión como una unidad geográfica determinada, en la que las manifestaciones que comportan el uso de la marca en al menos uno de los Países Miembros surte efectos en toda aquélla.

A este respecto la evolución legislativa supranacional no muestra cambios sustanciales ya que mientras el artículo 99 de la Decisión 311 se refería a la marca no utilizada en alguno de los Países Miembros, con efectos sobre los demás, el artículo 108 de la Decisión 344 se refiere al no uso en la Subregión que, a juicio de éste Tribunal debe entenderse como una unidad geográfica obviamente compatible con la finalidad de un Derecho marcario común. De esta manera es como debe interpretarse que el uso de la marca en cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena surte efectos en toda la Subregión. 2.

“ por su titular o por el licenciatario de éste ” La cancelación procede cuando el titular de la marca o su licenciatario no hace uso de ella de la manera expresada en el artículo 108; y esa abstención de usarla, y obviamente el uso de la misma, se encuentran referidos al titular de la marca o a su licenciatario. 3. “ durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación ” Así pues, en cuanto al período previsto en la norma comunitaria para la utilización de la marca, la causal de cancelación no podrá interpretarse en forma extensiva, pues los artículos que versan sobre esta figura señalan claramente que se produciría la cancelación cuando la marca objeto de la acción no se hubiere utilizado durante los TRES años consecutivos precedentes a la fecha en que se presente la respectiva solicitud.

La ley comunitaria emplea un adverbio de tiempo, “durante”, que extiende la acción de la forma verbal “no se hubiere utilizado”, a todo lo largo del período prescrito. Mas, según las precisiones contenidas en los 26/01/2000 12.40 párrafos anteriores, si el titular de la marca demuestra que la ha usado cumpliendo con los elementos de forma, intensidad, temporalidad y ejercicio necesarios para considerar eficaz ese uso, no podría prosperar la acción de cancelación. Adicionalmente, resalta este Tribunal que debe entenderse que si se produjera alguno de los supuestos de hecho previstos en la norma comunitaria como impedientes de la cancelación, se paralizaría simplemente el cómputo del plazo de tres años fijado por la misma norma; pero, una vez desaparecida la correspondiente causa justificativa de la falta de uso, habrá de reanudarse el cómputo del señalado plazo legal. 4.

“La prueba del uso de la marca le corresponderá al titular del registro” La forma de contrarrestar la acción de cancelación es, como se ha dicho, la de demostrar el uso de la marca por su titular, en razón de lo cual le corresponderá la carga de la prueba. El concepto de uso de la marca dará por tanto la medida para que prospere o no la acción de cancelación contemplada en el artículo 108 de la Decisión 344.

Al tipo y modalidades del uso se referirá también más adelante la presente sentencia. En cuanto al titular de la marca, obligado como se encuentra a demostrar el uso de la misma, en el caso de transferencia de marcas, no está demás diferenciar entre anterior y actual titular, por lo cual no se podría entender que sólo el nuevo propietario ha sido quien efectivamente explotó la marca sino que dicha explotación es obligación y obra sucesiva de ambos.

Esta interpretación resulta necesaria para que el juez nacional determine quien efectuó el uso de la marca, que es la exigencia contenida en el artículo 108, cuando condiciona la declaratoria de cancelación al hecho de que la marca no se hubiere utilizado ya sea “ por su titular o por su licenciatario ”; obviamente entonces no es que el nuevo titular se encuentre liberado de demostrar el uso realizado por su predecesor, dado que esa obligación se transfiere, por así decirlo, al momento en que se opera la transferencia de la marca, porque la adquisición de la misma lleva implícito también su buen nombre, uso, difusión y conocimiento, objeto del contrato.

GACETA OFICIAL La jurisprudencia del Tribunal, ya en cuanto a la prueba del uso de la marca, y a propósito del proceso de incumplimiento 02-AI-96 interpuesto por la República de Venezuela contra la República del Ecuador (G.O.A.C. Nº 289, sentencia del 27 de agosto de 1997, caso “BELMONT”), fue explícita y contundente: “La aplicación de los principios procesales sobre la carga de la prueba de un hecho, indica que ésta recae sobre quien lo alega en su propio beneficio, ei incumbit probatio qui dicit, y, agrega en esta ocasión el Tribunal, no necesita estar previsto expresamente en la ley para que pueda aplicarse.

El principio de la carga de la prueba se encuentra, además, consagrado en el Derecho comunitario andino, así: “a) En el artículo 108 de la Decisión 344 sobre cancelación de la marca por no uso durante un período de tres años contados desde el otorgamiento del registro, cuando establece que ‘la prueba de uso de la marca corresponderá al titular del registro’”.

Además, en el caso de “b) La demostración de la utilización de la marca local, a cargo del titular de ésta, como condición para que él pueda oponerse a la importación de productos con marcas idénticas o similares, según lo dispuesto por el párrafo 3° del artículo 107 de la misma Decisión; y “c) También está a cargo del titular de la marca la obligación de probar que el no uso de la misma se ha debido a causa justificada, de fuerza mayor, de caso fortuito, o de actos provenientes de la misma autoridad (hecho del príncipe) según reza el artículo 108 de la Decisión 344.” Continúa la citada jurisprudencia: “No establece la normativa andina cual sea el procedimiento para presentación y verificación de la prueba de uso de la marca, por lo cual se entiende que éste debe estar regido por la legislación interna de cada país, sin que competa a este Tribunal juzgar la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado frente a las normas internas ”.

Al tenor de lo establecido en el mismo artículo 108, constituyen medios de prueba idóneos para 26/01/2000 13.40 demostrar la utilización de una marca: las facturas comerciales, los inventarios de mercancías identificadas con la marca certificada por una firma de auditores y cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro.

Finalmente, se advierte que el uso de la marca tendrá que demostrarse obviamente respecto del tiempo transcurrido inmediatamente antes de presentada la acción de cancelación, es decir, no cabe de ninguna manera considerar como válida una prueba de uso posterior, por cuanto éste no abarcaría la situación de hecho necesaria para la cancelación que establecía la Decisión 313 -vigente al momento de iniciar la acción- y que establece la vigente Decisión 344, Decisión esta última con arreglo a la cual se produjeron los actos administrativos ahora impugnados en vía contenciosa. 5.

“El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca.” Asimismo corresponderá al juez nacional consultante determinar, en su caso, la existencia o no de motivos justificantes del no uso de la marca, los cuales quedan taxativamente reducidos al caso fortuito, la fuerza mayor o a restricciones derivadas de la autoridad (oficiales), es la frase empleada por la norma; autoridad que se entiende como la competente para imponerlas.

Ajenas todas ellas a la voluntad y previsión del titular del registro marcario o del licenciatario. Por lo que resulta de particular importancia para el presente caso analizar detenidamente cada una de las excepciones al no uso contempladas en el transcrito párrafo de la ley comunitaria, principalmente la relativa a las señaladas restricciones a las importaciones.

Aborda por tanto el Tribunal a continuación lo relativo al caso fortuito y a la fuerza mayor. 5.1. Caso fortuito y fuerza mayor En cuanto al caso fortuito y la fuerza mayor el Tribunal pasa a examinar los criterios establecidos al respecto por la doctrina para identificar determinadas situaciones como de fuerza mayor o caso fortuito, así: GACETA OFICIAL En el Derecho Público, el profesor VEDEL al tratar el tema de la fuerza mayor la califica como “un acontecimiento exterior a la actividad del pretendido responsable; es imprevisible; es irresistible”.

Y la distingue del caso fortuito en razón del carácter exterior de la fuerza mayor y, además, “por ser imprevisible e irresistible, no separable de la actividad considerada y, en consecuencia, no produce por sí mismo efecto de exoneración”. Ejemplificando respecto de lo anterior, comenta: “Si el rayo o la tempestad pueden constituir un caso de fuerza mayor, el estallido de un neumático o la ruptura de una pieza mecánica, incluso si no se puede reprochar al conductor de un automóvil, es un simple caso fortuito ” no indemnizable, concluye el Tribunal.

La fuerza mayor “se caracteriza por su imprevisibilidad. Un acontecimiento que podía ser razonablemente previsto no es constitutivo de fuerza mayor ”. “La fuerza mayor es, en fin, irresistible, lo que quiere decir que la producción del daño no podía impedirse El efecto de la fuerza mayor es el de exonerar completamente al autor aparente del daño y es lógico, ya que el daño es debido en realidad a una causa exterior que no podría prever y a la que no podía resistir.” (GEORGES VEDEL, Derecho Administrativo, Edit.

Biblioteca Jurídica Aguilar, Primera Edición, Traducción de la 6ª edición francesa por Juan Rincón Jurado, Madrid-España, 1980, pág. 320.) A manera de referencia, la ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, citando calificada doctrina, expresa así mismo: 26/01/2000 14.40 destacar la relatividad de lo fortuito, que se debe entender como lo que “sucede inopinada y casualmente”.

Por su parte FERRI, citado en la misma Enciclopedia Jurídica Omeba, distingue al caso fortuito de la fuerza mayor de la siguiente manera: “el caso fortuito sería el fenómeno que surge de <causas ignoradas>, mientras que la fuerza mayor, depende de energías naturales más o menos conocidas, pero superiores a toda influencia de la voluntad humana”, y aún lo aclara ANTOLISEI, también citado, al decir: “ ‘El caso fortuito, en el campo jurídico, se toma sólo en consideración cuando existe un nexo de causalidad entre la acción del hombre y el resultado ’, mientras que, por fuerza mayor ‘debe entenderse, en general, toda fuerza externa que, por su poder superior, determina a la persona, de modo necesario e inevitable a un acto positivo o negativo ’ ” Es decir, para que resulte excusable el no uso de la marca por motivos de fuerza mayor o de caso fortuito, tendrían que encajar los argumentos esgrimidos por la demandada, que resultaren probados en autos, dentro de los respectivos supuestos de hecho de la tantas veces referida norma comunitaria que recoge en su texto los conceptos ya expresados, aportados por la doctrina.

Caso contrario no sería procedente la alegación de los mismos, como justificantes del no uso, ni el Tribunal consultante, apreciarlos. “La más clásica definición del caso fortuito se funda en la previsibilidad e inevitabilidad. Casus, es, por tanto, lo que no pudo ser previsto o que habiéndolo sido era imposible evitar.” (Tomo XII, Edit. DRISKILL S.A., Buenos Aires-Argentina, pág. 958).

Por otra parte, y ya en atención al cometido del Tribunal Andino, no le corresponde a éste ni la apreciación ni el análisis de los hechos que conforman el proceso, por impedírselo el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ello será tarea, se insiste, del juez nacional consultante, a quien, por tanto, le corresponde acometerla al dictar sentencia, con la obligación sí de acatar los principios sentados en el presente fallo interpretatorio para, con base en ellos, precisar si los hechos invocados y luego probados, que sirvan de fundamento a las alegadas razones de fuerza mayor o caso fortuito, encuadran dentro de las características señaladas para determinarlos.

Es así que el caso fortuito se caracteriza por la imprevisibilidad del acontecimiento que se produce en relación causal con la actividad del hombre o con su omisión. De lo anterior cabe Ya en cuanto a la aplicación específica de los anteriores preceptos generales al Derecho Marcario, autorizada doctrina ha dicho, por su parte: “ el término caso fortuito, o simplemente ‘caso’, o mejor casus, es, por antonomasia, la voz más usada hoy.

Recordemos, al respecto, que la expresión latina significa ‘suceder’ y hasta ‘ocurrir casualmente’. GACETA OFICIAL 26/01/2000 15.40 FERNANDEZ-NOVOA, al hacer un recuento de la doctrina tanto alemana como española, sostiene que entre las causas que justifican la falta de uso de la marca registrada se encuentran en primer término, “la guerra y las catástrofes naturales como el fuego y la inundación.” de marca; y, excepcionalmente, la falta o escasez de materias primas por consecuencia de una crisis económica o de un embargo ”.

(FUNDAMENTOS DE DERECHO DE MARCAS, Edit. Montecarvo, S.A., Madrid-España, 1984, págs. 433 a 435). Seguidamente reseña, ya de una manera general y haciendo referencia a otros motivos fundamentatorios del no uso de la marca, las siguientes: “Entre estas causas se incluyen asimismo las disposiciones legales y las medidas administrativas por virtud de las cuales se decreta el cierre de la empresa titular de la marca, o bien se prohibe la fabricación o venta de los artículos de marca.

Y dentro de las medidas administrativas se destaca expresamente la autorización que han de conceder las autoridades sanitarias para que un producto farmacéutico sea introducido en el mercado: si el procedimiento de concesión de esta autorización se demorase, esta demora constituiría una causa justificativa de la falta de uso de la marca del correspondiente producto farmacéutico.

Resumiendo y concluyendo respecto de la precedente interpretación doctrinaria, la honorable jurisdicción consultante tendrá que determinar si en el caso sometido a su examen quedaron demostrados motivos de fuerza mayor o caso fortuito que justifiquen el no uso de la marca, y atender fundamentalmente al tema que parece ser el meollo del caso ante él controvertido, a saber, las En cambio, refiriéndose a las causas cuya existencia no justifica la falta de uso de la marca registrada proscribe: “ la necesidad de que la empresa disponga de un cierto surtido de marcas de defensa o incluso de marcas en cartera a fin de hacer frente a las exigencias de su futuro desarrollo.

Tampoco se reconocen como causas justificativas de la falta de uso ni la carencia de elementos personales para fabricar el artículo de marca, ni la insuficiencia de recursos financieros para llevar a cabo el proceso de producción del artículo de marca. Por último, se señala que cuando por consecuencia de la imposibilidad o dificultad de vender el artículo de marca se suspende la fabricación del mismo, no surge una causa justificativa de la falta de uso de la marca.

Finalmente, concluye denunciando que: “ deben desecharse como causas justificativas de la falta de uso de la marca registrada la necesidad de disponer de un stock de marcas defensivas y en cartera; la carencia de elementos personales o de recursos financieros para fabricar el artículo de marca; y la dificultad o imposibilidad de vender el artículo de marca.

En cambio, han de admitirse como causas justificativas de la falta de uso las siguientes: la guerra; las catástrofes naturales; las medidas administrativas que impiden fabricar el artículo 5.2. Restricciones a las importaciones Respecto del caso concreto, sometido a la consideración y decisión del juez nacional, cabe destacar que la mencionada resolución Nº 029 del 17 de abril de 1984 expedida por el Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Comercio Exterior INCOMEX, trasladó del régimen de licencia previa al de prohibida importación los productos “cigarrillos o puros, cigarrillos que contengan tabaco negro y cigarrillos que contengan tabaco rubio”, y, a su vez, por Resolución Nº 021 del 24 de julio de 1990, esta misma entidad devolvió estos productos del régimen de prohibida importación al de licencia previa.

Así lo confirma la demandada en sus propias palabras, al decir: “En efecto, por resolución Nº 029 del 17 de Abril de 1984 expedida por el Consejo Directivo de Comercio Exterior del Instituto Colombiano de Comercio Exterior INCOMEX [ver folio 186 del expediente enviado al Tribunal Andino], trasladó de licencia previa a prohibida importación ‘cigarrillos o puros, cigarrillos que contengan tabaco negro y cigarrillos que contengan tabaco rubio’, y por Resolución Nº 021 del 24 de Julio de 1990, esta misma entidad trasladó estos productos del régimen de prohibida importación a licencia previa.” (ver folio 143).

De lo anterior concluye sinembargo que: “entre el 2 de Julio de 1988 al 2 de Julio de 1993 [plazo de vigencia de la última renovación], existía justa causa que se lo impidió hacer [se refiere al uso de la marca “BELMONT”] en la forma adecuada, consistente en la prohibición de importación de cigarrillos, que operó en el período comprendido entre el 17 de Abril de 1984 al 24 de Julio de 1990”, de donde parece desprenderse que la demandada inclu- GACETA OFICIAL ye entre las “restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca”, no sólo el régimen de prohibida importación sino también el de “licencia previa” vigente antes del 17 de abril de 1984 (fecha de la resolución Nº 029) y restituido el 24 de julio de 1990 por la resolución Nº 021, ambas emitidas por el INCOMEX, interpretación que no se desprende de la inteligencia del artículo 108 (penúltimo párrafo), según el criterio de este Tribunal.

En efecto, también conforme a la doctrina, el régimen de prohibida importación consiste en “la imposibilidad jurídica que se establece para la importación de determinados bienes, los que, por razones de índole diversa están contenidos en la lista de bienes de prohibida importación. En consecuencia, el régimen de prohibida importación consiste en la circunstancia de no poderse importar las mercancías que a él pertenecen.” Distingue asimismo dos tipos de bienes que pueden ser subsumibles en la señalada situación: “Los de importación prohibida de manera absoluta, esto es los que están fuera del comercio por ilicitud de su objeto, como las drogas heroicas, por ejemplo y los de prohibida importación de manera relativa, que son aquellos bienes que se llevan a la lista de prohibida importación cuando se estima que su introducción al país puede afectar la producción nacional y por ser considerados como eminentemente suntuarios.

También es preciso tomar en cuenta aquí los casos de ciertos productos que si bien no son de prohibida importación porque en efecto se importan, se restringe de manera especial el número de personas que pueden realizar su importación. Tal es el caso que se presenta por ejemplo, con la importación de armamentos o de aparatos bélicos, la cual sólo puede efectuarse por parte de las Fuerzas Armadas, o con la importación de algunos estupefacientes para uso médico, que está legalmente restringida al Ministerio de Salud Pública.” (Chahín Lizcano, Guillermo, “ COMERCIO EXTERIOR”, Segunda Edición, Ediciones Librería del Profesional, Santafé de Bogotá, D.C.-Colombia, 1998, pág. 397.) (Lo subrayado corresponde a la presente sentencia.) La anterior conceptuación excluye obviamente el régimen de licencia previa del de restricciones a las importaciones, que en el artículo 26/01/2000 16.40 108 tiene efectos equivalentes a las eximentes derivadas del caso fortuito o de la fuerza mayor, ya que el primero supone por si misma, importación y no prohibición de ésta.

Consecuentemente el juez nacional deberá determinar si las restricciones a las importaciones, calificadas conforme a los términos del artículo 108, estuvieron vigentes durante el lapso de los tres años previos a la iniciación del recurso de cancelación y si esas restricciones, de considerarse justificatorias para el no uso de la marca, se encontraban vigentes en todo el territorio colombiano. VI.

RESTRICCIONES AL USO DE LA MARCA El uso efectivo de la marca, consagrado por la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se fundamenta en el principio de la libre circulación de mercancías, soporte básico de un mercado común, lo que enfrenta al legislador comunitario con la necesidad de regular el uso de la marca imponiéndole “limitaciones” o más bien “restricciones” (FRAGOLA), tal como sucede hoy día con la propiedad privada, que la doctrina jurídico-pública, inspirándose en el Derecho privado moderno -alejado en este punto de la concepción quiritaria asignada por el Derecho romano a la propiedad-, concibe sólo en función social, respondiendo de esta manera al interés general o colectivo, y en el caso específico, al interés comunitario andino. Conforme a tal nueva inspiración han venido configurándose estas restricciones en relación con los elementos que clásicamente conforman y caracterizan a la propiedad privada: la posibilidad de disponer de la totalidad del bien objeto de aquella, en forma total e integral, lo que le confiere a la misma su carácter absoluto, sin limitación alguna, aunque también, en el Derecho moderno, sin la posibilidad de abusar de ella; además, la seguridad de que forme parte del patrimonio de su titular en forma permanente, y, si esa fuere su libérrima voluntad, extendiéndola a sus herederos; y, finalmente, la de usarla con carácter exclusivo, frente al resto de la colectividad, es decir, sin compartirlo con persona alguna, salvo su expreso deseo en contrario.

De esta manera, las restricciones que el Estado imponga a la propiedad -sólo por actos de naturaleza legislativa, valga aclararlo- persiguien- GACETA OFICIAL do una exclusiva finalidad de interés general, inciden en esos elementos a través de las siguientes y respectivas figuras jurídicas: las limitaciones, que tienen que ver con el elemento de totalidad, de integridad, en otras palabras con el carácter absoluto de la propiedad, pero en el sentido en que lo propugna el Derecho moderno; segunda, la expropiación, atentatoria ésta contra el carácter permanente de la propiedad; y en tercer lugar, las servidumbres administrativas encaminadas más bien a la restricción del uso exclusivo de la propiedad privada.

Se conciben de esta manera como “limitaciones” al carácter absoluto que tiene el titular para disponer de su propiedad, las que por razones de estética se imponen a la altura máxima de los edificios construidos alrededor de un monumento nacional, o las que tienen que ver con la obligatoria distancia entre una y otra construcción en barrios planificados como residenciales, sin que por ningún lado aparezca el uso por parte de la Administración del espacio vertical u horizontal libre; se inscribe la expropiación dentro de las restricciones al carácter permanente de la propiedad; y se consagran bajo el título de servidumbres aquellas por las cuales se obliga al propietario a compartir el uso exclusivo de sus bienes con la Administración, por razones de interés colectivo (paso de un oleoducto; visitas obligatorias, previamente fijadas, a “viviendas-museos”).

Quedarían bajo el rubro de “otras restricciones” las que no versen sobre los elementos esenciales de la propiedad privada, adicionar sus señalados carácter absoluto, permanente y exclusivo. Dentro de la Decisión 344 la cancelación por no uso prevista en el artículo 108, podría asimilarse a una “limitación” impuesta por exclusivas razones de interés general, encaminada a restablecer el principio de libre circulación de mercancías, favorable al consumidor, lesionado éste por el no uso de una marca que fue concedida al propietario para que la explote en su provecho personal, pero también en beneficio de la colectividad; y en cambio se concebiría una “servidumbre” coactiva, la que se impone al propietario originario, también en procura del restablecimiento del principio de libre circulación de mercancías, cuando en el artículo 107 de la misma Decisión, se lo obliga a compartir el uso del mercado con el legítimo titular de la misma marca que le hubiere sido recono- 26/01/2000 17.40 cida mediante registro en otro país de la Subregión andina, pero que no la usara.

Dentro de este enfoque, el uso -obligatorio- de la marca al que se refiere la norma citada, debe evaluarse en función de la forma del mismo, su intensidad, su temporalidad y en relación con la persona a través de la cual deba ejercitarse dicho uso; elementos estos que deberán ser acreditados para impedir que prospere la acción de cancelación por no utilización de la marca.

Con arreglo a la forma, este Tribunal ha sentado ya en su jurisprudencia que “no es suficiente el mero uso de la marca, sino que ha de mirarse la relación de éste con el propietario de la misma y con los productos (bienes y servicios) que él ofrezca, directamente o por quien tenga la capacidad para hacerlo”. (Interpretación prejudicial 17-IP-95, caso “PURO”, sentencia del 09 de noviembre de 1995, G.O.A.C. Nº 199 correspondiente al 26 de enero de 1996 y en “Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”, Tomo IV, 1994-95, pág. 242.) Ha expresado así mismo que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que debe manifestarse externa y públicamente, para que sea real y no simplemente formal o simbólico.

Si bien en algunos sistemas, actos como el de la sola publicidad del producto tienen la virtualidad de considerarse como manifestaciones del uso de la marca, en el régimen andino se considera que, dada la finalidad identificadora de la marca con respecto a productos que se lanzan al mercado, el uso de la misma deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio.

La normativa supranacional no establece condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia, incluida la de este Tribunal, en señalar como pautas en la materia: “ el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca GACETA OFICIAL es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca.

Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso.

Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344”. (Lo destacado corresponde a la presente sentencia. Citada interpretación prejudicial 17-IP-95. Jurisprudencia también recogida en la sentencia que puso fin al proceso de incumplimiento 02-AI-96, caso “BELMONT”). En su consecuencia resultan claras las normas del régimen comunitario sobre cancelación por no uso cuando establecen de manera uniforme que el uso de la marca con capacidad de contrarrestar la acción de cancelación, es el efectuado por el titular de la misma o por quien hubiere sido legítimamente autorizado por éste como licenciatario o cesionario o a quien se le haya transferido la marca, a la luz de lo establecido en la Sección VII de la Decisión 344, coincidente en sus términos con las Decisiones 311 y 313.

De todo lo anteriormente expuesto, el juez nacional consultante al momento de dictar sentencia dentro del presente caso, tendrá que determinar, de acuerdo a lo interpretado por este Alto Organo Jurisdiccional en la presente sentencia, si las resoluciones impugnadas se ajustan a derecho respecto, principalmente, de si al momento en que se inició la acción de cancelación por parte de BIGOTT S.A., existían razones suficientes para justificar el no uso por parte de PHILIP MORRIS de la marca “BELMONT”, y en relación con al menos uno de los productos que protege, los de la Clase Internacional Nº 34.

De lo contrario procedería la anulación de las resoluciones impugnadas, y en consecuencia la cancelación de la marca. 26/01/2000 18.40 Con base en las consideraciones expuestas, CONCLUYE: 1. En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que se encontraren vigentes al momento de adoptarse las resoluciones internas que pongan fin a un procedimiento administrativo, son las aplicables para juzgar la legalidad del acto final producido durante la vigencia de aquellas. 2.

La cancelación de la marca por no uso dentro del régimen común andino de propiedad industrial es una manera de extinguir el derecho derivado del registro de la misma, confiado por el artículo 108 de la Decisión 344 a la oficina nacional competente de cada País Miembro, que, en los términos de dicha Decisión (Disposición Final Única), es el “órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial.” 3.

Por cuanto la cancelación de la marca extingue el derecho sobre la misma y reposa sobre causales taxativamente establecidas, se trata de una medida de carácter restrictivo y por tanto la interpretación de la norma legal que la contempla no puede tener alcance extensivo. De acuerdo con el artículo 108 de la Decisión 344 la cancelación de la marca debe ser declarada por la Oficina Nacional Competente a solicitud de “cualquier persona interesada”, es decir del titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo. 4.

Constituyen motivos justificados para el no uso de la marca los consagrados en el penúltimo párrafo del artículo 108, que considera como causa para que no procede la cancelación, la fuerza mayor, el caso fortuito o las restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca, conceptos cuya definición doctrinaria y jurisprudencial ha sido señalada en la presente sentencia. 5.

En el régimen comunitario andino el aspecto geográfico del uso de la marca cobra relevada importancia, puesto que se está considerando a la Subregión como una uni- GACETA OFICIAL dad geográfica determinada, en la que las manifestaciones de uso efectivo de la marca en uno de los País Miembros surten efectos en toda la Subregión. 6. Conforme a expresas disposiciones del Derecho Comunitario Andino, la manera de contrarrestar la acción de cancelación, consiste en la demostración del uso efectivo de la marca por su titular o por el licenciatario de éste, en razón de lo cual les corresponderá a ellos la carga de la prueba.

Tal demostración dará por tanto la medida para que prospere o no la acción de cancelación contemplada en el artículo 108 de la Decisión 344. 7. El uso de la marca debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. 8.

La fuerza mayor constituye un acontecimiento exterior a la actividad del pretendido responsable; es imprevisible e irresistible. El caso fortuito es el fenómeno que surge de causas ignoradas. El régimen de restricciones a las importaciones, que incluye el de “prohibida importación”, tiene en el artículo 108 efectos equivalentes a las eximentes por caso fortuito o fuerza mayor allí previstas, pero queda excluido del mismo el de “licencia previa” que por sí mismo supone la posibilidad de importar y no la prohibición de la misma.

Todas las señaladas eximentes tienen en común, por su caracter taxativo y por tanto de restringida interpretación, la caracterís- 26/01/2000 19.40 tica de que en razón de su magnitud no puedan ser superadas por quien las alega. De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación del ordenamiento jurídico andino al dictar la respectiva sentencia en el proceso interno No. 3448.

Notifíquesele mediante copia certificada y sellada. Remítase asimismo copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina a los fines de su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 26/01/2000 20.40 INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 40-IP-99 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 83, párrafo a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 5º del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de los Contencioso Administrativo, Sección Primera, con motivo de la acción de nulidad interpuesta por la sociedad ESCADA A.G., contra los actos administrativos de denegación del registro de la marca “LAUREL” (Proceso interno N° 5325).

Quito, 26 de noviembre de 1999 El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Honorable Consejero Doctor Juan Alberto Polo Figueroa, ha requerido la interpretación prejudicial del artículo 83, párrafo a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y del artículo 5º del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la respectiva solicitud provenga de un juez nacional también con competencia para actuar como juez comunitario -que en el caso lo es la alta jurisdicción consultante-, pero en tanto esas normas resulten pertinentes para la resolución del proceso interno, e, igualmente, que se encuentre conforme la solicitud con las prescripciones de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, así como con los requisitos establecidos en el artículo 61 del respectivo Estatuto;

Que se plantea la interpretación en razón de que la sociedad ESCADA A.G., por intermedio de apoderado, la Abogada Ximena Castellanos Abondana, demanda ante la alta jurisdicción consultante la declaratoria de nulidad de las siguientes resoluciones: Nº 52402 del 30 de diciembre de 1994, mediante la cual el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca “LAUREL”, solicitada para la Clase Internacional 25; la Nº 30634 del 28 de noviem- bre de 1997, igualmente expedida por el Jefe de esa División, la que resuelve el recurso de reposición, formulado contra la primera; y la Nº 2046 del 1º de julio de 1998, emitida en vía jerárquica por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial y confirmatoria asimismo de las anteriores;

Que fue admitida a trámite la señalada solicitud de interpretación prejudicial, habiendo actuado como sustanciador, y más tarde como ponente, el Magistrado Luis Henrique Farías Mata. Con vista de todo lo cual, procede este Tribunal a absolver la consulta formulada, previo resumen tanto de los hechos como de las pretensiones de las partes ante el juez nacional, tal como han sido planteados por éste al Tribunal: a) Los hechos 1.

La sociedad ESCADA A.G. presentó el día 09 de julio de 1991 solicitud de registro del signo “LAUREL” destinado a proteger los productos comprendidos en la Clase Internacional 25, habiéndole correspondido a aquella el expediente administrativo Nº 43.695. Publicado el extracto de la misma en la respectiva Gaceta de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, no fue objeto de observaciones por parte de terceros; 2.

Mediante la señalada resolución 52402 del 30 de diciembre de 1994, la División de Signos Distintivos negó el registro del signo “LAUREL”, con base en la existencia del certificado de registro número 96994 para la marca figurativa descrita como ‘representación de una corona de laurel formada por hojas de trazo grueso’, para distinguir todos los productos de la Clase 25 Interna- GACETA OFICIAL cional, a nombre de la sociedad FRED PERRY SPORTWEAR LIMITED”. 3.

Interpuestos los recursos previstos en el Derecho interno y resueltos éstos mediante las referidas resoluciones 30634 y 2046, quedó agotada la vía gubernativa, habiéndose acudido ante la jurisdicción contencioso-administrativa consultante. b) El escrito de demanda Se denuncia la violación de normas del ordenamiento jurídico andino, concretamente las contenidas en la Decisión 344, fundamentándola en los supuestos que de seguidas se resumen: La administración -especifican- al momento de emitir las resoluciones ahora impugnadas, incurrió en error cuando consideró que entre las marcas confrontadas existen semejanzas, sin percatarse de que no basta con ello, “sino que además esta semejanza sea capaz de inducir al público a error, circunstancia que ha sido erróneamente apreciada por la Administración”, al no haber aplicado las reglas lógicas y científicas para la comparación marcaria, es decir, no observó: el que la confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; que éstas deben ser examinadas sucesiva y no simultáneamente; que quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador y tener en cuenta la naturaleza del producto; y que lo que cuentan son las semejanzas y no las diferencias que entre ellas existan;

Considera la demandante, en relación con la marca que sirvió de fundamento a la Administración para la denegación del signo solicitado, que “el concepto de corona de laurel que expresa el dibujo registrado por la sociedad FRED PERRY SPORTWEAR LIMITED, no se encuentra comprendido en la palabra “LAUREL”. La semejanza es tan sólo aparente y basada en la asimilación de una marca exclusivamente figurativa, con una expresión ortográfica.

El concepto en sí mismo de una corona de laurel no es confundible con la expresión LAUREL, pues el primero se refiere a una corona formada por hojas, y la expresión LAUREL trae en la mente de los consumidores la idea de un apellido o nombre masculino”, por lo que “la similitud que se pretende encontrar entre las dos marcas es sólo aparente y no real frente al consumidor y dentro de un mercado existente de productos.” 26/01/2000 21.40 Concluyendo en que, “LAUREL creada por ESCADA AG., es una marca reconocida a nivel mundial “y nunca pretenderá ser relacionada o beneficiarse del good will adquirido por la sociedad FRED PERRY LIMITED. Se trata de marcas completamente diferentes y reconocidas en sus campos respectivos.

La marca LAUREL es una marca con una distintividad adquirida por la sociedad ESCADA AG. a través de los años y cuya protección ha sido otorgada en varios países del mundo.” c) Contestación de la Demanda Es presentada por la Superintendencia de Industria y Comercio, y en ella defiende la legalidad de los actos administrativos impugnados, argumentando que en la emisión de los mismos, la facultad legal de la Oficina Nacional Competente “se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria ”.

Considera que apreciadas las marcas confrontadas en una visión de conjunto, tomando en cuenta la totalidad de los elementos que las integran y relevando la unidad gráfica y conceptual de las mismas, tal como lo hizo la administración recurrida -expresa- se concluye en que tienen mayor significación o peso comparativo las semejanzas existentes, antes que las diferencias.

Por tanto, no cabe duda de que la similitud entre ellas originaría inevitablemente el riesgo de confusión, induciendo a error al consumidor en la identificación de una y otra, y por tanto se vería afectada la libre escogencia de los productos amparados por ambas marcas, las cuales pertenecen a la misma clase 25 del nomenclator correspondiente.

(Resaltados de la presente sentencia.) Por su parte, estima el Tribunal Andino que, por cuanto las propias resoluciones impugnadas pueden arrojar luces al consultante para el análisis y decisión del caso concreto, resulta conveniente realizar un resumen del contenido de las mismas, incluído el de los fundamentos que las sustentan. d) Las resoluciones impugnadas 1.

“No. 52402 de 30.DIC.1994.” Como se ha dicho, emana de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de GACETA OFICIAL Industria y Comercio de Colombia, y mediante ella considera la administración recurrida haber encontrado “que la marca CORONA DE LAUREL, para distinguir todos los productos comprendidos en la clase 25, está registrada, según consta en el Certificado No. 96994, vigente hasta el 17 de marzo de 1997, cuyo titular es la sociedad FRED PERRY SPORT WEAR LIMITED”, y que al ser comparada ésta con la solicitada en registro “es confundiblemente semejante”.

(Resaltado de la presente sentencia.) 2. “No. 30634 de 28.NOV.1997.” Emitida por la misma División de Signos Distintivos para resolver el recurso de reposición interpuesto contra la primera, confirma a su vez la impugnada, acudiendo al siguiente razonamiento: ( ) “SEGUNDO: El Despacho considera, luego de analizar los argumentos del recurrente que apreciadas en su conjunto, y examinadas de manera sucesiva, entre los signos LAUREL (ETIQUETA) y la marca registrada CORONA DE LAUREL, existen similitudes en el aspecto gráfico y sobre todo conceptual, de tal manera que de coexistir en el mercado, cualquier desprevenido consumidor podría llegar a pensar que se trata de la misma marca, o de marcas pertenencientes al mismo titular, generándose error en cuanto al origen empresarial de los productos.” (Resaltado del Tribunal sentenciador.) 3.

“No. 2046 de 01.JUL.1998.” Confirmatoria asimismo de la precedente, reproduce como fundamento el arriba recién transcrito, y agrega, para resolver la apelación, las siguientes consideraciones: “El punto a analizar es la aplicabilidad o no del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, el cual establece como causal de irregistrabilidad aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, ‘sean idénticos o se asemejen, de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.’”; 26/01/2000 22.40 En el “análisis de la aplicabilidad de la causal en estudio, considerando los hechos dentro del presente asunto, es importante tener en cuenta a priori” lo establecido “por la doctrina y la jurisprudencia sobre los criterios para determinar la similitud o no que pueda existir entre los signos”;

Que “no es sólo la visión de conjunto” de los mismos la que permite concluir en su coexistencia, sino también “los valores en orden descendente establecidos por la doctrina y la jurisprudencia, para analizar las similitudes fonéticas entre los signos”, los cuales “el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en interpretación prejudicial proferida en el PROCESO 04-IP-94, el 7 de agosto de 1995 (G.O.A.C. No. 189 del 15 de septiembre de 1995, pág. 8.32), resume de la siguiente manera: ‘En primer lugar se menciona el criterio de que si las denominaciones de comparación tienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede presumirse que los signos son semejantes, pues ese orden de distribución de las vocales en una denominación, produce desde el punto de vista fonético, la impresión general de que dicha denominación impacta en el consumidor. ‘Posteriormente y dentro de esta escala, sigue el criterio de que si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares y ocupan la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca).’ Según los términos de la Resolución impugnada en vía contencioso-administrativa: “Igualmente agrega el Tribunal Andino, debe observarse si coinciden o no las sílabas que encabezan las denominaciones.

Si la sílaba tónica y la ubicada en primer lugar son iguales, la semejanza es más relevante. Si es distinta la sílaba tónica de las marcas en confrontación y coincide la situada en primer lugar, la probabilidad de semejanza será menor. ‘Regla 1: La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. ‘Regla 2: Las marcas deben examinarse sucesivamente, y no simultáneamente.

GACETA OFICIAL 26/01/2000 23.40 ‘Regla 3: Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. es la marca que evoca en el consumidor un concepto o un motivo al que se llega a través de un proceso de generalización. (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos ps. 29 y s.s.). ‘Regla 4: Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas’ (Pedro C. Breuer Moreno, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y s.s.).’ “La marca figurativa difiere de la denominativa, en que aquella no es pronunciable, pues el signo que representa no tiene vocalización, no es una figura o distintivo al que se le da un nombre.

Que expresa asimismo la administración recurrida en la propia resolución impugnada: “En el caso en estudio es pertinente traer a colación lo resaltado por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena dentro del proceso No. 9-IP-94: “La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un signo acústico o fonético y está formada por varias letras, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.

“Dentro de éstas, subsisten dos grupos que tienen connotación conceptual: las marcas sugestivas que hacen referencia a la naturaleza, cualidades o funciones del producto designado por la marca, y las marcas arbitrarias en las que no existe relación entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del correspondiente producto. “No tienen ninguna connotación conceptual las marcas caprichosas o de fantasía, es decir son marcas que nacen del acuñamiento o conjunción de palabras con el propósito de emplearlas como marcas.

“La MARCA GRAFICA es la definida como un signo visual porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa. “Dentro de este tipo se encuentra la marca seguramente gráfica, la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca: un conjunto de líneas, dibujos, en su caso colores; y la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto, es también el nombre con el que es conocida la marca gráfica; y el tercer subgrupo “En tratándose de marcas figurativas el Profesor CARLOS FERNANDEZ NOVOA señala acertadamente sobre el punto anterior, en su libro FUNDAMENTOS DE DERECHO DE MARCAS: ‘A modo de conclusión cabe, por tanto, formular la siguiente pauta: una marca gráfica será semejante a una marca denominativa siempre que la marca gráfica evoque de manera inequívoca y directa un concepto, y la marca denominativa constituya, a su vez, la denominación evidente, expontánea y completa de ese concepto’ (INDUSTRIAS GRAFICAS España, 1983, pág. 237).’ “De acuerdo con las pautas antes señaladas -añade la resolución recurrida- se encuentra que el examen de los signos en conflicto, LAUREL, marca solicitada para distinguir productos comprendidos en la clase 25a., Internacional, frente a la marca consistente en la representación de UNA CORONA DE LAUREL FORMADA POR HOJAS DE TRAZO GRUESO, registrada para distinguir todos los productos de la clase 25a., efectuado en su conjunto, nos lleva a concluir que presentan suficientes semejanzas, las cuales imposibilitan la coexistencia pacífica de las marcas en el tráfico mercantil, dado que de conformidad con lo señalado anteriormente, la marca previamente registrada, evoca de manera inequívoca y directa el concepto de la marca solicitada LAUREL, las cuales tratarían además de identificar los mismos productos comprendidos en la clase 25a., Internacional; por ende no hay lugar a que puedan coexistir, sin causar confusión ni dificultad de identificación por parte del consumidor medio.

“En otras palabras, el hecho de apreciar la marca figurativa, ella suscita en la mente del consumidor una imagen que la asocia directamente con la imagen del objeto concreto, es decir con la marca denominativa LAUREL, eviden- GACETA OFICIAL 26/01/2000 24.40 ciándose la semejanza existente, pues las marcas reproducen figuras tan afines que suscitan en la mente del público consumidor una idéntica o parecida impresión visual.” (Todos los resaltados son de la presente sentencia.) de la Decisión 344, “por aplicación indebida en perjuicio de” su poderdante.

Y, en efecto, ha considerado tradicional y congruentemente el Tribunal Andino que en casos como el presente: Finalmente la recurrida apoyándose en las precedentes consideraciones concluye, como ya se ha expresado, confirmando la resolución apelada; y, a su vez, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, actuando por vía de interpretación prejudicial de la Decisión 344, con vista de todo lo anteriormente expuesto, pasa a CONSIDERAR: No “es aplicable el artículo 5º del Tratado de Creación del Tribunal que impone a los Países Miembros una obligación de hacer, consistente en la adopción de las medidas necesarias para asegurar ‘el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena’; y la otra obligación, de no hacer, consistente en ‘no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación”, porque precisamente el hecho de que la oficina nacional competente haya dictado su Resolución en vista de las disposiciones de la Decisión 344, refleja el cumplimiento de la obligación consagrada por el artículo 5.

Si la Resolución Administrativa se ajusta o no a derecho, o se encuentra o no conforme al criterio del reclamante, éste tiene los medios judiciales para que se le reparen los pretendidos derechos violados.” (Sentencia de fecha 30 de enero de 1998, emitida en interpretación prejudicial 25-IP-97, caso “CAFE ORIENTE mixta”, publicada en G.O.A.C. 229 del 09 de marzo de 1998.) I. NORMAS OBJETO DE LA PRESENTE INTERPRETACIÓN El texto de las que fueran señaladas por el consultante a tales fines, es el siguiente: Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “Artículo 83.

Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mimos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( ).” Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia del Acuerdo de Cartagena “Artículo 5. Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena. “Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación.” Se limitó en cambio la demandante, en cuanto a las comunitarias, a indicar como norma objeto de interpretación el artículo 83, párrafo a), Confirma también el Tribunal en esta ocasión y respecto del caso concreto, el criterio contenido en la precedente transcripción y, con fundamento en él, se abstiene de interpretar la norma últimamente señalada.

El Tribunal considera asimismo que, con base en los puntos controvertidos en el proceso interno, los temas que suscita la norma cuya interpretación procede de seguidas a realizar, son los siguientes: II. EL CONCEPTO DE MARCA De la constante jurisprudencia sentada al respecto por el Tribunal, inspirada en calificada doctrina, se desprende cómo la marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo, el que siendo intangible requiere de medios sensibles o de la perceptibilidad para que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

Un signo que no pueda influir en GACETA OFICIAL 26/01/2000 25.40 el público consumidor para que éste sea capaz de diferenciar un producto o servicio de otro, no tendría la capacidad necesaria para ser distintivo. caer en lo que la doctrina suele denominar “confundibilidad marcaria”. De lo anterior se colige también que para que un signo pueda ser inscrito en el registro marcario, debe reunir tres requisitos intrínsecos: ser perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.

Con la advertencia de que no por el solo hecho de que cumpla con tales requisitos, quede necesariamente asegurado su registro, ya que podría encuadrar aún dentro de alguna de las prohibiciones o causales de irregistrabilidad que la Decisión 344 establece en sus artículos 82 y 83. Así lo ha sentado constantemente, y reiterado también últimamente el Tribunal Andino en el procedimiento de interpretación prejudicial No. 20-IP-99 (marca “SUMMER JUICE”), mediante sentencia emitida el 20 de octubre del presente año, publicada en G.O.A.C. No. 508 del 15 de noviembre de 1999.) El signo que se confunda con otro u otros, no puede tener acceso al registro, se insiste, tanto porque carece de la fuerza distintiva requerida (condición sine qua non para ser considerado como marca), como porque, de permitirse el registro, se violentaría el interés del titular de un signo solicitado o registrado, y así mismo el de los consumidores.

Más en concreto: III. LA DISTINTIVIDAD Considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo en el mercado para ser admitido a registro como marca, aquella radica en la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esa manera que el consumidor los diferencie. Será distintivo entonces el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de dichos productos o servicios.

Además, el que un signo sea distintivo significa que es individual y singular, diferenciándose de cualquier otro, lo cual es un carácter que la marca le reconoce, en adición al de la novedad y la especialidad. La distintividad exige, por tanto, que el signo que se pretenda registrar no se confunda con otros ya empleados para “distinguir” productos o servicios de la misma especie.

Cuando el signo es incapaz de diferenciar ambos, de otros semejantes fabricados, o, respectivamente prestados, por diferentes empresarios, no puede ser registrado como marca. Es decir, estaríamos frente al riesgo de IV. LA CONFUNDIBILIDAD MARCARIA La determinación de la confundibilidad responde a una decisión unilateral de la administración revisable por el juzgador.

En efecto, alejándose de toda arbitrariedad, el funcionario, y el juez a su turno, han de determinar si se ha incurrido en ella, echando mano, para averiguarlo, de reglas y principios que la doctrina y la jurisprudencia han elaborado a los efectos de precisar el grado de la misma, que va del extremo de la identidad a la semejanza, siendo por tanto la confundibilidad un “concepto jurídico indeterminado” en cuya ponderación o apreciación ocupa un lugar preferente el criterio que propugna una visión de conjunto, sintética, [a partir de] los elementos integrantes de cada una de las denominaciones confrontadas sin descomponer su afinidad fonética y en su caso gráfica, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico”.

(“Sección de Derecho de la Propiedad Intelectual”, dirigida por José Massager Fuentes, Nº 648, Valencia - España, 1998. Criterio recogido en la sentencia que puso fin a la interpretación prejudicial 43-IP-98, del 19 de marzo de 1999, marca: “FAIRBANKS (mixta)”, publicada en la G.O.A.C. Nº 490 del 04 de octubre de 1999.) El tema de la confundibilidad marcaria surge en el presente caso por cuanto la parte actora solicita judicialmente la declaratoria de nulidad de las resoluciones que deniegan el registro como marca del signo “LAUREL”, fundamentando su demanda -y tal como lo había alegado también, pero sin éxito, con ocasión del procedimiento administrativo previo al contenciosoen la distintividad, según su parecer, de ella frente a la marca previamente registrada, consistente esa distintividad sólo en la gráfica descrita como “representación de una corona de GACETA OFICIAL laurel formada por hojas de trazo grueso“.

Al respecto, la autoridad nacional competente, en el caso el juez consultante, deberá precisar o definir si -tal como concluyera la administración autora y revisora de los actos impugnados- entre las denominaciones existe similitud fonética, ortográfica, semántica, conceptual o gráfica, con el propósito de determinar el “riesgo de confusión” entre ellas, de todo lo cual desprenderá la alta jurisdicción consultante, si fue bien aplicado o no por la Administración el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344.

Al respecto, y necesariamente, deberá acudir a los siguientes criterios generales que esta jurisdicción comunitaria se ha esmerado en definir, a los fines de que el examinador o el juez, al momento de resolver, puedan orientarse certeramente en la solución del caso concreto: 1. Reglas para el cotejo marcario Como reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, el Tribunal ha venido en efecto acogiendo en reiterada jurisprudencia, los criterios expuestos por la doctrina (BREUER MORENO, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Edit.

Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.), resumiéndolos de la siguiente manera: - La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; 26/01/2000 26.40 confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, ésto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada.

“Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que ‘la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.’” (Ver, entre otras: Interpretaciones Prejudiciales Nos. 01-IP-87, G.O. No. 28 de 15 de febrero de 1987 marca “VOLVO”, 04-IP94 G.O. No. 189 de 15 de septiembre de 1995, marca “EDEN FOR MAN”; y 09-IP-94 G.O. No. 180 de 10 de mayo de 1995, marca “DIDA”).

Todo lo anterior, necesariamente se complementa con el análisis específico que el juez consultante realice de la naturaleza intrínseca de las marcas. V. LAS MARCAS EN CONFLICTO - Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto;

El Tribunal observa que en el presente caso ellas corresponden a diferentes tipos -una mixta y la otra gráfica-, lo cual sin duda influye en el cotejo marcario que ha de efectuar el examinador a la luz de esos dos diferentes tipos: a) Marca denominativa - Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

En relación con las cuales, este Tribunal ha distinguido: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a Es la que utiliza un signo acústico o fonético y está formada por varias letras que representan un conjunto pronunciable, que puede o no tener un significado conceptual.

También se las conoce como marcas nominales o verbales. Estas marcas se subagrupan en, por un lado, las marcas sugestivas, con una connotación conceptual que hace referencia a las cualidades o funciones del producto designado por la marca; y, por el otro, se encuentran las marcas arbitrarias que no manifiestan ninguna conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que van a identificar.

(Véase sentencia producida con motivo del caso GACETA OFICIAL 16-IP-98, de fecha 10 de setiembre de 1998, marca “SALTIN (etiqueta)”, publicada en G.O.A.C. Nº 398, del 22 de diciembre de 1998). b) Marca gráfica Por cuanto se aprecian exclusivamente a través del sentido de la vista, son definidas como signos visuales destinados a representar una figura que se caracteriza por la forma en que se encuentra expresada.

Se desprende el anterior criterio de la propia jurisprudencia del Tribunal Andino, la cual ha precisado que dentro del señalado tipo de marcas se encuentran: las puramente gráficas, que evocan en el consumidor únicamente la imagen de la representación del signo distintivo, representación que se puede dar a través del conjunto de líneas, dibujos, colores,; las figurativas, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto, y que es también el nombre con el que se solicita la marca; y, las que evocan en el consumidor el concepto o motivo, al que se llega a través de un proceso de generalización. (Criterios extraídos de la Interpretación Prejudicial No. 09-IP-94, sentencia emitida por este Tribunal el 24 de marzo de 1995, referente a la marca “DIDA”.

Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 180 del 10 de mayo de 1995). De todo lo anterior habrá de deducirse para el presente caso en cual subclase de marca -tanto en las denominativas como gráficas- encaja cada una de las confrontadas, por cuanto ello sin duda ayudará a determinar con mayor precisión la naturaleza de las mismas y, por tanto, si se presenta o no confusión entre ellas.

En concreto, el juez tendrá que identificar si la marca gráfica evoca un concepto específico, o, al menos, que, de su totalidad se desprenda uno, para luego confrontarlo con el que se pueda desprender del signo denominativo solicitado en registro. Pero el examen judicial propugnado en los precedentes párrafos deberá realizarlo el juez consultante con el debido respeto a la discrecionalidad del funcionario administrativo para adoptar las resoluciones impugnadas, implícito el concepto de discrecionalidad en la normativa comunitaria, y que será examinado de seguidas. 26/01/2000 27.40 VI.

LA DISCRECIONALIDAD ADMINISTRATIVA Y SUS LIMITES En efecto, la jurisprudencia del Tribunal, constante y reiterada en el sentido de diferenciar entre la discrecionalidad administrativa y la arbitrariedad, se ha pronunciado especialmente sobre el tema cuando le ha tocado referirse al insoslayable deber de revisión, que le viene impuesto al funcionario administrativo por la normativa comunitaria, de proceder al examen de registrabilidad antes de otorgar o denegar la solicitud.

Así se ha expresado al respecto: “Al disponer que se proceda al examen de registrabilidad de la marca solicitada, explícitamente la norma comunitaria está consignando una obligación para la autoridad nacional competente en el sentido de proceder al análisis y examen a los fines de establecer si hay o no causas o causales de irregistrabilidad que imposibiliten o hagan inviable la solicitud.

“Esta obligación de la autoridad nacional competente es insoslayable y no puede estar sujeta a su libre criterio o arbitrio, pues los artículos 72 y 73 son claros y terminantes y no dejan lugar a interpretaciones caprichosas. Se establecen, para que no puedan registrarse como marcas las que incurran en las diferentes causales, dejando claro que este examen responsable y serio, es el que determina la decisión de otorgar o negar el registro.

La decisión en consecuencia debe ser motivada, pues es el único medio de que revista el carácter de decisión administrativa legal y arbitraria. Corresponde entonces que la autoridad administrativa, a tiempo de decidir el rechazo o la aceptación, deje constancia de haber cumplido con la obligación de examinar la registrabilidad, como corresponde de acuerdo al artículo 85 de la tantas veces citada Decisión.” (Sentencia del 4-XI-96 que puso fin a la interpretación prejudicial 21-IP-95, caso “AFLOX”, publicada en “Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”, 1994-1995, tomo IV, pág. 353.) (Resaltados de la presente sentencia.) Y posteriormente ha concluído: “La responsabilidad del estudio del signo para ser registrado recae en la autoridad administrativa de la oficina nacional competente, y GACETA OFICIAL del criterio del funcionario dependerá que el signo sea aceptado o rechazado como marca.

El Tribunal ha insistido en que el funcionario al examinar los signos, si bien utiliza un criterio “discrecional, en ningún caso puede ser arbitrario, ya que la doctrina y la jurisprudencia internacionales han señalado ciertas reglas lógicas y científicas, que deberán ser tenidas en cuenta (‘Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena’, tomo I, pág. 116, Proceso 1-IP87)”.

(Véase también fallo del 3-IX-97, recaído en el procedimiento 20-IP-96, caso “EXPOVIVIENDA”, publicado en “Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”, 1997, tomo VI, pág. 285.) (Resaltados de la presente sentencia.) Así nuestra jurisprudencia ha puesto de relieve cómo en la normativa andina se recoge el tradicional concepto de discrecionalidad administrativa, tanto más relevante cuanto que nuestras Decisiones comunitarias en materia de propiedad industrial confieren a la legislación interna la posibilidad de que actividades, incluso jurisdiccionales, puedan ser confiadas a órganos administrativos, aunque siempre con arreglo a lo que dispongan las legislaciones de los Países Miembros; tal el caso de la 344, DISPOSICION FINAL UNICA.

(Véase al respecto reciente sentencia de fecha 12.XI.99, pronunciada en el proceso 07-AI-99, Secretaría General versus República del Perú.) Conforme a ese concepto -elaborado en el campo del Derecho administrativo- el funcionario dispone de una cierta libertad para decidir, conservada dentro de los límites superior e inferior previstos en la norma cuya ejecución le corresponda, los cuales se constituyen en topes de su actuación. Corresponde al juez la revisión de si la actuación administrativa se ajustó a esos límites fijados por la norma, pero no puede en cambio pronunciarse sobre la oportunidad o conveniencia de la actuación, salvo que éstas descansen sobre supuestos de hecho falsos, pues siempre le está permitido al órgano judicial la posibilidad de decidir acerca de la exactitud o inexactitud de los mismos, anulando incluso la decisión producida si ésta descansare en hechos erróneos o simplemente incongruentes.

Normalmente, y así lo ha señalado la jurisprudencia del Tribunal Andino -concordante en el 26/01/2000 28.40 punto con la doctrina-, los elementos del acto administrativo en los cuales la ley reconoce la posible mayor discrecionalidad en la actuación del funcionario, son el objeto y la causa, lo cual explica que, para morigerar cualquier arbitrariedad en la emisión de los mismos, la normativa legal -y concretamente la comunitariaexijan a menudo la obligación de expresar en el texto de la propia actuación los motivos que la sustentan.

(Ver las sentencias pronunciadas en interpretaciones prejudiciales: 10-IP-97, de fecha 24 de septiembre de 1997, marca “COLSUBSIDIO”, G.O.A.C. No. 308 del 28 de noviembre de 1997; 28-IP-95 de fecha 13 de febrero de 1998, marca “CANALI”, en G.O.A.C. No. 332 del 30 de marzo de 1998; y, Proceso 04-AN-97, de fecha 17 de agosto de 1998, caso “CONTRACHAPADOS ECUADOR”, publicado en G.O.A.C. No. 373 del 21 de septiembre de 1998.) De todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, C O N C L U Y E: 1.

De manera constante ha reiterado este Tribunal que el señalamiento de las normas andinas cuya interpretación es solicitada por el juez nacional consultante, en modo alguno limita la competencia del juez supranacional para proceder también, o en su lugar, a la de aquellas que considere relevantes a los fines de la solución del caso concreto que se debata ante la jurisdicción nacional, interpretación que este Tribunal Andino puede y habrá de realizar, incluso, si ello fuere necesario, con vista de los hechos del proceso aportados por el consultante, aunque sin entrar a analizarlos. 2.

La marca, como signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios provenientes de, o comercializados por, una persona, y en relación con los idénticos o similares producidos o comercializados por otra, postula también, y por sí misma, la concurrencia de las otras características de perceptibilidad y viabilidad de representación gráfica del signo que pretenda identificar tales bienes, en razón de lo cual el insuficientemente distintivo no es registrable.

GACETA OFICIAL 3. De ahí que la distintividad sea requisito indispensable para la acreditación de dicho signo como marca. Cuando el signo es incapaz de diferenciar de otros, productos o servicios de la misma clase, o de otra respecto de la cual pueda también desprenderse confusión -servicios o productos fabricados, producidos o prestados por diferentes empresarios- no puede reconocérsele a dicho signo la calidad de marca. 4.

Al proscribir el riesgo de confusión dentro del registro marcario, el inciso a) del artículo 83 de la Decisión 344 trata de evitar el engaño que pueda producirse en el comercio y respecto del usuario sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades, o acerca de la aptitud de los productos o servicios de que se trate para el uso al cual han sido destinados. 5.

La determinación del riesgo de confusión entre dos marcas es atribución del funcionario de la administración (Oficina Nacional Competente) o, en su caso, del Juez nacional competente conforme a la legislación nacional respectiva, según lo preceptuado en la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 344, autoridades ambas, y a su turno, que procederán al examen comparativo, teniendo en cuenta, con arreglo a su respectiva competencia administrativa y judicial, los parámetros indicados por la doctrina y la jurisprudencia ya señalados en la parte considerativa de esta providencia, dentro de los cuales se destacan para el caso sub judice, el examen sucesivo y de conjunto de las mismas, guardando a su vez el juez nacional el debido respeto a la discrecionalidad implícita en la actuación 26/01/2000 29.40 administrativa, tal como ha sido examinado, diferenciado y definido este concepto en la referida parte considerativa de la presente sentencia, emitida con arreglo a la tradicional jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

A su vez el juez consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la interpretación realizada en el presente, respecto de las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario Andino, decisión que habrá de notificársele mediante copia certificada y sellada de la misma. Remítase también copia de ella a la Secretaría General de la Comunidad Andina, a los fines de su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 26/01/2000 30.40 PROCESO Nº 48-IP-99 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 96 y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala de los Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia; e interpretación de oficio del artículo 113 ibidem.

Actor: Alfredo Cybulkiewiecz Oviedo y otro. Marca “PIEDEMONTE (mixta)”. Expediente interno 5153. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 26 de noviembre de 1999 V I S T O S: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 96 y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada mediante oficio Nº 1434 del 8 de septiembre de 1999 por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno Nº 5153 interpuesto por Alfredo Cybulkiewicz Oviedo y la “Sociedad Conservas Monte Verde” contra la Superintendencia de Industria y Comercio de la misma República de Colombia.

Dentro del referido proceso interno el demandante solicita se declare la nulidad de la resolución Nº 19117 de 23 de octubre de 1995, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca “PIEDEMONTE (mixta)”, por el término de diez años; y como consecuencia de ello, y a título de restablecimiento de derechos, se ordene la cancelación del certificado de registro Nº 181113 correspondiente a la referida marca, inscrita en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

Los hechos considerados como relevantes por el consultante son: “1. El señor JUAN BERNARDO SERRANO ARDILA, presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio solicitud de registro de la marca PIEDEMONTE, para distinguir ‘servicios prestados por establecimientos que se encargan esencialmente de procurar alimentos o bebidas preparadas para el consumo; tales servicios pueden ser prestados por restaurantes, restaurantes de autoservicio, cantinas, así como la comercialización y distribución de todo tipo de bebidas alcohólicas, y no alcohólicas, alimentos procesados y no procesados para el consumo humano, los cuales serán prestados directamente al consumidor en el establecimiento o a domicilio’, comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza y, publicado como fue el extracto de tal solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentaron observaciones por parte de terceros.

“2.- Mediante el acto cuya nulidad se impetra, previa consideración acerca de ‘Que la solicitud de Registro de la Marca que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia, cumple los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes’, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro de la marca solicitada.

“3.- La parte actora aduce en sustento de sus pretensiones la violación, entre otras normas, de los artículos 81, 96 en concordancia con el 83 literal a) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues sostiene que las mismas resultan vulneradas con base en el único argumento expuesto por la Superintendencia de Industria y Comercio al momento de estudiar y decidir sobre la procedencia de registro de la marca PIEDEMONTE (mixta clase 42) formulada por JUAN BERNARDO SERRANO ARDILA, toda vez que ‘ contrario a lo considerado en la resolución que concedió el registro de la marca PIEDEMONTE, clase 42, no es cierto que ésta hubiere cumplido (ni que cumpla) ‘los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes’, dado que, como se verá más adelante se trata de un GACETA OFICIAL signo idéntico, desde el punto de vista nominativo, a otros ya registrados y solicitados con anterioridad por el señor ALFREDO CYBULKIEWICZ OVIEDO, quien recientemente los cedió a CONSERVAS MONTE VERDE LIMITADA, para distinguir productos alimenticios comprendidos en la clase 29, 30 y 32” “4.- La entidad demandada sostiene que los actos acusados no desconocen ninguna de las normas invocadas en sustento de las pretensiones anulatorias, y que la Administración se ajustó plenamente al trámite previsto en materia marcaria, habida consideración que el solicitante de registro de la marca PIEDEMONTE (mixta) clase 42, cumplió con todos los requisitos exigidos en las normas comunitarias y supranacionales de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y al momento de publicar el extracto de solicitud de registro de dicha marca en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentaron oposiciones ni observaciones contra esta solicitud, especialmente por parte de los actores para lo cual contaban con los recursos procedentes dentro de la vía gubernativa.

“De otro lado, manifiestan, que efectuado el análisis sucesivo y de conjunto de la marca registrada PIEDEMONTE (mixta) clase 42 y de las marcas [solicitadas] PIEDEMONTE (nominativa), clase 29 y PIEDEMONTE (mixta) clases 29, 30 y 32 no se presentaron en su concepto semejanzas susceptibles de inducir al público a error; resaltando también, que debe tenerse en cuenta que se trata de marcas pertenecientes a diferentes clases de la Clasificación Internacional de Niza, por lo cual no existe en forma alguna riesgo de confusión o la posibilidad de inducción a error al consumidor.

“5.- Por su parte, el señor JUAN BERNARDO SERRANO ARDILA, titular del registro de la marca PIEDEMONTE (mixta) clase 42 y, por ende, directo interesado en las resultas del proceso manifestó, que los argumentos expresados por la sociedad actora en sustento de sus pretensiones anulatorias no pueden ser de recibo por las siguientes razones: “El signo PIEDEMONTE -mixta-, solicitado por JUAN BERNARDO SERRANO ARDILA 26/01/2000 31.40 no es confundible visualmente con el signo PIEDEMONTE de la Actora porque: “a) Está complementado por una serie de FIGURAS, TRAZOS, COLORES Y DISEÑOS que la hacen diferente de otras parecidas o similares, inclusive de marcas idénticas;

“b) Distingue SERVICIOS RESTRINGIDOS de la Clase 42, diferentes en relación con los PRODUCTOS protegidos por la marca de la Actora ubicados en las clases 29 y 32; “c) Es titular del NOMBRE COMERCIAL PIEDEMONTE-Bar y Restaurante, del signo distintivo ARROZ PIEDEMONTE LLANERO. -mixta- que protege productos de la clase 31, es decir que también es titular de Derechos anteriores en relación con los otorgados por la resolución demandada en nulidad por parte de la actora”.

Recibida la consulta en este Tribunal, se formó expediente y fue admitida a trámite, habiendo actuado como Sustanciador y luego Ponente el Magistrado Gualberto Dávalos García. Con vista de todo lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, C O N S I D E R A N D O:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para absolver la solicitud de Interpretación Prejudicial requerida por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, de conformidad con los artículos 32 y siguientes del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

2. NORMAS QUE VAN A SER INTERPRETADAS Las normas del derecho comunitario solicitadas en interpretación son: Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. GACETA OFICIAL “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: 26/01/2000

3. SOLICITUD DE NULIDAD Previo al análisis de fondo de los temas involucrados en los artículos que van a ser objeto de interpretación, se observa, conforme a lo arriba señalado, que la jurisprudencia del Tribunal Andino respecto de la interpretación prejudicial del artículo 113 de la Decisión 344 ha sido constante en esclarecer que: “ por sus características tiene la naturaleza de una revisión judicial distinta del contencioso administrativo, normalmente procedente contra los actos que hubieren agotado la vía gubernativa, presupuesto éste último indispensable para que dicho recurso avance hacia la vía judicial, ya que constituye una consecuencia normal de la revisión efectuada por la administración a instancia sólo del legítimo titular de una marca;

Obviamente, el ejercicio de esos recursos -el administrativo y el subsiguiente judicial-, incluido el trámite del ‘agotamiento de la vía administrativa’ estará sometido a las regulaciones de cada ordenamiento nacional” 1 “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( )” “Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93 sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.” “Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” Además este Tribunal procede a interpretar de oficio el artículo 113 de la misma Decisión en razón de que la alta jurisdicción consultante previene al Tribunal Andino de que la acción ejercida en el proceso interno que dio origen a la presente consulta se encuentra fundamentada en dicho artículo, cuyo texto es el siguiente: Como puede observarse, el artículo 113 deja a las legislaciones de los Países Miembros el poder establecer los procedimientos, la forma y los requisitos que debe cumplir la acción de nulidad en materia marcaria salvo, como se ha puesto de manifiesto en la sentencia que puso fin a la interpretación prejudicial 20-IP-99, lo referente a la imprescriptibilidad de la misma, que ya aparece en el propio artículo 113 de la Decisión 344, norma comunitaria y como tal de prevalente aplicación sobre el Derecho Interno. Dejó sentado en efecto este Tribunal Andino mediante el fallo últimamente referido los siguientes criterios que también confirma en el presente caso: “Por tanto, en esta ocasión el Tribunal reitera su jurisprudencia, en el sentido de que el juez consultante, previo a la decisión del fondo del asunto, deberá decidir si la acción de nulidad interpuesta, ejercida al tenor de lo establecido en el artículo 113 de la Decisión 344, ha cumplido con los requisitos estable- “Artículo 113.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, “( ) “Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento.” 32.40 1 Proceso 28-IP-95, sentencia del 13 de febrero de 1998, Marca “CANALI”.

GACETA OFICIAL 26/01/2000 cidos por el derecho colombiano para el ingreso y conocimiento de aquella por la jurisdicción contencioso-administrativa”.2 productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados. Es fácil deducir que esta función distintiva es esencial a la marca”. 4

4. REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO SEA REGISTRADO COMO MARCA En cuanto al fondo, es abundante la jurisprudencia de este Tribunal, relativa a la indispensabilidad de los requisitos que debe reunir un signo para que pueda ser registrado como marca, taxativamente impuestos por el artículo 81 de la Decisión 344, a saber: la distintividad, la perceptibilidad, y la susceptibilidad de representación gráfica.

La perceptibilidad, implica que un signo sea aprehendido o captado por los sentidos; la marca necesariamente tiene que ser apreciada por el público consumidor, ya que ella es en principio la idea inmaterial del empresario, que debe quedar plasmada en algo tangible a los fines de su reconocimiento por el público consumidor. En efecto, si un signo no puede ser apreciado por los sentidos, es decir si es imperceptible, no puede constituirse en marca: En el mismo orden de ideas se ha expresado: “La marca desempeña ‘una función preponderante en la sociedad, pues al distinguir determinados artículos o productos, constituye a la vez un instrumento de protección, no sólo para sus dueños sino también para los compradores, de tal modo que llega a ser, en cierta manera, la base de un acuerdo tácito de lealtad comercial entre industriales o comerciantes y consumidores” 5 La marca tiene como objetivo fundamental, el ofrecer a los comerciantes y sobretodo al público consumidor la posibilidad de diferenciar un producto de otro de la misma clase, y así lo ha puesto de relieve este Tribunal Comunitario: “ que un signo sea distintivo significa que es individual y singular, diferenciándose de cualquier otro, lo cual es un carácter que la marca le reconoce, además de la novedad y la especialidad.

La distintividad, por tanto, exige que el signo que se pretende registrar no se confunda con otros ya empleados para ‘distinguir’ productos o servicios de la misma especie. Cuando la marca es incapaz de diferenciar unos productos o servicios de la misma clase fabricados o producidos por diferentes empresarios, no puede funcionar como marca.” 6 “por la imposibilidad física o material de que el consumidor pueda apreciarlo, compararlo, examinarlo o diferenciarlo de otros signos. La perceptibilidad es consecuencia lógica de la expresión material que el titular de la marca debe impregnar en los productos o en sus envases, para que el consumidor adquiera la capacidad de receptarlos y de solicitarlos.

“La marca es un bien inmaterial que requiere, para que cumpla sus fines, de una identidad material y lograr de este modo su función identificadora”.3 Como segundo requisito la norma comunitaria exige que el signo sea distintivo, requisito de gran importancia, ya que como aclara la doctrina: “La verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio de otros La marca permite la distinción entre En otras palabras un signo para poder ser registrado como marca, debe estar en capacidad de distinguir los productos o servicios elaborados o prestados por su titular frente a productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

El tercer requisito, se refiere a la susceptibilidad de representación gráfica, requisito for4 5 2 3 Proceso 20-IP-99, 20 de octubre de 1999. Marca “Summer Juice”. Proceso 13-IP-98, 20 de marzo de 1998. Marca “El Rosal”. 33.40 6 Jorge Otamendi “Derecho de Marcas”, De. Abeledo Perrot. Pág. 9-1. Segunda Edición 1995 Julio Ledesma citado por Daniel Zuccherino. “marcas y Patentes en el Gatt”.

Pág. 80. Proceso 18-IP-97 Sentencia del 17 de febrero de 1998. Marca “World Cup France”. Ratificado en el Proceso 26-IP-98 Marca “C.A.S.A.” GACETA OFICIAL mal que mira más al “hecho material del registro para efectos de la publicación del signo” 7. Con ésto se permite el mejor conocimiento de las características, dimensiones, forma y contenido del signo; de tal manera que los competidores pueden apreciarlo, estableciendo la existencia o no de similitudes con otros ya registrados o de los cuales se haya solicitado su registro y poder de esta forma, de ser el caso, impugnarlo a través de los procedimientos establecidos en la norma comunitaria.

5. RIESGO DE CONFUSIÓN Para determinar la existencia del riesgo de confusión, el Juez Nacional realizará un cuidadoso examen destinado a determinar los siguientes aspectos: 5.1. Reglas para el cotejo marcario Como reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, el Tribunal ha venido en efecto acogiendo en reiterada jurisprudencia, los criterios expuestos por la doctrina (BREUER MORENO, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Edit.

Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.), resumiéndolos de la siguiente manera: - La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; - Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto; - Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

En relación con tales reglas este Tribunal ha distinguido: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. 7 Proceso 03-IP-98 Sentencia del 11 de marzo de 1998. Marca “Bella Mujer”. 26/01/2000 34.40 “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, ésto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. “Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que ‘la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.’” (Ver, entre otras: Interpretaciones Prejudiciales Nos. 01-IP-87, G.O. No. 28 de 15 de febrero de 1987 marca “VOLVO”, 04-IP94 G.O. No. 189 de 15 de septiembre de 1995, marca “EDEN FOR MAN”; y 09-IP-94 G.O. No. 180 de 10 de mayo de 1995, marca “DIDA”).

Ya en cuanto al tipo de marcas involucradas en el presente caso, el Tribunal pasa a referirse a las, 5.2. Marcas denominativas Son las que utilizan un signo acústico o fonético y están formadas por varias letras que representan un conjunto pronunciable, que puede o no tener un significado conceptual. También se las conoce como marcas nominales o verbales.

Estas marcas se sub-agrupan en, por un lado, las marcas sugestivas, con una connotación conceptual que hace referencia a las cualidades o funciones del producto designado por la marca; y, por el otro, se encuentran las marcas arbitrarias que no manifiestan ninguna conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que van a identificar.

(Véase sentencia producida con motivo del caso 16-IP-98, de fecha 10 de setiembre de 1998, marca “SALTIN (etiqueta)”, publicada en G.O.A.C. Nº 398, del 22 de diciembre de 1998). GACETA OFICIAL 26/01/2000 5.3. Marcas mixtas protección del derecho marcario, en conexión a los bienes o servicios para los que ha sido registrada. Por lo tanto el titular de una marca no puede, en principio, solicitar el amparo legal si un tercero solicita o usa una marca semejante o igual destinada a distinguir artículos o servicios distintos”.11 Aparece del expediente que la marca registrada es de aquellas que se conocen como mixtas, las cuales están “compuestas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).” 8 En estas marcas el elemento denominativo es, como norma general, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico, así: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos”.9 5.4.

Principio de especialidad Por el principio de la especialidad, se entiende que es necesario para que exista confusión que ésta se concrete o limite a productos o servicios comprendidos en una misma clase; ésto significa que: “sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca ‘autónomos’ (pertenecientes a distintos titulares) siempre que cada una de estas marcas autónomas sea utilizada en relación con una clase o variedad diferente de productos o servicios”.10 Este principio, es aceptado por la legislación comunitaria, ya que en el artículo 83 literal a), la prohibición se refiere a signos que: “Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, ”.

(Subrayado de la presente sentencia). Por lo que se concluye, que sí pueden registrarse signos similares en la misma clase internacional, pero siempre que amparen productos o servicios diferentes y, siempre y cuando, no conduzcan al público a error.

6. EXAMEN PARA LA REGISTRABILIDAD DE UNA MARCA La Oficina Nacional Competente, por expresa disposición del artículo 96 de la Decisión 344, está obligada a realizar un examen para determinar la registrabilidad de un signo como marca. Obligación que no puede ser eludida bajo el pretexto de que no se haya presentado ninguna observación; ésto conforme a los criterios ya vertidos por El Tribunal en diferentes sentencias: “La disposición del artículo 96 impone la obligación a la oficina nacional competente de realizar el examen de registrabilidad de una solicitud marcaria, examen que debe proceder tanto en los casos en que se han presentado observaciones como en aquellos en los que ellas no existan.

La inexistencia de observaciones, por tanto no exime al administrador, de la exigencia de proceder al examen de registrabilidad, y, con este fundamento, a otorgar o denegar el registro de la marca, resolución debidamente motivada que será comunicada al interesado”.12 Por su parte Zuccherino manifiesta: “La regla de especialidad de la marca requiere que la misma confiera derechos sólo en relación a los bienes o servicios designados en la solicitud de registro.

El principio es claro: los derechos exclusivos que otorga una marca sólo se adquieren para invocar la 8 Proceso 10-IP-98, del 19 de agosto de 1998. Marca “Gorro Cocinero y Estrellas con banda (Etiqueta). 9 Proceso 4-IP-88, del 9 de diciembre de 1988, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Tomo 1 Pág. 171. 10 Carlos Fernández -Novoa.

“Fundamentos de Derecho de Marcas”. De. Montecorvo Pág. 279. de 1984. 35.40 11 12 Daniel Zuccherino, Ob. Cit Pág. 125. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Tomo V. Pág. 365 Proceso 22-IP-96, sentencia del 12 de marzo de 1997. Marca: “Expomujer”. GACETA OFICIAL De igual manera, en otra sentencia, ha expresado: 26/01/2000 veniente, oponerse a la misma, con fundamento en el derecho de defensa.

“La facultad que se confiere a la oficina nacional competente o al administrador para que proceda al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, a más de ser potestad, es una obligación que debe cumplirse antes de otorgar el registro marcario.

7. REGISTRO DE LA MARCA “No puede entenderse que el examen de fondo sólo se ha de practicar cuando no existan ‘observaciones’, ni que se haya de omitir en caso de existencia de éstas, cuando el fin y el objetivo de la norma es que sea la autoridad administrativa la que, con el examen de fondo, conceda o deniegue la marca”.13 Es de esta manera que el Legislador Comunitario Andino adoptó el sistema atributivo según el cual sólo se goza de los derechos inherentes a la marca cuando su titular la ha inscrito en el registro autorizado.

El derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere mediante su registro en la Oficina Nacional Competente, tal como lo dispone el artículo 102 de la Decisión 344. “Es a partir del registro entonces, que la legislación comunitaria otorga a su titular el derecho exclusivo de la misma, cuando se haya inscrito en la respectiva Oficina Nacional Competente, como lo establece el artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esta atribución que posee la Oficina Nacional Competente está dirigida a conocer, analizar y dictaminar si el signo se encuentra frente a una de las causales establecidas en la Decisión, que debe “corresponder a una conducta rigurosa y responsable del administrador, en la aplicación de las normas de carácter sustantivo, a fin de establecer si el signo está o no contenido en las prohibiciones legales.

A la contestación afirmativa, el signo no podrá ser registrado; en caso contrario sí lo será”.14 Finalmente, la administración deberá comunicar su decisión al interesado “mediante resolución debidamente motivada”, es decir explicando las razones, las circunstancias y motivos que llevaron a la administración a tomar la resolución en un determinado sentido.

Esta motivación debe ser veraz y satisfactoria, es decir que la misma no debe limitarse a dar una apariencia de mera formalidad, sino que con ella se logre preservar el principio de legalidad en la actuación de los órganos estatales, respetando de una forma adecuada los derechos de los particulares, al permitir que éste pueda conocer las razones que originaron la decisión y pueda en un momento dado y de creerlo con- 13 36.40 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Tomo V. Pág. 95-96 Proceso 27-IP-95, sentencia del 25 de octubre de 1996.

Marca “Exclusiva”. 14 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Tomo V. pág. 208. Proceso 33-IP-95, sentencia del 15 de noviembre de 1996. Marca: “Panpan Pan Pan”. “La esencia del derecho sobre la marca consiste en la potestad que se otorga a su titular de usarla en forma exclusiva y de evitar que otros la usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de este instituto legal”. 15 Con los antecedentes expuestos: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.

La acción de nulidad prevista por el artículo 113 de la Decisión 344, es la que por sus características tiene la naturaleza de una revisión judicial distinta del contencioso administrativo ordinario interno, imprescriptible por mandato de la norma comunitaria y que normalmente procede sólo contra los actos que hubieren agotado la vía gubernativa, salvo lo que en contrario disponga respecto de esta última característica la legislación interna, todo conforme al examen y decisión que al respecto realice y emita, 15 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad andina.

Tomo IV. Pág. 66 Proceso 10-IP-94, sentencia del 17 de marzo de 1995. GACETA OFICIAL respectivamente, el juez nacional, en proceso que ante él se debate. 2. Una vez más se ratifican los criterios sentados por este Tribunal, de que al funcionario administrativo competente le corresponde el examen de fondo de la registrabilidad del signo, háyanse formulado o no “observaciones” por parte de los interesados; y que dicho examen debe preceder necesariamente al otorgamiento o denegación del registro marcario. 3.

Un signo para poder ser registrado como marca, debe reunir los requisitos señalados en el artículo 81 de la Decisión 344, a saber: el ser perceptible, susceptible de representación gráfica y sobre todo lo suficientemente distintivo, es decir, que distinga los productos o servicios que identifica, sin que pueda producir confusión en el consumidor con los elaborados o prestados por otra persona, propietaria de una marca ya registrada. 4.

Al proscribir el riesgo de confusión dentro del registro marcario, el inciso a) del artículo 83 de la Decisión 344 trata de evitar el engaño que pueda producirse en el comercio y respecto del usuario sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades, o acerca de la aptitud de los productos o servicios de que se trate para el empleo al cual han sido destinados. 5.

La determinación del riesgo de confusión entre dos marcas es atribución del funcionario de la administración (Oficina Nacional Competente) o, en su caso, del Juez nacional competente conforme a la legislación nacional respectiva, según lo preceptuado en la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 344, quienes procederán al examen comparativo, teniendo en cuenta, con arreglo a su respectiva competencia administrativa y judicial, los parámetros indicados por la doctrina y la jurisprudencia ya señalados en la parte considerativa de esta providencia, dentro de los cuales se destaca para el caso sub judice, el examen sucesivo y de conjunto de las mismas. 6.

En consecuencia, al cotejar las marcas que se encuentran en conflicto en el presente 26/01/2000 37.40 caso, el juez nacional competente deberá tomar en cuenta, cuál de sus elementos -denominativo o gráfico- cobra mayor relevancia dentro del conjunto marcario, para luego deducir si entre ellos se presenta la suficiente identidad o similitud que pueda llevar a confusión al público consumidor respecto de la utilización de la marca “PIEDEMONTE (mixta)”. 7.

En el Sistema Comunitario Andino sólo el registro confiere los derechos inherentes a la marca, entre ellos la potestad que se otorga a su titular de usarla en forma exclusiva y de evitar que otros la usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de este instituto legal.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación de este Tribunal, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia, deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia en el Proceso Interno 5153. Notifíquese mediante copia certificada, a la nombrada Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia y remítase igualmente copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial.

Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 26/01/2000 38.40 GACETA OFICIAL 26/01/2000 39.40 GACETA OFICIAL 26/01/2000 40.40 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú