Año XVI - Número 551 Lima, 3 de abril del 2000 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 56-IP-99.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), b) y e), 102, 128, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Además, el Tribunal de oficio procede a interpretar el literal h) del artículo 82 de la misma Decisión. Marca “ORO SÓLIDO”. Expediente interno 5097. Actor: Harinera del Valle S.A. Proceso 23-IP-2000.- Interpretación Prejudicial del artículo 82, literales d) y e), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia.

Actor: ARISCO PRODUCTOS ALIMENTICIOS LTDA. Marca ARISCO TOMATO (mixta). PROCESO N° 56-IP-99 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), b) y e), 102, 128, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Además, el Tribunal de oficio procede a interpretar el literal h) del artículo 82 de la misma Decisión. Marca “ORO SÓLIDO”. Expediente interno 5097. Actor: Harinera del Valle S.A. Magistrado Ponente: Dr. Gualberto Dávalos García. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 1º de marzo del 2000 VISTOS: El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, recurre a este Órgano Comunitario para que efectúe la Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), b), e) y h) (sic), 102, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

La solicitud se plantea en virtud de que la Sociedad Harinera del Valle S.A, a través de su apoderado ha recurrido ante el organismo consultante para que éste, en el proceso interno No. 5097, declare la nulidad de la Resolución No. 324 de 16 de enero de 1997, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se declaran infundadas las observaciones que la mencionada sociedad formuló contra la solicitud de la marca “Oro Sólido”, de la Resolución No. 21797 de 22 de agosto de 1997, por la que la referida División, al resolver el recurso de reposición confirmó la primera Resolución y Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 03/04/2000 2.16 la número 1420 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la citada Resolución No. 324 de 1997, confirmándola. el registro de la marca ORO SÓLIDO, para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Guillermo Carvajal Zambrano. Los hechos relevantes constantes en la demanda son: 3.– Contra la Resolución anotada se presenta los recursos de reposición y subsidiario de apelación, en los cuales se señala que el signo ORO SÓLIDO es confundible con los signos HAZ DE OROS, AS DE OROS y DE OROS, por lo cual no se puede otorgar su registro para productos de la clase 30.

Sobre el recurso de reposición se pronunció el Jefe de la División de Signos Distintivos, confirmándola mediante Resolución No. 21797 de agosto 22 de 1997. En igual sentido se pronuncia el Superintendente Delegado para la propiedad industrial mediante Resolución No. 1420 de mayo 15 de 1998. 1.– El 27 de Diciembre de 1989 se presenta la solicitud de registro de la marca ORO SÓLIDO por parte de Guillermo Carvajal Zambrano, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 Internacional, la cual se tramitó bajo el expediente 92315144.

La sociedad Harinera del Valle S.A. presenta observaciones al registro de la marca con fundamento en ser titular de las marcas: HAZ DE OROS (certificado 87334, clase 30 vigente hasta 21-04-2001) AS DE OROS (certificado 166662, clase 30 vigente hasta 21-07-2004) AS DE OROS (certificado 166663, clase 35 vigente hasta 21-07-2004) AS DE OROS (certificado 164900, clase 29 vigente hasta 21-07-2004) Además dice ser prioritario solicitante de las siguientes marcas: HAZ DE OROS (expediente 92.292444, clase 29) HAZ DE OROS (expediente 92.292443, clase 30) AS DE OROS (expediente 92.347457, clase 31) DE OROS (expediente 92.291933, clase 29) Finalmente las siguientes enseñas comerciales: HAZ DE OROS (certificado 5863, actividad comercial y clase 29, 30, 31) DE OROS (certificado 5861, actividad comercial y clase 29, 30, 31) AS DE OROS (certificado 7298, actividad comercial y clase 29, 30, 31) 2.– La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 324 de 16 de enero de 1997, mediante la cual se declaró infundada la observación presentada por HARINERA DEL VALLE S.A. y se concedió 4.– Fundamenta su acción, en que el acto de la administración viola el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que la marca ORO SÓLIDO carece de fuerza distintiva para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional.

Señala que la marca en disputa carece de distintividad, ya que “Para que la marca que se pretende registrar sea considerada distintiva, debe cumplir ciertas condiciones; en primer lugar se requiere que no corresponda a un signo usual o genérico, para designar los productos o servicios que pretende identificar. Por otra parte, la marca debe ser especial, es decir debe tener un alto grado de originalidad para forzar la atención del público consumidor.

Finalmente, exige que la marca sea novedosa, es decir, que no se parezca a ninguna otra previamente registrada para identificar productos o servicios idénticos o de similar naturaleza, por tanto cuando la marca es confundible con otra u otras previamente registradas, carece del requisito de distintividad y en consecuencia no puede ser objeto de registro”. 5.– Además considera que se ha violado el artículo 83, literal a) de la misma Decisión, ya que las marcas HAZ DE OROS y AS DE OROS son nominativas, lo que “exige a la autoridad administrativa y/o judicial proteja a sus titulares contra terceros que reproduzcan el signo DE OROS, o cualquier sig- GACETA OFICIAL no confundiblemente semejante con el mismo, sólo o acompañado de otros elementos, para distinguir la misma clase de productos o productos o servicios de similar naturaleza”.

Señala que existe identidad visual, gráfica, ortográfica y auditiva que presentan los signos en conflicto. 6.– Se refiere al artículo 83 literal e), ya que la marca HAZ DE OROS “es la marca de harina de trigo de más alta recordación publicitaria entre el público consumidor”; que existe una gran difusión publicitaria de la marca; además menciona que la marca se encuentra registrada desde 1976 y ha sido usada ininterrumpidamente por la parte demandante.

Esto “lleva a concluir que la marca HAZ DE OROS, de acuerdo con los criterios señalados por la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es una marca notoriamente conocida, por lo cual la Superintendencia de industria y Comercio violó la disposición comunitaria señalada, al conceder el registro de la marca ORO SÓLIDO, que de acuerdo con lo dicho anteriormente es substancialmente similar a la marca notoria de mi mandante”.

(resaltado del original) 7.– Invoca además a los artículos 128 y 83 literal b) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena que hacen referencia al nombre comercial, los cuales también se encuentran protegidos por la legislación comunitaria, “tanto cuando no se encuentra depositado o registrado, como en el evento de encontrarse depositado o registrado”. 8.– Considera el actor en la demanda, que las Resoluciones impugnadas violan el artículo 102, ya que el Estado no ha protegido la titularidad que tiene sobre las marcas HAZ DE OROS, AS DE OROS y DE OROS. 9.– Finalmente se refiere al artículo 82 literal h) de la Decisión 344, afirmando que al existir similitud entre la marca en disputa ORO SÓLIDO y las marcas y enseñas comerciales propiedad del actor HAZ DE OROS, AS DE OROS y DE OROS, pueden generar confusión en el público consumidor de tal clase de productos “que es conocedor del prestigio, que en ámbito de la producción y comercialización de productos alimenticios ostenta la sociedad HARINERA DEL VA- 03/04/2000 3.16 LLE S.A. No cabe duda que dicho público consumidor creerá que es mi representada quien ofrece los productos distinguidos con la marca ORO SÓLIDO”.

(resaltado del original) Por su parte la administración, al contestar la demanda manifiesta: 1.- Que en las Resoluciones impugnadas no existe violación a las normas legales contenidas en la Constitución Nacional, el Código Contencioso Administrativo y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2.- Señala que del expediente 92-315.144 se demuestra que se ha cumplido con los requisitos de la Decisión 344. 3.- Sostiene que: “Habida cuenta de que se presentaron observaciones u oposiciones dentro del término establecido en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la oficina nacional competente como consecuencia de ello efectuó un estudio de fondo del escrito de oposición y sobre la confundibilidad de las marcas ‘ORO SÓLIDO’ (nominativa) solicitadas por el señor GUILLERMO CARVAJAL SAMBRANO (sic) y las marcas y enseñas comerciales fundamento de la oposición presentada por la SOCIEDAD HARINERA DEL VALLE S.A., concluyendo que la solicitud de registro de la marca ‘ORO SÓLIDO’ (nominativa) se ajustaba a las disposiciones legales vigentes en materia marcaria especialmente la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, concediéndose en consecuencia el registro marcario,, por cuanto es novedosa, visible y distintiva”.

Continúa la administración: “Como lo ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia y la doctrina son materia de registro como marcas de fábrica o de servicios, los signos que reúnan tres características que son: que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos; la esencia de toda marca es su naturaleza distintiva, su objetivo primordial es que identifique un producto o servicio y, que permita GACETA OFICIAL 03/04/2000 4.16 tanto a los consumidores como a los empresarios identificar los productos o servicios que se encuentran en el mercado”. contradictoria elaboración, aspecto que por no ser de su competencia, no entra a analizar, pero que se ve en la obligación de destacar.

Señala que entre los signos confrontados no existe confundibilidad que induzca al consumidor a engaño para escoger los productos, y finaliza: En la Resolución 1420 de 15 de mayo de 1998, se manifiesta: “Puede concluirse entonces que efectuado el estudio de confundibilidad por parte de la oficina nacional competente se concluyó acertadamente que entre la marca solicitada ORO SÓLIDO y las marcas registradas por la SOCIEDAD HARINERA DEL VALLE S.A., no existen semejanzas que induzcan al público consumidor a error por lo que no está comprendida dentro de la causal de irregistrabilidad comprendida dentro de la causal prevista en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.

(resaltado del original) “En el caso en estudio la impresión de conjunto despertada por las marcas en confrontación ORO SÓLIDO, HAZ DE OROS y DE ORO, examinadas de manera sucesiva y teniendo en cuenta más que las diferencias las semejanzas de los signos, no arroja confusión, por cuanto a pesar de compartir el término ORO, conceptual, fonética y ortográficamente, son completamente diferentes.

En consecuencia estas marcas pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor”.

CONSIDERANDO: 1.- COMPETENCIA DEL TRIBUNAL: Finalmente la Resolución No. 324, expedida por la División de Signos Distintivos el 16 de enero de 1997, se fundamenta en el siguiente considerando: “SEGUNDO: Que el estudio de confundibilidad implica comparar las marcas en su conjunto evitando el fraccionamiento de los signos que se comparan o el examinarlos en sus detalles.

En opinión de este Despacho entre la expresión que se pretende registrar como marca Nominativa ORO SÓLIDO (sic) y las marcas en que se basan las observaciones HAZ DE OROS, AS DE OROS, DE OROS y GOTA DE ORO (sic), a pesar de equiparar productos de la misma clase y relacionadas. No existen semejanzas que puedan inducir al público a error. Por consiguiente estas marcas no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el público consumidor.

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”. Esta fue confirmada por la Resolución No. 21797 de 22 de agosto de 1997. (Copia textual de la Resolución 324 del 16 de enero de 1997). Cabe aclarar que al Tribunal causa extrañeza el contenido de este último texto transcrito, de Que el Tribunal es competente para absolver la solicitud de interpretación prejudicial requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de conformidad con los artículos 32 y siguientes del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 2.- NORMAS QUE VAN A INTERPRETARSE: Que las normas del derecho comunitario que deben interpretarse son las siguientes: Decisión 344: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra”. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: GACETA OFICIAL 03/04/2000 5.16 “h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

(de oficio). bros del Acuerdo de Cartagena adquirieron desde la entrada en vigencia de la Decisión 311. Tales compromisos, de carácter nacional, no pueden ser invocados ni aplicados a los casos en que los particulares participan con intereses individuales. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: Los compromisos sobre los que versan los ya mencionados artículos 146 y 147 son obligaciones adquiridas por los Países cuyo cumplimiento estima este Tribunal que deberá concretarse en beneficio del fortalecimiento institucional de los órganos de protección de la propiedad industrial en la subregión “con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria”.

Sinembargo este punto no está siendo objeto de discusión en el presente caso. “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

“b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error; “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” “Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. “Artículo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro.

En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.” Los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 constituyen compromisos que los Países Miem- 3.- Concepto de Marca La marca es un signo que permite al industrial, al comerciante, o al agricultor distinguir los productos de su industria, comercio o explotación agrícola.

“La marca se identifica con el producto que distingue y desde luego cuanto mejor es la difusión y aceptación de este producto, mayor valor adquiere aquella para su titular. Simultáneamente la marca sirve para propender a esa difusión, que fácilmente es recordada por la clientela”. (Breuer Moreno citado por Alejandro Ponce Martínez, en “Bases de la Propiedad Intelectual”, Fundación Antonio Quevedo, pág.: 35) Jorge Otamendi, define a la marca como: “el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro La marca juega un papel preponderante, casi esencial en el proceso competitivo.

Sin embargo nada de esto cambia la naturaleza esencial de distinguir productos o servicios” (Derecho de Marcas, Ed. Abeledo Perrot, pág. 7), de esta definición obtenemos una de las funciones más importantes que cumple una marca, que es la distintiva, es decir la capacidad que tiene un signo de diferenciarse de otro y el poder ser identificado fácilmente por los consumidores sin que exista el peligro de que un consumidor adquiera un bien buscando adquirir otro.

GACETA OFICIAL “La definición de la marca va más allá de la mera denominación o nombre, en tanto es definida como el signo característico con que el industrial, comerciante o agricultor distingue sus productos. La marca, entonces, comprende toda una gama de signos posibles con virtualidad distintiva”. (Sentencia de la Sala II, 5-X- 1984 revista del Derecho Industrial, citada por Daniel Zuccherino en Marcas y Patentes en el Gatt, pág.: 78) 03/04/2000 6.16 ción de la marca se constituye de este modo en un dato que, por sí solo, afirma del objeto designado su pertenencia a una clase: la clase de objetos que llevan esa marca.

Es uno más entre ellos’ (Tratado de Derecho Industrial, Segunda Edición, Editorial Civitas, Madrid, 1993, p. 817)” (Proceso 26-IP-96, Marca: SEFRITA. Jurisprudencia de la Comunidad Andina, Tomo VI, pág.: 308) 4.- DISTINTIVIDAD Dentro de la Legislación comunitaria, el artículo 81 en su inciso segundo dispone que: “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra”.

En esta definición, resalta la función distintiva que debe cumplir todo signo para poder ser considerado como marca, ya que es gracias a esta función que le está permitido identificar a los productos o servicios de su titular frente a otros. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sobre el tema ha manifestado en el Proceso 26-IP-96: “Esta definición legal de la marca destaca como característica y como función primigenia la distintividad.

La marca tiene como función primordial la de identificar productos o servicios. En este sentido, la marca no está destinada exclusivamente a diferenciar los productos o servicios de una empresa con los de otra (indicación de la procedencia empresarial). La función distintiva de la marca va más allá de eso. En efecto, tal como comenta Baylos Corroza ‘No es suficiente a este respecto decir que la marca es un signo destinado a identificar productos o servicios de una empresa, para diferenciarlos de los de otras.

Como primera precisión hay que añadir que la marca realiza, no una identificación que podría calificarse de <numeral>. La marca señala al producto no como ese individuo concreto y determinado que es, sino como un ejemplar más, de la clase de productos que forman parte de todos los que vienen designados con la misma marca. La percep- Como ya señalamos en el numeral anterior, la función fundamental de la marca es la de la distintividad.

Esta función es la razón de ser de una marca, ya que con ella se facilita la libre circulación de mercaderías, porque el comerciante podrá vender libremente sus productos o servicios sin riesgo de ver mermadas de una forma injusta sus ganancias al existir la garantía de que su marca relacionada con ciertos bienes o servicios le pertenece en exclusividad y sobre todo lo más importante, se protege al consumidor ya que adquiere realmente lo que desea o necesita sin que pueda ser engañado por una marca similar a la que él buscaba.

Se ha señalado con acierto, que un signo que carezca de distintividad, no podrá ser registrado como marca, porque al ser confundible ocasiona problemas como los ya señalados para los consumidores y para los vendedores ocasiona que el legítimo titular de una marca pierda sus ganancias porque el consumidor adquirió un producto de su competidor que usa una marca similar, y un riesgo latente de perder definitivamente a su cliente si el producto adquirido por error es de mala calidad.

Zuccherino, acepta que esta es la función primordial de la marca ya que: “Carecería de sentido brindar protección a una marca si el signo de que se trata carece de la posibilidad de cumplir con su propósito de identificar mercaderías o servicios” y continúa el autor citando “La marca desempeña ‘una función preponderante en la sociedad, pues al distinguir determinados artículos o productos, constituye a la vez un instrumento de protección, no sólo para sus dueños sino también para los compradores, de modo tal que llega a ser, en cierta manera, la base de un acuerdo tácito GACETA OFICIAL de lealtad comercial entre industriales o comerciantes y consumidores. ‘ es también al mismo tiempo una garantía para el consumidor y para el fabricante; para el consumidor, que se asegura que le entreguen el producto que él quiere comprar; para el fabricante que encuentra así un medio de distinguirse de sus competidores y de afirmar el valor de sus productos.

Es la marca la que le da a la mercadería su individualidad; ella permite reconocerla entre miles de otras análogas o parecidas ’ ” (Ledesma Julio C. y Poullet Eugéne citados por Daniel Zuccherino en Marcas y Patentes en el Gatt. Ed. Abeledo Perrot. Pág. 80-81). 5.– RIESGO DE CONFUSIÓN La distintividad que tiene un signo, que como señalamos anteriormente, es la cualidad esencial de la marca desaparece al existir el riesgo de confusión con otro signo. El determinar la existencia del mismo es el trabajo más difícil y delicado que tiene que efectuar el juzgador.

La confusión puede presentarse en varios niveles, debiendo el juez nacional determinar si se presenta entre las marcas confrontadas, similitud fonética, ortográfica, semántica, conceptual o gráfica, y de esta forma establecer si existe o no el “riesgo de confusión” entre ellas. Este Tribunal comunitario, ha expresado criterios generales que pueden guiar de una manera correcta al juez nacional en la solución del caso en análisis.

Así, en el Proceso 10-IP-98 del 19 de agosto de 1998, marca: “Gorro Cocinero y Estrellas con Banda (Etiqueta)”), ha señalado: “El criterio que influya en la determinación del riesgo de confusión no puede depender o sujetarse a la sola apreciación personal o subjetiva del juez, que por su propio arbitrio llegue a concebir que entre dos marcas existe o no confusión. “El cotejo marcario para esos efectos se basa en un análisis pormenorizado de los campos en que las marcas pueden producir confusión como son el visual, el auditivo, el ideológico o conceptual, y fonético, analizando siempre los signos marcarios en su conjunto, sin apreciaciones parciales, ni resquebrajando o mutilando al signo 03/04/2000 7.16 marcario que en su conjunto forma una unidad de hecho para el ingreso al registro.

“La confusión gráfica o visual se produce por la simple observación del signo, que conduzca a esa conclusión por la identificación o similitud, ya sea de palabras, frases, dibujos, etiquetas “La confusión en el campo auditivo se produce cuando las palabras tienen una fonética similar. “La similitud ideológica que conlleva el riesgo de confusión, deriva del mismo contenido conceptual de las dos marcas o de la vocación que aquellas produzcan por medio del signo, aunque las palabras no sean las mismas o el signo no sea idéntico.

En uno u otro caso, en la mente del consumidor se reproduce la misma idea o concepto ”. Posteriormente en la misma sentencia el Tribunal señala varias reglas de gran utilidad que la autoridad nacional competente, funcionario o -como en el presente caso- juez contencioso administrativo debe tomar en cuenta, para la determinación de la confusión, decisión para la cual se deberá acudir al análisis, al tecnicismo, a la investigación y comparación de las marcas.

Para esto la jurisprudencia de este Tribunal, en la mencionada sentencia del Proceso 10-IP-98 ha manifestado: “1.- Reglas para el cotejo marcario “Como reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, el Tribunal ha venido en efecto acogiendo en reiterada jurisprudencia, los criterios expuestos por la doctrina (BREUER MORENO, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Edit.

Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.): “- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; “- Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; “- Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto; GACETA OFICIAL “- Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

“En relación con las cuales, este Tribunal ha distinguido: “ ‘La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “ ‘Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“ ‘En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. “ ‘Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que ‘la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.’” (Ver, entre otras: Interpretaciones Prejudiciales Nos. 01-IP-87, G.O. No. 28 de 15 de febrero de 1987 marca “VOLVO”, 04-IP-94 G.O. No. 189 de 15 de septiembre de 1995, marca “EDEN FOR MAN”; y 09-IP-94 G.O. No. 180 de 10 de mayo de 1995, marca “DIDA”).” 6.- MARCAS EN CONFLICTO Las marcas denominativas, llamadas también verbales o nominales, “son las que utilizan un signo acústico o fonético y que está formada por varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual” (Proceso 09-IP-94, Jurisprudencia de la Comunidad Andina, Tomo IV, pág.: 90).

Estos signos pueden ser las denominadas palabras de fantasía, es decir un vocablo que puede o no tener significado alguno como puede evocar alguna idea o concepto. 03/04/2000 8.16 Jorge Otamendi señala: “Puede decirse, también, que una marca de fantasía puede ser aquella constituida por una palabra con significado propio que ha sido elegida para distinguir un producto o servicio y, que es tal, por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna de sus características.

Así serían de fantasía ALBA y EL MONO para pinturas, ESTRELLA para algodón o ESTANCIERA para automóviles” (Derecho de Marcas, Ed. Abeledo Perrot, pág.: 31). Estas palabras, para poder ser registradas como marcas deben evitar que se produzca confusión con productos de la misma clase; además como señala Bertone: “Entendemos que un nombre no debe ser excluido de la registrabilidad por el sólo hecho de evocar características secundarias y no sustanciales del producto a designar.

“Con razón había afirmado la Cámara que ‘cuando las marcas tienen contenido vinculado a los productos, sólo son admisibles aquellas expresiones que no designan directamente la naturaleza del producto o el modo común de nombrarlas’ y más claramente aún, que ‘basta para que una marca sea registrable que la palabra o las palabras pedidas no constituyan la designación que forzosamente se ha de utilizar para distinguir el producto mismo’”.

(Derecho de Marcas, Tomo I, Luis Eduardo Bertone, pág.: 287. Ed. Heliasta S.R.L.) 7.– NOMBRE COMERCIAL Es cierto que no se pueden registrar signos que se presten a confusión con marcas ya registradas, pero también la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena señala que no pueden registrarse, aquellos que sean idénticos o similares a un nombre comercial ya protegido.

El nombre comercial es definido por Breuer Moreno, citado por Bertone, como: “aquel bajo el cual un comerciante -empleando la palabra en su sentido más amplio- ejerce los actos de su profesión; es aquel que utiliza para vincularse con su GACETA OFICIAL 03/04/2000 9.16 clientela para distinguirse así mismo en sus negocios o para distinguir su establecimiento comercial” (Derecho de Marcas, Tomo II.

Pág. 440) “El uso del nombre comercial es obligatorio; el de la marca, en principio es facultativo”. (Proceso 03-IP-98 del 11 de marzo de 1998, Marca: “Bella Mujer”) El nombre comercial, al igual que la marca, desempeña una función distintiva pero relacionada a un establecimiento comercial. Un signo que sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido, lleva el riesgo de que pueda inducir al público a error, con lo cual la marca no será lo suficientemente distintiva.

Este riesgo de confusión deberá ser establecido por la autoridad competente siguiendo los parámetros ya señalados anteriormente. Para concluir, la sentencia antes mencionada señala los requisitos que debe reunir un nombre comercial para que tenga plena validez, los cuales son: El nombre comercial será protegido, de conformidad al artículo 128 de la Decisión 344, sin necesidad de depósito o de registro, cuando la legislación interna “establezca un registro, caso en el cual, se aplicarán las normas de la Decisión 344 sobre registro de marcas en lo que fuera pertinente y las disposiciones que para tal efecto establezcan los preceptos internos”.

(“El Régimen Andino de la Propiedad Industrial”. Manuel Pachón. Ed. Gustavo Ibáñez. Pág.: 306) - LICITUD del signo, es decir que no esté constituido por signos prohibidos por la ley, ni ser contrario a la moral y a las buenas costumbres; “ ‘ni tampoco ser engañosos ni contradecir el principio de veracidad; ni implicar un riesgo de asociación, de confusión, o dilución con otros signos distintivos, ni atentar contra el derecho de terceros ‘ni implicar alguna práctica desleal o parasitaria’ (Aracama, obra citada, pág., 205”.

(Sentencia del Proceso 03-IP-98 ya mencionado anteriormente) La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al referirse al nombre comercial ha manifestado: “La diferencia con las marcas radica en el modo de adquisición y en cuanto a su extensión. Sobre el primer punto las marcas se obtienen por su registro (dentro del sistema atributivo), y en cuanto a las designaciones o nombre comercial se obtienen por su uso.

“ ‘Y sobre la extensión, las marcas ‘tienen un ámbito de protección en el país, en relación con las clases en que fue registrada, las designaciones tienen como ámbito de tutela el territorio en que tienen una influencia efectiva y en la clase de actividad respecto de la cual la designación haya sido utilizada’. (Bertone y Cabanellas, Editorial Heliasta SRL, 1989, pág, 442) “Mientras las marcas protegen productos y servicios, en cambio los nombres comerciales sólo la actividad mercantil, aunque un grupo de doctrinantes asimilan en cierta forma, al nombre comercial con la marca de servicios. - La DISTINTIVIDAD, es decir la capacidad distintiva propia del signo y no constituir o ser confundible con el nombre comercial, la marca u otro signo usado por otra persona o empresa.

Con todos los antecedentes expuestos: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. La marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro, por lo cual juega un papel preponderante, casi esencial en el proceso competitivo. De acuerdo a la legislación comunitaria se constituye como marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra, si no se encuentra incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 2.

De los requisitos exigidos por la Legislación Comunitaria, para que un signo sea registrable, debe reunir las condiciones de perceptibilidad, distintividad y representación gráfica, siendo la segunda la función GACETA OFICIAL 03/04/2000 esencial de una marca, ya que al distinguir determinados productos o servicios se convierte en un instrumento de protección, tanto para sus titulares como para los compradores, constituyéndose en la base de “un acuerdo tácito de lealtad comercial” entre industriales o comerciantes y consumidores.

Para el consumidor, porque le asegura la entrega del producto deseado y, al fabricante le permite diferenciarse de sus competidores. 10.16 Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia en el proceso interno. Notifíquese al nombrado Consejo de Estado de la República de Colombia mediante copia sellada y certificada, y remítase igualmente copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial.

Luis Henrique Farías Mata PRESIDENTE 3. En aplicación de los conceptos y pronunciamientos señalados, al juez nacional consultante le corresponderá, a fin de resolver la controversia presentada para la resolución del caso, analizar si el signo cuestionado como insuficientemente distintivo lo es en verdad respecto de las marcas propiedad del actor, o si, por el contrario, como la ha considerado la Administración concordante a lo largo del trámite administrativo, sigue siendo una denominación suficientemente distintiva, caso en el cual podría continuar en el mercado, tal como ha venido sucediendo.

Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo Secretario 4. No se podrá otorgar el registro de una marca similar o idéntica a nombres comerciales protegidos por la legislación comunitaria, ya que el signo correspondiente no sería distintivo y el consumidor correría el riesgo de engaño y confusión. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO 23-IP-2000 Interpretación prejudicial del artículo 82, literales d) y e), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia Actor: ARISCO PRODUCTOS ALIMENTICIOS LTDA. Marca ARISCO TOMATO (mixta).

Magistrado Ponente: GUILLERMO CHAHÍN LIZCANO EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los quince días del mes de marzo del dos mil, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Magistrada Olga Inés Navarrete Barrero, en oficio recibido en El Tribunal el 28 de febrero del 2000, dentro del expediente interno No. 5479.

GACETA OFICIAL V I S T O S: Que la consulta se tramita en cumplimiento de lo dispuesto por el Tratado de Creación del Tribunal y con observancia de lo señalado en el artículo 61 del Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto del 10 de marzo del 2000. 1.

ANTECEDENTES. 1.1. Las partes. Es demandante la sociedad ARISCO PRODUCTOS ALIMENTICIOS LTDA. frente a la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad que es demandada por haberle negado registro a su solicitud para la marca ARISCO TOMATO (mixta) destinada a distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la clasificación internacional de Niza. 1.2.

Actos demandados en el proceso interno. La demandante plantea ante el Consejo de Estado una acción de nulidad con restablecimiento del derecho, para lograr que previa la anulación de los actos demandados se ordene el registro de la marca objeto de la negativa proferida por la Administración. Los actos demandados son, las Resoluciones Nº 33528 de 11 de agosto de 1994, 23.035 de 31 de octubre de 1996 y 3964 de 30 de octubre de 1998 mediante las cuales la entidad demandada negó la solicitud de registro, resolvió el recurso de reposición y denegó el recurso de apelación, respectivamente. 1.3.

La demanda. Considera la sociedad demandante que la Superintendencia interpretó equivocadamente el artículo 82, literal d), de la Decisión 344 al estimar que el signo ARISCO TOMATO no es apropiable como marca al encajar en las previsiones de la referida norma, la cual prohibe el registro de expresiones que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o describir la especie, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse. 03/04/2000 11.16 Argumenta que el signo solicitado constituye un conjunto marcario que, dado su carácter distintivo ha sido registrado en varios países del mundo, entre los cuales se cuentan Bolivia y Ecuador, en donde se aplica la misma norma jurídica comunitaria.

Estima la actora que aunque la expresión TOMATO efectivamente describe una especie de productos, los tomates, lo que se está solicitando es el registro de un signo compuesto, conformado por la expresión ARISCO TOMATO, debiendo entenderse, por tanto, que el signo no es exclusivamente genérico pues consta además de otros elementos que le aportan distintividad y que lo hacen registrable.

Expone que el análisis de la Superintendencia parte de la base de fraccionar la marca en sus diferentes componentes, olvidando que la expresión solicitada en registro debe ser analizada en conjunto, como un todo. Finalmente critica la demandante la posición de la Superintendencia consistente en aplicar en sentido contrario las conclusiones de una sentencia del Tribunal Comunitario en la que, precisamente, se plantea la posibilidad de registrar como marcas signos que no sean exclusivamente genéricos o descriptivos. 1.4.

Contestación de la demanda. Contesta la demanda la Superintendencia de Industria y Comercio defendiendo la legalidad de los actos acusados y aduciendo que, efectuado el examen de la marca solicitada se concluyó que está incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 82 literal d) de la Decisión 344 y por lo tanto es irregistrable pues carece de distintividad.

En efecto, expone, la expresión TOMATO constituye una designación común o usual de los productos que pretende distinguir y dice que de registrarse se estaría privando a los competidores del titular de usar el único signo conocido para designar dicho producto.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal es competente para interpretar las normas objeto de la consulta porque ellas hacen parte del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena y porque así lo dispone el artículo 32 del Tratado de su creación. GACETA OFICIAL

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. El Tribunal interpretará, según lo solicitado, el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 y añadirá, para interpretarlo de oficio por estimarlo pertinente para la resolución del caso, el literal e) del mismo artículo. Los textos legales rezan: Artículo 82. “No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) “d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;” “e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate; 4.

CONSIDERACIONES. Como quiera que la negativa para el otorgamiento del registro en el presente caso se motiva en la consideración de que el signo solicitado es de los llamados descriptivos o genéricos, El Tribunal enfocará su interpretación sobre este particular aspecto de la norma cuya interpretación se consulta. 03/04/2000 12.16 cuando se refieren precisamente a la cualidad que necesaria, usual o comúnmente se predica del producto de que se trate o cuando simplemente se limitan a nombrar el producto con su denominación propia o común. Además, el no registro se justifica, también, en la medida en que estos signos, al servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, verán disminuida su capacidad distintiva y se convertirán en signos débiles que, por ser pasibles de utilización en diversos productos, afectan la capacidad de sus titulares para oponerse a otros signos que se asimilan a aquéllos.

Observa, sin embargo, El Tribunal, que la expresión “exclusivamente” contenida en las dos normas interpretadas, tiene significación jurídica y debe ser apreciada por el Juez en el momento de su aplicación, máxime que por tratarse de una disposición limitativa debe interpretarse restrictivamente. En efecto, debe entenderse que sólo son irregistrables aquéllos signos que consistan “exclusivamente” en expresiones genéricas o descriptivas y que, por el contrario, podrían ser objeto de registro las expresiones compuestas por elementos genéricos y no genéricos o descriptivos y no descriptivos, siempre y cuando que los elementos no descriptivos o no genéricos del conjunto le aporten suficiente distintividad al signo, circunstancia de hecho ésta que, por supuesto, deberá ser apreciada por el juez.

Cuando el artículo 82 en sus literales d) y e) establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos comprende tanto los que designan la calidad, la especie, la cantidad o características usuales del producto que distinguen como los que comúnmente sirven para designar o nombrar tales productos. Lo anterior da base para señalar que el juez nacional consultante, a fin de resolver la controversia que se le plantea deberá analizar si el signo cuestionado como descriptivo, lo es en verdad, caso en el cual no sería registrable o si, como alega la demandante, se trata de un signo compuesto por diversos elementos (uno descriptivo y otro no descriptivo) que le otorgan distintividad suficiente, evento en el cual podría proceder el registro.

De todas formas no debe olvidar el juez consultante que entre las reglas para la comparación de marcas tiene singular importancia la que establece que los signos deben apreciarse y analizarse en conjunto, lo cual significa que está vedado dividir las palabras o fraccionarlas para hacer análisis parciales. Tales signos no son registrables porque comportan el riesgo de la denominación descriptiva El Tribunal se ha ocupado en diversas sentencias de interpretar el artículo 82, literales d) y Irregistrabilidad de signos genéricos o descriptivos.

GACETA OFICIAL 03/04/2000 e), destacando el significado de las expresiones descriptivas, genéricas o evocativas para precisar las circunstancias en que ellas determinan que un signo solicitado se considere registrable o irregistrable1. En una de ellas, en que se discutía sobre la registrabilidad de la marca “MARGARINA EXCLUSIVA” (etiqueta), afirmó: “ El añadido de la indicación del producto de que se trate, en este caso “margarina”, y la aptitud o destino esto es, “para repostería y pastelería”, no impide su uso en la marca, por referirse al producto que verdaderamente es, es decir, no rodea la sombra del engaño al público respecto a su calidad ni aptitud para el consumo, pues el consumidor medio entenderá que al adquirir margarina EXCLUSIVA, lo está adquiriendo ese producto y para el uso o aptitud que él está dedicado, y por el contrario no entenderá que con el producto margarina está adquiriendo pan o arroz que se encuentran especificados en la categoría 30 internacional, así como tampoco podrá entender que el productos margarina servirá para elaborar café o té o tapioca, pero si es un producto que puede ser utilizado en la elaboración de pan, pastelería o en la confitería en general ”.2 este tipo de marca -indica la doctrina- siempre habrá de encontrarse un elemento principal o característico y un elemento accesorio o secundario, según predominen a primera vista los signos gráficos o acústicos”.

“En el presente caso hay que tener en cuenta el elemento denominativo que si bien es de tipo genérico forma parte de una marca de tipo mixto, por lo que según la doctrina marcaria debe tenerse en cuenta la totalidad de los elementos integrantes o sea la unidad gráfica y fonética de la misma. (Proceso 14IP-95, G.O. Nº. 230 de 16 de octubre de 1996)”. 3 Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: Primero: No son registrables como marcas los signos que consistan exclusivamente en expresiones que se refieren precisamente a la cualidad que necesaria, usual o comúnmente es aplicable al producto de que se trate o que se confunden con el nombre que usualmente lo designa.

Segundo: Pueden, en cambio, ser objeto de registro como marca los signos que incorporan junto a la expresión descriptiva o genérica, elementos de fantasía, que otorguen distintividad suficiente al conjunto. En otra de ellas expresó lo siguiente: “Para determinar si en verdad existe este elemento distintivo se debe recordar que la marca C.A.S.A. es mixta, la cual se ha definido como la “que está constituida por un elemento denominativo (una o varias palabras) y por un elemento gráfico (una o varias imágenes), o sea que es una combinación o conjunto de signos acústicos y visuales.

En 1 2 Sobre el tema pueden consultarse entre muchos otros, los siguientes pronunciamientos: Proceso 6-IP-2000 Marca NUTRISAL, sentencia de 9-II-2000 (sin publicar); Proceso 7-IP-2000, Marca NUTRASAL, sentencia del 16-II-2000 (sin publicar); Proceso 20-IP-99, Marca SUMMER JUICE, sentencia de 20-X-99, G.O.A.C. 508 de 15-XI-99; Proceso 33-IP-98, Marca GLICOLIK, sentencia de 7-XI-98 en G.O.A.C. 416 de 15-III-99;

Proceso 26-IP-98, Marca CASA, sentencia de 11-XI-98, en G.O.A.C. 410 de 24-II-99; Proceso 16-IP-98, Marca SALTIN, sentencia de 20-IX-98 en G.O.A.C. 398 de 22-XII-98 y Proceso 12-IP-96, Marca MARGARINA EXCLUSIVA, sentencia de 7-IV-97 en G.O.A.C. 265 de 16-V-97. Proceso 12-IP-96, Marca MARGARINA EXCLUSIVA, sentencia de 7-IV-97, en G.O.A.C. 265 de 16-V-97. 13.16 El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso interno Nº 5479, de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

Notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia mediante copia certificada. Remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial. 3 Proceso 26-IP-98, Marca CASA (mixta), sentencia de 11-XI-98, en G.O.A.C. 410 de 24-II-99. GACETA OFICIAL Luis Henrique Farías Mata PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO 03/04/2000 14.16 Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 03/04/2000 15.16 GACETA OFICIAL 03/04/2000 16.16 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú