Año XVI - Número 555 Lima, 17 de abril del 2000 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 5-IP-2000.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 96, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Además, el Tribunal procede de oficio a interpretar los literales e) y d) del artículo 83 de la mencionada Decisión. Marca “LORD PARK”. Expediente interno 4043. Actor: Internacional de Licores Ltda. Proceso 2-IP-2000.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 89, 93, 104, 105, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (interpretación de oficio del literal d) del artículo 83 de la misma Decisión), solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno No. 3922 promovido por la Sociedad CERVECERIA BACKUS & JOHNSTON S.A. Marca: CRYSTAL (NOMINATIVA) 8 PROCESO N° 5-IP-2000 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) 96, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Además, el Tribunal procede de oficio a interpretar los literales e) y d) del artículo 83 de la mencionada Decisión. Marca “LORD PARK”. Expediente interno 4043. Actor: Internacional de Licores Ltda. Magistrado Ponente: Dr. Gualberto Dávalos García TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA artículos 81, 83 literal a), 96, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Quito, 3 de marzo del 2000 VISTOS: El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, recurre a este Órgano Comunitario para que efectúe la Interpretación Prejudicial de los La solicitud se plantea en virtud del Proceso instaurado por la sociedad INTERNACIONAL DE LICORES LTDA. a través de apoderado y se pretende obtener la nulidad de las Resoluciones Nºs. 17550 de 27 de septiembre de 1995 y 9672 de 27 de marzo de 1996, con las cuales se niega el registro de la marca LORD PARK.

Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL En la demanda la actora señala que el 17 de octubre de 1984 solicitó ante la División de Propiedad Industrial, el registro de la marca LORD PARK, para distinguir productos de la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. Se presentaron oposiciones por parte de la Sociedad Macdonald Greenless Limited, basándose en el hecho de ser titular de la marca OLD PARR, para distinguir productos de la mis-ma clase, oposición que fue aceptada por la División de Signos Distintivos, impidiéndose en la mencionada Resolución la facultad “para cambiar el signo ni para ampliar los productos o servicios principalmente especificados”, en virtud de lo dispuesto en el artículo 89 de la Decisión 344.

Señala además en la demanda, que la sociedad UNITED DESTILLERS P.L.C. TRADING AS MACDONALD GREENLESS, sólo es titular de la marca OLD PARR a partir del 25 de enero de 1995, y en virtud de que no existía registrada ni en trámite de registro ninguna marca confundiblemente similar, jurídicamente procede el registro de la marca. Presenta recurso de reposición, el cual fue decidido por la administración a través de Resolución No. 9672 de marzo de 1996, que ratifica la anterior Resolución. Como fundamentos de su acción, señalan que se han violado los artículos 81, 83 literal a), 96, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con los artículos 58 de la Constitución y 3 del Código Contencioso Administrativo.

Por su parte la Administración en su contestación, expresa que la Resolución No. 17550 de 27 de septiembre de 1995, no ha incurrido en ninguna violación de las normas legales, ya que “las causales de irregistrabilidad son normas de orden público de obligatorio cumplimiento a cuyo acatamiento no puede sustraerse la Oficina Nacional Competente”, y continúa “Por ello, puede afirmarse inequívocamente que los fundamentos legales tenidos en cuenta en la Resolución No. 17550 del 27 de septiembre de 1995 expedida por la División de Signos Distintivos son legales y válidos y por lo tanto, se ajusta a pleno derecho y no violenta disposiciones legales superiores ni en materia marcaria”.

La sociedad UNITED DESTILLERS P.L.C. TRADING As Macdonald Greenless como tercero coadyuvante, fundamenta su contestación, expresando que la Resolución impugna- 17/04/2000 2.16 da cum-ple con lo prescrito por el artículo 81 de la Decisión 344, ya que la marca OLD PARR, de registro No. 42.567 se encuentra vigente y que es anterior a la presentada por el demandante; esta marca también es notoriamente conocida a nivel mundial lo que hace irregistrable la marca nominativa LORD PARK, por carecer de suficiente fuerza distintiva.

No se ha violado el artículo 83 literal a) del mismo cuerpo normativo, toda vez que la marca solicitada es irregistrable, “por cuanto es confundiblemente similar con la marca nominativa OLD PARR, registro No. 42.567 previamente registrada”; esta marca es confundible con la marca notoria nominativa OLD PARR. (Folio 74) No se ha transgredido el artículo 96, “Por el contrario, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cumplió con lo allí prescrito al hacer el estudio de registrabilidad de la marca nominativa LORD PARK y negar su registro por ser confundible con marcas ya existentes, como lo es la marca nominativa OLD PARR ”.

Por su parte la resolución 17550 de septiembre 27 de 1995, por la que se decide una oposición y se niega un registro se fundamenta: “CUARTO: Que el estudio de confundibilidad implica el comparar las marcas en su conjunto, evitando el fraccionamiento de los signos que se comparan o el examinarlos en sus detalles. En opinión de este despacho entre la marca que se pretende registrar LORD PARK y la marca que le sirve de fundamento al opositor OLD PARR, existe semejanza literal y fonética, que podría inducir a error al consumidor y en consecuencia estas marcas NO pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el público.

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”. El Jefe de la División de Signos Distintivos, a través de la resolución 9672 de 27 de marzo, confirma la resolución anterior considerando que: “En el caso en estudio, de acuerdo con los anteriores parámetros, se encuentra que la impresión de conjunto despertada por las GACETA OFICIAL marcas en confrontación, “LORD PARK” y “OLD PARR”, examinadas de manera sucesiva y teniendo en cuenta más que las diferencias las semejanzas de los signos, arroja confusión, de tal manera que se encuentra que entre las expresiones en estudio existe similitud fonética y gráfica que conlleva a confusión y dificultad de identificación por parte del consumidor si coexistieran en el mercado”.

Cabe aclarar que de los documentos aparejados a la presente solicitud de interpretación, existe la petición de “que se declare la nulidad del acto administrativo presunto, mediante la cual se decide, en forma negativa (según el Art. 60 del C.C.A.), el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución” 17550.

CONSIDERANDO: 1.- COMPETENCIA DEL TRIBUNAL: Que el Tribunal es competente para absolver la solicitud de interpretación prejudicial, requerida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia de conformidad con los artículos 32 y siguientes del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 2.- NORMAS QUE VAN A INTERPRETARSE: Que las normas del derecho comunitario que deben interpretarse son las siguientes: Decisión 344: “Artículo 81. - Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimen- 17/04/2000 3.16 tos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

“d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. “Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”;

“Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93 sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.” 3.- INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 146 Y 147 DE LA DECISIÓN 344.

Como ya se ha señalado en repetidas ocasiones por este Órgano Comunitario, los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 hacen referencia GACETA OFICIAL a compromisos de los Países Miembros de la Comunidad Andina, que fueron adquiridos desde la entrada en vigencia de la Decisión 311. Estos compromisos, de carácter nacional, no pueden ser invocados ni aplicados a los casos en que los particulares participan con intereses individuales.

Los compromisos sobre los que versan los ya mencionados artículos 146 y 147 son obligaciones adquiridas por los Países cuyo cumplimiento estima este Tribunal que deberá concretarse en beneficio del fortalecimiento institucional de los órganos de protección de la propiedad industrial en la subregión “con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria”.

Sinembargo este punto no está siendo objeto de discusión en el presente caso. 4.- REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS La marca se ha definido como un signo que permite al industrial, al comerciante, o al agricultor distinguir los productos de su industria, comercio o explotación agrícola; esta definición es acogida por el Derecho Comunitario, y es así que en el artículo 81 de la Decisión 344 señala que “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra”.

Un signo, para poder ser registrado como marca, debe cumplir con los requisitos que señala la misma Decisión 344 de la Comisión del Acuer-do de Cartagena, es decir, debe ser distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica. Que un signo sea distintivo, implica que sea capaz de diferenciar los productos o servicios comercializados por su titular, o por los producidos o comercializados por otro.

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al explicar este elemento ha señalado: “La distintividad del signo se proyecta hacia dos campos: a que el signo no sea idéntico con otro y también a que entre los productos y servicios no haya identidad o semejanza, todo ello para defender el interés general del consumidor sobre el interés particu- 17/04/2000 4.16 lar, que es lo que la marca protege a fin de evitar el riesgo de confusión entre productos y signos”.

(Proceso 27-IP-96, Marca: MANÍA. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo VI, pág.: 326). El segundo requisito es la perceptibilidad, es decir la facultad que tiene un signo de ser captado, apreciado o distinguido por cualquiera de los sentidos. Este requisito se constituye en la única forma o manera para que el sujeto conozca la marca.

Finalmente, la norma comunitaria exige que el signo sea capaz de ser susceptible de representación gráfica,: “que es una ‘descripción que permite formarse una idea del signo, objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados’ (Marco Matías Alemán, “Marcas” Top Management, Bogotá, pág. 77), por lo que este requisito hace relación a la materialización o factibilidad externa para el registro, esto es la publicación y el archivo”.

(Proceso 27-IP-95, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo V, Pág.: 90) La importancia de los requisitos del artículo 81 ha sido enfatizada en reiterada jurisprudencia de este Tribunal; es así que un signo sólo puede ser registrado como marca cuando se cumple a cabalidad con estos requisitos. Pero aún cuando un signo reúna estas características no debe hallarse en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 del mismo cuerpo normativo. 5.- IDENTIDAD O SEMEJANZA DE MARCAS La función esencial de la marca, como se señaló anteriormente, es la de identificar o distinguir productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza que pertenezcan a otra persona o empresa.

Cuando esta función no puede ser cumplida, por ser ese signo idéntico o similar a una marca registrada o solicitada su registro con anterioridad, existe el riesgo de inducir al público a error y tal como señala el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del GACETA OFICIAL Acuerdo de Cartagena, no se podrá otorgar el registro para ese nuevo signo. Por la complejidad que implica para el juzgador el determinar la existencia de ese riesgo, este Tribunal ha establecido los siguientes criterios generales que orientan al juez nacional al aplicar las normas comunitarias estableciendo al respecto: “Con este propósito ha decantado cuatro reglas básicas que se estiman de utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos; así: “a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio;

“b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación marcaria debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada; “c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto.

Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia; y, “d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, 17/04/2000 5.16 más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.” (Proceso 42-IP-99, Sentencia del 8 de octubre de 1999, Marca: “OLD PARR”) 5.1 NOTORIEDAD DE LAS MARCAS La confusión entre dos marcas, se puede presentar, no sólo en marcas ordinarias, sino en las denominadas marcas notorias; es así que en el artículo 83 literal e), se expresa la prohibición de registrar un signo que: “Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro”.

Un signo para que sea considerado como una marca notoria, debe gozar de una gran difusión, la cual le permite ser conocida por los consumidores de los productos a los que se aplica la marca. El profesor Arean Lalín ha expresado, sobre marca notoria,: “la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada y eventualmente figura registrada”.

Por su parte Ricardo Metke, expresa que es “conocida por un sector mayoritario o representativo del mercado relevante del producto o servicio de que se trate en virtud de uso y constante” (citas tomadas por este Tribunal dentro del Proceso 20-IP-97 de 13 de febrero de 1998, Marca: “Manuelita” vs “Manolita”). Son varios elementos, los que concurren para que una marca sea considerada como notoria y entre ellos se distinguen la difusión que le permite ser conocida en un determinado grupo de consumidores,: “su uso intenso en relación con una determinada calidad de productos y, en no pocas veces, su exclusividad.

En una marca para que se considere notoria pueden presentar- GACETA OFICIAL se uno o varios de estos elementos, en menor o mayor grado, y ello determina que obtenga un rango jurídico especial con respecto a las marcas que no lo son.” (Proceso 42-IP-99, Sentencia del 8 de octubre de 1999, Marca: “OLD PARR”). Es una exigencia necesaria, para que exista esta protección especial, que la marca sea conocida, no siendo necesario su registro en el país donde surge la controversia (basta que esté inscrita en otro u otros países) o que se la esté usando.

La exigencia de la norma comunitaria se limita a que sea conocida, situación que puede derivarse del uso continuo o sistemático o la difusión publicitaria. La condición de notoria de una marca, debe ser probada por la persona que argumenta esta condición, ya que sólo de esta forma podrá merecer los derechos que le otorga a estos signos la norma comunitaria.

Con referencia a este aspecto, en sentencia dentro del proceso Nº 17-IP-96, pág. 281 de la Jurisprudencia Tomo V, el Tribunal dice: “Por regla general, en principio y antes de analizar el aspecto de las marcas notorias, el signo primeramente solicitado o registrado adquiere prioridad marcaria ante un signo requerido para registro con posterioridad, en base al principio “primero en el tiempo primero en derecho”. 6.- PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES 6.1.- Prioridad Dentro del expediente en análisis, se hace necesario el referirnos al principio de prioridad que se ha reconocida a través del principio “prior tempore, prior iure”.

La prioridad, definida como la “Anterioridad en el tiempo o en el orden de una persona o cosa con respecto a otra/ Precedencia/ Antelación/ Privilegio/ Prelación/ Preferencia/” (Diccionario Jurídico Elemental, Guiller-mo Cabanellas, Pág. 320, Ed. Heliasta, 1998.), que según el artículo 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se refiere a que sólo puede presentar observaciones quien sea el titu- 17/04/2000 6.16 lar de la marca o quien presentó en primer lugar la solicitud de registro en cualquiera de los países miembros.

Esta solicitud le da una prelación a quien primero presente la solicitud de registro de la marca, no pudiendo otorgársele a otro que presente con posterioridad la solicitud de registro para productos iguales o similares donde exista el riesgo de confusión para el público consumidor. Este derecho de prioridad sólo se produce cuando la Oficina Nacional Competente ha admitido la solicitud la cual ha cumplido con todos los requisitos del artículo 87, es decir se ha identificado al peticionario, se ha descrito clara y completamente la marca, se ha indicado los productos o servicios para los que se solicita la marca y el comprobante de haber pagado la tasa de presentación establecida.

En caso de que exista ausencia de alguno de los requisitos, se estará a lo señalado en el último inciso del mismo artículo, es decir, que la solicitud sea considerada como no admitida a trámite. 6.2.- OBSERVACIONES La Administración, está obligada a efectuar un análisis de las observaciones presentadas y determinar si éstas son fundadas o no, debiendo en su caso negarse el registro o aceptarlo a través de un pronunciamiento debidamente motivado.

Este examen de registrabilidad debe ser efectuado por la Oficina Nacional Competente que comprende el análisis de todas las exigencias de la Decisión 344 lo que implica que el signo para ser registrado debe reunir los requisitos señalados en el artículo 81 y no incurrir en ninguna de las prohibiciones de los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. Estos criterios constarán necesariamente en el propio texto de la Resolución en la cual se califica la semejanza o no entre los signos en conflicto, lo que da como resultado la concesión o denegación del registro.

Esta motivación debe ser el resultado de un análisis técnico y detenido de los hechos que expliquen la razón de su deci- GACETA OFICIAL sión. Como se ha manifestado en anteriores oportunidades,: “el funcionario no goza de absoluta discrecionalidad en la adopción de su criterio, puesto que debe adoptar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido, a las que se hizo referencia en esta misma providencia. La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo, dependerá en cada caso de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto.

Este parámetro se halla ordenado en el artículo 95 de la Decisión 344, al exigir que ‘ la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada’” (Proceso 42-IP-99, ya mencionado anteriormente). Con todos los antecedentes expuestos: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.

Se constituye en marca todo signo que sea distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica, que además no incurra en alguna de las prohibiciones de los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 2. Un signo en el cual exista riesgo de confusión, no podrá ser registrado como marca. Este riesgo debe ser valorado por Juez Nacional competente sujetándose a las reglas de comparación señaladas en la presente sentencia. 3.

Al analizar el mencionado riesgo de confusión, deberá el juez nacional determinar quién es el titular de este derecho, lo que implica respetar el registro ya existente o de ser el caso el derecho de prioridad sobre la marca de que se trate, si ha sido este reivindicado. 4. Al expedir una resolución por parte de la Administración, debe hacerlo sobre la base de criterios que necesariamente constarán en la motivación del mismo.

En este acto 17/04/2000 7.16 deberá calificar la semejanza o no entre los signos en conflicto, y según esto el conceder o denegar el registro. La motivación debe ser el resultado de un análisis técni-co y detenido de los hechos que expliquen la razón de su decisión. 5. La protección a la marca notoria, reconoce al titular de la misma otros derechos que no poseen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surge de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que han dado lugar a la presencia de esa característica especial.

Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de una nueva marca, la prueba de tal notoriedad corresponde a quien la alega, quien dispondrá, para ese objeto, de los medios procesales que la legislación interna haya previsto. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, deberá adoptar la presente interpretación al dic-tar la sentencia en el Proceso interno. Notifíquese al nombrado Consejo de Estado de la República de Colombia mediante copia sellada y certificada, y remítase igualmente copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial.

Luis Henrique Farías Mata PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo Secretario TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Dr. Eduardo Almeida Jaramillo GACETA OFICIAL 17/04/2000 8.16 PROCESO 2-IP-2000 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 89, 93, 104, 105, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, (interpretación de oficio del literal d) del artículo 83 de la misma Decisión), solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno No. 3922 promovido por la Sociedad CERVECERIA BACKUS & JOHNSTON S.A. Marca: CRYSTAL (NOMINATIVA).

Magistrado Ponente: Dr. Rubén Herdoíza Mera EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 24 días del mes de marzo del año dos mil, en la solicitud de interpretación prejudicial fechada el 5 de marzo de 1999 y recibida por el Tribunal el 17 de enero del año 2000, formulada por el Doctor Juan Alberto Polo Figueroa, Consejero de Estado de la República de Colombia, dentro del Proceso Interno No. 3922, promovido por la Sociedad CERVECERIA BACKUS & JOHNSTON S.A. VISTOS: Que la consulta se tramita con observancia plena de lo dispuesto en el articulo 61 del Estatuto del Tribunal, y con fundamento en: 1.

ANTECEDENTES: 1.1 La acción y las pretensiones. El proceso interno versa sobre una acción de nulidad con restablecimiento del derecho formulada por la Sociedad antes mencionada, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo colombiano. Con ella se pretende la nulidad del acto administrativo por medio del cual se concedió registro para la marca CRYSTAL (NOMINATIVA), en favor de GASEOSAS POSADA TOBON S.A. 1.2 El acto administrativo demandado.

Se trata de la Resolución 21.398, de 27 de noviembre de 1995, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante la cual se concedió el regis-tro de la marca CRYSTAL. 1.3 Los hechos considerados relevantes. Del escrito presentado por el Juez Consultante, como de la demanda y del memorial en que ella es contestada, el Tribunal relieva los siguientes aspectos: 1.3.1 De la demanda.

La presenta la Sociedad CERVECERIA BACKUS & JOHNSTON S.A. en contra de la Nación colombiana, representada por la Superintendencia de Industria y Comercio, la qué a través de la División de Signos Distintivos dictó la Resolución No. 21.398, de 27 de noviembre de 1995, por la cual declaró infundada la observación presentada por la mencionada firma, y dispuso el registro de la marca CRYSTAL en favor de GASEOSAS POSADA TOBON S.A. Solicita la actora que, a título de restablecimiento del derecho, “Se declare fundada la demanda de observaciones formulada por la sociedad CERVECERIA BACKUS & JOHNSTON S.A. y se niegue el registro de la marca CRYSTAL (NOMINATIVA) para distinguir cervezas, bebidas amargas no alcohólicas, ajenjo, jarabes no alcohólicos, bebidas no medicinales, aperitivos no alcohólicos, comprendidos en la clase 32 del articulo 2o. del decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza;

“Se ordene la cancelación del certificado de registro de la marca CRYSTAL (NOMINATIVA) en relación con los productos mencionados; “Se ordene comunicar a la Superintendencia de Industria y Comercio la sentencia y se expida copia para su publicación en la Ga- GACETA OFICIAL ceta de Propiedad Industrial.” En resumen sostiene la demandante que: “ la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones contenidas en la Decisión 344 sobre registro de marcas, inobservancia que conduce a no salvaguardar los derechos que le asisten a la sociedad CERVECERIA BACKUS & JOHNSTON S.A.; además la administración no adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran la citada Decisión ni se abstuvo debiendo de hacerlo, de expedir la resolución denegatoria de la solicitud de registro de la marca.” 1.3.2 De la contestación de demanda.

La demandada Superintendencia de Industria y Comercio, así como la Sociedad Gaseosas Posada Tobon S.A. actualmente dueña del registro de la marca cuya nulidad se solicita, da contestación a la demanda en dos escritos dedicados a argumentar y defender la legalidad de los actos acusados y el derecho que tenía la segunda, de obtener el registro en cuestión, alegando la calidad de marca “NOTORIAMENTE CONOCIDA” que la expresión CRISTAL tiene en Colombia, desde 1939 cuando se le otorgó registro para distinguir productos de la clase 23 del Decreto 1707 de 1931 vigente en ese tiempo. 17/04/2000 9.16 Justicia de dicho Acuerdo.

Debe excluirse no obstante de esta interpretación, las disposiciones internas colombianas aludidas respecto de las cuales este Tribunal comunitario carece de competencia para pronunciarse. En relación con la interpretación de los artículos 89, 146 y 147 de la Decisión 344 y con el artículo 5° (hoy 4°) del Tratado de Creación del Tribunal, este Organismo en reiteradas ocasiones ha expuesto las razones por las que esta interpretación no es pertinente, relativas en términos generales a que: “ estima improcedente la interpretación de los artículos 146 y 147 de la Decisión 344, pues ellos establecen compromisos a nivel de Estado por lo que no son de aplicación en los casos de intereses particulares.

Asimismo, el artículo 5º del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia que establece la obligación fundamental de asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena no puede considerarse violado por resoluciones dictadas por la Administración Nacional dentro de su competencia normal y en aplicación de los procedimientos comunitarios, ya sean aprobatorias o denegatorias de una solicitud de registro.”, conceptos concretados en varias de sus sentencias.

(Proceso 42-IP-99, G.O.A.C. 504 del 9-XI-99; Proceso 36-IP-99, G.O.A.C. 504 del 9-XI-99, Proceso 17-IP-99, G.O.A.C. 461 del 22-VII-99; Proceso 2-IP-99, G.O.A.C. 461 del 22-VII-99; Proceso 43-IP-98 G.O.A.C. 455 del 2-VII-99; Proceso 34-IP-98 G.O.A.C. 419 del 17-III-99, etc.)

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL De acuerdo con la competencia asignada a este Tribunal por el Tratado de su Creación, le corresponde interpretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 32 del mismo Tratado.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACION PREJUDICIAL. Se solicita interpretar los artículos 31, 34, 45 y 48 de la ley colombiana 31, de 1925 en concordancia con la Disposición Transitoria Primera con los artículos 81, 83 literal a), 89, 93, 104, 105, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y el artículo 5° del Tratado que crea el Tribunal de El Tribunal no procede a interpretar los artículos 104 y 105, por considerar que sus disposiciones no son aplicables al presente caso, ya que del análisis de los hechos relevantes y del propio texto de la demanda se desprende que el uso que está haciendo el titular de la marca objeto de la impugnación, se encuentra amparado por un acto administrativo que le confiere tal derecho; acto jurídico revestido de la presunción de legalidad y aplicable hasta tanto no sea suspendido o anulado por la autoridad judicial, que es lo que precisamente se persigue en el juicio interno ante el Consejo de Estado.

En consecuencia, la interpretación se referirá a los artículos 81, 83 literal a), 89 y 93 de la citada Decisión, así como de oficio, del literal d) del artículo. 83) de la misma, cuyos textos GACETA OFICIAL se transcriben a continuación. “Art. 81.- Podrán registrarse como marcas las signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. 17/04/2000 10.16 pecificados. “La oficina nacional competente podrá en cualquier momento de la tramitación, requerir al peticionario modificaciones a la solicitud.

Dicho requerimiento de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la presente Decisión. “En los casos previstos en el presente artículo, no podrá modificarse la solicitud para cambiar el signo ni para ampliar los productos o servicios principalmente especificados. “Art. 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “Art. 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado.

“a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cua-les el uso de la marca pueda inducir al público, a error; “A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.

( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que (sic) solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; “Art. 89.- El peticionario de un registro de marca, podrá modificar su solicitud inicial únicamente con relación a aspectos secundarios. Asimismo, podrá eliminar o restringir los productos o servicios principalmente es- 4.

CONSIDERACIONES. El Tribunal, para la interpretación solicitada, observará los asuntos referentes a los requisitos básicos del registro de marcas, al riesgo de confusión, las observaciones presentadas a la solicitud de registro, así como a la prioridad y notoriedad de las marcas en conflicto. 4.1 Requisitos para el registro de una marca. La distintividad.

La Decisión 344 determina los tres requisitos básicos que debe reunir un signo distintivo para ser susceptible de registro como marca de fábrica: distintividad, perceptibidad y posibilidad de representación gráfica. El Tribunal ha expresado en su amplia jurisprudencia sobre esta materia, que la marca cuyo registro se pretende, además de ser distintiva del producto o del servicio producido o comercializado por una persona de aquellos idénti-cos o similares de otra, debe ser perceptible y susceptible de representación gráfica.

GACETA OFICIAL El principio general de protección jurídica de la marca basado en la distintividad, tal como se consagra en el artículo 81, es desarrollado por los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, disposiciones que en diferentes literales establecen una serie de causales de irregistrabilidad de las marcas. El segundo inciso del artículo 81 de la Decisión 344, al concebir el concepto de marca, hace énfasis en el aspecto de la distintividad cuan-do señala que marca es “ todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” De ello se desprende que un signo es registrable como marca cuando cumple los tres requisitos enunciados en el artículo 81, y, además, no se encuentra incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad que contemplan los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

La jurisprudencia del Tribunal ha sido muy amplia en la interpretación del artículo 81 de la Decisión 344, debiéndose relievar los siguientes procesos: 12-IP-2000, Sentencia del 16-II2000; 6-IP-2000 Sentencia del 9-II-2000; 1-IP2000, Sentencia del 9-II-2000; 49-IP-99 G.O.A.C 504 del 9-XI-99; 48-IP-99 G.O.A.C 528 del 26I-2000, etc. 4.2 La distintividad y el riesgo de confusión La función principal de la marca es la de distinguir los productos o servicios de un productor, de productos o servicios de igual o semejante naturaleza ofrecidos por otra empresa.

Existe un conjunto de facultades dirigidas a que el titular de una marca pueda oponerse a que terceros no autorizados hagan uso de la mar-ca de su propiedad, toda vez que si se permitiera la utilización de una misma marca por parte de dos o más personas dentro de un mercado, para distinguir productos o servicios idénticos, se estaría garantizando un verdadero riesgo de confusión, pues los consumidores difícilmente podrían diferenciar el origen de cada uno de los productos y servicios amparados con la misma marca, lo que conduciría a 17/04/2000 11.16 confusión a la hora de adquirir los productos o de contratar los servicios de que se trate.

Es esta lógica la que se sustenta en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, según la cual no pueden acceder al registro los signos que sean idénticos o similares “…a una marca anteriormente solicitada para registro o, registrada por un tercero, para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo tambien de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto.

El caso que ha dado lugar a esta solicitud de interpretación prejudicial, trata de dos marcas denominativas, CRYSTAL y CRISTAL, ambas solicitadas para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, que agrupa “Bebidas en general, no alcohólicas, cervezas, bebidas amargas, ajenjo, jarabes, soda, aguas minerales, naturales o artificiales, no medicinales; jugos de frutas, aperitivos, bebidas gaseosas.” 4.3.

Derecho a presentar observaciones. En lo que se refiere al artículos 93, materia también de ésta interpretación, una vez admitida la solicitud de registro de la marca por reu-nir los requisitos formales del artículo 92, la normativa comunitaria dispone que la oficina nacional competente procederá a la publicación de la misma. A partir de ésta, los terceros que tengan intereses legítimos respecto del registro solicitado, pueden oponerse al mismo mediante la formulación de “observaciones”, las que se pueden presentar en los siguientes 30 días hábiles contados desde la fecha de la publicación. De existir observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que dentro de los treinta días hábiles siguientes, contados también a partir de la notificación, GACETA OFICIAL presenten sus alegatos; vencido el plazo, la misma oficina decidirá sobre las observaciones y respecto de la concesión o denegación del registro.

La facultad otorgada a la oficina nacional competente, de proceder al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, es una obligación que precede al otorgamiento del registro marcario. La existencia de “observaciones” compromete al funcionario a la realización del examen de fondo; pero, la inexistencia de aquellos no lo libera de la obligación legal de este examen.

En efecto, el fin y objetivo de la norma, es que el examen de fondo sea una etapa obligatoria en el proceso de concesión o denegación del registro de marcas. Resta advertir que las causales de irregistrabilidad que deben tomarse en cuenta en el examen de fondo, no pueden ser otras que las taxativamente establecidas en los artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344, independientemente de que el interesado haya solicitado o no la aplicación de ellas. 17/04/2000 12.16 La prioridad marcaria interna o territorial, referida al registro de dos marcas en un mismo país, se encuentra ampliada en el artículo 103 de la Decisión 344 con la prioridad andina e internacional.

Según ella el solicitante que primeramente ha presentado una solicitud en un País Miembro o en otro país que concede trato recíproco a las solicitudes de los Países Miembros, conservará dicha prioridad por el término de 6 meses contados a partir de la fecha de presentación de dicha solicitud, para requerir el registro sobre la misma marca en cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena.

Así, quien presente una solicitud posterior de registro para una marca idéntica o similar, destinada a proteger los mismos productos o para productos que puedan causar error en el público consumidor con el uso, se encuentra frente a una causal de irregistrabilidad, en atención a la prioridad de que goza el primer solicitante, quien puede presentar observaciones contra la solicitud posterior y ejercer los otros derechos que la norma comunitaria le confiere 4.4 Prioridad en la solicitud de registro. 4.5 Notoriedad de la marca.

La prioridad se constituye en el momento de solicitar el registro de una marca. Los literales a), d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena señalan como causales de irregistrabilidad, el hecho de que los signos sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada, reproduzcan en alguna forma un signo notoriamente conocido o, sean similares hasta el punto de ocasionar confusión con una marca notoriamente conocida.

De lo anterior se desprende, en principio, que la admisión de la solicitud confiere al solicitante el derecho de “prioridad” frente a una solicitud posterior, dirigida a registrar idéntico o igual signo para los mismos productos o servicios. Frente a un eventual conflicto en la presentación de varias solicitudes simultáneas, la doctrina y las normas comunitarias han desarrollado la institución de la “prioridad”, que no se traduce sino en conceder prevalencia a la solicitud primeramente presentada, aplicando el principio “primero en el tiempo, primero en derecho”.

(“Prior tempore, prior iure”). La notoriedad de la marca es un hecho que debe probarse; así lo estipula el artículo 84 de la Decisión 344 cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque la marca común, para elevarse al estadio de marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: calidad del producto, difusión de la marca, imagen en el merca-do, comercialización del producto, etc.

Tal prioridad deriva de lo que dispone también el artículo 83, literal b), en el sentido de que no se pueden registrar marcas idénticas o similares “ a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero ”. La marca común, para ser considerada como marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: calidad del producto, difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc..

La carga de la prueba corresponde al titular de la mar- GACETA OFICIAL 17/04/2000 ca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende demostrar ante el juzgador, que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes.1 das por la apreciación visual; fonéticas, derivadas de la percepción auditiva; y, conceptuales, esto es, producidas por la diferente apreciación ideológica.

Tercero. La primera solicitud presentada confiere al solicitante, el derecho de “prioridad” para oponerse a la solicitud de un registro posterior de un signo idéntico o semejante, destinado a proteger los mismos productos o servicios, o aquellos respecto de los cuales el uso de la pretendida marca pueda inducir al público a error frente al signo anteriormente solicitado.

Cuarto. El examen de registrabilidad que debe practicar la oficina nacional correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que la Decisión 344 impone para que un signo pueda ser registrado como marca, tanto los requisitos establecidos en su artículo 81, así como tomando en consideración las prohibiciones de los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. Este examen debe realizarse aún en aquéllos casos en que no se hayan presentado observaciones a la solicitud de registro.

Quinto. Para que se garantice la protección derivada de la notoriedad de una marca, esa notoriedad debe probarse por quien corresponda conforme a las reglas de la carga de la prueba, y ante la autoridad que este conociendo del procedimiento de oposición al registro de marca, como sucede en el presente caso. Le corresponde entonces a la autoridad competente la valoración de las pruebas presentadas, de acuerdo con los principios de la sana crítica.

Dentro del alcance de la protección especial que otorga la notoriedad comprobada, se encuentra lo dispuesto por el artículo 83, literal e), cuando señala que se puede producir confusión con una marca notoriamente conocida, si existe similitud, sin tener en cuenta la clase de los productos o servicios a que ella se refiere ni tampoco aquellos para los cuales se solicita el registro.

Por lo tanto, la marca notoria tiene necesariamente que ser anterior a la nueva marca por registrarse y al decirse notoria no ha de ser únicamente por su calidad de marca, sino como tal y además como notoria. Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: Primero. Para que un signo sea registrable como marca, a más de cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptiblilidad de representación gráfica, su registro no debe estar impedido por alguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Segundo. La existencia del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado por el juez nacional, sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación de signos y teniendo en cuenta que el riesgo de confusión puede darse, según lo que ha expresado este Tribunal, por similitudes gráficas determina- 1 Véase al respecto lo dicho en la Sentencia de 21-IV-98.

Proceso 23-IP-96. Marca VODKA BALALAIKA. Publicado en G.O.A.C. Nº 354 de 13 de julio de 1998. 13.16 El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso interno Nº 3922, de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

GACETA OFICIAL Notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia certificada. Remítase copia de esta sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE (E) Juan José Calle y Calle MAGISTRADO 17/04/2000 14.16 Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 17/04/2000 15.16 GACETA OFICIAL 17/04/2000 16.16 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú