Año XVII - Número 589 Lima, 3 de agosto del 2000 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 42-IP-2000.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal h), 83 literales a) y b); 102; 128; 146 y 147, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el art. 5 del Tratado originario de Creación del Tribunal, presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Proceso Interno No. 4950. Actor: HARINERA DEL VALLE. Marca: SUPERJOLY PROCESO 42-IP-2000 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal h), 83 literales a) y b); 102; 128; 146 y 147, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el art. 5 del Tratado originario de Creación del Tribunal, presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Proceso Interno No. 4950. Actor: HARINERA DEL VALLE. Marca: SUPERJOLY. Magistrado Ponente: Gualberto Dávalos García EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los siete días del mes de julio del dos mil, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Magistrado Manuel S. Urueta Ayola, en oficio de 9 de mayo del 2.000, recibido en este Tribunal el 23 de mayo del 2000.

V I S T O S: Que la consulta, por observarse en ella el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal, fue admitida a trámite con auto del 2 de junio del dos mil. 1.

ANTECEDENTES. 1.1. Las partes. Presenta la demanda HARINERA DEL VALLE S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio y PROCOCO DE MANIZALES LTDA. (hoy SUPER DE ALIMENTOS S.A. “SUPER S.A.”) solicitando se declare la nulidad de los actos impugnados, que se declaren fundadas sus observaciones y se niegue el registro de la marca nominativa “SUPERJOLY” para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional.

Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 1.2. Actos demandados en el proceso interno. En la acción de nulidad con restablecimiento del derecho se pide al Consejo de Estado que declare la nulidad de la Resolución Nº 7050 de 18 de marzo de 1996 mediante la cual se declara infundada las observaciones presentadas por la sociedad Harinera del Valle S.A. y se concede el registro de la marca SUPERJOLY para productos de la clase 30.

De la Resolución No. 23198 del 31 de octubre de 1996, la cual confirma a la anterior y la Resolución No. 336 del 18 de febrero de 1998, con la cual se resuelve el recurso de apelación y se confirma así mismo la primera Resolución. Resoluciones Impugnadas En la Resolución 7059 de marzo 18 del 1996, la Administración rechaza las observaciones presentadas por la sociedad Harinera del Valle S.A. fundamentada en “TERCERO: Que el estudio de confundibilidad implica comparar las marcas en su conjunto, evitando el fraccionamiento de los signos que se comparan o el examinarlos en sus detalles.

En opinión de este despacho, entre la expresión que se pretende registrar SUPERJOLY y la marca en que se basa la observación SUPERSAZON, no existen semejanzas que puedan inducir al consumidor a error y, por consiguiente, estas marcas pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el público”. Este criterio, se ratifica en la Resolución No. 23198 del 31 de octubre de 1996, la cual al resolver el recurso de reposición expresa: “En el caso de estudio, de acuerdo con los anteriores parámetros, se encuentra que la impresión de conjunto despertada por las marcas en confrontación, SUPER SAZÓN Y SUPERHOLLY (sic), examinadas de manera sucesiva y teniendo en cuenta más que las diferencias las semejanzas de los signos, que no existe similitud que conlleve a confusión y dificultad de identificación por parte del consumidor si coexistieran en el mercado”.

Señala además que la expresión SUPER no es apropiable, por ser del dominio público. 03/08/2000 2.8 Finalmente en la Resolución 336 de 18 de febrero de 1998, el Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial, resuelve el recurso de apelación confirmando las anteriores, por “De acuerdo con las pautas antes señaladas se encuentra que el examen de los signos distintivos en confrontación, SUPER SAZÓN y SUPERJOLY, efectuado en su conjunto, nos lleva a concluir que no presentan suficientes semejanzas las cuales imposibiliten la coexistencia de las marcas en el mercado”. 1.3.

La demanda. Se fundamenta la acción en la existencia de riesgo de confusión entre la marca SUPERJOLY de PROCOCO de Manizales (hoy Super de Alimentos S.A. “Super S.A.”) y la marca propiedad de Harinera del Valle S.A. SUPER SAZON. Considera que el otorgar el registro marcario viola los artículos 81, 82 literal h), 83 literales a) y b), 102 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, porque el signo en discusión no es lo suficientemente distintivo y se presta a confusión con la marca ya registrada y el nombre comercial de propiedad de la accionante.

Esta confusión se produce en el campo visual, ortográfico, gráfico, auditivo e ideológico, ya que reproduce el signo SUPER. Señala que el registro que posee, le da derecho exclusivo sobre las palabras SUPER y SAZÓN por lo que no se podía registrar una marca que reprodujera alguna de estas palabras y al otorgarse el registro se desconocen sus derechos de propiedad.

También existe el riego de confusión sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades; “Permitir el registro de la marca mencionada genera confusión en el público consumidor de tal clase de productos y que es conocedor del prestigio, que en el ámbito de la producción y comercialización de productos alimenticios ostenta la sociedad HARINERA DEL VALLE S.A. No cabe duda que dicho público consumidor creerá que es mi representada quien ofrece los productos distinguidos con la marca SUPERJOLY” (resaltado del original).

Señalando además que ha utilizado las palabras como nombre comercial para identificar establecimientos de comercio para la producción y comercialización de productos GACETA OFICIAL de las clases 29, 30 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.4. Contestación de la demanda. Por su parte la Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda, expresa que al expedirse las Resoluciones impugnadas no se ha incurrido en ninguna violación, sean estas normas constitucionales o comunitarias.

Otorga el registro de la marca solicitada, ya que cumple con todos los requisitos exigidos por la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Las observaciones presentadas por el accionante se consideran infundadas por el Jefe de la División de Signos Distintivos y se concedió el registro de la marca “SUPERJOLY” para distinguir productos de la clase 30 de la nomenclatura vigente.

“Si se efectúa un examen conjuntual de la marca nominativa “SUPERJOLY” registrada a favor de la sociedad PROCOCO DE MANIZALES (hoy SUPER de ALIMENTOS S.A. SUPER S.A. y la marca nominativa “SUPERSAZON” registrada a favor de la sociedad HARINERA DEL VALLE S.A., se concluye que no existen semejanzas que puedan inducir al público a error, siendo claro que el término genérico “SUPER” es de uso común”, y concluye que entre las marcas enfrentadas no existen similitudes que lleven al consumidor a confusión al identificar los productos en el mercado.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, según lo dispone el artículo 28 de su Tratado Constitutivo

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. En atención a la solicitud referida, la interpretación comprenderá los artículos 81, 82 literal h), 83 literales a) y b), 102 y 128, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyo texto se incorpora seguidamente. 03/08/2000 3.8 3.1. Artículo 81. “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” 3.2. Artículo 82. “No podrán registrarse como marcas los signos que:” “h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;” 3.3.

Artículo 83. “Así mismo, no podrán registrarse como marca aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;”.

“b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;” 3.4. Artículo 102. “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” GACETA OFICIAL 03/08/2000 3.5.

Artículo 128. ductos o servicios identificados por el signo y sobre la cual este Órgano Comunitario ha expresado: “El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.” “Al exigir la ley comunitaria que el signo sea “perceptible” hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos, que son la única forma o manera de que el sujeto tenga conocimiento o perciba los estímulos externos”1.

No se interpretan los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, concordantes con el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal, ya que como se ha señalado en reiterada y abundante jurisprudencia de este órgano comunitario, estas normas hacen referencia a obligaciones contraídas por los Países Miembros y no pueden ser invocados ni aplicados a los casos en que los particulares participan con intereses individuales.

La distintividad, el segundo requisito, es la razón de ser de la marca, ya que es esta característica la que permite diferenciar en el mercado los productos o servicios ofertados por un empresario, de otros de la misma clase o similares que anuncian sus competidores. Si una marca llega a confundirse con los signos de otro productor, este signo no permitiría que el producto tenga en el mercado su individualización propia, no será reconocida por los consumidores, ni será asociada con el producto que se desea adquirir por parte del consumidor, por lo que no cumpliría el objetivo perseguido por su titular. 4.

CONSIDERACIONES. Al responder la consulta el Tribunal analizará de manera principal: los requisitos para el registro de marcas, prohibición de registro de denominaciones similares a otra u otras previamente solicitada o registradas, reglas para establecer el riesgo de confusión, derecho exclusivo a la marca y la protección al nombre comercial.

Finalmente, la norma comunitaria, exige que el signo sea susceptible de representación gráfica, es decir, se busca el facilitar al administrador tenga una concepción material de lo que es el signo. “La representación gráfica del signo es una “descripción que permite formarse una idea del signo, objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados“ (Marco Matías Alemán, “Marcas” Top Management, Bogotá, pág, 77) por lo que este requisito hace relación a la materialización o factibilidad externa para el registro, esto es publicación y el archivo”. 2 4.1.

Los requisitos para el registro de marca. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, un signo para poder ser registrado como marca debe ser perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. En caso que no reúna alguna de estas tres características, el signo no podrá ser registrado como marca por la Oficina Nacional Competente.

El fin de la marca es el de diferenciar o distinguir un producto o servicio, para lo cual se hace necesario que ésta se concrete en algo material, apreciable por los sentidos, y que cumpla con los siguientes requisitos: La perceptibilidad, es decir, la característica que permitirá al consumidor apreciar los pro- 4.8 4.2. Prohibición de registro de denominaciones similares a otra u otras previamente solicitada o registradas.

Pero a un signo que reúna las condiciones señaladas en el punto anterior no se le otor1 JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Tomo. V, Proceso 27-IP95, pág.: 88. 2 Ibídem. Pág.

90. GACETA OFICIAL 03/08/2000 gará el registro, sino que es necesario que el mismo no incurra en ninguna de las prohibiciones señaladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 y uno de estos puntos hace referencia a la prohibición de registro con una denominación registrada o solicitada para registro, ya que como se expresó anteriormente la función primordial de una marca es la de diferenciar productos o servicios similares propiedad de un empresario de los de otro. 5.8 análisis y no sus partes integrantes separadas en forma arbitraria.

Por ello debe tenerse muy en cuenta ‘la primera impresión que deja la aprehensión fresca y espontánea de los vocablos’ …”4. Otro punto, que debe ser recordado por el juzgador, es referente a la comparación de marcas que poseen componentes genéricos, como excepción del principio de comparación de la totalidad de las sílabas y letras que constituyen las palabras.

Al hablar de la función distintiva, el profesor Daniel Zuccherino, expresa “Carecería de sentido brindar protección a una marca si el signo de que se trata carece de la posibilidad de cumplir con su propósito de identificar mercaderías o servicios”3. Se ha señalado que las partículas de uso común no pueden monopolizarse por persona alguna, sino que al contrario, pueden ser usadas libremente.

El titular de una marca que utilice un componente genérico no puede impedir a terceros su uso en otras marcas, “ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario” y continúa Jorge Otamendi señalando: Esta protección, el legislador comunitario, la ha expresado en los artículos 82 literal h) y 83 literal a), señalando que no se podrá otorgar el registro a un signo que pueda conducir a los medios comerciales o al público a error, sea éste sobre el origen, la naturaleza, modo de fabricación y aun sobre los productos o servicios mismos constituyéndose de esta manera en la garantía tanto para el consumidor como para el comerciante.

“El elemento de uso común, por todo lo dicho, pierde relevancia a los efectos del cotejo. Ello a pesar de exigirse que los restantes elementos no de uso común sean lo suficientemente distintos para hacer de los conjuntos signos inconfundibles”5. 4.3. Reglas para establecer el riesgo de confusión. Una persona que posea una marca registrada, tendrá la protección otorgada por la norma comunitaria pero no a sus elementos por separado, sino para el conjunto marcario.

Al tener registrada una marca compuesta por varios elementos, se da la protección para la totalidad y no se le otorga a su titular una protección para cada elemento por separado. Esta doctrina ha sido reconocida anteriormente por el Tribunal Andino de Justicia, en el Proceso 41-IP-98, en la cual se señala que los elementos de uso común o genérico universalizado no son susceptibles de apropiación exclusiva, sino que al efectuar la comparación entre los signos enfrentados, se debe prescindir de esas partículas y atender a las otras que matizan el signo para determinar si existe o no el riesgo de confusión6.

El juzgador deberá analizar íntegramente las denominaciones confrontadas, para determinar la existencia o no de riesgo de confusión. Con estas aclaraciones, este Tribunal confirma las cuatro reglas de comparación de marcas, ya expresadas en anteriores procesos: Al respecto la doctrina señala: “En principio la parte preponderante del conjunto es el que debe ser objeto del 3 Marcas y Patentes en el Gatt, Daniel Zuccherino. Pág.: 80.

Ed. Abeledo-Perrot. 1997. 4 Derecho de Marcas, Jorge Otamendi, Ed. AbeledoPerrot. Pág.: 196. Segunda Edición. 1995 5 Ibídem. Pág.: 208. 6 Proceso 41-IP-98, sentencia del 5 de marzo de 1999, Marca: “SUPERMANI”. GACETA OFICIAL 03/08/2000 6.8 gistro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. Esto se explica en virtud del mandato del artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

“a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio;

Estos derechos implican el usar exclusivamente una marca o el de solicitar las medidas de protección pertinentes para la defensa efectiva de sus derechos. Además también es el derecho accesorio, que tiene su titular a negociar la exclusividad de uso a través de la transferencia o concesión según lo establecido en la propia Decisión Comunitaria.

“b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación marcaria debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada; Todo esto se obtiene por el registro, cuya importancia es reconocida por autores como Larraguibel Zavala, quien manifiesta: “La inscripción tiene por objeto dar a los fabricantes o comerciantes una protección contra los concurrentes que trataran de aprovecharse de la notoriedad adquirida por otro, creando confusión en el espíritu del público y engañando con respecto de la procedencia de los artículos que ofrece”8.

“c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto. Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia; y, Así mismo, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha establecido: “El registro de la marca tiene pues un valor constitutivo ya que reconoce los derechos de su titular desde el momento de la concesión del registro”9. 4.5.

Protección al nombre comercial. El nombre comercial, es decir, la denominación con la cual el empresario individual o social realiza su actividad económica, se halla protegida por la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena que en su artículo 102 expresa que: “d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.”7 “El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro”. 4.4. Derecho exclusivo a la marca. Los derechos sobre la marca son adquiridos por su titular, al momento de efectuar el re7 Proceso 42-IP-99, Sentencia del 8 de octubre de 1999, Marca: “OLD PARR”. 8 Derecho de autor y propiedad industrial, Santiago Larraguibel Zavala, Ed. Jurídica de Chile, pág: 106.

Primera Edición. 9 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, Proceso 10-IP-94, Pág.:

67. GACETA OFICIAL 03/08/2000 Del texto de la norma, se puede ver claramente que basta el uso y no el registro para adquirir la protección del nombre comercial, pero además debe cumplir los requisitos que pasamos a detallar a continuación para que adquiera esa protección: - DISTINTIVIDAD, es decir la capacidad distintiva, “lo que significa que no constituye nombre comercial o social, una marca u otro signo usado por otra persona o empresa.

El nombre comercial no debe ser confundible con otro ya empleado para individualizar personas físicas o jurídicas u otros signos y puede servir de base para prestar observaciones a una solicitud de marca. “El otro requisito es la LICITUD, con lo que se pretende que no esté constituido por signos prohibidos por la ley, ni contrario a las buenas costumbres y a la moral; ni tampoco ser engañosos ni contradecir el principio de veracidad; ni implicar riesgos de asociación, de confusión, o dilución con otros signos distintivos, ni atentar contra el derecho de terceros ‘ni implicar alguna práctica desleal o parasitaria’ (Aracama, obra citada)”.10 7.8 fica y no encaja en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas, todo ello de conformidad con lo que disponen los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Segundo: El análisis de las marcas debe hacerse tomando en cuenta el conjunto de signos registrados, no separando cada uno de sus elementos. Tercero: La existencia del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado por el administrador o el juez nacional, sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación de signos que la doctrina y la jurisprudencia han establecido; tomando especial cuidado en las reglas dadas en la presente sentencia para elementos de uso común. El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso interno Nº 4950, de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Un nombre comercial que cumpla con estos requisitos tendrá toda la protección que le da la norma comunitaria, sin necesidad de registro, pero es pertinente recordar, que al enfrentar un nombre comercial con una marca se deberá aplicar las reglas de comparación con marcas, en especial para el caso de aplicar signos con elementos de uso común analizados en la presente sentencia. Notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia certificada.

Remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial. Con fundamento en las consideraciones anteriores, Gualberto Dávalos García MAGISTRADO EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO C O N C L U Y E: Primero: 10 Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación grá- Proceso 20-IP-97, Marca: “MANUELITA”, sentencia del 13 de febrero de 1998.

Luis Henrique Farías Mata PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 03/08/2000 8.8 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú