Año XVII - Número 617 Lima, 7 de noviembre del 2000 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 47-IP-99.- Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 12, 13, 14, párrafo a), y 22 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio del artículo 14, párrafo b), y 21 ejusdem.

Expediente interno Nº 4911. Caso: patente “RETENCIÓN DE COLLAR PARA NÚCLEO FLEXIBLE DE UNA LINTERNA” Proceso 63-IP-2000.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 96, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación de oficio de los párrafos d) y e) del Art. 83. Expediente Interno No. 3974. Actor: SOCIEDAD INTERNACIONAL DE LICORES LTDA. Marca: “OLD PARR” INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 47-IP-99 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 12, 13, 14, párrafo a), y 22 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio del artículo 14, párrafo b), y 21 ejusdem.

Expediente interno Nº 4911. Caso: patente “RETENCIÓN DE COLLAR PARA NÚCLEO FLEXIBLE DE UNA LINTERNA”. Magistrado Ponente: Luis Henrique Farías Mata Quito, 04 de octubre del año 2000 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: La solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Conseje- ro Ponente Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez, de los artículos referidos en el encabezamiento.

Que este Tribunal comunitario es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional actuando en función de juez comunitario, como lo es en el caso la alta jurisdicción requirente, y en la medida en Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL que dichas normas resulten pertinentes -a juicio del Tribunal Andino- para la resolución del litigio interno. a) Demanda La parte actora Black & Decker, Inc., pretende obtener la nulidad de las resoluciones Nros. 1498 del 22 de julio de 1996, mediante la cual el Superintendente de Industria y Comercio “ordena archivar un expediente” de privilegio de patente de invención denominado “RETENCIÓN DE COLLAR PARA NÚCLEO FLEXIBLE DE UNA LINTERNA”, y de la 2011 del 18 de noviembre de 1997, igualmente emitida por el Superintendente de Industria y Comercio, por la que “resuelve un recurso de reposición” interpuesto contra la anterior, confirmándola. b) Hechos relevantes 1.

El 04 de agosto de 1995 el apoderado de la sociedad actora BLACK & DECKER INC., a través del abogado Dr. Emilio Ferrero, presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio una solicitud de patente de invención denominada “RETENCIÓN DE COLLAR PARA NÚCLEO FLEXIBLE DE UNA LINTERNA”. A dicha solicitud le fue asignado el número de expediente 35.029. 2.

El 04 de septiembre de 1995 la Sección de Patentes de la mencionada División de Nuevas Creaciones rindió el concepto técnico Nro. 911, por el cual concluyó, en resumen, que dicha solicitud “no se ajusta a los aspectos FORMALES indicados en la Decisión 344 y por tanto, no se recomienda PUBLICAR el extracto correspondiente”, de conformidad con las observaciones que allí aparecen formuladas. 3.

Mediante auto Nro. 1483, notificado el 20 de septiembre de 1995, la División de Signos Distintivos puso en conocimiento del apoderado de la sociedad solicitante las observaciones formuladas a la solicitud de patente de invención, concediéndole un plazo de treinta días para presentar respuesta a las observaciones o complementar los antecedentes señalados en el examen de forma realizado el 31 de octubre de 1995; la sociedad Black & Decker, Inc., dentro del término concedido cambió el título originario de la solicitud por el de “LINTERNA CON MEDIOS DE RETENCIÓN PARA UN NÚ- 07/11/2000 2.16 CLEO FLEXIBLE”, presentando un nuevo formato de solicitud, un nuevo extracto y una tarjeta temática —conforme con el nuevo título— así como las artes finales, copia legalizada de la primera solicitud presentada en el extranjero para el mismo invento, junto con la correspondiente traducción oficial de su descripción, reivindicaciones y certificaciones, y el poder conferido para actuar en la solicitud de patente.

Por último, según resumen del consultante, “indicó que la presente normativa de la reciprocidad de que trata el artículo 12 de la Decisión 344 y el artículo 4-f del Decreto 117 de 1994, es el mencionado artículo 12 y la Convención de París”, tema que será analizado más adelante. c) Contestación a la demanda La autoridad Administrativa demandada, Superintendencia de Industria y Comercio, defiende la legalidad de los actos administrativos impugnados, sosteniendo que los mismos “se ajustan plenamente a derecho, pues se expidieron con base en los artículos 13, 14 literal a) y 22 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.

Igualmente, afirma que actuó “en pleno uso de sus competencias y facultades legales ”. En cuanto a las observaciones formuladas a la solicitud de patente inicialmente presentada, destaca que fueron puestas en conocimiento de la sociedad solicitante, y entre otras aparecen las siguientes: el título de la invención no reflejaba el contenido de la solicitud, no contenía la copia de la primera solicitud de patente presentada en los Estados Unidos de América, no se aportó el arte final del dibujo característico, no se presentaron los poderes necesarios, no se acreditó en forma correcta la existencia y representación de la sociedad solicitante, y, finalmente, al invocar la reciprocidad entre el país donde originalmente se presentó la solicitud de patente y la República de Colombia, se debió señalar también la fuente normativa de la misma.

Adicionalmente, y en relación al memorial presentado dentro del término legal por la solicitante respondiendo a las observaciones formuladas, la Superintendencia argumenta que la solicitud de patente de invención continúa presentando defectos jurídicos de forma, por cuanto “el poder allegado al expediente no corres- GACETA OFICIAL ponde a la patente de invención objeto de la solicitud en referencia, sino a un diseño industrial materia de otro expediente ”.

El Tribunal Andino pasa a examinar, en los siguientes términos, el asunto que le ha sido planteado, C O N S I D E R A N D O: I. ALCANCE DE LAS NORMAS QUE VAN A SER INTERPRETADAS Reitera en esta ocasión que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Tratado de su Creación, es el Juez Nacional el facultado autónomamente para solicitar la interpretación prejudicial, pero sin perjuicio de lo que la jurisprudencia de este Tribunal ha venido sosteniendo al dejar esclarecida la finalidad de la interpretación, esto es “dar alcance al cuerpo legal en el conjunto de materias pertinentes al caso controvertido, adicionando o restringiendo, según el asunto de que se trate, el acervo de normas citadas por el juez nacional competente, a fin de lograr una comprensión global del caso consultado”.

Por tanto, queda a criterio de este Tribunal determinar en definitiva cuáles son las normas pertinentes a interpretar, sugeridas o no por el requirente. (Ver sentencia producida con motivo de la interpretación prejudicial 40-IP-99 del 29 de noviembre de 1999, caso: marca “LAUREL”. Publicado en G.O.A.C. 528 del 26 de enero del año en curso).

Y justamente, considera el Tribunal que, dados los hechos del caso sometido al conocimiento del juez consultante, resulta pertinente interpretar de oficio los artículos 14 párrafo b), y 21 de la Decisión 344. En consecuencia, el texto de las normas que en definitiva se pasa a interpretar es el siguiente: Decisión 344 “Artículo 12.- La primera solicitud de una patente de invención validamente presentada en un País Miembro, o en otro país que conceda un trato recíproco a solicitudes provenientes de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, conferirá al solicitante o a su causahabiente el derecho de prioridad por el 07/11/2000 3.16 término de un año, contado a partir de la fecha de esa solicitud, para solicitar una patente sobre la misma invención en cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena.

Dicha solicitud no deberá pretender reivindicar prioridades sobre materia no comprendida en tal solicitud.” “Artículo 13.- Las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la oficina nacional competente y deberán contener: “a) Identificación del solicitante y del inventor; “b) El título o nombre de la invención;

“c) La descripción clara y completa de la invención en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla. “( ) “d) Una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección mediante la patente; “e) Un resumen con el objeto y finalidad de la invención; y, “f) El comprobante de haber pagado la tasa de presentación establecida.

“La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación.” “Artículo 14.- A la solicitud deberán acompañarse, en el momento de su presentación: “a) Los poderes que fueren necesarios;

“b) Copia de la primera solicitud de patente en el caso en que se reivindique prioridad, señalándola expresamente; ” “Artículo 21.- Admitida la solicitud, la oficina nacional competente examinará, dentro de los quince días hábiles siguientes a su presentación, si ella se ajusta a los aspectos formales indicados en la presente Decisión.” “Artículo 22.- Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos a los que hace referencia el artículo anterior, la oficina nacional competente formulará las observaciones correspondientes a fin de que el peticionario presente respuesta a las mismas o complemente los antecedentes dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notificación. Dicho plazo GACETA OFICIAL será prorrogable por una sola vez y por un período igual, sin que pierda su prioridad.

“Si a la expiración del término señalado el peticionario no presentó respuesta a las observaciones o no complementó los antecedentes y requisitos formales, se considerará abandonada la solicitud.” II. DERECHOS QUE CONFIERE LA SOLICITUD DE PATENTE Uno de los derechos que concede la solicitud de patente es el de «prioridad», conforme al cual, presentadas dos solicitudes en países distintos por el mismo titular, puede éste “invocar el derecho a que la segunda solicitud en el tiempo, se juzgue, en cuanto a la viabilidad de concesión del registro, no por la fecha de presentación en el segundo país, sino por la fecha de la primera solicitud, por lo cual, los hechos ocurridos en el período entre la presentación de la solicitud en el extranjero y en el país donde se invoca la prioridad no afectan la registrabilidad y las solicitudes presentadas por terceros en ese intervalo no pueden dar lugar al nacimiento de un derecho válido.” (Manuel Pachón, La Propiedad Industrial en el Acuerdo de Cartagena, Bogotá, Edit.

Temis, 1975, p. 19). Por su parte, el artículo 12 de la Decisión 344 señala, en relación con el derecho de prioridad, lo siguiente: “La primera solicitud de una patente de invención válidamente presentada en un País miembro o en otro país que conceda un trato recíproco a solicitudes provenientes de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena conferirá al solicitante o a su causahabiente el derecho de prioridad por el término de un año ”.

Conforme a este artículo, quien hubiere solicitado por primera vez una patente de invención en un País Miembro o, en aplicación del principio de reciprocidad, en otro Estado que conceda un trato equivalente a las solicitudes de los nacionales de algún país perteneciente a la Comunidad Andina, gozará del derecho de invocar prioridad por el término de un año, contado a partir de la fecha en que hubiere presentado la primera solicitud.

En el caso sub judice la parte actora, Black & Decker, Inc., anexa copia legalizada de la primera solicitud introducida en los Estados Unidos de Norteamérica, indicando “que la fuente 07/11/2000 4.16 normativa de la reciprocidad de que trata el artículo 12 de la Decisión 344 y el artículo 4-f del decreto 117 de 1994 son el mencionado artículo 12 y la Convención de París (Ley 178 de 1995)”.

Ésta, cuyo nombre completo es “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, consagra el Derecho de Prioridad en su artículo 4º, que es del siguiente tenor: “A.-1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad durante los plazos fijados más adelante en el presente.

“2) Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depósito que tenga valor de depósito nacional regular, en virtud de la legislación nacional de cada país de la Unión o de tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre países de la Unión. “3) Por depósito nacional regular se entiende todo depósito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el país de que se trate cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud “C-1) Los plazos de prioridad serán de doce meses para las patentes “2) Estos plazos comienzan a correr a partir de la fecha del depósito de la primera solicitud; el día del depósito no está comprendido en el plazo ”.

Sobre el Derecho de Prioridad consagrado en el artículo 4º del Convenio de París, formula textualmente D’ALDANO el siguiente comentario: “tal Derecho se ve desarrollado al establecerse que cada persona que ha aplicado debidamente para la obtención de una Patente en uno de los Países de la Unión, tendrá el derecho de prioridad para llenar una aplicación por ante la autoridad administrativa respectiva de cualquier otro país miembro de la Unión”.

(Ivor D’Aldano Mogollón Rojas, Propiedad Intelectual Temas Escogidos, Caracas, Edit Hermanos Vadell, 1997, págs. 237 y 238). GACETA OFICIAL De donde, el derecho de prioridad previsto en la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena es similar al de prioridad establecido en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial. Corresponde por tanto al juez nacional, determinar si en el presente caso procedía el reconocimiento para conceder el derecho de prioridad de la patenten solicitada y si a su vez la solicitud cumplía con los requisitos formales requeridos para conceder tal privilegio.

III. REQUISITOS Y DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑARSE A LA SOLICITUD DE PATENTE Los artículos 13 y 14 de la Decisión 344 establecen las formalidades que deben reunir las solicitudes de patente: en efecto, el primero fija los requisitos que aquellas deben contener, en tanto que el segundo precisa los documentos que deben serle anexados; debiendo ambos ser considerados y evaluados por la oficina nacional competente.

Al respecto, el artículo 13 de la Decisión 344 dispone que “las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la oficina nacional competente y deberán contener ” (resaltado de la presente sentencia). Como puede observarse, la norma transcrita tiene carácter imperativo: no deja al arbitrio del solicitante el cumplimiento de los requisitos exigidos.

Se impone de esta manera un deber que en caso de comportamiento omisivo, o de ausencia de algunos de los requisitos exigidos en el señalado artículo, traerá como consecuencia “que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación”, como taxativamente lo expresa la norma; situación que denota además que todos dichos requisitos son concurrentes.

Y tal como ha sido señalado supra, el artículo 14 ejusdem, al igual que el 13, priva al solicitante de discrecionalidad alguna en la presentación de los documentos por aquel exigidos. En suma, las consecuencias que apareja el incumplimiento de los requisitos establecidos por el artículo 13, consisten en que —como fue indicado supra, y como lo ha venido sosteniendo este Tribunal— la oficina nacional competente no admitirá la solicitud, ni le fijará fecha de presentación; en tanto que de no cumplirse 07/11/2000 5.16 con las exigencias del artículo 14, le corresponde a la oficina nacional competente pero ya con motivo del posterior examen de los requisitos formales, en acatamiento de lo previsto en el artículo 21, formularle observaciones para que las responda en el plazo de 30 días hábiles siguientes a la fecha de notificación, en concordancia con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 22.

Finalmente, si habiendo expirado este plazo el peticionario no presentó respuesta a las observaciones o no complementó los requisitos formales (entre ellos los del artículo 14), es cuando podría considerarse abandonada la solicitud, siempre en los términos del segundo párrafo del artículo 22. Al respecto el Tribunal Andino —siguiendo una interpretación relativa al último inciso del artículo 13— sostiene: “lo procedente es que la Oficina Nacional Competente no admita la solicitud pero tampoco debe rechazarla y más bien debería informar al peticionario la causa de la paralización o no admisión de la solicitud, para que corrija el defecto y luego entrar a admitirla y seguir con el trámite dispuesto por los artículos 21, 22 y 23, que señalan el análisis del trámite o procedimiento para el estudio de los requisitos formales, y dentro de dicho trámite hacer el estudio de los requisitos dispuestos en el artículo 14.” Y continúa: “Si la administración en su primer estudio de forma, en el que analiza únicamente los requisitos del artículo 13, encuentra que éstos no han sido cumplidos, paraliza el trámite de la actuación, pero le informa esa circunstancia al peticionario para que si a bien lo tiene corrija las deficiencias.

Si el peticionario no las corrige, su solicitud continuará paralizada, no se admite a trámite y no se asigna fecha de presentación, pero no puede declararse el abandono, pues para esta primera etapa del examen formal, prevista implícitamente en el citado artículo 13, no se contempla tal figura (la del abandono), lo cual es obvio, pues una solicitud ante la administración se perfecciona cuando es admitida a trámite, por cuanto de lo contrario resulta inane.

“Ahora, si en esa primera fase del examen la administración entiende que se cumplieron los requisitos del artículo 13, pero no los del 14, debe de todas formas admitir a trámite la GACETA OFICIAL solicitud y requerirle al peticionario que los subsane y sólo si éste no lo hace, debe declarar el abandono. (Artículo 22)”. (Interpretación prejudicial 28-IP-98, G.O. Nº 398, del 22 de diciembre de 1998).

Subrayado de la presente sentencia. En el caso sub judice, el problema se plantea en torno a los poderes para actuar en el procedimiento administrativo interno. Al respecto, y como fue señalado, el artículo 14, párrafo a), establece que a la solicitud deben acompañarse los “poderes que fueren necesarios”. Estos poderes, por su parte, deben ajustarse en relación a los correspondientes objeto y facultades otorgadas, y a los sujetos intervinientes en los mismos, y ceñirse además a las regulaciones internas sobre la materia, cuestiones todas que en el caso sometido al conocimiento del juez consultante deben ser resueltas por éste.

En resumen, los artículos 13 y 14 de la Decisión 344 establecen condiciones obligatorias al considerar imperativo el cumplimiento a cabalidad de los requisitos en ellos contenidos, obligaciones que, en caso de no ser cumplidas, producen los efectos jurídicos previstos en los correspondientes artículos de la propia Decisión. IV. EXAMEN FORMAL Y OBSERVACIONES A LA SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCIÓN El artículo 21 de la Decisión 344 consagra la obligatoriedad de la realización de un examen de forma por parte de la oficina nacional competente respecto de las solicitudes de patente que ya hubieren sido admitidas, es decir, de aquellas que fueron analizadas previamente de acuerdo a lo previsto en el último párrafo del artículo 13.

Consiste ese examen, en la verificación de si la solicitud reúne efectivamente todos los requisitos exigidos por el artículo 13, y si además le han sido acompañados los documentos requeridos por el 14. Por su parte, el artículo 22 ejusdem consagra el procedimiento destinado a formular observaciones. Señala en este sentido el Tribunal, en la sentencia proferida con motivo de la interpretación prejudicial 34-IP-95, G.O.A.C. No 318 del 26 de enero de 1998, que frente “a las observaciones propuestas por la oficina nacional competente el peticionario puede” asumir dos posiciones: bien, abstenerse de contestar- 07/11/2000 6.16 las o, por el contrario, comparecer y presentar las observaciones que estime pertinentes “o complementar los antecedentes materia del reparo”.

Y, se insiste: “El silencio del peticionario ocasiona que la solicitud se considere abandonada sin necesidad de declaración. “La comparecencia ante la oficina nacional competente y la consecuente presentación de observaciones o complementación de antecedentes puede producir dos situaciones jurídicas con diversas consecuencias. “La primera, de carácter positivo, surge cuando el solicitante satisface los reparos formulados por la oficina nacional competente, en cuyo caso la solicitud y el extracto de la descripción del invento y de las reivindicaciones solicitadas serán publicados ‘por una vez en un órgano de publicación adecuado’ (art. 23 de la Decisión 344)”.

Y, la “segunda situación —negativa— se produce cuando el solicitante, a pesar de haber presentado observaciones o complementado los antecedentes, no satisfizo los reparos formulados. En este último caso la oficina nacional competente considerará abandonada la solicitud sin necesidad de declaración, según el mandato contenido en el artículo 22 de la Decisión 344.

“Para estos efectos, la Administración debe hacerle conocer al solicitante que no satisfizo los requerimientos, y por lo tanto, se considera abandonada su solicitud, sin que el peticionario pueda formular nuevos reparos. Tampoco se podrá conceder un nuevo plazo para que subsane las omisiones observadas en la solicitud o para que envíe cualquier antecedente que se hubiere omitido ”.

En el caso sub judice la parte demandada, Superintendencia de Industria y Comercio, indica que la hoy actora, Black & Decker, Inc., contestó en el término legal establecido las observaciones formuladas en el procedimiento administrativo. Empero, argumenta esa misma instancia, que la solicitud de patente de invención “continúa presentando defectos jurídicos de forma”, por cuando “el poder allegado al expediente no corresponde a la patente de invención objeto de la solicitud en referencia sino GACETA OFICIAL a un diseño industrial materia de otro expediente ”.

Al respecto, considera este Tribunal Comunitario Andino que, de resultar veraz la precedente afirmación, formulada en relación al poder presentado, y conforme a la cual éste no corresponde a la patente de invención objeto del caso en estudio, se estaría en presencia de las consecuencias jurídicas previstas en el segundo párrafo del artículo 22 de la Decisión 344: “ Si a la expiración del término señalado el peticionario no presentó respuesta a las observaciones o no complementó los antecedentes y requisitos formales, se considerará abandonada la solicitud”.

(Resaltado de esta sentencia). En razón de las precedentes consideraciones, este Tribunal, C O N C L U Y E: 1° Conforme al derecho de prioridad consagrado en el artículo 12 de la Decisión 344, quien solicita una patente de invención en un País Miembro, y en aplicación del principio de reciprocidad en otro país que conceda un trato similar o igual a las solicitudes de los nacionales de los Países del Acuerdo de Cartagena, podrá invocar el derecho de prioridad que le corresponda por el término de un año, contado a partir de la fecha de la presentación de la primera solicitud. 2° Las formalidades establecidas en los artículos 13 y 14 de la Decisión 344 para el trámite de patentes son de obligatorio cumplimiento, y deben ser observadas por el solicitante en el momento de presentar la solicitud, a fin de que ésta pueda ser admitida a trámite por la oficina nacional competente. 3° Recibida una solicitud, la oficina nacional competente deberá revisar si ella reúne todos los requisitos exigidos por el artículo 13 de la Decisión 344 para que proceda su admisión, y posteriormente deberá aquélla realizar el examen exigido por el artículo 21 ejusdem.

Dicho examen implica un análisis de los aspectos formales, sin que recaiga por tanto sobre cuestiones de fondo. De no acompañarse los documentos exigidos por el artículo 14 de la Decisión 344, la oficina nacional competente deberá sin embargo ad- 07/11/2000 7.16 mitir la solicitud, a reserva de proceder en una fase posterior al examen de forma regulado por los artículos 21 y 22 ibídem, sin que el incumplimiento de tales requisitos pueda ser motivo de rechazo o de inadmisión de la misma. 4° Frente a las observaciones que pueda formular la oficina nacional competente a la solicitud de patente, el peticionario puede: o abstenerse de contestarlas, o comparecer y presentar a su vez las observaciones que estime pertinentes o proceder a complementar los “antecedentes materia del reparo”.

Su silencio al respecto, acarrea como consecuencia el que la solicitud se considere abandonada. A igual conclusión conduce el hecho de que el solicitante no proceda a complementar, cuando se le exija, los “antecedentes o requisitos formales”. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de creación del Tribunal Andino, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al resolver el caso contenido en el expediente interno Nro. 4911.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto del Tribunal, notifíquese la presente sentencia al Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia sellada y certificada. Remítase así mismo copia a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial. El Presidente, Luis Henrique Farías Mata Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 07/11/2000 8.16 PROCESO 63-IP-2000 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 96, 146 y 147 la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación de oficio de los párrafos d) y e) del Art. 83. Expediente Interno No. 3974. Actor: SOCIEDAD INTERNACIONAL DE LICORES LTDA Marca: “OLD PARR”. Magistrado Ponente: GUALBERTO DÁVALOS GARCÍA EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los cuatro días del mes de octubre del dos mil, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, Consejero de Estado de la Sala de lo Contencioso Administrativo, en oficio del 25 de junio del 2.000, recibido en el Tribunal el 3 de agosto del 2000 y admitido a trámite el 16 del mismo mes y año. V I S T O S: Que la consulta se tramita con observancia de lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal y que por ello previamente fue admitida a trámite. 1.

ANTECEDENTES. 1.1. Las partes. Es demandante INTERNACIONAL DE LICORES LTDA, que presenta la acción en contra de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO y, como tercero interesado UNITED DISTILLERS PLC TRADING AS MACDONALD GREENLESS. 1.2. Actos demandados en el proceso interno. Se plantea la acción buscando que se declare la nulidad de la Resolución No. 000840 de enero 26 de 1995 expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 94 005368, mediante la cual se otorgó el registro de la marca OLD PARR (mixta), clase 33, a nombre de UNITED DISTILLERS PLC TRADING AS MACDONALD GREENLESS. 1.3.

La demanda. La actora presenta la demanda, fundamentada en que el 17 de octubre de 1984, INTERNACIONAL DE LICORES LTDA., solicitó el registro de la marca LORD PARK para distinguir productos de la clase 33, a la cual MACDONALD GREENLESS LIMITED presentó su oposición basándose en que es titular del registro de la marca OLD PARR para distinguir productos de la misma clase.

Sostiene que la marca OLD PARR estuvo vigente hasta el año 1988 a favor de un tercero, ya que afirma: “De la simple lectura del considerando “SEGUNDO” de la resolución que negó el registro de la marca LORD PARK, clase 33, se infiere que la División de Signos Distintivos no aceptó la sustitución de la solicitud de registro por no ser procedente la modificación del signo en que consiste dicha marca”.

Asimismo a la fecha de presentación de la solicitud del registro de la marca LORD PARK no existía registrada o solicitada una marca similar. La solicitud de registro de la marca OLD PARR fue presentada con posterioridad a la solicitud de registro presentada por su mandante, por lo que la administración debió negar el registro. Fundamenta su acción en que el acto administrativo impugnado viola el artículo 81 de la Decisión 344, ya que la administración ignoró que la marca OLD PARR (mixta) no era lo suficientemente distintiva para amparar productos de la clase 33.

Hace referencia a que la distintividad conduce a que la marca sea individual y singular permitiendo que el signo sea distintivo, es decir que sea novedoso y que no se preste a confusiones con otros, de la forma que lo hace con el signo LORD PARK. “Ante el mismo hecho el mismo derecho, o, lo que es lo mismo, GACETA OFICIAL donde existe la misma razón, debe aplicarse la misma disposición. Si, de acuerdo con el criterio de la División de Signos Distintivos, la marca LORD PARK no es susceptible de registro por ser similar a la marca OLD PARR (mixta), la cual, por error, creyó que se encontraba registrada con anterioridad, sin lugar a dudas el registro de ésta (OLD PARR -mixta-) no es procedente, por tratarse de una marca similar a la marca LORD PARK, sobre la cual recae el derecho de prioridad al registro de la misma a favor de INTERNACIONAL DE LICORES LTDA”.

Señala que se violó el artículo 83 literal a), concordante con el artículo 96 del mencionado cuerpo legal, ya que la División de Signos Distintivos al efectuar el examen de fondo de la marca determinó que el signo solicitado no incurría en ninguna de las prohibiciones, es decir que no era confundible con marcas solicitadas con anterioridad.

De esta forma, afirma, se desconoce sus mejores derechos sobre la marca. 1.4. Contestación de la demanda. Por su parte la Superintendencia de Industria y Comercio al presentar su contestación a la demanda, solicita el no tener en cuenta las pretensiones presentadas por la actora ya que considera que éstas carecen de apoyo jurídico. Señala que la Administración expidió la resolución con plena competencia, ajustándose al trámite administrativo en materia marcaria, garantizándose el debido proceso y el derecho de defensa.

Sostiene que dentro del trámite administrativo no se presentaron oposiciones ni observaciones contra la solicitud de registro. “Es de agregar que la sociedad INTERNACIONAL DE LICORES LTDA, no demostró ante la oficina nacional competente y en la oportunidad legal pertinente dentro de la vía gubernativa, tener un mejor derecho o prioridad marcaria sobre el registro de la marca “OLD PARR” (mixta) para distinguir los productos comprendidos en la clase 33ª de la nomenclatura vigente”.

Por su parte el tercero coadyuvante se opone a las pretensiones formuladas por el demandante, considerando que no existe violación al artículo 81 de la Decisión 344, ya que el registro de la marca OLD PARR se encuentra vigente, y que dicho registro es anterior en el tiempo a la marca LORD PARK, por lo que no existe la mencionada prelación. Sostiene que si existiera prelación entre la marca LORD PARK y OLD 07/11/2000 9.16 PARR, debe esta última prevalecer, toda vez que es una marca notoria, conocida en Colombia y en el ámbito mundial.

No le asiste razón al demandante para invocar la prohibición del artículo 83 literal a), por no poderse registrar la marca LORD PARK en virtud de lo establecido en el artículo 82 literales a y h de la Decisión 344, además del artículo 83 literales a), d) y e) ibídem; la marca de la demandante es irregistrable: “la sociedad demandante pretende engañar al público consumidor al crear una marca confundiblemente similar a la marca OLD PARR.

Prueba de lo anterior es que la demandante no sólo se contentó con copiar la marca OLD PARR, sino que también imita el envase del producto OLD PARR”. (Folio 59) Se está imitando a una marca notoria, por lo cual no existe el derecho de prelación invocado.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. La competencia del Tribunal para interpretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, deriva de lo que dispone el artículo 32 del Tratado de su Creación.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. Las normas cuya interpretación se solicita son los artículos 81, 83 literales a), d) y e) y 96 de la Decisión 344. Se transcriben a continuación: 3.1. Artículo 81. “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” 3.2. Artículo 83. “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con GACETA OFICIAL derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:” “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;”… “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;…” 3.3.

Artículo 96. “Vencido el plazo establecido en el artículo 93 sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.” Este Tribunal no interpreta los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 en concordancia con el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia, en virtud de lo manifestado en anteriores sentencias, que hacen referencia a com- 07/11/2000 10.16 promisos de los Países Miembros de la Comunidad Andina, adquiridos desde la entrada en vigencia de la Decisión 311.

Estos compromisos son de carácter nacional y no pueden ser invocados ni aplicados a los casos en que los particulares participan con intereses individuales. Los compromisos sobre los que versan los ya mencionados artículos 146 y 147 son obligaciones adquiridas por los Países cuyo cumplimiento estima este Tribunal deberá concretarse en beneficio del fortalecimiento institucional de los órganos de protección de la propiedad industrial en la subregión “con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria”.

Este punto no es objeto de discusión en el presente caso. 4. CONSIDERACIONES. Los aspectos a los cuales se referirá el Tribunal en esta interpretación, dicen relación con los requisitos para el registro de las marcas, irregistrabilidad de marcas, notoriedad de la marca, plazos para presentar observaciones y obligatoriedad del examen de fondo. 4.1.

Requisitos para el registro de las marcas. Dentro del ordenamiento jurídico comunitario, el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, señala los requisitos que debe reunir un signo para obtener el registro como marca, ya que en caso de no cumplirlos la Oficina Nacional Competente deberá rechazar la solicitud planteada.

Los aludidos requisitos hacen referencia, como lo ha reconocido este Órgano Comunitario, a la calidad de ser lo suficientemente distintivo, el ser perceptible y finalmente el tener la capacidad de ser susceptible de representación gráfica. A continuación nos referiremos brevemente a cada uno de estos requisitos: El primer requisito, hace referencia a la capacidad del signo de ser suficientemente distintivo; ésto a más de implicar que éste no sea confundible con otro similar o igual a otro ya solicitado o registrado con anterioridad, generando la amenaza de que se produzca engaño o error en el público consumidor.

GACETA OFICIAL Este requisito es la razón de ser de la marca. A través de él se busca facilitar las relaciones mercantiles, ya que es por la marca que el consumidor identifica el origen, la calidad o la necesidad que él tiene del producto o servicio ofrecido. También es la marca la que permite al comerciante identificarse en el mercado, ofreciendo al público consumidor calidad, cantidad, “status” e inclusive precio, lo que hace que el adquirente prefiera una mercancía o servicio de otro ofertado por su competidor.

No se otorga el registro como marca a un signo que se preste a confusión por ser similar o idéntico con otro ya registrado o solicitado con anterioridad para amparar productos idénticos o similares dentro de la Clasificación Internacional de Niza. 07/11/2000 dio del sentido del oído es en sí una marca auditiva”.2 Finalmente, el signo deber ser susceptible de representación gráfica, tercer requisito con el cual se facilita el tener una concepción material de lo que es el signo. La representación gráfica del signo es la descripción que permite formarse una idea del signo, objeto de la marca, pudiendo valerse para ello de palabras, figuras, signos, o cualquier otro mecanismo idóneo que sea lo suficientemente expresivo como los ya señalados.

De esta manera se acepta que puedan constituir marca los envases o envoltorios como señala la doctrina: “En todos estos casos bastará con ver el envase para saber de qué producto se trata, o cual es la marca denominativa que lleva”, y continúa “Desde luego que los envases deberán tener algo característico, salirse de lo común y habitual, para ser registrables.

Una simple bolsa de papel, una caja cuadrada o rectangular de cartón, no podrán ser monopolizados, porque ya están en el uso común”.3 El segundo requisito señalado por el artículo 81 hace referencia a la perceptibilidad, es decir la posibilidad que tiene el signo de ser captado por los sentidos. Un signo mientras permanece en el campo ideal no puede ser protegido como marca; así lo expresó este Tribunal: “El requisito de la perceptibilidad va implícito en la definición de que la marca es un signo inmaterial, y para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos … es indispensable una materialización o exteriorización que lo transforme de lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable a través de un medio sensorial” 1 Es de esta forma como se exige que la marca pueda ser captada por alguno de los sentidos, generalmente por la vista, que es el sentido mayormente utilizado para identificar al signo, aunque no se descarta que se pueda impedir el registro de una marca auditiva como lo ha señalado este Tribunal: ”Doctrinalmente se admite como de difícil expresión perceptiva las marcas olfativas y gustativas, no así las auditivas o sonoras, que deben tener características propias para su registro.

No se entenderá que una palabra por ser escuchada y entendida por me1 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial 3-IP-97 del 23 de mayo de 1997. Tomo VI. Marca: “PANPAN PAN PAN”. Pág. 151. 11.16 Zuccherino, por su parte aclara “Se acepta que en esta clase de marcas no puede exigirse una originalidad absoluta sino relativa, pues dada las características propias de envases y envoltorios, necesariamente habrá semejanzas que deberán ser aceptadas” 4. 4.2.

Irregistrabilidad de marcas. Un signo, además de reunir los requisitos ya señalados, no debe incurrir en ninguna de las prohibiciones señaladas tanto por el artículo 82 como por el artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Prohibiciones que fueron señaladas de una forma taxativa por el legislador comunitario, lo que implica que no se pueden crear otras diferentes de las señaladas por las mencionadas normas. 2 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación prejudicial 33-IP-95, Tomo V, Pág.: 203.

Marca: “PANPAN PAN PAN”. 3 Derecho de Marcas. Jorge Otamendi, Ed. AbeledoPerrot, Segunda Edición, Pág.: 45. 4 Marcas y Patentes en el Gatt. Daniel Zuccherino. Ed. Abeledo –Perrot. Pág.:

99. GACETA OFICIAL 07/11/2000 El artículo 83 literal a) prohíbe el otorgar el registro de una marca a un signo que sea confundible por ser idéntico o similar, de forma que se pueda inducir al público consumidor a error con una marca anteriormente solicitada o registrada a favor de un tercero. “c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto.

Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia; y, Quien ha solicitado con anterioridad el registro de la marca tiene prioridad para obtenerlo, consagrándose de esta manera el principio “primero en el tiempo primero en el derecho”; pero como explicaremos más adelante, este principio no es absoluto, ya que no se aplica de manera automática para el caso de marcas notorias.

“d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.” (Proceso 42-IP-99, Sentencia del 8 de octubre de 1999, Marca: “OLD PARR”)” 5 Con el fin de establecer la similitud o el riesgo de confusión entre dos signos, este Órgano Comunitario, siguiendo criterios vertidos por la doctrina ha establecido las siguientes reglas generales: “Por la complejidad que implica para el juzgador el determinar la existencia de ese riesgo, este Tribunal ha establecido los siguientes criterios generales que orientan al juez nacional al aplicar las normas comunitarias estableciendo al respecto: “Con este propósito ha decantado cuatro reglas básicas que se estiman de utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos; así: “a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia; exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio;

“b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación marcaria debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada; 12.16 Con estos parámetros, el Juez Consultante deberá determinar si existe o no el riesgo de confusión y sobre todo si se otorga el registro solicitado. 4.3.

Notoriedad de la marca. Como señalamos precedentemente, el principio de prioridad no se aplica automáticamente para marcas notorias, ya que se ha reconocido que ellas gozan de protección sin necesidad de registro en el país de que se trate, bastando que este registro sea al menos en un país (puede ser en el extranjero) y que el signo sea conocido por la mayor parte de consumidores que habitualmente adquieren el producto o contratan el servicio.

Esto se debe a la promoción, antigüedad o difusión de la marca, lo que ha permitido el conocimiento del público que habitualmente adquiere dichos servicios o mercaderías. La marca notoria se encuentra en un grado superior al que logran llegar pocas marcas, lo cual implica el obtener un grado de aceptación por parte del público consumidor, debido gene5 Sentencia del Proceso 5-IP-2000 de marzo 3 del 2.000, Marca: “LORD PARK”.

GACETA OFICIAL 07/11/2000 ralmente al éxito que ha tenido el producto o servicio. puedan decidir que una marca es notoria, pues esto equivaldría a que la notoriedad se convierta en una auto calificación de cada interesado. La marca notoria es una clasificación especial de marcas cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión. Precisamente por la protección jurídica que ella tiene, que inclusive sobrepasa la territorialidad y el principio de especialidad, la notoriedad de una marca no puede ser una simple concesión ni un calificativo que sea atribuido por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores.

Tampoco se atenderá la sola manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria.9 “La marca notoria está por lo general asociado con productos de muy buena calidad e intensamente publicitados. Hay quienes hablan de productos de calidad excepcional”.6 Sobre el tema, podemos anotar que este Tribunal, desde la sentencia 1-IP-87, la ha definido como: “la que goza de gran difusión, o sea la que es conocida por los consumidores de la clase de producto o servicio de que se trate… Tiene especial interés en este proceso la noción de “marca notoria”, ya que ella está protegida por las normas del Acuerdo de Cartagena que son materia de esta consulta, más allá de los límites de “la clase” de productos o servicios o “regla de especialidad”, siempre que, además de ser notoria, esté también registrada, así sea en el exterior. ” 7 La protección que reciben estos signos se debe a que: 13.16 Una marca para ser objeto de esta protección especial debe ser conocida sin que sea necesario el registro en el país donde se presenta la oposición, siendo suficiente el registro en otro u otros países.

Tampoco se exige el uso de la marca en un determinado territorio o país, la norma comunitaria únicamente exige el conocimiento que debe tener el grupo de consumidores del bien o servicio. “Muy a menudo, un producto exitoso no se puede comercializar en todos los países al mismo tiempo. Comienza a conocerse en algunos países y luego es pirateado en otros por gente que lo ve en el país de origen y lo utiliza sin permiso.

En la legislación tradicional de marcas, esto puede ser difícil de impedir”8. “Ese conocimiento puede provenir del uso continuo y sistemático de la marca o de su difusión publicitaria; sin que sea legalmente necesario que uso y conocimiento tengan presencia simultánea para que pueda hablarse de marca notoria.” “Supone el legislador que una marca notoria está siendo usada en uno o varios Países, uso que en todo caso y en su oportunidad deberá probarse con el fin de hacer valer la condición de notoriedad.” 10 Ante esta situación, el legislador comunitario ha señalado en el artículo 83, literal d) de la Decisión 344 que es irregistrable un signo marcario confundible con otro notoriamente conocido.

Sobre este tema el Tribunal ha sostenido: 4.4. Plazos para presentar observaciones. “Ante una disposición general como la transcrita surge la pregunta de ¿quién otorga a la marca su carácter de notoria?. No son las partes en un juicio ni sus titulares los que Dentro del trámite para otorgar el registro a un signo como marca, la Legislación Comunitaria ha establecido un plazo para que la persona que se crea afectada por la concesión de ese 6 Derecho de Marcas, Jorge Otamendi, Ed. Abeledo Perrot, pág.: 363. 7 Sentencia del Proceso 1-IP-87, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo I, pág.: 114. 9 Interpretación prejudicial 08-IP-95, sentencia de 30VIII-96, Marca LISTER, en G.O.A.C. Nº 231 de 17-X96. 8 ACUERDO TRIPs, Cohen, citado por Carlos Correa, Ediciones Ciudad Argentina.

Pág. 95. 1.996. 10 Interpretación prejudicial 42-IP-99, sentencia del 8 de octubre de 1999. Marca: “OLD PARR”. GACETA OFICIAL 07/11/2000 registro pueda presentar sus observaciones a dicha solicitud. Para poder presentar esas observaciones la Decisión 344 ha establecido ciertos puntos que se hace necesario precise en este momento: Las observaciones no la pueden presentar cualquier persona, sino como señala el artículo 93, las que tienen un interés legítimo.

El artículo antes mencionado señala que la oficina nacional competente no debe tramitar las observaciones que hayan sido presentadas extemporáneamente (pasados los treinta días, que no haya pagado las tasas, etc.) Tampoco se tramitarán las observaciones en las que la solicitud en la cual se fundamenta la observación haya sido posterior de la observada, es decir se reconoce el principio “prior tempore, prior iure”; primero en el tiempo, primero en el derecho. alguno de los requisitos, se estará a lo señalado en el último inciso del mismo artículo, es decir, que la solicitud sea considerada como no admitida a trámite.” 11 4.5.

Obligatoriedad del examen de fondo. No obstante, que no existan observaciones, este Tribunal reitera que no se puede aceptar el criterio vertido por la Administración según el cual “…si el interesado no hace uso del derecho de formular oposición a la administración no incurre en ilegalidad al concederlo…”. Como ha expresado en anteriores oportunidades este Órgano Comunitario, la Administración siempre debe realizar el examen de fondo a la solicitud de registro: “La facultad otorgada a la oficina nacional competente de proceder al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, es una obligación que precede al otorgamiento o no del registro marcario.

La existencia de ‘observaciones’ compromete más al funcionario en la realización del examen de fondo; pero la inexistencia de ellas no lo libera de la obligación legal de proceder al mismo. En efecto, la finalidad perseguida por la norma es que el examen de fondo se convierta en una etapa obligatoria del proceso de concesión o denegación de marcas, y eso lo expresó acertadamente la administración ahora recurrida dentro del caso de la marca ‘RENTAR’ (nominativa), proceso interno No. 3610 (Interpretación prejudicial 29-IP-96 del 30 de septiembre de 1998.

GO. del Acuerdo de Cartagena No. 394 del 15 de diciembre de 1998.)12” “La prioridad, definida como la “Anterioridad en el tiempo o en el orden de una persona o cosa con respecto a otra/ Precedencia/ Antelación / Privilegio/ Prelación/ Preferencia/” (Diccionario Jurídico Elemental, Guillermo Cabanellas, Pág. 320, Ed. Heliasta, 1998.), que según el artículo 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se refiere a que sólo puede presentar observaciones quien sea el titular de la marca o quien presentó en primer lugar la solicitud de registro en cualquiera de los países miembros.

“Esta solicitud le da una prelación a quien primero presente la solicitud de registro de la marca, no pudiendo otorgársele a otro que presente con posterioridad la solicitud de registro para productos iguales o similares donde exista el riesgo de confusión para el público consumidor. “Este derecho de prioridad sólo se produce cuando la Oficina Nacional Competente ha admitido la solicitud, la cual ha cumplido con todos los requisitos del artículo 87, es decir se ha identificado al peticionario, se ha descrito clara y completamente la marca, se ha indicado los productos o servicios para los que se solicita la marca y el comprobante de haber pagado la tasa de presentación establecida.

En caso de que exista ausencia de 14.16 Es conveniente señalar que las causales de irregistrabilidad que deben tomarse en cuenta por la Administración al efectuar el examen de fondo en el presente caso, no pueden ser otras que las taxativamente establecidas en los artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344, y que, como reiteradamente se ha dejado expresado, el funcionario está obligado a examinarlas, háyanse formulado o no observaciones al respecto.

Con fundamento en las consideraciones anteriores, 11 Interpretación prejudicial 5-IP-2000, sentencia del de marzo del 2000, Marca: “LORD PARK”. 12 Interpretación prejudicial 25-IP-98, 3 de marzo de 1998, Marca: “PINTUBLER”. 3 GACETA OFICIAL EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: Primero: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica a que se refiere el artículo 81 de la Decisión 344 y además, si no encaja en ninguna de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. Segundo: No se puede otorgar registro como marca a un signo que sea confundible con una marca registrada o a un signo anteriormente solicitado por parte de un tercero; ya sea por existir identidad o similitud de forma que pueda inducir a los consumidores a error, siempre que los productos o servicios sean los mismos o en los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Para efectos de determinar esta similitud, se debe aplicar los criterios vertidos en la presente sentencia. Tercero: Cuarto: 07/11/2000 Quinto: 15.16 El examen de registrabilidad de la marca la debe efectuar la Oficina Nacional Competente siempre, es decir cuando se hayan presentado observaciones o aun cuando éstas no existieran. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso interno Nº 3974, de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

Notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante copia certificada. Remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial. Luis Henrique Farías Mata PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO La protección a la marca notoria se debe a la gran difusión que tiene, la cual le ha permitido el ser conocida por los consumidores del bien producido o servicio ofertado, independientemente de si la marca se halla registrada en el país en el cual se ha presentado la solicitud para el registro de la marca semejante que pueda inducir a confusión. Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Las observaciones las presentarán sólo quienes tengan interés legítimo.

Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 07/11/2000 16.16 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú