Año XVII - Número 642 Lima, 15 de febrero del 2001 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 60-IP-2000.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Proceso Interno No. 5478. Actor: MARTINEZ POR VALLEJO LTDA. Marca MAXVALL Proceso 70-IP-2000.- Interpretación Prejudicial del artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio por este Tribunal de los artículos 89 y 100 de la misma Decisión 344.

Expediente Interno 5240. Actora: Sociedad BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY Marca: PLATINOL VS PLAQUINOL PROCESO 60-IP-2000 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Proceso Interno No. 5478. Actor: MARTINEZ POR VALLEJO LTDA. Marca MAXVALL. Magistrado Ponente: JUAN JOSÉ CALLE Y CALLE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinticuatro días del mes de enero del dos mil uno, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Magistrado Juan Alberto Polo Figueroa, en oficio 1237 de 27 de junio del 2000, recibido en el Tribunal el 14 de julio del 2000.

V I S T O S: Que la consulta se tramita con observancia de lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal y que por ello previamente fue admitida a trámite.

ANTECEDENTES 1. Las partes. Es demandante la sociedad MARTINEZ POR VALLEJO LTDA MAXVALL, frente a la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad que es demandada por haberle negado registro a su solicitud para la marca MAXVALL destinada a distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la clasificación internacional de Niza y como tercero interesado la sociedad HITACHI NAKUSERO KABUSHIKI KAISHA, HITACHI MAXELL LTD.

Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 2. Actos demandados en el proceso interno. Lo es, la Resolución Nº 4093 del 9 de noviembre de 1998, por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, revoca la Resolución Nº 13926 del 29 de mayo de 1996 y declara fundada la observación presentada por la sociedad HITACHI NAKUSERO KABUSHIKI KAISHA, HITACHI MAXELL LTD. y niega el registro de la marca MAXVALL para distinguir productos de la clase 16 internacional. 3.

La demanda. Estima la demandante que la Superintendencia al expedir la Resolución Nº 4093, interpreta de forma errada los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; con respecto al primero señala que el signo MAXVALL (mixta) es un signo perceptible, porque puede ser captado por los sentidos particularmente por el de la vista; suficientemente distintivo, tanto intrínseca como extrínseca del signo para identificar un signo; y, susceptible de representación gráfica.

Señala que la sociedad actora es titular en Colombia de la marca MAXVALL para productos de la clase 9 internacional, por un término de diez años otorgada el 13 de abril de 1977, registro que ha sido renovado manteniendo su última renovación en vigencia hasta 13 de abril del año 2002. La marca de la Sociedad Hitachi Makusero Kabushiki Kaisha, Hitachi Maxell Ltd.

MAXEL, fue otorgada el 28 de mayo de 1974, y pese a esto la Administración otorgó el registro a la marca MAXVALL. “Si además de ello se tiene en cuenta que la marca MAXVALL Clase 9 –Certificado de Registro Nº 88.909– que fue otorgada el 13 de abril de 1.977, ha coexistido en el comercio con la marca MAXELL (etiqueta) Clase 9 –Certificado de Registro No. 81.635– hace 21 años y 11 meses, la coexistencia hace presumir la inexistencia de riesgo de confusión, o que las marcas NO han producido una confusión que lleve al público consumidor a error o engaño, debido a que ambas marcas amparan productos idénticos y similares que corresponden a la clase 9”.

(folio 21) Señala que no se puede aplicar el artículo 83 literal a), por no existir similitudes ortográficas ya que “puede observarse a simple vista las diferencias que existen entre ellas”, tampoco 15/02/2001 2.20 existen similitudes fonéticas o auditivas y señala con respecto a la presunta similitud visual o gráfica, que “si eventualmente pueden existir algunas similitudes en cuanto a las letras que conforman las marcas MAXVALL y MAXELL, dicha similitud NO constituye argumento suficiente para determinar que las marcas enunciadas sean confundibles”.

(folio 26) 4. Contestación de la demanda. Contesta la demanda la Superintendencia de Industria y Comercio solicitando no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas ya que sostiene que con la expedición de la resolución Nº 4093 del 9 de noviembre de 1998, la Superintendencia de Industria y Comercio a través del Superintendente Delegado no ha incurrido en ninguna violación de normas legales, constitucionales y comunitarias.

“Adicionalmente cabe advertir que, de los documentos obrantes en el expediente Nº 93-408.925 y contentivo de la actuación administrativa, en lo relativo a la solicitud de registro de la marca “MAXVALL” (mixta) para distinguir los productos de la clase 16 de la nomenclatura vigente, solicitada por la sociedad Martínez por Vallejo Ltda, Maxvall… se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa”.

(folio 38) Sostiene que la marca MAXVALL es irregistrable para distinguir productos de la clase 16, ya que no es suficientemente distintiva y “puede conllevar a una posible desviación de la clientela, como puede eventualmente propiciar competencia desleal entre las empresas y afectar al público consumidor”. (folio 41) Por estas razones sostiene que la resolución impugnada no viola ninguna norma legal como aduce el demandante. 5.

Resolución Impugnada La Resolución Nº 4093 de noviembre 9 de 1998, por la cual se resuelve el recurso de apelación negando el registro de la marca MAXVALL para distinguir productos de la clase 16 y declara fundada la oposición de la sociedad Hitachi Makusero Kabushiki Kaisha (Hitachi Maxell) considerando que se presenta la causal de irregistrabilidad señalada por el artículo 83 lite- GACETA OFICIAL ral a) de la Decisión 344 ya que existe riesgo de confusión que puede inducir al público consumidor a error ya que los productos amparados por la marca solicitada y la registrada son los mismos.

Considera pertinente la administración, en primer lugar aclarar que sí existe una semejanza nominativa entre los signos MAXVALL y MAXELL, pero ello no es suficiente para negar el registro de una marca, puesto que existen otros factores paralelos al estudio de la confundibilidad de los signos como lo es la confundibilidad que se pueda presentar frente a los productos o servicios en sí mismos.

“En el caso objeto de estudio, teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el considerando anterior, tenemos que sí existe una relación entre algunos de los productos de la clase 16, que se pretenden distinguir con la marca solicitada en registro como ‘toda clase de impresos que se sobreponen a los cassettes’ y los aparatos para reproducción de sonido o imágenes, comprendidos en la clase 9ª, dentro de los cuales se encuentran los cassettes.

Ahora bien al utilizar un impreso denominado MAXVALL sobre un cassette, el público podría asumir que es la marca del cassette no del impreso y que es producido por quien produce los CASSETTES denominados MAXELL, ya que como se dijo anteriormente las referidas marcas presentan similitudes que las hacen confundibles entre sí. En consecuencia, ambas marcas no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor”.

(folio 8) II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. La competencia del Tribunal para interpretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, deriva de lo que dispone el artículo 32 del Tratado de su creación. III.

NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. Las normas cuya interpretación se solicita son el artículo 81 y el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 que se transcriben a continuación: 15/02/2001 3.20 Artículo 81. “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” Artículo 83. “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;…” IV.

CONSIDERACIONES. Los aspectos a los cuales se referirá El Tribunal en esta interpretación son: los requisitos para el registro de las marcas, la irregistrabilidad, irregistrabilidad de los signos semejantes y la coexistencia marcaria. V. LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCA Del texto del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se pueden destacar los requisitos que exige la norma comunitaria para que un signo pueda ser registrado como marca, los cuales son la distintividad, la perceptibilidad y la suceptibilidad de representación gráfica.

En cuanto al primer requisito, la distintividad, es el más importante, ya que se constituye en la razón de ser de las marcas y por lo cual se le otorga protección por parte del Derecho Comunitario; careciendo de sentido el proteger un signo que sea confundible con otro ya registrado o solicitado con anterioridad o que sea la el GACETA OFICIAL término usual, o por su generalidad, su amenaza de engaño o de error, su descriptividad, etc. no son lo suficientemente distintivos.

Un signo que caiga en alguna de las circunstancias referidas que se encuentran desarrolladas en los diferentes literales artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no permite identificar e individualizar al producto o servicio en el mercado. Además la norma comunitaria señala como segundo requisito, que el signo sea perceptible, es decir que pueda ser captado por alguno de los sentidos del ser humano, esto es que tenga alguna manifestación al mundo exterior que permita al consumidor el identificar los productos que él busca o necesita.

Al respecto este Tribunal ha dicho: “El signo no cumpliría la función de marca si no tuviera la capacidad de ser perceptible por medio de los sentidos o de la inteligencia por parte de los consumidores, de manera que pueda ser apreciado en imágenes, impresiones, palabras, gráficos, colores, etc. “De la perceptibilidad se desprende también el requisito de la capacidad diferenciadora, que es el medio más fidedigno de identificar un producto o un servicio de otro.” 1 Finalmente el último requisito exige que el signo sea susceptible de representación gráfica, con lo que se busca facilitar a la Administración en el trámite de registro.

“El tratadista Marco Matías Alemán, en su obra: “Marcas”, pág. 77, Top Management International, Bogotá, destaca la importancia de esta característica, y hace una relación entre la perceptibilidad con la materialización o factibilidad externa para el registro.” 2 VI. LA IRREGISTRABILIDAD Un signo para poder ser registrado como marca no puede incurrir en alguna de las prohibiciones señaladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 1 2 Proceso 29-IP-2000, sentencia del 2 de junio del 2.000, Marca: “FUENTE CLARA”.

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo V, Proceso 27-IP-95, Pág.: 90. 15/02/2001 4.20 Estas prohibiciones, en su primer grupo, hacen referencia a la calidad del signo por si mismo, es decir buscan ver que el signo pueda ser registrado, permitiendo la identificación del signo frente al producto o servicio que se pretende registrar; es de esta forma que no podrá obtener la protección un signo que sea usual o descriptivo o en otras palabras una denominación necesaria del producto o servicio.

La marca en estas circunstancias se confunde con el producto o servicio ofertado no permitiendo una real identificación del producto. Todas estas prohibiciones se hallan plenamente desarrolladas por los diferentes literales del artículo 82 de la norma comunitaria. En cambio el segundo grupo constante en el artículo 83, busca proteger a terceros que poseen un mejor derecho porque han registrado su marca o la han solicitado con anterioridad o han usado un nombre comercial o poseen una marca que alcanzó la calidad de notoria y frente a ellas no se puede registrar un signo que sea idéntico o similar.

Con estas prohibiciones se protege tanto al consumidor que no corre el riesgo de ser engañado al adquirir un producto diferente al que necesitaba o buscaba y al empresario que no se ve afectado por una competencia desleal de otro que aprovechándose del esfuerzo invertido por el titular de una marca u otro signo marcario en darlo a conocer o por la calidad del producto, sea afectado por un signo marcario idéntico o similar.

VII. IRREGISTRABILIDAD DE LOS SIGNOS SEMEJANTES Una de las prohibiciones consta en el literal a) del artículo 83 de la norma comunitaria, que busca amparar el derecho de terceros que poseen una marca ya registrada o solicitada con anterioridad y al público de la posibilidad de error “para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

Conociendo la dificultad que representa el establecer la existencia de riesgo de confusión entre dos signos enfrentados, este Tribunal ha puesto de relieve las siguientes reglas en anteriores procesos, las cuales pasamos a reiterar: GACETA OFICIAL “Con este propósito ha decantado cuatro reglas básicas que se estiman de utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos; así: “a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio; 15/02/2001 ceso 42-IP-99, Sentencia del 8 de octubre de 1999, Marca: “OLD PARR”)” 3 Al respecto, se hace necesario señalar que la prohibición se refiere a productos o servicios en los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, lo que implica que no es necesario que se hallen dentro de la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, sino que entre los productos puedan existir similitud o conexión competitiva entre ellos, para lo cual este Órgano Comunitario ha recogido los siguientes criterios: “La doctrina ha planteado o elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos (Jorge Otamendi, Carlos Fernández - Novoa y Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas).

Ellos se sintetizan: “b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación marcaria debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada; “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator “Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclator, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro corresponde a quien la alega. “c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto. Como quiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia; y, “d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.” (Pro- 5.20 “b) Canales de comercialización. “Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. 3 Sentencia ratificada recientemente en la sentencia del expediente 05-IP-2000 del 3 de marzo del 2000, Marca: “LORD PARK”.

GACETA OFICIAL 15/02/2001 6.20 “c) Mismos medios de publicidad. “h) Misma finalidad. “Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva o los productos serían competitivamente conexos.

Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc, la conexión competitiva sería menor. “Productos pertenecientes a diferentes clases pero que tienen similar naturaleza, uso o idénticas finalidades, pueden inducir a error o confusión. “d) Relación o vinculación entre los productos.

“Una relación entre los productos vendidos puede crear una conexión competitiva. No es lo mismo vender en un lugar helados y muebles, que vender al mismo tiempo cocinas y refrigeradoras, entre las cuales existe una vinculación. “i) Intercambiabilidad de los productos. “Si es posible que un producto pueda ser sustituido por otro, es decir si son intercambiables en cuanto a su finalidad, la conexión competitiva es palpable.” 4 VIII COEXISTENCIA MARCARIA Finalmente es preciso anotar que las marcas han coexistido durante un lapso de tiempo, ante lo cual se hace necesario el señalar lo ya expresado en anteriores sentencias: “Una coexistencia pacífica, extensa en número de años y sin reclamaciones por parte del primer titular, puede significar una autorización tácita de aquél para que el segundo titular pueda continuar utilizando su marca, pues, constituyendo la causal de irregistrabilidad de confusión, una causal que doctrinariamente ha sido considerada como susceptible de acarrear sólo nulidad relativa, bien podría subsanarse con esa autorización -expresa o tácita- o con la desaparición de la confusión. La actitud pasiva del primer titular sin que obre en defensa de su marca en tiempo oportuno, revela una señal de aceptación de los hechos así como la presunta diferenciación de los dos signos. Si no ha existido confusión por muchos años, la nulidad por esa causal no tendría el objetivo y fines que la norma persiguió: defender a los consumidores y al titular marcario.

En ese caso, la causal de confusión más bien se ha revertido en favor del segundo titular. En efecto el uso permanente de dos signos registrados semejantes habría logrado con el transcurrir del tiempo, eliminar la confusión y crear, más bien, la inconfundibilidad y la diferenciación entre ellos”. (Sentencia producida con motivo de la interpretación prejudicial 18-IP-98, del 30 de marzo de 1998, correspondiente a la marca “US TOP”)5.

“e) Uso conjunto o complementario de productos. “Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (puertas y ventanas) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. “f) Partes y accesorios.

“La confusión en este caso se produciría si entre el producto principal y el accesorio hay una cierta identidad con el producto final. (motores y válvulas, pero no en el caso de tornillos y carburadores). “g) Mismo género de los productos. “Pese a que los productos pueden estar en diferentes clases y cumplir diferentes funciones o finalidades, si tienen características generales, existe la posibilidad de la similitud (medias de deporte y medias de vestir). 4 5 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 08-IP-95, Marca: “LISTER”, Tomo IV, pág.: 324-325.

Proceso 12-IP-97, sentencia del 7 de julio del 2.000, Marca: “BUSCAP”. GACETA OFICIAL Ante esta situación es obligación del Juez Nacional el determinar si en verdad se ha dado la coexistencia de las marcas de una manera efectiva y sobre todo el determinar que no ha existido durante el tiempo de coexistencia en el mercado el riesgo de confusión. Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: Primero: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica a que se refiere el artículo 81 de la Decisión 344 y además, no encaja en ninguna de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Segundo: Debe determinar el Juez Nacional si entre las marcas enfrentadas existe riesgo de confusión, aplicando para el efecto las reglas recogidas en la presente sentencia, tomando en cuenta si entre los productos protegidos por las marcas existe conexión competitiva. Tercero: Respecto de la coexistencia de marcas, la permisibilidad por parte del primer titular de una marca, del uso que de un segundo signo registrado hiciere su respectivo titular durante un período considerable de tiempo, podría entenderse como la 15/02/2001 7.20 aceptación implícita por aquél de la utilización simultánea de los dos signos. El Consejo de Estado de la República de Colombia, deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso interno Nº 5478, de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

Notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia certificada. Remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 15/02/2001 8.20 PROCESO 70-IP-2000 Interpretación prejudicial del artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio por este Tribunal de los artículos 89 y 100 de la misma Decisión 344.

Expediente Interno 5240. Actora: Sociedad BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY Marca: PLATINOL VS PLAQUINOL Magistrado Ponente: JUAN JOSE CALLE Y CALLE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en la ciudad de San Francisco de Quito, a los veinticuatro días de enero del año dos mil uno. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial del artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, presentada por la Dra. Olga Inés Navarrete Barrero, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, expediente interno No. 5240 contra autoridades nacionales.

Actora: SOCIEDAD BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY. En el proceso interno instaurado por la actora, a través de apoderado se pretende obtener en acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la anulación de las Resoluciones No. 50530 de diciembre 21 de 1994, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, mediante la cual se negó el registro del signo PLATINOL, para distinguir productos de la clase 5 del artículo 2 del Decreto 755 de 1972, así como de las Resoluciones 14783 de 30 de mayo de 1997, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos y la No. 1141 de 15 de mayo de 1998, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, las que confirman la Resolución 50530.

HECHOS DE LA DEMANDA: Los proporcionados por la autoridad consultante son: “El signo PLATINOL cuyo registro se solicita encuadra dentro de una de las causales de irregistrabilidad específicamente la contenida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que prohibe el registro de signos que sean idénticos o se asemejen a otros ya registrados o solicitados para registro por un tercero para los mismos productos o servicios o para aquellos productos o servicios en que puede inducir al público a error”.

“En este caso entre la expresión que se solicita PLATINOL y la marca registrada por un tercero PLAQUINOL, existe semejanza ortográfica y fonética que induce al público consumidor a error con una marca anteriormente solicitada o registrada por un tercero”. “No existe confusión alguna entre las expresiones que se comparan, dada la limitación de productos que presenta en el escrito.

Afirma que las expresiones en conflicto coexisten en países como Panamá y Perú, sin que se genere confusión en los consumidores, dado los productos disímiles que distingue una y otra”. “La sociedad WINTHROP PRODUCTS INC., es propietaria de la marca PLAQUINOL, en Colombia y otros países. Utiliza la marca para distinguir un producto antiartrítico y antipalúdico, entre los que no puede haber riesgo de confusión. Además las drogas para la artrítis pueden ser vendidas al público en general, mientras que las drogas contra el cáncer solo las compran por prescripción médica quienes padecen esta enfermedad”.

“Entre las expresiones PLATINOL (solicitada) y PLAQUINOL (registrada), existen claras semejanzas desde el punto de vista gráfico, ortográfico y fonético, que de coexistir GACETA OFICIAL en el mercado generarían riesgo de confusión para los consumidores. De otra parte, no desconoce la validez de los documentos aportados por el recurrente, ni el hecho de que en terceros países tales expresiones coexistan, pero de igual forma, dada la especial incidencia que sobre la salud pública tienen los productos de la clase 5a, y la cobertura total que presenta la marca registrada a favor de un tercero, no es admisible la coexistencia de tales expresiones en el mercado, procediendo el mantenimiento incólume de la providencia recurrida”.

“La administración considera que la identidad de la sílaba NOL, entre las marcas comparadas, y la similitud de la raíz PLATI y PLAQUI, además de tener vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, hace presumir que genera semejanzas, pues en ese orden de distribución de las vocales en una denominación, produce desde el punto de vista fonético, la impresión general que dicha denominación, impacta en el consumidor, más si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas y ubicadas en el mismo orden, hace presumir que genera semejanzas, pues ese orden de distribución de las vocales en una denominación impacta en el consumidor, más sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares como por ocupar la misma posición. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que la marca PLAQUINOL, tiene cobertura total sobre los productos de la clase 5, por lo cual aunque el solicitante limite sus productos para distinguir únicamente una droga anticáncer, esto no disminuye el riesgo de confusión pues dicho producto también se encuentra incluído en la clase 5a ”.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA. La actora contrae su acción a los siguientes puntos: a) La coexistencia marcaria entre las marcas en conflicto, esto es PLATINOL Y PLAQUINOL, en razón de que en abril 25 de 1985, y encontrándose vigente el registro a favor de Bristol Myers Compañía (hoy Bristol Myers Squibb Compañia, por cambio de denominación social) la División de La Propiedad In- 15/02/2001 9.20 dustrial, expidió el registro 113.594 para la marca PLAQUINOL, autorizándose de este modo la coexistencia marcaria.

Manifiesta la actora, sobre este punto: b) la Administración considera que la identidad de la sílaba NOL, entre las marcas comparadas, y la similitud en la raíz PLATI y PLAQUI, además de tener vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, hace presumir que genera semejanzas, pues en ese orden de distribución de las vocales en una denominación, produce desde el punto de vista fonético, la impresión general de que dicha denominación, impacta en el consumidor, más sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares como por ocupar la misma posición. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que la marca PLAQUINOL, tiene cobertura total sobre los productos de la clase 5, por lo cual aunque el solicitante limite sus productos para distinguir únicamente una droga anticáncer, esto no disminuye el riesgo de confusión pues dicho producto tambien se encuentra incluido en la clase 5ª”. ”Hago notar con especial énfasis el hecho que la Administración al hacer la evaluación de la solicitud para nuevo registro PLATINOL y evaluar si existía o no confusión entre PLAQUINOL y PLATINOL hizo caso omiso al hecho que en el expediente obraba prueba de un acuerdo de coexistencia de PLAQUINOL y PLATINOL Al omitir tener en consideración la expresa manifestación de los titulares de PLAQUINOL que no existía conflicto en la coexistencia de PLAQUINOL y PLATINOL la Administrración se equivocó al interpretar la causal de irregistrabilidad contenida en el articulo 83 (a) de la Decisión 344, pues le dio a esta norma aplicación en un caso en donde se configuraban los hechos que ameritaban su aplicación”.

“En los archivos de la propia Superintendencia de Industria y Comercio reposan pruebas del hecho que las marcas PLAQUINOL y PLATINOL coexistieron, por decisión de la misma entidad que hoy niega el registro de PLATINOL. En efecto, las pruebas que reposan en los archivos de la Superintendencia de Industria y Comercio demuestran que en GACETA OFICIAL abril 25 de 1985 se expidió el registro 113.594 para PLAQUINOL estando vigente un registro para PLATINOL.

Insisto por ser de especial importancia, en 1985 la Oficina de marcas expidió un registro para PLAQUINOL estando vigente un registro para PLATINOL. Dicho hecho prueba que era posible la coexistencia de PLATINOL y PLAQUINOL, criterio que un tiempo después la Oficina de marcas equivocadamente cambió con las resoluciones aquí atacadas pese al abundante material probatorio que demuestra su errado proceder”. c) Argumenta la coexistencia pacífica de las dos marcas en Panamá y en Perú, rigiendo en este País también la Decisión 344. d) La administración se equivocó en la interpretación de la causal de irregistrabilidad del articulo 83, literal a) de la Decisión 344, al no considerar la “expresa manifestación de los titulares de PLAQUINOL, que no existía conflicto en la coexistencia” entre esa marca y PLATINOL. e) Niega la confusión de las dos marcas, al haber registrado al mismo tiempo los dos signos. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA 15/02/2001 10.20 jo de Estado, en orden a establecer la confundibilidad entre los dos signos en discusión, pues entre ellos “existen semejanzas en los aspectos ortográfico, y fonético”. d) En cuanto a la imputación de la violación por parte de la Oficina Nacional competente del articulo 100 de la Decisión 344, aducida por la demandante, expresa que “ no tiene vocación de prosperar habida cuenta que la Decisión 344 entró en vigencia el 1 de enero de 1994 y la marca PLATINOL para la clase 5 cuyo titular era la Sociedad Bristol Myers Company, ahora Bristol Myers Squibb Compañy, expiró el día 2 de diciembre de 1987; por lo tanto no se dan los presupuestos legales para la aplicabilidad de esta norma comunitaria, como lo afirma la propia parte demandante” Por su parte la sociedad SANOFI, por medio de apoderado se presenta como tercero interesado y coadyuvante de la demandada, afirma: a) La marca PLAQUINOL, fue conferida en la forma indicada en renglones anteriores, y renovada mediante solicitud de 20 de abril de 1990, conferida tal renovación el 20 de abril de 1993, hasta el 22 de abril de 2.000.

Se sintetiza en los siguientes razonamientos: b) Dicha marca fue traspasada por su titular original a SANOFI, otorgándose la inscripción del traspaso mediante Resolución No. 017459 de 13 de agosto de 1996 siendo esta compañia titular de la misma. a) El 7 de mayo de 1982 la compañía Winthrop Products Inc., con domicilio en New York, estado de New York, solicitó el registro de la marca PLAQUINOL, para distinguir los productos de la case 5 de la nomenclatura vigente, cuyo registro se confirió mediante resolución No. 0004019 de 25 de abril de 1985, según certificado 113.594. c) La solicitud para el registro del signo PLATINOL, fue modificada el 11 de enero de 1989, para la clase 5, y la prioridad se entenderá “empezará a tenerse en cuenta desde la fecha de la modificación de la solicitud inicial”, según advertencia de la propia División de la Propiedad Industrial conforme auto de 28 de junio de 1990. b) La compañía Bristol Myers, domiciliada en New York, presentó la solicitud de inscripción de la marca PLATINOL, para la clase 13 el 2 de diciembre de 1987, para posteriormente cambiarla a la clase 5. d) De los hechos anteriores, anota la coadyuvante, se podría concluir que la “sociedad BRISTOL MYRES SQUIBB COMPANY fue titular de la marca PLATINOL No. 105.227 clase 5, cuyo registro caducó el 8 de junio de 1987 y que fue titular de una nueva solicitud de registro para la mencionada marca, cuya fecha de presentación no es el 2 de diciembre de 1987 sino el 11 de enero de 1989 ya que la modificación pretendida por la socie- c) Reitera las argumentaciones contenidas en las resoluciones impugnadas, anteriormente mencionadas, reforzando su criterio en la Jurisprudencia de este Tribunal y del Conse- GACETA OFICIAL dad demandante, por versar sobre un elemento esencial, no es una modificación sino una nueva solicitud”. e) Indica que “cada solicitud de registro de marca debe ser analizada en particular, atendiendo no solo a la confrontación fría y objetiva de dos expresiones, sino a la situación del mercado, a las condiciones reales en las en las cuales los productos o servicios van a ser comercializados, al nivel del público consumidor al que van dirigidos los productos…”. f ) Para que una marca tenga existencia legal es necesario renovarla, según los prescrito en el articulo 114 de la Decisión 344. g) Aún admitiendo que el articulo 100 fuere aplicable al caso, la compañía impugnante no cumplió con los requisitos que esa norma exige y que son “Que la solicitud de registro sea presentada dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia para solicitar la renovación; que la solicitud de registro sea para la misma marca; que la solicitud de registro sea presentada por quien fue su último titular”. h) Si la marca PLATINOL tuvo vigencia del 8 de junio de 1982 al 8 de junio de 1987, y si fuese aplicable el artículo 100 de la Decisión 344 que entró en vigencia el primero de enero de 1994, Bristol Myers Squibb Company, pudo haber presentado la renovación dentro de los seis meses de gracia que se contempla en ese artículo esto es hasta el 8 de diciembre de 1987, y sin embargo el 2 de ese mismo mes y año, presentó una nueva solicitud para amparar los productos de la clase 13, entre otros armas de fuego, municiones, es decir se refería a otra clase, habiendo modificado esa solicitud para la clase 5 mediante escrito de 11 de enero de 1989.

En consecuencia, expresa, que en ningún caso habría lugar al derecho referido en el artículo 100. i) Respecto a la aseveración de la demandante sobre la existencia de un acuerdo de coexistencia respecto de las dos marcas, suscrito por los títulos a nivel mundial, niega tal hecho, argumentando que Sterling Products International Incorporated “otorga un consentimiento específico para el registro y uso de 15/02/2001 11.20 la marca PLATINOL, en Guatemala, documento éste que es muy diferente a un acuerdo de coexistencia a nivel mundial” (resaltado en el propio texto).

Ademas admite que existe un acuerdo de coexistencia de las dos marcas en Perú y Panamá lo cual no significa que “puede permitirse también en Colombia”. j) La confundibilidad de una marca son hechos que deben ser analizados para cada caso dependiendo inclusive de cada país. “Asi, por ejemplo, en países donde se da estricta aplicación a las normas relativas a la venta de productos farmacéuticos solamente con fórmula médica, puede admitirse un mayor grado de semejanza entre marca que en países donde casi todos lo productos farmacéuticos pueden adquirirse sin fórmula” El Tribunal acogiéndose a la facultad prevista en el articulo 35 del Tratado de Creación, esto es, de referirse a los hechos del proceso, cuando sea indispensable para los efectos de la interpretación solicitada, deja constancia de: a) La marca PLATINOL, fue conferida mediante resolución No. 4604 de 8 de junio de 1982 para el periodo comprendido entre el 8 de junio de 1982 al 8 de junio de 1987, (5 años), solicitud presentada el 18 de enero de 1980.

No existe prueba de una solicitud de renovación. b) La Marca PLAQUINOL, fue solicitada el 7 de mayo de 1982 y conferida según certificado No. 113.594. de 25 de abril de 1985, con renovaciones sucesivas hasta el 25 abril del 2.000. c) En el escrito de revocatoria de la resolución N. 50530, la parte actora afirma que “la sociedad WINTHROP PRODUCTS INC, ciertamente propietaria de la marca PLAQUINOL, en Colombia y otros Países…” afirmación con la cual reconoce el derecho a esa marca por parte de su titular (lo subrayado de la sentencia). d) La actora admite en su libelo de demanda que “el registro para PLATINOL, expiró y en diciembre 2 de 1987…buscando reemplazar el registro para que la misma marca que poseía en Colombia”, aclaración que lleva la afirmación de que no se presentó solicitud de renovación, sino una nueva solicitud.

GACETA OFICIAL En vista de todo lo anterior, éste Organo Judicial Andino, COSIDERANDO: I. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional también con competencia para actuar como juez comunitario –tal el caso de la alta jurisdicción consultante- y en tanto esas normas resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; y Que igualmente se encuentra conforme la solicitud con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, así como con los requisitos establecidos en el articulo 61 del respectivo Estatuto (Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena) promulgado en desarrollo del Tratado.

II NORMAS OBJETO DE LA PRESENTE INTERPRETACION La norma cuya interpretación ha sido requerida por la alta jurisdicción consultante es: DECISION 344 “Articulo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismo productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Adicionalmente el Tribunal considera pertinente la interpretación de oficio de los artículos 89 y 100 de la indicada Decisión 344: “Articulo 89.- El peticionario de un registro de marca, podrá modificar su solicitud ini- 15/02/2001 12.20 cial únicamente con relación a aspectos secundarios. Asimismo, podrá eliminar o restringir los productos o servicios principalmente especificados.

“La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento de la tramitación, requerir al peticionario modificaciones a la solicitud. Dicho requerimiento de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la presente Decisión. “En los casos previstos en el presente artículo, no podrá modificarse la solicitud para cambiar el signo ni para ampliar los productos o servicios principalmente especificados”.

“Articulo 100.- Contra la solicitud presentada dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia al que se refiere el artículo anterior, para la misma marca, por quien fue su último titular, no procederán observaciones con base en el registro de terceros que hubiesen coexistido con la marca solicitada. Transcritas las anteriores disposiciones el Tribunal pasa a desarrollar las siguientes materias: a) Confundibilidad marcaria b) Coexistencia marcaria c) Renovación marcaria d) Modificación a la solicitud inicial u original e) Marcas farmacéuticas III.

CONFUNDIBILIDAD MARCARIA El signo marcario constituye el elemento diferenciador esencial para que los diversos productos y servicios que se expenden en un mercado puedan tener una distintividad propia e individual, para que el consumidor al adquirirlos sepa cual es la fuente empresarial de dichos productos o servicios y por otro lado, tenga certeza que el bien que se encuentra protegido por una marca es el que realmente quiere adquirirlo.

Para llegar a determinar la certeza y confianza en la adquisición de bienes y servicios, el público consumidor debe diferenciar con exactitud y precisión el producto frente al signo marcario, lo que implica que éste no se confunda con otros ya existentes en el mercado ni por GACETA OFICIAL su composición gramatical, ortógrafica o por su pronunciación o por el concepto que el signo conlleve en la mente del adquirente.

La exigencia de que el signo marcario tenga individualidad y distintividad excluye de por si la posibilidad de que otros signos similares o iguales puedan ser registrados, porque aceptarlo significaría contrariar una de las funciones de la marca, como es la de distinguir los signos, y lo confundible es opuesto a lo distintivo. La marca está destinada a proteger tanto al titular marcario como al consumidor del error en la adquisición y de una desleal competencia en el mercado frente a quien utilice un signo similar o idéntico para los mismos bienes y servicios.

El signo debe tener esa individualidad externa frente a la percepción que el consumidor realice del mismo por medio de cualquiera de los sentidos. Pero además los signos facilitan el comercio de bienes y servicios por lo que existe una relación directa entre signo y producto, factores que se complementan para el analisis de la distintividad.

De esto se desprende que si los signos son idénticos o iguales o semejantes y se ha solicitado el registro para los mismos o iguales productos, el riego de confusión o la similutud confusionista o la imposibilidad diferenciadora impide que el signo posteriormente solicitado pueda tener acceso al registro. Por el contrario, y a excepción de las marcas notorias y renombradas, signos idénticos o similares para diferentes productos o servicios pueden tener coexistencia mediante registros simultáneos, en el entendido que la clasificación Internacional de Niza no determina esa similitud o diferenciación de productos o servicios.

De producirse entre signos y productos una mera confusión o una duda sobre la confusión de los signos, éste no cumpliría desde el primer momento su función primordial como es la distinguir e individualizar productos y más bien acarreará un error del publico frente a otros signos similares o iguales, desprotegiéndose al consumidor elemento esencial del derecho marcario.

En defensa del principio “pro consumitore”, y de los derechos de terceros, el articulo 83, literal a) de la Decisión 344, ha establecido como una causal o motivo de irregistrabilidad el hecho de que los signos “ sean idénticos o se asemejen de forma que puedan 15/02/2001 13.20 inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

La norma no pretende la existencia de una confusión inmediata, sino pretende impedir el registro del segundo signo, cuando pueda darse o presumirse una confusión. Si entre dos signos nace para la autoridad o el juez la duda efectiva y verdadera, aunque no la certeza de que entre dos signos se puedan confundir, entonces el segundo será irregistrable, más aun si el primer signo ya ha sido registrado como marca precisamente en defensa de un derecho validamente adquirido, aplicando el principio “in dubio pro signo priori”.

Pero la simple confusión no es el único elemento determinante para rechazar la inscripción de un signo que pueda causar confusión. La norma agrega como elemento de impedimento registral el hecho de que tal confusión pueda causar un error dentro del público consumidor. El Tribunal andino tiene ya una extensa y bien sentada jurisprudencia respecto al concepto y alcance de la distintividad y lo que significa el riesgo de confusión. Así en el proceso 04-IP-98 (Gaceta Oficial No. 375 de 7 de Octubre de 1998) expresó: “2.

LA DISTINTIVIDAD COMO REQUISITO ESENCIAL DE LA MARCA. “Del artículo 81 de la Decisión 344 anteriormente transcrito se desprende que la distintividad es un requisito sin el cual el signo que se pretenda utilizar en el mercado para identificar determinados productos o servicios no alcanza la categoría de marca, lo que determina la imposibilidad de ser registrado como tal.

El concepto de distintividad ha de entenderse desde el punto de vista marcario como la capacidad del signo para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión. “Cuando el legislador dispone la distintividad como condición necesaria para el registro, pretende asegurar ab initio el cumplimiento de la función principal de la marca, consistente en facilitar al público la elección de los bienes que desea, sin que en el proceso GACETA OFICIAL de adquisición su voluntad se encuentre viciada por error sobre el origen empresarial de los productos o servicios.

Garantizando tal función, salvaguarda al mismo tiempo el interés de quienes son titulares de registros o de solicitudes anteriores, pues asi impide que la distintividad de las marcas ya existentes sea afectada por actos imputables a terceros, con lo que de inicio dispone de una herramienta contra la competencia desleal, en especial contra el aprovechamiento de la reputación que, real o potencialmente, se alberga en la marca.

“La jurisprudencia de este Tribunal en punto de la distintividad de la marca ha sido prolija. Así, en la sentencia dictada dentro del proceso 1-IP-87 expresó: “( ) Entre productos o servicios del mismo género, especie o grupo, la marca es el elemento identificador que permite al empresario considerar suyo el producto o servicio que presta y al consumidor exigir el producto o servicio que conoce, aprecia y busca, según la marca ( ) Es esencial, en resumen, que el signo que ha de constituir una marca, tenga fuerza distintiva suficiente respecto a productos o servicios que puedan confundirse.

Esta fuerza distintiva del signo, más aún que su novedad u originalidad -que siempre serán relativas-, constituye el requisito indispensable para que la marca exista jurídicamente hablando”. (Jurisprudencia reiterada en los procesos 4-IP-88, 3-IP-90, 3-IP-91, 6IP-93, 1-IP-94, 2-IP-94, 9-IP-94, 5-IP-94 y 7IP-94). “Visto el sistema marcario en su conjunto, se observa que el mismo se encuentra estructurado sobre el concepto de distintividad bien que se contemple en forma estática, como elemento esencial para la existencia de la marca, y desde su perspectiva dinámica, es decir, analizada la función del signo una vez que los productos o servicios que individualiza circulan en el mercado.

Basta repasar las causales de irregistrabilidad para percatarse de que en su mayoría el legislador comunitario toma como fundamento el carácter distintivo del signo. Basta también analizar el contenido del derecho marcario, para deducir que la exclusividad conferida al titular del registro no tiene un fin en sí misma sino que se encuentra concebida en aras de la distintividad.

Pero, aún más, la regla ge- 15/02/2001 14.20 neral dispuesta en el primer inciso del artículo 107 Decisión 344, según la cual “Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohibe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro ( )”, tiene también por finalidad la salvaguarda del carácter exclusivo y distintivo de las marcas… “4.

LA DISTINTIVIDAD Y EL RIESGO DE CONFUSIÓN “Si la función principal de la marca es identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante con los productos o servicios de igual o semejante naturaleza ofrecidos por otra empresa o persona, para su cumplimiento el titular de la marca debe contar con un poder de exclusión referido a la utilización del signo, es decir con un conjunto de facultades en virtud de las cuales pueda oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca.

Ciertamente, si se permitiera la titularidad de una marca en cabeza de dos o más personas para distinguir, dentro de un mismo mercado nacional, productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se estaría avalando la existencia de un verdadero riesgo de confusión toda vez que los consumidores de los bienes de que trate difícilmente podrían distinguir el origen empresarial de unos y otros, lo que necesariamente acarrearía un vicio del consentimiento - error - a la hora de celebrar los negocios jurídicos que conducen a la adquisición de los productos o a la contratación de los servicios.

“… si los signos no son idénticos sino tan sólo similares, realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor; cuál es el público al que los productos y/o servicios se encuentran dirigidos y, en fin, toda una serie de factores cuyo estudio requiere de la mayor diligencia y prudencia. “Salta a la vista que las referidas marcas no son idénticas, por lo que el juez nacional tendrá que verificar si entre ellas existe similitud, pero no cualquier parecido, sino uno GACETA OFICIAL que verdaderamente pueda originar confusión entre el público consumidor…” (criterio ratificado dentro del proceso 45-IP-98, G. O. 581 de 12 de Julio 2.000.

Ver procesos 34IP-2000, 36-IP-2000; 40-IP-2000, y 45 IP2000 G. O. 583 de 17 de julio 2.000). Doctrinariamente se ha sostenido, y así se ha pronunciado este Tribunal, que la confusión o el “riesgo de confusión” entre dos signos puede originarse por similitudes gráficas, ortográficas conceptuales o ideológicas o fonéticas, tomando en consideración de todos modos al signo en su conjunto o su integridad sin divisiones, fragmentaciones o mutilaciones de la palabra, o de sus letras, porque el comprador no realiza un examen pormenorizado o meticuloso de la marca, sino mas bien adquiere una idea de los signos y su constitución o integración a primera vista, y esa primera impresión es la que le permite diferenciar esa marca con otras, que las coteje en forma sucesiva, dependiendo en todo caso la forma de distribución o disposición de los productos en el mercado.

El juzgador que pretende proteger al consumidor en el otorgamiento de una marca, para su análisis debe ponerse en la situación de áquel o aceptar la idea de que cómo analizaría un comprador un determinado producto, considerando si los productos son o no de consumo masivo y que tipo de consumidores acceden al producto o servicio analizado, esto es un consumidor medio, especializado o profesional.

Para el caso concreto cabe hacer hincapié en la regla doctrinaria relativa a que para analizar a los signos debe tenerse en cuenta “las semejanzas y no las diferencias que existan “ (BREUR MORENO, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pág 351 y ss). Si las semejanzas son mas definitivas y penetrantes en la comparación y no aparece entre los dos signos una diferencia definida que contraste a los mismos, resultando con elemental evidencia que existen más semejanzas que diferencias, la utilización de los signos en el mercado puede crear una confusión entre el público.

La semejanza o la parecida grafía y ortografía o el mismo contexto estructural de los elementos que componen las denominaciones analizadas, la semejanza entre los prefijos y los sufijos, las raíces o las terminaciones comunes, el numero de sílabas iguales, la utilización 15/02/2001 15.20 de las mimas vocales o consonantes al inicio al final de los signos, la misma acentuación serán elementos para prefijar una similitud real entre los dos signos que pudiera conducir al público a error en cuanto a los productos que se protejan con una marca, que perteneciendo a la misma clase, sean como en este caso, farmaceúticos pero para uso diferente.

El aspecto fonético, entre las denominaciones en confrontación es otro factor que puede incidir para la determinación de confusión. Si las consonantes o vocales que las diferencian, tienen una pronunciación gutural semejante, por ejemplo un mismo sonido sordo y oclusivo que no permite una diferenciación clara en su pronunciación y poco diferenciador al sistema auditivo podría ser un factor de confundibilidad, y baste que entre las dos especies marcarias, haya o se presienta pueda haber una confusión en uno de estos aspectos, para que de hecho se obstaculice el registro marcario del signo que va a provocar dicha confusión. (Proceso 12-IP-97, G. O. 588 de 2 de agosto del 2.000.

Marca BUSCAP) Decidir si entre dos signos iguales o semejantes existe una confusión que induciendo a error pueda impedir un segundo registro, constituye un proceso de examen subjetivo de la administración o del juez, que de ningún modo puede tener el carácter de arbitrario o simplista, sino todo lo contrario, debe guiarse por normas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido para el efecto y han sido recogidas, ampliadas y reiteradas en las propias sentencias de este Organo Judicial.

IV. COEXISTENCIA MARCARIA La actora insiste en su demanda que las dos marcas coexistieron en la república de Colombia y coexisten actualmente en Panamá y en la república del Perú. Sobre la coexistencia en Panamá cabe aclarar que una es la legislación andina en cuanto a marcas y otra la de Panamá, porque resulta improcedente cualquier analisis, y además porque este País no es parte de la Comunidad Andina, sujeto a las normas comunitarias.

Con relación a la alegación coexistencial en Perú, cabe reiterar pronunciamientos anteriores del Tribunal, en miras a orientar el aspecto GACETA OFICIAL netamente territorial de una marca, salvo las notorias. Con esto se indica que si una marca es registrada en uno cualquiera de los Países Miembros no por ello puede y deba registrarse en los demás. Cada registro en cada uno de los Países tiene su propio analisis, de tal modo que para obtener el registro a nivel comunitario éste debe efectuarse en cada uno de ellos, en razón de que el derecho exclusivo nace por el registro en virtud del artículo articulo 102 de la Decisión 344.

“Por lo que se entiende que el registro en un solo país no extiende los derechos a los demás países..” (Proceso 17-IP-96, marca EDWIN, G. O. 253 de 7 de marzo 1997). “Por lo tanto no es posible en la práctica actual de la Comunidad Andina que pueda prosperar para una parte el argumento de que su registro debe ser aprobado en el país “B” porque igual marca ha sido autorizada en el país “A”, si el signo marcario no reúne las condiciones de registrabilidad señaladas en la ley comunitaria” (Proceso 17-IP-98, marca “LA RUBIA” G. O. 354 de 13 de julio de 1998).

Aun dentro de un mismo País se pudo haber registrado un signo semejante pero ello no implica la posibilidad de que posteriormente se deba otorgar un nuevo registro para otro signo semejante, pues cada solicitud tiene sus propios antecedentes, circunstancias, observaciones y criterios de analisis. Este análisis del registro marcario que debe efectuar la oficina nacional competente se debe realizar con la existencia o no de observaciones, de tal modo que la falta de éstas no deriva en una limitación de la autoridad para proceder al examen de fondo del signo o en una desvinculación de dicha obligación. (articulo 96 de la Decisión 344).

(Ver procesos 27-IP-95, G. O. No. 257 de 14 de abril de 1997; 22-IP-96, G. O. 265 de 16 de mayo de 1997; Proceso 25-IP-98, g. O. 428 DE 16 DE ABRIL DE 1999 y proceso 40-IP-2000, G. O. 583 de 17 de julio del 2.000) La coexistencia en el Perú tampoco permite el registro de un signo similar o igual que pueda llevar a error o confusión en Colombia, pues la coexistencia prevista en el articulo 107 de la Decisión 344, se refiere a la existencia de registros sobre una misma marca en Países diferentes, permitiéndose la circulación de los productos o servicios siempre que existan previamente un acuerdo entre las partes y se establezcan y se adopten las previsiones necesarias para evitar confusión. Tampoco es aplica- 15/02/2001 16.20 ble el inciso tercero de esa norma, toda vez que la marca registrada en Colombia está siendo utilizada en esa zona geográfica, hecho que no permite la importación de productos iguales con la misma marca a Colombia, salvo el convenio expreso de las partes o titulares de las respectivas marcas.

Esta norma lo que protege en todo caso, es la libre comercialización de los mismos productos o servicios con marcas idénticas o similares, cuando existan acuerdos entre las partes o en el País importador (Colombia) no se esté utilizando la marca, conforme al articulo 110 de la Decisión 344. Pero el registro simultáneo de dos marcas idénticas o semejantes a nombre de titulares diferentes en la subregión, para distinguir los mismos productos o servicios no es admitido por dicha norma.

(Proceso 11-IP-96, G. O. 299 de 17 de Octubre de 1997, caso BELMONT) Por otro lado, y por regla general, el registro de un signo como marca tiene efecto dentro del respectivo territorio del país que lo ha registrado y el titular de ese registro, conforme al articulo 102 tiene el derecho al uso exclusivo del mismo, el que confiere al titular en el ejercicio del “ius prohibendi”, la facultad de impedir que un tercero, sin su consentimiento utilice ese signo no pueda vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u ofrecer servicios en la misma, o importar o exportar productos con la marca (articulo 104 de la Decisión 344).

Los acuerdos entre las partes para el uso simultáneo de dos signos deben prevenir en todo caso que entre los dos signos no habrá ningún riesgo de confusión o error entre el público consumidor, acuerdos que deben ser expresos para el uso del signo en el País al cual se refieran los mismos. Respecto a la coexistencia marcaria, el Tribunal ha considerado la posibilidad de esa coexistencia en miras a que “…el uso permanente de dos signos registrados semejantes habría logrado con el transcurrir del tiempo, eliminar la confusión y crear, más bien, la inconfundibilidad y la diferenciación entre ellos.

En suma, la coexistencia pacífica puede llegar a eliminar la confundibilidad entre dos signos y habiéndose eliminado ésta, desaparece también la causal de nulidad que a lo mejor existió en un primer momento” (Proceso 18-IP-98,del 30 de marzo de 1998, G. O. 340 de 13 de mayo de 1998, marca US TOP, ratificado en proceso 12-IP97). En el caso sub lite, la situación varía, GACETA OFICIAL pues las dos marcas coexistieron en un tiempo corto pero dejaron de permanecer con registro conjunto al momento de la resolución No. 50530 de 21 de diciembre de 1994, en que se decidió sobre la confusión entre los dos signos, y las partes no argumentaron en esa etapa procedimental sobre la coexistencia marcaria, limitandose al campo de la confundibilidad.

Al momento de decidir por parte de la oficina nacional competente en el caso sub judice rechazó la inscripción de la marca PLATINOL, aplicando la norma vigente que era la Decisión 344, a la que debía sujetarse la oficina encargada del registro marcario, en acatamiento también de la jurisprudencia comunitaria respecto a la aplicación de la ley en el tiempo referida más adelante.

V. RENOVACION DE MARCAS La falta de renovación de una marca produce la extinción del derecho al uso exclusivo por parte del titular, principio aceptado desde la Decisión 85 hasta la actual 344. De tal modo que quien no ejerció ese derecho perdió su marca, la que puede ser apropiada por un tercero en cualquier momento, por ser un signo a disposición del público.

Según se desprende de la documentación allegada al Tribunal la marca PLATINOL, para la clase 5 expiró el 8 de junio de 1987, entendiéndose que al momento de resolver este caso por parte de la Oficina Nacional competente, esto es el 21 de diciembre de 1994, mediante la resolución 50350 no había realmente dos marcas inscritas, sino únicamente la marca PLAQUINOL y la solicitud de registro para la marca PLATINOL, que en un primer momento se requirió para la clase 13, para luego cambiarla por la clase 5, con fecha 11 de enero de 1989.

Se desprende en consecuencia, que frente a la administración había dos situaciones legales: la marca debidamente inscrita PLAQUINOL (25 de abril de 1985, registro 113594, renovada hasta el 25 de abril 2000) y la nueva solicitud de la marca PLATINOL, presentada el 2 de diciembre de 1987 y modificada el 11 de enero de 1989 El argumento de la actora que debía aplicarse el articulo 100 de la Decisión 344 no tiene cabida en este supuesto, porque para ese propósito debió tratarse de una renovación marcaria que no se ha dado por parte del titular de la 15/02/2001 17.20 marca PLATINOL, por cuanto la acción producida se refiere a la solicitud de una nueva marca para productos de diferente clase.

No existiendo por lo tanto una solicitud de renovación mal cabría la aplicación de una norma que se refiere a esa situación jurídica y que confiere el plazo de gracia de seis meses a partir de la expiración del registro para la presentación de la solicitud de renovación. La actora pretende aplicar esta norma a los hechos producidos en 1985, más el mencionado artículo 100 tiene vigencia desde el primero de enero del año 1994, y según la jurisprudencia comunitaria andina, “las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que se encontraren vigentes al momento de adoptarse las resoluciones internas que pongan fin a un procedimiento administrativo, son aplicables para juzgar la legalidad del acto final producido durante la vigencia de aquellas” (Procesos 01IP-94, G. O. No. 164 de 2 de noviembre de 1994;

Proceso 08-IP-94, G. O. 241 de 20 de enero de 1997, reiterado en Proceso 34-IP2000, G. O. 583 de 17 de Julio del 2.000). Cita que se produce en razón de que la solicitud del registro de la marca PLAQUINOL, tiene fecha 2 de diciembre de 1987, cuando regía en el área andina la Decisión 85 y hasta el momento de emitir la resolución primeramente impugnada esto es la No. 50530 el 21 de diciembre de 1994, habían sucedido en materia de propiedad industrial las Decisiones 311 (12 de diciembre de 1991), 313 (14 de febrero de 1992) y la 344, que rige desde el primero de diciembre de 1994, y bajo la cual se emitió la resolución materia de la acción de anulación ante el Consejo de Estado.

Llama la atención desde luego la larga duración de un trámite administrativo para la concesión de una marca, esto es por más de 7 años, desde la presentación de la solicitud (2 de diciembre de 1987) hasta la primera resolución (21 de diciembre de 1994), situaciones que pueden perjudicar los intereses de los aspirantes al registro de dos signos. El artículo 70 de la Decisión 85, al cual pudo haberse acogido la actora para la renovación, no otorgaba ningún plazo de gracia para presentar la solicitud, sino que concluido el plazo de concesión, la marca se extinguía, que en el caso bajo examen se produjo fatalmente el 8 de junio de 1.987 prosiguiendo la titularidad de la marca PLAQUINOL.

GACETA OFICIAL VI. CAMBIO EN LA SOLICTUD ORIGINAL Los hechos fácticos se refieren a una primera solicitud de registro de la marca PLATINOL, por parte de la demandante o actora, de fecha 2 de diciembre de 1987, para distinguir productos de la clase 13 y una modificación posterior de fecha 11 de enero de 1.989 para productos de la clase 5, lo que implicaba el análisis del artículo 89 de la Decisión 344.

Se remite esta sentencia a las dos pronunciadas anteriormente en los procesos 20-IP-95, Marca “MONO”, G. O. No. 236 del 25 de noviembre de 1996, y al proceso 27-IP-97, marca “TENNIS”, G. O. No. 369 de 3 de septiembre de 1998, en las cuales se expresó: “Según la norma del artículo 89 en una solicitud de registro marcario se pueden distinguir dos clases de elementos: los principales y los secundarios.

Los primeros “no son susceptibles de modificación, es decir son inamovibles dentro de la tramitación (cambios en los elementos esenciales del signo, en la denominación y en el gráfico, ampliación de los productos a protegerse con la marca, cambio de clase, etc.), hasta tal punto que de existir una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite constituiría una nueva solicitud sujeta al procedimiento inicial del registro con la consecuente publicación” luego de la cual procederán las observaciones, solicitud que pierde el derecho de prioridad”.

VII. MARCAS FARMACEUTICAS Se ratifica una vez más el criterio de este Tribunal sostenido en los procesos 13-IP-97, marca “DERMALEX”, proceso 30-IP-200, MARCA “AMOXIFARMA” (G. O. 578 de 27 de junio del 2000 y proceso 48-IP-200, marca “BROMTUSSIN” (G. O. No. 594 de 21 de agosto del 2.000). En el Proceso 30-IP-2000, en la sentencia expresa: “Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño 15/02/2001 18.20 irreparable a la salud humana, más aún en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.

Dentro del proceso 48-IP-2000, siguiendo esta línea de rigurosidad del examen o comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera el Tribunal expresó: “Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.

Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas”. Se ratifica una vez más este criterio. De todo lo expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: La Oficina Nacional competente para decidir sobre el registro de un signo macario, aplicará las normas vigentes al momento de decidir sobre la concesión o la negativa.

SEGUNDO: La confusión que se presente o pueda presentarse entre dos signos iguales o semejantes para productos idénticos o similares, no permite el registro del segundo signo solicitado.

TERCERO: La administración o el juez para determinar la confusión o el “riesgo de confusión” entre dos o más signos, deberá hacerlo sujetándose o en conformidad a las reglas que la doctrina y en esta sentencia se han expresado, de tal modo que no se trate de un análisis em- GACETA OFICIAL pírico sino sujeto a un procedimiento técnico y minucioso de los hechos.

CUARTO

QUINTO

SEXTO: En el análisis de los signos para establecer el grado de confundibilidad, se debe partir del análisis global o total de los signos, haciendo hincapié más en las semejanzas que en las diferencias; acudiendo a las similitudes ortográficas, fonéticas o ideológicas que puedan generar confusión entre los signos en comparación. El registro de un signo en un País no da derecho a que se registre el mismo signo en otro País, si en el segundo pueden existir causales de irregistrabilidad.

Para la aplicación del artículo 100 de la Decisión 344 es necesario que se encuentre como elemento de discusión la solicitud de renovación de una marca anteriormente registrada y no una mera solicitud de registro marcaria.

SEPTIMO: El cambio de clase de una solicitud, la hace perder el carácter prioritario de la misma, y se entenderá que la nueva solicitud será admitida con la fecha posterior.

OCTAVO: En las marcas farmaceúticas el examinador o el juez deberán, en todo caso, proceder al análisis comparativo con más exigencia que una marca común, dada la naturaleza de los productos los que puedan producir u ocasionar daños o efectivos nocivos para la salud del consumidor. 15/02/2001 NOVENO: 19.20 Las normas comunitarias establecen las acciones de que pueden valerse terceros que se sientan afectados por el registro de un signo posterior, acciones que deben plantearse en el momento oportuno El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia dentro del proceso interno Nº 5240, de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

Notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia certificada. Remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 15/02/2001 20.20 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú