Año XVII - Número 666 Lima, 3 de mayo del 2001 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 75-IP-2000.- Interpretación Prejudicial de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 143 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 1, Quito, República del Ecuador, en el Expediente Interno 3853-346-97-ED. Actor: ALAFAR, Patente: PROCEDIMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE 1.4- DIHIDROPIRIDINAS PROCESO 75-IP-2000 Interpretación prejudicial de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 143 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 1, Quito, República del Ecuador, en el Expediente Interno 3853-346-97-ED. Actor: ALAFAR, Patente: PROCEDIMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE 1.4- DIHIDROPIRIDINAS.
Magistrado Ponente: JUAN JOSE CALLE Y CALLE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en la ciudad de San Francisco de Quito, a los dieciocho días del mes de abril del año dos mil uno. VISTOS: Que la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, a través de su Presidente doctor Víctor Terán M., en escrito Nº 512-TCA-DQ-1S-AI, del 21 de setiembre del año dos mil, solicita a este Tribunal la interpretación de los artículos 1 al 7 de la Sección “De los Requisitos de Patentabilidad” de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y del artículo 143 ibidem.
Que la solicitud recibida se encuentra ajustada a las prescripciones del artículo 61 de su Estatuto y que, en consecuencia, ha sido admitida a trámite. 1.
ANTECEDENTES 1.1. Partes La parte demandante es la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos ALAFAR, a través de su Directora Ejecutiva Sra. Juanita Ramos Miño y la parte demandada el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, el Procurador General del Estado, el Director Nacional de Propiedad Industrial y como tercerista beneficiario el Dr. Roque Albuja Izurieta, apoderado de PFIZER INC. 1.2 Acto administrativo demandado La interpretación se plantea en razón de que la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos ALAFAR, impugna la resolución Nº 0956513, expedida el 7 de agosto de Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 1996, por el Director Nacional de Propiedad Industrial, en la que dicha autoridad administrativa, rechaza la observación interpuesta por la actora contra el registro de la patente solicitada por PFIZER INC., y concede la patente. 1.3 Hechos relevantes 03/05/2001 2.8 de hacerlo, hubiera llegado a la conclusión de que dicha invención no era patentable. c) Contestación de la demanda El Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca propone las siguientes excepciones: a) Los hechos 1.
El 13 de octubre de 1994 el Dr. Roque Albuja mandatario de PFIZER INC., solicita a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial que le conceda el título de patente para “un procedimiento para la producción de 1.4- DIHIDROPIRIDINAS, la que se fundamentó en la Disposición Transitoria Primera del Decreto Ejecutivo 134-A (Reglamento a la Decisión Nº 344). 2.
Esta solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial, en noviembre de 1994. 3. ALAFAR dentro del término legal presentó observaciones en contra de la concesión de la patente. 4. Sin embargo, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial mediante resolución Nº 0956513 de 7 de agosto de 1996 rechazó las observaciones y concedió la patente. b) Escrito de demanda La demandante hace varias observaciones a la resolución impugnada y fundamenta su pretensión en el hecho de que la patente no constituye una novedad, ya que su técnica se utiliza tanto en el Ecuador como en el resto del mundo.
Alega que la “novedad” nunca se probó con el examen técnico ya que el perito no poseía los conocimientos técnicos de la materia. - Negativa de los fundamentos de la demanda. - Legalidad y validez de la resolución impugnada. El Director Nacional de Propiedad Industrial no comparece a contestar la demanda. La empresa PFIZER CORPORATION a través de su mandatario doctor Roque Albuja Izurieta y como tercero interesado contesta también la demanda y señala: - Que la actora no tiene la representación legal de las compañías mencionadas en la demanda. - Ausencia de interés legítimo para impugnar el acto administrativo materia de la litis. - Ilegitimidad de la pretensión de la actora. - Carencia de fundamentos de hecho que sustenten la demanda. - Legitimidad y legalidad del acto administrativo impugnado. - Niega los fundamentos de derecho de la demanda y reafirma el derecho de su mandante a la concesión de la patente.
Con vista de lo anteriormente expuesto, este Tribunal, CONSIDERANDO: I. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Sostiene que el Director Nacional de la Propiedad Industrial no estudió detenidamente la solicitud de patente, pues Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que con- GACETA OFICIAL forman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional competente, como lo es en este caso, la jurisdicción consultante, conforme lo establecido en el artículo 32 del Tratado de su Creación. II.
NORMAS A SER INTERPRETADAS 03/05/2001 3.8 teria, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causahabiente; c) “Un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente; d) “Un abuso evidente frente al inventor o su causahabiente; o, DECISIÓN 344 DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD “Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.
“Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. “El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. e) “Del hecho que el solicitante o su causahabiente hubieren exhibido la invención en exposiciones o ferias reconocidas oficialmente o, cuando para fines académicos o de investigación, hubieren necesitado hacerla pública para continuar con su desarrollo.
En este caso, el interesado deberá consignar, al momento de presentar su solicitud, una declaración en la cual señale que la invención ha sido realmente exhibida y presentar el correspondiente certificado. “Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.
“Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.
“Artículo 5.- Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios. “Artículo 3.- Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomará en consideración la divulgación del contenido de la patente dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud en el país o dentro del año precedente a la fecha de prioridad si ésta ha sido reivindicada, siempre que tal divulgación hubiese provenido de: a) “Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;
“Artículo 6.- No se considerarán invenciones: b) “Los que tengan por objeto materias que ya existen en la naturaleza o una réplica de las mismas; a) “El inventor o su causahabiente; c) “Las obras literarias y artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas; b) “Una oficina nacional competente que, en contravención de la norma que rige la ma- d) “Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para jue- GACETA OFICIAL gos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores o el soporte lógico; 03/05/2001 4.8 cación, requisitos prescritos en la mayoría de las legislaciones nacionales y unánimemente aceptados por la doctrina y la jurisprudencia internacionales. e) “Las formas de presentar información; y, f) “Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico.
“Artículo 7.- No serán patentables: a) “Las invenciones contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres; b) “Las invenciones que sean evidentemente contrarias a la salud o a la vida de las personas o de los animales; a la preservación de los vegetales; o, a la preservación del medio ambiente; c) “Las especies y razas animales y procedimientos esencialmente biológicos para su obtención; d) “Las invenciones sobre las materias que componen el cuerpo humano y sobre la identidad genética del mismo; y, e) “Las invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud.
No es procedente la interpretación del artículo 143 por tratarse de un compromiso asumido por los Países Miembros de la Comunidad Andina dirigidos al reforzamiento de la Propiedad Industrial en la subregión. III. LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD La Sección I del Capítulo 1 de la Decisión 344 de Régimen Común sobre Propiedad Industrial contiene las normas básicas referentes al otorgamiento de patentes.
El artículo 1 de la Decisión 344 señala los requisitos esenciales para el otorgamiento de patentes, ya sea de productos o de procedimientos en el amplio campo de la tecnología, exigiendo que tales invenciones sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de apli- El núcleo central de este artículo se encuentra en el concepto de la novedad que es el factor esencial para que pueda ser otorgada una patente de invento al que se añade el llamado nivel inventivo y la susceptibilidad de su aplicación industrial.
El Tribunal al interpretar el artículo 1º de la Decisión 344, y refiriéndose a sus antecedentes decía en la sentencia del Proceso 6-IP-94, lo siguiente: “Esto quiere decir que con variantes de la primera Decisión (85) a la actualmente vigente (344), se ha mantenido el requisito de la novedad, como factor esencial para ser otorgada una patente de invento, añadiéndole además,: el nivel inventivo y la posibilidad de aplicarlo industrialmente.
Tres requisitos de suyo importantes que hacen viable la concesión de la patente y que suponen que todo lo que sea contrario a esta norma comunitaria, NO ES SUSCEPTIBLE de otorgamiento de patente”. IV. EL ESTADO DE LA TÉCNICA Para determinar la novedad el artículo 2 de la Decisión 344 señala que una invención es nueva cuando ella no está comprendida en el estado de la técnica.
Según este Tribunal: “El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. “Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siem- GACETA OFICIAL pre que dicho contenido se publique.” (Proceso 1-IP-96, G.O. Nº 257 de 14 de abril de 1997) V. NIVEL INVENTIVO Entre los requisitos fundamentales para la patentabilidad se exige que la invención tenga nivel inventivo y la norma del artículo 4 de la Decisión 344, expresa que para considerar que la invención tiene tal nivel inventivo se requiere que para una persona del oficio, normalmente versada en la materia técnica correspondiente, la invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado del estado de la técnica.
Desde la Decisión 85 hasta la 344 vigente para el momento en que fue emitida la resolución impugnada se ha mantenido el requisito de la novedad como factor esencial para ser otorgada una patente, añadiéndole además, el nivel inventivo y la posibilidad de su aplicación industrial. Tres requisitos de suma importancia que hacen viable la concesión de la patente y que suponen que todo lo que sea contrario a esa norma no es susceptible de dicho otorgamiento.
En la sentencia emitida dentro del Proceso 06IP-94, G.O. Nº 170 de 23 de enero de 1995, el Tribunal expresaba que: “correlativamente a la novedad, la Decisión 344 habla del “nivel inventivo” conocido también como la “altura inventiva”. Al respecto vale la pena recoger el criterio del artículo 4 de la misma Decisión que dice: “se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.
VI. LA APLICACIÓN INDUSTRIAL El artículo 5 de la Decisión 344 dice con referencia a la “aplicación industrial” que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquiera actividad productiva, incluidos los servicios.
Ya el Tribunal expresaba en la citada sentencia 6-IP-94 que: “Esto supone que el estableci- 03/05/2001 5.8 miento de los tres requisitos de los que habla el artículo 1º de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena tiene el carácter de absolutamente necesarios e imprescindibles para el otorgamiento de patentes, las cuales no podrían concederse si faltare cualesquiera de ellos, donde “LA NOVEDAD” tiene el carácter predominante, por qué no decir sine qua non, ya que la novedad, si bien puede ser un concepto relativo en el tiempo (lo que hoy no se conoce, mañana sí), es un concepto absoluto en apreciación (se conoce o no se conoce) y el artículo 2º de la misma Decisión deja sin lugar a dudas cuando establece: “Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”.
Por ello es que, “La Patente es el derecho temporario a excluir a otros de utilizar una invención nueva y útil” (Robert M. Shewiid-Propiedad Intelectual, Desarrollo Económico). VII. LAS EXCLUSIONES COMO INVENCIONES Y LA NO PATENTABILIDAD El Tribunal peticionario solicita también la interpretación de los artículos 6 y 7 de la Decisión 344, respecto a la posibilidad de patentar inventos excluidos por la norma comunitaria especialmente las relativas a productos farmacéuticos.
Los artículos mencionados están correlacionados entre sí y con el resto de la Decisión 344. El primero (art. 6) establece lo que no se considerará invenciones, mientras que el segundo (art. 7) se refiere a los inventos que no serán patentables. El artículo 6 considera la excepción a las reglas generales de patentabilidad indicando un listado de lo que “no se consideran invenciones”.
El Tribunal ha dicho en la sentencia 6-IP-94 que: “La interpretación sistemática, funcional y teleológica del artículo 6º nos lleva a la clara conclusión, de que el listado en él establecido es lo que no se considera como “invenciones”, o sea es una norma de calificación, por la que se establece las excepciones a la calidad de inventos. Por tanto, sí se considerarán invenciones, por lógica consecuencia, todo lo demás que no esté taxativamente dentro de las prohi- GACETA OFICIAL biciones establecidas en él, cuando la creación observe los tres requisitos ya mencionados anteriormente.
El invento, no sólo se limitará a la novedad, la altura inventiva y la aplicación industrial, sino sobre todo al beneficio colectivo y el bien común, que es el espíritu y la filosofía de la propiedad industrial y del Acuerdo Subregional. El artículo 7 alude a otra materia, pues define qué inventos a pesar de tener la calidad de tales “no serán patentables”, aspecto diferente al anterior que establecía reglas para calificar qué es lo que se consideraba como inventos y qué es lo que no se considera como tales.
Por las consideraciones expuestas, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1. Conforme al Ordenamiento Comunitario el derecho a presentar observaciones deriva para las personas individuales o colectivas de que su interés legitimo pudiere verse afectado por la concesión de una patente. 2. La Decisión 344, relativa al Régimen Común sobre Propiedad Industrial, contempla en su Capitulo I, Sección I, “Los Requisitos de Patentabilidad”, señalando claramente en el artículo 1 que los Países Miembros otorgarán patentes para invenciones “de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología”, siempre que sean “nuevas”, “tengan nivel inventivo” y sean “susceptibles de aplicación industrial”.
En consecuencia, la falta de cualesquiera de esos requisitos hace improcedente la solicitud de patente y en su caso, nulo el otorgamiento de la misma. 3. La misma Decisión, en su artículo 2º establece que se considera como novedoso un invento cuando no está comprendido en el “estado de la técnica”, el cual comprende el conjunto de conocimientos existentes y de dominio público que son accesibles por descripción escrita u oral, o por la utilización de cualquier otro medio que lo divulgue antes de la fecha de presentación de la 03/05/2001 6.8 solicitud.
Los artículos 4º y 5º señalan claramente qué se considerará como “nivel inventivo” y qué se entiende por “susceptible de aplicación industrial”. 4. Por imperio del artículo 6º de la misma Decisión, no tienen calidad de inventos los contenidos taxativamente en dicho dispositivo, entendiéndose que todo lo no establecido en el mismo, sí puede ser considerado invento siempre que cumpla con los requisitos establecidos en la Decisión. 5.
Quedan al margen de la obtención de derechos de patentes, conforme al artículo 7 de la Decisión 344, las invenciones contrarias al orden público, la moral, las buenas costumbres, las especies y razas animales, las contrarias a la salud o a la vida de las personas y de los animales, la preservación de los vegetales y la del medio ambiente, las especies y razas animales y procedimientos biológicos para su obtención, las invenciones sobre las materias que componen el cuerpo humano y sobre la identidad genética del mismo y las invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la lista Nº 7 de Drogas Esenciales de la Organización Mundial de la Salud, aprobada en noviembre de 1991 y vigente desde 1992.
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Primera Sala, Distrito de Quito, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que dicte en el Proceso Interno 3853-346-97-ED, conforme lo establecido por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal Comunitario. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto del Tribunal, notifíquese la presente interpretación al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito 1, Quito, República del Ecuador mediante copia certificada y sellada.
Remítase igualmente, copia de esta providencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE GACETA OFICIAL Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO 03/05/2001 7.8 Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 03/05/2001 8.8 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú