Año XVIII - Número 701 Lima, 20 de agosto del 2001 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 2-IP-2001.- Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 párrafos a), d) y e), y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ S.A. Caso: marca “DDN DISCADO DIRECTO NACIONAL mixta” (proceso interno correspondiente al expediente No. 5843) Proceso 42-IP-2001.- Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83, literales a), d), e), y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito, República del Ecuador.

Expediente Interno No. 2740-96-MP. Actor: CENTRAL IMPULSORA S.A. de C.V. Marca: PAPI ONDA DE JACK’S SNACKS INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 02-IP-2001 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 párrafos a), d) y e), y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ S.A. Caso: marca “DDN DISCADO DIRECTO NACIONAL mixta” (proceso interno correspondiente al expediente No. 5843). Magistrado Ponente: Luis Henrique Farías Mata Quito, 1° de agosto de 2001 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos arriba identificados, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sec- ción Primera, por intermedio de su Consejera Ponente Dra. Olga Inés Navarrete Barrero; y, Los documentos que se acompañan a la solicitud de interpretación prejudicial, en particular: la demanda propuesta por el apoderado especial de la sociedad EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ S.A., el auto de admisión, la contestación de la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, así como el expediente Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL administrativo conformado con ocasión de la solicitud de registro de la marca presentada por la actora en el proceso interno. Con vista de lo anterior, procede este Tribunal a absolver la consulta formulada, previa referencia tanto a los hechos como a los argumentos y pretensiones de las partes, sometidos a la consideración del juez nacional consultante: A) Los primeros, señalados por el propio consultante y complementados con los que aparecen del expediente, son: La EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES TELECOM solicitó el registro de la marca “DDN DISCADO DIRECTO NACIONAL mixta”, para distinguir los servicios comprendidos en la Clase Internacional No. 42 (“servicios de montaje y mantenimiento de equipos de telecomunicaciones; servicios de atención al cliente y al usuario; servicio de conexión e interconexión de telecomunicaciones en el territorio nacional y en el exterior”).

Surtido el trámite de rigor, la División de Signos Distintivos expidió la resolución No. 8572 del 22 de marzo de 1996 —cuya nulidad se demanda— por la cual concedió el registro de la marca mixta “DDN DISCADO DIRECTO NACIONAL” a la solicitante TELECOM. Aclara dicha resolución que las expresiones DISCADO DIRECTO NACIONAL aparecen como explicativas.

B) Por su parte, los argumentos y pretensiones más importantes, esgrimidos por la sociedad actora EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ S.A. en su escrito de demanda, fueron los siguientes: La marca mixta DDN DISCADO DIRECTO NACIONAL, otorgada por la División de Signos Distintivos, carece de la capacidad distintiva necesaria para distinguir los servicios comprendidos en la clase internacional No. 42; y se refiere la actora a la distintividad como el poder de la marca para diferenciarse de otro signo e identificar el producto o servicio en el mercado para el cual está destinada.

Argumenta que en el presente caso, la denominación DDN se utiliza en el comercio en general y en el ramo de las comunicaciones para designar el servicio telefónico de “discado directo nacional”, servicio al cual está destinada la marca. 20/08/2001 2.16 La Decisión 344 en su artículo 82 establece la prohibición de registro como marca para las expresiones descriptivas, es decir, aquellas que definen perfectamente una cosa dando una idea general de sus partes o propiedades; en consecuencia tales expresiones carecen del carácter distintivo que por definición debe poseer toda marca, ya que, entre otras razones, podrían ser aplicadas válidamente a muchos productos o servicios del mismo género.

En consecuencia, observa la actora, la resolución impugnada viola el artículo 82 de la Decisión 344, ya que el signo DDN DISCADO DIRECTO NACIONAL mixta, es descriptivo de los servicios para los cuales ha de usarse, en razón de que indica directamente un dato o información primaria o esencial del servicio al que se destina la marca, el de discado directo nacional, circunstancia que, precisamente, la enmarca dentro de la causal de irregistrabilidad prevista en el párrafo d) del referido artículo 82.

Y, además, el acto que niega el registro de una marca debe, de conformidad con lo exigido en el artículo 96 de la Decisión 344, encontrarse debida y suficientemente motivado, de tal forma que refleje claramente las razones de hecho y de derecho que llevaron a la Administración a pronunciarse en uno u otro sentido; ello a los fines de proporcionar a los interesados las indicaciones necesarias para que puedan determinar si la decisión se encuentra o no fundada, y para que, si lo creyeren pertinente, puedan ejercer el derecho de defensa con pleno conocimiento.

C) En la contestación a la correspondiente demanda, la Superintendencia de Industria y Comercio defiende la legalidad del acto administrativo impugnado, argumentando que, de los documentos obrantes en el expediente N° 95057234 relativo a la concesión de registro de la marca “DDN DISCADO DIRECTO NACIONAL mixta”, se desprende: Que de conformidad con las atribuciones legales otorgadas a la Oficina Nacional Competente, concedidas tanto por el Derecho comunitario como por el Derecho interno, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, expidió legal y válidamente la resolución No. 8572 del 22 de marzo de 1996, concediendo el registro de la marca “DDN DISCADO DIRECTO NACIONAL mixta”, GACETA OFICIAL 20/08/2001 3.16 solicitada por la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, TELECOM;

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES TELECOM, a saber: Que efectuado el examen de registrabilidad de la denominación “DDN”, se concluye que ella no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el párrafo d) del artículo 82 de la Decisión 344. En consecuencia, dicha marca resulta suficientemente distintiva; En el año de 1996 quien detentaba el monopolio de la telefonía de larga distancia era precisamente TELECOM, y el signo DDN está acompañado de la expresión explicativa DISCADO DIRECTO NACIONAL (las mayúsculas son del texto), es decir que si se mira el signo en su totalidad, se observa que es lo suficientemente distintivo y en consecuencia susceptible de protección por el derecho marcario.

Que en el mismo sentido, es importante reiterar que la expresión “DDN” no constituye la designación común o usual para el servicio de discado directo nacional ya que de un lado, las siglas no son genéricas, y de otro, “DDN” no es una expresión genérica que conduzca al consumidor a la idea inmediata de que se trata del discado directo nacional de TELECOM; y, Finalmente que, en cuanto a la presunta violación del artículo 96 de la Decisión 344, según la documentación obrante en el expediente administrativo, se establece en forma clara y precisa que la Superintendencia de Industria y Comercio como oficina nacional competente, en relación con el asunto que nos ocupa, cumplió con todo el trámite administrativo establecido en las disposiciones legales vigentes en materia marcaria y en especial con lo previsto en la normativa comunitaria.

Además, se observa, que tampoco se presentaron observaciones por parte de terceros, en especial por lo que corresponde a la ahora actora, EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFÉ DE BOGOTA S.A.; sin embargo, sí procedió la Administración demandada a realizar el correspondiente examen de registrabilidad de la marca “DDN mixta”, habiendo incluso aclarado que las expresiones DISCADO DIRECTO NACIONAL irían como explicativas, habiendo concluido acertadamente —según su criterio— en que la misma cumple con todos los requisitos establecidos por las normas vigentes.

En efecto –expresa– se indica claramente en la resolución ahora impugnada: la marca concedida, la clase de servicios que ampara, la vigencia de la misma, el titular y su domicilio, y también lo referente a la entrega del titulo correspondiente Por tanto, concluye, no puede hablarse de indebida motivación. D) Así mismo este Tribunal se permite resumir los argumentos expuestos en la contestación de la demanda por la beneficiaria del registro, La concesión de la marca en cuestión a favor de TELECOM se hizo antes de la apertura de la telefonía de larga distancia. No es cierto pues, la afirmación según la cual se dice que su registro afectaba a los demás competidores, porque en ese momento no existían.

Por el hecho de la apertura del mercado de las telecomunicaciones, no se podría levantar el registro de una marca cuando su concesión fue otorgada en forma legal. En consecuencia, la marca DDN, no fue concedida en contravención con las normas en que el actor fundamenta su acción, ya que TELECOM era quien detentaba el monopolio de la comunicación de larga distancia para la fecha en que fue otorgado ese derecho de propiedad intelectual.

Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, C O N S I D E R A: Que es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal;

Que la consulta de interpretación prejudicial formulada se ajusta plenamente a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto, codificado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; y, Que el texto de las normas señaladas por el consultante en la correspondiente solicitud, es el siguiente: GACETA OFICIAL Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marca los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

“( ) “d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la cantidad, la calidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o servicios para los cuales ha de usarse; “e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;

“(…)”. “Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. Con vista de los puntos en definitiva controvertidos en el proceso interno, considera este Tribunal que los temas cuya interpretación al respecto suscitan las normas que van a ser interpretadas, son los siguientes: LA MARCA Y SUS CARACTERÍSTICAS El artículo 81, concordado con el párrafo a) del 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuer- 20/08/2001 4.16 do de Cartagena, texto este que regula lo referente al Régimen Común de Propiedad Industrial en la Comunidad Andina y que goza por tanto de un rango jerárquico superior por tratarse de una normativa de Derecho Comunitario, establece los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca.

Es así como se hace referencia a las cualidades esenciales de la marca, esto es, la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. Igualmente establece dicha norma que la función fundamental de la marca es la de distinguir productos o servicios. En efecto, el elemento esencial para que un signo pueda ser registrado como marca, es la distintividad que éste debe poseer, es decir, que a través del signo se diferencie claramente el producto o servicio de otros que se encuentren en el mercado.

Para el caso en estudio, es fundamental que la marca cumpla con la función de distinguir los servicios que ella protege. Se han pronunciado en tal sentido tanto la doctrina como la jurisprudencia de este Tribunal, por lo que podemos concluir a este respecto que la marca únicamente podrá ser objeto de registro y protección jurídica, siempre que sea distintiva.

También constituye requisito fundamental de la marca la aptitud del signo para ser aprehendido por los consumidores a través de los sentidos o de la inteligencia, de manera tal que sea perceptible, esto es que pueda ser captado a través de imágenes, impresiones, palabras, gráficos, colores, etc. Finalmente, el signo que goce de la protección marcaria, debe también ser susceptible de representación gráfica, lo que hace referencia a su idoneidad para ser traducido en palabras, figuras o signos que permitan o faciliten la concepción material de su contenido, forma, dimensiones, etc.

Con respecto a estos requisitos puede consultarse variada jurisprudencia del Tribunal, entre la cual cabe señalar los siguientes fallos, emitidos en las interpretaciones prejudiciales: 24IP-97, sentencia de 17.II.98, G.O.A.C. Nº 343 de 26.V.98, marca: WORLD CUP FRANCE 98; 20-IP-96, sentencia de 25.VII.97, G.O.A.C. Nº 291 de 31.IX.97, marca: EXPOVIVIENDA; 2IP-95, sentencia de 19.IX.95, G.O.A.C. Nº 199 de 26.I.96, marcas: LAURA vs. LAURA ASHLEY;

GACETA OFICIAL 27-IP-95, sentencia de 25.X.96, G.O.A.C. Nº 257 de 14.IV.97, marca EXCLUSIVA. De esta manera, al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, la Alta Jurisdicción nacional consultante, deberá analizar, en el presente caso, si la marca “DDN DISCADO DIRECTO NACIONAL mixta” cuyo registro se impugna mediante el recurso contencioso que condujo a la presente interpretación, cumple con los requisitos del citado artículo 81; y de ser así deberá examinarse si el signo no cae dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad previstas en los subsiguientes artículos 82 y 83.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina considera adicionalmente que, para pronunciarse el juez consultante acerca de los descritos requisitos esenciales de todo signo a los fines de ser considerado como marca, es indispensable tener en cuenta el tipo de marca que se esté analizando, para lo cual procede este órgano judicial a examinar las diferentas clases de ésta.

MARCAS MIXTAS Son las compuestas por dos elementos que forman parte del conjunto de la marca. El uno, es una denominación que puede estar conformada por una o varias palabras que al ser pronunciadas pueden o no tener un significado conceptual. Así, dentro de las marcas denominativas, se encuentran las sugestivas, cuyo significado alude a las características, cualidades, naturaleza o funciones del servicio designado por ella; y las arbitrarias, en las que el significado no se relaciona en lo absoluto con la naturaleza y demás cualidades del servicio que protege la marca.

También aparecen las denominaciones caprichosas o de fantasía que son las que sin poseer contenido conceptual alguno, difieren de las arbitrarias en que las palabras que las conforman son “oscuras o arcaicas” (BREUER MORENO, Derecho de Marcas, pp. 83 y 84). El otro elemento que conforma la marca mixta es una grafía, definida como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica, dirigida a la vista de los consumidores.

Así pues, en el caso sub examine, deberá analizarse si la marca concedida a través de la resolución No. 8572 pertenece a es- 20/08/2001 5.16 te grupo, tal como esta misma lo señala al “conceder el registro de LA MARCA MIXTA DDN (las expresiones DISCADO DIRECTO NACIONAL irán como explicativas)”. MARCAS GENÉRICAS Y MARCAS DESCRIPTIVAS Los párrafos d) y e) del artículo 82, hacen referencia a causas que de darse, provocarían la irregitrabilidad de un signo. A este respecto y con base en el presente caso remitido a consulta del Tribunal Andino, es importante indicar el alcance de estos preceptos normativos.

Así, se indica que no serán registrables como marca los signos que consistan exclusivamente en una indicación que pueda servir en el comercio para describir ciertas cualidades o características de los servicios para los cuales se utiliza. También se prohíbe el registro de los signos que consistan exclusivamente en una indicación que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación usual de los servicios de que se trate.

Ambos tipos de denominaciones lo serán en relación al tipo de servicios que presten, por lo que este Tribunal comunitario ha sostenido que “debe aclararse, sin embargo, que conforme a la más generalizada doctrina, dentro del derecho marcario, la GENERICIDAD de una denominación que impide que pueda ser utilizada como marca, debe apreciarse siempre en relación directa con los productos o servicios de que se trate, y no en el vacío o en abstracto” (Interpretación Prejudicial No. 02-IP-89, de fecha 19 de octubre de 1989).

Si bien la Decisión 344 en los párrafos d) y e) de su artículo 82 no menciona la palabra “genérica” ni tampoco “descriptiva”, se evidencia que constituyen, las primeras, la designación corriente del producto que amparan, y en cambio las segundas se refieren a las denominaciones que describen o designan la especie o muchas otras cualidades de los servicios que protegen, en las que además, al decir de FERNANDEZ NOVOA, “la indicación debe tener la virtualidad de comunicar las características a una persona que no conoce el producto” (FERNÁNDEZ NOVOA, Derecho de Marcas, p. 313).

Así pues, el Juez nacional consultante deberá analizar cuidadosamente los aspectos señala- GACETA OFICIAL dos en la presente sentencia relativos a las características propias que debe cumplir toda marca según el tipo de denominación de que se trate; todo, en relación con la marca mixta “DDN” la cual, según se desprende del conjunto de pruebas allegadas a este Tribunal Comunitario, se encuentra acompañada de un gráfico en el que “como explicativas” se añaden las palabras “DISCADO DIRECTO NACIONAL”.

Por otra parte y a continuación, el Tribunal Andino de Justicia procede a desarrollar lo referente al tema —atinente al proceso interno— del TRAMITE DE REGISTRO DE LAS MARCAS El artículo 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, impone a la oficina nacional competente la obligación de proceder al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, ya que es clara dicha norma al indicar que “vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieran presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca”.

Por lo cual, conforme a opinión constante de éste Tribunal, la Oficina Nacional competente, aun en el caso de que no se hubieren presentado observaciones, está en la obligación de proceder al examen de fondo acerca de la registrabilidad o no del signo, el cual precede al otorgamiento o denegación del registro respectivo. Si bien la existencia de “observaciones” compromete aún más al funcionario en la realización del examen de fondo, el hecho de que ellas no hayan sido formuladas de ningún modo la libera de la obligación legal de proceder al mismo.

En efecto, la finalidad perseguida por la norma es la de que el examen de fondo se convierta en una etapa obligatoria del proceso de concesión o denegación del registro de marcas. Es importante insistir al respecto en que las causales de irregistrabilidad que deben tomarse en cuenta para el examen de fondo en el presente caso, se refieren a las taxativamente establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, y que, como reiteradamente lo ha dejado expresado el Tribunal Andino, el funcionario, y el juez en su caso, están obligados a examinarlas necesariamente. 20/08/2001 6.16 DEBIDA MOTIVACIÓN Con relación a la motivación de los actos administrativos, que refleja las razones que llevaron al órgano emisor a tomar una decisión, el Tribunal Andino de Justicia considera necesario referirse a las consideraciones que al respecto se hicieran en su sentencia, emitida en el proceso 04-AN-97 (caso CONTRACHAPADOS), que parcialmente transcrita expresa: “La motivación de los actos administrativos refleja las razones que inclinaron al órgano emitente a pronunciarse en uno u otro sentido, tomando como antecedente las normas legales y los hechos materiales o situaciones fácticas que precedieron a la expedición de un acto y que lo justificarían; constituyen su causa y su razón de ser.

La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo —y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone— y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto.

La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador respecto del derecho y los hechos, por una parte, y de otra, la declaración final por él adoptada frente a los efectos que dicho acto va a producir, constituye la ecuación jurídica necesaria para que pueda hablarse de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación.” Así, ante la exigencia de la norma comunitaria, todo acto administrativo deberá exponer las razones de hecho y de derecho que dieron origen a la toma de la decisión respectiva —referente a la concesión o denegación de un registro marcario— lo que permitirá a quien se sienta afectado por los efectos del acto, debatir ante el correspondiente órgano judicial –una vez que las conozca– la veracidad de las mismas.

No obstante, “la motivación de un acto dependerá muchas veces de su propia naturaleza y de los efectos que el acto pueda producir, por lo que en unos actos tal motivación puede tener una extensión mayor que en otros, pero en todo caso deberá contener los antecedentes necesarios mínimos para la adopción del acto en concreto, lo que en otras palabras significa GACETA OFICIAL que en la motivación deben aparecer de manera clara y no equívoca las razones sobre las cuales se basa el acto.” (Sentencia del Tribunal de las Comunidades Europeas 9.7, 1969, Italia c/Comisión, as 1/69.

Rec. 277. Cit. en: Interpretación prejudicial No. 04-AN-97) En razón de lo expuesto, corresponde a la Alta Jurisdicción nacional consultante determinar si la resolución que se impugna se ciñe a las exigencias de la norma comunitaria, por lo que, en ejercicio de sus facultades, si estima que el acto administrativo que otorgó el registro de la marca “DDN DISCADO DIRECTO NACIONAL mixta” fue debidamente motivado, deberá procede a pronunciarse sobre el fondo del asunto objeto de la controversia ciñéndose a los criterios interpretativos de las normas comunitarias antes expuestos, además del punto, que ahora el Tribunal Andino procede a desarrollar, referente a las: REGLAS PARA EFECTUAR EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD 20/08/2001 7.16 Para el análisis de registrabilidad, es necesario examinar el signo frente al producto o servicio que la marca va a proteger.

Así, habrá signos que podrán ser semejantes a otros previamente registrados, debido a que para esos productos o servicios, el signo no es ni genérico, ni descriptivo, ni tampoco el usual o común para designar el producto o servicio, o simplemente porque no se encontraba incurso en las causales de irregistrabilidad taxativamente establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, y que, como reiteradamente se ha dejado expresado, el funcionario, y el juez en su caso, están obligados a examinar necesariamente.

De lo expuesto en los párrafos precedentes, corresponde adicionalmente al consultante determinar si la Administración en el procedimiento administrativo correspondiente se ajustó a las exigencias de la norma comunitaria para el registro de marcas. Consecuentemente EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: Como se ha establecido en la presente interpretación y como lo ha sostenido constantemente el Tribunal Andino, la Oficina Nacional competente, una vez admitida la solicitud de registro de la marca por reunir el signo respectivo los requisitos formales a que se refiere el artículo 92 de la Decisión 344, procederá a la publicación de dicha solicitud, a partir de la cual, los terceros que ostenten un interés legítimo en los resultados de ésta, podrán formular las “observaciones” que consideren pertinentes, dentro de los treinta días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de dicha publicación (artículo 93).

De existir observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario a los fines de que “ dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, ” (artículo 95). Transcurrido el término establecido, la misma Oficina decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del signo como marca.

De no haber surgido observaciones provenientes de terceros, el artículo 96 ibidem señala que la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca, tal como fue indicado supra. 1º La marca, como signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios provenientes, o comercializados por una persona, en relación con los idénticos o similares producidos o comercializados por otra, postula también, y por sí misma, la necesaria concurrencia de las otras características de perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica del signo que pretenda identificar tales productos o servicios, so pena de que éste resulte irregistrable. 2° En el análisis que de las marcas mixtas se realice necesariamente habrá que determinarse cuál de los elementos –denominativo o gráfico– que conforman el conjunto marcario predomina, dado que es gracias a él, como el público consumidor identificará y solicitará la marca. 3° La genericidad de un signo impide su utilización como marca, y debe ser apreciada en estricta relación directa con los productos o servicios de que se trate, en virtud de que una denominación no tiene el carácter de genérica por el solo hecho de serlo en sentido gramatical.

Como lo ha expresado este Tribunal, y ahora lo ratifica, un término o vocablo genérico GACETA OFICIAL puede convertirse por mera convención en palabra propia o independiente, apta por tanto para ser utilizada como marca. 4° De conformidad con el artículo 82 literal d), los signos descriptivos son irregistrables sólo en cuanto tengan una relación o calificación directa con los productos o servicios que se pretenda proteger con la marca.

Por el contrario, los mismos signos pueden ser registrables como marca en el caso de productos o servicios con los cuales no exista relación directa o vinculación específica, siempre que conserven su distintividad con respecto a los mismos, con lo cual queda descartada toda posibilidad de engaño al público consumidor. 5° Los actos administrativos requieren de motivación para su validez, de modo que se garantice el derecho de defensa de los administrados que pudieren quedar directamente afectados por los efectos de aquel. 6° El hecho de que el interesado no hubiere formulado “oposiciones” u “observaciones” a una solicitud de registro, no le impide al funcionario administrativo examinar de oficio las causales de irregistrabilidad de una determinada marca, pues hacerlo constituye para él un deber.

El juez nacional consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación, realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en esta sentencia con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Además, la Alta 20/08/2001 8.16 jurisdicción nacional consultante deberá enviar a este Tribunal comunitario, copia de la sentencia que emitirá en el caso objeto de la presente interpretación prejudicial, conforme lo establece el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Notifíquesele asimismo mediante copia certificada y sellada de la presente decisión, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a los fines de su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 20/08/2001 9.16 PROCESO 42-IP-2001 Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83, literales a), d), e), y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito, República del Ecuador.

Expediente Interno No. 2740-96-MP. Actor: CENTRAL IMPULSORA S.A. de C.V. Marca: PAPI ONDA DE JACK’S SNACKS. Magistrado Ponente: Gualberto Dávalos García EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito al primer día del mes de agosto del dos mil uno, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, por intermedio del Dr. Ernesto Muñoz Borrero, mediante oficio No 322 de 15 de mayo del 2001, recibido en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 8 de junio del 2001.

Expediente interno No 2740-96-MP. VISTOS: Que la mencionada solicitud cumple con los requisitos contemplados en el artículo 61 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite según auto proferido el 27 de Junio del 2001. 1.

ANTECEDENTES. Como hechos relevantes para la interpretación, la instancia nacional consultante señala los siguientes: 1.1 LAS PARTES Es demandante la sociedad Central Impulsora S.A. de C.V. La demanda se dirige contra por el Director Nacional de Propiedad Industrial, Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca y contra el Procurador General del Estado.

Interviene como coadyuvante de la demandada, la compañía SAVOY BRANDS INTERNATIONAL LTD. (ECUDAL S.A.) 1.2 ACTO DEMANDADO EN EL PROCESO INTERNO Y OBJETO DE LA DEMANDA. Es la Resolución No 0948036 de 8 de febrero de 1996, expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial. Se pretende con la acción intentada, que se declare la ilegalidad y nulidad de la Resolución No 0948036 por la cual se rechaza la observación presentada y se concede el registro de la marca PAPI ONDA DE JACK’S SNACKS. 1.3 HECHOS Y FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LA DEMANDA.

HECHOS: En la Gaceta de la Propiedad Industrial No 350 correspondiente al mes de marzo de 1994, se publica el extracto de la solicitud de registro de la denominación “PAPI ONDA DE JACK’S SNACKS” como marca de fábrica. Luego de dicha publicación, la solicitud soportó una observación por parte de CENTRAL IMPULSORA S.A. de C.V., fundamentada en que dicha compañía es la única titular y propietaria de la marca de fábrica “PAPI ONDAS”, pues posee registros en varios países del mundo como México, Honduras, Paraguay, Venezuela, lo que demuestra que ésta es notoriamente conocida a nivel internacional.

Terminado el procedimiento administrativo, el Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución No 0948036 rechazó la observación presentada por CENTRAL IMPULSORA S.A. de C.V. y ordenó el registro de la marca “PAPI ONDA DE JACK’S SNACKS”.

FUNDAMENTOS DE DERECHO Fundamenta la demandante su acción, en los siguientes argumentos: Que cotejadas las marcas en conflicto, existen similitudes tanto gráfico-visuales y fonéticoauditivas, que causarían confusión en los consumidores. GACETA OFICIAL Señala que, la denominación cuyo registro solicita la demandada es idéntica a la marca de fábrica de propiedad de la actora, por lo que no se cumple con lo establecido en las normas estipuladas en los artículos 83, literales a) y e) y demás pertinentes de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y del artículo 6 de la Ley de Marcas de Fábrica. 1.4 CONTESTACION A LA DEMANDA.

Las entidades demandadas contestan a la demanda oponiendo las siguientes excepciones: El Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca: Legalidad y validez de la resolución impugnada. Negativa de los fundamentos de la demanda. Solicita se realice la Interpretación Prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Como consecuencia de lo anterior, solicita se deseche la demanda. La Procuraduría General del Estado: Negativa de los fundamentos de la demanda. Legitimidad del acto administrativo impugnado. Caducidad del derecho de la parte actora y prescripción de la acción.

CONSIDERANDO

Que este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional que deba aplicar normas del ordenamiento jurídico andino, como es, en este caso la situación de la jurisdicción ecuatoriana consultante, conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo, codificado mediante Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina.

NORMAS A SER INTERPRETADAS. El Tribunal interpretará las normas que se mencionan por el juez consultante, esto es los artículos 81, 83 literales a), d), e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que a continuación se insertan textualmente. 20/08/2001 10.16 DECISIÓN 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”;

GACETA OFICIAL “Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.” Pasa el Tribunal a analizar los artículos mencionados: REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO SEA CONSIDERADO COMO MARCA.

De conformidad con el artículo 81 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, para que un signo pueda ser considerado como marca debe reunir los requisitos esenciales de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. La perceptibilidad del signo supone la intervención de cualquiera de los sentidos, mediante los cuales el consumidor puede apreciarlo, captarlo o distinguirlo.

El signo no cumplirá las funciones de marca si no tiene la capacidad de ser perceptible por los consumidores. La concepción imaginativa del signo debe traducirse en algo perceptible ya sea por medio de palabras, colores, gráficos, dibujos etc. La función esencial que cumple una marca es la de distinguir, diferenciar en el mercado unos servicios o productos de otros.

Si el signo carece de esta fuerza distintiva no tiene capacidad legal para convertirse en marca. “La distintividad del signo se proyecta hacia dos campos: a que el signo no sea idéntico con otro y también a que entre los productos y servicios no haya identidad o semejanza, todo ello para defender el interés general del consumidor sobre el interés particular, que 20/08/2001 11.16 es lo que la marca protege a fin de evitar el riesgo de confusión entre productos y signos.” 1 La susceptibilidad de representación gráfica del signo permite al público formarse una imagen de éste, en sus características y formas, a fin de registrarse y publicarse, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro medio idóneo que tenga facultad expresiva.

CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD DE LAS MARCAS La prohibición contenida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, tiene como finalidad proteger al consumidor ante la presencia de dos signos, que siendo idénticos o semejantes amparen los mismos productos o servicios, o productos respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error y que en el proceso de comercialización puedan inducir al público a confusión al creer que con la misma marca está adquiriendo un producto del mismo empresario o que el producto con la marca similar también deviene del mismo origen empresarial.

Con el fin de establecer la similitud o el riesgo de confusión entre dos signos, este Tribunal ha tomado en cuenta ciertos criterios doctrinales generales que orientan al juez nacional al aplicar las normas comunitarias, así: a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Este criterio exige el cotejo en conjunto de la marca. b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, por cuanto el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto. d) Deben tenerse en cuenta, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan. 1 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, tomo Vl, proceso No 27-IP-96 pág, 326.

GACETA OFICIAL “A más de los criterios generales expuestos, el análisis debe hacerse en el plano fonético, en cuyo caso se pueden observar las siguientes reglas: Si las denominaciones de comparación tienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede presumirse que las denominaciones son semejantes, pues ese orden de distribución de las vocales en una denominación, produce desde el punto de vista fonético, la impresión general de que dicha denominación impacta en el consumidor.

Si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares y ocupan la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes. (tonalidad de la marca). Debe analizarse por último la disparidad o coincidencia de las sílabas que encabezan las denominaciones. Es posible en algunos casos que la sílaba tónica no sea la que se ubique en primer lugar de la denominación. Pero si la sílaba tónica y la sílaba situada en primer lugar de las marcas estudiadas son iguales, la semejanza es más relevante.

Al contrario, si en la confrontación de las marcas es divergente la sílaba tónica y coincidente la situada en el primer lugar, la probabilidad de semejanza será menor” 2 20/08/2001 12.16 los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Para que haya lugar a esta prohibición, se requiere que la marca que se pretende registrar sea confundible con una marca notoriamente conocida.

La protección de la marca notoria según los literales d) y e) del artículo 83, no se encuentra limitada por los principios de especialidad y de territorialidad generalmente aplicables a las marcas comunes. La marca notoria es aquella que se ubica en un grado superior al que logran llegar pocas marcas, lo cual generalmente implica obtener un grado de aceptación por parte del público consumidor, debido al éxito que ha tenido en el mercado el producto o servicio.

La doctrina alude a la notoriedad de la marca como un concepto unas veces asociado a la calidad conocida de un bien o un servicio y a la identidad con un producto o con el empresario que produce un bien o presta un servicio. Para que una marca sea considerada notoria debe reunir varios factores; así: “La difusión que la marca ha tenido en un determinado grupo de consumidores; su uso intenso, una determinada calidad de los productos y servicios y otras veces, su exclusividad.

Una marca puede ser conocida en un lugar debido al despliegue publicitario pero no usada por los consumidores; en tanto que el uso intensivo de la marca produce la difusión de la misma. En una marca notoria puede presentarse en menor o mayor grado, estos factores para que obtenga un rango jurídico especial dentro de las marcas que no lo son.” 3 NOTORIEDAD DE LA MARCA.

Las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 83 literales d) y e) de la Decisión 344, tienen como finalidad conceder una amplia y especial protección para aquellos signos distintivos que reúnan el requisito de notoriedad. Así, el literal d), está dirigido a impedir la reproducción, imitación, traducción o transcripción de un signo notorio en el país donde se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad.

A su vez el literal e) se refiere a la causal de irregistrabilidad de aquellos signos que puedan producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de La marca notoria se encuentra dentro de una clasificación especial de marcas, cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de difusión y reconocimiento.

Precisamente por la protección jurídica que ella tiene, que inclusive sobrepasa la territorialidad y el principio de especialidad, la notoriedad de una marca no puede ser una simple concesión ni un calificativo que sea atribuido por el hecho de que sea 2 3 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo lV, Proceso 9-IP-94, pág, No 95 Jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina, Tomo lV, proceso 8-IP-95, pág, 322.

GACETA OFICIAL 20/08/2001 conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. El calificativo de marca notoria resulta de un conjunto de factores que deberán ser debidamente probados por quien alega dicha calidad. men de fondo, conceda o deniegue la marca. “Con la presentación de observaciones y su aceptación o rechazo, no significa que se exima al funcionario de su obligación de proceder al examen de los requisitos que debe reunir el signo según el artículo 81, y de verificar si no se encuentra incurso en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83”

4. PROCEDIMIENTO PARA EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD DE MARCAS Admitida la solicitud de registro de la marca por reunir los requisitos formales a los que se refiere el artículo 92 de la Decisión 344, la oficina nacional competente ordenará la publicación de la misma, a partir de la cual, cualquier persona que tenga legítimo interés podrá formular observaciones dentro de los treinta días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de dicha publicación (artículo 93).

De existir observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario a los fines de que “dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos ”(artículo 95). Vencido el plazo, la misma oficina decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del signo como marca. La competencia otorgada a la oficina nacional competente de proceder al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, es una obligación que precede al otorgamiento o no del registro marcario.

La existencia de observaciones compromete más al funcionario en la realización del examen de fondo; pero, la inexistencia de ellas no lo libera de la obligación legal de proceder al mismo. En efecto, la finalidad perseguida por la norma es que el examen de fondo se convierta en una etapa obligatoria del proceso de concesión o denegación de la marca.

Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: Primero: “No puede entenderse que el examen de fondo sólo se ha de practicar cuando no existan observaciones, ni que se haya de omitir en caso de existencia de éstas, cuando el fin y el objetivo de la norma es que sea la autoridad administrativa la que, con el exa- Un signo puede registrarse como marca únicamente si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica a que se refiere el artículo 81 de la Decisión 344 y además, si no incurre en ninguna de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los artículos 82 y 83, de la referida decisión. Segundo: La existencia del riesgo de confusión deberá ser analizada por el administrador o el juez nacional, sujetándose en todo caso a las reglas de comparación de signos establecidos por la doctrina y jurisprudencia. Tercero: La causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 83, literal a), prohíbe el registro marcario de signos que produzcan confusión con otros anteriormente registrados o solicitados.

Cuarto: La similitud de un signo con otro notoriamente conocido es causal para negar su registro, correspondiendo probar la notoriedad a quien lo alega, en aplicación de los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344. Al respecto el Tribunal ha señalado: “La facultad que se confiere a la oficina nacional competente o al administrador para que proceda al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, a más de ser una potestad, es una obligación que debe cumplirse antes de otorgar el registro marcario. 13.16 4 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo Vl, Proceso 20-IP-96, págs: 285,286.

GACETA OFICIAL Quinto: El examen de registrabilidad de la marca debe efectuarlo la Oficina Nacional Competente se hayan presentado o no observaciones. La Segunda Sala del Tribunal Distrital No 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito, República del Ecuador deberá adoptar la presente interpretación prejudicial, cuando dicte sentencia dentro del proceso interno No 274096-MP.

Notifíquese esta sentencia a la Segunda Sala del Tribunal Distrital No 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, mediante copia sellada y certificada y remítase copia de la misma a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial. 20/08/2001 14.16 Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 20/08/2001 15.16 GACETA OFICIAL 20/08/2001 16.16 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú