Año XVIII - Número 724 Lima, 16 de octubre del 2001 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 57-IP-2001.- Solicitud de interpretación prejudicial del artículo 34 de la Decisión 345 de la Comisión, presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, e interpretación de oficio del artículo 35, literal d), de la misma Decisión. CERTIFICADO DE OBTENTOR.

Expediente Interno 5739. Actor: Semillas Deltacol Limitada Proceso 58-IP-2001.- Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 6457.

Actor: PAUL HARTMANN AG. Marca: “HYDROSORB” PROCESO 57-IP-2001 Solicitud de interpretación prejudicial del artículo 34 de la Decisión 345 de la Comisión, presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, e interpretación de oficio del artículo 35, literal d), de la misma Decisión. CERTIFICADO DE OBTENTOR. Expediente Interno 5739.

Actor: Semillas Deltacol Limitada Magistrado Ponente: GUILLERMO CHAHÍN LIZCANO EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los diecinueve días del mes de septiembre del año dos mil uno; en la solicitud de interpretación prejudicial requerida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Primera, República de Colombia, organismo que por intermedio de la Consejera de Estado, doctora Olga Inés Navarrete Barrero, la eleva ante este Órgano Comunitario, en el expediente interno 5739, a cuyos efectos remitió el petitorio correspondiente recibido el 15 de agosto del 2001. dina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto proferido el 5 de septiembre del 2001.

VISTOS: 1.1. Las partes: Que la mencionada solicitud cumple los requisitos establecidos en el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad An- Es demandante la sociedad SEMILLAS DELTACOL LTDA, la cual comparece por medio de su apoderado. Tomando en consideración: 1.

ANTECEDENTES Como hechos relevantes para la interpretación se destacan los siguientes: Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL Es demandado el Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Es tercero interesado, la sociedad DELTA & PINE LAND COMPANY, la que comparece por medio de su apoderado. 1.2. Los hechos: Del expediente se desprenden las siguientes situaciones de hecho relevantes para la absolución de la consulta: a) El ICA otorgó el 28 de abril de 1997 mediante las Resoluciones números 988, 989 y 990 los certificados de obtentor para las variedades de semilla de algodón DP-51, DP-5415 y DP-5690 a favor de Delta & Pine Land Company, por medio de su representante legal en Colombia (Semillas Deltacol Ltda.), cuya tasa de renovación anual debía pagarse hasta el 31 de marzo de 1998 de acuerdo con el artículo 22 de la Resolución 1893 de 1995 del ICA. b) Las tasas de renovación no fueron pagadas en la fecha señalada y el 10 de junio de 1998 el ICA por medio de las Resoluciones 1380, 1381 y 1382 dispuso la cancelación de los certificados de obtentor aludidos. c) La empresa Delta & Pine Land Company interpuso un recurso de reposición ante el ICA por las Resoluciones emanadas en vista de que en ellas no se tomó en cuenta el período de gracia de seis meses contenido en el artículo 34 de la Decisión 345 de la Comisión de la Comunidad Andina. 16/10/2001 2.16 curso de nulidad denegando las pretensiones de la demanda, dejando en firme la actuación de la administración y sin condena en costas en la instancia. g) El citado fallo del Tribunal es apelado por la actora y sube en conocimiento del Consejo de Estado, Sección Primera, instancia en la que se encuentra actualmente. 1.3.

La demanda: La demandante argumenta que para mantener vigente el certificado de obtentor, el titular de éste debe pagar una tarifa de renovación a más tardar el 31 de marzo de cada año, de conformidad con el artículo 22 de la Resolución Nº 1893 de 1995, expedida por el ICA; sin embargo de ello, la Sociedad Delta and Pine Land Company, a cuyo favor se otorgaron los certificados de obtentor de semillas de algodón DP-5415, DP-51 y DP-5690, no lo hizo; por lo que, el 10 de junio de 1998, el ICA procedió a cancelarlos mediante las Resoluciones 1380, 1381 y 1382 del mismo año, habilitando de esta manera a que cualesquier interesado comercialice libremente el producto respectivo.

Manifiesta que Delta and Pine Land Company interpuso un recurso de reposición contra las resoluciones mencionadas, frente a lo cual la sociedad Semillas Deltacol Ltda., interpuso el escrito correspondiente para ser tomado en cuenta como parte del proceso, solicitando al ICA mantener su decisión de cancelar los certificados de obtentor y oponiéndose a la reposición. e) Posteriormente, no conforme con el resultado anterior, la sociedad Semillas Deltacol Ltda. interpone un recurso de nulidad ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de las Resoluciones 02283, 02284 y 02285.

El ICA, dice la actora, resolvió el recurso por medio de las resoluciones Nº 02283, 02284 y 02285, revocando en todas sus partes las Resoluciones que cancelaron los Certificados de Obtentor, ignorando los argumentos presentados por Semillas Deltacol Ltda., restituyendo el Registro de obtentor y por ende, la facultad de explotación exclusiva de las variedades de algodón, reconocidas a la sociedad Delta & Pine Land Company; a pesar de haberse comprobado que ésta no había cancelado las tarifas de renovación del mencionado certificado, violando los principios de contradicción y publicidad estipulados en normas constitucionales y del debido proceso. f ) El Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 4 de mayo del 2000 resuelve el re- Por lo tanto, solicita la nulidad de las Resoluciones Nº 02283, 02284 y 02285 del 24 de d) El 24 de septiembre de 1998 el ICA por medio de las Resoluciones 02283, 02284 y 02285 dispone la revocatoria en todas sus partes de las Resoluciones 1380, 1381 y 1382.

GACETA OFICIAL septiembre de 1998, expedidas por la Subgerente de Prevención y Control del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, mediante las cuales se resuelven los recursos interpuestos contra las Resoluciones Nº 1380, 1381 y 1382 de 10 de junio de 1998, revocándolas en todas sus partes. Además, pretende que, como consecuencia de lo anterior, se declare que la sociedad de semillas Deltacol Ltda. se encuentra habilitada para vender libremente las semillas de algodón a que se refieren las resoluciones demandadas, en cuanto la sociedad Delta & Pine Land Company no pagó las tasas de renovación de los certificados de obtentor dentro de los términos establecidos en el artículo 22 de la Resolución 1993 de 29 de junio de 1995. 1.4.

Contestación a la demanda: El Instituto Colombiano Agropecuario “ICA”, por medio de su apoderado contesta la demanda en los siguientes términos: Manifiesta que la sociedad Semillas Deltacol Ltda., tenía suscrito un contrato de licencia con la empresa Delta & Pine Land Company, por medio del cual se confirió, a la primera, la comercialización exclusiva de ciertas variedades de semilla de algodón y se acordaron las obligaciones entre las partes.

Por ello, dice: quien solicitó el certificado de obtentor actuando como Representante Legal de Delta & Pine Land Company fue Semillas Deltacol Ltda. y considerando esa representación el Instituto envió oportunamente el 26 de enero de 1998 una comunicación a la sociedad Semillas Deltacol recordándole la obligación de cancelar la tarifa de renovación del primer año de los registros relacionados en el oficio.

Añade que fueron actos administrativos precipitados en los cuales se procedió a la cancelación del registro de obtentor. Por ello no podía mantenerse la decisión adoptada únicamente con base en el artículo 22 de la Resolución 1893 de 1995 porque se encontró mérito suficiente, para revocar las actuaciones impugnadas, en la norma de carácter supranacional como es la Decisión 345 de la Comunidad Andina de Naciones de obligatorio cumplimiento por parte de los Países Miembros. 16/10/2001 3.16 Afirma también, que no es competencia del ICA declarar que la Sociedad Semillas Deltacol Ltda. se encuentra habilitada para vender libremente las semillas de algodón a que se refieren las resoluciones demandadas, por cuanto fue ella la que protegió las semillas en su calidad de Representante Legal en Colombia de la empresa Delta & Pine Land Company, por lo que esa autorización le corresponde dar a quien tiene el derecho protegido.

Por lo tanto se oponen a todas y cada una de las pretensiones de la demanda por considerar que se basan en apreciaciones subjetivas carentes de respaldo legal y técnico. 1.5. Escrito del tercero interesado: La sociedad Delta & Pine Land Company, comparece en el proceso por medio de su apoderado y manifiesta que impugna y se opone a todas y cada una de las pretensiones contenidas en la demanda interpuesta por Semillas Deltacol Ltda. contra el Instituto Colombiano Agropecuario -ICA-, por cuanto la misma se basa en apreciaciones legales parcialmente ciertas del actor o en suposiciones jurídicas y no en hechos evidentes.

Afirma que la actora olvidó que el inicio del litigio se dio porque Semillas Deltacol Ltda. en calidad de representante legal de Delta & Pine Land Company, se abstuvo de efectuar los pagos de las tasas de renovación de los certificados de obtentor en perjuicio de su poderdante y en clara violación de sus obligaciones legales y contractuales.

En cuanto a la legalidad de los actos administrativos acusados y la consecuente improcedencia de la acción de nulidad manifiesta que para que la nulidad prospere se debe enunciar el hecho administrativo y la norma jurídica que ampare un derecho que merezca ser restablecido y por lo tanto, en este caso, es necesario examinar si los actos administrativos cuestionados se ajustaron a la normatividad superior.

Anota que el actor a lo largo de toda su demanda no hizo referencia alguna a lo dispuesto en la Decisión 345 y particularmente al artículo 34 en el cual se establece un plazo de gracia de seis meses contados desde el vencimiento del plazo estipulado para efectuar el pago de la tasa debida con el recargo, sin que en ese GACETA OFICIAL período de gracia pierda vigencia el certificado obtenido.

Finalmente destaca que las leyes supranacionales comprometen internacionalmente y reclaman el obligatorio cumplimiento de todos los Países Miembros, por lo que las decisiones están revestidas de una jerarquía superior, debiéndose aplicar de manera preferente y prevalente sobre cualquier ley, decreto o resolución interna de Colombia, incluyendo la Resolución 1893/95 proferida por el ICA.

Por todos los argumentos anteriores, concluye, solicitando que en la sentencia definitiva se declaren probadas las impugnaciones formuladas, se declare que las pretensiones de la demanda no prosperaron y se condene en costas a la parte demandante. 1.6. Fallo del Tribunal de Primera Instancia: En síntesis, sobre el pronunciamiento del Tribunal de primera instancia se puede destacar lo siguiente: La Sala estima de importancia y trascendencia traer a colación la época en que sucedieron los hechos, en la cual la empresa Semillas Deltacol Ltda. como representante legal en Colombia de Delta & Pine Land Company tenía la obligación de cancelar la renovación de los registros de obtentor de la empresa norteamericana o en su defecto de correrle traslado a ésta del oficio de 26 de enero de 1998 mediante el cual se solicitaba el pago de la precitada tarifa, hecho que no aconteció y que al parecer como lo anota la apoderada de la parte demandada, probablemente la empresa Semillas Deltacol Ltda., actuó con deliberado interés, pues al no pagar las tasas de renovación de los registros de obtentor de las variedades de semillas, éstas pasarían a ser de dominio público y cualesquiera podría comercializarlas, y de ser ésta la intención de Semillas Deltacol Ltda. se estaría beneficiando de su propio dolo o culpa grave, sacando provecho de su propia inercia, razón por demás lógica para que se opusiera a la prosperidad de los recursos de reposición interpuestos.

Lo expuesto, agrega, sería motivo suficiente para desechar el cargo impetrado por la sociedad accionante, pero la Sala profundiza su estudio a la parte del aparente conflicto de la hermenéutica jurídica relacionado con los dos 16/10/2001 4.16 preceptos en contradicción: la norma de carácter interno Nacional y la de carácter supranacional llegando a la conclusión de que ambas normas se encuentran vigentes y que la una no es excluyente de la otra y por lo tanto deben aplicarse de manera integral y complementaria.

En otras palabras se debía conceder el plazo de gracia que establece el Art. 34 de la Decisión 345 de 1993 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena para el pago de las tasas de renovación del certificado de obtentor de especies vegetales. 1.7. Apelación ante el Consejo de Estado: La sociedad Semillas Deltacol Ltda. apela el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca por las razones que se resumen a continuación: Porque a su juicio la demandada desconoció en el proceso gubernativo lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política, como en los artículos 3,35,46 del Código Contencioso Administrativo en cuanto no se le ha permitido como interesado directo intervenir y expresar sus opiniones violentando los principios de publicidad, contradicción e imparcialidad; situación que no fue tomada en cuenta por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca.

Porque la Resolución 1893 de 1995 expedida por el ICA en la cual se basó las Resoluciones que cancelaron los certificados de obtentor se encuentra vigente actualmente, ya que de acuerdo a la presunción de legalidad, todos los actos emitidos por las autoridades administrativas descritas en el artículo 1 del C.C.A se presumen legales, es decir que para que un acto deje de producir efectos debe haberse erigido ante la jurisdicción correspondiente la acción para que declare su contraposición con una norma de carácter superior.

Deduce, de lo expuesto, que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo se equivocó, ya que no analizó la violación del articulado citado y no lo tuvo en cuenta para verificar su interés directo cuando se discutía la validez de las resoluciones que cancelaban el registro de obtentor dado a Delta & Pine Land Company, solicitando que se revoque la sentencia del Tribunal en mención y se concedan las pretensiones de la demanda.

GACETA OFICIAL 16/10/2001

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL El Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 del Tratado de su Creación. 5.16 “d) Cuando el pago de la tasa no se efectuara una vez vencido el plazo de gracia. 4.

CONSIDERACIONES Procede, en consecuencia, El Tribunal, a realizar la interpretación prejudicial solicitada, previo a lo cual analizará lo concerniente a la superioridad jerárquica de la normativa andina.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 4.1. Superioridad Jerárquica de la Normativa Andina: La interpretación prejudicial que realizará el Tribunal estará referida a los artículos 34 y 35, literal d), este último, de oficio, de la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: Son varias las sentencias dictadas por este Tribunal en las cuales se ha sostenido que el Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino no requiere de norma interna alguna para entrar en vigencia en el territorio de los Países Miembros de la Comunidad, por lo que resulta innecesario, impertinente y contraproducente cualquier actuación de Derecho interno de índole legislativa, ejecutiva o judicial, que se interponga entre la norma comunitaria y la norma nacional.

Artículo 34: “Para mantener en vigencia el certificado de obtentor deberán pagarse las tasas correspondientes, de conformidad con las disposiciones previstas en la legislación interna de los Países Miembros. “El titular gozará de un plazo de gracia de seis meses contados desde el vencimiento del plazo estipulado, para efectuar el pago de la tasa debida con el recargo que correspondiera.

Durante el plazo de gracia, el certificado de obtentor mantendrá su plena vigencia.” Artículo 35: “La autoridad nacional competente declarará la cancelación del certificado en los siguientes casos: “a) Cuando se compruebe que la variedad protegida ha dejado de cumplir con las condiciones de homogeneidad y estabilidad; Así las cosas, se puede decir que las Decisiones de la Comunidad Andina son directamente aplicables y con efecto directo a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, a menos que las mismas señalen una fecha posterior; y, sólo cuando su texto así lo disponga, requerirán de incorporación al derecho interno, mediante acto expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada País Miembro.

De acuerdo con la doctrina, “la primacía no se refiere solamente a las relaciones entre Estados e instituciones comunitarias, fundamentalmente el Tribunal de Justicia, sino que se aplica en los ordenamientos jurídicos nacionales, en los que se impone a las jurisdicciones nacionales, encargadas, así, de hacerla efectiva.” 1 “b) Cuando el obtentor no presente la información, documentos o material necesarios para comprobar el mantenimiento o la reposición de la variedad registrada;

Por lo tanto, el efecto que tienen los principios de la aplicabilidad directa y de preeminencia, propios del Derecho Comunitario, obliga a los jueces nacionales y a cualquier otra autoridad, a aplicar en sus actos judiciales o administrativos el derecho comunitario vigente en la “c) Cuando al haber sido rechazada la denominación de la variedad, el obtentor no proponga, dentro del término establecido, otra denominación adecuada; 1 MOLINA DEL POZO, Carlos.

Manual de Derecho de la Comunidad Europeo, Tercera Edición, Editorial Trivium, S.A., Madrid-España, 1997, pág. 508. GACETA OFICIAL materia respectiva, sin que aquellos puedan resistirse a esa aplicación utilizando como pretexto el hecho de que exista una norma nacional anterior o posterior, contrarias a la comunitaria. La aplicabilidad directa es una obligación que surge automáticamente de ésta, sin requerimiento o declaración nacional adicional de ninguna especie.2 4.2.

Pago de tasas, período de gracia y vigencia de los certificados de obtentor. Artículos 34 y 35, literal d), de la Decisión 345 de la Comisión: El artículo 34 de la Decisión 345 establece la obligación del pago de las tasas correspondientes, de conformidad con las disposiciones previstas en la legislación interna de los Países Miembros, para el mantenimiento de la vigencia del certificado de obtentor; pero, al mismo tiempo, le otorga al titular del certificado un plazo de gracia de seis meses contados desde el vencimiento del plazo estipulado para efectuar el pago con el recargo que corresponda.

Se agrega además en dicho artículo que la vigencia del certificado de obtentor, se mantendrá durante dicho plazo de gracia, condición en la que el certificado permanece durante todo el período. Por lo tanto, el artículo 34 de la Decisión 345 establece la obligación del pago de la tasa y el período de gracia de 6 meses que tiene el titular para cumplirla, dejando a discreción del derecho interno el fijar la periodicidad para exigir su cumplimiento.

En otras palabras, es el período de tiempo, el monto y la fecha a partir de la cual nace el hecho generador de la obligación de pagar la tasa correspondiente lo que legisla el derecho interno, al igual que el recargo o interés que se genere a partir de esa fecha; pero la caducidad de dicha obligación y 2 Ver en TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 30-IP-98, ACEGRASAS/DIAN, del 16 de junio de 1999.

G.O.A.C. Nº 475; 70-AI-2000 Secretaría General – República de Colombia, sentencia de 8 de agosto de 2001, G.O.A.C. Nº 703, 23 de Agosto de 2001. Ver también: Proceso Nº 29-IP-95, caso “ROPATEX”, publicada en la G.O.A.C. No. 242 del 22 de enero de 1997; 30-IP-95 y 32-IP-95, casos “SCHEIK”, G.O.A.C. No. 241 del 20 de enero de 1997; las dos aprobadas en fecha 08 de noviembre de 1996 y publicadas también en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo V, 1996. 16/10/2001 6.16 por lo tanto del derecho, sólo puede declararse una vez que se han cumplido los seis meses de gracia posteriores a la fecha establecida por el derecho interno. En tal sentido, si la fecha establecida ha sido en este caso el 31 de marzo de cada año, de acuerdo el artículo 22 de la Resolución Nº 1893 de 1995 expedida por el ICA, corresponde a la autoridad nacional competente, con base en los principios de primacía, de complemento indispensable y de aplicación directa de la normativa andina, contar seis meses más para declarar la caducidad o cancelación del certificado de obtentor por incumplimiento del pago de las tasas de renovación. Y para no dejar ninguna duda sobre el analizado plazo de gracia y sobre sus efectos respecto de la vigencia del certificado de obtentor, la norma comunitaria al detallar los eventos en los cuales la Autoridad Nacional Competente puede decretar su cancelación, el artículo 35 de la Decisión determina que una de las cuatro situaciones en que ello es posible se presenta, precisamente, cuando “el pago de la tasa no se efectuara una vez vencido el plazo de gracia”.

El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E:

PRIMERO: La Norma Comunitaria Andina se caracteriza por la primacía que tiene sobre las de derecho interno y por lo tanto no necesita de acto jurídico que la incorpore a éste, siendo aplicable en forma directa, por lo general, desde el momento de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

SEGUNDO: Las autoridades de los Países Miembros no pueden formular reservas ni desistir unilateralmente de aplicar el ordenamiento jurídico andino, ni pueden tampoco escudarse en disposiciones vigentes o en prácticas usuales de su orden interno para justificar el incumplimiento o la alteración de obligaciones resultantes del derecho comunitario.

GACETA OFICIAL 16/10/2001 TERCERO: Es obligación del titular a cuyo favor se ha concedido un certificado de obtentor pagar las tasas correspondientes, según la periodicidad que se haya establecido en el derecho interno. Empero la norma comunitaria le confiere un período adicional máximo de 6 meses a partir del nacimiento de dicha obligación para que ésta sea cumplida, con el recargo que se fije en el País Miembro donde se debe el pago, período durante el cual el certificado de obtentor conserva su vigencia. Sólo culminado dicho plazo sin que se hubiere cumplido con la obligación, concierne a la autoridad competente cancelar el certificado de obtentor concedido.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial, cuando dicte sentencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y dará cumplimiento a lo prevenido por el artículo 128 del Estatuto. 7.16 Notifíquese.

Remítase copia de la misma a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO 58-IP-2001 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 6457. Actor: PAUL HARTMANN AG. Marca: “HYDROSORB” Magistrado Ponente: GUALBERTO DÁVALOS GARCIA EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los 19 días del mes de septiembre del año dos mil uno, se pronuncia sobre la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Camilo Arciniegas Andrade.

VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial antes referida, la cual se ajusta a lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto del Tribunal; El auto del veintinueve de agosto de 2001, de este Tribunal, por el que su admisión a trámite ha sido considerada procedente. GACETA OFICIAL 1.

ANTECEDENTES Son hechos relevantes, para la interpretación, los siguientes: 1.1 Las Partes, el objeto de la demanda y su contestación Comparece como demandante PAUL HARTMANN AG, quien solicitó el registro de la marca HYDROSORB (nominativa) para distinguir productos de la clase 5ta. Internacional 1. Como parte demandada, la Superintendencia de Industria y Comercio, quien negó el registro de la marca.

Se pretende con la demanda, que se declare la nulidad de la Resolución que negó el registro de la marca HYDROSORB (nominativa) argumentando la existencia del registro 117.833 para la marca HYDROSOL (nominativa), que ampara productos comprendidos en la clase internacional No. 5, como “productos farmacéuticos y medicinales en general tales como ungüento, soluciones medicinales y productos médicos, especialmente los relacionados con la profesión de optometría.” PAUL HARTMANN AG interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la Resolución 18958, que fueron resueltos mediante Resoluciones 26336 de 7 de diciembre de 1999 y 4795 de 29 de febrero de 2000, confirmando en todas sus partes la Resolución que negó el registro de la marca HYDROSORB (nominativa).

Por lo que solicita se declare la nulidad de las Resoluciones: 16/10/2001 8.16 13 de septiembre de 1999, confirmándola en todas sus partes. - No. 4795 de 29 de febrero de 2000, por la cual se resuelve el recurso de apelación y confirma la Resolución 18958. El demandante sostiene que la Resolución violó los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 al considerar que la marca solicitada para ser registrada carecería de los tres elementos que deben configurarla: perceptibilidad, susceptibilidad de representación gráfica y distintividad, además de indicar que “no existen semejanzas entre las marcas HYDROSORB e HYDROSOL que puedan inducir al público consumidor a error o confusión, más aún cuando la comparación ha de referirse respecto de las partículas SORB y SOL, debido a que la partícula HYDRO es conocida dentro del mundo farmacéutico como el equivalente a agua.” La Superintendencia de Industria y Comercio solicita no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante por cuanto carecen de apoyo jurídico, y argumenta: “Con la expedición de las resoluciones No. 18958 del 13 de septiembre de 1999, 26336 del 7 de diciembre de 1999, y 4795 del 29 de febrero de 2000, expedidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en el Código Contencioso Administrativo y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.”

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL - No. 18958 de 13 de septiembre de 1999, mediante la cual se negó el registro de la marca HYDROSORB con fundamento en la existencia de la marca HYDROSOL, registro 117.833 de la sociedad ITAL-QUIMICA LIMITADA. - No. 26336 de 7 de diciembre de 1999, que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 18958 de 1 A saber: “Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.” El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 32 del Tratado de su Creación, codificado mediante Decisión 472 de la Comisión. I. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal interpretará las normas que han sido expresamente requeridas por el juez con- GACETA OFICIAL sultante, esto es, los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión. Las disposiciones en mención se transcriben seguidamente: 16/10/2001 9.16 rios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines.” 2 DECISION 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” Según lo que dispone el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión, un signo para poder ser registrado como marca debe ser perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.

El Tribunal acerca de cada uno de estos requisitos expresa: La distintividad, constituye el principal requisito de una marca, su finalidad es la de individualizar o diferenciar los productos o servicios de otros que se encuentren en el mercado, lo que generará la posibilidad de registrar la marca, puesto que, si no cumple su función diferenciadora frente a las demás, carecería de la esencia primordial de la marca.

El Tribunal ha manifestado respecto de esta característica: “Otra de las funciones esenciales de la marca, es la capacidad de individualizar los servicios y productos, lo que permite diferenciarlos y distinguirlos en el mercado de otros idénticos o similares. Condición esencial para que un signo se constituya en marca es, precisamente, la distintividad entre un producto y otro.

( ) CONSIDERACIONES: “Se considera que la distintividad constituye un fundamento básico del signo para que pueda ser registrado como marca, es así que su objeto fundamental es la identificación marcaria, y la individualización frente a cualquier otro signo que se asemeje o sea idéntico, y que anteriormente haya sido registrado o solicitado para los mismos productos o servicios.” 3 Para cumplir con la consulta formulada, el Tribunal procederá en su interpretación a destacar como aspectos más relevantes para la solución del caso al que se refiere el proceso interno, los fundamentos y razonamientos relacionados con la marca, los requisitos de registrabilidad, la irregistrabilidad, marcas farmacéuticas y prefijos de uso común. II.- REQUISITOS DE REGISTRABILIDAD.La marca es todo signo visible cuya finalidad es la de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados por una persona que se encuentran en el mercado de los de otros que sean idénticos o similares.

Para Marco Matías Alemán las marcas “consisten en signos utilizados por los empresa- La perceptibilidad es la facultad de un signo para ser captado por los sentidos a fin de que 2 3 “MARCAS. Normativa Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios. Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”. Pág. 73. Primera Edición Imagen Control – Bogotá. Proceso 29-IP-2000, marca: “FUENTE CLARA”.

Publicado en la Gaceta Oficial No. 581 del 12 de julio de 2000. GACETA OFICIAL el consumidor lo aprecie y lo identifique, de esta manera si un signo no puede ser apreciado por los sentidos, no puede registrarse como marca. Este Tribunal ha dicho: “Al exigir la ley comunitaria que el signo sea “perceptible” hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos, que son la única forma o manera de que el sujeto tenga conocimiento o perciba los estímulos externos” 4 La susceptibilidad de representación gráfica del signo es la que se refiere a la descripción material a fin de poder registrarlo.

Es una necesidad material que da a conocer las características o particularidades del signo, manifestándolo a través de figuras, palabras o cualquier otro medio que lo exteriorice. “Es un requisito formal, que permite la publicación y archivo de las marcas solicitadas en las respectiva oficina de propiedad industrial. Esta característica del signo permite transmitir en forma material el contenido y las dimensiones de este, lo cual permitirá más tarde, con el requisito de publicación que la norma exige, que los competidores puedan conocer y apreciar el signo para establecer las diferencias o semejanzas con el ya registrado, o ya solicitado y poder impugnarlos si fuera el caso a través del incidente de observaciones previsto en la norma andina.

Sobre este punto comenta Marco Matías Alemán: “La representación gráfica, en suma, es una descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados. (Marco Matías Alemán, “Marcas”.

Top Management, Bogotá, pág. 77).” 5 4 5 Proceso 37-IP-2000, marca: Marca: “ICE”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 604 del 27 de septiembre de 2000. Proceso 44-IP-1999, marca: “RON CASTILLO EL VERDADERO SABOR DEL RON”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 539, el 28 de febrero de 2000. 16/10/2001 10.16 De lo expuesto, se llega a la conclusión que para que un signo pueda ser registrado como marca debe reunir los tres requisitos enumerados en el artículo 81 de la Decisión 344, es decir, debe ser suficientemente distintivo, ser perceptible y susceptible de representación gráfica.

III.- IRREGISTRABILIDAD.Un signo es registrable como marca cuando cumple a cabalidad con los tres requisitos enunciados en el artículo 81 de la Decisión 344, sin embargo, no es suficiente que reúna las características supra mencionadas, sino que es imprescindible que el signo solicitado no se encuentre además incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad de las que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

El artículo 83, literal a), se refiere a la irregistrabilidad de signos semejantes o idénticos: La principal característica de una marca es su aptitud diferenciadora, orientando a los consumidores a un mercado transparente y de libre competencia. Por tanto, la finalidad de la marca es individualizar y diferenciar los productos o servicios que puedan adquirirse en el mercado.

“La marca, pues, es el signo distintivo de los productos o servicios en un mercado competidor, y como tal cumple una función individualizadora. Entre productos o servicios del mismo género, especie o grupo, la marca es el elemento identificador que permite al empresario considerar suyo el producto o servicio que presta y al consumidor exigir el producto o servicio que conoce, aprecia y busca, según la marca.” 6 Esta característica ha llevado a proteger a las marcas de las que puedan ser idénticas o similares, las cuales no logran ser registradas, puesto que harían perder su suficiente distinción y consecuentemente llevar al público consumidor a error en la elección de los bienes o servicios. 6 Proceso 1-IP-87, marca: Volvo.

Publicado en la Gaceta Oficial No. 28, el 15 de febrero de 1988. GACETA OFICIAL 16/10/2001 11.16 En el mercado pueden existir marcas que induzcan al público a error. Esta confusión es generada por la semejanza entre signos que protegen productos o servicios, por lo tanto, el signo que se pretenda registrar no puede inducir a confusión en los productos o servicios distinguidos por una marca, ya sea que haya sido solicitada anteriormente o por una que se encuentre registrada.

Para que el juez pueda determinar la posible similitud y la existencia del riesgo de confusión, puede acudir a reglas establecidas por la jurisprudencia y la doctrina, como las que a continuación se enumeran: La confundibilidad entre marcas idénticas o similares origina error en el consumidor en la adquisición, y el artículo en análisis evita que se afecte la distintividad de la marca.

De esta misma manera lo expresa Germán Cavelier al decir que: “Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “La confusión puede originarse entre dos marcas iguales, parecidas o semejantes, impide la identificación de los productos y va contra la diferencia de las marcas y con facilidad induce en error al público, con perjuicio evidente del dueño de una de las marcas y aun del consumidor, que, o tiene que examinar muy detenidamente las etiquetas del artículo que quiere obtener, o correr la contingencia de adquirir productos o mercaderías de calidades y procedencias diferentes a las deseadas.

“El comercio, que busca rapidez de las operaciones y la confianza del público, rechaza las molestias y perjuicios que pudieran ocasionar marcas iguales o semejantes, y por ello la ley y la jurisprudencia han sido severas en otorgar el registro de marcas que puedan confundirse con otras anteriores, confusiones que pueden originarse por semejanzas ortográficas, fonéticas, similitud de ideas, parecido entre los dibujos, formas y colores, etc ” 7 El riesgo de confusión, que es tomar una cosa por otra, produce error en el consumidor con respecto de marcas similares o idénticas al elegir un producto amparado por una marca, creyendo que está comprando otro, o que pertenece a los mismos fabricantes por causa de su parecido, perjudicando tanto al público consumidor como al empresario dueño de la marca; también, de manera general, se estaría perjudicando el sistema de protección de las marcas. 7 “Marcas de Fábrica y Nombres Comerciales” Pág. 171.

Editorial Temis. Bogotá- Colombia. “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.” 8 Encontramos en la doctrina algunas clases de confusión, éstas son: directa e indirecta, la primera ocurre cuando un comprador adquiere un producto o servicio entendiendo que está comprando otro.

La confusión indirecta se produce cuando un comprador al adquirir un producto o servicio juzga que pertenece a la misma línea de productos o servicios de un origen determinado y conocido por él, pero en realidad es distinto. Al respecto, exponemos el criterio de Jesús Carrillo Ballesteros y Francisco Morales Casas 9: A) “Confusión directa: 1.

Confusión de denominaciones entre sí, por semejanza ortográfica, por semejanza fonética, por similitud verbal y por similitud de ideas. 2. Confusión entre denominaciones y emblemas, porque la denominación puede corresponder a un emblema o forma registrada, o viceversa. 3. Confusiones entre figuras y dibujos por reproducción o imitación del elementos prin- 8 9 Pedro C. Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, págs. 351 y ss.

“La Propiedad Industrial” pág. 228 y 229, Editorial Temis, Bogotá-Colombia. GACETA OFICIAL cipal, por deformación de los elementos, por similitud de colorido simplemente, o por disposición del colorido. 4. Confusiones debidas a las formas. Pueden ser porque se confunden las formas materiales, por confusión entre formas o por confusión entre formas materiales y denominaciones.” B) “Confusión indirecta: “No solamente el parecido de las marcas puede originar confusión entre los productos, sino ser ocasionada indirectamente, esto es, por el modo particular como se presenta o utiliza la marca.

“El tamaño de las marcas en proporciones considerables puede presentar serias diferencias respecto de otras, como también, si se reducen, pueden asimismo dar lugar a equívocos. Otro caso de confusión indirecta podría ser el que presentan ciertas marcas, que al ser estampadas sobre determinado material adquieren parecido extraordinario con otras a las cuales pondrían en situación desventajosa.” 16/10/2001 IV.- MARCAS FARMACEUTICAS.

Estas amparan productos farmacéuticos entendidos éstos como “un compuesto con aplicación en la farmacia y cuyas estructura y característica son diferentes de las de los otros compuestos utilizados para el diagnóstico, prevención o tratamiento de enfermedades.” 10 En las marcas farmacéuticas, por lo general, se utilizan palabras de uso común que no deben entrar en la comparación, pues su uso es público y no pueden ser apropiadas con carácter exclusivo por ninguna persona, ya que, su uso queda para el público en general.

Cuando se trata de confusión entre marcas farmacéuticas, es importante establecer no sólo la similitud o identidad que se pueda producir induciendo al público a error, sino que debe tomarse en consideración que existe un riesgo mucho más grave, que es la salud del consumidor que adquiere un producto por error. Sobre este punto, el Tribunal ha manifestado: “Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha confusión, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expedidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno” 11.

La confusión puede darse en tres aspectos: el visual o gráfico, el auditivo y el ideológico: CONFUSIÓN VISUAL: se produce con respecto a la forma como se percibe la marca, que es provocada por semejanzas ortográficas o gráficas, en referencia a la forma como se presenta o expresa el signo; el análisis que se debe realizar para evitar la confusión visual es analizar los dos signos en su impresión conjunta y global, en la que se distingan sus semejanzas.

La confusión visual es provocada por la forma gráfica que lleven las representaciones de las marcas en la observación que se realice. CONFUSIÓN AUDITIVA: esta clase de confusión es causada cuando se obtiene una fonética igual en la pronunciación de las palabras. La semejante pronunciación genera similitud fonética de los caracteres, evitando que en la vocalización se diferencie una palabra de la otra.

CONFUSIÓN IDEOLÓGICA: se genera cuando el contenido conceptual es el mismo. 12.16 En la sentencia pronunciada dentro del Proceso 20-IP-2001, se ha expresado lo siguiente: “En este contexto este Tribunal ha considerado, vista la importancia de proteger al consumidor en materia de productos destinados al cuidado de la salud, que en el cotejo de las denominaciones cuyo registro como mar- 10 11 “Manual de Propiedad Industrial” Manuel Pachón Muñoz, pág. 25, Editorial Temis, Bogotá-Colombia, 1984.

Proceso 9-IP-98, Marca: “DERMALEX”. Publicada en la Gaceta Oficial No. 481, de 13 de septiembre de 1999. GACETA OFICIAL ca de fábrica ha sido solicitado, “Deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la fonética.

Debe evitarse, entonces, la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan, o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma. Por lo mismo, deberá ponerse atención preferente a los elementos caracterizantes de cada denominación, de los cuales suele depender en la práctica la primera impresión o impacto que recibe ese consumidor medio ante el nombre que sirve de marca”. 12 En otra sentencia 13, se ha indicado que las marcas farmacéuticas que usan elementos o palabras de uso común o generalizado éstos no deben entrar en la comparación, puesto que el examen comparativo se debe basar en la estructura misma de la marca, que prevalezca sobre los componentes parciales, y si de la comparación se tiene algún elemento genérico común a las mismas, éste no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación. También, se indicaron los criterios sostenidos por la doctrina española respecto al riesgo de confusión entre marcas farmacéuticas: una línea jurisprudencial estima que si el expendio de los productos farmacéuticos lo hacen personas con conocimientos técnicos, a base de recetas extendidas por profesionales, no existiría riesgos de confusión; y, por otra parte, que se debe ser más estricto con respecto a la coexistencia marcaria, pues manifiestan que debe ser muy riguroso el examen comparativo, ya que, está en juego la salud pública, la que hay que proteger y amparar. 16/10/2001 cuando se trata de marcas farmacéuticas.

Estas palabras están formadas por la composición de determinados radicales o desinencias que muchas veces pueden coincidir, pues es de uso común dentro de la industria farmacéutica. La principal diferencia, entonces, debe radicar en lo esencial, en la descripción de su naturaleza, calidad o procedencia de los productos que se usan en la composición de otras denominaciones, pues es la combinación con otras características lo que le da el carácter distintivo.

El juez examinador deberá analizar si las marcas en litigio tienen semejante su radical, lo cual es común en nombres para productos farmacéuticos o medicinales, pero es importante insistir sobre las desinencias pues éstas son las que deben diferir, otorgándole al signo que se pretende registrar características distintivas, ya que constituyen por sí mismas marcas que evitan la confusión. Además deberá observar si los productos amparados por estas marcas sólo se expiden bajo cierto control, es decir, con receta médica, lo que indicaría, que su uso, se dirige a ciertos consumidores.

La utilización de los afijos, que comúnmente se usan en marcas farmacéuticas o medicinales, queda condicionado a que la nueva palabra tenga distintividad suficiente con la facultad de diferenciarla de las otras. Con base a lo expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. Para que un signo pueda ser registrado como marca, debe reunir los requisitos esenciales de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. 2.

Un signo para ser registrable como marca debe distinguir e individualizar los productos o servicios que trate de proteger, de los otros que se encuentren en el mercado. 3. El artículo 83 literal a) tiene como finalidad la de proteger al consumidor, evitando la presencia de dos signos idénticos o semejantes que amparen los mismos productos o servicios, e induzcan a confusión o error al público consumidor.

V.- RADICALES Y DESINENCIAS DE USO COMUN. Existen palabras que se usan para identificar ciertos productos, lo que es bastante común 12 13 Proceso 20-IP-2001, marca: “SYNERGON”, publicada en la Gaceta Oficial No. 674, el 31 de mayo de 2001. Proceso 13-IP-97, marca: “DERMALEX”, publicada en la Gaceta Oficial No. 329, el 9 de marzo de 1998. 13.16 GACETA OFICIAL 4.

La posibilidad del riesgo de confusión es una cuestión fáctica que queda sometida a la apreciación del juzgador, quien deberá proceder, según las reglas y criterios establecidos en esta sentencia. 5. Los criterios utilizados para la determinación del riesgo de confusión en las marcas farmacéuticas, adquieren un carácter más rígido, en vista de que lo fundamental es la protección de la salud humana.

De allí la rigurosidad que debe observarse en el cotejo de marcas para determinar la semejanza, toda vez que el interés de evitar la confusión en el mercado no es exclusivamente de los empresarios, sino que lo que debe primar es el de los consumidores en que se proteja un valor esencial para el individuo como es la salud, la cual pudiere verse afecta por el riesgo de confusión. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial, cuando dicte sentencia dentro del proceso interno No. 6457, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

El Tribunal consultante deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 128, del Estatuto del Tribunal, luego de dictada la sentencia dentro del proceso interno citado. 16/10/2001 14.16 Notifíquese al mencionado Consejo consultante, mediante copia certificada de esta sentencia. Remítase copia de la misma a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 16/10/2001 15.16 GACETA OFICIAL 16/10/2001 16.16 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú