Año XVIII - Número 765 Lima, 27 de febrero de 2002 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 68-IP-2001.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 102 y 113, literal a) de la referida Decisión. Expediente Interno Nº 6010.

Marca: AMOXIGA Proceso 74-IP-2001.- Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 118 y 122 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Caso: Lema Comercial: “NADIE VENDE MAS BARATO QUE ELEKTRA” (Proceso interno No. 288-2000) PROCESO 68-IP-2001 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 102 y 113, literal a) de la referida Decisión. Expediente Interno Nº 6010.

Marca: AMOXIGA. Magistrado Ponente: JUAN JOSE CALLE Y CALLE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en la ciudad de San Francisco de Quito, a los treinta días del mes de enero del año dos mil dos. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, presentada por el doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, expediente interno Nº 6010 contra autoridades nacionales.

En el proceso interno contencioso intervienen como partes, la actora, Sociedad SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION, domiciliada en Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos de Norte América, propietaria de la marca AMOXIL; como demandada la República de Colombia, representada por el Superintendente de Industrias y Comercio; y, como tercero interesado: la Sociedad de Laboratorios La Santé S.A., propietaria de la marca AMOXIGA.

Que la solicitud de interpretación prejudicial, se encuentra acorde con los requerimientos de admisibilidad dispuestos por el artículo 125 del Estatuto del Tribunal contenido en la Decisión Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

1. SOBRE EL LITIGIO Como hechos relevantes para la interpretación se señalan, por parte del Juez consultante, los siguientes: 1.1. De la demanda La Sociedad SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION, propietaria de la marca AMOXIL, que ampara productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, a través de apoderado pretende obtener la nulidad de la resolución Nº 13527 de fecha 15 de julio de 1999, emanada por el Superintendente de Industria y Comercio de la Superintendencia de Industrias y Comercio de Colombia, “por la cual se resuelve un recurso de apelación”, que revocó las resoluciones No. 7701 de 30 de abril de 1998, y 01026 de 29 de enero de 1999, expedidas por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la que concedió el registro para la marca AMOXIGA, solicitada por la Compañía LABORATORIOS LA SANTE S.A. para productos de la clase 5 del nomenclátor internacional de Niza, esto es “Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”, pese a la existencia del registro previo No 132103 para la marca AMOXIL.

La actora aduce además, que las marcas AMOXIL y AMOXIGA, son confundibles, ya que, los productos que se amparan con una y otra marca son los mismos; que la marca solicitada reproduce prácticamente en su totalidad la marca de la actora, dado que se copió en idéntico orden la estructura inicial de la marca registrada. 1.2. De la contestación a la demanda.

La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia en primer término defiende la legalidad del acto impugnado, esto es, la resolución Nº 13527 de 15 de julio de 1999, la que se emitió conforme a la Decisión 344, norma comunitaria vigente en la materia al momento de la expedición de dicho acto. 27/02/2002 2.20 Se remonta a casos jurisprudenciales de este Tribunal, para realizar el análisis de los requisitos que debe reunir un signo como son la perceptibilidad, la suficiente distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica, aclarando que la comparación entre dos signos debe hacerse tomando en cuenta la visión de conjunto de la totalidad de sus elementos integrantes, acordes con la jurisprudencia andina, así como a la forma de cotejar dos signos marcarios para concluir o no sobre su confundiblidad.

Alega además la parte demandada que: “efectuado el examen sucesivo y comparativo de las marcas registradas en debate, se concluye en forma evidente que entre las marcas AMOXIGA (solicitada) y AMOXIL (registrada) no existe semejanzas entre sí capaces de que conlleven confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, ortográficos, fonéticos e ideoloógicos y por lo tanto, engañen al consumidor medio” 1.3.

Del tercero interesado. La Sociedad Laboratorios La Santé S.A. como tercera interesada en defensa del registro de la marca AMOXIGA, fundamenta su intervención en la doctrina y jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se remite a los términos genéricos o de uso común, afirmando que no deben ser considerados en el examen comparativo entre dos marcas, pues ellos pertenecen al acervo común y no cabe una apropiación individual de estos términos. Se refiere entre otras, a la sentencia de este Organismo, en el proceso 13-IP-97 que expresó: “en las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo cual supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados….”.

Además señala la coadyuvante que: “es absurdo pretender derivar una similitud relevante para el derecho marcario de los términos genéricos comunes, como sería el caso del prefijo AMOXI, en tanto en cuanto, como hemos dicho, esta clase de términos GACETA OFICIAL no son susceptibles de apropiación particular. LA SIMILITUD ENTRE UNA Y OTRA MARCA NO PUEDE DERIVARSE DE LOS TERMINOS GENERICOS PRESENTES EN ELLAS SINO DE LOS DEMAS ELEMENTOS QUE LAS INTEGRAN”.

(mayúsculas del texto original) Concluye la coadyuvante que el examen comparativo entre las marcas AMOXIGA y AMOXIL, debe prescindir del término genérico AMOXI, pues de “no hacerlo así se permitiría la apropiación particular de esta clase de términos…”, puesto que se debe tomar en consideración la no similitud de los demás elementos que conforman cada una de ellas: “L de AMOXIL y GA de AMOXIGA” Finalmente, impugna la vía de la acción de nulidad del acto administrativo contemplado en el artículo 113 de la Decisión 344, en fundamento a: “Cuando quiera que se demanda la nulidad de un acto administrativo de carácter particular y concreto, de la cual se desprende el restablecimiento del derecho, la acción en realidad es la de nulidad y restablecimiento del derecho y no la de nulidad” (sic).

(“Así lo ha sostenido en innumerables fallos el Honorable Consejo de Estado, acogiendo la denominada teoría de los motivos y las finalidades, de aplicación jurisprudencial desde 1961)”.

2. SOBRE LA CUESTION PREJUDICIAL 2.1. Admisibilidad El Consejo de Estado de la República de Colombia, es competente para solicitar la interpretación prejudicial de normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, por cuanto ante ese alto organismo jurisdiccional se ventila un proceso en el que deben ser aplicadas tales normas comunitarias.

Según lo establece el artículo 121 y 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman ese Ordenamiento Jurídico siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional actuando en función de Juez comunitario como lo es en este caso la alta jurisdicción consultante, y en tanto en cuanto aquellas resulten pertinentes, a juicio del Tribunal Andino para la resolución del litigio interno. 27/02/2002 3.20 2.2.

Normas a ser interpretadas Las normas que el Tribunal va a interpretar son las contenidas en la Decisión 344, en los artículos 81, 83 literal a) por ser solicitadas por el juez consultante y además, este Tribunal, dentro de sus facultades, considera necesario interpretar de oficio, las contenidas en los artículos 102 y 113, literal a) de la misma Decisión. Normas solicitadas por el Juez consultante: DECISION 344 “Articulo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. “Articulo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) “Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error.

Interpretación de oficio: “Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. “Artículo 113.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: a) “El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión. GACETA OFICIAL 3.

PUNTOS A TRATARSE EN ESTA INTERPRETACIÓN - Requisitos para registrar un signo como marca Riesgo de confusión. Reglas para determinar la confusión. Campos de la confundibilidad Prefijos o sufijos comunes Marcas farmacéuticas. Signos confrontados El derecho al uso exclusivo de una marca La acción de nulidad

4. REQUISITOS PARA REGISTRAR UN SIGNO COMO MARCA. El registro marcario pretende proteger al empresario o comerciante dentro de un mercado determinado considerando que la comercialización de bienes y servicios debe darse con base en los principios de una leal competencia. Esa protección hace referencia a que los signos marcarios no pueden coexistir en el comercio si inducen al público consumidor a error o si éste no llega a distinguirlos ni a diferenciarlos, de tal forma que difícilmente sea reconocible que un signo determinado tiene un origen empresarial diferente.

El objetivo esencial de asignar a un producto un signo exterior es precisamente prevenir su identificación individual frente al resto de signos ante productos o bienes que se comercializan por parte de la competencia. Esa característica propia de un signo para adquirir, mantener o conservar su propia identidad frente a los demás signos y los productos, es la esencia del signo marcario, ya que, un signo que se confunda intrínseca o extrínsecamente -se refiera a la especie o descripción del producto, o se confunda con otros signos en su apariencia externa- no cumpliría con la función de diferenciación que pretende la marca.

La carencia o la limitación de distintividad de un signo son factores que vedan su posible aceptación dentro del registro marcario. Esta características esencial de un signo para ser objeto de registro está contemplada en la definición que de marca trae la norma del artículo 81 de la Decisión 344, antes transcrita, cuando exige que un signo para poder registrarse debe ser “suficientemente distintitivo”, recalcando en el párrafo segundo: “se entenderá por marca todo signo perceptible capaz 27/02/2002 4.20 de distinguir en el mercado” los productos de una persona de los productos o servicios idénticos o semejantes de otra persona.

En referencia a esta condición primigenia de un signo para constituirse en marca, el Tribunal dentro del Proceso 98-IP-2000, marca BIMBO, expresó: “La distintividad, es decir esa particularidad de distinguir y diferenciar, ante otros signos y frente a los productos y servicios de dos o más empresarios, constituye la esencial característica y condición que el artículo 81 contempla como requisito de registrabilidad marcaria.

El signo que se confunda dentro del mercado de bienes y servicios ya sea con otro signo o con el producto o servicio de diferentes titulares, está relegado a la protección legal comunitaria. Un signo desnaturalizado de distintividad no permitía al consumidor protegerse del riesgo de confusión y si la norma comunitaria pretende defender al consumidor frente al error, aquel signo no jugaría el papel que una marca persigue”.

El otro requisito legal para que un signo pueda ser registrado como marca es la perceptibilidad, la que se traduce en la posibilidad de que el consumidor pueda percibir el signo a través de uno de los sentidos. La idea o la imagen que una persona tiene de imprimir una nota exterior a sus productos puede ser trasmitida al exterior o exteriorizarse o materializarse por medio de palabras, gráficos, conjunto de palabras o colores.

Estos medios visibles permitirán al titular marcario el utilizar su marca en el mercado colocando el signo en el producto o sus envases y a la vez el consumidor podrá recibirlos y procesarlos con el objeto de proceder a su adquisición, comparación y diferenciación. La publicidad de un signo para que terceros ejerzan sus derechos hace relación con la capacidad de su representación gráfica.

Un signo carente de esta representación gráfica de orden material, impediría que terceros conozcan su forma, su contenido, la imagen y características del signo, para poder compararlo con los registrados anteriormente y ejercer los derechos que le otorga la norma comunitaria. La representación gráfica hace relación a una condición externa de conocimiento material del signo. GACETA OFICIAL Por medio de la representación gráfica, requisito formal, según lo expresó el Tribunal dentro del Proceso 41-IP-2001, marca MATERNA, se: “permite la publicación y archivo de las marcas solicitadas en las respectivas oficinas de propiedad industrial.

Esta característica del signo permite transmitir en forma material el contenido y las dimensiones del mismo, y, más tarde, la publicación que la norma exige, destinada ésta a que los competidores puedan conocer o apreciar dicho signo para establecer las diferencias o semejanzas con el ya registrado o solicitado para su registro y proceder si fuere el caso a la impugnación del mismo a través del incidente de las observaciones previsto en la norma andina” De estas condiciones para que un signo pueda registrarse, emergen las otras prohibiciones que se puntualizan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, y un signo tampoco podrá ser registrado si se encuentra incurso en una de ellas, las que miran tanto al orden público como a la defensa de los derechos de terceros. 27/02/2002 5.20 al no reconocer en una segunda adquisición cuál es el producto adquirido anteriormente, evitándole caer en error o confusión en el acto adquisitivo de bienes y servicios.

Con esta prohibición el titular puede gozar libremente de su derecho al uso de su marca y el consumidor adquiere la capacidad o la certeza de adquirir siempre el mismo bien protegido o cubierto con un signo distintitivo sin pesar sobre él la incertidumbre en cuanto al signo que dicho producto lleva. La norma del articulo 83, literal a) prohibe el registro posterior siempre y cuando en el adquirente se produzca un error en la adquisición de bienes y servicios, prueba de la confundibilidad que corresponde al segundo solicitante, en caso de ser necesaria la misma.

El otro condicionamiento para que opere la prohibición es que los productos o servicios que cubren los signos idénticos o semejantes sean los mismos, de modo que si los signos van a cubrir productos diferentes o que no tengan ninguna relación competitiva, el signo solicitado puede ser registrado, excepción hecha de los signos notorios.

5. RIESGO DE CONFUSION Los signos, como se ha expresado, cumplen una función distintiva entre los productos que protegen y los otros signos que comparten un mercado. De la necesidad de esta distintividad nace la prohibición de la coexistencia marcaria de signos semejantes o idénticos que cubran los mismos o iguales productos, y que generen lo que según la doctrina se conoce como “el riesgo de confusión” o la “confundibilidad marcaria”, provocando en el consumidor medio un error en cuanto a la adquisición de bienes y servicios.

Esta prohibición para que puedan registrarse signos idénticos o semejantes para los mismos o iguales productos a aquellos que ya se han registrado o se han solicitado anteriormente, que se encuentra contemplada en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, tiene su razón de ser, en que de este modo se protege al titular primario dentro de su derecho al uso exclusivo del signo evitando que terceros se aprovechen del good will de su marca para utilizar signos que puedan confundirse con el suyo en el mercado, como también al consumidor en el cual se crearía una confusión directa Es necesario tomar en consideración que el titular de un signo no registra el mismo para todas las clases internacionales del Nomenclátor de Niza, sino para una o varias, con lo cual el uso del signo queda limitado a un grupo de bienes y servicios, dentro de la regla de especialidad, es decir, la marca queda protegida únicamente para los bienes o servicios a los cuales se refiere la solicitud.

Fuera de este ámbito de protección el titular no ejerce o no puede ejercer derecho alguno sobre otro peticionario que registrando un signo idéntico o semejante no pretenda cubrir los productos o servicios para los que se ha registrado en primer lugar. La Clasificación Internacional de Niza, no determina en forma automática la semejanza o similitud entre los productos o servicios con solo la indicación de la clase.

En efecto, hay productos y servicios que encontrándose en diferentes clases pueden guardar una relación o conexión competitiva, que excluya el registro del segundo signo para una clase diferente a la primeramente registrada. Inversamente, si alguien registra un signo limitando su uso para uno o varios productos de una clase, un tercero GACETA OFICIAL bien podría registrar el mismo signo para la misma clase en tanto en cuanto los productos y servicios fueren diferentes.

La protección al signo registrado está limitada por la clase que ha sido solicitada, respecto a este tema el Tribunal en el proceso 03-IP-2001, marca: “DIPLOMATICO”, sentencia de 09 mayo de 2.001 y, reiterado en proceso 41-IP-2001, sentencia de 10 de Octubre de 2001, marca “MATERNA”. Ha señalado: “y no cubrirá otros productos de clasificación distinta, cualquiera que sea su semejanza o parecido con el ya registrado.

De igual modo, la pertenencia a una misma clase –verdad formal- no sirve para demostrar la similitud –verdad real– entre dos o más productos o servicios. Conviene advertir que, si los productos de por sí se distinguen claramente unos de otros, fuera de toda duda razonable de parte del consumidor, no se requeriría, por supuesto que los distinguiera una marca.

De no ser así, el derecho sobre la marca resultaría prácticamente ilimitado.” La confusión o el riesgo de confusión no es necesario, para impedir el registro, que se dé o demuestre al momento de solicitarse el registro del segundo signo. Este riesgo puede originarse posteriormente cuando dentro del mercado se utilicen en forma simultánea los dos signos y el público o el consumidor se vea afectado por la confundibilidad.

Esta confusión mediata o inmediata se contempla en el artículo 83, literal a) de la Decisión 344, cuando expresa que no podrá registrarse signos “para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error”. Además la confusión no tiene que ser concreta o real, puede tratarse de una mera posibilidad.

En la relación marcaria entran en juego tres elementos: los bienes y servicios, los signos y el elemento a favor de quien se establece la protección como es el consumidor, que es el detector de la confundibilidad cuando opera en el mercado el juego de la competencia entre varios productos con signos iguales o semejantes. El consumidor, al que debe tomarse en consideración es el llamado “medio” o sea, el poseedor de un sentido de análisis y de recepción razonable. 27/02/2002 6.20 Tomando en consideración al consumidor, el Tribunal Andino ha recogido el criterio del tratadista Pedro Breuer Moreno respecto a las reglas para apreciar la confusión, como es la de que el juzgador en el examen de dos signos debe “colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto”, pues más sensible a la confusión es el consumidor de productos de consumo masivo y de valor reducido, ya que la forma de analizar el producto es menos detenida que la de aquel consumidor técnico o profesional que pretende adquirir un producto de uso sofisticado o de valor elevado, quien para el acto de adquisición realiza un examen detenido y meticuloso del producto.

No es la misma atención la que de un comprador de una barra de jabón que aquel que desea adquirir un vehículo. La confusión se genera, en síntesis, entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas cubren, factores que inducen al consumidor a error o confusión. En relación a este tema el Tribunal en el Proceso 14-IP-96, caso PROMOFERIAS, reiterado en el mencionado Proceso 41-IP-2001, señaló: “De tal manera que es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protegen, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes”.

6. REGLAS PARA DETERMINAR LA CONFUSION Para determinar la existencia de confusión, los signos deben ser analizados comparándolos con los productos que los mismos van ha proteger. También se debe considerar la capacidad de discernimiento del consumidor, y la regla general expresada por Breuer Moreno, de que la confusión “resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas”, esto es la primera impresión objetiva que los signos en colisión producen en la mente y demás sentidos del consumidor, por lo que no es posible sujetar al examinador o juez a reglas fijas, rígidas o inflexibles para llegar a determinar la GACETA OFICIAL existencia de la confusión, pues ésta, se rige ante todo por un criterio personal y subjetivo del juzgador o del examinador, quien a pesar de analizar las marcas “sucesivamente y no simultáneamente” según la referida regla de Breuer Moreno, en todo caso tendrá su propio criterio para llegar a una decisión final, que no deberá ser arbitraria sino con sujeción a reglas doctrinales y jurisprudenciales y a aspectos fácticos de cada caso.

Bien que el signo esté constituido por una palabra o por un gráfico, el consumidor capta y entiende al mismo por la vista o por el oído, y esa primera impresión visual o auditiva tomada en su integridad o conjunto es la que le servirá de elemento de comparación con otros signos marcarios. El examen debe realizarse considerando a los signos como unidades estructurales, que es lo que en definitiva aprecia el público consumidor.

El adquirente al visualizar o escuchar un signo no divide al mismo en sílabas o palabras, sino que las marcas han de analizarse partiendo de una visión de conjunto, es decir, tomando en cuenta la totalidad de los elementos que integran las marcas confrontadas, sin descomponer, menos alterar, su unidad fonética ni gráfica, según lo señala Carlos Fernandez-Novoa, en su obra “Fundamentos de Derecho de Marcas”: “debe evitarse todos los medios de disección de las denominaciones comparadas en sus diversos elementos integrantes”.

Con relación a este tema el Tribunal en el Proceso 104-IP-2000, se refirió en los siguientes términos: “Sin embargo, ese análisis en conjunto no implica que no tenga que ponerse cuidado en el análisis que se haga del elemento característico de las marcas confrontadas” Y en el Proceso 41-IP-2001, el Tribunal estableció: “Riñe esta regla también con un procedimiento matemático de contabilizar las sílabas o las letras sean éstas iguales o dispares para admitir o no la incompatibilidad.

El examen pormenorizado o meticuloso de una marca contraría la corriente examinadora o 27/02/2002 7.20 identificadora que el consumidor realiza frente a ella” En efecto la primera impresión o la imagen que capta el consumidor de un signo se globaliza en especial por el concepto que le puede generar, la imagen o el sonido o pronunciación y no por el deletreo o división de palabras.

El consumidor para escoger sus productos observa diferentes marcas en forma sucesiva y no simultáneamente. Por ello la doctrina al referirse al “cotejo sucesivo y no simultáneo de los signos” ha sostenido que si ellas son examinadas en forma conjunta, una inmediatamente de otra, se puede llegar a “disecarlas” que es un procedimiento erróneo para un examen marcario.

Las marcas pueden producir confusión más por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo, la regla del tratadista Breuer Moreno se sintetiza en que “deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas”. Aclarando que “en efecto, la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.

Fundamenta esta regla, en que en la “mayoría de los casos, la confusión no es un hecho de la casualidad, sino de la intención de producir confusiones y de aprovecharse de la reputación de una marca existente y la inclusión de elementos distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en el fondo la segunda puede ser una imitación de la primera.” De lo cual se desprende que la confusión se evitará o tendrá un menor impacto si entre los signos hay elementos que cobren una fuerza distintiva o un poder especial de diferenciación que resalten más las diferencias que las semejanzas y en ese sentido se eliminaría o mitigaría el riesgo de confusión que se podría producir en el consumidor.

Si de ese análisis global, y de la impresión en conjunto, los signos imprimen más semejanzas que diferencias, o aquellas prevalecen sobre las diferencias, la confundibilidad o el riego de confusión impedirá el registro marcario, teniendo presente el principio “in dubio pro signo priori”, principio que protege a la marca inscrita para un titular que ha adquirido ya un derecho, fren- GACETA OFICIAL te a un tercero que apenas tendría una mera expectativa con el registro o solicitud posteriores.

7. CAMPOS DE LA CONFUNDIBILIDAD Los campos o aspectos en los cuales puede producirse confusión son el visual, el auditivo y el ideológico, que implicaría similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales. Se descarta la similitud conceptual, en razón de que los signos en confrontación no tienen significado alguno, a más de evocar el activo conocido como AMOXILINA, cabe mencionar la similitud fonética entre los signos la que se desencadena en una confusión auditiva.

Esta confusión se produce cuando las palabras o las denominaciones tienen una fonética similar, lo que impide al consumidor distinguir con exactitud y precisión el contenido fonético de los términos que percibe a través del sentido auditivo, de modo que al escuchar la pronunciación entre dos signos, no puede diferenciarlos. El Tribunal, dentro del Proceso 20-IP-97, marca MANUELITA vs. MANOLITA, criterio reiterado en el Proceso 4-IP-2001 (marca NEORAL), observa: “La pronunciación semejante de los signos, provoca la similitud fonética de los términos, lo que induce a una confusión auditiva, impidiendo al público diferenciar la vocalización de una palabra con la otra, percibiéndose a la mejor la misma voz sonora o el mismo sonido.

“Si las denominaciones o las palabras que utiliza el signo tienen por su pronunciación correcta o incorrecta una percepción fonética que no llega a distinguir un sonido de otro, se habría producido la confusión auditiva entre dos signos, situación que impediría la registrabilidad de uno de ellos.” En el Proceso 40-IP-2001, El Tribunal señaló: “La recepción auditiva depende, entre otros factores, de la presencia de los mismos sufijos en los dos signos en comparación y en particular de las terminaciones o prefijos, pues éstas tienen para el consumidor la última recepción auditiva, aunque los sufijos sean iguales.

La confundibilidad por la similitud fonética, tiene más gravedad cuando los sufijos tienen igual entonación, terminación o 27/02/2002 8.20 sonidos guturales o las vocales o consonantes son iguales y las letras intermedias, por el contrario, tienen una débil pronunciación o sonido que puede ser absorvido por el emitido o emanado de las consonantes o vocales últimas”. 8.

PREFIJOS O SUFIJOS COMUNES En ciertos tipos de marcas y concretamente en las marcas que cubren productos farmacéuticos, se utilizan determinados prefijos o sufijos que aluden en forma indirecta a sus principios activos o hacen relación al objeto o fin del producto; por ejemplo se utiliza el prefijo “derma”, que se refiere a aspectos de la piel u “ofta” en lo relativo a la vista.

Esos prefijos o sufijos se han convertido en expresiones de uso común, sin que puedan ser apropiados con el carácter de exclusivo por persona alguna, tal como sucede en las denominaciones genéricas o descriptivas. No se trata de todos modos de nombres con los cuales se designa usualmente al producto dentro del comercio, sino de una terminología repetitiva que es el común denominador para formar con esos prefijos o sufijos un signo. La imposibilidad de una apropiación por parte de un titular de esas raíces o terminaciones, según la jurisprudencia del Tribunal sentada en el proceso 40-IP-2001: “no impide que posteriormente puedan ser utilizados en nuevos signos para los mismos productos, por otros interesados, siempre y cuando la nueva composición gramatical tenga o lleve su propia distintividad que lo diferencia de los anteriormente registrados, evitándose en todo momento una similitud gráfica, conceptual o ideológica, en los términos arriba enunciados”.

Lo importante y esencial en el uso de prefijos comunes, es que el segundo vocablo o denominación tenga un elemento distintivo que lo diferencie del anterior. Aspecto al que el Tribunal en el proceso 34-IP-98 se refiere en los siguientes términos: “Si la nueva denominación, conservando un prefijo común tiene una terminación diferenciadora y distintiva podrá ser registrada, caso contrario la distintividad del nuevo signo, abortaría el ingreso del registro”.

“No por la circunstancia que se haya registrado para GACETA OFICIAL un mismo titular el mismo vocablo, pueda registrarse nuevamente sin el añadido del cuño distintivo que evitaría su irregistrabilidad”

9. MARCAS FARMACEUTICAS Lo que se trata de proteger evitando la confusión marcaria, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad. Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático, las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas.

Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros Países sobre la cultura “curativa personal”, según la cual un gran número de pacientes se autorecetan bien por haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. No se considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco, y sin embargo la automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos. El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias.

Asi, en el Proceso 30-IP-2000, se estableció lo siguiente: “Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.

Dentro del proceso 48-IP-2000, siguiendo esta línea de rigurosidad del examen o comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera, el Tribunal expresó: 27/02/2002 9.20 “Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.

Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas”.

9. SIGNOS CONFRONTADOS Los signos confrontados se refieren a las denominaciones AMOXIGA y AMOXIL, los que tienen en común el prefijo AMOXI. El juez consultante en su resolución analizará si las terminaciones GA y L, respectivamente, tienen una característica propia que les pueda hacer a cada uno de ellos distintivo frente a los productos que cubren.

En su apreciación determinará si dichas terminaciones imprimen a cada uno de los signos el cuño distintivo que evite una confusión dentro del mercado, en su visión global entre los dos signos, sin tomar en consideración el prefijo de uso común o usual AMOXI. El juez consultante estimará si entre los signos confrontados existen diferencias sustanciales que eliminen o disminuyan las semejanzas, evitando de este modo la confusión, es decir, si el signo posteriormente solicitado podrá coexistir con el solicitado en primer lugar.

Apreciará, además, si no existe ninguna similitud ortográfica entre los elementos materia de examen, es decir entre GA y L, y si en la pronunciación de ambos signos la fonética puede o no llevar a que al solicitar o escuchar los dos signos, pueda el consumidor distinguir las expresiones gramaticales evitando la confusión por las evocaciones de orden sonoro que por su pronunciación se emitan.

10. DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE LA MARCA El registro marcario no tendría ninguna significación práctica si el titular de una marca careciera de defensas de orden legal para evitar que terceros utilicen sin su consentimiento el mismo o semejante signo para similares o iguales productos. El derecho al uso exclusivo de una GACETA OFICIAL marca, tiene connotación cuando su titular puede impedir que su signo registrado no pueda ser utilizado por terceros para proteger iguales productos o servicios.

Según el régimen comunitario andino, el registro es la única vía para adquirir el derecho al uso exclusivo de la marca; así lo dispone el artículo 82 de la Decisión 344. De lo cual se desprende según la jurisprudencia del Tribunal sentada en el Proceso 36-IP-2000: “registrado el signo como marca, el titular puede hacer valer su derecho de propietario para lo cual goza de varias facultades..” Quien registra primero un signo como marca adquiere primero el derecho, con base al principio “prior tempore, potior iure”.

Con respecto al derecho del uso exclusivo de una marca, el Tribunal en el proceso 4-IP-94 distingue dos facetas: la positiva y la negativa. Por la primera el titular puede aplicar la marca en sus productos o envoltorios o comercializar libremente sus productos o servicios o negociar la cesión del signo registrado. Dentro de la fase positiva, la doctrina reconoce tres facultades que se derivan del registro y, por el cual el titular puede hacer valer su derecho de propietario: “La facultad de aplicar la marca al producto, que puede ejercerla sobre el mismo producto, o sobre su envase o envoltorio; y además se le faculta para interponer acciones a fin de impedir que esas mismas acciones o hechos puedan realizarse o ejecutarse por terceros sobre productos similares que ostentan signos iguales o semjantes a los suyos. 27/02/2002 10.20 La fase negativa del derecho marcario en la que presenta mayor protección al titular de la marca, pues el ius prohibendi, le faculta al titular para prohibir que terceros utilicen la marca, y consecuentemente, oponerse al uso y registro de signos para impedir que terceros y sin su autorización utilicen signos iguales o semejantes para los mismos productos.

Este derecho se encuentra plasmado en el artículo 104 de la Decisión 344, facultándole al titular a actuar “contra cualquier tercero, que sin su consentimiento realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes: “a) Usar o aplicar la marca o un signo que se le asemeje, de forma que pueda inducir al público a error u originar situaciones que pueda ocasionar un perjuicio al titular de la marca;

“b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u ofrecer servicios en la misma; “e) Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o asimilable a los literales indicados en el presente artículo”. Posteriormente la jurisprudencia andina, dentro del Proceso 98-IP-2000, marca “BIMBO”, establece que: “Una segunda facultad, entraña la capacidad de comerciar esos productos o servicios con identificación de su marca.

En la faceta negativa, esa facultad se traduce en la prohibición que puede lograr el titular para que terceros vendan productos o suministren servicios, bajo el amparo de un signo igual o similar. “Garantizado el titular de una marca con estas facultades provenientes del ius prohibendi, bien puede iniciar las acciones de protección y amparo previstas en la legislación interna, pues sobre éstas guarda silencio la Decisión 344, y por lo tanto, bajo el principio del complemento indispensable del derecho interno con el derecho comunitario, es necesario remitirse a las normas nacionales.

El titular marcario, en consecuencia, goza de normas de protección para el ejercicio pleno del uso exclusivo de su marca, evitando así un daño o perjuicio a su derecho y contrarrestando el uso ilegal y arbitrario de su marca por terceros no autorizados”. “La tercera facultad hace referencia al campo publicitario, en el que el titular puede utilizar la marca en avisos publicitarios, impidiendo que terceros lo realicen con esa misma marca.” Estas facultades otorgan el derecho al uso exclusivo de una marca, un ejercicio leal de ese derecho frente a una competencia desleal que pueda presentarse en los negocios mercantiles de bienes y servicios.

GACETA OFICIAL LA ACCION DE NULIDAD El administrado frente a un acto que lo considere lesivo o violatorio de sus derechos por parte de la administración, por razones de ilegitimidad, sea por la forma o por el fondo, podrá iniciar una acción imprescriptible de nulidad, cuya regulación es el artículo 113, acción de orden comunitario, que, en cuanto al procedimiento se sujetará al trámite que contemple cada una de las legislaciones internas.

En consecuencia y para efectos de la aplicación de las causales de nulidad previstas en la mencionada disposición 113, la jurisprudencia del Tribunal sentada en el proceso 20-IP-97 Marca MANUELITA, la acción tiene que: 27/02/2002 11.20 gistro, cuando es solicitada por un particular, éste debe demostrar previamente su interés legitimador, fundamento de la acción intentada; sin que pueda, por tanto, interpretarse la norma contenida en el artículo 113 de la Decisión 344 en el sentido de que los particulares tengan la posibilidad de intentar la acción de nulidad en defensa de un exclusivo interés general o público o de resguardar la pura legalidad de la norma jurídica” Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: “ampararse en las disposiciones que sobre la materia ha previsto y determinado la norma comunitaria sujetándose dicho trámite en lo sustancial a las normas vigentes al momento de otorgarse el acto administrativo de concesión de registro de marca”.

En cuanto al procedimiento se reitera lo expresado en las sentencias pronunciadas en los procesos 11-IP-99 y 68-IP-2000 y 83-IP-2000: “En referencia al procedimiento que debe ser aplicado por las autoridades nacionales para el trámite de las acciones de nulidad relativas a asuntos marcarios, El Tribunal ha expresado, tomando en cuenta lo dispuesto por el artículo 144 de la Decisión 344, en el sentido de que los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos o no regulados en ella, se cumplirán con arreglo a lo que determine la respectiva legislación nacional, que son tales procedimientos los que se deberán aplicarse.

Ello en consideración a que, salvo los precisos temas sobre causales de nulidad, imprescriptibilidad de la acción, legitimación activa y audiencia de las partes, que se regulan por el artículo 113 de la norma comunitaria (la que, por supuestos, se aplica con preferencia), los demás deberán ser regulados y aplicados con arreglo a la ley nacional”.

Sobre este mismo tema el Tribunal en el proceso 11-IP-99, señaló: “En definitiva, para poder obtener la nulidad de un acto administrativo concesorio del re- PRIMERO: A más de que un signo para ser registrado deba contener o reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, el signo en estudio no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

SEGUNDO: La confusión entre dos o más signos idénticos o semejantes que protegen los mismos o similares productos, descarta el registro del solicitado posteriormente, lo que también sucede en el caso de que dicha confusión induzca a error al adquirente o consumidor medio de esos productos debido a la conexión competitiva de los mismos.

TERCERO: En las marcas en las cuales los prefijos o sufijos se hayan convertido en comunes, para efectos de la fijación de la confundibilidad, aquellos no se tomarán en consideración dentro del análisis global y sucesivo de los signos. La comparación procederá con los elementos restantes de los signos confrontados, preveyéndose que de existir diferencias que eliminen las semejanzas y que procuren una distintividad propia en cada signo la coexistencia no estará impedi- GACETA OFICIAL da, siempre considerando los productos o servicios que cada signo proteja.

CUARTO: La determinación de la existencia o no del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado discrecionalmente por -en su caso- el funcionario administrativo o el juez nacional, sujetándose necesariamente a las reglas de comparación de signos y a los campos en que pueda producirse tal confusión; criterios expuestos y ampliamente desarrollados en éste y en precedentes fallos del Tribunal.

QUINTO: En caso de duda sobre una posible o real confundibilidad entre dos signos, se aplicará el principio que beneficie al signo ya registrado.

SEXTO: En las marcas farmacéuticas que cubren productos de esa naturaleza, se deberá considerar el riesgo que la salud humana corre por la venta o dispendio de un producto semejante o similar a otro ya registrado. El cotejo marcario, en todo caso, procederá dentro de un criterio más riguroso o con mayor detenimiento del que normalmente pueda hacerse con otro tipo de marcas.

SEPTIMO: En el régimen andino impera el sistema de registro como modo de adquirir el derecho al uso exclusivo de una marca.

OCTAVO

NOVENO: En la acción comunitaria de nulidad de concesión o registro de una marca, conforme lo dispone el articulo 113 de la Decisión 344, el accionante deberá legitimar su intervención demostrando ser parte interesada, excluyéndose de dicha acción a “cualquier persona” o “al simple interés”. En consecuencia, la citada nulidad del registro marcario procede por motivos expresos y por tanto limitativamente señalados en el 27/02/2002 12.20 artículo 113 de la Decisión 344, todos de ilegalidad; y, respecto a las otras condiciones y características inherentes a este recurso extraordinario de anulación que no han sido definidas por la normativa comunitaria, corresponderá a la legislación interna, interpretada por el respectivo juez nacional, determinarlas, encontrándose entre aquellas la designación de la “Autoridad Nacional Competente” para conocer de dicho recurso, competencia seguramente puesta en función de la manera como el acto administrativo haya adquirido “firmeza”, es decir, si en la vía administrativa o en la judicial.

La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia en el proceso interno 6010. Notifíquese esta sentencia al Tribunal consultante indicado en el párrafo anterior, mediante copia sellada y certificada y remítase copia de la misma a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial.

Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 27/02/2002 13.20 INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 74-IP-2001 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 118 y 122 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Caso: Lema Comercial: “NADIE VENDE MAS BARATO QUE ELEKTRA” (Proceso interno No. 288-2000) Magistrado Ponente: Luis Henrique Farías Mata Quito, 30 de Enero de 2002 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA tos esgrimidos por las partes en el proceso interno: a) Hechos V I S T O S: Los señalados por el consultante, a saber: Que la Corte Suprema de Justicia de la Republica del Perú, Sala Civil Transitoria, a través de su Vocal Supremo, Dr Victorino Quintanilla Quispe, ha requerido la interpretación prejudicial de las normas arriba identificadas;

En fecha 27 de abril de 1998 Elektra S.A de C.V Mexicana solicitó el registro del Lema Comercial “NADIE VENDE MAS BARATO QUE ELEKTRA” para publicitar la marca ELEKTRA y logo, aquélla comprendida en la clase 7 de la nomenclatura oficial, a saber: máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas; incubadoras de huevos.

Que este Tribunal comunitario es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional actuando en función de juez comunitario, como lo es en el caso la jurisdicción requirente, y en la medida en que dichas normas resulten pertinentes —a juicio del Tribunal Andino— para la resolución del litigio interno;

Que dicha solicitud responde a las exigencias de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y 125 del respectivo Estatuto; y, Que la interpretación se plantea en razón de que ELEKTRA interpone demanda contencioso-administrativa, impugnando la resolución No. 386 2000 del 23 de marzo de 2000, proferida por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual INDECOPI, dentro del trámite de registro del Lema Comercial “NADIE VENDE MAS BARATO QUE ELEKTRA”.

En razón de lo cual, procede este Tribunal a absolver la consulta formulada, previo resumen tanto de los hechos como de los argumen- La Oficina de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI–, mediante resolución N° 1423-1999-OSD/ INDECOPI de fecha 8 de febrero de 1999, denegó de oficio el registro del lema comercial solicitado.

Con base en lo anterior la sociedad actora interpuso el recurso de apelación que fue decidido mediante resolución N° 386-2000/TPI-INDECOPI de fecha 23 de marzo de 2000 por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual INDECOPI, actuando como segunda instancia administrativa, habiendo sido confirmada la Resolución No. 1423-1999.

Finalmente, en fecha 12 de junio de 2000, ELEKTRA interpone demanda contencioso-administrativa ante el Supremo Tribunal contra la resolución N° 368 2000/TPI-INDECOPI, solicitando la invalidez o ineficacia de ésta, y accesoriamente que se le otorgue el registro del GACETA OFICIAL lema comercial “NADIE VENDE MAS BARATO QUE ELEKTRA” b) Materia recurrida y fundamento de la demanda Conforme a lo expresado por el consultante, la sociedad actora solicita al juez consultante la nulidad de la resolución No. 386-2000 de fecha 23 de marzo de 2000, en los siguientes términos: Manifiesta la accionante que el lema comercial es original, novedoso y de fantasía, que es atractivo y curioso porque capta la atención de los consumidores con una frase no utilizada por los competidores; en suma el lema comercial solicitado encaja dentro del concepto de originalidad.

Además, indica que la distintividad del lema comercial no se basa sólo en la presencia de la marca Elektra, sino en todo el conjunto de los elementos gramaticales y literarios que conforman la frase “NADIE VENDE MAS BARATO QUE ELEKTRA”, Asimismo manifiesta que el lema comercial para obtener protección jurídica debe tener un mensaje publicitario el que no necesariamente debe cumplir con el requisito de distintividad.

Exigir distintividad del lema comercial comportaría reconocerle un nivel igual o similar a la marca, convirtiendo al lema en un signo independiente de ésta lo que es contrario a su carácter accesorio como lo han puesto de manifiesto tanto la doctrina como las propias leyes reguladoras del mismo. 27/02/2002 gistrada al interior de la frase publicitaria, sino en el contenido intrínseco mismo.

Estos principios fundamentales se encuentran amparados por la “Resolución de Observancia Obligatoria” número 422-1999-TPI –INDECOPI. d) Fundamentos del Procurador del Ministerio de Industria, Turismo y Negociaciones Comerciales Internacionales Por su parte, el Procurador expone, entre otros argumentos, los siguientes: El lema comercial debe ser usado para darle fuerza a la función de la marca: distinguir dentro del mercado los productos o servicios producidos o comercializados por un agente, de los productos o servicios idénticos o similares de otro.

De acuerdo con ello, un lema comercial tiene la misma categoría que un signo distintivo; en consecuencia debe ser también perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica porque el Art. 122 de la 344 (Sección VII de los Lemas Comerciales) prevé que “serán aplicables a esta Sección, las disposiciones relativas al capítulo de marcas de la presente Decisión”.

Además, sostiene que todo lema comercial debe consolidar la buena reputación de la marca que publicita; por ello no puede registrarse como lema comercial cualquier frase simple que carezca de fantasía y que únicamente se limite a alabar y “transcribir al consumidor de los productos que distingue con la marca que publicita”. Con vista de lo anteriormente reseñado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. c) Contestación de la demanda Es contestada por el INDECOPI y en el escrito respectivo sostiene que el lema comercial solicitado constituye un signo de carácter descriptivo en relación a la comercialización de los productos distinguidos por la marca que pretende publicitar.

Asimismo señala que la función de complementariedad que la ley otorga al lema comercial respecto a la marca, implica que éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. Por ello, la distintividad que se le exige al lema comercial no puede basarse sólo en la presencia de la marca re- 14.20 CONSIDERA Que el texto de las normas que van a ser objeto de interpretación, y que fueron señaladas por el consultante a tal fin, es el siguiente: Decisión 344 “Artículo 118.- Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales.

Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca”. GACETA OFICIAL “Artículo 122.- Serán aplicables a esta Sección, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Capítulo de marcas de la presente Decisión” Seguidamente el Tribunal procede a la interpretación de las mismas, para lo cual observa: I.- LEMA COMERCIAL El tema del lema comercial ha sido objeto de regulación en las diferentes Decisiones que han normado el régimen jurídico de la Comunidad Andina.

En la Decisión 85 el lema comercial no era objeto de regulación expresa, en cambio que las posteriores Decisiones 311 y 313 (artículos 108 y 107, respectivamente) señalaban que los Países Miembros podían registrar como marca los lemas comerciales de conformidad con sus legislaciones nacionales, Decisiones además conforme a las cuales el lema era complementario de una marca, pero sin dejar de reconocerle el carácter de signo distintivo, mantenido en la Decisión 344 y en la vigente Decisión 486 que no introdujo reforma a esta institución. El lema comercial es un signo distintivo, y al igual que las marcas, que las denominaciones de origen o que el nombre comercial, buscan la protección general del consumidor para evitar que pueda ser inducido a error o caer en confusión. El concepto de lema comercial ha sido desarrollado ampliamente por la doctrina y el Derecho comparado.

La definición aportada por el autor Víctor Bentata está concebida en los siguientes términos: 27/02/2002 15.20 materia. Es así como la solicitud de registro de un lema comercial debe especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará el lema (Art. 119 de la Decisión 344). Igualmente el lema comercial sólo puede ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia estará igualmente sujeta a la del signo que acompaña (Art. 121 de la Decisión 344).

La función de complementariedad encomendada al lema comercial implica que éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. En razón de lo cual, debe gozar por sí mismo, de la distintividad requerida para cumplir dicha función. La Decisión 344 señala la posibilidad de registrar como marca los lemas comerciales, tomando en cuenta las respectivas legislaciones nacionales; esto es, remite a la normativa de las legislaciones nacionales la manera de registrar los lemas comerciales.

Al respecto ha señalado el tratadista Manuel Pachón: “Resulta difícil desentrañar cuál es el alcance de la norma, pareciera indicar que de conformidad con lo dispuesto en la legislación interna se pueden registrar como marcas las palabras o frases, sin perjuicio [de] que conforme a la Decisión 344 los mismos signos puedan registrarse como lemas comerciales y se les apliquen las disposiciones especiales que sobre dicho tema consagra la legislación comunitaria.

“los lemas (slogans) son tipos de marcas, extensiones prolongaciones de marcas destinadas a reforzar y realzar su publicidad. Son esencialmente utilizadas para la venta de los bienes de consumo masivo. La función del lema es la de coadyuvar a la creación de un “clima” o “atmósfera” de valorización ” (BENTATA, V “Reconstrucción del Derecho Marcario” pag 230, Editorial jurídica Venezolana 1994) Adicionalmente, no parece que se trate de un mandato conforme al cual el registro de los lemas comerciales se hará como si se tratara de marcas y en la forma que determine la legislación interna, porque esta manera de entender la norma riñe con lo establecido en el artículo 122 de la Decisión 344 cuando señala que las disposiciones sobre marcas establecidas en la norma comunitaria son aplicables al registro de los lemas comerciales” (PACHÓN, M. “El Régimen Andino de la Propiedad Industrial”, Pág. 301 Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez 1995).

(Resaltados del Tribunal). El lema comercial como lo señala la Decisión 344 es complemento de la marca que acompaña, carácter accesorio que toma fuerza en el desarrollo de las disposiciones que rigen la Sin embargo podemos señalar con relación a los requisitos que el lema comercial debe cumplir, que uno de ellos es la aptitud distintiva, elemento que será analizado con detenimien- GACETA OFICIAL to en líneas posteriores.

Así mismo, con respecto al carácter complementario, implica que su distintividad no puede basarse sólo en la presencia de la marca registrada al interior del mismo; y que tampoco podrán registrarse como lema comercial, las frases simples, comúnmente utilizadas para promocionar productos; las frases sin fantasía alguna que se limiten a alabar los productos o servicios distinguidos con la marca que se publicita; así como las frases genéricas y descriptivas en relación a los productos o servicios que la marca que publicite distinga.

De esta manera corresponderá a la Alta Jurisdicción consultante determinar con los lineamientos indicado si el lema comercial “NADIE VENDE MAS BARATO QUE ELEKTRA” cumple con los requisito de registrabilidad exigidos al lema comercial, detallados en las páginas precedentes. III.- LA DISTINTIVIDAD COMO REQUISITO PARA EL REGISTRO DE UN LEMA COMERCIAL La distintividad es la capacidad para distinguir productos o servicios en el mercado.

Este requisito debe siempre estar presente en el lema. Sobre este aspecto comenta Víctor Bentata: “El lema, en cuanto marca, y por más débil que ésta sea, debe ser suficientemente distintivo a fin de calificar para su registro. No puede consistir en expresiones genéricas ni descriptivas, ya que ello privaría de la libertad de usarlas a los competidores.

Aunque el margen de tolerancia de su distintividad sea grande, mal pudieran funcionar como marcas, expresiones necesarias. Si así no fuese, tampoco tendría el lema, en cuanto tal, la posibilidad de acción por infracción de terceros” (Bentata V. ob cit, pág 231). Sobre el elemento distintivo este Tribunal Comunitario en el proceso N° 20-IP-98 marca “RIO CLARO”, de fecha 7 de agosto de 1998, sentencia publicada en la Gaceta Oficial de la Comunidad Andina N° 393 con fecha 14 de diciembre de 1998, así como en el N° 44-IP-99 marca “RON CASTILLO EL VERDADERO SABOR DEL RON” de 2 de febrero del 2000, fallo publicado en la Gaceta Oficial de la Comunidad Andina N° 539 en fecha 28 de febrero del 2000, ha señalado: 27/02/2002 16.20 “La Decisión 344 consagra la protección comunitaria andina de otros signos distintivos como el nombre, enseña y lema comercial a los que les es aplicable el requisito de distintividad para efectos de proteger al público consumidor de la posibilidad de confusión en la identificación y elección de productos y servicios” (Resaltado de la presente sentencia).

La distintividad es la característica esencial y función primigenia que debe reunir todo signo en el mercado para ser susceptible de registro. Asimismo, el lema debe poseer un mínimo de novedad, esto es, no haber sido utilizado en el mercado. Otro aspecto que debemos tomar en cuenta, es el de apoyar la distintividad en la presencia de la marca registrada.

Sobre este punto comenta Bentata: “Un malentendido generalizado consiste en varios países en vías de desarrollo, en aceptar al registro cualquier proposición de lema, por más pálido e insignificante que sea, atribuyendo el requerimiento de distintividad a la marca registrada que acompaña por el simple hecho de repetir que es el acompañamiento de una marca.

Pero es un error: nada es registrable sin un mínimo de capacidad de diferenciación” (Bentata V. ob. cit, pág. 232). Igualmente, nos parece pertinente el comentario que al respecto formula cuando expresa: “El lema es una cuasi – marca, sin llegar jamás a ser propiamente marca. Por ello su titularidad no es transferible sino con la marca misma.

Ello es obvio porque en la medida de la publicidad efectuada, el lema acaba, no solo por sugerir, sino que puede llegar incluso a identificar en cierta forma al producto mismo. Su publicidad acoplada a la marca contrariamente a la creencia cómoda de que refuerza puramente la marca, acaba por distinguirla de la marca misma, dándole una cierta autonomía. En la medida en que el lema es efectivo, podemos nosotros mismo hacer experimentos dejando flotar al lema solo sin marca.

De tal manera que el lema se apoya tanto en la marca como la marca se apoya en el lema. GACETA OFICIAL 27/02/2002 17.20 Por eso se requiere un mínimo de distintividad y no son registrables simples trivialidades o descripciones del producto o de función”. (Bentata V. ob. cit, pág 234) debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita.

Por tal razón, debe gozar en sí mismo de la distintividad requerida para cumplir dicha función. En tal sentido, y al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, la Alta Jurisdicción nacional consultante deberá analizar en el presente caso si el lema comercial “NADIE VENDE MAS BARATO QUE ELEKTRA” cumple con el requisito de distintividad que debe poseer todo signo distintivo para ser registrado, no con la exigencia que le es aplicada a las marcas, pero si determinando que posee un mínimo de distintividad.

De esta manera para que un lema llegue a gozar del amparo que le confiere la propiedad industrial, debe ser capaz de distinguir los bienes respectivos (distintividad intrínseca) e igualmente debe poder distinguir dichos bienes de los demás en el mercado (distintividad extrínseca), teniendo presente el comentario supra formulado. 3° Entre los requisitos que el lema comercial debe reunir, se encuentra la aptitud distintiva; e igualmente su carácter complementario, el cual implica que la distintividad no puede fundamentarse en la sola presencia dentro del lema de la marca registrada.

Con los antecedentes expuestos: 4° Finalmente, la Decisión 344 consagra la protección comunitaria andina de otros signos distintivos como el nombre, la enseña y el lema comercial a los que les es aplicable el requisito de distintividad para efectos de proteger al público consumidor de la posibilidad de confusión en la identificación y elección de productos y servicios.

El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: 1° Bajo el amparo de la Decisión 344 el lema comercial es un signo distintivo. Este al igual que las marcas, las denominaciones de origen o el nombre comercial buscan la protección general del consumidor para evitar que pueda ser inducido a error o caer en confusión. 2° Tal como lo reconoce la Decisión 344, el lema comercial es complemento de la marca que acompaña; carácter accesorio que adquiere en el desarrollo de las disposiciones que rigen la materia.

Es así que la solicitud de registro de un lema comercial debe especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará (art. 119 de la Decisión 344). Igualmente el lema comercial sólo puede ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia estará sujeta a la de aquel signo (art. 121 de la Decisión 344).

La función de complementariedad encomendada al lema comercial implica que éste Tampoco podrán registrarse como lema comercial, las frases simples, comúnmente utilizadas para promocionar productos, ni las que carezcan de fantasía, como todos aquellos que se limiten a elogiar los productos o servicios distinguidos con la marca que se publicita, ni las frases genéricas o descriptivas en relación con los productos o servicios que la marca y el lema distinguen.

De conformidad con lo previsto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el juez nacional consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación, realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Además, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, contenido en la Decisión 500 publicada en la Gaceta Oficial N° 680 de fecha 28 de junio del 2001. Notifíquese asimismo al consultante, mediante copia certificada y sellada de la presente sentencia, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a los fines de su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

GACETA OFICIAL 27/02/2002 18.20 Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 27/02/2002 19.20 GACETA OFICIAL 27/02/2002 20.20 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú