Año XVIII - Número 800 Lima, 3 de junio de 2002 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 78-IP-2001.- Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno N° 6302.
Actor: ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS S.A. Marca: “SUPERVIDA”; e interpretación de oficio del artículo 82 incisos d) y e) de la misma Decisión. PROCESO 78-IP-2001 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia.
Expediente Interno N° 6302. Actor: ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS S.A. Marca: “SUPERVIDA”; e interpretación de oficio del artículo 82 incisos d) y e) de la misma Decisión. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los dos días del mes de mayo del año dos mil dos. Como hechos relevantes para la interpretación del expediente remitido, se deducen: 1.
Las partes: VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Órgano que por medio del Consejero Ponente, doctor Camilo Arciniegas Andrade, solicita la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Que la mencionada solicitud cumple con los requisitos establecidos por el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto proferido el 23 de enero de 2002. La actora es la sociedad “ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS S.A..”, la cual concurre por medio de su apoderado.
Es demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 2. La demanda: La actora pretende que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: • Resolución N° 16228 de 18 de agosto de 1999, mediante la cual el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro de la marca SUPERVIDA -clase 36- (Clasificación de Niza, Clase 36: Seguros, negocios Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 03/06/2002 2.8 financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios). 344 la misma que es clara e inequívoca para el presente caso. • Resolución N° 28435 de 22 de diciembre de 1999, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el Recurso de Apelación interpuesto contra la Resolución N° 16228, confirmándola en todas sus partes.
Con fundamento en jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reitera que el signo solicitado no es registrable por cuanto genera confusión por su similitud con otro previamente registrado como marca para servicios de la misma clase. Subsidiariamente y como consecuencia de las anteriores declaraciones, la demandante solicita a título de Restablecimiento del Derecho, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, conceder por diez años el registro de la marca SUPERVIDA, para distinguir los productos de la clase 36.
La demandante alega que se violaron los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344. Con relación al artículo 81 sostiene que la Superintendencia de Industria y Comercio violó el citado artículo, debido a que al comparar la marca nominativa SUPERVIDA -clase 36-, con la marca mixta denominada VIDA -clase 36-, diseccionó el elemento VIDA, para establecer una similitud artificial entre las marcas cotejadas, debido a que dicho elemento es común a varias marcas de la clase 36, de diferentes titulares, donde la expresión VIDA se encuentra acompañada de adjetivos calificativos u otras expresiones.
En lo relativo al artículo 83 literal a), se refiere a que la Superintendencia de Industria y Comercio violó el mencionado artículo, pues determinó que era confundible la marca nominativa SUPERVIDA -clase 36-, con la marca mixta VIDA -clase 36-. Con vista de lo cual, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina pasa a examinar el caso de autos,
CONSIDERANDO
Que la competencia de este Tribunal resulta de lo que consagra su Tratado de Creación, que lo faculta en su artículo 32 para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico andino, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, y estima que, conforme a los asuntos que serían resueltos por el juez nacional, deben ser interpretados de oficio por esta jurisdicción andina, los incisos d) y e) del artículo 82 de la Decisión 344.
En tal sentido analizará los siguientes temas referidos a las normas comunitarias transcritas: Requisitos para el registro de marcas; marcas evocativas; signos genéricos; e irregistrabilidad por identidad o similitud de signos y reglas para la comparación entre signos. Procede en consecuencia a interpretar aquellas señaladas en el encabezamiento de la presente sentencia, cuyo texto es el siguiente.
DECISIÓN 344 3. Contestación a la demanda Artículo 81: La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia por medio de su apoderado contesta la demanda en los términos que se resumen a continuación: Con la expedición de las resoluciones que se impugnan judicialmente, no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 344.
Que la negación del registro de la marca SUPERVIDA para distinguir servicios de la clase 36, se ajusta plenamente a derecho, y encuentra sustento legal en la citada Decisión “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” GACETA OFICIAL Artículo 82: “No podrán registrarse como marca los signos que: ( ) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o los servicios para los cuales ha de usarse; e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate”.
( ) 03/06/2002 3.8 tro de una marca, y ha sentado el criterio de que un signo solamente es registrable cuando cumple a cabalidad con tales requisitos y, además no está incurso en ninguna de las precisas causales de irregistrabilidad que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. (Proceso 11-IP-98, sentencia de 03 de mayo de 1998, G.O.A.C. N° 359 de 04 de agosto de 1998).
En lo relativo a las características que debe reunir el signo para poder ser registrado como marca, el Tribunal ha abordado su significado y alcances, inspirándose en la doctrina más autorizada y en la jurisprudencia; siendo así que ha destacado la función que con relación al registro cumple cada uno de ellos. Los párrafos que se transcriben, tal como se ha hecho en la sentencia dictada por este Tribunal dentro del Proceso 49-IP-99, de 20 de octubre de 1999, publicada en la G.O.A.C. N° 504, de 09 de noviembre de 1999, sirven para ilustrar estas afirmaciones: Artículo 83: “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error”.
(…) l. REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO SEA REGISTRADO COMO MARCA El artículo 81 de la Decisión 344 que ha sido interpretado en reiteradas sentencias dictadas por este Tribunal, contempla las tres características básicas que debe reunir un signo para que pueda ser registrado como marca, esto es: distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad o posibilidad de representación gráfica.
Este Tribunal cuando ha interpretado el artículo 81, ha reiterado enfáticamente, la trascendencia del cumplimiento de los tres requisitos antes mencionados, como paso previo al regis- “ la legislación andina de propiedad industrial consagra los siguientes requerimientos para que un signo pueda convertirse en marca: distintividad, perceptibilidad, y susceptibilidad o posibilidad de representación gráfica.
“La principal función de una marca, como tantas veces lo ha manifestado el Tribunal, es la distintividad pues la marca es el signo que sirve para identificar determinados productos o servicios de una persona o empresa en el tráfico mercantil. De ahí que la importancia del mismo encuentre su fundamento en dos efectos que se complementan: por un lado la protección al empresario para que terceras personas no se aprovechen de la fama y del prestigio de su marca a través de la semejanza con la misma, semejanza que pueda llevar al público consumidor a deducir que los productos o servicios tienen el mismo origen empresarial protegiéndolo del error en la adquisición de un producto en lugar de otro; y, por otra parte, la protección al público consumidor, para evitar que por error se le asigne al producto o servicio cualidades que no posee.
“La perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica son características de la marca, pero cumplen funciones comple- GACETA OFICIAL mentarias de la distintividad señalada: la perceptibilidad tiene que ver con la obligatoriedad de que un signo pueda ser captado por lo sentidos; y por susceptibilidad de representación gráfica, se entiende la descripción que permita formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.
Todos los anteriores conceptos han sido elaborados, sentados, acogidos y desarrollados por la jurisprudencia del Tribunal. (Véanse los procesos Nos: 04-lP-88 “DAIMLER”; 03-IP-90 “NIKE’”; 01-lP-94 “MAC POLLO”; 02-lP-94 “NOEL S.A.”; 14-IP-96 “PROMOFERIA; y 27-IP-97 “TENNIS”; Gacetas Oficiales Nos: 39, 70, 164, 163, 363, y 369 respectivamente).
II. MARCAS EVOCATIVAS Las marcas evocativas, son aquellas que tienen la capacidad de ingresar a la mente de los consumidores o usuarios, y recordarles una imagen o una idea sobre el producto o servicio, por medio de un esfuerzo imaginativo. Este tipo de marcas persuaden a los consumidores o usuarios, bien directa o indirectamente, de la afinidad que hay entre ellas y los productos o servicios que distinguen.
Este Tribunal ha manifestado: “ en este sentido un signo evocativo sería registrable siempre que constituya vocablo distinguible de otras marcas y productos (Ver, Proceso 17-lP-98, sentencia de 21 de abril de 1998, G.OA.C. N° 354, de 13 de julio de 1998)”. Para Jorge Otamendi la marca evocativa “es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir (Ver, Otamendi Jorge, “Derecho de Marcas”, Abeledo Perrot, 1989, p. 28)” Sobre las marcas evocativas, en las sentencias de interpretación prejudicial dictadas en los procedimientos Nos 07-IP-95 (G.O.A.C. N° 189 de 15 de septiembre de 1995), y 05-IP-97 -que confirmó la anterior- (G.O.A.C. N° 279 de 25 de julio de 1997), el Tribunal expresó: “ Al lado de los signos descriptivos se encuentran los evocativos, que por cumplir a cabalidad la función distintiva de la marca pueden ser registrables.
No existe un límite exacto para diferenciar los signos descripti- 03/06/2002 4.8 vos de los evocativos y por tanto corresponde también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo. Se encuentran dentro de la categoría de signos evocativos los que poseen la habilidad de transmitir a la mente una imagen o idea sobre el producto, por el camino del esfuerzo imaginativo.
Ejemplo de ellos son los que se refieren al producto utilizando una expresión de fantasía, de manera que despierten remota o indirectamente la idea del mismo, como por ejemplo NESCAFE para café, CHOCO MILK, para una bebida con sabor a chocolate, VELOZ para bicicletas, LUXTRAL para distinguir un líquido brillador de superficies de madera, NOSALT para productos alimenticios, etc.
(Rangel Medina, David, “Tratado de Derecho Marcario”, 1960, pags. 273 y 356, ob. cit). En este sentido la doctrina coincide en la validez para el registro de las marcas evocativas”. En relación con lo referido en el párrafo anterior, en otro procedimiento el Tribunal sostuvo: “En resumen, el Tribunal Andino en dichas oportunidades concluyó de lo citado: ‘No son registrables como marcas los signos descriptivos de productos cuando se refieren precisamente a la cualidad que necesaria, usual o comúnmente es aplicable al nombre del producto de que se trate.
Por el contrario puede ser objeto de registro como marcas los signos evocativos que incorporando un elemento de fantasía, transmitan indirectamente al consumidor una idea que le permita asociar el signo con el producto que se anuncia’. (Subrayado de la presente sentencia). Criterio ratificado en interpretaciones prejudiciales Nos: 04-IP-95, G.O.A.C. N° 253 de marzo 07 de 1997 y 18-IP95, G.O.A.C. N° 231 de octubre 17 de 1996 (Ver, Proceso 29-IP-96, sentencia de 30 de septiembre de 1998, G.O.A.C. N° 394 de 15 de diciembre de 1998)”.
III. SIGNOS GENERICOS Manuel Pachón sostiene que: “Según el diccionario de la Real Academia, GENERICO es ‘lo común a muchas especies’, y GENERO es el ‘conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres comunes’. También es ‘la clase a la que pertenecen personas o cosas’ o el ‘conjunto de especies que tienen cierto número de caracteres comunes’.
ESPECIE por su parte, GACETA OFICIAL es ‘el conjunto de cosas semejantes entre sí por tener uno o varios caracteres comunes’. La ‘denominación genérica’ o ‘nombre apelativo’ como la llama don Andrés Bello en su Gramática de la Lengua Española, es la que conviene a ‘todos los individuos de una clase, especie o familia, significando su naturaleza o las cualidades de que gozan’.
Don Manuel Antonio Caro, por su parte, afirma que la denominación genérica ‘siendo común a muchos, no pertenece a nadie’ (citado por Matías Alemán Marco, en “Marcas, normatividad subregional sobre marcas de productos y servicios”; Top Management, p. 81)”. Jorge Otamendi señala que: “ las designaciones genéricas. Se trata, como su nombre lo indica de designaciones ‘que definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto Es el caso de las palabras ‘Automotor’, ‘Motor’, ‘Máquina’, ‘Mueble’, ‘Asiento’, entre tantos otros (Ver, Otamendi Jorge, ob.cit., p. 69)”.
La jurisprudencia de este Tribunal y la doctrina especializada, se han referido a que la expresión genérica puede identificarse cuando se pregunta ¿qué es? Y en relación con el producto o servicio objeto de la pregunta, se responda usando la denominación genérica (Entre otros, sobre signos genéricos, véanse los procesos Nos 2-1P-89 -G.O.A.C. N° 89 de 10 de noviembre de 1989- y 29 1P-96 -G.O.A.C. N° 394, de 15 de diciembre de 1998-) Los signos o palabras genéricos no son susceptibles de ser registrados como marcas.
Germán Cavelier sostiene que: “ cuando la palabra genérica está unida a nuevos elementos arbitrarios que eviten confusión con ella misma, sí es registrable. Tal sucede con la repetición ‘NEO-NEO’, cuyos dos elementos en sí mismos, no son registrables, pero que debido a su repetición si constituye un conjunto novedoso, y por tal circunstancia registrable -Oposición a la marca Neo-Faes, 24 de febrero de 1949- (Cavelier Germán, “Marcas de Fábrica y Nombres Comerciales”, Editorial Temis, 1962, p. 51)”.
IV. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS La doctrina y la jurisprudencia, son pacíficas al afirmar que la función esencial de la marca es 03/06/2002 5.8 identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra persona.
Jorge Otamendi opina que: “La verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio de otros (Ver Otamendi, Jorge, ob. cit., p.9)”. El ordenamiento comunitario andino, concretamente el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, al referirse a las causales de irregistrabilidad dispone que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares “a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.
Este Tribunal en reiterada jurisprudencia y específicamente en una sentencia anterior ha sostenido que: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca (Ver, Proceso 46-IP-00, sentencia de 26 de julio de 2000, G.O.A.C. N° 594, de 21 de agosto de 2000)”.
V. REGLAS PARA LA COMPARACION ENTRE SIGNOS MARCARIOS El Tribunal ha tratado en varias ocasiones lo relativo al criterio general que debe orientar la comparación entre signos marcarios. El criterio general ha sido recogido de la doctrina sobre Derecho de Marcas (Ver, Pedro C. Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, editorial Robis, Buenos Aires, p. 351 y ss.), y se ha ido decantando en diversas sentencias pronunciadas por este Tribunal (Véase al respecto, entre otras: Proceso 66-IP-2000, sentencia de 04 de octubre de 2000, G.O.A. C. N° 613 de 26 de octubre de 2000, Proceso 49IP-99, sentencia de 20 de octubre de 2000, G.O.A. C. N° 504 de 09 de noviembre de 1999;
Proceso 42-IP-99, sentenecia de 08 de octubre de 1999, G.O.A.C. N° 504 de 09 de noviembre de 1999; Proceso 21-IP-95, sentencia de 04 de GACETA OFICIAL setiembre de 1996, G.O.A.C. N° 233 de 19 de noviembre de 1996); dichos criterios se han concentrado en cuatro reglas básicas, que son aceptadas para la comparación entre signos marcarios: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
Esta regla es considerada la más importante, y exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor o usuario medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren en el mercado.
Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. En la comparación entre signos marcarios, debe usarse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, pues el usuario o consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto.
El juez o el administrador al momento de efectuar el cotejo, debe situarse frente a los servicios o productos designados por las marcas en contienda, como si fuera un usuario o consumidor, para así poder evaluar con el mayor acierto, si se presentan entre ellas similitudes notorias que induzcan a error al momento de escoger. Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.
Respecto a esta regla, el tratadista Breuer ha expresado que “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos” (Ver el Proceso 66-IP-2000, sentencia de 04 de octubre de 2000, G.O.A.C. de 26 de octubre de 2000; y el proceso 09-IP-94, de 24 de marzo de 1995;
Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV). Consecuentemente, El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, 03/06/2002 6.8 CONCLUYE:
PRIMERO: Un signo se puede registrar como marca, cuando reúne los requisitos establecidos en el artículo 81 de la decisión 344, esto es, distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica. Asimismo un signo que se pretenda inscribir no deberá adolecer de ninguna de las causales de irregistrabilidad estatuidas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión.
SEGUNDO: Un signo evocativo será registrable como marca, si es que incorporando un elemento de fantasía, trasmite indirectamente al consumidor o usuario una idea que le permita asociar el signo con el producto que se anuncia. Asimismo un signo evocativo podrá ser objeto de registro como marca siempre que constituya una palabra distinguible de otras marcas de productos o servicios.
TERCERO: Los signos genéricos no pueden ser utilizados como marca. Una palabra no tiene el carácter de genérica -en lo que a marcas se refiere- por el solo hecho de serlo en sentido gramatical. Cuando la palabra genérica está unida a nuevos elementos arbitrarios que eviten confusión con ella misma, sí es susceptible de ser registrada; este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha sostenido que un término o vocablo genérico puede convertirse por su uso en palabra propia o independiente, apta por tanto para servir como marca.
CUARTO: Al impedir el riesgo de confusión en el trámite del registro marcario, el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, busca evitar el error en que puedan incurrir los usuarios o consumidores, respecto de la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades de servicios o productos ofrecidos en el mercado.
GACETA OFICIAL QUINTO: La existencia o no del riesgo de confusión, constituye un hecho que deberá ser calificado discrecionalmente por el juez nacional, atendiendo principalmente a la situación concreta de las marcas en contienda, y sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación entre signos marcarios recomendadas en la presente sentencia, y en precedentes fallos de este Tribunal.
El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial, cuando dicte sentencia dentro del Proceso Interno N° 6302, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, e igualmente deberá dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, inciso final del Estatuto del Tribunal.
Notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, mediante copia certificada. 03/06/2002 7.8 Remítase copia de la misma a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 03/06/2002 8.8 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú