Año XVIII - Número 801 Lima, 5 de junio de 2002 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 30-IP-2002.- Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 6008.
Actor: Laboratorios Bussié S.A. Marca: “ECOGEL” Proceso 40-IP-2002.- Solicitud de Interpretación Prejudicial del artículo 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia e interpretación de oficio de los artículos 83, literal a), y 95 ibidem. Expediente Interno Nº 6006.
Actor: DESARROLLO AGROPECUARIO C. A. Marca: “SALSATI”. PROCESO 30-IP-2002 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 6008. Actor: Laboratorios Bussié S.A. Marca: “ECOGEL”.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veintidós días de mayo del dos mil dos, se pronuncia sobre la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, órgano que por medio del Consejero Ponente, doctor Manuel Urueta Ayola, la eleva ante el Tribunal dentro del expediente interno No. 6008, a cuyos efectos remitió el petitorio correspondiente, recibido el 22 de marzo de 2002, previas las siguientes consideraciones: trámite mediante auto proferido el 10 de abril de 2002.
VISTOS: Es demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. La mencionada solicitud cumple con los requisitos establecidos por el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a 1.
ANTECEDENTES. Como hechos relevantes para la interpretación, del expediente remitido, se deducen: 1.1. Las partes: La actora es la sociedad “LABORATORIOS BUSSIE S.A.”, la cual concurre por medio de su apoderado. Son terceros interesados en las resultas del juicio: LABORATORIOS CHALVIER DE COLOMBIA S.A., LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA y COLGATE PALMOLIVE COMPANY, Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 05/06/2002 2.16 pero sólo concurre al proceso la última de las empresas mencionadas. cen absolutamente singular y por ende distinguible de cualquier otra registrada. 1.2.
La demanda: Señala que del cotejo de las expresiones en el campo fonético se observan en el vocablo ECOGEL elementos novedosos que la hacen diferente a las expresiones registradas, referidos a lo natural y ecológico, presentando elementos disímiles de dicción y de estructura, lo cual no compromete la expresión materia de registro. La actora pretende que se declare la nulidad de los actos administrativos contenidos en la Resolución N° 23172 de 31 de octubre de 1996, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la cual se negó el registro de la marca ECOGEL, solicitada por ella para distinguir productos de la Clase 5 1 Internacional de Niza; en la Resolución N° 11153 de 18 de junio de 1999, proferida también por la misma División, para resolver el recurso de reposición confirmando la negación del registro solicitado; y en la Resolución N° 16049 de 12 de agosto de 1999, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación confirmando las resoluciones anteriores.
Subsidiariamente y a título de restablecimiento del derecho solicita que se ordene conceder el registro de la marca ECOGEL y se publique la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial. Fundamenta sus peticiones afirmando que cada una de las Resoluciones expedidas tergiversa el sentido de la norma contenida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena dado que omite el aparte relativo a la “similitud que induzca en error al público” y acoge el concepto de “mera similitud” que puede atacar a la mayor parte de expresiones del mercado, que sin embargo, no son catalogadas como idénticas, ni poseen la suficiente entidad para inducir en error al consumidor medio.
Añade que con base en la apreciación sucesiva y en conjunto de las expresiones motivo del conflicto no se derivan mayores similitudes que aquellas que un profundo y fragmentario análisis pueda generar, las que sin embargo continúan siendo mínimas o inexistentes, constituyendo, por el contrario, la marca solicitada una expresión de características únicas que la ha1 CLASE 5: Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.
Alega que son innumerables los casos en que la Superintendencia de Industria y Comercio ha concedido marcas que poseen prefijos y sufijos en común manteniendo las diferencias entre ellas y cita a manera de ejemplo: FLUIDIZOL, FLUIDAL, FLUIDEX, FLUIMICIL, entre otras. De igual forma menciona que, contrariamente a lo que piensa la administración, no se presentan similitudes gráficas, ortográficas o gramaticales, ya que hay diferencias en el número de sílabas que integran ambas expresiones, además de la existencia de grafemas disímiles entre unas y otras.
En cuanto a las características que debe reunir un signo para ser registrable asegura que ECOGEL las reúne plenamente porque es un signo perceptible por los sentidos, posee individualidad y singularidad que lo hacen distintivo y por medio de la descripción gráfica por la que se representa, permite hacerse una idea de las palabras o figuras que conforman el signo. 1.3.
Contestación a la demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda diciendo que las Resoluciones administrativas impugnadas fueron expedidas en forma regular, por las autoridades competentes, en uso de sus atribuciones legales concedidas tanto por el Derecho Comunitario como por el interno y siguiendo el trámite legalmente establecido.
Que el registro de la marca ECOGEL se denegó porque en aplicación de la norma legal vigente en materia marcaria y en especial el artículo 81 de la Decisión 344 que establece los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, en concordancia con antecedentes jurisprudenciales, no cumplía con los mismos. GACETA OFICIAL Que del examen sucesivo y comparativo de la marca ECOGEL frente a las marcas ECO, BIOGEL, DESCONGEL Y DESCONGELITO para la clase 5, registradas a favor de la sociedad Colgate Palmolive Co., Biogen de Colombia y Laboratorios Chalvier S.A. se concluye que, en forma evidente, son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre éstas en los aspectos ortográficos y fonéticos y por lo tanto su coexistencia en el mercado conllevaría a error al público consumidor, habida cuenta que se creería que el producto tiene el mismo origen.
En consecuencia el signo ECOGEL es irregistrable como marca. 05/06/2002 3.16
3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas, correspondientes a la Decisión 344 de la Comisión: Art. 81. “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Por lo anterior solicita no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante por cuanto carecen de apoyo y sustento jurídico para que prosperen.
“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” 1.4. Escrito de tercero interesado: Art. 83. La sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY contesta la demanda para decir que el riesgo de confusión entre las marcas controvertidas ECO y ECOGEL puede producirse en los campos visual, fonético e ideológico, ya que del cotejo de las marcas, aplicando las reglas doctrinales establecidas, se desprende que existe la misma secuencia de vocales y el mismo radical.
La terminación de la marca ECOGEL, es GEL no apropiable por persona alguna, ya que es un término de uso común o genérico, entendiéndose como el estado que adopta una materia de dispersión coloidal cuando se coagula, común para productos farmacéuticos o cosméticos. En consecuencia se opone a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones de la demanda por cuanto, reitera, los actos acusados fueron legalmente expedidos en aplicación de las normas vigentes.
“Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;. 4.
CONSIDERACIONES. Procede, en consecuencia, El Tribunal, a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los siguientes temas referidos a las normas comunitarias transcritas: requisitos para el registro de marcas; irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, confusión en el público consumidor y radicales y desinencias en marcas denominativas.
2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. La competencia del Tribunal resulta de lo que consagra el Tratado de su Creación, que lo faculta en su artículo 32 para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico andino, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. 4.1. Los requisitos para el registro de marcas: La marca es un signo que cumple con la doble función de identificar el producto y el origen empresarial del mismo, por ello se le atribuye la característica de la distintividad que es el primer requisito y el más importante de los que GACETA OFICIAL se encuentran previstos en el artículo 81 de la Decisión 344.
Los otros dos requisitos que se interrelacionan con el primero de tal forma que del uno se derivan los otros, son: la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica. 05/06/2002 4.16 se para determinar que el signo solicitado no es similar a los signos de las marcas opositoras son las siguientes: 1. Los signos deben ser apreciados en su conjunto; es decir que no se deben fraccionar las partes que los componen.
Tanto la perceptibilidad como la susceptibilidad de representación gráfica hacen referencia a los medios sensibles que son los que captan un signo una vez que se ha transformado en su forma material por medio de una combinación de palabras, o una figura, un dibujo o una combinación de colores que lo hacen único y original, diferente de los demás. Es la exteriorización del signo que lo hace un elemento idóneo para que el público consumidor no confunda un producto con otro. 2.
El examen de las marcas a compararse debe ser efectuado en forma sucesiva y no simultánea, de manera que si la impresión de la primera evoca la segunda puede establecerse un riesgo de confusión y porque es así como lo aprecia el público consumidor. La interpretación prejudicial emanada del Tribunal dentro del proceso 67-IP-2001 2, referido a misma marca y disputado entre las mismas partes que participan en éste, contiene conceptos más amplios sobre lo que es la distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica, que ahora el Tribunal estima conveniente reiterar.
No es aplicable utilizar un proceso matemático de contabilizar las sílabas o las letras ya que el examen pormenorizado de la marca contraría la corriente examinadora o identificadora que el consumidor realiza frente a ella. Por ello el criterio debe ser general, sencillo y superficial en el cual se tome en cuenta la primera impresión que el signo provoca en la mente de una persona.3 Cabe destacar que en dicha interpretación al referirse el Juez Comunitario a la distintividad hizo mención a la “suficiente distintividad”, para significar que no basta con que el signo sea simplemente distintivo, sino que se requiere que tenga la suficiente capacidad distintiva de forma que pueda viabilizar la diferenciación que se hace por parte del consumidor, sin que se generen equívocos con las características esenciales o primordiales de otros signos. 4.2.
Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos y reglas para su comparación: La irregistrabilidad por identidad o similitud de signos es la primera prohibición del artículo 83 de la Decisión 344, porque rompe con el más importante requisito para que una marca sea registrable, cual es el de la distintividad. En el presente caso, al tratarse de marcas denominativas, las reglas que pueden aplicar2 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Proceso 67-IP-2001 de 12-XII-2001. Marca: “ECOGEL”. G.O.A.C. No. 750 de 15-I-2002. 3. Deben tenerse en cuenta, de la expresión que forma la marca, más las semejanzas que las diferencias que existan con las otras marcas. Sin embargo, por tratarse en el presente caso de marcas denominativas que incluyen vocablos que al ser pronunciados tienen una particularidad fonética o auditiva que puede hacerlas similares, es preciso comparar su sonoridad, en especial la de las sílabas tónicas y su posición porque ello puede conducir a que ambas marcas posean sonidos semejantes que al ser pronunciados provoquen que el consumidor las confunda.
Así, si la sílaba tónica es la misma y se encuentra posicionada en el mismo lugar en las marcas cotejadas, la semejanza se incrementa y su diferenciación es débil; en el caso contrario, la diferenciación es mayor. Las palabras que están conformadas por una sílaba no son comparables fonéticamente por medio de la sílaba tónica porque no la poseen. 3 Ver en TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Criterio similar en el proceso 67-IP-2001; citado en proceso 04-IP-94 de 7-VIII-1995, marca: “EDEN FOR MAN” etiqueta. G.O.A.C. N° 189 de 15-IX-1995, jurisprudencia del Tribunal Andino. Tomo IV, 1994-95. Pág. 125. GACETA OFICIAL 4.3. Confusión en el público consumidor: A pesar de que la apreciación del grado de confusión que se genere por la identidad o similitud de los signos en conflicto, responde a la discrecionalidad de la autoridad administrativa, o del juez, en su caso, como se señaló en el proceso 67-IP-2001 citado, la confundibilidad no puede ser juzgada arbitrariamente, razón por la cual el Tribunal ha querido guiar al examinador recogiendo algunos principios doctrinales que pueden ser útiles para una correcta decisión acerca de si existe o no el peligro de la confusión entre las marcas.
Pero en el estudio de la confundibilidad debe tenerse en cuenta que las marcas pueden ser débiles o eficazmente distintivas. Son parte de las marcas débiles aquellas expresadas mediante signos que son genéricos o descriptivos. Las marcas genéricas son aquellas que forman parte del lenguaje de uso común o que aluden a un origen geográfico y que, en determinadas circunstancias, pueden incurrir en las causales de irregistrabilidad del artículo 82, no siendo susceptibles de protección marcaria.
Mientras que las marcas que son más distintivas son aquellas producto de la fantasía; que no tienen un significado real; que son abstractas. Clasificada la marca solicitada y las marcas oponentes, se puede decir que la confundibilidad puede apreciarse por cuatro aspectos, a saber: el ortográfico, el fonético, el visual y el ideológico. La similitud ortográfica viene dada por la similitud de las letras y la secuencia de las vocales que deben ser apreciadas a simple vista; la similitud fonética como se dijo en el apartado anterior depende de la identidad de las sílabas tónicas, pero también de la coincidencia entre las raíces y terminaciones que conforman el signo; la similitud visual es aquella que se forma en el primer impacto visual de las marcas; y, finalmente la similitud ideológica deriva del contenido conceptual o de la evocación que las palabras que conforman los signos y que llegan a producir en la mente del consumidor la misma idea o concepto.
Por lo anterior, en el presente caso, al juez consultante le corresponde la tarea de pronunciarse sobre la confusión que puede presentar- 05/06/2002 5.16 se en los aspectos enunciados entre las marcas “ECOGEL”, “DESCONGEL”, “ECO” y “BIOGEL”. Otros aspectos que deben ser tomados en cuenta son la clase del nomenclátor para la cual están destinadas las marcas, los canales de comercialización, los medios de publicidad empleados, el género de los productos y la relación o vinculación entre ellos; los cuales fueron ampliamente descritos en la interpretación referida varias veces en este proceso. 4.4.
Radicales y desinencias en marcas denominativas: Los radicales y desinencias hacen referencia a los prefijos y sufijos que son empleados por muchos empresarios para crear signos que se pueden convertir eventualmente en marcas que distingan los productos que fabrican o comercializan. En otras palabras, puede ser que la combinación original de ciertas formas léxicas sea una buena forma de escoger el nombre distintivo de una marca y en el cual se centre el mensaje que se pretende dar al consumidor.
Muchas veces se aplican estas formas léxicas porque no son rígidas e inmutables y permiten ir cambiando de grafía a la palabra original o base, aplicando por delante un prefijo o una terminación por detrás conocida como sufijo, o ambos apéndices a la vez, soldándolos e integrando una palabra totalmente distinta. En el proceso 108-IP-2000 al tratarse sobre los prefijos y sufijos se señaló que: “Un determinado prefijo puede ser común para varias marcas como sucede en las marcas farmacéuticas (ofta, sulfa, derm, gan, bio, neo, pro etc.) y no puede ser apropiado en exclusividad.
Lo mismo sucedería si un sustantivo ha sido empleado en varias marcas de la misma clase, se convertiría en común, pero no en usual para el producto en sí mismo, en el sentido de ser la palabra necesaria para designar a ese bien o producto, supuesto éste que impide el registro marcario conforme al literal e) del articulo 82 de la Decisión 344.
De esto no puede desprenderse que la marca registrada con un prefijo común no tenga su propia individuali- GACETA OFICIAL 05/06/2002 zación para que permanezca en el registro marcario, en tanto no se declare su nulidad, y su titular no puede ejercer las acciones que la Ley comunitaria mantiene en su defensa” 4. Las variantes, pueden ser infinitas, de manera que conociendo bien los prefijos y sufijos se comprenden fácilmente palabras nunca oídas o leídas anteriormente, enriqueciéndose sin esfuerzo el vocabulario y en esta materia, el universo de las marcas.5 Los prefijos y sufijos o las raíces y desinencias que son parte del uso común no tienen posibilidad de ser apropiables y consiguientemente, no son exclusivos, pudiendo usarse por cualesquiera empresarios.
La combinación de dichas partículas es la que, por ser singular, le confiere distintividad al signo y es la que puede ser considerada para otorgarle un uso exclusivo a la marca mediante su registro, impidiéndose que otro empresario utilice la misma combinación. Al analizar la marca ECOGEL que está compuesta por el prefijo ECO y el sufijo GEL, el juez tendrá que analizar si esa combinación es original, no ha sido utilizada antes como signo marcario y es suficientemente distintiva con respecto a otras combinaciones que conforman las demás marcas comparadas, sin que genere ningún riesgo de confusión que afecte a las ya registradas. distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica, pues de no cumplirlos sería incapaz de distinguir en el mercado los productos o servicios que se pretenda comercializar por determinada persona.
SEGUNDO: En el examen para el registro es importante establecer el nivel de riesgo de confusión que se genere entre la marca solicitada y las opositoras pues ello conduce a evitar el engaño que pueda producirse en el comercio, causando errores al escoger los productos, viciando, por ende, la voluntad del consumidor, situación que se pretende impedir al prohibir en el literal a) del artículo 83 el registro de signos idénticos o similares.
TERCERO: Para llegar a determinar la similitud entre los signos en conflicto el juez consultante puede aplicar las reglas y criterios vertidos en el presente proceso como también en la interpretación prejudicial del proceso 67-IP-2001.
CUARTO: En virtud de lo anteriormente expuesto, El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E:
PRIMERO: Un signo es registrable como marca cuando concurren en él los requisitos señalados en el artículo 81 de la Decisión 344, cuales son: la 4 5 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 108-IP-2000 de 27-IV-2001, marca: “PUROSOL”, en G.O.A.C. N° 686 de 10-VII-2001. Ver más sobre el tema en TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Proceso 25-IP-98 de 3V-1998. Marca “PINTUBLER”, en G.O.A.C. Nº 428 de 16-IV-1999. Proceso 72-IP-2001 de 12-XII-2001. Marca “SUPER 2”, en G.O.A.C. N° 756 de 4-II-2002. 6.16 Las raíces y desinencias pueden ser perfectamente utilizadas para conformar marcas, pero su combinación debe ser original y única, por lo que no debe ser igual o parecida a otra anteriormente registrada.
El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial, cuando dicte sentencia dentro del proceso Nº 6008, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, e igualmente deberá dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal.
Notifíquese. Remítase copia de la misma a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. GACETA OFICIAL 05/06/2002 Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE 7.16 Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO 40-IP-2002 Solicitud de interpretación prejudicial del artículo 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia e interpretación de oficio de los artículos 83, literal a), y 95 ibidem.
Expediente Interno Nº 6006. Actor: DESARROLLO Agropecuario C. A. Marca: “SALSATI”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veintidós días de mayo del dos mil dos, se pronuncia sobre la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, órgano que por medio del Consejero Ponente, doctor Manuel Urueta Ayola, la eleva ante el Tribunal dentro del expediente interno No. 6006, a cuyos efectos remitió el petitorio correspondiente, previas las siguientes consideraciones: VISTOS: 1.1.
Las partes: Es actora la sociedad ecuatoriana “DESARROLLO AGROPECUARIO C. A. (DACA) la cual concurre al juicio para demandar a la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, entidad emisora de los actos administrativos demandados y a la sociedad argentina BENVENUTO S.A.C.E.I. como tercero interesado, por ser la beneficiaria de lo dispuesto en los referidos actos. 1.2.
La demanda: objeto, pretensiones y fundamentos: 1.
ANTECEDENTES. Se pretende la nulidad de la Resolución Nº 16656 de 25 de agosto de 1999, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la cual se revocó la decisión contenida en la Resolución No 26023 del 9 de octubre de 1997, emanada del Jefe de la División de Signos Distintivos, y se concedió registro a la marca SALSATI para la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la firma BENVENUTO S. A. C. E. I. Como hechos relevantes para la interpretación, del expediente remitido, se deducen: Como restablecimiento del derecho se solicita que se confirme la legalidad de esta última Que la referenciada solicitud cumple con los requisitos establecidos por el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto proferido el 7 de mayo de 2002.
GACETA OFICIAL Resolución la cual había declarado fundada la observación presentada por DESARROLLO AGROPECUARIO C. A. (DACA) con base en su marca SALSATI (clase 30) y se había negado el registro del signo SALSATI (clase 29). Ante la solicitud de registro presentada por BENVENUTO S. A. C. E. I. para registrar la expresión SALSATI con el fin de distinguir productos comprendidos en la clase 29 internacional, la firma DESARROLLO AGROPECUARIO C. A. (DACA) presentó observaciones con base en la marca SALSATI, registrada y vigente en la República del Ecuador.
La observación fue aceptada mediante el acto administrativo citado arriba y se negó la solicitud de registro, decisión que fue apelada por la empresa afectada teniéndose como resultado de la apelación la revocatoria del acto del inferior y la concesión del registro solicitado. La revocatoria se fundamentó en el hecho de que “teniendo en cuenta los documentos allegados al expediente se observa que el registro marcario ecuatoriano allegado carece de las legalizaciones requeridas para ser considerado como prueba de acuerdo con lo establecido en el artículo 259 del CPC, por lo tanto esta Delegatura procede al registro de marca solicitado”.
Dicha fundamentación, afirma, no es correcta puesto que el registro ecuatoriano se encuentra legalizado por el Cónsul de Colombia en Ecuador y esta legalización se refrenda por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, todo lo cual lleva a la conclusión de que el acto administrativo demandado se encuentra falsamente motivado, razón esta que impone la declaratoria de nulidad que se solicita. 1.3.
Contestación a la demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda defendiendo la legalidad del acto acusado y al efecto sostiene que con su expedición no se violó ninguna de las normas invocadas como infringidas por el demandante ya que se profirió de conformidad con las atribuciones legales y plenamente ajustado al trámite administrativo previsto en materia marcaria. 1.4.
Escrito de tercero interesado: Comparece al juicio la firma BENVENUTO S.A.C.E.I. para manifestar su conformidad con 05/06/2002 8.16 el acto administrativo demandado. Expresa, además, que la demandante carece de interés legítimo para oponerse al registro de la marca mencionada, razón que le impide alegar la violación del artículo 93 de la Decisión 344.
Dice al respecto que no se probó la titularidad del registro de la marca sobre la cual se fundó la observación y que, de otra parte ella estaría amparando productos de otra clase internacional lo que descartaría la existencia de riesgo de confusión. Finalmente, expone que la marca registrada lo fue por llenar todos los requisitos exigidos por la legislación aplicable.
2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. La competencia del Tribunal resulta de lo que consagra el Tratado de su Creación, que lo faculta en su artículo 32 para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico andino, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.
3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas, correspondientes a la Decisión 344 de la Comisión, aclarándose que la interpretación del literal a) del artículo 83 y del artículo 95, se realiza de oficio, toda vez que el Tribunal considera su aplicación pertinente al caso que se ventila ante el Alto Juez Consultante.
Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;.
GACETA OFICIAL Artículo 93 “Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitada. “A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros” Artículo 95 “Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.
“Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”. 4. CONSIDERACIONES. Procede, en consecuencia, El Tribunal, a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los siguientes temas referidos a las normas comunitarias transcritas: irregistrabilidad por identidad o similitud de signos que induzcan a error o generen confusión o engaño en el público consumidor; observaciones al registro de marcas (interesado legítimo para realizarlas, trámite y resolución mediante acto motivado) 4.1.
Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos que induzcan a error o generen confusión o engaño en el público consumidor: Bien se ha dicho que la irregistrabilidad por identidad o similitud de signos es la primera prohibición del artículo 83 de la Decisión 344, 05/06/2002 9.16 porque con ella se pretende que se rompa el más importante requisito para que una marca sea registrable, cual es el de la distintividad.
En el presente caso, los hechos del proceso dan cuenta de que la causal de irregistrabilidad que se plantea está basada en la comparación de dos signos de tipo denominativo que muestran total identidad. Tal hecho determina, y ello es de sentido común, que el examinador no tenga que efectuar un exhaustivo cotejo para determinar si existe o no similitud puesto que, obviamente, ella se presenta en su más alto grado que es el de la identidad.
Por lo tanto, partiendo de esa premisa, el Juez consultante deberá llegar a la definición sobre la posibilidad de registro del signo que aparezca como solicitado frente al que ampara la marca registrada o solicitada previamente, atendiendo a los criterios de confundibilidad y de engaño o inducción al error en los consumidores. La falta de distintividad del signo y la consecuente confusión que pueda generar, además de atentar contra la libre competencia que debe existir entre los empresarios, afecta al público consumidor, en la medida en que una marca carente de distintividad puede inducir en error al adquirente afectando su consentimiento.
El régimen comunitario andino sobre marcas pretende proteger tanto a empresarios como a consumidores asegurando que aquéllos no sean objeto de imitaciones o utilización no autorizada de sus marcas registradas y que éstos no adquieran el producto o el servicio afectados por un vicio del consentimiento determinado por la confundibilidad. Es por ello que el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, dispone que no pueden registrarse como marcas los signos que “sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para los productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.
Al interpretarlo, el Tribunal ha expresado, en palabras que ahora reitera: “ El efecto de la confusión como impedimento de registro debe llevar al público a error sea directo en cuanto a los dos signos o indirecto en cuanto a creer que los productos que tienen marcas idénticas o similares provienen de un mismo productor, en cual- GACETA OFICIAL quiera de estas dos hipótesis el titular de la marca tendrá la facultad de impedir que en el comercio corran con ese mismo signo productos o bienes que puedan llegar a confundirse con los suyos, limitando así la transparencia que el mercado exige en cuanto a la utilización de signos marcarios.
Por eso marcas idénticas para los mismos productos, no pueden registrarse y no pueden coexistir por la clara disposición de la norma del artículo 83 literal a). “Esta norma, a más de prohibir el registro de marcas idénticas o similares, ratifica el concepto de la “especialidad de la marca”, esto es, que la protección no se ha de referir a todos los productos y servicios sino con el grupo de productos o servicios que puedan tener alguna conexión competitiva, aunque éstos se encuentren identificados en otra clase del nomenclator.
Con lo que para determinar la confusión no se ha de limitar al examen de los idénticos sino también con relación a los bienes similares con los cuales el uso de la marca puede llevar a la confusión, “uso de la marca” que también ha de extenderse a los signos registrados o aquellos que se utilizan en el mercado extramarcariamente ” 1 La identidad de los signos en conflicto hace que para determinar el grado de confusión que se genere por su utilización, deban ser tomados en cuenta otros criterios de tipo legal, jurisprudencial y doctrinal que dicen relación con la clase del nomenclátor para la cual están destinadas las marcas, los canales de comercialización, los medios de publicidad empleados, el género de los productos y la relación o vinculación entre ellos. 4.2.
Presentación de observaciones al registro de marcas. Interesado legítimo. Trámite. Resolución mediante acto administrativo debidamente motivado: La legislación comunitaria andina en materia de propiedad industrial, artículo 93 de la Deci- 1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 21-V-1997. Proceso 32-IP-96. Marca: “DC’OS.
En G.O.A.C. No. 279 de 25-VII-1997. También sobre este tópico puede consultarse la sentencia del 17-VIII-98. Proceso 4-IP-98. Caso OPTIPAN. En G.O.A.C. Nº 375 de 7-X-98. 05/06/2002 10.16 sión 344, contempla la posibilidad de que cualquier persona, que tenga legítimo interés, pueda presentar observaciones al registro de una marca solicitada.
La misma disposición considera que tiene legítimo interés para presentar las observaciones tanto el titular de una marca registrada ante el intento de registrar otra idéntica o similar, así como quien solicitó primero el registro de la marca. De ello se sigue que quien pretenda presentar las observaciones está obligado a demostrar, por los medios idóneos, que se encuentra en alguna de las dos circunstancias acreditantes del interés legítimo, esto es, que tiene el carácter de titular de una marca registrada o que ha solicitado, con prioridad en el tiempo respecto del signo a cuyo registro se opone, la concesión de la marca en la que fundamenta su derecho a oponerse al registro de la otra.
Las observaciones deben ser tramitadas y resueltas por la Oficina Nacional Competente, la cual podrá rechazar las extemporáneas; las que se fundamenten en solicitud posterior a la petición de registro de la marca que se observa; las que se fundamenten en tratados no vigentes para el País Miembro en el que se solicita la marca o aquellas en que los interesados no hubieran pagado las tasas de tramitación correspondientes.
Según los artículos 93, 94, 95 y 96 de la Decisión 344, una vez admitida a trámite la observación que no incurra en las causales de rechazo mencionadas en el primero de los citados, la Oficina Nacional Competente deberá notificar al peticionario para que dentro de los treinta días haga valer sus alegatos. Vencido el mencionado plazo la Oficina Nacional Competente debe decidir las observaciones y luego efectuar indefectiblemente el examen de registrabilidad para concluir pronunciándose expresamente sobre la concesión o denegación del registro de la marca, pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que debe ser notificada al peticionario.
En este examen, la entidad administrativa, existan o no observaciones por parte de terceros directamente interesados, debe analizar, en pri- GACETA OFICIAL mer lugar, si el signo cumple con los presupuestos legales de distintividad para ser susceptible de constituirse en marca, al tenor de lo dispuesto por el segundo inciso del artículo 81 de la Decisión 344; esto es, si el signo es “perceptible y capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
El examen de registrabilidad que debe practicar la oficina correspondiente comprende el análisis de todas las exigencias que la Decisión 344 impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos establecidos en el artículo 81, y tomando en consideración las prohibiciones que señalan los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. El concepto plasmado en la resolución o acto administrativo por el cual se califica la semejanza o no de los signos enfrentados y se determina la concesión o la denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario no goza de total discrecionalidad en la adopción de su criterio puesto que debe adoptar las reglas que la doctrina y jurisprudencia han establecido.
La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo, dependerá en cada caso de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. Este parámetro se halla ordenado en el artículo 95 de la Decisión 344, al exigir que “ la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”.
La Decisión 344 exige reiterativamente (artículos 95 y 96) que los pronunciamientos de las autoridades nacionales respecto de las solicitudes de registro de marcas sean debidamente motivados, es decir, expresen los fundamentos en los que se basan para emitirlos.2 Empero la definición acerca de la debida o indebida, suficiente o insuficiente, verdadera o 2 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 30-X-98, Proceso 35-IP-98, marca “GLEN SIMON”, publicada en la G.O.A.C. Nº 422 del 30-III99. 05/06/2002 11.16 falsa motivación del acto administrativo es una circunstancia que corresponde a la apreciación del Juez Nacional, razón por la cual El Tribunal se limita a reiterar los conceptos que en relación con la debida motivación expuso en el fallo dictado dentro del proceso 5-AN-97, los cuales considera relevantes a tal propósito: “Si la norma positiva exige como requisito que una resolución o decisión administrativa sea motivada, la ausencia, insuficiencia o la falsedad de la motivación puede conducir a la nulidad o anulabilidad del acto, dependiendo en cada caso de la incidencia que la falta de motivación tenga en la parte resolutiva del acto administrativo.
“También en el fallo que decidió el proceso 1-AN-97 el Tribunal al referirse a la motivación expresó: “La motivación de los actos administrativos refleja las razones que inclinan al funcionario a pronunciarse en uno u otro sentido tomando como antecedente las normas legales y los hechos materiales o las situaciones fácticas que precedieron a la expedición de un acto.
La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué del acto y la razón de ser de la resolución o declaración, constituyendo por ello una formalidad sustancial cuya ausencia, insuficiencia, error o falsedad puede llevar a la nulidad del acto. La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador sobre el derecho y los hechos y la resolución adoptada frente a los efectos que el acto va a producir, constituirá la ecuación jurídica para hablar de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación. “La motivación jurídica y de hecho, vendría a constituir la causa del acto, emitida por el sujeto del mismo (la administración) que expresa su voluntad con el objeto de producir efectos jurídicos concretos encaminados a alcanzar una finalidad necesariamente vinculada con el interés general o colectivo.
“La motivación de un acto dependerá muchas veces de su propia naturaleza o de su materia y de los efectos que el acto pueda producir en el administrado, por lo que en unos actos tal motivación puede tener una extensión mayor que en otros, pero en todo caso deberá contener los antecedentes ne- GACETA OFICIAL cesarios mínimos para la resolución, lo que en otras palabras significa que en la motivación deben aparecer de “manera clara y no equívoca las razones sobre las cuales se basa el acto” (Sentencia del Tribunal de las Comunidades Europeas 9.7, 1969, Italia c/ Comisión, as 1/69.
Rec. 277). “Según sentencia del mismo Tribunal, citada por Guy Issaac (“Manual de Derecho Comunitario General”, Ariel Derecho, pág. 143), “la motivación tiene el fin de dar a las partes la posibilidad de defender sus derechos, al Tribunal de ejercer su control, y a los Estados Miembros como a todo nacional (interior), de conocer las condiciones en las cuales las instituciones aplican el Tratado” (4.7, 1963, Alemania c/ Comisión, as. 24/62, Rec. 143). 05/06/2002 12.16 “La motivación en los actos no ha de pretender recoger todas y cada una de las condiciones o de las circunstancias de los hechos que han servido de base o de fundamento para su expedición. Basta que la motivación se reduzca a la esencia del razonamiento, interpretada ésta como la correspondencia jurídica y real entre la parte motiva y la parte declarativa del acto, vale decir, entre el procedimiento constitutivo y la expresión de la voluntad del administrador.
Será suficiente que el acto en cuestión destaque lo esencial de los objetivos perseguidos por la institución y que “los elementos de hecho y de derecho” que constituyen su objetivo “estén en armonía con el Sistema Normativo del que forman parte” (Rec -9 Pág. 4153, caso: Reino de España contra el Consejo y la Comisión de las Comunidades Europeas).
“El objeto de la motivación es el “ de proporcionar al interesado una indicación suficiente sobre si la Decisión está bien fundada o si eventualmente está afectada por algún vicio que permita impugnar su validez” (“Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 1994-6, pág. 2572 asunto C-292/93 Norbert Lieben contra Willi S. Gobel y Siegrid Gobel).
“Por la importancia del tema, merece mención la cita que Canasi recoge sobre las reglas establecidas por el Consejo de Estado de Francia, que se aplican a la motivación de un acto administrativo: “Un acto administrativo puede ser anulado por varias causales ya sea por vicios de fondo o de forma. Estas causales de nulidad o anulabilidad del acto, se recogen en la disposición del Artículo 17 del Tratado de Creación del Tribunal que abre la vía contenciosa comunitaria para que las Resoluciones de la Junta puedan ser declaradas nulas cuando fueren dictadas con violación de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, incluso por desviación de poder, con lo cual se entiende que las causales de nulidad pueden referirse a vicios de fondo y de forma que son aceptados generalmente por la doctrina.
“2a. Regla: ‘Cuando un agente público está obligado, según las leyes y reglamentos, a motivar su acto, debe hacerlo, bajo pena de nulidad del acto. La ausencia de motivos es entonces un vicio radical’. ‘Esta laguna -agrega- hace suponer que el motivo determinante no es un motivo de interés público’. “El acto administrativo carente de una efectiva motivación o contentivo de disgregaciones legales que sólo conduzcan a que los hechos no concuerden con el objetivo o esencia de la norma impugnada, o que estén tergiversados, alterados o interpretados erróneamente, lleva a la nulidad del acto.
“1a. Regla: ‘Los agentes públicos están obligados a motivar sus actos, cuando la ley o un reglamento así lo dispone’, pero ello no quita que pueda motivarse o tenerse en cuenta dicha motivación en los demás casos. “3a regla: ‘Cuando un agente público expresa, en el acto mismo, los motivos que le han hecho obrar, estos motivos, por lo mismo que están expresados en el acto, se consideran, en principio, determinantes.
“4a regla: ‘Cuando la ley o un reglamento obligan a un agente público a dar a conocer los motivos del acto jurídico que realiza, debe exponer dichos motivos de manera clara y precisa, y no mediante fórmulas de estilo, fórmulas ganzúas, o frases sin significación exacta’. “5a regla: ‘Los motivos alegados deben ser materialmente exactos’. GACETA OFICIAL “6a regla: ‘El motivo determinante invocado debe ser lícito’.
“7a regla: ‘Cuando los motivos de derecho determinantes son múltiples, si uno de ellos se considera ilícito, el juez deberá investigar si, fuera del motivo determinante de derecho que subsiste, son suficientes para legitimar el acto jurídico’. “8a regla: ‘Los agentes públicos no pueden sustraerse al control jurisdiccional, sosteniendo que los motivos determinantes son de orden político.
Aquí se vincula con la célebre teoría de los actos de gobierno en que juegan los móviles políticos. “9a regla: ‘En principio el juez no investiga de oficio los motivos determinantes; solamente los examina si se le señalan y si se los critica. Sin embargo, se admite que cuando el motivo determinante es flagrante y tiene por resultado hacer salir manifiestamente al agente público de su competencia legal para invadir la competencia de otro agente, el juez tiene el deber de comprobar de oficio el motivo determinante ilícito; en efecto, debe comprobar de oficio el vicio de incompetencia, lo que pone de manifiesto el motivo determinante.
En el hecho esto se produce muy raramente’. “10a regla: ‘El juez no puede apreciar la oportunidad de las medidas adoptadas por los agentes administrativos. No puede dictar una sentencia sobre la aptitud del agente administrativo, cuando deduce consecuencia de motivos determinantes materialmente exactos y lícitos’. “11a regla: ‘La prueba del motivo determinante incumbe a aquel que critica el motivo, debiendo resultar de las piezas del expediente’“.
(Ob. citada, Vol. II, Parte especial, págs. 174 y 175)”.3 En virtud de lo anteriormente expuesto, El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 3 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 8-VI-1998. Proceso 5-AN-97. En G.O.A.C. No. 361 de 7-VIII-1998. 05/06/2002 13.16 C O N C L U Y E:
PRIMERO: En el examen para el registro es importante establecer el nivel de riesgo de confusión que se genere entre la marca solicitada y la opositora pues ello conduce a evitar el engaño que pueda producirse en el comercio, causando errores al escoger los productos, viciando, por ende, la voluntad del consumidor, situación que se pretende impedir al prohibir en el literal a) del artículo 83, el registro de signos idénticos o similares.
SEGUNDO: Sólo pueden formular observaciones a la solicitud de registro de una marca, las personas que acrediten legítimo interés, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de publicación de la solicitud de que se trate. Tienen legítimo interés para presentar esas observaciones, tanto el titular de una marca registrada, ante el intento de registro de otra idéntica o similar a aquella, así como quien haya solicitado en primer lugar el registro del respectivo signo.
TERCERO: Todas las decisiones tendientes a resolver sobre las solicitudes de registro como sobre las observaciones que se formulen respecto de ellas, deben constar en actos administrativos debidamente motivados. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial, cuando dicte sentencia dentro del proceso Nº 6006, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, e igualmente deberá dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal.
Remítase copia de la misma a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. GACETA OFICIAL Notifíquese. 05/06/2002 14.16 Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 05/06/2002 15.16 GACETA OFICIAL 05/06/2002 16.16 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú